[eiser] Skytex c.s. DomJur 2013-1020 Rechtbank Amsterdam zaaknummer / rolnummer: C/13/535537 / HA ZA 13-172 Datum: 11 december 2013 in de zaak van [eiser], wonende te [woonplaats], eiser in conventie, verweerder in reconventie, advocaat mr. F.J. van Eeckhoutte te Amersfoort, tegen 1. de rechtspersoon naar vreemd recht N.V. SKYTEX, gevestigd te Paramaribo (Suriname), 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SKYTEX NEDERLAND B.V., gevestigd te Amsterdam, gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie, advocaat mr. R.R.J. Dayala te Diemen. Partijen zullen hierna [eiser], Skytex Suriname en Skytex Nederland (gezamenlijk Skytex c.s.) genoemd worden. 1.De procedure 1.1 Het verloop van de procedure blijkt uit: - de dagvaarding van 30 oktober 2012, met producties, - de conclusie van antwoord tevens conclusie van eis in reconventie, met producties, - het ambtshalve gewezen tussenvonnis van 17 juli 2013, waarin een comparitie van partijen is gelast, - het proces-verbaal van comparitie van 28 oktober 2013, met de daarin genoemde stukken, waaronder de conclusie van antwoord in reconventie. 1.2.Ten slotte is vonnis bepaald. 2.De feiten 2.1. [eiser] is houder van het op het op 19 januari 2011 gedeponeerde Benelux beeldmerk met inschrijvingsnummer [inschrijvingsnummer] voor de klassen 24 (weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; dekens en tafellakens), 25 (kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels) en 35 (reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten), zoals hieronder afgebeeld (hierna ook: het [eiser] beeldmerk). 1
2.2. Skytex Suriname is houdster van het op het op 2 februari 2011 gedeponeerde Benelux beeldmerk met inschrijvingsnummer [inschrijvingsnummer] voor de klassen 18 (leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu s, parasols en wandelstokken; zwepen en zadelmakerswaren), 25 (kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels) en 41 (opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten), zoals hieronder afgebeeld (hierna ook: het Skytex beeldmerk ). 2.3.Skytex Suriname is enig aandeelhouder en bestuurder van Skytex Nederland. 2.4.Sinds 13 december 2011 is [eiser] houder van de domeinnamen [website] en [website] 2.5.Van 21 juli tot en met 19 augustus 2012 vond in het Bijlmerpark te Amsterdam het Kwakoefestival plaats. Skytex (Suriname en/of Nederland) had op dit festival een stand waarin zij waren, voorzien van het Skytex beeldmerk te koop heeft aangeboden. 2.6.Skytex c.s. heeft in of omstreeks juli 2012 de domeinnamen[website] en [website] in gebruik genomen. Op de betreffende websites biedt Skytex c.s. waren voorzien van het Skytex beeldmerk. 2.7.De advocaat van [eiser] heeft bij brief van 27 juli 2012 Skytex c.s. gesommeerd om ieder gebruik van het [eiser] beeldmerk of overeenstemmende aanduidingen te staken en gestaakt te houden, om een onthoudingsverklaring te ondertekenen en om schadevergoeding te betalen. Skytex c.s. heeft niet aan deze sommatie voldaan. 2.8.Skytex c.s. heeft op enig moment nog een aanvraag ingediend voor registratie in de Benelux van het Skytex beeldmerk voor de klasse waaronder voedselproducten worden begrepen. Het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) heeft deze aanvraag afgewezen wegens gebrek aan onderscheidend vermogen. Skytex c.s. heeft bezwaar gemaakt tegen die afwijzing. Bij brief van 18 maart 2013 aan de advocaat van Skytex c.s. heeft het BBIE, voor zover hier van belang, als volgt op het bezwaar van Skytex c.s. gereageerd: ( ) Het BBIE moet een teken weigeren wanneer het geen onderscheidend vermogen heeft. In dat geval kan een merk zijn herkomstfunctie niet vervullen. Het BBIE is van mening dat het teken in kwestie door het in aanmerking komend publiek niet als herkomstaanduiding wordt opgevat. ( ) Conclusie Het Bureau handhaaft de voorlopige beslissing tot weigering. ( ) Tegen de afwijzing van het bezwaar heeft Skytex c.s. geen rechtsmiddel aangewend. 2
3. Het geschil in conventie 3.1.[eiser] vordert samengevat bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad: 1. een verklaring voor recht dat Skytex c.s. inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van [eiser] en/of dat Skytex c.s. onrechtmatig heeft gehandeld jegens [eiser]; 2. hoofdelijke veroordeling van Skytex c.s. tot vergoeding aan [eiser] van de door hem ten gevolge van de inbreuken geleden en/of nog te lijden schade of, ter keuze van [eiser], tot afdracht aan [eiser] van de ten gevolge van de inbreuken gemaakte of nog te maken winst van Skytex c.s., nader op te maken bij staat; 3. Skytex c.s. te gebieden om elk gebruik van het beeldmerk ilovesu of soortgelijke tekens te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom; 4. Skytex c.s. te gebieden om de domeinnamen [website] en [website] alsmede het gebruik van iederedomeinnaam met daarin de naam ilovesu of een overeenstemmend teken te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom; 5. Skytex c.s. te gebieden om al datgene te doen wat nodig is om te bewerkstelligen dat dedomeinnamen [website] en [website] worden overgedragen aan [eiser], op straffe van een dwangsom; 6. Skytex c.s. te gebieden een door een onafhankelijke registeraccountant gecertificeerde opgave te verstrekken, betreffende (kort gezegd): de totale hoeveelheid door Skytex c.s. geproduceerde en/of door haar ingekochte en/of naar de Benelux geïmporteerde en/of uit de Benelux geëxporteerde en/of door haar bestelde maar nog niet geleverde inbreukmakende producten, de totale hoeveelheid door Skytex c.s. verkochte inbreukmakende producten, de productie- of inkoopprijs en de verkoopprijs van de inbreukmakende producten, de totale hoeveelheid winst behaald door Skytex c.s. als gevolg van het verhandelen van de inbreukmakende producten, de volledige naam/namen en adres/adressen van de leverancier(s) en/of producent(en) en/of eventuele tussenpersonen en/of afnemers, voor zover het professionele afnemers betreft, van de inbreukmakende producten, zulks op straffe van een dwangsom; 7. Skytex c.s. te gebieden al haar professionele wederverkopers aan te schrijven met de uitsluitende mededeling dat de door haar geleverde producten voorzien van de aanduiding ilovesu inbreuk maken op de merkrechten van [eiser] en het uitsluitende verzoek de inbreukmakende producten terug te leveren onder vergoeding van het aankoopbedrag, zulks op straffe van een dwangsom; 8. hoofdelijke veroordeling van Skytex c.s. in de volledige proceskosten van deze procedure ingevolge artikel 1019h Rv, te vermeerderen met wettelijke handelsrente. 3.2.[eiser] legt hieraan kort gezegd ten grondslag dat Skytex c.s. ingevolge artikel 2.20 lid 1 sub a, b en c van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) inbreuk maakt op zijn exclusieve (merk)rechten op het [eiser] beeldmerk en dat Skytex c.s. niet gerechtigd is om het element ilovesu te gebruiken in haar domeinnamen. Daarbij wijst [eiser] erop dat zijn beeldmerk ilovesu eerder gedeponeerd en dus ouder is, zodat dit ingevolge artikel 2.3 BVIE in rangorde vóór het Skytrex beeldmerk komt. De handelwijze van Skytex c.s. is volgens [eiser] onrechtmatig in de zin van artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek (BW) en Skytex c.s. is gehouden om de schade die [eiser] dientengevolge heeft geleden te vergoeden, althans om de winst die zij dientengevolge heeft gerealiseerd aan [eiser] af te dragen, aldus steeds [eiser]. 3.3.Skytex c.s. voert verweer tegen de vorderingen van [eiser] en wijst er allereerst op dat het onduidelijk is welke partij (Skytex Suriname of Skytex Nederland) volgens [eiser] inbreuk maakt op zijn vermeende exclusieve merkrechten. Van inbreukmakend handelen door Skytex Suriname kan volgens Skytex c.s. in ieder geval geen sprake zijn. Skytex c.s. stelt daartoe dat de verkoop op het Kwakoefestival waar [eiser] in zijn dagvaarding op wijst, is gedaan door Skytex Suriname in het kader van cultureel en sociaal maatschappelijke bewustwording ten aanzien van projecten in Suriname. Deze activiteit moet daarom worden beschouwd als een activiteit in het kader van klasse 41, waarvoor de vermeende exclusieve merkrechten van 3
[eiser] niet gelden. Voorts wijst Skytex c.s. op de hiervoor onder 2.8 geciteerde brief van het BBIE en voert zij aan dat het de verkoop van souvenirs met een beeldmerk betreft, dat wegens gebrek aan onderscheidend vermogen niet kan worden beschermd in de Benelux. Skytex Suriname geniet echter wel bescherming voor het Skytex beeldmerk in Suriname. Van verwarring bij het relevante publiek is volgens Skytex c.s. geen sprake. Skytex c.s. voert verder aan dat zij de ontwikkelaar is van het concept ilovesu en van het beeldmerk en dat [eiser] op het moment dat hij zijn merkaanvraag indiende, bekend was met het gebruik van dat beeldmerk in Suriname. Skytex Nederland heeft in december 2010, derhalve vóór de aanvraag door [eiser], zelf een aanvraag voor de registratie van haar beeldmerk ilovesu in de Benelux ingediend, maar deze is niet (tijdig) in behandeling genomen omdat de betaling te laat was ontvangen door het BBIE, aldus Skytex c.s. Volgens Skytex c.s. is niet gebleken dat [eiser] (grootschalig) producten fabriceert en/of verkoopt met zijn beeldmerk erop. [eiser] heeft derhalve geen redelijk belang bij zijn registratie van het beeldmerk en probeert volgens Skytex c.s. geheel te kwader trouw een slaatje te slaan uit het door Skytex Suriname ontwikkelde concept inclusief het beeldmerk. Skytex c.s. betwist de door [eiser] gestelde schade. De gevorderde opgaveverplichtingen betreffen volgens Skytex c.s. een fishing expedition. Ten slotte merkt Skytex c.s. op dat de door [eiser] gevorderde verboden betreffende het gebruik van het beeldmerk en van dedomeinnamen te ruim zijn geformuleerd en dat een verplichting om wederverkopers aan te schrijven niet wettelijk afdwingbaar is en [eiser] hier bovendien geen belang bij heeft. 3.4.Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. in reconventie 3.5.Skytex c.s. vordert een verklaring voor recht dat [eiser] inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Skytex Suriname en/of dat [eiser] onrechtmatig heeft gehandeld jegens Skytex Suriname, met veroordeling van [eiser] in de kosten van het geding in reconventie. 3.6.Skytex c.s. wijst ter onderbouwing van deze reconventionele vordering op haar verweer in conventie.. 3.7.[eiser] voert gemotiveerd verweer en voert aan dat hoewel een belang ten tijde van de merkregistratie geen vereiste is dat volgt uit de wet hij wel degelijk belang heeft bij de registratie van het beeldmerk, namelijk het verkopen van zijn producten in de Benelux. [eiser] betwist dat hij te kwader trouw een slaatje wilde slaan uit het door Skytex Suriname ontwikkelde concept en het beeldmerk. 3.8.Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 4.De beoordeling in conventie en in reconventie 4.1.Nu de vorderingen in conventie en in reconventie en de daaraan ten grondslag liggende stellingen grote samenhang vertonen, zullen deze hierna gezamenlijk worden behandeld. Onderscheidend vermogen 4.2.Het meest verstrekkende verweer van Skytex c.s. is dat de beeldmerken onderscheidend vermogen ontberen en dat daarom daaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Ter comparitie heeft [eiser] daarop slechts gereageerd met de stelling dat Skytex c.s. aan die stelling geen consequenties heeft verbonden en de rechtbank lijdelijk behoort te zijn. Die stelling vindt geen steun in de processtukken. In de conclusie van antwoord heeft Skytex c.s. daarover gesteld: Met recht doet zich dan ook de vraag voor, in hoeverre zowel [eiser] en Skytex aanspraak kunnen maken op het door hen geclaimde (beeld)merk, nu dit (beeld)merk naar het oordeel van het Merkenbureau in de Benelux niet kan worden geregistreerd wegens een gebrek aan onderscheidend vermogen. 4
Ter comparitie heeft Skytex c.s. daarover gesteld: Het is nu eenmaal het oordeel van het Benelux Merkenbureau dat het teken onderscheidend vermogen ontbeert. Het valt niet te beschermen, niet voor [eiser] en inderdaad ook niet voor Skytex c.s. Die stellingen kunnen redelijkerwijs niet anders worden begrepen dan dat Skytex c.s. er een beroep op doet dat [eiser] vorderingen moeten worden afgewezen, omdat het beeldmerk van [eiser] geen onderscheidend vermogen heeft. 4.3.De betwisting van een merkrecht kan ook bestaan in de stelling dat het merk nietig is omdat het elk onderscheidend vermogen mist zodat geen merkrecht is verkregen. Daarvoor is niet noodzakelijk dat in reconventie gevorderd wordt dat de nietigheid wordt uitgesproken. (HR 28 oktober 2011, LJN: BR3059). 4.4.Het verweer slaagt. Het teken ILOVESU is ongeschikt om de herkomstfunctie van het merk uit te oefenen. Naar het BBIE met juistheid heeft gesteld in de brief van 18 maart 2013, zal daarin wellicht een geografische herkomstaanduiding worden herkend hetgeen als een beschrijvende aanduiding in merkenrechtelijke zin moet worden aangemerkt, maar geen herkomstfunctie in merkenrechtelijke zin. Het teken mist daardoor ieder vermogen om de waren als afkomstig van een onderneming te onderscheiden, als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 BVIE. 4.5.Aan het teken komt dus geen merkenrechtelijke bescherming toe. Alle vorderingen, zowel in conventie als in reconventie moeten daarop stranden. 4.6.In conventie zal [eiser] als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten worden veroordeeld. Nu Skytex c.s. geen beroep heeft gedaan op artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering (Rv) zal de kostenveroordeling worden beperkt tot het liquidatie tarief. De kosten in conventie aan de zijde van Skytex c.s. worden begroot op Griffierecht 589,00 Salaris 904,00 (2 x 452)) Totaal 1591,00. 4.7.In reconventie zal Skytex c.s. worden veroordeeld in de kosten. Uit de door [eiser] overgelegde kostenstaat blijkt dat slechts één uur specifiek is opgenomen voor werk in reconventie. In die omstandigheden is er aanleiding ook in reconventie artikel 1019h Rv buiten toepassing te laten, omdat toepassing daarvan niet leidt tot meen hogere kostenveroordeling. De kosten in reconventie aan de zijde van [eiser] worden begroot op: Salaris 452,00. 5.De beslissing De rechtbank in conventie 5.1.wijst het gevorderde af, 5.2.veroordeelt [eiser] in de proceskosten aan de zijde van Skytex c.s. tot aan deze uitspraak begroot op 1591,00, in reconventie 5.3.wijst het gevorderde af, 5.4.veroordeelt Skytex c.s. hoofdelijk in de proceskosten aan de zijde van [eiser] tot aan deze uitspraak begroot op 452,00, 5
5.5.verklaart deze kostenveroordeling in reconventie uitvoerbaar bij voorraad. Dit vonnis is gewezen door mr. G.H. Marcus en in het openbaar uitgesproken op 11 december 2013. 1 Met bronvermelding is overname toegestaan. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard. 6