De 'problent-solution-approach' in het octrooirecht:

annotatie Ars Aequi januari 2015 49 Annotatie De 'problent-solution-approach' in het octrooirecht: Prof.mr. Th.C.J.A. van Engelen Hoge Raad 3 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2900 (Leo Pharma v Sandoz) (mrs. F.B. Bakels, C.A. Streefkerk, C.E. Drion, G. Snijders en M.V. Polak; A-G D.W.F. Verkade) Inleiding Een octrooieerbare uitvinding wordt vaak omschreven als een voor de gemiddelde vakman niet voor de hand liggende oplossing van een probleem. Bij de octrooiverleningsprocedure is de zogeheten 'problem-solution-approach' dan ook een gebruikelijke wijze om de inventiviteit van een octrooiaanvrage te beoordelen. Voor het Europees Octrooibureau is het daarvoor zelfs de standaardmethode. Deze 'problemsolution-approach' is in wezen een gedachte-experiment om achteraf te kunnen beargumenteren of een vinding op de indieningsdatum van de octrooiaanvrage al dan niet voor de hand liggend was. Het is echter slechts een metafoor: een beschrijving van de werkelijkheid bij wege van beeldspraak. De juridische valkuil die men dient te vermijden is dat men de metafoor zo serieus gaat nemen dat het bestaan van de fictieve onderdelen van deze nonfictie beeldspraak bewezen dient te worden. Het arrest Leo Pharma u Sandoz leert dat een dergelijke hoofdrol niet is weggelegd voor de 'problem-solution-approach'. De 'problem-solution-approach' is alleen maar een hulpmiddel om de beslissing of een vinding wel of niet voor de hand liggend was op een uniforme en geobjectiveerde wijze te kunnen nemen. Het verschil tussen fictie en non-fictie dient ook in het octrooirecht niet uit het oog verloren te worden. Om deze abstracte bespiegelingen wat concreter te maken is het verstandig om eerst stil te staan bij waar het in iedere procedure met name om gaat: de feiten (oftewel het non-fictie-onderdeel van een procedure). Voorgeschiedenis Leo Pharma brengt onder het merk Daivonex een geneesmiddel op de markt voor de uitwendige behandeling van psoriasis (een chronische huidziekte). Het actieve bestanddeel van Daivonex is de stof'calcipotriol'. Leo Pharma had een oud Europees octrooi (EP 0.227.826) op calcipotriol in een kristalvorm zonder kristalwater ('calcipotriol anhydraat'). Dat Europese octrooi was gebaseerd op een internationale octrooiaanvrage (WO 834) en de maximale beschermingsduur van 20 jaar voor dat oude Europese octrooi liep af op 14 juli 2006. Dat bracht met zich dat concurrenten vanaf 14 juli 2006 ook een geneesmiddel met calcipotriol anhydraat als werkzame stof op de markt konden gaan brengen, zonder dat Leo Pharma dat nog kon verbieden. Leo Pharma had echter op 7 januari 1997 ook een aanvrage ingediend voor een octrooi op een verbeterde versie van calcipotriol. Dat betrof calcipotriol in een kristalvorm met één watermolecuul per eenheid ('calcipotriol monohydraat'). Deze nieuwe kristalvorm van calcipotriol met een watermolecuul - calcipotriol monohydraat- heeft ten opzichte van calcipotriol zonder watermolecuul - calcipotriol anhydraat- gunstiger eigenschappen. Zo is het met name stabieler tijdens opslag c.q. minder gevoelig voor degradatie. Deze octrooiaanvrage uit 1997 resulteerde in een Europees octrooi-ep 0.679.154 (afgekort als EP 154) - op grond waarvan Leo Pharma tot 2017 een monopolie heeft op geneesmiddelen met de verbeterde werkzame stof calcipotriol monohydraat. Dat brengt met zich dat concurrenten dus weliswaar vanaf 2006 een geneesmiddel met calcipotriol als werkzame stof kunnen maken, maar dat ze daarvoor alleen calcipotriol anhydraat kunnen gebruiken. Tot 2017 heeft Leo Pharma in beginsel op grond van het EP 154-octrooi het monopolie op de verbeterde vorm van calcipotriol: calcipotriol monohydraat. Het bestaan van het EP 154-octrooi van Leo Pharma weerhield Sandoz er echter niet van om ook een geneesmiddel voor psoriasis op de markt te brengen met als

50 Ars Aequi januari 2015 annotatie arsaequi.nvrnaandblad et AA20150049 werkzame stofhet door Leo Pharma geoctrooieerde calcipotriol monohydraat. Leo Pharma dagvaardde Sandoz vervolgens op grond van inbreuk op het EP 154-octrooi en Sandoz vorderde in reconventie de vernietiging van dat octrooi. Leo Pharma spande naast een procedure in Nederland ook in Engeland, Duitsland en België inbreukprocedures aan tegen Sandoz. Sandoz maakte vervolgens nietigheidsprocedures aanhangig in Zweden, Italië en Duitsland. In de Engelse en Zweedse procedures zijn de voor die landen geldende delen van het Europese EP 154-octrooi in stand gelaten, maar in de procedures in Italië en Duitsland werden de in die landen geldende delen van dat Europese octrooi door de nationale rechter vernietigd wegens gebrek aan uitvindingshoogte. De Rechtbank Den Haag oordeelde in zijn vonnis van 11 februari 2009 (IEP1'20090211) dat het EP 154-octrooi in Nederland geldig was en dat Sandoz daar inbreuk op maakte. In een arrest van 9 april2013 (IEP1'20130409) bepaalde het Hof Den Haag echter dat het EP 154-octrooi nietig was omdat het maken van calcipotriol monohydraat voor de gemiddelde vakman op een voor de hand liggende wijze voortvloeide uit de stand van de techniek. In cassatie werd vervolgens door Leo Pharma geklaagd dat het hof een verkeerde maatstafhad gehanteerd voor het beoordelen van de uitvindingshoogte van het EP 154-octrooi. Inventiviteit: de 'problem-solution-approach' Om voor een octrooi in aanmerking te komen dient een uitvinding onder meer (i) nieuw en (ii) inventief te zijn. Dat volgt uit artikel 2 van de Rijksoctrooiwet ('Row') in navolging van artikel 52 van het Europees Octrooiverdrag ('EOV') en artikel 27 van de TRIPs-Overeenkomst. 1 De vraag of een uitvinding nieuw en inventief is, dient dus in de 35 landen die aangesloten zijn bij het Europees Octrooiverdrag en de lidstaten van de Wereldhandelsorganisatie - nagenoeg de hele wereld - aan de hand van dezelfde criteria beantwoord te worden. Octrooirecht is dus in belangrijke mate Europees en zelfs wereldwijd geharmoniseerd recht. Een uitvinding is nieuw 'indien zij geen deel uitmaakt van de stand van de techniek'. Dat leert artikel4(1) van de Rijksoctrooiwet conform artikel 54(1) van het Europees Octrooiverdrag. De stand van de techniek bestaat uit alles dat voor de indieningsdatum van de octrooiaanvrage op enigerlei wijze openbaar toegankelijk is, bijvoorbeeld door een schriftelijke of mondelinge beschrijving of door gebruik. Dat leert artikel 4(2) Row conform artikel 54(2) EOV. Een uitvinding is inventief'indien zij voor de vakman niet op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek.' Aldus artikel 56 EOV. Het corresponderende artikel 6 Row gebruikt de term 'deskundige' in plaats van 'vakman', maar omdat de term 'vakman' ('a person skilied in the art') het internationaal gangbare begrip is - en niet 'expert' - is de 'gemiddelde vakman' de aanduiding die in het internationale octrooi-jargon gangbaar is. Het is ook de term die in deze procedure door de Rechtbank Den Haag, het Hof Den Haag en de Hoge Raad gebruikt wordt. Of een uitvinding nieuw en inventief is wordt bij de verlening van een Europees octrooi beoordeeld door een onderzoeker (examiner) van het Europees Octrooibureau. Het Europees Octrooibureau beoordeelt op jaarbasis meer dan 250.000 aanvragen en heeft een stafvan duizenden onderzoekers. 2 Om er voor te zorgen dat de beoordeling van al die aanvragen door die grote verscheidenheid aan onderzoekers zo objectief en voorspelbaar mogelijk plaatsvindt, heeft het Europees Octrooibureau Guidelines for Examination in the European Patent Office 8 uitgevaardigd. Daarin is onder meer een hoofdstuk over de 'inventive step' opgenomen (Guidelines, Part G, Chapter Vll). 4 De in de Guidelines voorgestane standaardmethode voor het op een objectieve en voorspelbare wijze beoordelen van uitvindingshoogte is de zogeheten 'problem-and-solution approach'. Daarvan mag bij het Europees Octrooibureau slechts bij wege van uitzondering afgeweken worden. 5 Sinds het midden van de jaren negentig wordt deze methode ook meer en meer door de Nederlandse rechterlijke macht toegepast. 6 Ook in deze procedure gebeurde dat door zowel de rechtbank als het hof, en dat in navolging van beide partijen. De Guidelines leren dat de 'problem-solution-approach' drie stappen kent: (i) het bepalen van de 'meest nabije stand van de techniek' ('closest prior art'), (ii) het vaststellen van het 'objectieve technische probleem' dat het octrooi beoogt op te lossen ('objective technica! problem'), en (iii) het beoordelen of de door het octrooi geclaimde oplossing op grond van de meest nabije stand van de techniek en het objectieve technische probleem voor de vakman voor de hand liggend is. Arrest Hof Den Haag Conform de drie stappen van de 'problem-solution-approach' bepaalde het hof allereerst wat de meest nabije stand van de techniek was voor het EP 154-octrooi, ofwel calcipotriol in kristalvorm met een watermolecuul (calcipotriol monohydraat). Dat was volgens het Hofhet eerdere octrooi van Leo Pharma op calcipotriol in kristalvorm zonder watermolecuul (calcipotriol anhydraat), zoals beschreven in Leo Pharma's internationale octrooiaanvrage WO 834. Stap twee is dan het vaststellen van 1 Bijlage 1C bij de in Marrakesh tot stand gekomen Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie uit 1994. 2 www.epo.org I service-support I p ublications. htm1#id=93. 3 www.epo.org llaw practiullegal-textsl guitkline.s. html. 4 hup: 11 CÜJcuments.epo.org I projectslbabylonl eponet.ns{i 0156911A5DDF284B55C1257D81005 FA3591 $FILE I guitklinesjor _examination_2014_ part_g_en.pdf. 5 Guidelines, Part G, Chapter VIT: '5. Problem-andsolution-approach. In order to assess inventive step in an objective and predictabie manner, the so-called "problem-and-solution approach" should be applied. Thus deviation from this approach should be exceptional.' 6 Hof Den Haag 4 juli 1996, ECLI:NL:GHSGR: 1996:AM2259 (Lucas u Litech), IEPI'19960704.

arsaequi.nllmaandblad 0 AA20150049 annotatie Ars Aequi januari 2015 51 het 'objectieve technische probleem' dat het octrooi beoogt op te lossen. Dat probleem omschreefhet hof als: 'hoe de opslagcapaciteit van calcipotriol in een voor therapeutische doeleinden geschikte vorm kan worden verbeterd ten opzichte van het bekende calcipotriol anhydraat'. Stap drie bestaat dan uit het beantwoorden van de vraag of het voor de vakman destijds voor de hand lag om, uitgaande van de meest nabije stand van de techniek bestaande uit calcipotriol anhydraat van WO 834, te gaan zoeken naar een calcipotriol in kristalvorm die stabieler is gedurende opslag - dat wil zeggen minder degradeert - en of die vakman dan calcipotriol monohydraat zou hebben gevonden. Het hof stelde feitelijk vast dat de vakman begin jaren 90 bekend was met het belang van het zoeken naar (pseudo)polymorfen van werkzame stoffen bij geneesmiddelen. Polymorfen zijn vaste stoffen met eenzelfde chemische samenstelling, maar met een verschillend kristalrooster. Bij een (pseudo)polymorf zijn in het kristalrooster één of meer oplosmiddelen opgenomen. Calcipotriol anhydraat en calcipotriol monohydraat zijn (pseudo)polymorfen van elkaar. Volgens het hofwas de vakman zich er begin jaren 90 van bewust dat polymorfisme invloed heeft op onder meer de stabiliteit van een werkzame stofvan een geneesmiddel. Daarvan uitgaande concludeerde het Hof Den Haag dat de vakman - geconfronteerd met het probleem de opslagcapaciteit van calcipotriol te moeten verbeteren - onderzoek zou hebben gedaan naar het bestaan van andere kristalvormen van calcipotriol met een mogelijk grotere opslagcapaciteit. De vakman wist ook dat calcipotriol een aan vitamine D analoge verbinding is (een 'analogon'), zodat de vakman gezocht zou hebben naar andere documenten over dergelijke vitamine D verbindingen. Daarbij zou die vakman vervolgens gestuit zijn op drie verschillende octrooien (twee Amerikaanse en één Japanse) waarin de vorming van een (mono)hydraat van vitamine D-analoge verbindingen werd beschreven en waarin als gunstige eigenschappen een grotere stabiliteit werd genoemd en melding werd gemaakt van de geschiktheid voor gebruik in therapeutische toepassingen. Het hof oordeelde dat de vakman daarin dus een sterke aansporing zou hebben gevonden om de in die drie octrooien beschreven werkwijze toe te passen om een monohydraat van het hem al bekende calcipotriol anhydraat te maken. In aanmerking nemende dat die vakman vervolgens slechts eenvoudige, routinematige en niet kostbare proeven hoefde uit te voeren, die tot het standaard gereedschap van die vakman behoorden, concludeerde het hof (i) dat er voldoende aanleiding was voor de vakman om destijds die proeven te doen en (ii) dat hij dan calcipotriol monohydraat zou hebben gevonden. Op grond van dit alles concludeerde het HofDen Haag dat het destijds dus voor de hand lag dat de vakman calcipotriol monohydraat zou hebben gevonden indien hij zich ten doel zou hebben gesteld de opslagcapaciteit van calcipotriol anhydraat te verbeteren. Cassatiemiddel In cassatie klaagde Leo Pharma - kort gezegd - dat het hof miskend had dat het door het hof beschreven probleem - dat de opslagcapaciteit van calcipotriol anhydraat verbeterd zou moeten worden - destijds door de vakman niet onderkend werd, omdat calcipotriol anhydraat goed bruikbaar en voldoende stabiel was. De vakman had destijds volgens Leo Pharma dan ook geen reden om naar andere kristalvormen van calcipotriol te gaan zoeken. Dat is op zich een feitelijk oordeel en in cassatie niet toetsbaar. De klacht in cassatie was echter dat het hof ten onrechte niet eerst beoordeeld had of de vakman daadwerkelijk geconfronteerd werd met een probleem bestaande uit een beperkte opslagcapaciteit van calcipotriol. Conclusie A-G Verkade Advocaat-generaal Verkade stelde in zijn conclusie' vooral dat de klacht faalde omdat deze berustte op een onjuiste lezing van het arrest. Hij gaf aan dat in overweging 18 van het hof'dat het vertrekpunt is het hiervoor genoemde objectieve technische probleem namelijk of de opslagstabiliteit van het bekende calcipotriol (anhydraat) zou kunnen worden verbeterd' besloten ligt dat het hofvan oordeel is dat de vakman inderdaad bekend was met het probleem van de beperkte opslagstabiliteit van calcipotriol anhydraat. De insteek van de conclusie was dus dat de klacht faalde omdat het hof wel feitelijk had vastgesteld dat de vakman daadwerkelijk het probleem van een beperkte opslagcapaciteit van calcipotriol anhydraat onderkende. Arrest Hoge Raad De Hoge Raad koos voor een andere koers dan de A-G en koos voor een frontale aanval op de in het cassatiemiddel verdedigde rechtsopvatting dat het voor de beoordeling van de inventiviteit van een octrooi relevant is of de vakman het door het octrooi opgeloste probleem destijds daadwerkelijk onderkende. De klacht werd dan ook niet afgewezen omdat die blijk zou geven van een onjuiste lezing van het arrest, maar omdat die blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting. De relevante overweging 3.5 luidt als volgt: '3.5 Het onderdeel berust op een onjuiste rechtsopvatting en faalt daarom. Om te kunnen aannemen dat een uitvinding inventief is, is in zijn algemeenheid niet van belang of- in de terminologie van de "problem solution approach" die rechtbank en hof in navolging van partijen in deze zaak hebben gebezigd - het objectieve technische probleem waarvoor de uitvinding een oplossing of verbetering biedt, door de gemiddelde vakman zou zijn onderkend. Bepalend is immers of de uitvinding voor de gemiddelde vakman niet op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek (vgl. art. 6 Rijksoctrooiwet 1995). Enerzijds kan dus sprake zijn van inventiviteit als pas door de uitvinding kenbaar wordt dat (voordien) een probleem bestond waarvoor de uitvinding een oplossing biedt. Anderzijds is voor het ontzeggen van inventiviteit aan een bepaalde uitvinding in zijn algemeenheid 7 Conclusie A G Verkade, 21 maart 2014, ECU:NL:PHR:2014:224.

52 Ars Aequi januari 2015 annotatie arsaequi.nvrnaandblad et AA20150049 niet nodig dat de rechter vaststelt dat de gemiddelde vakman het probleem, waarvoor de uitvinding een oplossing biedt, zou hebben onderkend. Voor het oordeel dat een uitvinding inventiviteit ontbeert, is immers in beginsel voldoende dat de gevonden oplossing op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek. Dit is slechts anders indien de octrooigerechtigde zich erop beroept dat de inventiviteit van de uitvinding vooral gelegen is in het onderkennen van het probleem en niet zozeer in de (vervolgens) daarvoor gevonden oplossing. Dit laatste is echter, naar onmiskenbaar uit de stukken van het geding volgt, door Leo Pharma niet aan haar beroep op inventiviteit met betrekking tot calcipotriol monohydraat ten grondslag gelegd, ook niet door middel van de stellingen waarop het onderdeel beroep doet.' Door Leo Pharma was ter ondersteuning van de door haar verdedigde rechtsopvatting ook een beroep gedaan op het Rockwool-arrest van de Hoge Raad van 15 februari 2008. 8 Dat beroep werd door de Hoge Raad onder 3.6 van het arrest evenzeer ter zijde geschoven: '3.6 Het door het onderdeel gedane beroep op het arrest HR 15 februari 2008, ECLI:NL:HR:2008:BB5066, NJ 2008/450 (Rockwool) doet aan het voorgaande niet af. In rov. 3.4.4 van genoemd arrest is overwogen "dat de vraag naar de mate van inventiviteit niet mag worden beantwoord door achteraf, voorzien van de kennis van de geoctrooieerde werkwijze, te zoeken naar eerdere openbaannakingen waartoe die werkwijze herleid kan worden, maar dat het bij deze beoordeling erom gaat of de gemiddelde vakman het door de geoctrooieerde werkwijze opgeloste probleem zou hebben onderkend en voor de oplossing ervan te rade zou zijn gegaan bij de door het hofbedoelde publicaties en alsdan ook deze werkwijze als voor de hand liggende oplossing uit de toenmalige stand van de techniek, met gebruikmaking van algemene vakkennis, (niet kon, maar) zou hebben afgeleid.' De zinsnede 'dat het bij deze beoordeling erom gaat of de gemiddelde vakman het door de geoctrooieerde werkwijze opgeloste probleem zou hebben onderkend' behelst niet een noodzakelijk element voor de beoordeling van inventiviteit, maar is een uitwerking van de regel dat de rechter de geoctrooieerde werkwijze niet met kennis achteraf ('hindsight') mag beoordelen. In dat kader kan mede van belang zijn of het door de geoctrooieerde werkwijze opgeloste probleem door de gemiddelde vakman zou zijn onderkend. Het cassatieberoep werd door de Hoge Raad verworpen onder veroordeling van Leo Pharma in de volledige proceskosten, zoals dat bij intellectuele eigendomszaken op grond van artikel1019h Rv mogelijk is. Dat betrof 82.702 voor de cassatie. Opgeteld bij de 140.000 voor de eerste aanleg en 277.921 voor het hoger beroep, diende Leo Pharma uiteindelijk 500.623 aan advocatenkosten aan Sandoz te betalen. Aannemende dat de eigen advocatenkosten van Leo Pharma niet veellager zijn, hing aan deze procedure voor Leo Pharma dus een prijskaartje van circa 1 miljoen. Inventiviteit: doel en middel Verhelderend is dat de Hoge Raad de confrontatie met de in het cassatiemiddel verdedigde opvatting - dat de vakman zich ook feitelijk bewust diende te zijn van het in het kader van de 'problem-solution-approach' geformuleerde 'objectieve technische probleem' - niet uit de weg ging, maar deze opvatting gewoon terzijde schoof. Dat is een duidelijk standpunt dat in mijn ogen ook recht doet aan het relatieve belang van de 'problem-solutionapproach'. De 'problem-solution-approach' is in het octrooirecht van onschatbare waarde omdat dit model het mogelijk maakt om bij een organisatie als het Europees Octrooibureau, waar vele duizenden onderzoekers jaarlijks meer dan 250.000 aanvragen moeten behandelen, de beoordeling van 'inventiviteit' op een objectieve en voorspelbare wijze te laten plaatsvinden. Voorspelbaarheid en objectiviteit zijn in het recht een groot goed aangezien het belangrijke bouwstenen voor rechtszekerheid vormen. Een juridisch systeem dat nauwelijks voorspelbaar is en grote ruimte laat voor subjectieve beoordeling, heeft weinig met 'recht' van doen. Dat gezegd hebbend, dient men vervolgens voor ogen te houden wat het doel is en wat daarbij slechts een middel is. Zoals de Hoge Raad benadrukt is octrooirechtelijk bezien beslissend of een vinding al dan niet 'inventief is c.q. 'voor de vakman niet op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek', zoals artikel56 van het Europees Octrooiverdrag bepaalt. De 'problemsolution-approach' is vervolgens slechts een middel om het doel waarvoor de rechter zich gesteld ziet - het bepalen van inventiviteit - te faciliteren. Het is echter slechts één van de hulpmiddelen waarvan de rechter bij het vaststellen van wat er voor een vakman al dan niet voor de hand liggend was gebruik kan maken. 9 Met name wanneer een bepaald hulpmiddel in de praktijk standaard gebruikt wordt, ligt het gevaar op de loer dat dit hulpmiddel tot norm verheven wordt en de daarbij behorende sacrale formules blindelings worden toegepast. Bij de 'problem-solution-approach' betreft dat de stappen die dat model kenmerken, te weten (i) het bepalen van de meest nabije stand van de techniek ('closest prior art'), (ü) het vaststellen van het objectieve technische probleem dat het octrooi beoogt op te lossen ('objective technica! problem'), en (iii) het beoordelen of de door het octrooi geclaimde oplossing op grond van de meest nabije stand van de techniek en het objectieve technische probleem voor de vakman voor de hand liggend is. Deze benadering is echter niet meer dan een gedachte-experiment om achteraf - nadat de uitvinding gedaan is en een octrooiaanvrage is ingediend of een octrooi is verleend -het oordeel dat de octrooiverlenende instantie of rechter dient te vellen over 8 HR 15 februari 2008, ECLI:NL:HR:2008:BB5066, 9 E.A. van Nieuweohoven Helbach/JL.R.A. Huyde. BeS<:Mrming uan technische innovatie, Volume 1, NJ 20081450 (Roclu.uool). coper & C.J.J.C. van Nispen, Industr~k eigendom: Deventer: Kluwer 2002, Ill.3.4.7.

arsaequi.nllmaandblad 0 AA20150049 annotatie Ars Aequi januari 2015 53 de vraag of sprake is van inventiviteit te structureren en te objectiveren. Met name de vaststelling van het 'objectieve technische probleem' dat het octrooi beoogt op te lossen is per definitie een intellectueel construct dat naar zijn aard tot stand gebracht wordt (i) 'after the fact' van de vermeende uitvinding en (ii) in de volle wetenschap van wat als uitvinding geclaimd wordt. Het is dus naar zijn aard een 'doelredenering' die bovendien losstaat van de werkelijkheid en ook niet bedoeld is als een weergave van de intellectuele denkarbeid die de uitvinder al dan niet feitelijk verricht heeft of verricht zou dienen te hebben om aanspraak op octrooi te kunnen maken. Het is géén aanvullend vereiste voor octrooiverlening maar slechts een intellectueel hulpmiddel ter invulling van de wettelijk vereiste inventiviteit. Door nu te verlangen dat de rechter achteraf dient vast te stellen of de vakman zich destijds voorafgaand aan de gepretendeerde uitvinding wel daadwerkelijk bewust was van het bestaan van dit pas achteraf geconstrueerde 'objectieve technische probleem' - dat bovendien terugredeneert op basis van de eveneens pas achterafvastgestelde 'meest nabije stand van de techniek' - zou men partijen en de rechter opzadelen met onmogelijke bewijsproblemen en -opdrachten. Per saldo zou dit betekenen dat partijen c.q. de rechter het feitelijk bestaan van deze achteraf geconstrueerde doelredeneringen en hersenspinsels dienen te gaan bewijzen. Als men zo ver komt, dient men in te zien dat men het zicht op de werkelijkheid is kwijtgeraakt, zoals dat ook het geval is als men van Don Quichot gaat verlangen dat hij bewijst dat de door hem bevochten windmolens inderdaad reuzen zijn. Het arrest maakt dan ook duidelijk dat het octrooirecht er niet is om hersenschimmen na te jagen, maar zich eenvoudig dient te beperken tot de beantwoording van de vraag of een vinding al dan niet inventief is, oftewel al dan niet voor een vakman voor de hand liggend was op grond van de stand van de techniek. De vakman Daarbij dient ook niet uit het oog verloren te worden dat diezelfde vakman op zijn beurt ook weer een juridisch construct is, waarbij gemakshalve wordt aangenomen dat die - niet te benijden - vakman daadwerkelijk bekend is met de totale stand van de techniek. De Guidelines dichten onze vakman de volgende capaciteiten toe, die evenmin de werkelijkheid reflecteren: 'The "person skilied in the art" should he presumed to he a skilied practitioner intherelevant field oftechnology, who is possessed of average knowledge and ability and is aware of what was common general knowledge in the art at the relevant date [... ). He should also he presumed to have had access to everything in the "state ofthe art", in particular the documents cited in the search report, and to have had at his disposal the means and capacity for routine work and experimentation which are normal for the field oftechnology in question.' De octrooirechtelijke vakman heeft dus enerzijds slechts een gemiddeld kennisniveau maar is anderzijds wel bekend met alle informatie op zijn vakgebied. Daarmee heeft onze vakman veel weg van de twee gedaantes van het imaginaire personage 'Superman'. Dat realiserende is de geruststellende conclusie die op grond van het Leo Pharma-arrest getrokken lijkt te mogen worden dat partijen in een procedure ook niet opgezadeld kunnen worden met het bewijs van het daadwerkelijk bestaan van Superman. Het arrest onderstreept dat het inventiviteitsoordeel centraal staat. Achteraf geconstrueerde problemen, vakmannen en theoretisch al dan niet voor die vakman voor de hand liggende routes om van de stand van de techniek tot de uitvinding te komen, zijn slechts gedachteexperimenten die een bruikbaar hulpmiddel zijn voor het objectiveren en structureren van het inventiviteitsoordeel. Dat laatste is het doel en dat dient niet uit het zicht te geraken doordat de gebruikte hulpmiddelen een eigen leven gaan leiden. De 'probleemuitvinding' Na de verhelderende vooropstelling van de Hoge Raad dat het inventiviteitsoordeel centraal staat, is het vervolgens intrigerend dat de Hoge Raad daaropvolgend overweegt dat 'dit [... ] anders' is 'indien de octrooigerechtigde zich erop beroept dat de inventiviteit van de uitvinding vooral gelegen is in het onderkennen van het probleem en niet zozeer in de (vervolgens) daarvoor gevonden oplossing.' Deze overweging is opmerkelijk omdat het concept van wat men 'probleem-uitvindingen' noemt weliswaar in de literatuur besproken wordt, maar in de praktijk nauwelijks aan de orde is. Huydecoper en Van Nispen staan er hun handboek bij stil. 10 In de door A-G Verkade in zijn conclusie uitvoerig geciteerde conclusie van A-G Huydecoper voorafgaand aan het arrest GBT u Ajirwmoto 11 gaat Huydecoper daar ook op in bij het bespreken van de toegevoegde waarde van de 'problem-solution-approach': 'De bedoeling zal duidelijk zijn: door zich afte vragen welk probleem de uitvinding ten opzichte van de bekende stand van de techniek oplost, vindt men een nadere factor die kan helpen bij de beoordeling, hoe groot men de kans moet waarderen dat de deskundige die de stand van de techniek kent, op het idee van de uitvinding komt. Daarbij is overigens rekening te houden met het bekende gegeven dat de probleemstelling langs twee wegen op de inventiviteit van invloed is: het kan wel of niet voor de hand liggend zijn om de in de uitvinding geopenbaarde oplossing voor het probleem te onderkennen, maar het kan ook wel of niet voor de hand liggend zijn om zich het probleem zelf te realiseren dat opgelost moet worden.' Huydecoper stelt daar dat bij de inventiviteitsbeoordeling beide gegevens 'niet zelden' tegelijk een grotere of kleinere rol spelen, daarmee suggererend dat dit in de octrooipraktijk regelmatig aan de orde is. 10 Van Nieuweohoven Helbach/Huydecoper & Van Nispen 2002, III.3.4.8. 11 HR 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:690, IEPI'20130913, NJ 20131462 (GBT c.s.iajinotmto c.s.); conclusie van A-G Huydecoper 12 december 2012, ECLI:NL:PHR:2012:BY7337.

54 Ars Aequi januari 2015 annotatie arsaequi.nvrnaandblad et AA20150049 Dat lijkt mij een 'overstatement'. In de begeleidende voetnoot verwijst Huydecoper naar zijn handboek uit 2002 -waar geen voorbeelden worden genoemd - en naar het handboek van Singer en Stauder. 12 Kennisneming van de pagina over 'problem inventions' op de website van het Europees Octrooibureau, waar de rechtspraak van de Boards of Appeal wordt besproken, leert dat inventiviteit bestaande uit alleen maar het onderkennen van een probleem theoretisch mogelijk is, maar in de praktijk eigenlijk niet of nauwelijks voorkomt. 13 Opmerkelijk is ook waarom de Hoge Raad het überhaupt overweegt, aangezien de Hoge Raad zich haast om aan deze vermelding van de mogelijkheid van een 'probleemuitvinding' toe te voegen dat dit door Leo Pharma ook niet aan haar beroep op inventiviteit ten grondslag is gelegd. Diegenen die zich - evenals ondergetekende - de hersens gaan pijnigen in welke gevallen de inventiviteit enkel gelegen kan zijn in het onderkennen van het probleem (terwijl de oplossing vervolgens voor de hand liggend is) moet ik dan ook tegen zichzelf (en de Hoge Raad) in bescherming nemen. Het is een theoretische mogelijkheid die men niet kan uitsluiten, maar het praktisch belang ervan lijkt me nihil. Belangrijker is bovendien, naar het mij voorkomt, dat ook indien de vinding gelegen is in het onderkennen van een bepaald probleem dat er niet aan afdoet dat ook dan enkel relevant is of er wel of geen sprake is van inventiviteit. De overweging van de Hoge Raad dat 'dit' in dat geval anders zou zijn, overtuigt mij dan ook niet. Ook in dat gevallijkt mij voor het oordeel dat een uitvinding inventiviteit ontbeert, in beginsel voldoende dat het gevondene - ongeacht of men dat nu kwalificeert als 'probleem' of als 'oplossing' - op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek. Voor een octrooieerbare uitvinding is in alle gevallen slechts van belang of sprake is van een niet voor de hand liggende bijdrage aan de stand van de techniek. Of men die bijdrage kan labelen als 'oplossing' of als 'probleem' is voor de octrooieerbaarheid irrelevant, maar betekent hooguit dat de onderzoeker of rechter niet de 'problemsolution-approach' kan hanteren, maar een ander hulpmiddel voor het beoordelen van inventiviteit uit zijn gereedschapskist moet halen. Wijsheid achteraf ('hindsight') Leo Pharma had ter onderbouwing van het standpunt dat vastgesteld dient te worden dat de vakman zich daadwerkelijk van het probleem bewust was, ook een beroep gedaan op het Rockwool-arrest van de Hoge Raad van 15 februari 2008. Daarin is onder 3.4.4 te lezen dat het bij de beoordeling van inventiviteit 'erom gaat of de gemiddelde vakman het door de geoctrooieerde werkwijze opgeloste probleem zou hebben onderkend'. De Hoge Raad wijst er nu op (onder 3.6) dat deze zinsnede niet een noodzakelijk element voor de inventiviteitsbeoordeling behelst, maar een uitwerking is 'van de regel dat de rechter de geoctrooieerde werkwijze niet met kennis achteraf ("hindsight") mag beoordelen.' Het Rockwool-arrest nalezende is inderdaad juist dat de bewuste opmerking daar binnen de context van hindsight-perikelen gemaakt wordt. De Hoge Raad overweegt in Leo Pharma dat de rechter het geoctrooieerde 'niet met kennis achteraf ("hindsight") mag beoordelen.' Dat klinkt fraai maar hoe realistisch is dat? Of een uitvinding inventief is wordt noodzakelijkerwijs altijd achteraf beoordeeld. De uitvinding dient immers eerst gedaan te zijn, voordat octrooi kan worden aangevraagd, en de ingediende aanvrage gaat noodzakelijkerwijs vooraf aan de beoordeling van de inventiviteit door het Europees Octrooibureau. Daar zit al gauw 1 à 2 jaar tussen. Vervolgens kan ook de nationale rechter de inventiviteit in een nietigheidsprocedure beoordelen en aan die nietigheidsprocedure gaat de octrooiverlening noodzakelijkerwijs vooraf. Het is ook niet uitzonderlijk indien een rechterlijk nietigheidsoordeel pas vele jaren later- 10 tot 20 jaar - na de indiening van de aanvrage aan de orde is. Kortom, alle beoordelingen van de inventiviteit vinden in het octrooirecht per definitie achteraf plaats, zodat de inventiviteitsbeoordelaar- octrooiverlenende instantie of rechter - er niet aan ontkomt de inventiviteit 'met kennis achteraf ("hindsight"y te beoordelen. Men dient in de bewuste passage in het Leo Pharmaarrest dan ook niet letterlijk een 'verbod' op het beoordelen 'met kennis achteraf' te lezen. Het gaat erom dat de inventiviteitsbeoordelaar zich ervan bewust moet zijn dat hij of zij 'zich moet verplaatsen in de positie van de gemiddelde vakman in de periode vóór de datum van de aanvrage' - zoals A-G Langemeijer het in de conclusie bij het Rockwool-arrest formuleerde - en dat 'het terugredeneren' terwijl men zowel het probleem als de oplossing kent naar zijn aard veel gemakkelijker is dan wanneer men die nieuwe -in de aanvrage geopenbaarde - kennis nog niet bezit. Zoals A-G Huydecoper het in zijn conclusie bij GBT v Ajinomoto verwoordde gaat het erom dat men zich realiseert dat het beoordelen van inventiviteit naar zijn aard 'een groot gevaar in zich bergt dat men "with the wisdom ofhindsight" oordeelt' en zodoende de toegevoegde waarde van een vinding voor de destijds bestaande stand van de techniek geen recht doet. De hindsight-regel is dus slechts een waarschuwing en een gewaarschuwd inventiviteitsbeoordelaar telt hopelijk voor twee. Het arrest illustreert eens te meer dat de taal niet alleen een lastig instrument is om een technologische vinding in woorden te kunnen vangen, 14 maar ook om een rechtsregel helder en eenduidig te codificeren. Wijsheid achterafleert vaak dat wat eerder een duidelijke formulering leek binnen een andere context ineens onverwacht en onbedoeld kan uitpakken. Zoals voor alle recht geldt dus ook voor het octrooirecht dat sprake is van een 'werk in uitvoering' en dat het recht steeds weer opnieuw 'gevonden' - althans 'verfijnd' - dient te worden. 12 M. Singer & D. Stauder, Europäisches Patent übereinlwrnrnen, Köln: Heymann 2007, Art. 56, subparagraaf 10. 13 www.epo.org llaw-practice llegal texts I htmll ca.selaw/20 131 e!clr _i_d _9_10.htm 14 Zie ook: noot Van Engelen bij HR 4 april 2014 (Medinol u A bbou): 'De geoctrooieerde uitvin ding: een in taal gevangen inventieve techniek', AA 2014, p. 743 (ETAA20140743).