BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER Pierre Verdun en bvba Ortaldrape / nv Groep Demeyer Zaak nr. 44144 CEPINA: ortaldrape.be 1. De Partijen 1.1. De Klagers: Pierre Verdun ( Eerste Klager ) bvba Ortaldrape ( Tweede Klager ) Brixton Business Park Brixtonlaan 3a 1930 Zaventem Vertegenwoordigd door: bvba Iteration Rue d Alost 7-11 1000 Brussel 1.2. De Domeinnaamhouder: nv Groep Demeyer Dorp 50 1731 Asse 2. Domeinnaam Domeinnaam: ortaldrape.be geregistreerd op: 23 april 2003 Hierna te noemen "de domeinnaam". 3. Procedurele voorgaanden Op 23 juli 2008 hebben de Klagers de huidige procedure aanhangig gemaakt bij het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie. Met een antwoordformulier van 12 augustus 2008 heeft de Domeinnaamhouder haar CEPINA VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK Stuiversstraat 8 1000 Brussel Telefoon: +32-2-515.08.35 Fax: +32-2-515.08.75 E-mail: info@cepina-cepani.be Site: http://www.cepina.be FORTIS BANK: 210-0076085-89 KBC: 430-0169391-20 BBL: 310-0720414-81
verweer gevoerd. Op 22 augustus 2008 werd de Derde Beslisser aangesteld. Op 28 augustus 2008 verzochten de Klagers de Derde Beslisser om een wederwoord. Na hiertoe te zijn toegelaten door de Derde Beslisser hebben de Klagers op 8 september 2008 hun wederwoord neergelegd. Het antwoord hierop van de Domeinnaamhouder werd eveneens op 8 september 2008 neergelegd. Aangezien sommige beweringen onduidelijk waren en onvoldoende werden ondersteund met bewijsstukken heeft de Derde Beslisser de partijen op 15 september 2008 om bijkomende informatie gevraagd. De Klagers hebben de verzochte informatie op 22 september 2008 neergelegd, de Domeinnaamhouder op 28 september 2008. 4. Feitelijke gegevens Tweede Klager is een producent van raamschermen. Haar raamschermen worden onder het merk ortaldrape op de markt gebracht. Eerste Klager heeft de rechtsvoorganger van Tweede Klager opgericht en is vandaag aandeelhouder van Tweede Klager. Op 26 november 1987 werd een Benelux beeldmerk OD ortaldrape aangevraagd door de rechtsvoorganger van Tweede Klager. Dit merk was onder het nummer 0437453 ingeschreven in het Benelux merkenregister. De inschrijving voor dit merk werd evenwel niet hernieuwd waardoor dit merk op 26 november 2007 kwam te vervallen. Een nieuw Benelux woordmerk ortaldrape werd door Eerste Klager aangevraagd op 5 juni 2008 via de procedure van de spoedregistratie. Dit merk werd op 9 juni 2008 ingeschreven onder het nummer 0845178. De Domeinnaamhouder is een leverancier van internetdiensten, waaronder het verhuren van websites en hosting. De domeinnaam werd op 23 april 2003 geregistreerd door de Domeinnaamhouder. De domeinnaam wordt verhuurd aan nv Rideaupress, een vennootschap die actief is in het onderhoud en de verkoop van raamdecoratie. nv Rideaupress verdeelt onder meer raamschermen van het merk ortaldrape. Reeds in 2004 werd de Domeinnaamhouder door de rechtsvoorganger van Tweede Klager, bvba Blind s Factory, in gebreke gesteld. Daaraan werd door de Domeinnaamhouder geen gevolg gegeven. De Klagers hebben tot 2008 gewacht om de huidige procedure in te stellen. 5. Standpunt van de partijen 5.1. Standpunt van de Klagers
De Klagers beweren het volgende: De domeinnaam is identiek aan voormeld woordmerk ortaldrape van Eerste Klager; ortaldrape is niet generiek; De Domeinnaamhouder heeft geen enkel recht op het teken ortaldrape ; De kwade trouw van de Domeinnaamhouder volgt uit de bewuste verwarring en misleiding van de internetgebruiker die naar de website van nv Rideaupress wordt gelokt; Bij het ingeven van de URL zal de internetgebruiker immers de website van de Klagers verwachten, niet de website van nv Rideaupress; De Tweede Klager is de rechtsopvolger van bvba Blind s Factory, een vennootschap die in 2005 in faling is gegaan; De Tweede Klager heeft datzelfde jaar de handelszaak van bvba Blind s Factory, waaronder voormeld Benelux beeldmerk OD ortaldrape dat recent is vervallen, overgenomen. 5.2. Standpunt van de Domeinnaamhouder De Domeinnaamhouder beweert het volgende: De Eerste Klager beschikt niet over een merk aangezien op het ogenblik dat het antwoordformulier van de Domeinnaamhouder werd neergelegd de oppositietermijn nog liep; Wanneer via de zoekmachine Google naar de woorden ortal en drape wordt gezocht, worden miljoenen resultaten gevonden; ortaldrape is dan een generische term, waarvoor de Domeinnaamhouder over een recht beschikt; De Domeinnaamhouder is niet te kwader trouw aangezien de domeinnaam werd geregistreerd voordat het merk van de Eerste Klager werd geregistreerd; De Eerste Klager is nooit de houder geweest van voormeld Benelux beeldmerk OD ortaldrape dat recent is vervallen; De aanvrager van voormeld Benelux beeldmerk is in faling gegaan en haar merk werd door niemand overgenomen; De internetgebruiker wordt niet misleid of verward aangezien het bij een bezoek duidelijk is dat het om de website van nv Rideaupress en niet van de Klagers gaat, het logo van nv Rideaupress staat immers op elke pagina weergegeven; Bovendien gaat het om een puur informatieve website via dewelke geen transacties mogelijk zijn. 6. Discussie en bevindingen Overeenkomstig artikel 15.1 van het CEPINA-reglement voor de beslechting van geschillen inzake domeinnamen oordeelt de Derde beslisser met in achtneming van de Beleidslijnen en het CEPINA-reglement voor de beslechting van geschillen inzake domeinnamen. Overeenkomstig artikel 10, b, 1 van de Algemene voorwaarden voor domeinnaamregistratie binnen het ".be"-domein beheerd door DNS BE moet de Klager het volgende aantonen:
"de domeinnaam van de Domeinnaamhouder identiek is aan of overeenstemt zodanig dat hij verwarring kan scheppen met een merk, een handelsnaam, een maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam, een geografische aanduiding, een benaming van oorsprong, een herkomstaanduiding, een persoonsnaam of een benaming van een geografische entiteit waarop de klager rechten kan doen gelden; en de Domeinnaamhouder geen rechten of legitieme belangen kan laten gelden voor de domeinnaam; en de domeinnaam van de Domeinnaamhouder te kwader trouw geregistreerd is of te kwader trouw gebruikt wordt." 6.1. Identiek aan of overeenstemmend met De Eerste Klager is de houder van een Benelux woordmerk ortadrape dat op 9 juni 2008 werd ingeschreven via de spoedregistratie procedure. Een belangrijk verschil tussen de spoedregistratie procedure en de klassieke procedure is dat het merk onmiddellijk wordt geregistreerd en dat het onderzoek naar de voorwaarden voor registratie pas na de eigenlijke registratie plaatsvindt. Dat de oppositietermijn nog lopende is betekent voor een merk dat via de spoedregistratie procedure werd aangevraagd dan ook niet dat het merk niet werd geregistreerd. Voormeld woordmerk van Eerste Klager is identiek aan de domeinnaam, met uitzondering van het ontbreken van het.be suffix. Evenwel wordt algemeen aanvaard dat het.be suffix irrelevant is bij het onderzoek van de identiteit of de mogelijke verwarrende gelijkenis tussen een onderscheidingsteken en een domeinnaam. (zie zaak nr. 44113 aixam.be; zaak nr. 44003 pernod.be en zaak nr. 44130 mistergaybelgium.be en mrgaybelgium.be) 6.2. Rechten en legitieme belangen Hoewel een klager de bewijslast draagt dat de drie voorwaarden zijn vervuld, kan van een klager niet worden verwacht dat hij een onmogelijk te bewijzen negatief recht zou produceren. (zie zaak nr. 44088 carte-bleue.be) Wat de tweede voorwaarde betreft volstaat het dat een klager aantoont dat er ernstige redenen zijn om te besluiten dat een domeinnaamhouder geen recht of legitiem belang heeft. (zie zaak nr. 44071, - hrs.be) Een klager kan zich daarbij zelfs beperken tot het stellen dat hij geen kennis heeft van omstandigheden waaruit een recht of legitiem belang zou kunnen blijken. (zie zaak nr. 44085 casas.be) De facto zal de bewijslast dan bij de domeinnaamhouder komen te liggen. In casu halen de Klagers aan dat de Domeinnaamhouder geen enkel recht heeft. De Domeinnaamhouder daarentegen brengt geen enkel overtuigend element aan waaruit het tegendeel zou blijken. Immers, dat het zoeken naar de woorden ortal en drape afzonderlijk miljoenen resultaten oplevert via de zoekmachine Google betekent niet dat de combinatie van deze woorden generiek zou zijn. De Derde Beslisser is van oordeel dat het merk
ortaldrape onderscheidend vermogen heeft en dus niet als generiek kan worden beschouwd. Het argument van de Domeinnaamhouder als zou zij een recht kunnen ontlenen op grond van het generiek karakter van de afzonderlijke woorden kan dan ook niet worden aanvaard. 6.3. Registratie of gebruik te kwader trouw De Derde beslisser is van oordeel dat de domeinnaam zowel te kwader trouw werd geregistreerd als gebruikt. De Domeinnaamhouder heeft aangegeven leverancier te zijn van internetdiensten, waaronder het verhuren van websites en hosting. Gelet op haar activiteiten kan van de Domeinnaamhouder worden verwacht dat zij weet dat men niet zomaar elke vrije domeinnaam kan registreren en dat zij van te voren nagaat of geen inbreuk wordt gemaakt op de exclusieve rechten van derden. (vergelijk met zaak nr. nr. 44018 camel.be) De Derde Beslisser is dan ook van oordeel dat de Domeinnaamhouder op de hoogte was van voormeld Benelux beeldmerk OD ortaldrape van de rechtsvoorganger van Tweede Klager. Dit is des te meer zo nu de Domeinnaamhouder de domeinnaam heeft geregistreerd om deze daarna te verhuren aan een onderneming die in dezelfde sector actief als de Klagers en de producten van Tweede Klager zelfs verdeeld. Ten onrechte beweert de Domeinnaamhouder dat de Klagers geen merk hadden op het ogenblik dat zij de domeinnaam heeft geregistreerd. De Tweede Klager is immers de rechtsopvolger van de aanvrager van het Benelux beeldmerk OD ortaldrape. Deze laatste is in 2005 weliswaar in faling gegaan. Tweede Klager heeft echter een factuur van de curator van de vennootschap in faling overgemaakt waaruit blijkt dat de gehele handelszaak, waaronder ook voormeld Benelux beeldmerk OD Ortaldrape, wel degelijk door Tweede Klager werd overgenomen. De domeinnaam werd dan ook te kwader trouw geregistreerd. Bovendien kan er geen twijfel over bestaan dat de Domeinnaamhouder de domeinnaam ook te kwader trouw gebruikt. Overeenkomstig artikel 10 b) onder 2 van de Algemene voorwaarden voor domeinnaamregistratie binnen het ".be"-domein zal de kwader trouw blijken uit het feit dat de domeinnaam bewust is gebruikt om met het oog op het behalen van een commercieel voordeel Internet gebruikers naar een website van de domeinnaamhouder of naar een andere plaats on-line te lokken steunend op de verwarring die omtrent een merk waarvan de klager houder is kan ontstaan nopens de oorsprong, sponsoring, verbondenheid of goedkeuring van de website of andere on-line plaats van de Domeinnaamhouder of van producten of diensten op zijn website of andere on-line plaats. De internetgebruiker die www.ortaldrape.be als URL ingeeft, is op zoek naar informatie over raamschermen van het merk ortaldrape en verwacht de website van Tweede Klager te zullen bezoeken.
Dat op elke pagina van de website die via deze URL kan worden bezocht het logo van nv Rideaupress staat vermeld betekent nog niet dat er van enige verwarring geen sprake is, zoals de Domeinnaamhouder ten onrechte beweert. Immers, daar waar dergelijke vermelding mogelijks een verwarring naar de oorsprong kan zuiveren, zal er nog steeds verwarring bestaan naar de verbondenheid, minstens naar de goedkeuring. Bovendien kan ook moeilijk worden beweerd dat de website die via de URL www.ortaldrape.be kan worden bezocht niet wordt gebruikt met het oog op het bekomen van een commercieel voordeel. Op deze website stelt nv Rideaupress haar activiteiten voor aan de internetgebruiker. Uiteraard doet zij dit met het oog op het verwerven van nieuw cliënteel, hetgeen ontegensprekelijk een commercieel voordeel inhoudt. 7. Beslissing Dienvolgens, beslist de Derde beslisser overeenkomstig artikel 10, e van de Algemene voorwaarden voor domeinnaamregistratie binnen het ".be"-domein beheerd door DNS BE tot de overdracht van de domeinnaamregistratie voor de domeinnaam "ortaldrape.be" naar de Tweede klager. Brussel, 3 oktober 2008. --------------------------- Flip PETILLION De Derde Beslisser