Severin de Wit/Serge Vlaar

Noot (arrest Europees Hof van Justitie 14 september 2010 (Lego Juris A/S vs. Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) en Mega Brands Inc.) De LEGO bouwsteen (van het Deens voor speel goed, LEgGOdt) behoort zonder twijfel tot het bekendste speelgoed aller tijden. Toen in 1934 de Deense timmerman Ole Kirk Christiansen in zijn geboorteplaats Billund zijn houten speelgoed bedrijf omdoopte in LEGO, kon hij niet bevroeden wat een mega succes het innovatieve speelgoed over de gehele wereld zou worden, nog minder hoe lang en doortastend hij zijn succes tegen namaak moest verdedigen. In 1947 verwierf LEGO als eerste een kunststof spuitgiet-machine voor het maken van speelgoed, met als gevolg een commercieel succes dat zijn weerga in de speelgoedindustrie niet kent. En met het succes kwam de kopie. Honderden juridische procedures - van New Jersey tot Beijing, van Australie tot London en van Billund tot Madrid - heeft LEGO moeten voeren om het succesvolle speelgoed exclusief te houden voor LEGO, met overigens wisselend succes. Met dit succes lijkt, althans voor de merkenrechtelijke bescherming in Europa, met dit arrest van de Grote Kamer van het Europese Hof van Justitie een einde te zijn gekomen. Na in de jaren 1940-1950 verkregen octrooirechten, later gevolgd door slaafse nabootsing en auteursrecht, is de ultieme poging de fameuze LEGO bouwsteen als (vorm)merk te beschermen, mislukt. Voor de achtergrond van de hier gepubliceerde merkenrechtelijke beslissing is het relevant aandacht te besteden aan de octrooirechtelijke historie van de LEGO kunstof bouwsteen. In de laatste helft van 1940 ontwikkelde en octrooieerde de Britse speelgoed fabrikant Harry Fisher Page zijn "Interlocking Building Cubes", zoals hij ze noemde, een kunstof constructie van een zelfsluitende, aan één zijde holle, rechthoekige constructie met twee longitudinale rijen van cylindervormige kopstukken, aan de onderkant voorzien van holle buisjes, welke zijn ingedeeld in dwarse paren. Zowel in lengte-als in dwarsrichting is de afstand tussen elk paar kopstukken en buisjes gelijk, waardoor niet alleen zijdelingse verplaatsing van de stenen wordt voorkomen, maar vooral wordt bereikt dat de kopstukken worden vergrendeld wanneer zij ingrijpen in elkaars holtes gevormd door de buisjes aan de onderzijde, en de cylindrische kopstukken aan de bovenzijde van de LEGO bouwsteen. Page verkocht zijn octrooi aan LEGO. Toen tegen het eind van de tachtiger jaren de octrooirechten verliepen werd het voor LEGO in de wereldwijde IE procedures een ware intellectuele koorddans bescherming te verwerven tegen concurrenten die op het succes van LEGO voortbouwden en verwisselbare kopie bouwstenen op de markt brachten. Merkenrecht zou voor LEGO de reddende engel kunnen zijn. Het heeft als grote 1

voordeel boven octrooi- en auteursrechten dat het oneindig kan worden verlengd. Die oneindigheid legt echter ook meteen de achilleshiel van LEGO s strategie bloot. Het door LEGO gedeponeerde Europese vormmerk struikelt in deze aanloop tot de HvJ uitspraak over de bepaling van artikel 7, lid 1 onder e-ii van de Gemeenschaps Merkenverordening, dat tekens als merk worden geweigerd die uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkijgen. De belangrijkste recente uitspraak over de technische bepaaldheid van vormmerken is ongetwijfeld het arrest van het HvJ EG van 18 juni 2002 inzake Philips/Remington (HvJ EG 18 juni 2002, NJ 2003, 481). Het onderhavige arrest is, bezien tegen de achtergrond van Philips/Remington, niet erg verrassend. Het biedt enige verduidelijkingen, maar geen werkelijk nieuwe inzichten. Herhaald wordt dat verhinderd moet worden het merkenrecht een monopolie op technische oplossingen of gebruikskenmerken biedt (r.o. 43). Dat vindt enerzijds zijn grond in de onwenselijkheid om via het merkenrecht uitsluitende rechten op technische oplossingen zonder tijdslimiet te laten voortbestaan (r.o. 45 e.v.). Anderzijds wordt aan het belang van de merkhouder tegemoet gekomen door te stipuleren dat het moet gaan om vormen die louter een technische oplossing belichamen. De vorm van een waar is immers bijna steeds in enige mate functioneel. Daarom worden de termen uitsluitend en noodzakelijk gebezigd. Het moet gaan om vormen waarvan de inschrijving als merk dus werkelijk het gebruik van deze technische oplossing door andere ondernemingen zou hinderen (r.o. 48). Deze hoofdlijnen van het arrest bieden niets nieuws ten opzichte van Philips/Remington. Vervolgens bevestigt het Hof dat het woord uitsluitend impliceert dat alle wezenlijke kenmerken van de vorm beantwoorden aan de technische functie ervan (r.o. 51 en 52). Ook in zoverre is er niets nieuws. Wat wel een welkome verduidelijking is, is de nadere uitleg die aan het begrip noodzakelijk wordt gegeven. Na het arrest Philips/Remington was namelijk nog steeds niet duidelijk of het bestaan van alternatieve wegen naar een technische oplossing er aan in de weg stond dat de betreffende vorm niet langer noodzakelijk was om die technische oplossing te bereiken. Het Hof maakt korte metten met deze redenering. Het bestaan van alternatieven neemt niet weg dat de gebruikte technische oplossing beschikbaar blijft voor de andere marktdeelnemers (r.o. 55). Een rol daarbij speelt het risico dat merkbescherming ook ingeroepen kan worden tegen het gebruik van overeenstemmende vormen, zodat ook andere technische oplossingen geblokkeerd zouden kunnen worden. Het Hof stelt voorts nog vast dat bij selectie van de wezenlijk elementen geen verplichting bestaat om de perceptie van het relevante publiek te volgen. Die perceptie vormt mogelijk een nuttige 2

aanwijzing, maar ook niet meer dan dat. Deze beslissing, die overigens in lijn is met de eerdere rechtspraak van het Hof ( 6 mei 2003, C-104/01 Libertel en 12 februari 2004, C 363/99 KPN), lijkt ons juist. Art 7, lid 3 van de verordening sluit immers inburgering uit bij de beoordeling van een technisch bepaald merk. Indien de perceptie van het in aanmerking komende publiek beslissend zou zijn, dan zou die inburgering via de achterdeur weer binnen kunnen komen. Zowel Philips/Remington als het onderhavige arrest gaan over vormmerken die eerder het voorwerp van octrooibescherming waren. Zou de zaak anders liggen als er geen octrooi was aangevraagd? In principe niet. Het gaat immers om technische bepaaldheid van de vormen zelf en niet om de vraag of daar octrooibescherming voor is aangevraagd. In de praktijk zal het verschil echter vaak groot zijn. Als er immers octrooischriften zijn, dan wordt ook duidelijk welke aspecten naar het oordeel van de aanvrager technisch bepaald zijn. Dat vormt - net als in deze zaak - een sterke aanwijzing, die de aanvrager van merkbescherming zal moeten ontzenuwen. Om in de termen van ons eigen procesrecht te blijven: als er al geen sprake is van een omkering van de bewijslast, dan is er in ieder geval voorshands geleverd bewijs, waartegen de aanvrager tegenbewijs mag leveren. Aan dat (tegen)bewijs zullen waarschijnlijk ook pittige eisen worden gesteld. In zoverre is het bestaan van eerdere octrooibescherming dus wel degelijk van belang. Het Gerecht in Eerste Aanleg was aan de hand van de octrooirechtelijk beschermde onderdelen van de LEGO bouwsteen tot de conclusie gekomen dat alle wezenlijke elementen van de bouwsteen uitsluitend functioneel zijn. Het Hof van Justitie, in rov. 50, bekrachtigt de daaraan te verbinden conclusie dat de LEGO bouwsteen uitsluitend bestaat uit vormen die noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te vekrijgen. Dus is het merk nietig. Opvallend en veelzeggend in het arrest is voorts het gebruik van de woorden zonder tijdslimiet in rov. 45 en de verwijzing naar de mogelijkheid met een merk eeuwige bescherming te verkijgen van technische elementen na afloop van de geldigheidsduur van het octrooi. Het is duidelijk dat in de ogen van het Hof, eeuwigdurende IE bescherming voor een gezonde concurrentie bevordering binnen de Europese Gemeenschap, ongewenst is. Zonder twijfel is hier door het Hof een belangrijke rechtspolitieke keuze gemaakt. De uitspraak is een logisch gevolg van het groeiende verzet tegen overlappende IE rechtsgebieden die tot gevolg heeft dat bescherming van in tijdsduur beperkte IE rechten onbeperkt wordt, althans langer duurt dan voor technische bescherming van een innovatief produkt maatschappelijk gewenst is. Daarmee wordt in feite ook een octrooihouder met zijn neus op de feiten gedrukt. Als de rechthebbende van mening is (door het indienen van een octrooiaanvrage) dat een op een technische uitkomst gericht produkt nieuw en inventief is en dus voor octrooibescherming in aanmerking komt, dan moet men daarmee ook accepteren dat de beschermingsduur beperkt is tot 20 jaar na het indienen van de aanvrage. 3

Het buitengewone aan de zaak is echter dat de (vorm van) de LEGO bouwsteen als zodanig bijna de status van een cultureel erfgoed heeft gekregen. Het is dus bepaald meer dan uitsluitend een technisch knappe oplossing bedacht om kinderen te voorzien van makkelijk op te bouwen en af te breken onderdelen om fraaie bouwsels te maken. Het geheel is meer dan alleen mar een optelsom van technisch knappe (maar functionele) elementen. In zoverre overstijgt de LEGO bouwsteen de mogelijkheden en beperkingen van de diverse I.E.-regimes. Daar staat echter tegenover dat het de vraag is of het I.E.-recht bedoeld is om een monopolie te handhaven op iets dat onderdeel is gaan uitmaken van het algemene cultuurgoed. Met andere woorden, LEGO heeft een uitstekend product gemaakt, heeft daar jarenlang marketinginspanningen voor gepleegd en is daar ook ruimschoots voor gecompenseerd, maar op enig moment is het afgelopen. In het arrest wordt een duidelijke grens getrokken tussen intellectuele eigendomspretenties die uitsluitend in het octrooirechtelijke domein horen en gericht zijn op het verschaffen van een redelijke termijn om de in het octrooi belichaamde technische vinding door middel van exclusieve exploiatie terug te verdienen en een merkenrechtelijke bescherming die eerder is gericht op behoud van onderscheidend vermogen en beperking van de concurrentie door verwarring te voorkomen. In die zin ligt het arrest in de lijn met wat we ook in Nederland zien met de overlapping van octrooirecht en auteursrecht. In het eindarrest van het Hof Den Haag in de zaak Technip-Mol (Hof Den Haag 29 september 2010, LJN BN8795) was de vraag aan de orde of het kinetisch schema auteursrechtelijk beschermd was, waar het een (louter) technische prestatie betrof, meer dus het domein van het octrooirecht. In Philips/Remington ging het om het raakvlak tussen merkenrecht en octrooirecht in het geval van driedimensionale merken. Het ligt voor de hand om de normen uit beide arresten tevens toe te passen bij collisie tussen modellenrecht en octrooirecht. Dat is ook de uitkomst in het arrest Carmino/Reich van het Hof Den Haag van 24 februari 2009, IER 2009, 49 m.nt HS. Echter in de noot in BIE onder dezelfde zaak, betoogt Huydecoper dat voor het modellenrecht juist een andere uitkomst voor de hand ligt. Een model en een vorm merk lijken in hoge mate op elkaar. Het enige relevante onderscheid is dat modellen, net zoals octrooien, slechts een beperkte beschermingsduur kennen. Maar daar staat tegenover dat techniek, indien niet door een octrooi beschermd, vrij hoort te zijn. In ieder geval lijkt het BHIM uit te gaan van een zeer beperkte rol voor techniek bij de weigering van inschrijvingen. Alleen als er geen enkele andere technische oplossing denkbaar is acht het BHIM een model uitsluitend technisch bepaald. Philips/Remington heeft het BHIM niet op andere gedachten gebracht. Mogelijk doet het onderhavige arrest dat wel. 4

Staat LEGO in het vervolg met lege handen? Dat valt nog te bezien. Nu het leerstuk van de slaafse nabootsing terug is van weggeweest kan het ook in de onderhavige casus een rol spelen. Het Hof verwijst in rov. 61 met zoveel woorden naar deze mogelijkheid. Tussen materieel dezelfde partijen is een geschil over slaafse nabootsing van de LEGO bouwsteen gerezen, waarin de Hoge Raad op 20 november 2009 uitspraak heeft gedaan (LJN BJ6999). De Hoge Raad stipuleert dat nabootsing onder omstandigheden (bijv. standaardisatiebehoefte) gerechtvaardigd kan zijn, maar dat ook dan nodeloze verwarring voorkomen moet worden. In het voorliggende geval was het Hof aldus de Hoge Raad - op juiste gronden tot de conclusie gekomen dat er van nodeloze verwarring geen sprake was. De stelplicht bij een slaafse nabootsingactie is zwaarder dan bij een inbreuk op een IE recht. In gevallen als de onderhavige valt te verwachten dat de rechter extra streng naar de vervulling van die stelplicht zal kijken. Severin de Wit/Serge Vlaar 5