Date de réception : 10/02/2012

Transcriptie

1 Date de réception : 10/02/2012

2 Vertaling C-12/12-1 Zaak C-12/12 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 9 januari 2012 Verwijzende rechter: Bundesgerichtshof (Duitsland) Datum van de verwijzingsbeslissing: 24 november 2011 Verwerende partij en verzoekster tot Revision : Colloseum Holding AG Verzoekende partij en verweerster tot Revision : Levi Strauss & Co. Bundesgerichtshof Beslissing in het geding tussen Colloseum Holding AG, (omissis), Riehen, Zwitserland, verweerster en verzoekster in het beroep tot Revision, en Levi Strauss & Co., (omissis) San Francisco, Californië, VSA, verzoekster en verweerster in het beroep tot Revision (omissis) heeft NL

3 VERZOEK OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING VAN ZAAK C-12/12 de I. Zivilsenat van het Bundesgerichtshof ter terechtzitting van 19 oktober 2011 (omissis) beslist: I. De behandeling van de zaak wordt geschorst. II. Aan het Hof van Justitie van de Europese Unie worden de volgende prejudiciële vragen gesteld betreffende de uitlegging van artikel 15, lid 1, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1): Dient artikel 15, lid 1, van verordening nr. 40/94 aldus te worden uitgelegd, 1. dat een merk dat een deel vormt van een samengesteld merk en alleen door het gebruik van het samengestelde merk onderscheidend vermogen heeft verkregen, rechtsinstandhoudend kan zijn gebruikt wanneer enkel het samengestelde merk wordt gebruikt; 2. dat een merk rechtsinstandhoudend wordt gebruikt wanneer het alleen samen met een ander merk wordt gebruikt, het publiek in de twee merken zelfstandige tekens ziet, en beide merken bovendien samen als merk zijn ingeschreven? Motivering: 1 I. Verzoekster, Levi Strauss & Co., is houdster van het op 1 september 2000 onder andere voor kleding ingeschreven gemeenschapsbeeldmerk nr (hierna: betwist merk 1 ), evenals van het op 21 oktober 1998 voor jeansbroeken ingeschreven Duitse beeldmerk nr in dezelfde vorm (hierna: betwist merk 2 ). 2

4 COLLOSEUM HOLDING 2 Verzoekster is bovendien houdster van de volgende merken: het op 12 januari 1977 voor broeken, hemden, bloezen en jassen voor heren, dames en kinderen ingeschreven Duitse woord-/beeldmerk nr. DD , dat in het rode rechthoekige onderdeel aan de linkerbovenrand het woordelement LEVI S bevat (hierna: betwist merk 3 ): het gekleurde, op 23 juni 1965 voor kleding ingeschreven Duitse woord- /beeldmerk nr , dat een geschetst stuk stof afbeeldt met een tab en het opschrift LEVI S (hierna: betwist merk 4 ): (omissis) het op 17 december 1965 voor kleding ingeschreven Duitse woord- /beeldmerk nr , dat uit een aan een stuk stof genaaide tab bestaat waarop eveneens het opschrift LEVI S staat (hierna: betwist merk 5 ): 3

5 VERZOEK OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING VAN ZAAK C-12/12 het op 10 februari 2005 met 5 juli 2001 als voorrangsdatum voor broeken ingeschreven gekleurde (rood, blauw) gemeenschapsbeeldmerk nr , dat volgens de beschrijving in het register een op een vaste plaats aangebracht merk is en bestaat uit een rood rechthoekig label uit textiel dat linksboven in de achterzak van broeken, shorts of rokken is genaaid en uit de naad steekt. De inschrijving bevat de disclaimer dat geen aanspraak wordt gemaakt op een exclusief recht op de vorm en de kleur van de zak op zich (hierna: betwist merk 6 ): het op 16 maart 2005 met 1 april 1996 als voorrangsdatum ingeschreven gemeenschapsbeeldmerk nr Dit beeldmerk is in het register beschreven als een rechthoekig etiket uit textiel dat bovenaan uitsteekt en in de linkerzoom van de achterzak van broeken, shorts of rokken is genaaid (hierna: betwist merk 7 ): 4

6 COLLOSEUM HOLDING het op 6 februari 2008 (met als voorrangsdatum 5 juli 2001) ingeschreven gemeenschapsbeeldmerk nr , dat volgens de inschrijving in het register een beeldmerk (op een vaste plaats aangebracht merk) is dat uit een rechthoekig etiket uit textiel bestaat dat bovenaan uitsteekt en in de linkerzoom van de achterzak van broeken, shorts of rokken is genaaid. De inschrijving bevat de disclaimer dat geen aanspraak wordt gemaakt op een exclusief recht op de vorm van de rechthoek op zich (hierna: betwist merk 8 ): 3 Verweerster exploiteert een detailhandel in bovenkleding. Sedert november 2002 brengt zij jeans van de merken COLLOSEUM, S. MALIK en EURGIULIO op de markt. Die jeans zijn in de in verzoeksters vordering weergegeven voorstelling aan de rechterachterzak voorzien van een rood, rechthoekig stoffen vaantje, dat in de rechterbuitennaad in het bovenste derde deel van de zak is genaaid en waarop de desbetreffende merken respectievelijk de aanduiding SM JEANS zijn vermeld. 5

7 VERZOEK OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING VAN ZAAK C-12/12 4 Verzoekster heeft betoogd dat het rode stoffen vaantje door jarenlang intensief gebruik door het nationale publiek als een aanduiding van de herkomst van de jeans uit haar bedrijf wordt opgevat. Bovendien heeft verzoekster voor het als Red Tab aangeduide rode stoffen vaantje de merkenrechtelijke bescherming als gebruiksmerk (hierna: betwist merk 9) verkregen. Bij de door verweerster verhandelde kleding wordt het rode stoffen vaantje als merk gebruikt en worden de merkenrechten van verzoekster geschonden. 5 Verzoekster heeft voor zover dat voor het beroep tot Revision nog relevant is verzocht om 1. verweerster te veroordelen tot de stopzetting van het aanbieden, het in de handel brengen of daartoe in bezit hebben van jeansbroeken die overeenkomstig de volgende afbeeldingen voorzien zijn van een rood, aan de buitennaad van de achterzak aangebracht rechthoekig stoffen vaantje a) hierna volgt de afbeelding van een blauwe jeansachterzak met rood stoffen vaantje aan de rechterbuitennaad en met op het stoffen vaantje het opschrift COLLOSEUM : b) hierna volgt de afbeelding van een blauwe jeansachterzak met rood stoffen vaantje aan de rechterbuitennaad en met op het stoffen vaantje het opschrift SM. JEANS : 6

8 COLLOSEUM HOLDING c) hierna volgt de afbeelding van een jeansachterzak die in de lengte gestreept is en een blauwe achtergrond heeft, met rood stoffen vaantje aan de rechterbuitennaad en met op het stoffen vaantje het opschrift EURGIULIO : 2. (omissis) [nevenvordering] 6 Verweerster heeft betoogd dat de bestreden uitvoeringsvormen enkel een decoratieve functie hebben. Bij een groot aantal jeansmodellen van andere fabrikanten wordt aan de rechterachterzak een rood stoffen vaantje aangebracht. De omvang van de bescherming van verzoeksters beeldmerken die als op een 7

9 VERZOEK OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING VAN ZAAK C-12/12 vaste plaats aangebrachte merken zijn ingeschreven is beperkt. Verweerster heeft de exceptie van niet-gebruik van het betwiste merk opgeworpen. 7 (omissis) [betreft de nationale procedure] 8 (omissis) [betreft de nationale procedure] 9 II. De uitkomst van het ingestelde beroep tot Revision hangt af van de uitlegging van artikel 15, lid 1, van verordening (EG) nr. 40/1994 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1; hierna: merkenverordening ). Vooraleer over het rechtsmiddel wordt beslist, moet de behandeling van de zaak dus worden geschorst en moet het Hof van Justitie van de Europese Unie overeenkomstig artikel 267, eerste alinea, sub b, en derde alinea, VWEU om een prejudiciële beslissing worden verzocht De rechter in hoger beroep heeft de verbodsvordering toegewezen krachtens 14, leden 2, punt 2, en 5, van het Markengesetz (Duitse merkenwet; hierna: MarkenG ) voor zover deze op de betwiste merken 2 en 3 was gebaseerd en krachtens artikel 9, lid 1, tweede zin, sub b, van de merkenverordening voor zover deze op het betwiste merk 6 was gebaseerd. Hij heeft zijn beslissing als volgt gemotiveerd: 11 Tussen het betwiste merk 6 en de bestreden uitvoering bestaat verwarringsgevaar. Het merk heeft door het gebruik ervan onderscheidend vermogen verkregen en is overeenkomstig artikel 7, lid 3, van de merkenverordening ingeschreven. Het merk bezit een vergroot, of in ieder geval een groter dan gemiddeld, onderscheidend vermogen. Dat blijkt uit het door verzoekster voorgelegde opinieonderzoek uit Verzoeksters teken heeft zich ontwikkeld tot een herkomstaanduiding met een hoge herkenbaarheidswaarde. Volgens het onderzoek beschikt het aan de orde zijnde merk bij dragers en kopers van jeans over een bekendheidsgraad van 65,1 %, een onderscheidend vermogen van 40,3 % en een herkenningsgraad van 25,7 %. Dat volstaat om van een vergroot onderscheidend vermogen van het betwiste merk 6 te spreken. 12 Verweerster gebruikt het vaantje als merk in de drie bestreden vormen. Het publiek beschouwt het rode vaantje aan de linkerzijnaad van de achterzak van verzoeksters textiel als een herkomstaanduiding. Hetzelfde geldt wanneer het rode vaantje aan de bovenste rechterzijnaad van de achterzak wordt aangebracht, zoals het geval is bij de bestreden uitvoeringen. 13 Aangezien de waren dezelfde zijn en het betwiste merk een groot onderscheidingsvermogen bezit, bestaat er, rekening houdend met de grote overeenstemming tussen het betwiste merk 6 en de bestreden uitvoeringen, verwarringsgevaar. Het enige verschil tussen de conflicterende tekens is dat zij links dan wel rechts van de zijnaad worden aangebracht. Wanneer de jeans wordt gedragen, kunnen derden de tekst niet nader zien. 8

10 COLLOSEUM HOLDING 14 Verzoekster heeft het betwiste merk 6 rechtsinstandhoudend gebruikt in de zin van artikel 15, lid 1, van de merkenverordening. Weliswaar is het op een vaste plaats aangebrachte merk enkel met het opschrift LEVI S en daardoor in de vorm van het betwiste merk 3 rechtsinstandhoudend gebruikt, maar dat betekent niet dat geen sprake kan zijn van rechtsinstandhoudend gebruik in de zin van artikel 15 van de merkenverordening, aangezien het betwiste merk 6 is ingeschreven omdat het onderscheidend vermogen had verkregen en door het publiek als een merk met onderscheidend vermogen wordt beschouwd. 15 De vordering is ook op de Duitse betwiste merken 2 en 3 gebaseerd. Het rode vaantje is een doorslaggevend element in de totaalindruk die deze merken wekken. Om de redenen die gelden voor het betwiste merk 6 bestaat er ook verwarringsgevaar in de zin van 14, lid 2, punt 2, MarkenG tussen enerzijds de betwiste merken 2 en 3 en anderzijds de bestreden uitvoeringen Verzoekster steunt haar verbodsvordering in de eerste plaats op gemeenschapsbeeldmerk nr (betwist merk 6) en subsidiair in de volgorde van de nummering op de verdere betwiste merken 1 tot met 5 en 7 tot en met 9. Bijgevolg moet eerst definitief over de vordering met betrekking tot het betwiste merk 6 worden beslist. Slechts wanneer verzoekster geen aanspraak heeft op het verbod dat zij krachtens artikel 98, lid 1, juncto artikel 9, lid 1, tweede zin, sub b, van de merkenverordening tegen verweerster vordert, moet op basis van de andere merken van verzoekster over het verbod worden geoordeeld Volgens de Senat bestaat er een merkenrechtelijk gevaar voor verwarring tussen het betwiste merk 6 en de bestreden uitvoeringen (artikel 9, lid 1, tweede zin, sub b, van de merkenverordening). Voor de beoordeling van het geding staat dus de vraag centraal of het betwiste merk 6 rechtsinstandhoudend is gebruikt in de zin van artikel 15, lid 1, van de merkenverordening. Volgens die bepaling is een gemeenschapsmerk vatbaar voor de in die verordening voorziene sancties wanneer de merkhouder het gemeenschapsmerk voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven binnen de vijf jaar vanaf de inschrijving niet normaal binnen de Gemeenschap heeft gebruikt, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken. Eén van de sancties is het verval van het gemeenschapsmerk overeenkomstig artikel 50, lid 1, sub a, van de merkenverordening. In de onderhavige zaak kan verweerster tegenover verzoeksters verbodsvordering het verval van het gemeenschapsmerk opwerpen (artikel 92, sub a, juncto artikel 95, lid 3, van de merkenverordening). Die bepalingen stemmen overeen met artikel 15, lid 1, eerste zin, artikel 51, lid 1, sub a, artikel 96, sub a, en artikel 99, lid 3, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1), die verordening nr. 40/94 heeft vervangen. Gelet op de voor de beoordeling van de feiten relevante periode, die vóór de inwerkingtreding van verordening nr. 207/09 op 13 april 2009 ligt, is in casu echter verordening nr. 40/94 toepasselijk (zie in dit verband arrest Hof van 22 september 2011, Interflora/Marks & Spencer, C-323/09, (omissis) punt 3). 9

11 VERZOEK OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING VAN ZAAK C-12/12 18 a) Volgens de vaststellingen van de rechter in hoger beroep is het betwiste merk op 10 februari 2005 ingeschreven. Bijgevolg is het merk vervallen indien het niet rechtsinstandhoudend is gebruikt in de zin van artikel 15, leden 1 en 2, van de merkenverordening vóór het afsluiten van de mondelinge behandeling voor de rechter in hoger beroep op 18 februari De rechter in hoger beroep was van oordeel dat verzoekster het betwiste merk 6 enkel in de eveneens ingeschreven vorm van het Duitse merk met het opschrift LEVI S (betwist merk 3) gebruikt heeft. In het onderhavige geding staat dus de vraag centraal of een ingeschreven merk (merk 1) dat een deel vormt van een ander merk (merk 2) en door het gebruik van het andere merk (merk 2) onderscheidend vermogen heeft verkregen in de zin van artikel 7, lid 3, van de merkenverordening, door het gebruik van het andere merk (merk 2) op een rechtsinstandhoudende wijze kan worden gebruikt (eerste prejudiciële vraag). Het is onduidelijk of dat het geval is. 20 b) In het arrest Il Ponte Finanziaria/BHIM (Bainbridge) heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie geoordeeld dat op grond van de bepalingen inzake rechtsinstandhoudend gebruik de aan een merk toekomende bescherming wegens aangetoond gebruik niet tot een ander ingeschreven merk waarvan het gebruik niet is aangetoond kan worden uitgebreid met de argumentatie dat het laatste merk slechts een lichte variant is van het eerste merk (arrest van 13 september 2007, C-234/06, Jurispr. blz. I-7333 (omissis) punten 82-86). Dienaangaande heeft de Senat het Hof van Justitie van de Europese Unie prejudiciële vragen gesteld over de voorwaarden voor rechtsinstandhoudend gebruik in de zin van artikel 10, leden 1 en 2, sub a, van richtlijn 89/104/EEG van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1) (Bundesgerichtshof, beslissing van 17 augustus 2001 (omissis), [C-553/11]). Het onderhavige geding onderscheidt zich van de feiten die aan die prejudiciële vragen ten grondslag liggen doordat de betwiste merken 3 en 6 niet enkel verschillen op onderdelen die het onderscheidend vermogen van de merken onaangetast laten. Aan de voorwaarden van artikel 15, lid 2, sub a, van de merkenverordening is bijgevolg niet voldaan. 21 c) Ter ondersteuning van de stelling dat het betwiste merk 6 door het gebruik van een met betwist merk 3 overeenstemmende vorm rechtsinstandhoudend is gebruikt, zou kunnen worden aangevoerd dat een merk onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 3, van richtlijn 89/104 kan verkrijgen door gebruik als deel van een ingeschreven merk, zonder dat het merk waarvan de inschrijving is aangevraagd, zelfstandig is gebruikt (arrest Hof van 7 juli 2005, Nestlé/Mars [HAVE A BREAK... HAVE A KIT KAT], C-353/03, Jurispr. blz. I-6135 (omissis) punten 27 en 30). Bovendien kan een bijzonder onderscheidend vermogen van een merk dat als deel van een samengesteld merk moet worden beschouwd, worden vastgesteld op basis van de bewijzen inzake het gebruik en de bekendheid van het samengestelde merk (arrest Hof van 17 juli 2008, Aire Limpio/ARBRE MAGIQUE, C-488/06, Jurispr. blz. I-5725 (omissis) punt 51 en 10

12 COLLOSEUM HOLDING volgende). In de onderhavige zaak moet er rekening mee worden gehouden dat het betwiste merk 6 onderscheidend vermogen heeft verkregen door gebruik in een vorm die overeenstemt met het betwiste merk 3 of de betwiste merken 1 en Gelet op deze omstandigheden moet volgens de Senat ook rekening worden gehouden met het bijzondere belang van de merkhoudster bij een effectieve rechterlijke bescherming in de inbreukprocedure. Aan die rechterlijke bescherming wordt afbreuk gedaan wanneer de merkhoudster door het gebruik van het betwiste merk 3 niet ook het betwiste merk 6 rechtsinstandhoudend kan gebruiken. Een merkhouder die een uit meerdere delen samengesteld merk gebruikt maar enkel dat samengesteld merk heeft laten inschrijven, loopt het risico een inbreukprocedure te verliezen omdat de tekens beperkt of niet overeenstemmen, indien het conflicterende teken bestaat uit een uit het samengestelde merk gelicht deel en het samengestelde merk niet kenmerkt (omissis). Indien de merkhouder daarentegen over een afzonderlijke merkenrechtelijke bescherming voor een deel van een samengesteld teken beschikt, is de overeenstemming van de tekens en het verwarringsgevaar groter indien dat deel in dezelfde of in een soortgelijke vorm voorkomt in het conflicterende teken (zie in dit verband arrest Gerecht van 14 december 2006, Mast-Jägermeister/BHIM, T-103/03, (omissis) punten 80, 92 en 96). 23 Het oordeel dat het betwiste merk 6 rechtsinstandhoudend is gebruikt als deel van het betwiste merk 3, stemt ook overeen met de strekking en het doel van de gebruiksverplichting. Die verplichting heeft tot doel het totale aantal in de Gemeenschap ingeschreven en beschermde merken en daardoor het aantal tussen deze merken mogelijke conflicten te verminderen (zie in dit verband punt 9 van de considerans van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten; zie in dit verband ook punt 9 van de considerans van de merkenverordening). Aangezien het betwiste merk 6 enkel als deel van het daadwerkelijk gebruikte betwiste merk 3 is ingeschreven, bestaat er geen gevaar dat de erkenning van het rechtsinstandhoudende gebruik in de onderhavige en in vergelijkbare situaties het aantal ingeschreven merken aanzienlijk verhoogt en het register met ongebruikte merken wordt bezwaard. 24 d) In het onderhavige beroep tot Revision moet er bovendien van worden uitgegaan dat het relevante publiek door het ruime gebruik van het rode vaantje bij de verkoop van jeansbroeken door verzoekster in dit ontwerp een zelfstandige, van andere herkomstaanduidingen onafhankelijke identificatiefunctie ziet. Dat kan het oordeel rechtvaardigen dat het publiek, dat aan het bestaan van tweede merken gewoon is, het met het betwiste merk 6 overeenstemmende rode vaantje en het opschrift LEVI S als twee merken waarneemt. In dat geval moet er rekening mee worden gehouden dat door het gebruik van het rode rechthoekige stoffen vaantje met het opschrift LEVI S zowel het betwiste merk 6 als een woordmerk LEVI S rechtsinstandhoudend zijn gebruikt, hoewel beide merken ook in hun samengestelde vorm als betwiste merken zijn ingeschreven (betwist merk 3). De 11

13 VERZOEK OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING VAN ZAAK C-12/12 Senat vraagt zich bijgevolg af of een merk rechtsinstandhoudend kan worden gebruikt in de zin van artikel 15, lid 1, van de merkenverordening wanneer het alleen samen met een ander merk wordt gebruikt, het publiek in de twee merken zelfstandige tekens ziet, en beide merken bovendien samen als merk zijn ingeschreven (tweede prejudiciële vraag). 25 De Senat neigt ertoe om in een dergelijke situatie eveneens uit te gaan van een rechtsinstandhoudend gebruik, aangezien de merkhouder ook bij de inschrijving van het samengestelde merk een zwaarwegend belang heeft. Indien de merkhouder slechts de afzonderlijke delen van een samengesteld teken als merk laat inschrijven, draagt hij het risico dat de overeenstemming van de tekens tussen ieder als merk ingeschreven deel van het teken en een samengesteld conflicterend teken kleiner is dan de overeenstemming van de tekens tussen een uit de afzonderlijke delen van het teken samengesteld merk en het conflicterende teken. [omissis] 12