Date de réception : 06/12/2011

Transcriptie

1 Date de réception : 06/12/2011

2 Resumé C-553/11-1 Zaak C-553/11 Resumé van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 104, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie Datum van indiening: Verwijzende rechter: 2 november 2011 Bundesgerichtshof Datum van de verwijzingsbeslissing: 17 augustus 2011 Verzoeker en verzoeker in Revision: Bernhard Rintisch Verweerder en verweerder in Revision: Klaus Eder Voorwerp van de procedure in het hoofdgeding Vordering tot inwilliging van doorhaling en verbod van gebruik van een merk Gebruik op een wijze die de verkregen rechten in stand houdt in de zin van artikel 10, leden 1 en 2, sub a, van richtlijn 89/104/EEG Voorwerp en rechtsgrondslag van het prejudiciële verzoek Uitlegging van het Unierecht, artikel 267 VWEU Prejudiciële vragen 1. Moet artikel 10, leden 1 en 2, sub a, van richtlijn 89/104/EEG in die zin worden uitgelegd dat dit voorschrift stelselmatig en algemeen in weg staat aan een nationale regeling op grond waarvan moet worden aangenomen dat er ook sprake is van gebruik van een merk (merk 1) wanneer het merk (merk 1) wordt gebruikt NL

3 RESUMÉ VAN HET VERZOEK OM EEN PREJUDICIËLE BESLISSING ZAAK C-553/11 in een afwijkende vorm zonder dat de afwijkingen het onderscheidend vermogen van het merk (merk 1) wijzigen, en wanneer het merk in de vorm waarin het wordt gebruikt, eveneens is ingeschreven (merk 2)? 2. Is het hierboven onder 1 bedoelde nationale voorschrift verenigbaar met richtlijn 89/104/EEG, wanneer het nationale voorschrift in die zin beperkend wordt uitgelegd dat het niet wordt toegepast op een merk (merk 1) dat enkel is ingeschreven om de omvang van de bescherming van een ander ingeschreven merk (merk 2), dat is ingeschreven in de vorm waarin het wordt gebruikt, te verzekeren of uit te breiden? 3. Indien vraag 1 bevestigend of vraag 2 ontkennend wordt beantwoord: a) Is er dan geen sprake van gebruik van een ingeschreven merk (merk 1) in de zin van artikel 10, leden 1 en 2, sub a, van richtlijn 89/104/EEG, aa) wanneer de merkhouder de vorm van een teken gebruikt die van de inschrijving van het merk (merk 1) en van een tweede merk (merk 2) van de merkhouder alleen op onderdelen afwijkt, zonder dat door de afwijkingen het onderscheidend vermogen van de merken (merk 1 en merk 2) wordt gewijzigd; 2 bb) wanneer de merkhouder twee vormen van tekens gebruikt waarvan geen van beide overeenkomt met het ingeschreven merk (merk 1), maar waarvan een vorm waarin het teken wordt gebruikt (vorm 1) overeenkomt met een ander ingeschreven merk (merk 2) van de merkhouder, en de tweede vorm waarin de merkhouder het teken gebruikt (vorm 2) op onderdelen afwijkt van de beide ingeschreven merken (merk 1 en merk 2), zonder dat door de afwijkingen het onderscheidend vermogen van de merken wordt gewijzigd, en wanneer deze vorm van het teken (vorm 2) grotere gelijkenis vertoont met het andere merk (merk 2) van de merkhouder? b) Mag een rechterlijke instantie van een lidstaat een met een bepaling van een richtlijn (hier: artikel 10, leden 1 en 2, sub a, van richtlijn 89/104/EEG) strijdig nationaal voorschrift (hier: 26, lid 3, tweede alinea, Markengesetz) toepassen in gevallen waarin over de feiten reeds definitief was beslist vóór een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie waaruit voor het eerst aanknopingspunten voor de onverenigbaarheid van het voorschrift van de lidstaat met de bepaling van de richtlijn konden worden afgeleid (in casu arrest van 13 september 2007, Il Ponte Finanziaria/BHIM [BAINBRIDGE], C-234/06, Jurispr. blz. I-7333), indien de nationale rechterlijke instantie het vertrouwen van een van de aan de gerechtelijke procedure deelnemende personen in de juridische bestendigheid van zijn grondwettelijk beschermde positie belangrijker acht dan het belang bij omzetting van een voorschrift van de richtlijn?

4 RINTISCH Aangevoerde bepalingen van het volkenrecht Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom (hierna: Verdrag van Parijs) met name artikel 5 C, lid 2 Aangevoerde bepalingen van het Unierecht Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, met name artikel 17, lid 2. Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1) Eerste Richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 40, blz. 1), in het bijzonder artikel 3, lid 3, eerste alinea, en artikel 10, leden 1 en 2, sub a Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 299, blz. 25), in het bijzonder artikel 10, lid 1, eerste en tweede alinea, alsmede punt 5 van de considerans Aangevoerde bepalingen van nationaal recht Grundgesetz (Duitse grondwet), met name artikel 14 Markengesetz van 25 oktober 1994 (MarkenG), met name 22, lid 1, punt 2, 26, leden 1 en 3, 49, lid 1, eerste alinea, en 51, lid 4, punt 1 Korte uiteenzetting van de feiten en de procedure in het hoofdgeding 1 Verzoeker is houder van de woordmerken PROTI en PROTIPLUS alsmede van het woord-/beeldmerk Proti Power, die in de jaren 1996 en 1997 o.a. voor eiwit (ook met additieven) en eiwit bevattende levensmiddelen zijn ingeschreven. Hij handelt in voedingssupplementen onder de beide hierboven genoemde merken en stelt voorts dat hij het teken PROTIPLUS ook in de grafisch weergegeven vorm en de aanduiding Proto Power ook als zuiver woordteken heeft gebruikt. 2 Verweerder biedt onder het in 2003 voor voedingssupplementen, vitaminepreparaten en dieetproducten ingeschreven woordmerk Protifit een melkproteïnemengsel aan. 3 Verzoeker vordert nadat de eerdere instanties de vordering hadden afgewezen, thans in Revision bij de verwijzende rechter met een beroep op zijn oudere merken met name inwilliging van de doorhaling van het merk Protifit alsmede het verbod om dat teken te gebruiken. Hij fundeert zijn vordering in de eerste plaats 3

5 RESUMÉ VAN HET VERZOEK OM EEN PREJUDICIËLE BESLISSING ZAAK C-553/11 op aan het merk PROTI ontleende rechten en slechts subsidiair op de merken PROTIPLUS en Proti power, zodat de verwijzende rechter eerst definitief over het op het litigieuze merk PROTI gebaseerde vorderingen dient te beslissen. 4 Verweerder voert aan dat het merk PROTI niet wordt gebruikt. Korte uiteenzetting van de motivering van de verwijzing 5 Verzoekers vorderingen kunnen volgens het MarkenG slechts worden aanvaard indien hij zijn merk heeft gebruikt op een wijze die de verkregen rechten in stand houdt. 6 Deze zogeheten gebruiksverplichting vloeit voort uit richtlijn 89/104. Zo kan de merkhouder krachtens artikel 10, lid 1, van richtlijn 89/104 bepaalde rechten in beginsel niet doen gelden, onder andere wanneer hij vijf jaar nadat de inschrijvingsprocedure is voltooid in de betrokken lidstaat geen normaal gebruik heeft gemaakt van het merk voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is. 7 Het gaat hier om de vraag of de benutting van de merken PROTIPLUS en Proti Power als gebruik van het merk PROTI kan worden aangemerkt. Dat is in beginsel mogelijk. Als gebruik in de zin van artikel 10, lid 2, sub a, van richtlijn 89/104 wordt immers eveneens beschouwd: het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het ingeschreven is, wordt gewijzigd. De thans geldende overeenkomstige bepaling van richtlijn 2008/95 is, gelet op het tijdvak van de feiten, dat vóór de inwerkingtreding daarvan ligt, niet van toepassing. 8 Aan deze aan het gebruik gestelde vereisten lijkt in casu te zijn voldaan, daar moet worden aangenomen dat de aanduidingen PROTIPLUS en Proti Power ondanks hun afwijkingen van het merk PROTI het onderscheidend vermogen van dat merk niet wijzigen en verzoeker de merken PROTIPLUS en Proti Power vóór de bekendmaking van de inschrijving van het betwiste merk Protifit normaal heeft gebruikt. 9 Niettemin heeft de appèlrechter ontkend dat er sprake was van gebruik van het merk PROTI door het gebruik van de aanduidingen PROTIPLUS en Proti Power op een wijze die de rechten in stand houdt, daar deze beide tekens voor verzoeker als merk zijn ingeschreven. 10 Deze motivering is niet in overeenstemming met 26, lid 3, MarkenG. Volgens lid 1 moet ook als gebruik van een ingeschreven merk worden beschouwd: het gebruik ervan in een vorm die afwijkt van de inschrijving, voor zover de afwijkingen het onderscheidend vermogen van het merk niet wijzigen. Voorts bepaalt lid 2: Lid 1 vindt ook toepassing wanneer het merk in de vorm waarin het wordt gebruikt, eveneens is ingeschreven. 4

6 RINTISCH 11 Daar het om volledig geharmoniseerd recht gaat, dient 26, lid 3, MarkenG echter richtlijnconform te worden uitgelegd. In zoverre bestaat er twijfel over de toepasselijkheid van 26, lid 3, tweede alinea, MarkenG. Terwijl 26, lid 3, eerste alinea, MarkenG artikel 10, lid 2, sub a, van richtlijn 89/104 omzet, heeft de tweede alinea, geen rechtstreekse grondslag in richtlijn 89/104. Met deze bepaling beoogde de Duitse wetgever de reikwijdte van het in de eerste alinea neergelegde beginsel te verduidelijken. 12 Het Hof heeft in het arrest van 13 september 2007, Il Ponte Finanziaria/BHIM (BAINBRIDGE) (C-234/06, Jurispr. blz. I-7333, punten 82-86) vastgesteld dat de voorschriften inzake gebruik op een wijze die de rechten in stand houdt, niet toelaten de aan een merk toekomende bescherming uit te breiden tot een ander ingeschreven merk waarvoor het bewijs van gebruik niet werd geleverd, op grond dat dit laatste merk slechts een lichte variant van het eerste merk is. De uitspraak heeft weliswaar betrekking op artikel 15, leden 1 en 2, sub a, van verordening nr. 40/94, doch dit voorschrift komt qua inhoud overeen met artikel 10, leden 1 en 2, sub a, van richtlijn 89/ De vraag rijst dus of 26, lid 3, tweede alinea, MarkenG niet meer toepasselijk is, omdat artikel 10, leden 1 en 2, sub a, van richtlijn 89/104 daaraan stelselmatig en algemeen in de weg staat (vraag 1), en, indien dit wordt ontkend, of het betrokken nationale voorschrift verenigbaar is met richtlijn 89/104 voor zover het niet wordt toegepast op zogeheten defensieve merken (vraag 2). Met dit begrip wordt geduid op merken die de merkhouder laat inschrijven om de omvang van de bescherming van een ingeschreven merk te verzekeren of uit te breiden. Volgens de verwijzende rechter zijn er belangrijke redenen om vraag 1 ontkennend en vraag 2 bevestigend te beantwoorden. 14 In dit verband moeten om te beginnen de bewoordingen van richtlijn 89/104 in aanmerking worden genomen. In artikel 10, lid 2, sub a, van richtlijn 89/104 gaat het er voor de vraag van het gebruik op een wijze die de rechten in stand houdt, van een ingeschreven merk, zoals dit is geformuleerd, niet om of het gebruikte teken is ingeschreven. Bovendien moeten de bepalingen van richtlijn 89/104 volgens de twaalfde overweging van de considerans ervan volledig stroken met het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom. Overeenkomstig artikel 5 C, lid 2, van dat verdrag zal het gebruik van een fabrieks- of handelsmerk door de eigenaar in een vorm, welke door bestanddelen, die het onderscheiden kenmerk niet wijzigen, verschilt van het merk in de vorm, waaronder dit laatste in een van de landen der Unie is ingeschreven, de ongeldigverklaring van de inschrijving niet ten gevolge hebben, noch de aan het merk verleende bescherming verminderen. Het gaat er volgens de bewoordingen van de bepaling niet om of het gebruikte teken ook is ingeschreven. 15 Echter ook de geest en het doel van de gebruiksverplichting pleiten voor het blijven toepassen van 26, lid 3, tweede alinea, MarkenG. De gebruiksverplichting dient ertoe het totale aantal in de Gemeenschap ingeschreven 5

7 RESUMÉ VAN HET VERZOEK OM EEN PREJUDICIËLE BESLISSING ZAAK C-553/11 en beschermde merken en derhalve het aantal daartussen rijzende conflicten te verminderen (achtste overweging van de considerans van richtlijn 89/104). Aan dit doel beantwoordt ook de uitsluiting van defensieve merken. 16 Hiervan moet echter met name worden onderscheiden het geval dat een merkhouder over een ingeschreven merk beschikt dat hij binnen de grenzen van artikel 10, lid 2, sub a, van richtlijn 89/104 (respectievelijk 26, lid 3, eerste alinea, MarkenG) verder wil ontwikkelen, bijvoorbeeld om decennialang gebruikte merken aan te passen aan de heersende trend. Indien de merkhouder door het gebruik van alleen de modernste ingeschreven vorm niet beide ingeschreven merken kan gebruiken op een wijze die de rechten in stand houdt, dan verliest hij de voorrang van het vaak waardevolle oudere merk. Ziet de merkhouder derhalve af van inschrijving van het nieuwe merk, dan draagt hij het risico dat het nieuw vormgegeven teken niet binnen de bij artikel 10, lid 2, sub a, van richtlijn 89/104 (respectievelijk 26, lid 3, eerste alinea, MarkenG) gestelde grenzen blijft. Wanneer uit de toetsing door de rechter blijkt dat de afwijkende onderdelen van het nieuwe teken het onderscheidend vermogen van het ingeschreven merk wijzigen, dan verliest de merkhouder wegens het ontbreken van gebruik van zijn ingeschreven oudere merk op een wijze die de rechten in stand houdt, na verloop van vijf jaar de bescherming ervan, zonder voor het nieuwe teken merkbescherming door inschrijving te hebben verkregen. De gebruiksverplichting dient er echter niet toe de in oudere merken belichaamde economische waarde zonder dwingende reden teniet te doen. 17 Een beperking van het gebruik van de vorm van een teken op een wijze die de rechten in stand houdt, tot telkens slechts één van de ingeschreven merken, heeft bovendien tot gevolg dat de merkhouder het als merk ingeschreven gemeenschappelijke bestanddeel van een merkenfamilie, niet door de benutting de afzonderlijk ingeschreven tekens van de merkenfamilie kan gebruiken op een wijze die de rechten in stand houdt. Aan bescherming van het gemeenschappelijke bestanddeel van de serietekens door de bescherming van een eveneens ingeschreven merk, bestaat echter behoefte in de praktijk. Deze behoefte bestaat bijvoorbeeld voor de periode waarin de merkenserie wordt opgebouwd. In die periode, waarin de afzonderlijke merken nog niet dermate ruim op de markt aanwezig zijn dat zij de aan de merkenserie gestelde voorwaarden vervullen (zie in dit verband arrest Il Ponte Finanziaria/BHIM [BAINBRIDGE], punten 62-65), heeft de merkhouder er regelmatig een relevant belang bij dat het gemeenschappelijke bestanddeel door de inschrijving van het merk wordt beschermd, ook al gebruikt hij het gemeenschappelijke bestanddeel niet afzonderlijk. 18 De betrokken beperking van het gebruik op een wijze die de rechten in stand houdt, zou ook indruisen tegen de rechtspraak van het Hof, volgens welke de verkrijging van onderscheidend vermogen ook kan voortkomen uit het gebruik van een merk als onderdeel van een ander ingeschreven merk (zie arrest van 17 juli 2008, L & D/BHIM [Aire Limpio/ARBRE MAGIQUE], C-488/06 P, 6

8 RINTISCH Jurispr. blz. I-5725, punt 49). Juist dat gebruik zou immers het van huis uit ontbrekende onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 3, eerste volzin, van richtlijn 89/104 verschaffen, doch geen gebruik op een wijze die de rechten in stand houdt vormen. 19 Tegen de beperking van het gebruik van de tekenvorm op een wijze die de rechten in stand houdt, tot telkens alleen een ingeschreven merk, pleit volgens de verwijzende rechter bovendien de volgende overweging: indien de merkhouder een van alle ingeschreven merken afwijkende vorm gebruikt die echter het onderscheidend vermogen ervan niet wijzigt, dan rijst de vraag welk ingeschreven merk daardoor wordt gebruikt op een wijze die de rechten in stand houdt in de zin van artikel 10, lid 2, sub a, van richtlijn 89/104 (respectievelijk 26, lid 3, eerste alinea, MarkenG) (vraag 3a, variant aa). 20 Dat komt in het onderhavige geval in de volgende situatie in aanmerking: het teken PROTIPLUS is in de grafische vormen niet ingeschreven. Door de door verzoeker gestelde benutting van het teken in deze vorm, zou derhalve zowel het woordmerk PROTIPLUS als ook het litigieuze merk PROTI in de zin van artikel 10, leden 1 en 2, sub a, van richtlijn 89/104 gebruikt kunnen zijn. Hetzelfde geldt voor de evenmin ingeschreven, volgens verzoeker echter als zuiver woordteken gebruikte, vorm Proti Power. 21 De vraag of er sprake is van gebruik in de zin van artikel 10, lid 2, sub a, van richtlijn 89/104 rijst ook wanneer de merkhouder twee vormen van tekens gebruikt, waarvan de ene tekenvorm identiek is aan die van een van de ingeschreven merken (eerste tekenvorm) en de andere vorm (tweede tekenvorm) van de twee ingeschreven merken afwijkt, zonder hun onderscheidend vermogen te wijzigen, en wanneer de andere gebruikte vorm (tweede tekenvorm) meer gelijkenis vertoont met het merk dat reeds door de volledig overeenstemmende vorm (eerste tekenvorm) wordt gebruikt op een wijze die de rechten in stand houdt (vraag 3a, variant bb). 22 In het onderhavige geding moet er ook van worden uitgegaan dat er sprake is van deze feitelijke situatie, daar verzoeker volgens zijn uiteenzetting het teken PROTIPLUS niet alleen als woordmerk, maar ook in de grafische vorm, en bovendien het woord-/beeldmerk Proti Power in deze vorm en als zuiver woordteken gebruikt. 23 Indien vraag 1 bevestigend of vraag 2 ontkennend wordt beantwoord, wordt vraag 3a doorslaggevend. Wordt die vraag bevestigend beantwoord, en wordt er dus in beginsel van uitgegaan dat 26, lid 3, tweede alinea, MarkenG niet dient te worden toegepast op feitelijke situaties als in casu aan de orde, dan rijst de vraag vanaf welk tijdstip deze bepaling niet meer kan worden toegepast op ingeschreven merken die tot nog toe alleen door richtlijn 89/104 waren geharmoniseerd (vierde overweging van de considerans van richtlijn 89/104 en punt 5 van de considerans van richtlijn 2008/95) (vraag 3b). 7

9 RESUMÉ VAN HET VERZOEK OM EEN PREJUDICIËLE BESLISSING ZAAK C-553/11 24 Redenen van bescherming van het gewettigd vertrouwen zouden kunnen gebieden dat gewijzigde rechtspraak alleen op toekomstige, na de uitspraak van het arrest ontstane gevallen wordt toegepast. Zo kan de toepassing van nieuwe maatstaven zijn uitgesloten in gevallen waarin de betrokkenen de desbetreffende maatregelen en beslissingen in vertrouwen op een sinds lange tijd bestaande gevestigde rechtspraak van de hoogste rechter, nog voor de wijziging ervan hebben genomen. 25 De merkhouders kunnen er gelet op de wettelijke bepaling van 26, lid 3, tweede alinea, MarkenG op vertrouwen dat de benutting van een merk in een vorm die afweek van de inschrijving zonder dat daardoor het onderscheidend vermogen van het merk werd gewijzigd (artikel 10, lid 2, sub a, van richtlijn 89/104), eveneens als gebruik gold wanneer de gebruikte vorm ook als merk was ingeschreven. De verenigbaarheid daarvan met richtlijn 89/104 is vóór het arrest BAINBRIDGE van het Hof immers nooit in twijfel getrokken in de Duitse rechtspraak (en literatuur). De verwijzende rechter acht dit vertrouwen dermate belangrijk dat hij 26, lid 3, tweede alinea, MarkenG zou willen blijven toepassen op feiten die vóór de bekendmaking van deze uitspraak liggen. 26 Volgens de rechtspraak van het Hof dient de nationale rechter aan wie een geschil is voorgelegd, weliswaar de volle werking van het gemeenschapsrecht te waarborgen, waarbij hij elke eventueel strijdige bepaling van nationaal recht buiten toepassing moet laten. Anderzijds is in zijn rechtspraak aanvaard dat het rechtszekerheidsbeginsel, het beginsel van gewettigd vertrouwen en het verbod van terugwerkende kracht in een concreet geval in de weg kunnen staan aan toepassing van de gemeenschapsregeling (zie meest recentelijk arrest van 4 juli 2006, Adeneler, C-212/04, Jurispr. blz. I-6057, punt 110). 27 Beslissend is dus de omstandigheid dat het aan het merk verbonden recht binnen de werkingssfeer van artikel 17, lid 2, van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie en van artikel 14 van de Duitse grondwet valt. Het merkenrecht komt de merkhouder weliswaar niet onbegrensd toe, doch wordt pas door de op richtlijn 89/104 terug te voeren bepalingen van het Markengesetz geconcretiseerd. In dit geding is echter de bijzonderheid aan de orde dat de onderhavige situatie door 26, lid 3, tweede alinea, MarkenG uitdrukkelijk wettelijk was geregeld en dat het vertrouwen van een merkhouder in de geldigheid van deze bepaling op grond van de door het Handvest van de Grondrechten en de grondwet beschermde recht van eigendom van het merk, duidelijk zwaarder weegt dan het belang bij een tegen deze bepaling indruisende andersluidende uitlegging op basis van richtlijn 89/104. 8