Bij blad bij. De Industriële Eigendom. Inhoud van deze aflevering. 16 oktober 1989, 57e jaargang, nr 10 Auteursrecht voorbehouden

Transcriptie

1 oktober 1989, 57e jaargang, nr 10 Auteursrecht voorbehouden Bij blad bij Redactie: Mr S. Boekman, Prof. Mr J. J. Brinkhof, Ir L. W. Kooy, Prof. Mr E. A. van Nieuwenhoven Helbach, Mr C. J. J. C. van Nispen, Mr H. J. G. Pieters, Mr P. J. M. Steinhauser en Prof. Mr D. W. F. Verkade. Redactie-secretaris: Mr J. L. Driessen. Redactie-adres: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z.H. Telefoonnr (070) De Industriële Eigendom Verschijnt de 16e, 17e of 18e van iedere maand. Prijs f 80,- per jaar met inbegrip van het jaarregister; een afzonderlijk nummer f8,-; het jaarregister afzonderlijk f8,-. Administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z.H. Telefoonnr (070) Postgirorekeningnr Inhoud van deze aflevering Officiële mededelingen. Vervanging van de Voorzitter van de Octrooiraad. - Personeel. - Register van Octrooigemachtigden. - Lesotho is toegetreden tot het Verdrag van Parijs. - Spanje is toegetreden tot het Verdrag tot Samenwerking inzake octrooien. - De D.D.R. en Tsjecho-Slowakije zijn toegetreden tot het Verdrag van Boedapest. Artikel. Mr Th.C.J.A. van Engelen, Prestatiebescherming in de Verenigde Staten: De "Misappropriation Doctrine" nader beschouwd (blz ). Jurisprudentie. a. Rechterlijke uitspraken. 1. Octrooirecht. Nr 73. President Rechtbank 's-gravenhage, 20 februari 1989, P.P.M. Hilbrink h.o.d.n. Expo Mart Hilbrink/ Ahlberg Beckroth Ytter AB (de systemen A en B vervullen tezamen dezelfde functie als de ene inrichting volgens het octrooi en dienen als inbreukmakend te worden beschouwd ; het kenmerk van conclusie 1 is zowel in systeem A als in systeem B terug te vinden). 2. Merkenrecht. Nr 74. Hof Amsterdam, 8 december 1988, B.V. InterView/ B.V. Marktview {Pres.: het merk "InterView" is voor de betrokken waren en diensten beschrijvend; Hof: het teken Marktview stemt niet overeen met het merk InterView gezien de verschillen - visueel, auditief en in betekenis - Bijblad Industriële Eigendom (B.I.E.) 57e jaargang tussen de perste gedeelten va i merk en teken; geen verwarring tussen de handelsnamen). Nr 75. President Rechtbank 's-hertogenbosch, 1 maart 1989, "Lumen Naturae" B.V./Golden Foods International B.V. (tussen het woord/beeldmerk Zonnegoud van eiseres en het woordmerk Zonnegoud van gedaagde bestaat onmiskenbaar een auditieve gelijkenis terwijl er ook begripsmatige overeenstemming is, ondanks het feit dat eiseres het woord Zonnegoud gebruikt in combinatie met een gestileerd landschap; de waren kruidendrank en kruidenthee worden als soortgelijk aangemerkt met de door gedaagde verkochte honing). Nr 76. Benelux-Gerechtshof, 26 juni 1989, Isover Saint-Gobain e.a./isoglass (de regels van de artt. 13B en 13C BMW zijn bedoeld als nadere aanwijzing bij de toepassing van de in art. 13A neergelegde hoofdregels, die aan de merkhouder een vergaande, door de rechter telkens in concreto te bepalen bescherming bieden; tegen deze achtergrond is de betekenis van art. 13C, lid 1, dat aan de rechter wordt voorgeschreven dat een teken dat als "vertaling" moet worden beschouwd, als een overeenstemmend teken is aan te merken, hetgeen leidt tot de slotsom dat art. 13C, lid 1 restrictief moet worden uitgelegd; dit brengt mee dat niet als een "vertaling in een ander dezer talen" kan gelden een niet tot de woordenschat van die andere taal behorend samengesteld woord, waarvan niet alle samenstellende delen als een zelfstandig woord tot deze woordenschat behoren) (met noot v. N.H.). 3. Modellenrecht. Nr 77. Hof Amsterdam, 22 december 1988, Technolight SRL/Roos Electronics B.V. (voor een model zonder duidelijk kunstzinnig karakter, dient de wettelijke regeling Nr 10 Blz Rijswijk, 16 oktober 1989

2 242 Bijblad Industriële Eigendom, nr oktober 1989 van de bescherming uitsluitend in de BTMW te worden gezocht; geen bescherming tegen nabootsing, het model is niet nieuw). 4. Handelsnaamrecht. Nr 78. Kantonrechter Arnhem, 20 april 1988, L.M. van der Masch Spakier Hooft Graafland van Schotervlieland/V.o.f. Belle Fleur Groenten, Fruit en Bloemen (verzoekster drijft niet een zodanige onderneming dat zij een gerechtvaardigd belang heeft om te worden beschermd in het kader van de Handelsnaamwet; overigens ook geen blijvend gevaar voor verwarring te duchten) (met noot S.B.). 5. Auteursrecht. Nr 79. Hof Amsterdam, 19 mei 1988, Walvis Plastics B.V. e.a./lift Verkaufsgerate GmbH e.a. (de vorm en uitvoering van de Discit zijn niet uitsluitend bepaald door de eisen van functionaliteit of bruikbaarheid; het enige verschil in uitvoering is te onbetekenend om de Disctower tegenover de Discit een eigen oorspronkelijk karakter te geven). b. Beschikking Octrooiraad. Nr 80. Afdeling van Beroep, 17 maart 1989 (de vraag in hoeverre algemene kennis van een deskundige een rol speelt bij nieuwheidstoetsing in een collisiegeval, is een andersoortige dan de onderhavige vraag die moet worden beantwoord ter beoordeling van de inventiviteit ten opzichte van tijdige literatuur; aanvraagster komt de verdienste toe om voor de bereiding van cimetidinederivaten een niet als zodanig aangeduide, ofschoon uit de handboeken op het gebied van aziridinechemie bekende, omzettingswijze te nebben geselecteerd die tot goede resultaten leidt). Wetgeving. Wet van 3 juli 1989 tot wijziging van de Auteurswet 1912 in verband met de bestrijding van piraterij van auteursrechtelijk beschermde werken (blz. 267/9). Mededelingen. Lezingen van het Centrum voor Intellectueel Eigendomsrecht (CIER) (blz. 269). Symposium "Van Bern tot Brussel, de auteursrechtwetgeving " (blz. 269). Symposium "Het merk in de rechtszaal" (blz. 269). P.A.O.-cursussen (blz ). Litteratuur. Officiële mededelingen Vervanging van de Voorzitter van de Octrooiraad. De Minister van Economische Zaken, gelet op artikel 12 van het Octrooireglement (Stb. 1979, 62): Besluit: Artikel 1. Bij afwezigheid of ontstentenis wordt de Voorzitter van de Octrooiraad in zijn hem bij de Rijksoctrooiwet ( Stb. 1979,61) of bij het Octrooireglement ( Stb. 1979, 62) opgedragen werkzaamheden vervangen door de ondervoorzitters in de volgorde: 1. Mr W. Neervoort 2. Drs J.C.H. Perizonius 3. Ir G. Oostrom Artikel 2. Het besluit van 8 augustus 1984 nr 684/1004 Directie Wetgeving en Andere Juridische Aangelegenheden, wordt ingetrokken. 's-gravenhage, 18 augustus De Minister van Economische Zaken, w.g. R.W. de Korte. (Besluit nr WJA/IE ). Personeel. Benoeming in vaste dienst. Mevrouw T.P. van Rijn, bibliotheekmedewerkster in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is met ingang van 1 september 1989 benoemd in vaste dienst (besluit van de Minister van Economische Zaken van 13 juli 1989, nr Personeel 89047). Mevrouw C.J. Minnella, administratief medewerkster op arbeidsovereenkomst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is met ingang van 1 september 1989 benoemd in vaste dienst (besluit van de Minister van Economische Zaken van 7 augustus 1989, nr Personeel 89059). Overleden. Op 21 augustus 1989 is de heer HJ. van Zuijden, voormalig chef van het bureau Archief bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, na een kortstondige ziekte op 64-jarige leeftijd overleden. Beëindiging van het dienstverband. Aan de heer Ing. L. de Vries, plaatsvervangend lid van de Octrooiraad, is op zijn verzoek wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd met ingang van 1 september 1989 eervol ontslag verleend met dankbetuiging voor de door hem bewezen belangrijke diensten (besluit van de Minister van Economische Zaken van 15 september 1989, nr POI/ ). Aan de heer Dr G.A. Wildschut, lid van de Octrooiraad, is op zijn verzoek met ingang van 1 september 1989 eervol ontslag verleend. Aan de heer B.E. Stokman, archiefmedewerker in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is op zijn verzoek wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd m.i.v. 1 oktober 1989 eervol ontslag verleend (besluit van de Minister van Economische Zaken van 14 juni 1989, nr Personeel 89043). Benoeming tot lid van de Octrooiraad. Mevr. Drs M. Sep-Bossand, plaatsvervangend lid van de Octrooiraad, is te rekenen van 1 september 1989 benoemd tot lid van de Octrooiraad (Koninklijk Besluit van 5 augustus 1989, nr ). Overige mededelingen. De heer Ir O.W.S. Veldhuyzen, lid van de Octrooiraad, is aangewezen als sektorhoofd van sektor E2 (o.a. Fysica) van de Divisie Electrotechniek. De heer P.R.T.F. Tupan, chef van de sektie Registers, tevens plv. chef van het bureau Aanmelding en Registers, is aangewezen als chef van genoemd bureau.

3 16 oktober 1989 Bijblad Industriële Eigendom, nr Register van Octrooigemachtigden. De Voorzitter van de Octrooiraad maakt bekend dat op resp. 28 augustus, 30 augustus en 1 september 1989 op hun verzoek in bovengenoemd register zijn ingeschreven Ir J.A. Stolk, Drs A.A. van Meeteren en Dr G.A. Wildschut. Lesotho is toegetreden tot het Verdrag van Parijs. De Regering van Lesotho heeft op 27 juni 1989 verklaard toe te treden tot het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom, zoals herzien te Stockholm op 14 juli 1967 en gewijzigd op 2 oktober Het Verdrag is voor Lesotho in werking getreden op 28 september (Mededeling overgenomen uit La Propriété industrielle 1989, blz. 271). Spanje is toegetreden tot het Verdrag tot Samenwerking inzake octrooien. Op 16 augustus 1989 in Spanje toegetreden tot het Verdrag tot Samenwerking inzake octrooien, met Regie- ment, Washington, 14 juni 1970 (Trb. 1986, 3) onder de verklaring zich niet gebonden te achten door de bepalingen van Hoofdstuk II en de overeenkomstige bepalingen van het Reglement. Het verdrag treedt voor Spanje in werking op 16 november (Mededeling ontvangen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken). De D.D.R. en Tsjecho-Slowakije zijn toegetreden tot het Verdrag van Boedapest. Op 27 april 1989 resp. 5 mei 1989 zijn de Duitse Demokratische Republiek en Tsjecho-Slowakije toegetreden tot het Verdrag van Boedapest inzake de internationale erkenning van het depot van micro-organismen ten dienste van de octrooiverlening, met Uitvoeringsreglement (Trb. 1987, 62). De inwerkingtreding van het Verdrag is voor de D.D.R. 27 juli 1989 en voor Tjecho-Slowakije 5 augustus (Mededeling ontvangen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken). Artikel Prestatiebescherming in de Verenigde Staten: de "Misappropriation doctrine" nader beschouwd. Mr Th.C.J.A. van Engelen.*) 1. Inleiding Prestatiebescherming - de vraag in hoeverre een niet door een wettelijk intellectueel eigendomsrecht beschermde prestatie binnen het kader van de ongeoorloofde mededinging een vergelijkbare bescherming kan genieten - 1 ) mag zich de laatste tijd in de belangstelling van rechtspraktijk en literatuur verheugen. Zo heeft de Hoge Raad zich in een vijftal recente arresten over dit onderwerp uitgelaten. 2 ) In het Decca-arrest sloot ons hoogste rechtscollege de mogelijkheid van een dergelijke bescherming niet uit. In beginsel is daarvoor echter tenminste vereist dat wordt geprofiteerd van een prestatie van dien aard dat zij op één lijn gesteld kan worden met die welke toekenning van een dergelijk recht rechtvaardigen. Tevens past terughoudendheid, aldus de Hoge Raad. In de daaropvolgende arresten in de procedures KNVB/NOS en Staat/Den Ouden werd een dergelijke bescherming echter afgewezen terzake van respectievelijk de organisatie van sportwedstrijden en het vervaardigen van zetsel voor drukwerk. In het Elvis Presley-arrest daarentegen werd een dergelijke bescherming wel toegekend aan de rechtverkrijgenden van Elvis Presley in diens hoedanigheid van uitvoerend kunstenaar. Mede doordat de motiveringen van deze arresten niet veel duidelijkheid in de materie verschaften, hebben zij de nodige pennen in beweging gebracht. 3 ) Immateriële goederen laten zich naar hun aard weinig aan landsgrenzen gelegen liggen en zijn evenmin een typisch Hollands fenomeen. Daarom is het wellicht opportuun te rade te gaan bij buitenlands recht dat zich met deze kwestie heeft bezig gehouden. Een nadere beschouwing van het mededingingsrecht van de Verenigde Staten van Amerika lijkt in dit opzicht de moeite waard. Reeds sedert de jaren twintig en dertig zijn in de VS de verschillende communicatietechnieken op grote schaal èn op commerciële wijze geëxploiteerd. Dat heeft geresulteerd in een omvangrijk aantal procedures, waarin de Amerikaanse rechter zich over een bonte casuïstiek heeft moeten uitlaten. De nodige ervaring met deze materie kan het Amerikaanse recht dan ook niet ontzegd worden. Reden genoeg derhalve voor een nadere beschouwing van dit onderdeel van "unfair competition law" in de Verenigde Staten. 4 ) 2. International News Service v. Associated Press "Landmark decision" op het gebied van prestatiebescherming - in de VS bekend als "misappropriation-doctrine" - 5 ) is het arrest van de Suprème Court van 1918 inzake International News Service v. Associated Press. 6 ) *) Advocaat te Amsterdam. ') Vgl. Verkade/Spoor, Auteurswet, Deventer, 1985, nr 205 e.v. 2 ) HR 27 juni 1986, NJ 1987, nr 191, m.n. Van Nieuwenhoven Helbach, BIE 1986, nr 71, p. 280, Computerrecht 1986, p. 176, m.n. Dommering, AA 1988, p. 257, m.n. Cohen 3ehora.n(Decca/Holland Nautic); HR 6 maart 1987, NJ 1987, 809, m.n. Wichers Hoeth (Transportwagen); HR 23 oktober 1987, Informatierecht/'AMI 1988, p. 32, m.n. Schuijt, NJ 1988, nr 310, m.n. Wichers Hoeth AA 1988, p. 461, m.n. Cohen Jehoram (KNVB/NOS); HR 20 november 1987, Informatierecht/'AMI 1988, p. 36, m.n. Cohen Jehoram, NJ 1988, nr 311, m.n. Wichers Hoeth (StaatADen Ouden); HR 24 februari 1989, IER 1989, nr 21, p. 41, m.n. Spoor, Informatierecht/'AMI 1989, p. 81 (Elvis Presley). 3 ) Zie de annotatoren vermeld in noot 2; Verkade, Ongeoorloofde Mededinging, Zwolle, 1986, nr45; Grosheide, IER 1987, p. 61 en IER 1988, p. 64; Van Engelen, BIE 1986, p. 263, BIE 1987, p. 243, Hugenholtz/Koedooder, NJB 1987, p. 1511; Hugenholtz NJB 1988, p. 532; Verkade, BIE 1988, p. 46; Quaedvlieg, IER 1988, p. 40.; Ruijsenaars, GRUR Int 1988, p ; Van Engelen, RM Themis 1989, p. 281 en Cohen Jehoram, Informatierecht/'AMI 1989, p ) Vgl. ook: Ruijsenaars, GRUR Int 1988, p ) Vgl.: "Developments in the Law - Competitive Torts: Misappropriation of Commercial Intangibles", Harvard Law Review, Vol. 77:888, 1964, p ) 248 U.S. 215, 39 S.Ct. 68. Tevens opgenomen in: Ralph S. Brown/Robert C. Denicola, "Copyright, Unfair Competition, and Other Topics Bearing on the Protection of Literary, Musical, and Artistic Works, "fourth edition, The Foundation Press, Inc., Mineola, N.Y., 1985, p ; Melville B. Nimmer, "Cases and Materials on Copyright and Other Aspects of Entertainment Litigation" third edition, West Publishing Co., St. Paul, Minn., 1985, p

4 244 Bijblad Industriële Eigendom, nr oktober 1989 Zowel INS als de Associated Press exploiteerden persbureaus, die nieuws verzamelden en tegen betaling onder aangesloten kranten verspreidden. De kosten van de exploitatie bedroegen op jaarbasis respectievelijk 2 en 3,5 miljoen dollar. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was het tot het Hearst-concern behorende INS door de Geallieerden uitgesloten van faciliteiten aan het front. Deze handicap werd overwonnen door de oorlogsberichten van de aan de Amerikaanse Oostkust uitkomende Associated Press-kranten direct na publicatie daarvan naar de aan de Westkust verschijnende INS-bladen te telegraferen. Vanwege het tijdsverschil konden deze berichten vervolgens gelijktijdig met de aan de Westkust verspreide Associated Press bladen gepubliceerd worden. INS meende tot deze handelwijze gerechtigd te zijn omdat het nieuws door de openbaarmaking in de Associated Press-kranten publiek domein zou zijn geworden. De Suprème Court verbood de handelwijze van INS echter op basis van "unfair competition". 7 ) Justice Pitney stelde in zijn "opinion" namens het Hof voorop dat: "The peculiar value of news is in the spreading of it while it is fresh; and it is evident that a valuable property interest in the news, as news, cannot be maintained by keeping it secret." In antwoord op het verweer van INS overwoog het Hof: "The fault in the reasoning lies in applying as a test the right of the complainant as against the public, instead of considering the rights of complainant and defendant, competitors in business, as between themselves." De koper van een krant mag weliswaar de inhoud daarvan verder verkondigen, maar het door INS in competitie met Associated Press commercieel aanwenden van dat nieuws is een geheel andere zaak: "In doing this defendant, by its very act, admits that it is taking material that has been acquired by complainant as the result of organization and the expenditure of labor, skill and money, and which is salable by complainant for money. '..) Stripped of all disguises, the process amounts to an unauthorized interference with the normal qperation of complainant's legitimate business precisely at the point where theprofit is to be reaped, (...); with special advantage to defendant in the competition because of the f act that it is not burdened with any part of the expense ofgathering the news. The transaction speaks for itself, and a court of equity ought not to hesitate long in characterizing it as unfair competition in business." 8 ) De duur van de verleende bescherming werd door het Hof beperkt tot de periode waarin het nieuws nieuwswaarde bezit, wat duidelijk aansluit bij, en verklaarbaar is vanuit de grondslag die de Suprème Court voor deze bescherming hanteert. Met dit arrest introduceerde de Suprème Court een nieuwe doctrine. In de periode daarvoor had de Suprème Court bij afwezigheid van een copyright of patent veelal slechts ingegrepen ingeval van "passing off'; de situatie waarin een product wordt verkocht als ware het van een ander afkomstig, zodat het publiek misleid wordt omtrent de herkomst daarvan. 9 ) Binnen het kader van "unfair competition law" opende het Hof thans echter de mogelijkheid een prestatie te beschermen vanwege de daaraan verbonden inspanningen en de verzilverbaarheid van het resultaat daarvan. De overwegingen zijn bovendien in zodanig ruime bewoordingen gesteld dat ook andere 7 ) Copyright speelde geen rol. Deels omdat INS de nieuwsberichten bewerkte, deels omdat de onder de Copyright Act van 1909 vereiste formaliteiten niet vervuld waren. 8 ) Cursief ThvE. ') Holmes - gesteund door McKenna - stelde zich in zijn dissenting opinion bij het INS-arrest nog op het standpunt dat dit de enige grond voor een vordering kon zijn: But as, in my view, the only ground of complaint that can be recognized without legislation is the implied misstatement, it can be corrected by stating the truth; and a suitable acknowledgment of the source is all that the plaintiff can require." prestaties dan nieuws voor een dergelijke bescherming in aanmerking komen. 10 ) Zoals Callmann opmerkte introduceerde het Hof hiermee de ongerechtvaardigde verrijking als grondslag voor een vordering binnen het mededingingsrecht. 11 ) INS werd immers verboden het nieuw van Associated Press aan te wenden in de concurrentiestrijd omdat zij daardoor een ongerechtvaardigd voordeel zou verwerven, aangezien zij niet meedeelde in de (substantiële) kosten die aan het verzamelen daarvan verbonden zijn. Alhoewel de geboden bescherming beperkt was tot het gebruik van het nieuws door concurrenten, vertoonde zij binnen die grenzen alle kenmerken van een (buiten wettelijk) intellectueel eigendomsrecht; een "quasi property" in de woorden van Justice Pitney. 12 ) 3. Kritiek Ondanks de ferme bewoordingen waarin het INS-arrest gesteld was, werd het in de periode daarna slechts aarzelend gevolgd. Debet hieraan was de kritiek die van gezaghebbende zijde op deze beslissing geuit werd. Een belangrijke rol speelde daarbij de "dissenting opinion" bij dit arrest van Justice Brandeis, één van de meest prominente rechters uit de geschiedenis van de Suprème Court. De door hem geuitte bezwaren werden vervolgens door Learned Hand - eveneens een gezaghebbende federale rechter, die zitting had in de "Court of Appeals for the Second Circuit" - overgenomen en uitgewerkt. 13 ) Deze bezwaren waren tweeërlei. Enerzijds het rechtspolitieke argument dat het verlenen van een dergelijke bescherming de taak van de rechter te boven gaat en tot het domein van de wetgever behoort. Anderzijds speelde het constitutionele bezwaar dat het recht van een Staat een dergelijke bescherming niet kan verlenen, omdat dit tot de exclusieve bevoegdheden van de federale overheid zou behoren ("preemption "). 14 ) 10 ) Zo overwoog Chief Justice Hughes in 1935 dat het begrip unfair competition, zoals in dit arrest omschreven, van toepassing is op iedere "misappropriation of what equitably belongs to a competitor." (Schechter Poultry Corp. v. United States, 295 U.S. 495, p. 532 (1935)). ") Rudolf Callmann, "He Who Reaps Where He Has Not Sown: Unjust" Enrichment in Unfair Competition," Harvard Law Review, Vol. 55, 1942, p ; Callmann/(Altman), "Unfair Competition, Trademarks & Monopolies", par , 4th Ed. 12 ) "Regarding the news, therefore, as but the material out of which both parties are seeking to make prof its at the same time and in the same field, we can hardly fail to recognize that for this purpose and as between them, it must be regarded as quasi property, irrespective of the rights of either as against the public." ") Vgl. terzake van Learned Hand: Barbara Ringer in Stewart, "International Copyright and Neighbouring Rights", Butterworths, London, 1983, p. 514; Brown/Denicola, a.w., p De Amerikaanse rechterlijke macht is op twee niveau's georganiseerd. Op federaal niveau vormen de United States District Courts de gerechten van eerste aanleg. Appèl-rechter zijn de United States Court of Appeals, verdeeld over diverse Circuits. Deze Circuit Courts beslissen alleen over rechtskwesties. De hoogste federale rechter is de U.S. States Suprème Court. Op het niveau van de vijftig verschillende staten bestaat evenzeer een - geheel zelfstandige en volgens het recht van de betreffende staat georganiseerde - rechterlijke organisatie. Veelal is er een gerecht van eerste aanleg dat zowel over de feiten als het recht beslist. De appèlrechter is veelal slechts bevoegd alleen over rechtskwesties te beslissen. Veel staten kennen drie instanties met aan de top een State Suprème Court. (De benamingen zijn soms echter verwarrend: in de Staat New York is de Suprème Court gerecht van eerste aanleg dat tevens appèl-rechter is voor bepaalde zaken. De Court of Appeals is het New Yorkse Hooggerechtshof.) De rechtbanken van de staten zijn - kort gezegd - in beginsel bevoegd geschillen te beslechten. De federale rechtbanken zijn echter exclusief bevoegd wanneer een kwestie van federaal recht aan de orde is ("federal question jurisdiction"), of wanneer de partijen niet in dezelfde staat domicilie hebben ("diversity jurisdiction"), in welk geval de federale rechter eventueel State Law toe moet passen. '") Er bestaat een strict onderscheid tussen "Federal law" en "State law". Federaal recht geldt binnen de gehele VS. De bevoegdheden van de

5 16 oktober 1989 Bijblad Industriële Eigendom, nr A. Wetgever versus rechter Brandeis stelde voorop dat de omstandigheid dat een intellectuele prestatie inspanning gekost heeft en op geld waardeerbaar is op zich niet voldoende is om een eigendomsrecht te rechtvaardigen. Hij kende in dit verband groot gewicht toe aan het systeem van het Amerikaanse intellectuele eigendomsrecht. Bescherming door copyright of patent is beperkt tot creatieve intellectuele prestaties. Weliswaar wordt iedere schepping beschermd door een common law copyright, maar zodra verveelvoudigingen van het werk onder het publiek verspreid worden - "publication" - eindigt dit common law copyright onverbiddelijk. Bescherming wordt dan nog slechts geboden wanneer het werk voldoet aan de materiële en formele vereisten voor bescherming onder de federale Copyright Act. 15 ) Dit (rigide) systeem wordt ingegeven door de prominente plaats die de vrijheid van kennis c.q. informatie in het Amerikaanse recht inneemt. 16 ) Tevens is het Amerikaanse recht sterk doordrongen van het besef dat intellectuele eigendomsrechten erkend worden, omdat het algemeen belang daarmee gediend wordt. 17 ) De aan Associated Press verleende bescherming leverde volgens Brandeis een te groot gevaar op voor een beperking van "the free use of knowledge and ideas". Brandeis erkende overigens wel dat Associated Press aanspraak op bescherming had. Hij was echter van mening dat de rechter niet in staat was deze te verlenen en tegelijkertijd voldoende recht te doen aan het zwaarwegende algemeen belang. 18 ) De materie was in zijn ogen dermate complex dat slechts de wetgever op adequate wijze zou kunnen optreden. 19 ) Deze bezwaren werden overgenomen door Learned Hand. In een groot aantal beslissingen die hij voor het Court of Appeals for the Second Circuit - waaronder meer de belangrijke staat New York ressorteert - schreef, beperkte hij de invloed van het INS-arrest aanzienlijk door te stellen dat dit arrest slechts op het specifieke feitencomplex van die procedure van toepassing zou zijn. 20 ) Tevens kende hij een sterke negatieve reflexwerking toe aan de omstandigheid dat bescherming onder common law copyright onverbiddelijk eindigt ingeval van "publication", zelfs wanneer federal law copyright om wat voor reden dan ook geen uitkomst biedt. Eveneens achtte hij van belang dat de Constitution slechts een bescherming gedurende een beperkte periode toeliet ("for limited times"). 21 ) Daarom moest het ontbreken van afdoende waarborgen voor een beperking van de duur van de bescherming, die binnen het kader van "unfair competition law" verleend wordt, volgens hem tot afwijzing van de vorderingen leiden. Een belangrijke rol speelde tevens dat Learned Hand grote waarde hechtte aan een uniforme regeling van dit onderwerp in alle Staten. Deze wens van uniformiteit lag volgens hem ook ten grondslag aan zogeheten Copyright Clause in de Amerikaanse grondwet. Deze kwestie van uniformiteit speelde overigens, omdat de Suprème Court in geïnspireerd door de pleidooien voor "judicial restraint" - was "omgegaan" en had uitgemaakt dat common law géén Federal, maar uitsluitend State Law is. 22 ) federale overheid zijn aangegeven in de Constitution: "the suprème law of the land". Wanneer een kwestie tot de federale rechtssfeer behoort, mag het recht van een staat daarmee niet in strijd zijn. Men spreekt dan van " federal preemption". Men kan ook nog een onderscheid maken naar de bron van het recht. Statutory law is recht vastgelegd in wetten van hetzij de federale overheid, hetzij een staat of lokale overheid. Common law is het recht neergelegd in de beslissingen van de Courts, waarbij opgemerkt zij dat de precedentwerking van een uitspraak groot is. 15 ) Dit was de situatie onder de Copyright Act van De Copyright Act van 1976 verleent bescherming vanaf het moment van "fixation in a tangible medium" van het werk. Voor het behoud van copyright is het gebruik van een copyright-notice vereist, maar de eisen zijn minder stringent dan voorheen. Arthur R. Miller/Michael H. Davis, "Intellectual Property, Patents, Trademarks and Copyright", St. Paul, Minn., 1983, p en p ; Verkade, AMR 1977, p ls ) Zoals verwoord in de naderhand veel aangehaalde zin uit de dissent van Brandeis: 'The general rule of law is, that the noblest of human productions - knowledge, truths ascertained, conceptions and ideas - become, after voluntary communication to others, free as the air to common use." Vgl. ook Benjamin Kaplan: If man has any 'natural' rights not the least must be a right to imitate his fellows, and thus to reap where he has not sown. Education, after all, proceeds from a kind of mimicry, and 'progress', if it is not entirely an illusion, depends on generous indulgence of copying." (An Unhurried View of Copyright 2 (1966)). 17 ) Zie: Article I, Section 8, Clause 8 van de Constitution: 'The Congress shall have Power... to promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries." Daaromtrent overwoog de Suprème Court: 'The economie philosophy behind the clause empowering Congress to grant patents and copyrights is the conviction that encouragement of individual effort by personal gain is the best way to advance public welfare through the talents of authors and inventors in 'Science and useful Arts.' Sacrificial days devoted to such creative activities deserve rewards commensurate with the services rendered." (Justice Reed in Mazer v. Stein, 347 U.S. 201, p. 219 (1954), Brown/Denicola, a.w. p. 126) 18 ) "Courts are ill-equiped to make the investigations which should precede a determination of the limitations which should be set upon any property right in news or circumstances under which news gathered by a private agency should be deemed affected with a public interest. Courts would be powerless to prescribe the detailed regulations essential to full enjoyment of the rights conferred or to introducé the machinery required for enforcement of such regulations. Considerations such as these should lead us to decline to establish a new rule of law in effort to redress a newly disclosed wrong, although the propriety of some remedy appears to be clear." ") Deze voorkeur voor een primaat van de wetgever moet waarschijnlijk ook geplaatst worden in het kader van het algemene pleidooi voor "judicical restraint", zoals dat o.m. door Brandeis gehouden werd. In de periode van het begin van deze eeuw tot 1937 vernietigde de US Suprème Court in een groot aantal beslissingen federale wetten of wetten van ïtaten, die sociale voorzieningen - zoals maximum werktijden of minimum lonen - bevatten. Het Hof stelde zich op het standpunt dat deze wetten strijdig waren met (een ruime interpretatie van) de Constitution, in het bijzonder 'freedom of contract', zoals neergelegd in de Due Process Clause van het Fourteenth Amendment. Een groot aantal wetten van de New Deal politiek van President Roosevelt werd zo door het Hooggerechtshof gedurende de crisis-jaren buiten werking gesteld, wat zware kritiek op het Hof ten gevolge had en culmineerde in het roemruchte Court-Packing Plan van Roosevelt; een poging om door een wetswijziging de mogelijkheid te krijgen de samenstelling van het Hof te veranderen. Dit plan slaagde niet, maar het Hof ging uiteindelijk in 1937 om ( West Coast Hotel v Parish, 300 U.S. 379), daarmee de beperkte interpretatie, die Brandeis - samen met o.m. Holmes - in de periode daarvoor in een groot aantal dissenting opinions had verdedigd, overnemend. Dit bracht Judge Wyzanski in 1942 zelfs tot de opmerking dat de US Suprème Court van dat moment de INS-beslissing waarschijnlijk niet zou volgen. (Triangle publications v. New England Newspaper Pub. Co., 46 F.Supp. 198 (1942)). Zie hieromtrent: Paul, Goldstein, "Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.: Notes on a Closing Circle", The Suprème Court Review, 1971, p. 81; William H. Rehnguist, "The Suprème Court, How It was, How It Is, New York, N.Y., 1987, p ; Archibald Cox, "The Court and the Constistitution," Boston, Mass., 1987 p ; Leonard Baker, "Brandeis and Frankfurter, A Dual Biography," New York, N.Y., 1984, p ) Zie bijv.: Cheney Brothers v. Dons Silk Corp., 35 F.2d 279 (1929), eert. denied 281 U.S. 728 (1930), Brown/Denicola, a.w., p. 494; RCA Mfg. Co. v. Whiteman, 114 F.2d 86, eert. denied, 311 U.S. 712 (1940); National Comics Publications v. Fawcett Publications, 191 F.2d 594 (1951); G. Ricordi & Co. v. Haendler, 194 F.2d 914 (1952), Brown/Denicola, a.w., p ) Vgl.: Paul Goldstein, "Federal System Ordering of the Copyright Interest", Columbia Law Review, Vol. 69, p (1969). 22 ) Zie noot 20;In ErieRailroadCo. v. Tompkins, 304 U.S. 64. (1938) schreef Brandeis namens het Hof: 'There is no federal general common law. Congress has no power to declare substantive rules of common law applicable in a State whether they be local in their nature or "general", whether they be commercial law or a part of the law of torts. And no clause in the Constitution puports to confer such a power upon the federal courts. Except in matters governed by the Federal Constitution or

6 246 Bijblad Industriële Eigendom, nr oktober 1989 Dit betekent dat de staten ieder voor zich kunnen bepalen wat naar het recht van de desbetreffende staat al dan niet "unfair competition" is. Dit impliceert tevens dat de INS-beslissing sindsdien géén bindend precedent meer is, aangezien het Hooggerechtshof daarin federal common law had toegepast. 23 ) Opvallend is echter dat óók Learned Hand leek te erkennen dat "the result of labor, skill and money" in beginsel aanspraak op een bescherming behoort te kunnen maken. De bezwaren tegen een door de rechter te bepalen bescherming gaven bij hem echter de doorslag. 24 ) De invloed van deze "opinions" van Brandeis en Learned Hand was groot. 25 ) Uiteindelijk hield echter het standpunt dat deze kwestie slechts door de wetgever opgelost kon worden geen stand. Zo stelde Callmann zich op het standpunt dat zowel de nieuwe situaties, die zich door de technologische ontwikkelingen aandienden, als het antwoord, dat daarop door het recht gegeven moest worden, nog te ondoorzichtig waren. De wetgever was derhalve nog niet in staat om pasklare, algemeen geldende antwoorden te formuleren. Juist daarom verdiende het zijns inziens de voorkeur het terrein stap voor stap door de rechter te laten verkennen. 26 ) In Waring v. WDAS Station benadrukte de Suprème Court van Pennsylvania bovendien dat de rechter behoort in te spelen op maatschappelijke veranderingen en de verplichting heeft bij afwezigheid van adequate wetgeving recht te spreken. 27 ) De Third Circuit Court of Appeals merkt in Ettore v. Philco Television Broadcasting Corporation ook "fijntjes" op dat het geen onoverkomelijk bezwaar is dat de inhoud van bepaalde normen niet steeds scherp te bepalen is, omdat dit verschijnsel niet ongebruikelijk is bij een ontwikkelingsproces. 28 ) In weerwil van de bezwaren, zoals door Brandeis en Hand naar voren gebracht, ging de rechtspraak dan ook uiteindelijk verder op de door de Suprème Court in de INS-zaak ingeslagen weg. Daarbij gingen in het bijzonder de rechtbanken in de staat New York met de nodige by Acts of Congress, the law to be applied in any case is the law of the State. And whether the law of the State shall be declared by its legislature in a statute or by its highest court in a decision is not a matter of federal concern." 23 ) Vgl.: Intermountain Broad. & T. Corp. v. Idaho Microwave, Inc., 196 F. Supp. 315; Nimmer, a.w., p M ) Vgl.: Capitol Records v. Mercury Records Corporation, 221 F.2d 657, L. Hand, dissenting: 'That is indeed a harsh limitation, since it cannot copyright them; but I am not satisfied that the result is unjust, when the alternative is a monopoly unlimited in time and in user." Zie daarvoor ook: Court of Appeals, Third Circuit, Ettore v. Philco Television Broadcasting Corporation, 229 F. 2d 481 (1956) p Vgl. ook: Zechariah Chafee, Jr., "Unfair Competition" Harvard Law Review, Vol. 53, 1940, p ; Callmann/(Altman), a.w., par ) Vgl. bijv.: U.S. District Court, S.D. New York, National Exhibition Co. v. Teleflash, Inc., 24 F.Supp ); Court of Appeals, Seventh Circuit, Adressograph Multigraph Corp. v. American Expansion Bolt & Manufacturing, 124 F.2d 706 (1941); District Court, D. Massachusetts, Triangle Publications v. New England Newspaper Pub. Co., 46 RSupp 198 (1942); U.S. District Court, D. Idaho, S.D., Intermountain Broad & T. Corp v. Idaho Microviave, Inc. 196 F.Supp 315 (1961). M ) Callman, "He who reaps where he has not sown: unjust enrichment in the law of unfair competition", Harvard Law Review, Vol. 55:595 (1942), p ; vgl. ook: Baird, "Common law Intellectual Property and the Legacy of International News Service v. Associated Press", The Universily ofchicago Law Review, p. 416 e.v. 27 ) Zie bijv. Suprème Court of Pennsylvania in Waring v. WDAS Station, Inc., Z21 Pa. 433, (1937), Justice Stern:"Jnst as the birth of the printing press made it necessary for equity to inaugurate a protection for literary and intellectual property, so these latterday inventions make demands üpon the creative and ever-evolving energy of equity to extend that protection so as adequately to do justice under current conditions of life."; District Court Alaska, Veatch v. Wagner, 116 F.Supp. 904 (1953). 2S ) 229 F.2d 481, (1956) Biggs, Chief Judge: Concededly, the theory is a somewhat hazy one; but that is not unusual where the laboratories of the courts are working out the development of a new common law right. History shows that consistency is a rare jewel in such a process." voortvarendheid te werk. Uiteindelijk had dit tot gevolg dat zelfs de Second Circuit Court of Appeals in 1955 "omging" in zijn arrest Capitol Records v. Mercury Record Corporation (vergezeld van een "dissenting opinion" van Learned Hand). 29 ) B. Preemption In zijn dissenting opinion bij het Capitol-arrest had Learned Hand uitvoerig stilgestaan bij de implicaties van de Copyright Clause van de Amerikaanse Constitution voor het verlenen van een bescherming binnen het kader van "unfair competition law". Naderhand kwam deze problematiek centraal te staan in een aantal beslissingen van het Amerikaanse Hooggerechtshof over de toepassing van de "misappropriation doctrine". " In de zaak Sears, Roebuck & Co. v. Stiffel Co?") rees de vraag of het ongeoorloofde mededingingsrecht van de staat Illinois het nabootsen kon verbieden van een artikel, dat niet voldeed aan de vereisten voor bescherming door patent law of copyright, zoals gegeven in federale wetten. Stiffel had een model voor een lamp ontworpen en op de markt gebracht, dat vervolgens door Sears werd nagebootst. Op dit model had Stiffel een "design patent" dat echter door de District Court vernietigd werd wegens gebrek aan nieuwheid. 31 ) De District Court verbood echter het slaafs nabootsen van de lamp binnen het kader van "unfair competition law", evenals de Court of Appeals (Seventh Circuit). De Suprème Court oordeelde vervolgens dat het toekennen van een in tijd onbeperkte bescherming aan een produkt dat niet voldeed aan de eisen voor een patent - en derhalve in het publiek domein was geraakt - te zeer indruiste tegen het systeem van de federale wetgeving. 32 ) In het Compco-arrest, waaraan eenzelfde casus ten grondslag lag, bevestigde de Suprème Court deze leer. 33 ) De betekenis van de Sears- en Compco-beslissingen werd duidelijk in de procedure Goldstein v. Califomia?*) In die zaak speelde de vraag of een Californische wet, die het kopiëren van geluidsopnamen strafbaar stelde, toelaatbaar was in het licht van de Copyright Clause nu de federale Copyright Act géén bescherming bood aan "sound M ) 221 F.2d 657. Dimock schreef namens de meerderheid dat de i?g4-beslissing (zie noot 22) niet het recht van de Staat New York weergaf en sloot zich aan bij de lijn zoals door de New Yorkse rechter in Metropolitan Opera Ass'n v. Wagner-Nichols R. Corp., (101 N.Y.S.2d 483, 1950) uitgezet. Zie hieromtrent ook: United States Court of Appeals, Third Circuit, Ettore v. Philco Television Broadcasting Corporation, 229 F.2d 481, p. 488 (1956). 30 ) 376 U.S. 225 (1964), Brown/Denicola, a.w., p. 461, Nimmer, a.w., p ) Een "design patent" - opgenomen in de Patent Act - lijkt het Amerikaanse equivalent van ons modelrecht te zijn. Vgl.: Miller/Davis, a.w., p ; Robert A. Choate/William H. Francis/Robert C. Collins, "Cases and Materials on Patent Law ", Third Ed., St. Paul, Minn. 1987, p n ) Justice Black: "To allow a State by use of its law of unfair competition to prevent the copying of an article which represents too slight an advance to be patented would be to permit the State to block off from the public something which federal law has said belongs to the public. The result would be that while federal law grants only 14 or 17 years' protection to genuine inventions,..., States could allow perpetual protection to articles too lacking in novelty to merit any patent at all under federal constitutional standards. This would be too great an encroachment on the federal patent system to be tolerated." 33 ) Compco Corp. v. Day-Brite Lighting, Inc. 376 U.S. 234 (1964), Brown/Denicola, a.w., p. 466, Nimmer, a.w., p Beide beslissingen waren nagenoeg unaniem. Alleen Justice Harlan schreef een concurring opinion, waarin hij de staten de ruimte bood ook tegen het enkele nabootsen op te treden indien hieraan de opzet om verwarring te scheppen ten grondslag lag. Zie hieromtrent ook: Paul Goldstein, "Federal System Ordering of the Copyright Interest", Columbia Law Review, Vol. 69, p (1969) en 'The Competitive Mandate: From Sears to Lear", Califomia Law Review, Vol. 59, p (1971).») 412 U.S. 546 (1973), Brown/Denicola, a.w., p. 470, Nimmer, a.w., p. 459; Dan C. Bowen, "Goldstein v. California: A New Outlook for the Misappropriation Doctrine", University of San Francisco Law Review, Vol. 8, p (1973).

7 16 oktober 1989 Bijblad Industriële Eigendom, nr recordings". 35 ) Chief Justice Burger schreef namens het Hof dat de Copyright Clause het bestaan van "state law" geenszins uitsloot, omdat dit niet noodzakelijkerwijs in conflict behoeft te zijn met "federal law". Daarbij kende hij gewicht toe aan de omstandigheid dat de werking van "state law" beperkt is tot de grenzen van de desbetreffende staat. Het Hof was tevens van oordeel dat de federale Copyright Act zich evenmin verzette tegen deze Californische bescherming van "sound recordings", ondanks dat deze (nog) niet onder de werkingssfeer van de Copyright Act gebracht waren. 36 ) Eenzelfde standpunt werd door de Suprème Court ingenomen in Kewanee OU Co. v. Bicron Corp., 37 ) waarin het Hof het recht van Ohio ter bescherming van "trade secrets" toelaatbaar achtte, juist omdat "trade secrets" niet onder de werking van de Patent Act vallen. Daarbij werd tevens gewezen op het onderscheid tussen "common law copyright", voor niet gepubliceerde werken, en "federal copyright", voor openbaar gemaakte werken, welk onderscheid analoog werd toegepast op het terrein van het octrooirecht. In 1976 sanctioneerde de Suprème Court vervolgens nog in Zacchini v. Scripps-Howard Broadcasting Co. een verbod van de Suprème Court van Ohio om een "human cannonball act" via de televisie uit te zenden. 38 ) Het Amerikaanse Hooggerechtshof was van oordeel dat deze toepassing van de "misappropriation doctrine" naar het recht van Ohio niet in strijd was met "federal law". Uit deze arresten blijkt dat de doctrine van de Sears- en Co/npco-beslissingen beperkt is tot die categorieën prestaties die binnen het regime van een federale wet vallen. 39 ) Indien een prestatie binnen zo'n categorie niet aan de gestelde voorwaarden voor bescherming voldoet, kunnen de staten géén aanvullende of alternatieve bescherming geven. Wanneer een categorie echter niet onder de werkingssfeer van een federale wet valt c.q. het Congres niet geacht kan worden het onderwerp uitputtend geregeld te hebben ("pre-emption"), is een staat vrij binnen het kader van "unfair competition law" een vergelijkbare bescherming te verlenen. 40 ) Binnen deze grenzen kan de "misappropriation doctrine" in beginsel zonder bezwaar 3! ) Vóór 1972 bood de Copyright Act geen bescherming aan producenten van phonogrammen. Daarna strekt de wet zich ook uit tot opnamen, daarmee aan de producent een copyright verschaffend. (Zie: Miller/Davis, a.w., p ; Ringer, a.w., p. 486 en p ) Deze zaak betrof overtredingen van de Californische wet van voor ) Vgl.: "No comparable conflict between state law and federal law arises in the case of recordings of musical performances. In regard to this category of "Writings", Congress has drawn no balance; rather, it has left the area unattended, and no reason exists why the State should not be free to act." Terzake van het door Brandeis in zijn dissent bij INS benadrukte belang van de vrijheid van informatie, overwoog de Suprème Court: "No restraint has been placed on the use of an idea or concept; rather, petitioners and other individuals remain free to record same compositions in precisely the same manner and with the same personnel as appeared on the original recording." Zowel Douglas als Marshall publiceerden een dissenting opinion - die beiden werden gesteund door Brennan en Blackmun - waarin gesteld werd dat respectievelijk de Copyright Clause en de federal Copyright Act geacht moest worden "preemptive effect" te hebben. 37 ) 416 U.S. 470 (1974), Brown/Denicola, a.w., p. 483, Paul Goldstein, "Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.: Notes on a Closing Circle", The Suprème Court Review, 1974, p S ) 433 U.S. 562, Nimmer, a.w., p Zie ook: Ruijsenaars, GRUR Int. 1988, p ) Kaufmann ("Passing off and Misappropriation", Munchen, 1986, p ) maakt ten onrechte in het geheel geen melding van de Goldstein-, Kewanee- en ZaceAm'nibeslissingen. 40 ) Onduidelijk is overigens in hoeverre de Copyright Act van 1978 geacht moet worden de state law bescherming van prestaties die binnen het terrein van de Copyright Clause liggen te hebben uitgesloten. De beantwoording van deze vraag tijdens behandeling daarvan in het House of Representatives - terzake van paragraaf 301 van die wet - is niet eenduidig. Zie: Nimmer: a.w., p ; Brown/Denicola, a.w., p ; Ringer, a.w., p ; Callman/(Altman), a.w., par worden toegepast, reden waarom de INS-beslissing zeker zijn waarde behouden heeft. 41 ) 4. De Misappropriation Doctrine De grondslagen van de "misappropriation doctrine" zijn tweeërlei. Veelal wordt volstaan met een parafrasering van de omschrijving van de economisch getinte overwegingen omtrent de aard van de prestatie uit de /ivs-beslissing. Criterium is dan of de prestatie het resultaat is van "organization and the expenditure oflabor, skill and money" en "salablefor money " is. 42 ) In gevallen waarin de beeltenis of prestatie van een persoon centraal staat wordt een bescherming in een aantal beslissingen echter (tevens) gegrondvest op een ruime interpretatie van het "right to privacy '\ 43 ) Alhoewel de bescherming van zedelijke belangen bij dit recht van oudsher voorop stond, heeft in de loop der jaren de opvatting terrein gewonnen dat óók de aantasting van commerciële belangen met het "right to privacy" kunnen worden tegengegaan. 44 ) Dit standpunt werd door de Suprème Court gesanctioneerd in de reeds aangehaalde beslissing Zacchini v. Scripps-Howard Broadcasting Co.. In dat arrest werd een beslissing van de Suprème Court van Ohio in stand gelaten, waarin binnen het kader van "unfair competition law" op basis van het recht op privacy de televisie-uitzending van een "human cannonball act" in een nieuwsprogramma verboden was. 45 ) Het belang van het "right to privacy" als grondslag voor deze bescherming is dat voor het verlenen van de bescherming de verzilverbaarheid van de prestatie voorop staat en nagenoeg géén betekenis toekomt aan het al dan niet aanwezig zijn van investeringen. Aan het verwerven van een verzilverbare populariteit zullen in de regel wel investeringen in tijd en geld vooraf zijn gegaan, maar deze 41 ) Vgl.: Suprème Court of Wisconsin, Mercury Record Pro., Inc. v. Economie Consult, Inc., 218 N.W.2d 705 (1974), Justice Heffeman: "Goldstein completely repudiates Judge Hand's rationale criticizing INS. Accordingly, the line of precendents originating with Judge Learned Hand no longer constitutes controlling authority. INS stands."; United States Court of Appeals, Sixth Circuit, A&M Records, Inc. v. M. V.C. Dist. Corp., 574 F.2d 312 (1978), (Michigan law); United States Court of Appeals, Third Circuit, United States GolfAss'n v. Andrews Systems, 749 F.2d 1028 (1984). Zie ook: Callman/(Altman), a.w. par ; Baird, a.w.; Paul Goldstein, "Federal System Ordering of the Copyright Interest", Columbia Law Review, Vol. 69, p. 49 (1969). 42 ) Vgl. bijv.: Suprème Court of Pennsylvania, Waring v. WDAS Station, Inc. 327 Pa. 433 (1937): "the product of another's labor or talent"; Suprème Court, New York County, Metropolitan Opera Ass'n v. Wagner-Nichols R. Corp., 101 N.Y.S.2d 483 (1950): "labor, skill, expenditures, name and reputation of others"; New York Suprème Court, Appellate Division, Bond Buyer v. Dealers Digest Publishing Co., 267 N.Y.S.2d 944 (1966): "result of organization and expenditure of labor, skill, and money, and was salable by complainant for money"; US Court of Appeals, Second Circuit, Roy Export Co. Estab. of Vaduz v. Columbia Broadcasting, 672 F.2d 1095 (1982): "skill, expenditures and labor"; ") Het concept privacy is in het Amerikaanse recht in 1890 geïntroduceerd in een artikel van Warren en Brandeis ('The Right to Privacy", 4 Harvard Law Review 193). **) Vgl. bijv. Justice Maxey, concurring opinion bij Suprème Court of Pennsylvania, Waring v WDAS Station, Inc., 327 Pa 433 (1937); US Court of Appeals, Second Circuit, Haelan Laboratories, Inc. v. Topps Chewing Gum, Inc., 202 F.2d 866 (1953); US Court of Appeals, Third Circuit, Ettore v. Philco Television Broadcasting Corp., 229 F.2d 481 (1956); W. Prosser ("Privacy", 48 Califomia Law Review 383 (1960)) verdeelt het recht op privacy onder in vier categorieën, waaronder "appropriation of the plaintiffs name or likeness for commercial purposes"; W. Kalven, "Privacy in Tort Law - Were Warren and Brandeis Wrong?", 31 Law & Contemporary Problems326 (1966);HHTOH R. Gordon, "Right of Property in Name, Likeness, Personality and History", Northwestern University Law Review, Vol. 55, p (1960). «) 433 U.S. 562 (1977).

8 248 Bijblad Industriële Eigendom, nr oktober 1989 zijn géén constitutief vereiste voor een aanspraak op een bescherming. 46 ) Het beginsel van de ongerechtvaardigde verrijking speelt een sleutelrol in de rechtspraak, waarin de "misappropriation doctrine" wordt toegepast, zoals Callmann opmerkt. 47 ) Dit beginsel voor ogen houdend kunnen in de Amerikaanse jurisprudentie eveneens de navolgende categorieën, die ik terzake van de Nederlandse situatie heb gehanteerd, worden onderscheiden. 48 ) Bescherming wordt veelal niet verleend indien er slechts sprake is van louter aanhaken aan andermans prestatie, zoals ingeval van het aanhaken aan of profiteren van een door een derde gecreëerde markt voor een produkt. Dit ligt anders ingeval van direct exploiteren; de situatie waarin men andermans prestatie eenvoudigweg langs mechanische weg overneemt. Dit wordt door de Amerikaanse rechter in de regel onrechtmatig geacht. Hetzelfde geldt voor indirect exploiteren; de situatie waarin men niet zozeer andermans prestatie langs mechanische weg overneemt, maar daarentegen wèl een wezenlijk element van andermans prestatie te gelde maakt. Zo'n wezenlijk element kan bijv. het spanningselement bij een sportwedstrijd zijn of de nieuwswaarde van bepaalde informatie. Bij gevallen van direct en indirect exploiteren is de verrijking ongerechtvaardigd omdat degene die de oorspronkelijke prestatie heeft mogelijk gemaakt zodoende niet of nauwelijks meer in staat is een financiële vergoeding voor zijn inspanningen te realiseren, zoals Rahl benadrukt. 49 ) Bovendien is degene die andermans prestatie direct of indirect exploiteert slechts in staat zijn eigen prestatie op de markt te brengen vanwege het bestaan van die eerdere prestatie. Indien daarentegen louter wordt aangehaakt aan andermans prestatie, vormen de kosten die de aanhaker moet maken om de prestatie zelve eveneens te leveren èn de omstandigheid dat hij deze eventueel geheel ook zelfstandig had kunnen realiseren een afdoende rechtvaardiging. Weliswaar profiteert de aanhaker in grote mate van de prestaties van derden, maar in dit verband dient aan het beginsel van de vrijheid van mededinging groot gewicht te worden toegekend. Men dient overigens voorzichtig te zijn wanneer men de verschillende beslissingen van de Amerikaanse rechter of de Amerikaanse doctrines in een theoretisch kader wil plaatsen. Uitvoerige theoretische verhandelingen omtrent de "misappropriation doctrine" zijn in de Amerikaanse literatuur schaars. Ook voor dit onderdeel van het Amerikaanse recht geldt dat het vertrekpunt de "case law" is, waarbij de waarde van een precedent groot is. Dit heeft tot gevolg dat de Amerikaanse literatuur voor het merendeel gekenmerkt wordt door een sterk casuïstische benadering, waarbij het theoretisch perspectief een minder prominente plaats inneemt dan in beschouwingen over Nederlands recht. Desondanks kan gesteld worden dat - wanneer men de beslissingen waarin de INS-doctrine in de lijn van de bezwaren van Brandeis en Learned Hand afgewezen is buiten beschouwing laat - de Amerikaanse rechtspraak betreffende de "misappropriation doctrine" redelijk consis- 46 ) Dit vertoont een duidelijke gelijkenis met de ontwikkeling van het Nederlandse portretrecht (art. 21 Aw) dat blijkens het arrest van de Hoge Raad inzake "'t Schaep met de Vijf Pooten" niet alleen bescherming biedt terzake van zedelijke belangen - alhoewel de wetgever dat wnl. op het oog had- - maar evenzeer terzake van een verzilverbare populariteit. (Vgl.: Verkade/Spoor, a.w., no. 176). 47 ) Rudolf Callmann, a.w. 4S ) Zie omtrent deze begrippen louter aanhaken, direct en indirect exploiteren, schrijver dezes in BIE1986, p , BIE1987, p en RM Themis 1989, p Opgemerkt zij overigens dat een dergelijk onderscheid in Amerikaanse beschouwingen over dit onderwerp niet gehanteerd wordt. 49 ) James A. Rahl, "The right to "appropriate" trade values, Ohio State Law Journal, Vol. 23, 1962, p Rahl formuleert als criterium voor onrechtmatigheid: "frustration or destruction of a primary means whereby plaintiff seeks to reap the profits of his labors." ("Primary Purpose Doctrine"). tent genoemd kan worden. 50 ) In het hiernavolgende ga ik nader in op een aantal Amerikaanse beslissingen, die binnen de bovenbedoelde categorieën als precedent mogen worden aangemerkt. 5. Indirect Exploiteren Nieuws Dat nieuws een commerciële waarde bezit, die door het recht inzake ongeoorloofde mededinging beschermd wordt behoeft na International News Service v. Associated Press geen betoog. 51 ) In dat arrest besliste de Suprème Court dat INS het Associated Press-nieuws, gedurende de periode dat het nieuwswaarde heeft, niet commercieel mocht aanwenden. 52 ) Vervolgens bepaalde de Niftth Circuit in Associated Press v. KVOS dat Associated Press zich eveneens kon verzetten tegen het radio-station KVOS dat het nieuws uit een drietal Associated Press kranten (veelal) integraal voorlas en gebruikte voor zijn nieuwsuitzendingen. 53 ) In antwoord op een uitvoerig verweer gebaseerd op de vrijheid van nieuwsgaring benadrukte het Hof dat het algemeen belang juist gebaat is bij de bescherming van nieuwsgaarders, zoals Associated Press. 54 ) In Bond Buyer v. Dealer's Digest Publishing Co. verbood de New Yorkse rechter Dealer's Digest de financiële informatie omtrent obligaties afkomstig van de telex-service van Bond Buyer te publiceren. Dealer's Digest had géén abonnement op deze dienstverlening en publiceerde het nieuws in een met een uitgave van Bond Buyer concurrerend blad. 55 ) Gezien de duidelijke analogie met de INS-zaak is het niet verbazingwekkend dat de rechtbank volstond met een eenvoudige verwijzing naar de overwegingen van de Suprème Court. 56 ) In 20th Century Sporting Club v. Transradio Press Service werd Transradio verboden om een "live" radio-verslag uit te zenden van een bokswedstrijd tussen Joe Louis en Joseph Farr, aangezien Transradio daarvoor gebruik zou maken van de uitzending van NBC - één van de eisers - die de exclusieve uitzendrechten had verworven. 57 ) De commentai0 ) Zie noot ) De INS beslissing was overigens voorafgegaan door een aantal uitspraken waarin een dergelijke handelwijze ook reeds verboden was. Daarbij werd in de beslissingen echter veelal (doorslaggevende) betekenis toegekend aan bijkomende omstandigheden als "passing off", omkopen van personeel of het feit dat de informatie geheim was. Vgl.: Callmann/(Altman), a.w., par ") Ofwel zoals Denman, Circuit Judge, het typeerde: "while the news is what the Suprème Court terms as "fresh" and the journalistic world as "hot"; Circuit Court of Appeals, Ninth Circuit, Associated Press v. KVOS, 80 F.2d 575 (1935). 53 ) Zie noot 53. Evenzo terzake van eenzelfde casus naar het recht van Pennsylvania: de Suprème Court of Pennsylvania, Pottstown Daily News Company v. Pottstown Broadcasling Company, 411 Pa 383 (1963) Idem: District Court, Alaska, First Division, Juneau, Veatch v. Wagner, 116 F.Supp 904 (1953). 54 ) "Under our capitalistic system this means that news distribution as a public function will be in large part by businessmen acting under the inducement of the profit motive. The public therefore has an interest in protecting the business of news gathering and disseminating agencies against the impairment of their efficiency, by the inevitable reduction of their business income through the misappropriation of news prior to the expiration of the time during which the Suprème Court has held that there exists in it a 'quasi property' interest". ") Suprème Court, Appellate Division, 267 N.Y.S.2d 944. ") Zie tevens: Court of Civil Appeals of Texas, Gilmore v. Sammons, 269 S.W. 861 (1925); District Court of Appeal, California, McCord Co. v. Plotnick, 239 P.2d 32 (1951); Harry P. Warner, "Unfair Competition and the Protection of Radio and Television Programs", Washington University Law Quaterly, Vol. 1950, p ; David M. Solinger, "Unauthorized Uses of Telecasts", Columbia Law Review, Vol. 48 (1948), p Zechariah, Chafee Jr., "Unfair Competition", Harvard Law Review, Vol. 53 (1940), p e.v. ") Suprème Court, New York County, Vol. 165, Misc. 71 (1937). De Court of Civil Appeals of Texas wees in eenzelfde casus de vordering af, o.g.v. de stelling dat de INS-doctrine niet van toepassing zou zijn (257 S.W.2d 800 (1953), Loeb v. Turner.

9 16 oktober 1989 Bijblad Industriële Eigendom, nr toren van Transradio zouden niet in het stadion aanwezig zijn, maar de NBC-uitzendingen parafraseren en bovendien gebruik maken van informatie die zij uit het stadion via boodschappers zouden ontvangen. Dit alles mocht echter niet baten. De New Yorkse rechter oordeelde dat dit een vorm van "unfair competition" jegens NBC was. Evenementen De "misappropriation doctrine" biedt niet alleen bescherming aan nieuwsgaarders, maar eveneens aan organisatoren van evenementen, die een zekere nieuwswaarde bezitten. De aanvaarding van dit standpunt heeft echter de nodige tijd gekost. Zo weigerde in Smith v. Surrat de District Court in Alaska om de gedaagden - waaronder INS - te verbieden opnamen te maken van een Antarctische expeditie en deze te publiceren nog voordat de sponsor van de expeditie - Pathé News Service - in staat was zijn opnamen van de expeditie te exploiteren. 58 ) De rechter kende hierbij gewicht toe aan de omstandigheid dat de expeditie zich in de openbaarheid afspeelde en een zaak van publiek belang was. Het gezag van deze uitspraak was echter gering. 59 ) In de lijn van deze beslissing lag nog wel de beslissing in National Exhibition Co. v. Teleflash, Inc. Daarin weigerde een District Court in New York een verbod uit te spreken betreffende "live" radio-uitzendingen van baseball wedstrijden. 60 ) Deze laatste beslissing werd echter met zoveel woorden opzij gezet in Pittsburgh Athletic Co v. KQV Broadcasting Co., waarin "live" radio-verslagen van wedstrijden van de "Pirates" - een professioneel baseball team - werden verboden ondanks dat de reportages gemaakt werden door verslaggevers die vanaf buiten het stadion gelegen plaatsen de wedstrijd volgden. 61 ) Een vergelijkbare casus lag ten grondslag aan het hiervoor besproken 20th Century Sporting Club v. Transradio Press Service, waarin het verbod tevens ten faveure van de promotor van de wedstrijd werd uitgesproken. 62 ) De aanspraken van de organisator van een sportwedstrijd ten aanzien van "live" radio-verslaggeving werden eveneens gehonoreerd in Southwestern Broadcasting Co. v. OU Center Broadcasting. 63 ) Alhoewel de rechtbank uitdrukkelijk verwees naar de Pittsburgh- en 20th CeMft/ry-beslissingen voor de grondslag van de vordering, volgde hij deze precedenten echter niet geheel. Teneinde ieder gevaar voor de vrijheid van nieuwsgaring te vermijden, beperkte hij het verbod tot het maken van reportages vanaf het veld, terwijl in deze twee eerdere beslissingen het verbod nu juist ook betrof het maken van reportages vanaf plaatsen buiten het stadion. Deze beperking lijkt niet aan te sluiten bij de overwegingen die aan het verlenen van deze bescherming ten grondslag liggen, zoals bijv. blijkende uit de INS -beslissing. De precedent-waarde van deze beslissing lijkt dan ook gering. 64 ) Voor de volledigheid zij nog vermeld de beslissing van de District Court van Connecticut in Post Newsweek Stations-Connecticut, Inc. v. Travelers Insurance Company, S8 ) 7 Alaska Reports 416 (1926). s «) Callmann/(Altman), a.w., par ) U.S. District Court, S.D. New York, 24 F.Supp. 488 (1936). 61 ) U.S. District Court, W.D. Pennsylvania, 24 F.Supp. 490 (1938): "The case of National Exhibition Company v. Teleflash (..) presents a case somewhat similar to the case at bar. However, we are unable to follow the court's ruling, because we do not believe that the District Judges, correctly interpreted the law as to unfair competition as applicable to cases of this kind." Zie ook: James H. Neu, Notre Dame Lawyer, Vol. 16, p. 138; Solinger a.w. 62 ) Zie noot 58. M ) Court of Civil Appeals of Texas, 210 S.W.2d 230 (1947). M ) Vgl. bijv. ook: Pittsburgh Athletic Co v. KQV Broadcasting Co, 24 F.Supp 490 (1938), (noot 62), en Grove Press, Inc. v. Collectors Publication, Inc., 264 F.Supp 603 (1973), (noot 87). waarin - onder verwijzing naar het Zacchini -arrest van de Suprème Court - werd overwogen dat de International Skating Union een commercieel belang heeft in door haar georganiseerde schaatswedstrijden. 65 ) 6. Direct Exploiteren "performers" In Waring v. WD AS Station, Ine kende de Suprème Court van Pennsylvania aan het orkest "Waring's Pennsylvanians" het recht toe zich te verzetten tegen de verkoop van plaatopnamen die van een radio-uitzending waren gemaakt. 66 ) In die beslissing overwoog Justice Stern namens de meerderheid dat de vertolking een zodanig nieuwe en artistieke creatie opleverde dat het orkest een "property right" verwierf. Deze overweging getuigde van een "quasi-auteursrechtelijke" benadering, waartegen Justice Maxey zich in zijn "concurring opinion" verzette. Hij grondveste de aanspraak van het orkest op een "right to privacy" betreffende de uitvoering, zonder daarbij betekenis te willen toekennen aan de eventuele artistieke waarde daarvan. Een vergelijkbare vordering van het orkest van Paul Whiteman werd in RCA Mfg Co. v. Whiteman door de Second Circuit Court of Appeals afgewezen. 67 ) Learned Hand overwoog namens de meerderheid dat "the result of the industry, skill and expense of others" géén bescherming in het verlengde van het INS-arrest konden claimen, daar die beslissing slechts van toepassing zou zijn op de specifieke casus van die procedure. Desondanks verbood de New Yorkse rechter in Metropolitan Opera Ass'n v. Wagner-Nichols R. Corp. de verkoop van plaatopnamen die van radio-uitzendingen van de Metropolitan Opera gemaakt waren. 68 ) Deze beslissing lag er uiteindelijk aan ten grondslag dat vervolgens ook de Second Circuit Court of Appeals "omging" in de reeds aangehaalde beslissing Capitol Records v. Mercury Records Corporation, waarin het recht van de staat New York werd toegepast. 69 ) De Sixth Circuit Court of Appeals kwam tot eenzelfde resultaat onder toepassing van "Michigan law" 'va.a & M Records, Inc. v. M.V.C. Dist. Corp. 70 ) Verwijzend naar beslissingen uit een groot aantal andere staten oordeelde het Hof dat de country-sterren Tammy Wynette en Johnny Cash zich konden verzetten tegen de verkoop van platen waarvoor zij geen toestemming hadden gegeven. 71 ) Op het gebied van de bescherming van sportlieden hebben diverse bokswedstrijden van Joe Louis de jurisprudentie verrijkt. In 1948 gaf de wedstrijd tussen Louis en Walcott aanleiding tot verschillende procedures voor meerdere rechtbanken. Daarin werd het vertonen van televisie-uitzendingen van deze wedstrijd in o.m. een bioscoop, hotel en "ballroom" verboden. 72 ) Filmopnamen van een bokswedstrijd tussen dezelfde Joe Louis en Albert Ettore vormden naderhand de aanleiding voor Ettore v. 6S ) US District Court, D. Connecticut, 510 F.Supp. 81 (1981): "It is clear that the ISU has a legitimate commercial stake in this event, and that they, like Zacchini, are entitled to contract regarding the distribution of this entertainment product." ") 327 Pa 433 (1937). ") 114F.2d86(1940). 6S ) Suprème Court, New York County, 101 N.Y.S.2d 483 (1950). Justice Greenberg overwoog o.m.: "The New York courts have applied the rule in the International News Service case in such a variety of circumstances as to leave no doubt of their recognition that the effort to profit from the labors, skill, expenditures, name and reputation of others which appears in these cases constitutes unfair competition which will be enjoined,.." w ) 221 F,2d 657 (1955), Learned Hand dissenting. Zie ook: Benjamin Kaplan, "Pèrformer's Rights and Copyright: The Capitol Records Case", Harvard Law Review, Vol. 69, 1956, p ) 574 F.2d 312 (1978). ") Vgl. Warner, a.w., p ") Zie Solinger, a.w., p

10 250 Bijblad Industriële Eigendom, nr oktober 1989 Philco Television Broadcasting Corporation. 11 ) De Third Circuit besliste daarin dat Ettore zich tegen de heruitzending van de met zijn toestemming van de wedstrijd gemaakte film kon verzetten en dat maar liefst onder het recht van Pennsylvania, Delaware, New Jersey en New York. 74 ) In de reeds aangehaalde beslissing Zacchini v. Scripps-Howard Broadcasting Co. oordeelde de Suprème Court dat het verbod om een 15 seconden durende "human cannonball act" uit te zenden tijdens een televisie-journaal toelaatbaar was en géén te vergaande beperking van de rechten van de pers vormde. 75 ) Daarbij verwees Justice White naar de gevestigde jurisprudentie bestaande uit een groot aantal precedenten van "federal and state courts" waarin de "misappropriation doctrine" was toegepast. Hij benadrukte bovendien de analogie met het octrooi- en auteursrecht voor wat betreft de positieve effecten van de "misappropriation doctrine" voor het algemeen belang. 76 ) Tevens besteedde hij ruime aandacht aan het "right to privacy" als grondslag voor deze bescherming. 77 ) Producenten van beeld- en geluid Nog vóór het INS-arrest werd in Fonotipia Ltd. v. Bradley uitgemaakt dat het verkopen van grammofoonplaten die geproduceerd werden middels kopieën van de bij de productie gebruikte mallen onrechtmatig was jegens de producent. In deze zaak was geen sprake van een traditionele "passing off'-situatie, aangezien op het label werd meegedeeld dat het geen originele opnamen waren. 78 ) Dat de producenten van beeld- en geluidsdragers eveneens een bescherming aan de "misappropriation-doctrine" kunnen ontlenen ligt voor de hand. Zo werden in de reeds besproken beslissingen inzake Metropolitan Opera Ass'n v. Wagner-Nichols R. Corp., Capitol Records v. Mercury Records Corporation en A & M Records, Inc. v. M.V.C. Dist. Corp. de vorderingen niet alleen ten gunste van de uitvoerend kunstenaars toegewezen, maar tevens ten faveure van de betrokken producenten. 79 ) In de periode voorafgaand aan 73 ) Court of Appeals, Third Circuit, 229 F.2d 481 (1956). Zie ook US District Court, S.D. New York, 93 F.Supp. 987 (1950), Sharkey v. National Broadcasting Co., waarin eenzelfde bescherming werd verleend aan Jack Sharkey, voormalig wereldkampioen boksen, onder de New York Civil Rights Law. De Pennsylvania Court of Common Pleas 114 USPQ 314, (1957) verleende in Hogan v. A.S. Barnes & Company, Inc. ook een bescherming onder het recht van Pennsylvania aan een professionele golfer terzake van het gebruikt van zijn portret. 74 ) Vgl. terzake van New York law, bijv. de procedure Haelan Laboratories, Inv v. Topps Chewing Gum, Inc., 202 F.2d 866, US Court of Appeals, Second Circuit (1953), waarin het Hof naar aanleiding van de vraag of baseball-spelers portretrechten hebben overwoog: "In New York a person has right to grant exclusive privilege of publishing his photograph and may grant such right without accompanying transfer of a business or anything else, and legal interest of a person in publication of his photograph is not limited to a personal and non-assignable right not to have his feelings hurt by such publication. (Civil Rights Law, N.Y. Par 50, 51). 75 ) 433 U.S. 562 (1977). 76 ) White overwoog tevens: "Of course, Ohio's decision to protect petitioner's right of publicity here rests on more than a desire to compensate the performer for the time and effort invested in his act; the protection provides an economie incentive for him to make the investment required to produce a performance of interest to the public. This same consideration underlies the patent and copyright laws long enforced by this Court." 77 ) Justice Powell - gesteund door Brennan en Marshall- schreef een dissent, waarin hij aangaf de aanspraken van Zacchini eveneens te erkennen, maar van oordeel te zijn dat het routinematig vertonen van de "act" in een journaal-uitzending rechtmatig was. 7S ) 171 F. 951 (E.D.N.Y. 1909). Zie daaromtrent: John E. Mason Jr., "Performers' Rights and Copyright: The Protection of Sound Recordings from Modern Pirates", California Law Review, Vol. 59:548 (1971), p ) Resp.: Suprème Court, New York County, 101 N.Y.S.2d 483 (1950), Court of Appeals, Second Circuit, 221 F.2d 657 (1955) en Court of Appeals, Sixth Circuit, 574 F.2d 312 (1978). het in werking treden van de Copyright Act die sedertdien "sound recordings" beschermt - is bovendien door een groot aantal rechters in verschillende staten steeds bescherming toegekend aan producenten van grammofoonplaten in gevallen van "record piracy" binnen het kader van de "misappropriation-doctrine". 80 ) Omroeporganisaties kunnen evenzeer een intellectueel eigendomsrechtelijke bescherming claimen binnen het kader van deze doctrine. Zo verbood de New Yorkse rechter in Mutual Broadcasting System v. Muzak Corporation het uitzenden van een radio-verslag van de "1941 World Series Games" door Muzak. 81 ) Muzak beperkte zich daarbij tot het eenvoudigweg doorgeven van het programma van Mutual Broadcasting System. In Intermountain Broadcasting & Television Corp', v. Idaho Microwave, Inc. daarentegen weigerde de Idaho District Court een verbod uit te spreken voor het doorgeven van de uitzendingen van Intermountain op het kabelnet van Idaho Microwave. 82 ) Hierbij speelde een rol dat dit kabelnet een ander gebied bestreek dan waarin de oorspronkelijke uitzendingen ontvangen konden worden, zodat er geen sprake was directe mededinging. Dit was volgens de District Court reden om de vordering te moeten afwijzen. 83 ) Van groter belang is de beslissing van de Second Circuit inzake Roy Export Co. Estab. of Vaduz v. Columbia Broadcasting. In deze beslissing honoreerde het Hof de aanspraken van de producenten van een compilatie van klassieke scènes uit Chaplin-films. 84 ) Alhoewel deze producenten géén copyright toekwam, besliste het Hof dat de uitzending door CBS van deze compilatie ter gelegenheid van het overlijden van Chaplin "unfair competition" opleverde. CBS stelde nog dat zij tot deze uitzending gerechtigd was vanwege de vrijheid van de pers in het kader van berichtgeving omtrent actuele gebeurtenissen. De Second Circuit was echter van mening dat het uitzenden van de gehele compilatie daarvoor geenszins noodzakelijk was. 85 ) Evenementen De organisatoren van evenementen komt eveneens een bescherming o.g.v. "unfair competition" terzake van de directe exploitatie daarvan toe. Zo werden in de eerder vermelde procedures rond de bokswedstnjd Louis-Walcott de vorderingen tevens toegewezen ten gunste van de organisatoren. 86 ) In Rudolph Mayer Pictures v. Pathé News verbood de New Yorkse rechter Pathé News opnamen van een bokswedstrijd te exploiteren, welke vanaf een belendend gebouw waren gemaakt, daarmee de vordering van de promotor en Rudolph Mayer Pictures, dat de exclusieve filmrechten had verworven, toewijzend. 87 ) In New York World's Fair v. Colourpicture Publishers, Inc. wees de rechter de vordering van de organisatie strekkende tot een verbod terzake van de exploitatie van foto's van een 80 ) Bijv. Suprème Court of Wisconsin, Mercury Record Pro., Inc. v. Economie Consultant, Inc., 218 N.W.2d 705 (1974), waarin verwezen wordt naar precedenten in New York, California, North Carolina, South Carolina, Illinois Missouri. Zie voor een uitgebreid overzicht: Callmann/(Altman), a.w. par ) Suprème Court, New York County, 30 N.Y.S.2d 419 (1941). 82 ) Us District Court, D. Idaho, S.D., 196 F.Supp. 315 (1961). 83 ) Vgl.: Warner, a.w., p en zie noot ) 672 F.2d 1095 (1982). 85 ) Zie terzake van producenten van beeld- en geluid tevens: Warner, a.w.; Solinger, a.w.; Caldwell, a.w.; Callmann/(Altman), a.w.; par 15.11; John E. Mason Jr. Performers' Rights and Copyright: The Protection of Sound Recordings from Modern Pirates", California Law Review, Vol. 59, p (1971). 86 ) Zie noot ) Suprème Court, Appellate Division, 255 N.Y.S (1932). Voor de feiten zie: Solinger, a.w., p. 858; Madison Square Garden Corporation v. Universal Pictures, 7 N.Y.S.2d 845 (1938). 20th Century Sporting Club v. Transradio Press Service, Vol. 165 Misc 74 (1937).

11 16 oktober 1989 Bijblad Industriële Eigendom, nr tentoonstelling toe. 88 ) De duur van het verbod werd beperkt tot een periode van twee jaar, waarbij de rechter overwoog dat die gebouwen die na afloop van de tentoonstelling zouden bijven staan uiteraard in het publiek domein zouden geraken. 89 ) Uitgevers De Second Circuit oordeelde in 1952 bij monde van Learned Hand dat een uitgever zich niet kon verzetten tegen exploitatie van een fotografische herdruk van een boek waarop het auteursrecht was vervallen. 90 ) Terzake van het conflict van deze beslissing met de hiervoor aangehaalde iwjoripi'a-uitspraak werd eenvoudigweg opgemerkt dat die uitspraak hiermee werd "overruled". 91 ) Meer gewicht mag worden toegekend aan Grove Press, Inc. v. Collectors Publication, Inc. 92 ) Daarin werd een verbod uitgesproken terzake van een fotografische reproductie van het zetsel van "My Secret Life"; een autobiografie van een "anonymous gentleman". Noch op het origineel, noch op het zetsel rustte auteursrecht. De rechter overwoog desondanks dat de gedaagde door het fotokopiëren zich de kosten van het zetsel bespaarde en zodoende in staat was zijn uitgave voor een aanzienlijk lagere prijs aan te bieden. Toen de gedaagde vervolgens op zijn beurt een opnieuw gezette uitgave - gebaseerd op een ander exemplaar van één van de zes nog resterende originelen - het licht deed zien, oordeelde dezelfde rechter dat deze handelwijze niet onrechtmatig was, aangezien de tekst zelf publiek domein was. 7. Louter aanhaken Het louter aanhaken aan andermans prestatie is in beginsel niet ontoelaatbaar. 93 ) Vanwege de sterk casuïstische benadering is de theorie echter niet altijd even helder. Zo zijn er een aantal uitspraken waarin onder toepassing van de "misappropriation-doctrine" een verbod werd uitgesproken, zonder dat er sprake van direct of indirect exploiteren was. Nadere beschouwing daarvan leert echter dat daarbij veelal sprake was van bijkomende omstandigheden, zoals het aanhaken aan andermans reputatie of goodwill. Een reputatie of goodwill laat zich overigens eveneens omschrijven als "the result of labor, skill and money" waardoor het hanteren van de "misappropriationdoctrine" in dit verband niet zo verbazingwekkend is. Aanhaken aan andermans reputatie speelde bijv. een rol in Madison Square Garden Corp. v. Universal P. Co. 9 *) Daarin bepaalde de New Yorkse rechter dat de exploitant van Madison Square Garden zich kon verzetten tegen een film die weliswaar was opgenomen in de studio, maar waarin de indruk gewekt werd dat de wedstrijden van het ijshockey-team dat de hoofdrol vervulde in deze beroemde hal gespeeld werden. Aanhaken aan goodwill speelde eveneens in twee procedures waarin resp. Dow Jones & Company en Standard 88 ) New York Suprème Court, Queens County, 141 USPQ 939 (1964). 8 ') Zie ook: Solinger, a.w., p ; Circuit Court of Appeals, Seventh Circuit, Johnson-Kennedy Radio Corp. v. Chicago Bears Football Club 97 F.2d 223 (1938). 90 ) G. Ricordi & Co. v. Haendler, 194 F.2d 914 (1952), Brown/Denicola, a.w. p ) Zie noot ) US District Court, CD. California, 264 F.Supp. 603 (1967), Brown/Denicola, a.w., p ) Zie bijv. Grove Press, Inc. v. Collectors Publication, Inc., (noot 90.) terzake van de opnieuw gezette uitgave. Evenzo: Chiej'Justice Burger in Goldstein v. California, (412 U.S. 546 (1973), Brown/Denicola, a.w., p. 70, Nimmer, a.w., p. 459):"..., petitioners and other individuals remain free to record the same compositions in precisely the same manner and with the same personnel as appeared on the original recording." Court of Appeals, Federal Circuit, Interpart Corp. v. Italia, 777 F.2d 678: "copier did not compete unfairly by copying automobile mirrors absent valid design patent rights." '") New York Suprème Court, Appellate Division, 7 N.Y.S.2d 845 (1938). & Poor's Corporation het recht werd toegekend zich te verzetten tegen termijncontracten die werden gebaseerd op respectievelijk de Dow Jones en Standard & Poor beurs-indexen. 95 ) Alhoewel beide rechterlijke colleges refereerden aan de "misappropriation-doctrine", was de doorslaggevende factor in deze procedures het aanhaken aan de goodwill van deze toonaangevende beurs-indexen. 96 ) Het enkele aanhaken aan c.q. overnemen van bijv. de formules waarmee deze indexen berekend worden kon echter via de "misappropriation-doctrine" niet worden tegengegaan. Aan het ontbreken van een octrooi moet in dit verband een sterk "preemptive effect" worden toegekend, nu kennis in beginsel "free as the air" is. 97 ) Dit blijkt ook uit de beslissing van de Third Circuit Court of Appeals in United States Golf Ass'n v. St. Andrews Systems. Daarin werd uitgemaakt dat een computerbedrijf vrij was een programma met de officiële - door de Golf Association vastgestelde - formule voor het berekenen van een golf-handicap, op de markt te brengen. 98 ) Het Hof kende weliswaar groot gewicht toe aan het ontbreken van een directe concurrentie-verhouding met de Golf Association, maar stond tevens uitvoerig stil bij de omstandigheid dat de formule "functioneel" was en daarom niet via "unfair competition" beschermd kon worden. 99 ) Een meer gedetailleerde beschouwing van de Amerikaanse jurisprudentie terzake van wat zich als "louter aanhaken" laat omschrijven gaat het bestek van dit artikel te buiten. Het zal echter geen verbazing wekken dat de 52 jurisdicties ook op dit gebied een bonte casuïstiek de revue hebben laten passeren. 8. Conclusie De ontwikkeling van de "misappropriation-doctrine" in het Amerikaanse recht biedt interessant vergelijkingsmateriaal voor het leerstuk prestatiebescherming in Nederland. In het Decca-arrest overwoog de Hoge Raad dat voor het verlenen van prestatiebescherming vereist is dat geprofiteerd wordt van een prestatie van dien aard dat zij op één lijn gesteldvkan worden met die welke toekenning van een intellectueel eigendomsrecht rechtvaardigen. De aard van de prestatie is eveneens een belangrijke factor in het Amerikaanse recht. In een op dit punt constante jurisprudentie is steeds bescherming verleend aan the result of organization and the expediture of labor, skill and money, and which is salable for money", zoals het in de 77VS-beslissing geformuleerd werd. De waarde van dit criterium is zelfs door de tegenstanders van de "misappropriation-doctrine" niet betwist. In het Z>ecca-arrest gaf de Hoge Raad tevens aan dat terughoudendheid geboden is. In dit verband kunnen de discussies omtrent de noodzaak van wetgeving en hét "preemptive effect" van federale wetgeving van nut zijn. Beginnend bij de "dissenting opinion" van Brandeis bij het INS-arrest, en vervolgens in een reeks arresten van de Second Circuit van de hand van Learned Hand, is het standpunt ingenomen dat de problematiek dermate complex zou zijn dat de rechter geen bescherming zou kunnen verlenen. Deze overwegingen vormden vervolgens de aanzet voor de constitutionele argumenten op grond waarvan bescherming werd ontzegd aan het uiterlijk van produkten, omdat daarvoor eventueel een "design patent" verleend had kunnen worden, in de beslissingen van de Suprème Court inzake Sears en Compco. In de daarop volgende beslissingen in Goldstein v. California, Kewanee 95 ) Court of Appeals, Second Circuit, Standard & Poor's Corp. v. Commodity Exchange, 683 F.2d 704 (1982); Suprème Court of Illinois, Board of Trade of the City of Chicago v. Dow Jones, 456 N.E.2d 84 ( ). Baird, a.w., p )Baird, a.w., p ) Zie noot 18. 5S ) 749 F.2d 1028 (1984). ") Er bestaan echter andere uitspraken waarin deze concurrentievereiste uitdrukkelijk geen gewicht is toegekend, zoals bijv. de beide beursindex-zaken. Zie ook noot 81.

12 252 Bijblad Industriële Eigendom, nr oktober 1989 OU Co. v. Bicron Corp en Zacchini v. Scripps-Howard Broadcasting Co werden de grenzen van de "preemptiondoctrine" echter duidelijk gemaakt: indien de (federale) wetgever niet geacht kan worden een bepaalde materie uitputtend geregeld te hebben zijn de Staten vrij prestatiebescherming toe te kennen. Binnen deze grenzen bestaat een indrukwekkende reeks "case law" waarin terzake van het direct en indirect exploiteren van andermans op geld waardeerbare prestatie bescherming vrijwel steeds bescherming is toegekend. Daarbij valt op dat de rechter er zeer wel in geslaagd is gaandeweg aan de "misappropriation-doctrine" een invulling te geven die als zodanig nauwelijks bekritiseerd is. Maatschappelijke of juridische calamiteiten hebben zich daarbij naar het zich laat aanzien niet voorgedaan. Deze Amerikaanse jurisprudentie biedt voor de Nederlandse rechter zeker aanknopingspunten. Opvallend is dat de discussie in de Verenigde Staten niet de vraag betrof welke prestaties eventueel voor bescherming in aanmerking komen. Dit ligt voor de Nederlandse verhoudingen anders nu de Hoge Raad in de KNVB/NOS en Staat/Den Ouden-uitspraken zich vooral daarop schijnt te concentreren. Deze prestaties van respectievelijk de organisatoren van voetbalwedstrijden en de producenten van zetsel voor drukwerk worden in de Verenigde Staten als éénlijnsprestaties 100 ) in de zin.van het öecca-arrest aangemerkt. Naar mijn mening geldt dit evenzeer binnen de Nederlandse verhoudingen. 101 ) Het komt mij voor dat de op grond van de MS-beslissingen ontwikkelde jurisprudentie waarin allerhande prestaties als éénlijnsprestatie worden aangemerkt ook voor de Nederlandse situatie van belang is. De Amerikaanse ervaringen leren tevens dat de crux van de problematiek terzake van prestatiebescherming veel meer gelegen is in de vraag op welke wijze de in acht te nemen terughoudendheid bij het eventueel bij het eventueel toekennen van bescherming nader ingevuld zal moeten worden. Het lijkt mij dat de Nederlandse rechter hier vooralsnog zelf zijn koers zal moeten bepalen, waartoe het Elvis-Presley-arrest een eerste aanzet heeft gegeven. Daarbij kan de Amerikaanse "case law" echter zeker als inspiratiebron kan fungeren Amsterdam, juni ) De term is van Wichers Hoeth (noot NJ 1988, 311). 10 ') Zie daaromtrent uitgebreid: Van Engelen, RM Thetnis 1989, p. Jurisprudentie Nr 73. President Arrondissementsrechtbank te 's-gravenhage, 20 februari (Original 8 - expositiesysteem II) Mr J.J. Brinkhof. Art. 30, lid 2 Rijksoctrooiwet. De door eiser gebruikte systemen - systeem A en systeem B - dienen als inbreukmakend te worden aangemerkt. Zij vervullen tezamen dezelfde functie als de ene inrichting volgens het octrooi. Het kenmerk van conclusie 1 is zowel in systeem A als in systeem B geheel terug te vinden. De door eiser gesignaleerde verschillen zijn in octrooirechtelijk opzicht daarom niet relevant, omdat deze verschillen betreffen tussen de systemen AenB enerzijds en een concrete uitvoeringsvorm volgens het octrooi anderzijds en niet verschillen tussen enerzijds de systemen AenB en anderzijds de inrichting zoals deze is geoctrooieerd en die verschillende uitvoeringsmogelijkheden toelaat. Voorshands wordt geoordeeld dat ook de schachten, die volgens de conclusie van het octrooi elastisch zijn, in de inrichtingen AenB van eiser elastisch zijn. Ware dat niet het geval dan zouden de inrichtingen nl. hun functie niet kunnen vervullen. Peter Paul Maria Hilbrink, h.o.d.n. Expo Mart Hilbrink te Borne, eiser [in kort geding], procureur Mr W. Taekema, advocaat Mr M.E.M. Sanders te Almelo, tegen de vennootschap naar Zweeds recht Ahlberg Beckroth Ytter AB te Stockholm, Zweden, gedaagde [in kort geding], procureur Mr R.A.A. Duk, advocaat Mr D. van Loon te Aalsmeer. Overwegingen ten aanzien van het recht 1. In dit geding wordt van het volgende uitgegaan: a. Bij vonnis in kort geding van de president van deze rechtbank d.d. 24 juni 1988 [B.I.E. 1989, nr38, blz. 121; [Red.] is Hilbrink verboden direct of indirect inbreuk te maken op het Europees octrooi nr van Ahlberg, op verbeurte van een dwangsom van ƒ ,- voor iedere overtreding van dit verbod. b. Dit vonnis is aan Hilbrink betekend op 11 juli ^ c. Ahlberg heeft op 6 oktober 1988 en 17 oktober 1988 beslag doen leggen op de roerende en onroerende goederen van Hilbrink in verband met een vordering die zij stelt op Hilbrink te hebben wegens overtreding van het onder a. genoemde verbod op 9 september 1988 te 's-hertogenbosch, tengevolge waarvan Hilbrink de dwangsom heeft verbeurd. d. Ahlberg meent een tweede overtreding geconstateerd te hebben op 24, 25 en 26 oktober 1988 te Amsterdam. Zij heeft dit door een deurwaarder aan Hilbrink doen meedelen met bevel tot betaling van de door de overtreding verbeurde dwangsom. 2. Hilbrink vordert Ahlberg op verbeurte van een dwangsom: - te gebieden alle door haar gelegde beslagen op te heffen; - te verbieden opnieuw beslag te leggen; en - te gebieden de aangevangen executie te staken en gestaakt te houden. 3. Aan zijn vordering legt Hilbrink ten grondslag dat hij het bedoelde verbod niet heeft overtreden en derhalve geen dwangsom verschuldigd is geworden. 4. Ahlberg verzet zich tegen toewijzing van het gevorderde. 5. Dienaangaande wordt het volgende overwogen De toewijsbaarheid van de vordering is afhankelijk van het antwoord op de vraag of de na voormeld vonnis door Hilbrink gebruikte systemen - hierna aangeduid als systeem A en systeem B - voorshands als inbreukmakend dienen te worden aangemerkt Dit is het geval. In het vonnis van 24 juni 1988 is al overwogen (rechtsoverweging ) dat de splitsing van de inrichting volgens het octrooi in een tweetal naast elkaar gelegen inrichtingen die, ondanks de verwijdering van delen van schachten, tezamen dezelfde functie vervullen als de ene inrichting volgens het octrooi, de inrichting niet tot een wezenlijk andere inrichting dan de geoctrooieerde maakt. Voorts is het zo dat het kenmerk van conclusie 1 zowel in systeem A als in systeem B geheel is terug te vinden. Bovendien wordt geoordeeld dat de door Hilbrink gesignaleerde verschillen - afgezien van een hierna afzonderlijk te bespreken verschil - in octrooirechtelijk

13 16 oktober 1989 Bijblad Industriële Eigendom, nr opzicht daarom niet relevant zijn omdat deze verschillen betreffen tussen de systemen A en B enerzijds en een concrete uitvoeringsvorm volgens het octrooi anderzijds en niet - en daarom zou het moeten gaan - verschillen tussen enerzijds de systemen A en B en anderzijds de inrichting zoals deze is geoctrooieerd en die verschillende uitvoeringsmogelijkheden toelaat. Het niet uitgehold zijn van de onderkant van het kliksysteem, de afwezigheid van openstaande voetjes, de plaats van rondingen aan de bovenkant, de afwezigheid van rondingen aan de binnenkant, de zaagsnede over de lengte van het systeem en het afgevlakt zijn van de hoeken: het zijn allemaal punten die in een inrichting volgens de conclusie niet aan de orde komen en derhalve niet van belang zijn. Wat tenslotte het mogelijk wel relevante verschil betreft: Hilbrink voert aan dat zijn systemen niet elastisch zijn, terwijl het in het geoctrooieerde systeem juist om veerkracht gaat. Het is waar dat in de conclusie van het octrooi het woord "elastisch" wordt gebezigd. Er is daarin sprake van "elastische schachten". Voorshands wordt echter geoordeeld dat ook de schachten in de inrichtingen A en B van Hilbrink elastisch zijn. Ware dat niet het geval dan zouden de inrichtingen namelijk hun functie niet kunnen vervullen Gelet op het voorgaande moet voorshands worden geoordeeld dat de inrichtingen A en B onder de beschermingsomvang van het octrooi van Ahlberg vallen. Voor toewijzing van de vordering is daarom geen grond In de brief d.d. 24 januari 1989 waarin de raadsman van Hilbrink verzocht vonnis te wijzen, schrijft deze het wenselijk te achten dat de getuigen die over de overtreding op 24, 25 en 26 oktober 1988 schriftelijke verklaringen hebben afgelegd, onder ede worden gehoord. Niet duidelijk is welk belang Hilbrink hierbij heeft nu hij zelfheeft gesteld na het vonnis d.d. 24 juni 1988 de inrichtingen A en B te hebben gebruikt. 6. Hilbrink zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Beslissingen De President: 1. Wijst de vordering af. 2. Veroordeelt Hilbrink in de kosten van het geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van Ahlberg begroot op ƒ 1.000,-. Enz. Nr 74. Gerechtshof te Amsterdam, 8 december (InterView/Marktview) Mrs J.H.M. Willems, J.B. Fleers, A. Cohen Tervaert. Art. 1, lid 1 Benelux Merkenwet. Pres: voor de waren geregistreerde computerprogramma 's en drukwerken in de vorm van marktonderzoekrapporten en voor de diensten marktbewerking, -analyse en -onderzoek moet het merk InterView als beschrijvend worden aangemerkt, omdat het publiek het' subtiele onderscheid tussen de werkzaamheden van een journalist en die van een marktonderzoeker niet zal maken en ondanks de gebruikte schrijfwijze dat merk als beschrijvend zal opvatten nu het de betekenis van het uit de Engelse taal afkomstige woord interview kent. Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 Benelux Merkenwet. Hof: de omstandigheid dat het teken Marktview en het merk InterView in hun verschillende schrijfwijzen dezelfde slotlettergreep hebben, brengt niet mede dat dit teken in zijn geheel beschouwd met dat merk in relevante mate overeenstemt, nu de eerste gedeelten van teken en merk visueel, auditief en in betekenis zeer verschillen. Art. 5 Handelsnaamwet. Geen vrees voor verwarring tussen de onder de namen Marktview en InterView gedreven ondernemingen te duchten. Het feit dat een klant InterView zou hebben gevraagd of Marktview een dochterbedrijf van haar was, geeft onvoldoende grond om het tegendeel aan te nemen. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B.V. InterView te Amsterdam, appellante [in kort geding], procureur Mr J.F.A. Doeleman, tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B.V. Marktview te Amsterdam, geïntimeerde [in kort geding], procureur Mr J.V. van Ophem. a) President Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 18 februari 1988 (Mr J.M. Vrakking). Gronden van de beslissing : 1. In dit vonnis wordt uitgegaan van de volgende feiten en omstandigheden: a. InterView [eiseres; Red.] is sinds 1967 onder deze (handels)naam werkzaam als onderzoekbureau. Blijkens een uittreksel uit het Handelsregister houdt zij zich bezig met: "de dienstverlening, in het bijzonder op het gebied van markt- en motievenonderzoek". b. Sedert ongeveer een jaar is InterView gelieerd met het Duitse bedrijf Burke. Haar statutaire naam is nog steeds BV InterView, maar in het Handelsregister is inmiddels de naam Burke-InterView als handelsnaam ingeschreven. Ook in advertentiecampagnes treedt zij de afgelopen maanden onder laatstgenoemde naam naar buiten. c. InterView heeft haar gelijkluidend merk op 29 april 1986 als Benelux-warenmerk doen deponeren voor de klassen 9 (geregistreerde computerprogramma's) en 16 (drukwerken in de vorm van marktonderzoekrapporten), en op 30 december 1987 als Benelux-dienstmerk voor klasse 35 (marktbewerking, -analyse, en -onderzoek). Met betrekking tot het depot als dienstmerk is nog geen bewijs van inschrijving afgegeven. d. Marktview trad medio januari 1987 voor het eerst onder deze (handels)naam naar buiten. Zij houdt zich blijkens het Handelsregister bezig met: "het verrichten van onderzoek op het gebied van marktanalyse, onderzoek der openbare mening, andere onderzoekingen op economisch gebied, sociaal en cultureel gebied en wat daar verder toe behoort en mee in verband staat in de ruimste zin, alsmede het deelnemen in andere ondernemingen met dezelfde of soortgelijke doelstellingen zomede het verlenen van adviezen en het bedrijven van eigen activiteiten op industrieel en commercieel gebied uit marktanalyse en dergelijk onderzoek voortvloeiend". e. Marktview gebruikt haar gelijkluidende teken onder andere op onderzoekrapporten en briefpapier en in advertenties waarin zij haar diensten op het gebied van marktonderzoek aanbiedt. 2. Stellende dat Marktview door het gebruik van het element "view" in haar naam: - inbreuk maakt op het waren- respectievelijk dienstmerk InterView, - inbreuk maakt op haar recht met betrekking tot het gebruik van haar handelsnaam InterView en - zich jegens haar - InterView - schuldig maakt aan oneerlijke mededinging, vordert InterView - kort gezegd - dat Marktview elk gebruik van het bestanddeel "view" in of in verband met haar merken, handelsnaam en andere aanduidingen op straffe van een dwangsom wordt verboden. 3. Aan de orde is de vraag of het (dienst)merk InterView - er daarbij veronderstellenderwijs van uit gaande dat het dienstmerk niet alleen is gedeponeerd maar ook al zou zijn ingeschreven - zodanig overeenstemt met het teken

14 254 Bijblad Industriële Eigendom, nr oktober 1989 Marktview in de zin van artikel 13A eerste lid onder 1 respectievelijk 2 Benelux Merkenwet dat er sprake is van merkinbreuk. 4. Deze vraag wordt ontkennend beantwoord. Anders dan InterView meent moet het eisende merk InterView als beschrijvend worden aangemerkt. Weliswaar stelt InterView dat het woord "interview" - blijkens Van Dale, woordenboek voor de Nederlandse taal - aktiviteiten van een journalist beschrijft en niet de werkzaamheden van een marktonderzoeker, waarvoor het woord "enquêteren" op zijn plaats is, en dat zij derhalve het begrip a-typisch gebruikt, aldus profiterend van de suggestie van een ruime blik en een goed overzicht die van het element "view" uitgaat, doch het publiek zal dit subtiele onderscheid niet maken en het ondervragen van mensen in het algemeen zien als het maken van "interviews". Daaraan doet niet af dat in de schrijfwijze een schuin streepje wordt gebruikt of "view" met een hoofdletter wordt geschreven. Zowel visueel, auditief als begripsmatig zal het publiek - waarbij er van uit mag worden gegaan dat het de betekenis van het uit de Engelse taal afkomstige woord interview kent - InterView als beschrijvend opvatten, ook indien het op een van de hiervoor aangegeven wijzen wordt geschreven. Eén en ander overigens nog daargelaten de omstandigheid dat InterView thans op de markt optreedt onder de naam Burke-InterView. 5. Evenmin is sprake van een inbreuk door Marktview op het recht van InterView met betrekking tot het gebruik van haar handelsnaam. De handelsnamen Marktview en InterView zijn immers niet zodanig gelijkluidend dat daardoor verwarring bij het publiek zou zijn te duchten. Dit geldt temeer nu InterView sinds enige tijd naar buiten treedt onder de handelsnaam Burke-InterView. 6. Tenslotte dient ook de vraag of Marktview zich door het gebruik van de handelsnaam c.q. het teken Marktview jegens InterView schuldig maakt aan oneerlijke^ mededinging ontkennend te worden beantwoord, nu feiten of omstandigheden die in dit verband een onrechtmatige daad zouden kunnen opleveren, zoals het aftroggelen van klanten, zijn gesteld noch gebleken. 7. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de gevraagde voorziening dient te worden geweigerd met veroordeling van InterView in de kosten van dit geding. Beslissing: 1. Weigert de gevraagde voorziening. 2. Veroordeelt InterView in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van Marktview begroot op ƒ 250,- aan vastrecht en op ƒ 700,- aan salaris procureur. Enz. b) Het Hof, enz. 2. De grieven. De grieven luiden: GRIEF I: Ten onrechte wordt in rechtsoverweging ("r.o.") 4 overwogen dat het publiek het "subtiele" onderscheid tussen "interviewen" en "enquêteren" niet zal maken en het ondervragen van mensen in het algemeen zal zien als het maken van "interviews". Grief II: Ten onrechte wordt in r.o. 4 overwogen dat het publiek "INTER/VIEW visueel, auditief en begripsmatig als beschrijvend zal opvatten, ook indien in de schrijfwijze een schuin streepje wordt gebruikt of "view" met een hoofdletter wordt geschreven. GRIEF III: Ten onrechte wordt in r.o. 4 overwogen dat het merk INTERVIEW als beschrijvend moet worden aangemerkt. GRIEF IV: Ten onrechte wordt in het vonnis overwogen dat de handelsnamen Marktview en InterView niet zodanig gelijkluidend zijn dat daardoor verwarring bij het publiek zou zijn te duchten, zulks te meer nu InterView sinds enige tijd naar buiten treedt onder de handelsnaam Burke-Inter View. GRIEF V: Ten onrechte wordt in het vonnis (r.o. 6) overwogen dat geen feiten of omstandigheden zijn gesteld of gebleken die een onrechtmatige daad zouden kunnen opleveren. GRIEF VI: Ten onrechte heeft de fungerende president de gevraagde voorzieningen geweigerd en thans appellante in de kosten veroordeeld. 3. De feiten. Het hof gaat uit van de feiten en omstandigheden, vermeld in rechtsoverweging 1 van het aangevallen vonnis. Partijen hebben tegen die overweging geen bezwaar gemaakt. 4. Bespreking van de grieven. 1. Zoals de geïntimeerde terecht heeft betoogd brengt de omstandigheid, dat het teken Marktview (ook geschreven marktview) en het merk Interview (ook geschreven INTERVIEW en InterView) dezelfde slotlettergreep hebben, niet mee dat dit teken in zijn geheel beschouwd met dat merk in te dezen relevante mate overeenstemt. De eerste gedeelten van teken en merk verschillen visueel, auditief en in betekenis sterk; het eerste gedeelte van Marktview - een fantasiewoord - is onmiskenbaar Nederlands, heeft de klemtoon en bestaat uit één lettergreep; het eerste gedeelte van Interview bestaat uit twee lettergrepen en vormt met het slotdeel een onmiskenbaar Engels woord; dat de V soms als hoofdletter wordt geschreven doet hieraan niet af. Merk en teken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, vertonen dan ook niet auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken wordt geconfronteerd associaties tussen het merk en het teken worden gewekt. De grieven I, II en III kunnen dan ook, wat daarvan overigens zij, niet tot vernietiging van het aangevallen vonnis leiden. 2. Doordat teken en merk hierbedoeld zozeer uiteen lopen valt in redelijkheid vrees voor verwarring bij het publiek tussen de ondernemingen van partijen niet aan te nemen. Inter/view heeft gesteld dat een klant haar heeft gevraagd of Marktview een dochterverblijf van haar was maar dat enkele feit geeft onvoldoende grond om ertoe te besluiten dat die verwarring te duchten is. Grief IV is dan ook ongegrond. 3. Inter/view heeft geen feiten of omstandigheden gesteld die de betichting van oneerlijke mededinging door Marktview kunnen wettigen. Het gebruiken - als hiervoor aangegeven - van teken en handelsnaam Marktview op zich zelf is daartoe ontoereikend. Grief V treft dus geen doel. 4. Slotsom. Uit het voorgaande volgt dat de gevraagde voorzieningen terecht zijn geweigerd en dat dus ook grief VI faalt, dat het vonnis moet worden bekrachtigd en dat Inter/view in de kosten van het hoger beroep moet worden verwezen. 5. Beslissing. Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep en verwijst de appellante in de kosten van het hoger beroep, tot heden aan de zijde van de geïntimeerde begroot op ƒ 3.900,-. Enz.

15 16 oktober 1989 Bijblad Industriële Eigendom, nr Nr 75. President Arrondissementsrechtbank te 's-hertogenbosch, 1 maart (zonnegoud) Mr A.H. van Delden. (ingeschreven merk) Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 Benelux Merkenwet. Tussen het woord/beeldmerk Zonnegoud van eiseres en het woordmerk Zonnegoud van gedaagde bestaat onmiskenbaar een auditieve gelijkenis, terwijl ook een begripsmatige overeenstemming aanwezigis. Ondanks het feit dat eiseres het woord Zonnegoud gebruikt in combinatie met een gestileerd landschap, wordt het merk niet zodanig overheerst door genoemd landschap dat het woord Zonnegoud daardoor tot slechts een ondergeschikt bestanddeel is gereduceerd en dat derhalve geen visuele overeenstemming tussen beide merken kan worden aangenomen. Eiseresses produkten, o.a. kruidendranken en kruidenthee, worden aangemerkt als soortgelijk aan de door gedaagde onder het merk Zonnegoud verkochte honing, gezien het feit dat beide in eenzelfde soort winkels worden aangeboden. De besloten vennootschap Kruidenverwerkende Industrie "Lumen Naturae" B.V. te Rhenen, eiseres [in kort geding], procureur Mr C.M. van Leeuwen, advocaat Mr P.J.M. Steinhauser te Amsterdam, tegen de besloten vennootschap Golden Foods International B.V. te 's-hertogenbosch, gedaagde [in kort geding], in rechte vertegenwoordigd door haar directeur P. IJben, advocaat Mr Ing. H.Th.G. Schmidt te Arnhem. De feiten. 2. Eiseres is rechthebbende op het in 1971 in de Benelux gedeponeerde woord/beeldmerk Zonnegoud, welk merk is ingeschreven voor onder meer kosmetische middelen, geneeskrachtige kruiden, kruidenmengsels, poeders, farmaceutische middelen, diëtische preparaten en versterkingsmiddelen, aromatische kruiden en keukenkruiden. Gedaagde gebruikt het woordmerk Zonnegoud voor honing. De vordering. 3. Eiseres vordert - kort gezegd - dat gedaagde met onmiddellijke ingang wordt verboden gebruik te maken van het merk Zonnegoud of van een ander met het merk Zonnegoud van eiseres overeenstemmend teken op verbeurte van een dwangsom van ƒ 200,- per in strijd met voormeld verbod verhandeld produkt, danwei van ƒ ,- per overtreding van dit verbod, zulks ter keuze van eiseres. Het geschil. (...) De beoordeling van het geschil De president is op grond van artikel 37A BMW bevoegd om van de onderhavige vordering kennis te nemen, nu gedaagde is gevestigd binnen dit arrondissement Er is sprake van overeenstemming tussen merk en teken in de zin van artikel 13A BMW wanneer - mede gezien de bijzonderheden van het gegeven geval en met name de onderscheidende kracht van het merk - merk en teken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken wordt geconfronteerd associaties tussen het teken en het merk worden gewekt. Tussen het woord/beeldmerk Zonnegoud van eiseres en het woordmerk Zonnegoud van gedaagde bestaat onmiskenbaar een auditieve gelijkenis, terwijl ook een begripsmatige overeenstemming aanwezig is; geen sprake is immers van een willekeurig gekozen begripsloze of begripsarme woordcombinatie, doch van een zodanige combinatie van de woorden "zon(ne)" en "goud" dat deze associaties oproept met zonlicht, met de natuur en met natuurprodukten Ondanks het feit dat eiseres het woord zonnegoud in haar merk in tegenstelling tot gedaagde gebruikt in combinatie met een gestileerd landschap, wordt haar woord/beeldmerk naar het oordeel van de president niet zodanig overheerst door genoemd landschap dat met succes kan worden gesteld dat het woord Zonnegoud in eiseresses merk daardoor tot slechts een ondergeschikt bestanddeel is gereduceerd en dat derhalve geen visuele overeenstemming tussen beide merken kan worden aangenomen Met eiseres is de president van oordeel dat in casu tevens sprake is van soortgelijke waren in de zin van artikel 13A sub 1 van de BMW, en wel om de navolgende redenen: Eiseresses produkten worden voornamelijk verkocht in drogisterijen, in reformwinkels en - zij het in mindere mate - ook in supermarkten waar tevens honing wordt verkocht. Hoewel honing behoort tot het gewone voedselpakket, zulks in tegenstelling tot de meeste produkten van eiseres - met uitzondering van kruidenthee en keukenkruiden die zeker de laatste decennia tot het normale voedselpakket dienen te worden gerekend en in elke goed gesorteerde supermarkt verkrijgbaar zijn -, wordt honing daarnaast ook beschouwd als een gezondheidsprodukt en behoort het bijna zonder uitzonderingen tot het gewone assortiment produkten dat in reformwinkels en kruidenwinkels wordt aangeboden. Daarenboven worden diverse kruidenprodukten, zoals kruidenthee, dikwijls gezoet met honing zodat er als dan sprake is van complementaire produkten Een en ander leidt tot de conclusie dat eiseres zich in casu met succes kan beroepen op artikel 13 A sub 1 van de BMW. Eiseresses vorderingen zullen dan ook worden toegewezen echter met dien verstande dat gedaagde enige tijd zal worden gegund om de merkaanduiding op haar produkten te wijzigen. Gedaagde zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure, gevallen aan de zijde van eiseres. De beslissing. De president: Beveelt gedaagde om binnen drie weken na de betekening van dit vonnis het gebruik van het teken Zonnegoud of het gebruik van een ander met het merk Zonnegoud van eiseres overeenstemmend teken te staken en gestaakt te houden op straffe van verbeurte van een dwangsom van ƒ 200,- per in strijd met voormeld verbod verhandeld produkt, dan wel van ƒ ,- per overtreding van dit bevel, zulks ter keuze van eiseres; Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; Wijst af het meer of anders gevorderde; Veroordeelt gedaagde in de kosten van deze procedure, gevallen aan de zijde van eiseres, tot aan deze uitspraak begroot op ƒ 2000,-; enz.

16 256 Bijblad Industriële Eigendom, nr oktober 1989 Nr 76. Benelux-Gerechtshof, 26 juni 1989 (zaak A 87/7). (Isover/Isoglass) Eerste Vice-President: R. Janssens; Tweede Vice-President: H.E. Ras; Rechters: Mw J. Rouff, P. Kayser; Plv. Rechters: E. Boon, P. Marchal, R. Everling, C.H. Beekhuis, S. Royer. Art. 13 onder C Benelux Merkenwet. ' Nu toelichting op art. 13 C in het Gemeenschappelijk Commentaar der Regeringen ontbreekt, komt het bij de uitleg van die bepaling behalve op haar bewoordingen vooral op haar plaats in het stelsel van de wet aan. Gegeven het feit dat art. 13 C deel uitmaakt van de regeling die de beschermingsomvang van het uitsluitend recht op een merk bepaalt en in dat kader de regels van de artt. 13 B en 13 C zijn bedoeld als nadere aanwijzing bij de toepassing van de in art. 13 A neergelegde hoofdregels, die aan de merkhouder een vergaande, (mede) in het begrip "overeenstemmend teken" haar grens vindende bescherming bieden, brengen die hoofdregels mede, dat de grens van de beschermingsomvang van het uitsluitend recht op een merk telkens in concreto wordt bepaald door de rechter, die, met toepassing van de daarvoor door het Hof geformuleerde maatstaf, beoordeelt of het aangevallen teken al dan niet moet worden aangemerkt als "een overeenstemmend teken" en aldus rekening kan houden met alle relevante bijzonderheden van het gegeven geval. Bezien tegen deze achtergrond en mede in het licht van art. 13 C, 2e lid, is de betekenis van het eerste lid van dat artikel deze, dat aan de rechter wordt voorgeschreven een teken, dat als "vertaling" in de zin van het eerste lid moet worden beschouwd, als "een overeenstemmend teken" aan te merken, hetgeen tot de slotsom leidt, dat art. 13 C, Ie lid, restrictief moet worden uitgelegd. De krachtens de aan zijn plaats in het systeem van de wet toe te kennen restrictieve strekking van het voorschrift van art. 13 C, Ie lid, BMW brengt mede, dat als "vertaling" in de zin van dat voorschrift niet kan gelden een al dan niet mede uit letters bestaande grafische voorstelling van zodanige aard, dat moet worden aangenomen dat het publiek dat zich van een der nationale of streektalen van het Beneluxgebied pleegt te bedienen, haar spontaan zal aanduiden door middel van een of meer tot de woordenschat van die taal behorende woorden; ook niet indien die woorden de vertaling vormen van het in een van de andere talen luidende merk waarop de merkhouder zijn aanval baseert. Om dezelfde reden moet worden aangenomen dat het bedoelde voorschrift slechts van toepassing is indien het aanvallende merk bestaat ofwel uit een of meer woorden die in de vorm waarin zij in het merk zijn opgenomen elk afzonderlijk deel uitmaken van de woordenschat van een van de nationale of streektalen van het Beneluxgebied ofwel uit een woord, dat zelf niet tot die woordenschat behoort, maar is samengesteld uit woorden die elk als een zelfstandig woord wél van die woordenschat deel uitmaken. Als "vertaling in een andere dezer talen" in de zin van art. 13 C, Ie lid, kan niet gelden een als zodanig niet tot de woordenschat van die andere taal behorend samengesteld woord, waarvan niet alle samenstellende delen als een zelfstandig woord tot deze woordenschat behoren.') 1. De vennootschap naar Frans recht Isover Saint-Gobain en 2. de naamloze vennootschap Glaceries de Saint-Roch, advocaten Mrs A. Braun en Th. van Innis te Brussel, tegen de naamloze vennootschap Isoglass, advocaten Mrs L. De Gryse en B. Dauwe te Brussel. a) Conclusie Plaatsvervangend Advocaat-Generaal Lenaerts, 3 juni ') Zie de noot achter het arrest. Red. Algemene bespreking. 2. De Toelichting bij het Beneluxverdrag van 18 maart 1962 en de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken spreekt met geen woord over artikel 13, C, BMW. Zoals de eiseressen opmerken, kwam een bepaling van dezelfde strekking ook voor in het ontwerp dat werd opgesteld door de Benelux-Commissie, opgericht door de Belgische, Luxemburgse en Nederlandse groepen van de Association internationale pour la protection de la propriété industrielle. De Commissie stelde de thans in artikel 13, C, eerste lid, BMW neergelegde regel voor, die volgens de toelichting uitgaat van de beginselen die door de Belgische rechtspraak reeds waren aangenomen. 2 ) De eiseressen merken op dat in het ontwerp van de Benelux-Commissie de term "woordmerk" wordt gebruikt, wat in artikel 13, C, eerste lid, BMW gewoon "merk" is geworden. Zij achten deze wijziging belangrijk voor de interpretatie ervan, doch zij zeggen niet waarom. Wellicht menen zij daaruit te kunnen afleiden dat die bepaling niet meer alleen toepasselijk is op woorden uit de gangbare taal maar ook op fantasiebenamingen. Er is evenwel geen enkele aanwijzing dat de opstellers van de Eenvormige wet zijn afgeweken van de tekst van de Benelux-Commissie om die opvatting tot uitdrukking te brengen. Men kan evengoed veronderstellen dat zij de precisering "woord" overbodig hebben geacht, omdat het artikel de vertaling regelt en dus noodzakelijk betrekking heeft op merken die uit een of meer woorden bestaan. 3. Geeft de geschiedenis van artikel 13, C, BMW geen uitsluitsel over de betekenis ervan dan moet deze worden bepaald op grond van de opzet van de regeling. Artikel 13, A, BMW beoogt de bescherming van het recht op het gedeponeerde merk tegen onrechtmatig gebruik ervan door derden. Deze bescherming omvat het recht om zich tegen dit gebruik te verzetten en het recht op schadevergoeding. Zij betreft niet alleen het gebruik van het merk zelf, maar ook van een "overeenstemmend teken". De wet bepaalt niet wat onder overeenstemming moet worden verstaan, aan de hand van welke criteria deze kan worden vastgesteld of welke mate van overeenstemming vereist is. 3 ) Het staat derhalve uitsluitend aan de rechter te oordelen of het teken al dan niet met het merk overeenstemt. 4. Gaat het over een woordmerk, dan kan de overeenstemming ook voortvloeien uit de vertaling van dat woord in een of meer andere talen. Voor deze bijzondere vorm van overeenstemming stelt artikel 13, C, BMW nadere regelen. Onderscheid wordt daarbij gemaakt naargelang het woord is vertaald "in een der nationale of streektalen van het Beneluxgebied" of in een aan dat gebied vreemde taal. Ten aanzien van vertalingen in een vreemde taal geldt de algemene regel: luidens het tweede lid van artikel 13, C, geschiedt de beoordeling van de overeenstemming door de rechter. Terecht vinden Komen en Verkade dit een overbodige bepaling: "De rechter oordeelt immers over de overeenstemming van merken en tekens in het algemeen! Dat hij hierbij enige talenkennis in zijn overweging zal betrekken is niets nieuws". 4 ) Anders is het wanneer het woordmerk vertaald is in een taal van het Beneluxgebied. Alsdan wijkt het eerste lid van artikel 13, C, af van de regel dat de overeenstemming door de rechter wordt beoordeeld; zij vestigt een onweerlegbaar vermoeden dat de vertaling met het merk overeenstemt. Dat is de draagwijdte van de bepaling dat het uitsluitend recht op het 2 ) Ontwerp-Beneluxverdrag en Ontwerp-Eensluidende Beneluxwet betreffende de Merken, met Exposé des motifs, blz. 5 en blz. 16, opm. 3 bij art. 13, Bijlage bij Bijblad Industriële Eigendom (B.I.E.), 22e jaarg. nr 1,15 jan ') Zie omtrent het begrip "overeenstemming" het arrest van 20 mei 1983 in de zaak A, 82/5, Henri Jullien B.V./VERSCHUERE Norbert, Jurisprudentie 1983, deel 4, blz. 36 {B.I.E. 1984, nr40, blz. 137, D.W.F.V. Red). ") Het nieuwe merkenrecht, 1970, nr 83, blz. 77.

17 16 oktober 1989 Bijblad Industriële Eigendom, nr merk zich "van rechtswege" uitstrekt over de vertaling. 5. In de rechtsleer lijkt men het er wel over eens te zijn dat artikel 13, C, eerste lid, BMW niet in die zin mag worden opgevat "dat door het depot van een merk in bijvoorbeeld het Nederlands tevens een merkrecht op de vertalingen van dat merk in het Frans, het Duits en de verschillende streektalen wordt verkregen, omdat dan de merkhouder ook zou kunnen optreden tegen de merken, die weer met die vertalingen zouden overeenstemmen. Bedoeld zal enkel zijn, dat de merkhouder derden van het gebruik der bewuste vertalingen kan uitsluiten". 5 ) Komen en Verkade hebben kritiek op het ganse artikel 13, C. Aan de hand van menig voorbeeld wijzen zij op de vele moeilijkheden die bij de toepassing ervan kunnen ontstaan en merken o.m. op: "een werkelijk onoplosbaar probleem zal echter ontstaan indien men zich gaat beroepen op zijn merkrecht ten aanzien van de vertaling van fantasienamen die voor een gedeelte vertaalbare elementen bevatten". 6 ) 6. Vraag is evenwel of artikel 13, C, BMW wel toepasselijk is op fantasiebenamingen. Een zodanige toepassing veronderstelt in elk geval een zeer ruime interpretatie van de bepaling, die verder gaat dan de tekst ervan letterlijk inhoudt, steunt althans op een oneigenlijke betekenis van de begrippen "nationale of streektalen" en "vertaling". Tot de lands- of streektaal behoren toch maar alleen de woorden die de bevolking van dat land of die streek gebruikt om zich verstaanbaar te maken. Niet in aanmerking komt een gefantaseerde combinatie van letters of tekens die als zodanig geen gangbare betekenis heeft, niet tot de bestaanbare woordenschat van de taal behoort en door de bewoners van het betrokken gebied niet wordt verstaan en gebruikt. Nu kan in een fantasiebenaming weliswaar een woord, al dan niet in zijn oorspronkelijke vorm, geheel of gedeeltelijk, ingebouwd zijn. Niettemin maakt de benaming als zodanig geen deel uit van de lands- of streektaal. Om dezelfde redenen kan een fantasiebenaming niet "vertaald" worden, d.i. van de ene nationale of streektaal in een andere worden overgebracht. 7. Een extensieve uitlegging van artikel 13, C, BMW lijkt door de opzet ervan niet verantwoord te zijn. Van Dijk waarschuwt zelfs voor een letterlijke interpretatie; "De letter van de eerste zin (van artikel 13, C) zou, op zichzelf beschouwd, een zo ongerijmd grote omvang van de bescherming van de erin bedoelde merken meebrengen dat die lezing onaannemelijk is". 7 ) Door het vestigen van een onweerlegbaar vermoeden van overeenstemming kan het eerste lid van artikel 13, C, ertoe leiden dat de vertaling in werkelijkheid geen "overeenstemmend teken" is en derhalve geen reden is om het gebruik ervan te verbieden. Alsdan schiet de bepaling haar doel voorbij. Dat gevaar is des te groter bij fantasiebenamingen, waarin bestaande woorden geheel of gedeeltelijk verweven zijn. Wanneer de tekst van de bepaling daartoe niet noopt, moeten zodanige toepassingen ervan worden vermeden. 8. Een extensieve uitlegging van artikel 13, C, eerste lid, BMW is overigens niet nodig om het gedeponeerde merk tegen het gebruik van vertalingen te beschermen. Speelt het door deze bepaling gevestigde vermoeden niet, dan blijft de algemene regel neergelegd in artikel 13, A, nog steeds van toepassing. Het staat alsdan de rechter te oordelen of de vertaling als "overeenstemmend teken" dient te worden aangemerkt en het gebruik ervan op die grond te worden verboden. 5 ) Van Nieuwenhoven Helbach: Nederlands handels- en faillissementsrecht, II Industriële eigendom en mededingingsrecht, 1983, nr. 761, blz In dezelfde zin: Komen en Verkade: op.cit., nr 83, blz. 76; Drucker en Bodenhausen; Kort begrip van het recht betreffende de intellectuele eigendom, 1984, bewerkt door Wichers Hoeth blz ) Op.cit., nr 83, blz , de geciteerde tekst op blz ) Merkenrecht in de Beneluxlanden, 1973, opmerking g bij BMW, art. 13, blz Zie ook Komen en Verkade: op.cit., nr 83, blz. 76. Ook zonder toepassing van het bepaalde onder C op de vertaling van fantasiebenamingen behoudt de door artikel 13 verleende bescherming van het recht op het merk haar volle uitwerking. Gelet op de vermelde bezwaren tegen de ruime interpretatie verdient het aanbeveling de vertalingen van fantasiebenamingen onder het toezicht van de rechter te plaatsen overeenkomstig de algemene regel. Komen en Verkade merken op dat, wie de vertaling van zijn merk wil beschermen, deze dan ook maar moet deponeren en gebruiken. 8 ) Beantwoording van de gestelde vragen. 9. Eerste vraag: "Wordt onder het begrip taal dat aan artikel 13, C, van de Beneluxwet op de merken ten grondslag ligt, mede begrepen de spontane benoeming van een grafische voorstelling, of een letterwoord, als bijvoorbeeld de betwiste voorstelling van het teken ISGLA?" De benoeming van een grafische voorstelling behoort maar tot de taal in de zin van artikel 13, C, BMW in zoverre de naam die aan de voorstelling wordt gegeven, tot de bestaande woordenschat van een nationale of streektaal behoort. Hetzelfde geldt een letterwoord. Het teken ISGLA behoort niet tot de bestaande woordenschat van een taal en a fortiori de voorstelling ervan evenmin. Het is derhalve niet begrepen onder het begrip taal dat aan artikel 13, C, BMW ten grondslag ligt. 10. Tweede vraag: "Wordt met het begrip 'luidende in een der nationale of streektalen' in artikel 13, C, eerste lid, van de eenvormige Beneluxwet op de merken (a) uitsluitend bedoeld een woordmerk, in geschreven of gesproken uitdrukking, dat aan de gangbare of bekende taal is ontleend en waarvan een gangbare of bekende vertaling bestaat - in de lexica of daarbuiten - dan wel (b) mede bedoeld een merk dat op zichzelf niet tot de bestaande woordenschat van een van die talen behoort, maar dat in zijn geschreven of gesproken uitdrukking bestaat in een combinatie van twee woorden en/of syllaben of bestanddelen van verschillende woorden uit een van die talen?" Uit dè algemene bespreking volgt dat artikel 13, C, eerste lid, BMW alleen toepassing vindt op een woordmerk dat bestaat uit een of meer woorden die elk aan de gangbare of bekende taal zijn ontleend en waarvan een gangbare of bekende vertaling bestaat. Dit geldt zonder enig voorbehoud voor de geschreven uitdrukking van de woorden. Wat de gesproken uitdrukking betreft, in het arrest van 20 mei 1983 gaat het Benelux-Gerechtshof er kennelijk van uit dat de overeenstemming van de merken ook auditief kan zijn. 9 ) Men mag dus aannemen dat het deponeren van een woordmerk ook de uitspraak van het woord betreft. Dit levert geen moeilijkheden op, wanneer de geschreven uitdrukking volledig overeenstemt met het woord in een van de gangbare talen, bijvoorbeeld het Franse woord "VERRE" en het Nederlandse "GLAS". 11. Is dat echter niet het geval, dan kan men bezwaarlijk beweren dat het vervormde woord noodzakelijk moet worden uitgesproken als het gangbare woord. Het woord "VER" kan worden uitgesproken als het Franse "VERRE", maar een daarvan afwijkende uitspraak is evengoed mogelijk. Omgekeerd kunnen nog andere woorden als het Franse "VERRE" worden uitgesproken, bijvoorbeeld "VEIR" en "VAIR". En in de streektalen kunnen daaraan misschien nog enkele woorden worden toegevoegd, die met de geschreven uitdrukking nog minder gelijkenis vertonen, waarvan de overeenstemming zelfs onbestaande is. Het verdient geen aanbeveling aan vervormde woorden alleen op grond van hun mogelijke uitspraak dezelfde betekenis te geven. 12. Wanneer een woordmerk in de geschreven uitdrukking niet de betekenis heeft die de merkhouder aan de gesproken uitdrukking ervan geeft, volstaat niet dat het 8 ) Op.cit., nr 83, blz. 76; zie ook blz. 77. ') Zaak A 82/5, Henri Jullien, B.V./Verschuere, Jurisprudentie 1983, deel 4, blz. 40.

18 258 Bijblad Industriële Eigendom, nr oktober 1989 woord wordt gedeponeerd om op grond van artikel 13, C, eerste lid, BMW het gebruik van de vertaling van de gesproken uitdrukking te doen verbieden. Vereist is alsdan dat ook de uitspraak van het woord is gedeponeerd. Het woord "VER" betekent in het Frans niet "glas". Wanneer alleen het woord "VER" is gedeponeerd, strekt het recht op het merk zich niet uit tot het Nederlandse "GLAS", ook al kan "VER" worden uitgesproken als het Franse "VERRE". Nog minder kan men op het eerste lid van artikel 13, C, steunen om het recht op "VER" uit te breiden tot "GLASS", want dit laatste is Nederlands noch Duits, maar Engels. En dan vindt niet het eerste maar eventueel het tweede lid van artikel 13, C, toepassing. Hetzelfde geldt, wanneer alleen de gesproken maar niet gedeponeerde uitdrukkingen als vertalingen kunnen worden aangemerkt. Onder voorbehoud van de voorgaande opmerking wat de gesproken uitdrukkingen betreft, is het antwoord op de vraag sub (a) bevestigend, dit op de vraag sub (b) ontkennend. 13. Derde vraag: "Indien het antwoord op de tweede vraag sub (a) bevestigend is, moet dan ook als gangbare vertaling worden beschouwd een woord dat bestaat uit een eerste gedeelte geheel gelijk aan dat in de oorspronkelijke taal van het merk bijvoorbeeld ISO, en een tweede gedeelte dat, geschreven of gesproken, de gangbare vertaling is van het tweede gedeelte van het merk, zoals VER(RE) en GLAS(S)?" Wanneer een samengesteld woord niet tot de gangbare of bekende taal behoort, kan er evenmin een gangbare of bekende vertaling van bestaan, wat ook de betekenis van de samenstellende delen ervan is. ISO behoort niet tot de bestaande woordenschat van het Frans of het Nederlands. VERRE en GLAS zijn wel gangbare woorden in deze talen, VER en GLASS echter niet. In zoverre deze laatste in de gesproken taal dezelfde betekenis hebben, volstaat dit evenwel niet opdat GLAS(S) als vertaling van VER(RE) kan worden aangemerkt, om de in het antwoord op de tweede vraag vermelde reden. Het antwoord op de derde vraag is derhalve ontkennend. 14. Vierde vraag: "Komt in dezelfde onderstelling als sub 3, aan de rechter die constateert dat het betwiste teken als een vertaling van het merkwoord, in de zin van artikel 13, C, eerste lid, van de eenvormige Beneluxwet op de merken, moet of kan worden beschouwd, nog enige vrijheid van beoordeling toe met name op grond van de onbekendheid of het gering gebruik van het woord of, van een gering onderscheidend vermogen of van enige andere omstandigheid, als de veelheid van mogelijke vertalingen, of het verschil van mogelijke betekenissen of van connotaties?" Aangezien, krachtens artikel 13, C, eerste lid, BWM, het recht op een merk in een taal van het Beneluxgebied zich "van rechtswege" uitstrekt over de vertaling in een andere taal van dit gebied, komt aan de rechter geen enkele vrijheid van beoordeling toe, wanneer hij constateert dat het betwiste teken als een vertaling van het merkwoord, in de zin van deze bepaling, moet of kan worden beschouwd. Ook het antwoord op deze vraag is ontkennend. 15. Vijfde vraag: "Indien het antwoord op vraag sub 2 (b) bevestigend is, volgens welke criteria kan de rechter dan beslissen dat het betwiste teken een vertaling is van het merk? Heeft de rechter dan volstrekt vrije beoordelingsmacht, of moet hij bijvoorbeeld eerst nagaan of er overeenstemming bestaat tussen merk en teken, in de zin van artikel 13, A, van de eenvormige wet?" Aangezien het antwoord op vraag 2 (b) ontkennend is, dient deze vraag niet meer te worden beantwoord. b) Het Benelux-Gerechtshof, enz. Ten aanzien van de feiten : 2. Overwegende dat de feiten waarop de door het Benelux-Gerechtshof te geven uitleg moet worden toegepast, blijkens de gedingstukken, als volgt kunnen worden omschreven: De vennootschap naar Frans recht Isover Saint-Gobain is houdster van het internationale woordmerk Isover, waarvan de rechten teruggaan tot 20 juli 1973, van het Internationaal beeldmerk Isover, waarvan de rechten teruggaan tot 13 oktober 1960, en van het Benelux woordmerk Isover, dat op 21 oktober 1971 werd gedeponeerd met inroeping van in 1962 verworven rechten. De naamloze vennootschap Glaceries de Saint-Roch is licentiehoudster van de merkhoudster Isover Saint-Gobain en verhandelt onder dit merk isolatiematerialen en glaswol in het Beneluxgebied. Voornoemde vennootschappen stelden vast dat de naamloze vennootschap Isoglass het teken Isoglass voor identieke of soortgelijke waren gebruikte en verzetten zich daartegen. De naamloze vennootschap Isoglass wijzigde haar teken in Isgla, maar Isover maakte verder bezwaar omdat het woord Isoglass in de maatschappelijke benaming die ook als handelsnaam wordt gebruikt, behouden bleef en dat het nieuwe teken Isgla op een zodanige wijze zou worden gebruikt dat het toch als Isoglass kan gelezen worden. Het verzet van Isover is gesteund op de overeenstemming in de zin van artikel 13 BMW die zou bestaan met haar merk, nu onder meer Isoglass voorkomt als een vertaling van het merk Isover in de zin van artikel 13, C, eerste lid, van bedoelde wet. Bij deurwaardersexploot van 1 februari 1982 dagvaardden de naamloze vennootschap Isover Saint-Gobain en de naamloze vennootschap Glaceries de Saint-Roch de naamloze vennootschap Isoglass voor de Rechtbank van Koophandel te Brussel, hoofdzakelijk om te horen verbieden het teken Isoglass verder te gebruiken voor isolatiematerialen en/of glaswol, als maatschappelijke benaming, handelsnaam of merk. Bij vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Brussel van 30 maart 1983 werd de vordering tot staking van het gebruik van het teken Isoglass verworpen op grond dat artikel 13, C, eerste lid, BMW niet kon ingeroepen worden, vermits van het woord "Isover" geen terzake zinvolle vertaling bestaat. Isover Saint-Gobain en Glaceries de Saint-Roch stelden op 19 mei 1983 hoger beroep in tegen dat vonnis. Bij arrest van 20 juni 1985 oordeelde het Hof van Beroep te Brussel insgelijks dat van het woord "Isover" terzake geen zinvolle vertaling bestaat, dat inderdaad het woord "Isover" een fantasiebenaming is die niet ontleend is aan de gangbare taal en derhalve niet vatbaar is voor vertaling, en artikel 13, C, eerste lid, BMW slechts van toepassing is op de woordmerken die ontleend zijn aan de gangbare en dus vertaalbare taal. Uit hetzelfde oogpunt oordeelde het Hof van Beroep dat het gebruik van het teken Isgla, in de veronderstelling dat de grafische voorstelling ervan als Isoglass kon worden gelezen, niet kon worden verboden. Tegen dat arrest werd door Isover Saint-Gobain en Glaceries de Saint-Roch een voorziening in cassatie ingesteld. Bij arrest van 11 september 1987 stelt het Hof van Cassatie van België vast dat, nu het bestreden arrest niet louter berust op de feitelijke vaststelling dat het woord "Isover" niet voor vertaling vatbaar is, maar ervan uitgaat dat voor een merk gevormd door één enkel, maar samengesteld woord dat niet ontleend is aan de gangbare taal, geen aanspraak kan gemaakt worden op de bescherming bedoeld in artikel 13, C, eerste lid, BMW, vragen van uitlegging van bedoeld artikel rijzen, vermits Isover Saint-Gobain en Glaceries de Saint-Roch tegen dat uitgangspunt opkomen. 3. O. dat het Hof van Cassatie van België het Benelux-Gerechtshof verzoekt de navolgende vragen te beantwoorden: Eerste vraag: Wordt onder het begrip taal dat aan artikel 13, C, van de Beneluxwet op de merken ten grondslag ligt, mede begrepen de spontane benoeming van een grafische

19 16 oktober 1989 Bijblad Industriële Eigendom, nr voorstelling, of een letterwoord, als bijvoorbeeld de betwiste voorstelling van het teken ISGLA? Tweede vraag: wordt met het begrip "luidende in een der nationale of streektalen" in artikel 13, C, eerste lid, van de eenvormige Beneluxwet op de merken (a) uitsluitend bedoeld een woordmerk, in geschreven of gesproken uitdrukking, dat aan de gangbare of bekende taal is ontleend en waarvan een gangbare of bekende vertaling bestaat - in de lexica of daarbuiten - dan wel (b) mede bedoeld een merk dat op zichzelf niet tot de bestaande woordenschat van een van die talen behoort, maar dat in zijn geschreven of gesproken uitdrukking bestaat in een combinatie van twee woorden en/of syllaben of bestanddelen van verschillende woorden uit een van die talen? Derde vraag: Indien het antwoord op de tweede vraag sub (a) bevestigend is, moet dan ook als gangbare vertaling worden beschouwd een woord dat bestaat uit een eerste gedeelte geheel gelijk aan dat in de oorspronkelijke taal van het merk, bijvoorbeeld ISO, en een tweede gedeelte dat, geschreven of gesproken, de gangbare vertaling is van het tweede gedeelte van het merk, zoals VER(RE) en GLAS(S)? Vierde vraag: Komt in dezelfde onderstelling als in de derde vraag, aan de rechter die constateert dat het betwiste teken als een vertaling van het merkwoord, in de zin van artikel 13, C, eerste lid, van de eenvormige Beneluxwet op de merken, moet of kan worden beschouwd, nog enige vrijheid van beoordeling toe met name op grond van de onbekendheid of het gering gebruik van het woord of, van een gering onderscheidend vermogen of van enige andere omstandigheid, als de veelheid van mogelijke vertalingen, of het verschil van mogelijke betekenissen of van connotaties? Vijfde vraag: Indien het antwoord op de tweede vraag sub (b) bevestigend is, volgens welke criteria kan de rechter dan beslissen dat het betwiste teken een vertaling is van het merk? Heeft de rechter dan volstrekt vrije beoordelingsmacht, of moet hij bijvoorbeeld eerst nagaan of er overeenstemming bestaat tussen merk en teken, in de zin van artikel 13, A, van de eenvormige wet? Ten aanzien van het verloop van het geding: (...) Ten aanzien van het recht: Ten aanzien van de vragen tesamen: 8. O. dat, nu artikel 13,C, BMW in het Gemeenschappelijk Commentaar der Regeringen niet is toegelicht, het bij de beantwoording van de gestelde vragen van uitleg van deze bepaling, behalve op haar bewoordingen, vooral aankomt op haar plaats in het stelsel der wet; 9. O. dat artikel 13,C, deel uitmaakt van de regeling die de beschermingsomvang van het uitsluitend recht op een merk bepaalt; 10. dat in dit kader de regels van de artikelen 13,B, en 13,C, klaarblijkelijk zijn bedoeld als nadere aanwijzingen bij de toepassing van de in artikel 13,A, neergelegde hoofdregels ten aanzien van deze beschermingsomvang; 11. dat die hoofdregels de merkhouder een, zoals het Hof al meermalen tot uitdrukking heeft gebracht, vergaande bescherming bieden, welke bescherming ingeval van gelijkheid of soortgelijkheid der wederzijdse waren (het geval van artikel 13,A, onder 1.) uitsluitend, en in alle andere gevallen (die van artikel 13,A, onder 2.) mede haar grens vindt in het begrip "overeenstemmend teken"; 12. dat de hoofdregels van artikel 13,A, dus meebrengen dat de grens van de beschermingsomvang van het uitsluitend recht op een merk telkens in concreto wordt bepaald door de rechter die, met toepassing van de daarvoor door het Hof geformuleerde maatstaf, beoordeelt of het aangevallen teken al dan niet moet worden aangemerkt als "een overeenstemmend teken" en die aldus rekening kan houden met alle relevante bijzonderheden van het gegeven geval; 13. dat tegen deze achtergrond en mede in het licht van het bepaalde in het tweede lid van artikel 13,C, de betekenis van het eerste lid van dit artikel deze is dat aan de rechter wordt voorgeschreven een teken dat als een "vertaling" in de zin van het eerste lid moet worden beschouwd, als "een overeenstemmend teken" aan te merken; 14. dat een dergelijk, voor een beoordeling in concreto geen ruimte biedend voorschrift niet goed past in het hiervoor geschetste stelsel der wet, terwijl aan zulk een voorschrift ook geen behoefte bestaat, nu de hoofdregels van artikel 13,A, voldoende mogelijkheid bieden de merkhouder in alle gevallen waarin daaraan in concreto behoefte bestaat, die ruime bescherming te geven welke hem toekomt; 15. dat een en ander tot de slotsom leidt dat bij de beantwoording van de vragen als uitgangspunt heeft te gelden dat artikel 13,C, eerste lid, restrictief moet worden uitgelegd; Ten aanzien van de eerste vraag : 16. O. dat het Hof deze vraag tegen de achtergrond van de vaststaande feiten aldus begrijpt dat zij ertoe strekt te vernemen of een aangevallen teken kan gelden als (vertaling) als bedoeld in artikel 13,C, eerste lid, indien (1) het wordt gevormd door een, al dan niet mede uit letters bestaande, grafische voorstelling van zodanige aard dat moet worden aangenomen dat het publiek dat zich van een der nationale of streektalen van het Beneluxgebied pleegt te bedienen, haar spontaan zal aanduiden door middel van een of meer tot de woordenschat van die taal behorende woorden, én (2) die woorden de vertaling vormen van het in een van de andere talen luidende merk waarop de merkhouder zijn aanval baseert; 17. O. dat bij de te dezen vereiste restrictieve interpretatie van het eerste lid van artikel 13,C, niet kan worden aanvaard dat onder de term "vertaling", zoals in dat lid gehanteerd, een dergelijke grafische voorstelling mede kan zijn begrepen, zodat deze vraag ontkennend moet worden beantwoord; Ten aanzien van de tweede en de vijfde vraag: 18. O. dat artikel 13,C, eerste lid, doelende op het aanvallende merk, spreekt van een merk "luidende" in een van de in deze bepaling bedoelde talen; 19. O. dat het met deze term strookt om de bepaling in beginsel slechts van toepassing te oordelen indien en voorzover het aanvallend merk bestaat uit een of meer woorden die elk, in de vorm waarin dat woord of die woorden in het depot van dat merk zijn opgenomen, deel uitmaken van de woordenschat van een dier talen; 20. dat echter die term niet eraan in de weg staat om de bepaling mede toepasselijk te oordelen indien en voorzover het aanvallend merk bestaat uit een woord dat weliswaar zelf niet tot de woordenschat van een van bedoelde talen behoort, maar is samengesteld uit woorden die elk als een zelfstandig woord wel van deze woordenschat deel uitmaken; dat zulk een samengesteld woord evenzeer als een tot die woordenschat behorend woord vatbaar is voor vertaling in een andere nationale of streektaal van het Beneluxgebied; 21. O. dat de bewoording der bepaling evenwel niet gedoogt om haar werking uit te strekken tot merken gevormd door een samengesteld woord dat niet tot de bedoelde woordenschat behoort en waarvan tenminste een van de samenstellende delen evenmin als een zelfstandig woord van die woordenschat deel uitmaakt; dat zulk een samengesteld woord zich trouwens niet leent voor vertaling in een der andere in de bepaling bedoelde talen; 22. O. dat uit het voorgaande volgt dat, met inachtneming van het onder 20 overwogene, de tweede vraag onder (a) bevestigend, en de tweede vraag onder (b) ontkennend moet'worden beantwoord; 23. O. dat uit dit laatste volgt dat de vijfde vraag, die ervan uitgaat dat de tweede vraag onder (b) bevestigend wordt beantwoord, geen beantwoording behoeft; Ten aanzien van de derde vraag : 24. O. dat de door artikel 13,C, eerste lid, gehanteerde uitdrukking "vertaling in een andere taal" zich in haar letterlijke betekenis niet uitstrekt tot woorden of samenstellingen van woorden die geen deel uitmaken van de woordenschat van die andere taal;

20 260 Bijblad Industriële Eigendom, nr oktober O. dat het derhalve in strijd zou zijn met de bewoordingen van de bepaling om als "vertaling in een andere dezer talen" aan te merken een als zodanig niet tot de woordenschat van die andere taal behorend samengesteld woord waarvan niet alle samenstellende delen als een zelfstandig woord tot deze woordenschat behoren; 26. O. dat de derde vraag in deze zin moet worden beantwoord; Ten aanzien van de vierde vraag : 27. O. dat uit het hiervoor onder 13 overwogene volgt dat de vierde vraag ontkennend moet worden beantwoord; Ten aanzien van de kosten : 28. O. dat het Hof, volgens artikel 13 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux- Gerechtshof de kosten moet vaststellen welke op de behandeling voor het Hof zijn gevallen; dat op de behandeling voor het Hof geen kosten zijn gevallen; 29. Gelet op de conclusie van Plaatsvervangend Advocaat-Generaal Lenaerts; 30. Uitspraak doende op de door het Hof van Cassatie van België gestelde vragen; Verklaart voor recht: Ten aanzien van de eerste vraag : 31. Als vertaling! in de zin van artikel 13,C, eerste lid, van een merk luidende in een der nationale of streektalen van het Beneluxgebied, kan niet gelden een teken dat wordt gevormd door een, al dan niet mede uit letters bestaande, grafische voorstelling van zodanige aard dat moet worden aangenomen dat het publiek dat zich van een der nationale of streektalen van het Beneluxgebied pleegt te bedienen, haar spontaan zal aanduiden door middel van een of meer tot de woordenschap van die taal behorende woorden, ook niet indien die woorden de vertaling vormen van het in een van de andere talen luidende merk waarop de merkhouder zijn aanval baseert; Ten aanzien van de tweede vraag : 32. (a) Artikel 13,C, eerste lid, is slechts vantoepassing indien en voor zover het aanvallend merk bestaat: hetzij uit een of meer woorden die elk, in de vorm waarin dat woord of die woorden in het depot van dat merk zijn opgenomen, deel uitmaken van de woordenschat van een dier talen, dan wel uit een woord dat weliswaar zelf niet tot deze woordenschat behoort, maar is samengesteld uit woorden die elk als een zelfstandig woord wel van die woordenschat deel uitmaken; 33. (b) Artikel 13,C, eerste lid, is niet van toepassing indien en voor zover het aanvallend merk bestaat uit een samengesteld woord dat niet tot de bedoelde woordenschat behoort en waarvan tenminste een van de samenstellende delen evenmin als een zelfstandig woord van die woordenschat deel uitmaakt; Ten aanzien van de derde vraag : 34. Als "vertaling in een ander dezer talen" in de zin van artikel 13,C, eerste lid, kan niet gelden een als zodanig niet tot de woordenschat van die andere taal behorend samengesteld woord waarvan niet alle samenstellende delen als een zelfstandig woord tot deze woordenschat behoren; Ten aanzien van de vierde vraag: 35. Aan de rechter naar wiens oordeel het aangevallen teken heeft te gelden als een vertaling, in de zin van artikel 13,C, eerste lid, van een merk waarop deze bepaling van toepassing is, komt ten aanzien van de vraag of dat teken met het merk overeenstemt, generlei vrijheid van beoordeling toe. Enz. ') Overeenstemming en vertaling 1. Evenals in zijn arrest van 18 november 1988, NJ 1989, 299 (vnh) [B.l.E. 1989; volgende aflevering. Red.] in de zaak A87/2 (Kim) heeft het Hof zich ook ditmaal bij de uitleg van een niet in het Gemeenschappelijk Commentaar der Regeringen toegelichte bepaling van de BMW laten leiden door de plaats van die bepaling in het stelsel der wet. Uit het feit dat art. 13C BMW deel uitmaakt van de regeling die de beschermingsomvang van het subjectieve merkrecht bepaalt en daarin ondergeschikt is aan de in art. 13A vastgelegde hoofdregels, heeft het Hof de conclusie getrokken dat de bepaling van art. 13C in het kader van die hoofdregels niet goed past en daarom restrictief moet worden uitgelegd. Wanneer het Hof in dat verband in r.o. 11 opmerkt, dat het reeds meermalen tot uitdrukking heeft gebracht dat de door die hoofdregels geboden bescherming ruim en vergaand is, dan doelt het niet alleen op zijn arrest van 1 maart 1975, NJ 1975, 472 (LWH), BIE 1975 no. 30 in de zaak A74/1 (Klarein), waarin het de aard van die bescherming - als niet beperkt tot het voorkomen van verwarringsgevaar en van het profiteren van de onderscheidingskracht en de bekendheid van het merk - heeft aangeduid, maar ook op zijn gelijkluidende arresten van 9 juli 1984, NJ 1985, 10l" (LWH), BIE 1985 no. 20 in de zaak A82/2 (Tanderil) en A82/3 (Cyclospasmol) en zijn arresten van 29 januari 1981, W1981, 333 (LWH), BIE 1981 no. 33 in de zaak A80/1 (Whiston) en 18 november 1988, NJ 1989,299 (vnh). In die laatste vier arresten heeft het Hof immers aan die ruime beschermingsomvang betekenis toegekend zowel ter bepaling van de aard van het gebruik door derden, waartegen de merkhouder kan opkomen, als ter bepaling van de aard van het gebruik dat de merkhouder zelf van zijn merk moet (laten) maken, om die vergaande bescherming te kunnen rechtvaardigen. In het onderhavige arrest wordt die lijn door het Hof doorgetrokken, doordat het Hof daarin aan de vergaande aard van de aan de merkhouder geboden bescherming betekenis toekent voor de grens van die bescherming, voorzover deze in de hoofdregels van art. 13A (mede) aan het begrip "overeenstemmend teken" is gebonden. Wel had het Hof reeds eerder in zijn arrest van 20 mei 1983, NJ 1984, 72 (LWH), BIE 1984 no. 40 (DWFV) in de zaak A82/5 (Union) aangegeven welke maatstaf ter bepaling van dat begrip moet worden aangelegd, maar in het onderhavige arrest heeft het Hof niet alleen naar die maatstaf verwezen, maar tevens de nadruk gelegd op de wijze waarop die maatstaf ter verwezenlijking van de beoogde ruime bescherming moet worden gehanteerd: in elk te beoordelen geval afzonderlijk aan de hand van alle in aanmerking komende bijzonderheden van dat concrete geval. 2. Het valt op, dat het Hof in r.o. 13 voor de bepaling van de betekenis van art. 13C, eerste lid, primair aandacht schenkt aan "deze achtergrond" t.w. dat de door de wet geboden bescherming, zoals die door de hoofdregels van art. 13A wordt bepaald, een vergaande is - en slechts "mede", dus min of meer subsidiair, aan de tekst van het tweede lid van art. 13C betekenis toekent. Als men er van uitgaat dat ter verzekering van de beoogde ruime bescherming de beoordeling van de overeenstemmingsvraag individueel, in concreto behoort te geschieden, dan behoeft daaruit op zichzelf nog niet te volgen dat art. 13C, eerste lid, zulk een beoordeling voor de daarbedoelde vertalingen niet zou toelaten. Het is veeleer de tekst van het tweede lid van art. 13C, die zich tegen een dergelijke uitleg verzet. Doordat in het tweede lid wordt bepaald, dat de beoordeling van overeenstemming voortvloeiende uit vertalingen in aan het Beneluxgebied vreemde talen door de rechter geschiedt, terwijl volgens het eerste lid het uitsluitend recht op een merk luidende in een der aan het Beneluxgebied eigen talen zich van rechtswege uitstrekt over zijn vertaling in een van die talen, heeft de wetgever ten aanzien van de beoordeling van de overeenstemming tussen vertalingen in aan het Beneluxgebied vreemde talen en vertalingen in aan het Beneluxgebied eigen talen een tegenstelling gemaakt, die individuele beoordeling van de overeenstemming bij vertalingen in aan het Beneluxgebied eigen talen uitsluit. In die tegenstelling ligt immers opgesloten, dat vertalingen in aan het Beneluxgebied eigen talen aan beoordeling van hun overeenstemming door de rechter en dus a fortiori aan beoordeling op basis van de omstandigheden van het concrete geval zijn onttrokken. Ten aanzien van die vertalingen is overeenstemming in de zin van de wet zonder meer gegeven; dat is de betekenis van het zich van rechtswege uitstrekken van het uitsluitend recht op een merk tot zijn vertalingen in een van de land- of streektalen van het Beneluxgebied. Overigens spreekt het vanzelf dat een en ander aan de door het Hof getrokken conclusie niet afdoet. Omdat het voorschrift van art. 13C, eerste lid, in het door art. 13A bepaalde stelsel van de wet niet goed past, moet het restrictief worden uitgelegd. 3. Het Hof zegt in r.o. 14 niet alleen, dat het voorschrift van art. 13C, eerste lid, in het stelsel van de wet niet goed past, maar ook dat aan zulk een voorschrift geen behoefte bestaat. Dat laatste lijkt niet in alle opzichten juist. Te bedenken valt dat weliswaar het gehele Beneluxgebied in merkenrechtelijk opzicht een onverdeeld en eenvormig territoir vormt, maar dat zulks in taalkundig opzicht niet het geval is. Het Beneluxgebied is niet alleen meertalig, maar bovendien worden niet alle in het Beneluxgebied gangbare land- en streektalen overal in dat gebied in de zelfde mate door het publiek gekend, gesproken en verstaan. Dat heeft tot gevolg dat een in een van de land- of streektalen van het Beneluxgebied luidend merk in sommige delen van het Beneluxgebied wel, in andere delen van dat zelfde gebied niet met een vertaling ervan in een andere van die in dat gebied gangbare talen