Office 1 Office 1 DomJur 2010-610 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0021 Datum: 16-07-2010 1. Partijen Eiser is de buitenlandse vennootschap Office 1 Superstores International Inc., gevestigd te East Hampton, New York, Verenigde Staten van Amerika, vertegenwoordigd door CMS DeBacker, België. Verweerder is Office 1 Amersfoort, gevestigd te Amersfoort, Nederland, vertegenwoordigd door Liefferink & Partners Advocaten, Nederland. 2. De Domeinnaam De onderhavige domeinnaam <office1.nl> (hierna: de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via www.eatserver.nl. 3. Geschiedenis van de Procedure De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het Instituut ) op 1 april 2010. Het Instituut heeft op 8 april 2010 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 8 april 2010 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als domeinnaamhouder en heeft de SIDN de contactgegevens van Verweerder overlegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor.nl-domeinnamen (de Regeling ). Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 15 april 2010 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 5 mei 2010. Het Verweerschrift is ingediend op 4 mei 2010. Overeenkomstig artikel 8.1 van de Regeling heeft de SIDN het mediation proces aangevangen op 7 mei 2010. Op 24 juni 2010 is door de SIDN vastgesteld dat het mediation proces niet heeft geleid tot een regeling van het geschil tussen partijen en is het mediation proces beëindigd. Het Instituut heeft Remco M.R. van Leeuwen op 9 juli 2010 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat hij correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling. Op 9 juli 2010 heeft Eiser een aangevulde klacht met een nieuw stuk geworden als antwoord op het Verweer en op de stukken gevoegd bij het Verweer ingediend. Op grond van artikel 12.1 van de Regeling is de schriftelijke procedure gesloten na benoeming van de Geschillenbeslechter, met dien verstande dat nadere stukken waartoe is uitgenodigd of die zijn toegelaten tot de gedingstukken worden gerekend. Op grond van artikel 11.2 van de Regeling is het aan de Geschillenbeslechter om te beoordelen of het Nadere Stuk dat door Eiser uit eigen beweging is ingediend wordt
toegelaten. Gezien de aard en het doel van de onderhavige procedure, te weten een snel, eenvoudig en goedkoop alternatief voor een gang naar de rechter, en met inachtneming van de relatief korte termijnen voor de (proces)handelingen, waaronder het beschikbaar stellen van de Uitspraak, ligt het niet voor de hand dat de Geschillenbeslechter na de Eis en het Verweerschrift een tweede schriftelijke ronde toestaat. Nu door Eiser geen begeleidende toelichting is gegeven over het nut of de noodzaak van de door Eiser uit eigen beweging ingediende repliek en Eiser ook nog heeft gewacht met het indienen van dit Nadere Stuk tot na het mediation proces, oordeelt de Geschillenbeslechter dit Nadere Stuk niet toelaatbaar en zal hij dit stuk buiten beschouwing laten. 4. Feitelijke Achtergrond Eiser is een internationale handelaar van kantoormateriaal, -meubelen en toestellen, die verkocht worden via een netwerk van zowel winkels als via het internet en telemarketing. Dit netwerk van verkooppunten in de verschillende landen is opgebouwd op basis van franchiseovereenkomsten. Merken Eiser beroept zich in deze procedure op de volgende merken (hierna: de Merken ): het beeldmerk OFFICE 1 SUPERSTORE, ingeschreven in de Benelux op 19 maart 2002 onder nummer 727403, voor waren en diensten in de klassen 16, 20 en 35; het beeldmerk OFFICE 1 SUPERSTORE, ingeschreven in de Gemeenschap op 17 september 2004 onder nummer 3191186, voor waren en diensten in de klassen 9, 16 en 35; het beeldmerk OFFICE 1 E-SHOP, gedeponeerd in de Gemeenschap op 4 februari 2010 onder nummer 8860181, voor waren en diensten in de klassen 9, 16 en 35. Handelsnaam Daarnaast beroept Eiser zich op de handelsnaam Office1 (hierna: de Handelsnaam ). Domeinnaam Eiser is verder houder van de domeinnaam <office1international.com>, waaraan tevens haar website gekoppeld is. 5. Stellingen van Partijen A. Eiser Rechthebbende op een naar Nederlands recht beschermd merk en handelsnaam Eiser stelt rechthebbende te zijn op de Handelsnaam, welke identiek is aan de Domeinnaam. Verder stelt zij rechthebbende te zijn op de Merken welke volgens Eiser verwarringwekkend overeenstemmen met de Domeinnaam nu het bestanddeel OFFICE 1 het belangrijkste onderscheidende element is van deze merken en dit element volledig overeenstemt met de Domeinnaam. De toevoeging SUPERSTORE is
eerder beschrijvend, volgens Eiser. Domeinnaamhouder heeft geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam Volgens Eiser heeft Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam. De Domeinnaam is destijds geregistreerd door een franchisenemer van Eiser. Deze franchisenemer heeft de Domeinnaam aan Verweerder, een subfranchisenemer van de franchisenemer, overgedragen nadat de franchiseovereenkomst met de franchisenemer was beëindigd. Na de beëindiging van de franchiseovereenkomst had de franchisenemer niet langer het recht de Domeinnaam te gebruiken en derhalve eveneens niet het recht deze over te dragen. Indien Verweerder enige bekendheid had onder de naam Office 1, dan was dit als subfranchisenemer van Eiser en de franchiseovereenkomst is nu beëindigd. Bovendien doet Verweerder in hoofdorde zaken onder de naam Herco. Volgens Eiser verwees de Domeinnaam voor een door Eiser aan Verweerder gestuurde ingebrekestelling naar Verweerder s website www.herco.nl. Het gebruik van de Domeinnaam is bovendien niet legitiem omdat wordt aangehaakt bij het merk van Eiser en aan klanten wordt voorgehouden dat Verweerder s onderneming onderdeel uitmaakt van het franchisenetwerk, terwijl dit niet het geval is. Kwade trouw bij de registratie en/of het gebruik van de Domeinnaam Eiser stelt dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en te kwader trouw wordt gebruikt. De overdracht van de Domeinnaam van de franchisenemer naar Verweerder is volgens Eiser enkel geschied om Eiser te beletten de Domeinnaam te kunnen gebruiken, waardoor de activiteiten van Eiser moedwillig door Verweerder worden verstoord. Bovendien wordt de Domeinnaam volgens Eiser gebruikt om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar de website van Verweerder te leiden met gebruikmaking van verwarring met de Merken en de Handelsnaam. Hier draagt volgens Eiser aan bij dat wordt geïnsinueerd dat Verweerder de goedkeuring van Eiser heeft ontvangen voor haar website, hetgeen, wederom volgens Eiser, niet zo is. B. Verweerder Verweerder stelt dat de franchisenemer van Eiser in 2006 een (sub)franchiseovereenkomst met Verweerder heeft afgesloten die ondermeer voorziet in het gebruik van Office 1 als handelsnaam. Verweerder stelt sindsdien de handelsnaam Office 1 Amersfoort te voeren. Verweerder stelt op 1 juni 2009 de Domeinnaam voor een bedrag van EUR 500,- te hebben gekocht van de franchisenemer van Eiser. Verweerder betwist dat Eiser de franchiseovereenkomst met haar franchisenemer in 2008 op de gestelde wijze heeft beëindigd. Eiser heeft Verweerder hier volgens Verweerder nimmer van verwittigd en het door Eiser als bijlage 7 overlegde Termination contract is niet ondertekend. Daarnaast stelt Verweerder dat het Termination contract geen betrekking had op de Domeinnaam. Verweerder heeft de Domeinnaam derhalve te goeder trouw verkregen. Verweerder ontkent verder dat Eiser een naar Nederlands recht beschermde handelsnaam voert. Eiser voert haar handelsnaam niet in Nederland. De handelsnaam Office 1 is enkel door (sub)franchisenemers in Nederland gevoerd. Verder zijn de Merken volgens Verweerder niet geldig nu deze beschrijvend zijn voor de waren en diensten waarvoor deze zijn geregistreerd. Bovendien stemt de Domeinnaam niet verwarringwekkend overeen met deze Merken. Verweerder heeft nadat zij bekend werd met het feit dat Eiser haar relatie met haar franchisenemer had verbroken haar website aangepast en afficheert zich niet (meer) als Superstore.
Volgens Verweerder is de Domeinnaam rechtgeldig verkregen en wordt deze te goeder trouw gebruikt. Verweerder is immers algemeen bekend onder de Domeinnaam. Volgens Verweerder heeft de Domeinnaam nimmer doorverwezen naar de website www.herco.nl. Wel bevatte deze website een verwijzing naar Office 1 Superstore die inmiddels is verwijderd. Verweerder stelt een legitiem belang te hebben bij de Domeinnaam te hebben wegens gedane investeringen. Verweerder stelt niet (meer) te suggereren onderdeel van Eiser uit te maken en betwist verder Eiser s stellingen dat de registratie of het gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw is. 6. Oordeel en Bevindingen A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend Volgens vaste rechtspraak in domeinnaamzaken, zowel voor de gewone rechter, in arbitrage, als in administratieve geschillenprocedures als de onderhavige, moet het top level domain.nl bij de beoordeling van overeenstemming tussen merk en domeinnaam buiten beschouwing worden gelaten. De Domeinnaam is derhalve identiek aan de Handelsnaam. Echter, met Verweerder, is de Geschillenbeslechter van mening dat Eiser niet, althans onvoldoende heeft aangetoond rechthebbende te zijn op de Handelsnaam. De door Eiser overlegde stukken waaruit het voeren van de Handelsnaam blijkt, betreffen alle pagina s uit de buitenlandse website van Eiser. Niet is aangetoond dat Eiser de Handelsnaam in Nederland heeft gevoerd waardoor Eiser in Nederland rechten op de Handelsnaam zou hebben verkregen. De Geschillenbeslechter oordeelt derhalve dat Eiser niet (afdoende) heeft aangetoond rechthebbende te zijn op de Handelsnaam. Verweerder voert aan dat de Merken niet geldig zijn, omdat deze beschrijvend zijn voor de waren en diensten waarvoor deze zijn ingeschreven. De Geschillenbeslechter constateert dat het merk OFFICE 1 E-SHOP nog niet is geregistreerd. Aan dit merk kan Eiser derhalve (nog) geen rechten ontlenen. Dit merk zal daarom door de Geschillenbeslechter buiten beschouwing worden gelaten. De overige twee OFFICE 1 SUPERSTORE merken zijn beide beeldmerken en ingeschreven. Alleen al door de figuratieve elementen zijn deze merken niet louter beschrijvend. De Geschillenbeslechter zal daarom uitgaan van de geldigheid van deze merken. Overigens blijkt uit het dossier niet of Verweerder op enig eerder moment in de beweerde relatie tussen partijen bezwaren tegen de gevoerde merken heeft geuit. Niettemin kunnen de twee OFFICE 1 SUPERSTORE merken een bepaalde mate van beschrijvendheid niet worden ontzegd. Geen van de - op zich beschrijvende - elementen OFFICE, 1 of SUPERSTORE springt eruit als het onderscheidende of anderszins kenmerkende element voor de verkoop van kantoorbenodigdheden. De twee OFFICE 1 SUPERSTORE merken zijn derhalve zwakke merken. Behoudens in situaties waar aangetoond wordt dat een dergelijk merk toch ingeburgerd is geraakt, hebben dergelijke merken een beperkte beschermingsomvang. Bij deze merken zal van een grotere mate van gelijkenis met het betwiste teken sprake dienen te zijn om tot inbreuk op deze merken te kunnen concluderen, en deze Geschillenbeslechter oordeelt dat deze test ook toepassing vindt onder de Regeling in het onderhavige geval. De Geschillenbeslechter voegt daaraan toe dat de bewijslast van een eiser verhoogd wordt in de domeinnaam-context waar de betwiste woordelementen onderdeel uitmaken van een beeldmerk. Mede gelet op de bovengenoemde overwegingen en de verdere totaalindruk van deze merken op het relevante publiek is de Geschillenbeslechter van oordeel dat de mate van gelijkenis tussen de twee OFFICE 1 SUPERSTORE merken en de Domeinnaam onvoldoende is om tot verwarringsgevaar te concluderen.
De Geschillenbeslechter oordeelt aldus dat Eiser onvoldoende heeft aangetoond dat is voldaan aan de eerste grond zoals verwoord in artikel 2.1 sub a onder I van de Regeling. B. Recht of Legitiem Belang Ten overvloede, indien en voor zover er vanuit zou moeten worden gegaan dat de Domeinnaam wel verwarringwekkend overeenstemt met de twee OFFICE 1 SUPERSTORE merken, overweegt de Geschillenbeslechter als volgt voor wat betreft een mogelijk eigen recht op legitiem belang bij de Domeinnaam van Verweerder. Tussen Partijen is niet in geschil dat Verweerder destijds het recht heeft verkregen de handelsnaam Office 1 te gaan voeren in Nederland. De voorwaarden waaronder dit recht is verkregen zijn de Geschillenbeslechter niet duidelijk geworden nu geen van beide Partijen volledige dan wel ondertekende stukken in de procedure heeft gebracht waaruit deze voorwaarden blijken. Vast staat wel dat Verweerder sinds 2006 de handelsnaam Office 1 Amersfoort heeft gevoerd en derhalve rechthebbende is op een naar Nederlands recht beschermde handelsnaam. Uit geen van de stukken blijkt afdoende dat deze handelsnaam niet langer mag worden gevoerd indien de relatie tussen Eiser en haar franchisenemer wordt beëindigd. De (niet ondertekende) overeenkomsten bepalen dat subfranchisenemers mogen worden aangesteld, maar bepalen niets over de beëindiging van deze subfranchise overeenkomsten. Op basis van deze omstandigheden is het voor de Geschillenbeslechter niet mogelijk te oordelen dat, zoals Eiser heeft aangevoerd, Verweerder geen recht op of geen legitiem belang bij de Domeinnaam heeft. De Geschillenbeslechter oordeelt aldus dat Eiser niet heeft voldaan aan de tweede grond zoals verwoord in artikel 2.1 sub b van de Regeling. C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw De Geschillenbeslechter overweegt ten overvloede als volgt. Nu door Eiser niet, dan wel onvoldoende is aangetoond dat Verweerder op het moment van verkrijging van de Domeinnaam geen recht had op de Domeinnaam, is geen sprake van een registratie te kwader trouw. Evenmin heeft Eiser (voldoende) omstandigheden aangevoerd waaruit zou blijken dat de Domeinnaam, na aanpassing van de aan de Domeinnaam gekoppelde website en mede gelet op het voorgaande, door Verweerder te kwader trouw wordt gebruikt. De Geschillenrechter oordeelt aldus dat Eiser eveneens niet heeft voldaan aan de derde grond zoals verwoord in artikel 2.1 sub c van de Regeling. 7. Uitspraak Op basis van het bovenstaande wijst de Geschillenbeslechter de vordering af. Remco M.R. van Leeuwen Geschillenbeslechter Datum: 16 juli 2010 Met bronvermelding is overname toegestaan. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard.