E-Plus Mobilfunk - Verweerder DomJur 2008-401 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer. DNL2008-0022 Datum: 12 september 2008 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG, gevestigd te Düsseldorf, Duitsland, vertegenwoordigd door S. Brötje namens Siebeke, Lange, Wilbert te Düsseldorf, Duitsland. Verweerder is W. P., wonende te Leiden, Nederland, vertegenwoordigd door T.W. Van Leeuwen namens Abcor BV te Leiden, Duitsland. 2. De Domeinnaam De onderhavige domeinnaam <vibetelecom.nl> (hierna ook de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via Uniserver Internet B.V., Nederland. 3. Geschiedenis van de Procedure De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het Instituut ) op 8 juli 2008. Het Instituut heeft op 9 juli 2008 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de onderhavige domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 10 juli 2008 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Op 14 juli 2008 heeft het Instituut Eiseres en Verweerder verzocht conform artikel 16 van de Geschillenregeling voor.nl-domeinnamen (de Regeling ) aanvullende documentatie met betrekking tot de taal van de procedure te verstrekken. Op 15 juli 2008 heeft Eiseres conform artikel 16 van de Regeling een verzoek ingediend de procedure in het Engels te voeren. Het Instituut heeft op 6 augustus 2008 vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Regeling. Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 15.5 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 6 augustus 2008 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 26 augustus 2008. Het Verweerschrift is ingediend op 26 augustus 2008. Het Instituut heeft Alfred Meijboom op 28 augustus 2008 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat hij correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het WIPO Arbitration and Mediation Center overlegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 8.2 van de Regeling. Op 29 augustus 2008 heeft het Instituut van Eiseres nadere stukken ontvangen. Omdat daarover onduidelijkheid bestond, heeft het Instituut Verweerder op 3 september 2008 verzocht te bevestigen of het Verweerschrift was ingediend namens de in de WHOIS van SIDN genoemde persoon. Verweerder heeft vervolgens op 3 september 2008 bevestigd dat het Verweerschrift is ingediend namens de in de WHOIS van de SIDN genoemde persoon, te weten W. P., wonende te Leiden, Nederland.
4. Feitelijke Achtergrond Eiseres is een aanbieder van telecommunicatiediensten. Eiseres heeft op 25 september 2006 de Beneluxwoordmerken VYBE (registratienummer 809164) en VYBE MOBILE (registratienummer 809165) gedeponeerd (beide met registratiedatum 7 december 2006) voor de klassen 9, 35, 38, 41 en 42. Op 26 september 2006 heeft Eiseres het Beneluxwoordmerk VYBE TELECOM (registratienummer 809174) gedeponeerd (registratiedatum 7 december 2006), eveneens voor de klassen 9, 35, 38, 41 en 42. Verweerder heeft op 25 oktober 2006 de Domeinnaam geregistreerd. Via de website www.greencall.nu, waarnaar de Domeinnaam linkte, worden telecommunicatiediensten aangeboden. De Geschillenbeslechter merkt op dat de Domeinnaam op of omstreeks 5 september 2008 niet langer naar genoemde website linkt, maar dat Verweerder op de website onder de Domeinnaam direct telecommunicatiediensten aanbiedt. 5. Stellingen van Partijen A. Eiser Eiseres stelt dat zij rechthebbende is op de voormelde Beneluxwoordmerken VYBE, VYBE MOBILE en VYBE TELECOM, en dat Verweerder door de registratie van de Domeinnaam inbreuk maakt op de merkrechten van Eiseres. De Domeinnaam is geregistreerd op 25 oktober 2006, derhalve na de merkdepots van Eiseres. De Domeinnaam en merk(en) zijn volgens Eiseres fonetisch identiek, evenals de door Verweerder via de website behorend bij de Domeinnaam aangeboden diensten identiek zijn aan de diensten die Eiseres aanbiedt. Daaruit volgt volgens Eiseres dat Verweerder geen recht heeft op of belang heeft bij het gebruik van de Domeinnaam. Voorts voert Eiseres aan dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd en gebruikt, aangezien aangenomen kan worden dat Verweerder ten tijde van de registratie op de hoogte was van de merkdepots van Eiseres. Eiseres is immers een grote en internationaal bekende aanbiedster van telecommunicatiediensten. Verweerder heeft de Domeinnaam enkel geregistreerd met het doel te profiteren van de bekendheid van Eiseres merkrechten, aldus Eiseres. Eiseres verzoekt de Geschillenbeslechter te verklaren dat Eiseres houdster wordt van de Domeinnaam in plaats van Verweerder, en dat Verweerder zal worden veroordeeld in de kosten van de procedure, inclusief de kosten die Eiseres heeft gemaakt voor juridische bijstand. B. Verweerder Verweerder voert, kort samengevat, aan dat hij een eigen belang heeft bij het gebruik van de Domeinnaam, omdat deze overeenstemt met zijn oudere handelsnaam. Verweerder stelt dat hij sinds 1995 bedrijfsmatig actief is onder de naam Vibe, onder meer door internet- en online telecommunicatiediensten aan te bieden onder de namen Vibe Online en Vibe Mobile. Verweerder stelt dat hij onder meer de handelsnamen Vibe Records, Vibe Store en Vibe Mobile heeft geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel. Tevens voert hij aan actief te zijn (geweest) onder de namen Vibe Mobile en Vibe Online. Verweerder stelt voorts dat het onderscheidende element in de woordmerken van Eiseres VYBE is. Volgens Verweerder zijn de merkdepots waar Eiseres zich op beroept te kwader trouw verricht, omdat Eiseres bij onderzoek voorafgaand aan de merkdepots ongetwijfeld gewezen zal zijn op de handelsnaam van Verweerder. De merkrechten van Eiseres dienen daarom buiten beschouwing gelaten te worden. Voorts geeft Verweerder aan dat hij een rechtmatig belang heeft om de Domeinnaam te gebruiken, omdat de Domeinnaam (mede) is opgebouwd uit het element Vibe, een element dat in al zijn handelsnamen voorkomt. Tenslotte stelt Verweerder dat Eiseres haar merken niet gebruikt, anders dan om de activiteiten van Verweerder te dwarsbomen. Verweerder verzoekt de Geschillenbeslechter de vordering van Eiseres af te wijzen.
6. Oordeel en Bevindingen Identiteit Indiener Verweerschrift Op 26 augustus 2008 is het Verweerschrift namens H.E. P., wonende te Leiderdorp, Nederland ingediend. In de WHOIS van SIDN staat echter W. P., wonende te Leiden, Nederland als houder van de Domeinnaam vermeld. Daarom heeft het Instituut Verweerder op 3 september 2008 op verzoek van de Geschillenbeslechter verzocht te bevestigen of het Verweerschrift was ingediend namens de in de WHOIS van SIDN genoemde persoon. Verweerder heeft vervolgens op 3 september 2008 bevestigd dat het Verweerschrift is ingediend namens de in de WHOIS van de SIDN genoemde persoon, te weten W. P., wonende te Leiden, Nederland. Als gevolg van deze bevestiging en gelet op het feit dat het Instituut de heer W. P. in kennis heeft gesteld van het geschil, beschouwt de Geschillenbeslechter het Verweerschrift als ingediend door Verweerder en zal hij het in zijn oordeel betrekken. Taal van de Procedure Eiseres heeft de Eis in de Engelse taal ingediend zonder opgave van de reden waarom geen gebruik is gemaakt van de Nederlands taal, zoals in principe is voorgeschreven in artikel 16 van de Regeling (zie ondermeer AB Electrolux v. Marcel Vlaar; WIPO zaak nr. DNL2008-0005). Het Instituut heeft Eiseres vervolgens op 14 juli 2008 gevraagd voor 19 juli 2008 bewijs over te leggen dat met Verweerder zou zijn overeengekomen de procedure in het Engels te voeren, de Eis in het Nederlands te vertalen, dan wel een gemotiveerd verzoek in te dienen om de procedure in het Engels te voeren. Tegelijkertijd heeft het Instituut Verweerder gewezen op de mogelijkheid voor 26 juli 2008 bezwaar te maken tegen een eventueel verzoek van Eiseres om de procedure in het Engels te voeren. Op 15 juli 2008 heeft Eiseres verzocht de procedure in het Engels te voeren. Verweerder heeft daartegen geen bezwaar gemaakt, maar heeft evenwel op 26 augustus 2008 zijn Verweerschrift in het Nederlands ingediend. Het Instituut heeft overigens voormelde berichten alle in beide talen ingestuurd. Eiseres heeft voor zijn verzoek de volgende gronden aangevoerd. Artikel 16 van de Regeling bepaalt weliswaar dat de taal van de procedure in principe Nederlands is, maar het bepaalt ook dat de Geschillenbeslechter kan besluiten dat de behandeling in het Engels plaatsvindt als een of beide partijen niet de Nederlandse taal machtig is. Eiseres is gevestigd te Düsseldorf, Duitsland, en is de Nederlandse taal niet machtig. Voorts voert Eiseres aan dat Engels een gebruikelijke taal is in arbitrage procedures, en dat in WIPO zaak nr. 2008PL1, die is gevoerd door een aan Eiseres gelieerd bedrijf, Engels ook als taal van de procedure is geaccepteerd. De Geschillenbeslechter constateert dat Verweerder weliswaar geen bezwaar heeft gemaakt tegen het verzoek van Eiseres de procedure in het Engels te voeren, maar daar ook niet mee heeft ingestemd blijkens het feit dat hij zijn Verweerschrift in het Nederlands heeft ingediend. Onder de omstandigheid dat het hier een.nl domeinnaam betreft en artikel 16 van de Regeling bepaalt dat de taal van de procedure in principe Nederlands is, oordeelt de Geschillenbeslechter dat het onredelijk zou zijn enkel vanwege het feit dat Eiseres de Nederlandse taal niet machtig is en er niet voor heeft gekozen zijn Eis in het Nederlands te laten vertalen, te besluiten dat de taal van de procedure Engels zou zijn waardoor Verweerder genoodzaakt zou zijn Verweerschrift in het Engels te laten vertalen. De belangen van Eiseres en Verweerder tegen elkaar afgewogen, acht de Geschillenbeslechter het belang van Verweerder dat de taal van de procedure Nederlands is groter dan het belang van Eiseres dat de procedure in het Engels plaatsvindt. Daarom wijst de Geschillenbeslechter het verzoek van Eiseres af en besluit hij dat Nederlands de taal van de procedure is. Overigens heeft Verweerder niet om een Nederlandse vertaling van de Eis verzocht en blijkt uit het Verweerschrift dat deze de Eis in het Engels heeft begrepen en zich daartegen heeft
kunnen verweren. Om die redenen accepteert de Geschillenbeslechter de Eis in het Engels en zal hij Eiseres niet om een Nederlandse vertaling vragen of niet-ontvankelijk verklaren bij gebreke van die vertaling. Nader Ingediende Stukken Op 29 augustus 2008 heeft Eiseres het Instituut nadere stukken toegestuurd. Artikel 10.2 van de Regeling bepaalt dat als partijen uit eigen beweging nadere stukken indienen het aan de Geschillenbeslechter is om te beoordelen of deze stukken worden toegelaten. Het doel van de Regeling is te voorzien in een relatief eenvoudig, snel en kosteneffectief mechanisme van geschillenbeslechting. Daarbinnen past dat partijen één gelegenheid hebben om adequaat hun standpunt naar voren te brengen en dat in beginsel geen ruimte is voor re- en dupliek, simpelweg omdat dat het proces compliceert en vertraagt, hetgeen tegengesteld is aan het doel van de Regeling. De Geschillenbeslechter erkent dat zich omstandigheden kunnen voordoen die het rechtvaardigen van dit beginsel af te wijken. Echter, Eiseres heeft niet, althans onvoldoende duidelijk, aangegeven dat zich in dit geval dergelijke omstandigheden voordoen. De Geschillenbeslechter zal daarom de nader door Eiseres ingediende stukken niet toelaten tot de procedure. Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient Eiseres in dit geschil te stellen en te bewijzen dat: A) de Domeinnamen zodanig overeenstemmen dat er verwarring kan ontstaan met een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiseres rechthebbende is, dan wel met een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eisers duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en B) Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnamen; en C) de Domeinnamen te kwader trouw zijn geregistreerd en/of te kwader trouw worden gebruikt. Deze gronden worden hierna besproken. A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend Eiseres heeft voldoende aangetoond dat zij houdster is van de Beneluxwoordmerken VYBE (registratienummer 809164), VYBE MOBILE (registratienummer 809165) en VYBE TELECOM (registratienummer 809174), ingeschreven voor de klassen 9, 35, 38, 41 en 42. Deze merken zijn naar Nederlands recht beschermde merken in de zin van artikel 2.1 sub a onder I van de Regeling. Om te beoordelen of domeinnamen identiek zijn of verwarringwekkend overeenstemmen moet volgens vaste jurisprudentie met betrekking tot domeinnamen bij deze beoordeling het toplevel domain <.nl> buiten beschouwing worden gelaten (zie bijvoorbeeld Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco Ltd., WIPO zaak nr. DNL2008-0008). De Geschillenbeslechter is van oordeel dat de Domeinnaam identiek is aan, althans op verwarringwekkende wijze overeenstemt met het Beneluxwoordmerk VYBE TELECOM van Eiseres. Domeinnaam en merk zijn fonetisch identiek, en stemmen visueel in hoge mate overeen waardoor bij het publiek de indruk kan ontstaan dat er een (directe of indirecte) economische band bestaat tussen Eiseres en Verweerder. Dit geldt te meer, daar Verweerder identieke dan wel soortgelijke diensten aanbiedt onder de Domeinnaam. Aan de eerste eis is derhalve voldaan. B. Recht of Legitiem Belang
Eiseres geeft gemotiveerd aan dat Verweerder geen recht of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Verweerder voert aan dat hij een eigen belang heeft bij het gebruik van de Domeinnaam op grond van artikel 3.1 van de Regeling. Verweerder baseert zijn stelling hieromtrent op zijn oudere handelsna(a)m(en). Verweerder voert aan dat hij voordat Eiseres de door haar ingeroepen Beneluxmerken deponeerde al handelsnamen met daarin het element VIBE gebruikte, te weten Vibe Records, Vibe Store, Vibe Mobile en Vibe Online. Verweerder heeft uittreksels overgelegd van ondernemingen waarvoor voornoemde handelsnamen zijn geregistreerd, alsmede krantenknipsels van 3 februari en 16 juni 2006 waarin Vibe Mobile wordt genoemd en enkele facturen uit 2003 en 2004 die aan Vibe Online zijn gericht. Op grond van artikel 1 van de Handelsnaamwet ontstaat een handelsnaam door feitelijk gebruik. Registratie van een naam in het handelsregister sec doet derhalve geen handelsnaamrecht ontstaan. Omdat Verweerder alleen heeft aangetoond dat hij onder de namen Vibe Mobile en Vibe Online een onderneming drijft of dreef neemt de Geschillenbeslechter aan dat hij alleen laatstgenoemde namen als handelsnaam gebruikt of heeft gebruikt. Het in casu ingeroepen recht is een handelsnaamrecht, dat naar zijn aard een beperktere bescherming kent dan bijvoorbeeld het merkenrecht, reeds omdat artikel 5a van de Handelsnaamwet spreekt van een inbreukmakende naam die identiek is aan een merk of daarvan slechts in geringe mate afwijkt, tegenover overeenstemmend in de merkenwetgeving. In het onderhavige geval wordt slechts een onderdeel van de handelsna(a)m(en) van Verweerder in de Domeinnaam gebruikt, waardoor Domeinnaam en handelsna(a)m(en) in meer dan geringe mate afwijken. Ook is niet gebleken dat Verweerder algemeen bekend is onder de Domeinnaam. Naar het oordeel van de Geschillenbeslechter heeft Verweerder daarom niet voldoende aangetoond dat hij recht heeft op of een legitiem belang bij het gebruiken van de Domeinnaam. Aan de tweede eis is derhalve eveneens voldaan. C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw Op grond van 2.1 sub c van de Regeling dient Eiseres verder te stellen en te bewijzen dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt. Naar het oordeel van de Geschillenbeslechter heeft Eiseres onvoldoende aannemelijk gemaakt dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw geregistreerd heeft. De registratie dateert weliswaar van na Eiseres merkdepots, doch deze enkele omstandigheid is naar het oordeel van de Geschillenbeslechter onvoldoende om aan te kunnen nemen dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw geregistreerd heeft. De stelling van Eiseres, dat Verweerder op de hoogte was van Eiseres merkdepots ten tijde van de registratie, is onvoldoende onderbouwd en verandert derhalve aan dit oordeel niets. Niettemin blijkt naar de mening van de Geschillenbeslechter uit de onder punt 4 hierboven genoemde geconstateerde verandering in de website behorend bij de Domeinnaam, dat Verweerder de Domeinnaam kennelijk te kwader trouw gebruikt. Ten tijde van de verandering had Verweerder kennis van het onderhavige geschil. Door een website op te nemen bij de Domeinnaam waarop diensten worden aangeboden die identiek zijn aan de diensten waarvoor de merken van Eiseres ingeschreven zijn, wordt de Domeinnaam door Verweerder gebruikt om commercieel voordeel te behalen door gebruik te maken van de eerder geconstateerde verwarringwekkende overeenstemming tussen de Domeinnaam en het merk VYBE TELECOM van Eiseres in de zin van artikel 3.2 van de Regeling. Daarmee is ook aan het derde vereiste voldaan. Kostenveroordeling
Omdat Eiseres de drie elementen van artikel 2 van de Regeling heeft aangetoond wordt de eis toegewezen. Voor dat geval heeft Eiseres voorts gevraagd om te bepalen dat Verweerder in de kosten van de procedure wordt veroordeeld. Op grond van artikel 22.4 van de Regeling is dit niet mogelijk. De vordering van Eiseres ten aanzien van de kostenveroordeling wordt derhalve afgewezen. 7. Uitspraak Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 13 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnaam <vibetelecom.nl> zodat Eiseres in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt. Alfred Meijboom Geschillenbeslechter Met bronvermelding is overname toegestaan. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard.