Vlaggen Unie Friesland - De Beste Koffie B.V. DomJur 2017-1237 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2016-0059 Datum: 7 maart 2017 1. Partijen Eiser is Vlaggen Unie Friesland uit Drachten, Nederland, vertegenwoordigd door Univé Rechtshulp, Nederland. Verweerder is De Beste Koffie B.V. uit Groningen, Nederland, intern vertegenwoordigd. 2. De domeinnaam De onderhavige domeinnaam <vlaggenunie.nl> is geregistreerd bij SIDN via Realtime Register. 3. Geschiedenis van de Procedure De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het "Instituut") op 25 oktober 2016. Het Instituut heeft op 26 oktober 2016 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de onderhavige domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 27 oktober 2016 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor.nl-domeinnamen (de "Regeling"). Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 28 oktober 2016 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 17 november 2016. Verweerder heeft een e- mail bericht aan het Instituut verstuurd op 28 oktober 2016. Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. Op 18 november 2017 heeft het Instituut Verweerder's e-mail bericht als Verweerschrift beschouwd en aan SIDN doorgestuurd voor de aanvang van het mediation proces in overeenstemming met de Regeling. Op 21 november 2016 heeft SIDN het mediation proces aangevangen. Op 6 januari 2017 heeft SIDN het mediation proces verlengd tot 25 januari 2017. Op 26 januari 2017 heeft SIDN aan partijen bevestigd dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost. Het Instituut heeft Hub J. Harmeling op 6 februari 2017 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling. 4. Feitelijke Achtergrond
Informatie over Eiser en Verweerder is afgeleid uit de Eis, nu de e-mail van 28 oktober 2016, die als Verweerschrift kan worden beschouwd overeenkomstig de Regeling, geen inhoudelijk verweer omvat. Eiser, Vlaggen Unie Friesland, houdt zich bezig met het produceren, leveren en plaatsen van onder meer vlaggen, wimpels en masten in Nederland. Zij doet dat in een fysieke winkellocatie als wel via haar website. Eiser drijft handel onder de naam "Vlaggen Unie Friesland", en staat bovendien onder die naam geregistreerd bij de Kamer van Koophandel sedert 19 oktober 2011. Zij is houder van de domeinnaam <vlaggenuniefriesland.nl>. Eiser heeft in haar Eis niets vermeld over de activiteiten van Verweerder, behalve dat Eiser en Verweerder ooit gesproken hebben over marketingactiviteiten die Verweerder voor Eiser zou verrichten. Met uitoefening van zijn bevoegdheid om beperkt feitelijk onderzoek te verrichten naar publiekelijk beschikbare gegevens constateert de Geschillenbeslechter dat Verweerder een onderneming drijft die, zo vermeldt zij op haar website, allerhande diensten op het gebied van online business aanbiedt, waaronder het bepalen van een online strategie, het uitvoeren van on-site technische optimalisatie en het beheer en de optimalisatie van online marketing kanalen. Verweerder houdt de onderhavige domeinnaam <vlaggenunie.nl> (de "Domeinnaam") sedert 15 september 2014. Aan de Domeinnaam is geen actieve website gekoppeld. 5. Stellingen van Partijen A. Eiser Eiser stelt dat zij rechthebbende is op de naar Nederlands recht beschermde handelsnaam, te weten Vlaggen Unie Friesland, sinds 11 november 2011. In haar Eis heeft Eiser uiteengezet waarom zij meent dat het voldoende aannemelijk is dat de Domeinnaam en deze handelsnaam verwarringwekkend overeenstemmen. Voorts stelt Eiser dat Verweerder niet actief is in de branche waarin Eiser actief is en ook geen zaken doet of heeft gedaan met Eiser. Bovendien is de website niet actief. Op grond daarvan meent Eiser dat Verweerder geen recht of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Tot slot stelt Eiser dat Verweerder de Domeinnaam zonder toestemming van Eiser heeft geregistreerd in een periode waarin partijen onderhandelden over mogelijke marketingactiviteiten. Daarna heeft Verweerder de Domeinnaam slechts willen overdragen voor een geldbedrag dat aanmerkelijk hoger is dan de registratiekosten voor de Domeinnaam. Daarmee houdt Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw. B. Verweerder Verweerder heeft niet gereageerd op de stellingen van Eiser. 6. Oordeel en Bevindingen
Uit artikel 2.1 van de Regeling volgt dat een eis moet worden toegewezen indien: (a) de domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan eiser rechthebbende is; (b) de domeinnaamhouder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de domeinnaam; en (c) de domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt. Op dit punt in afwijking van de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (de "Policy") voor generic Top Level Domain Names kan de Regeling niet alleen worden ingeroepen ter bescherming van merkenrechten, maar ook voor handelsnamen waarvan een eiser rechthebbende is.1 Rechthebbende op een handelsnaam wordt men door het handeldrijven zelf, zo volgt uit artikel 1 van de Handelsnaamwet. Het is onbetwist dat Eiser handelt onder de naam Vlaggen Unie Friesland, en onder die naam geregistreerd is bij de Kamer van Koophandel. Eiser stelt dat zij handel drijft in heel Nederland. Met uitoefening van zijn bevoegdheid om beperkt feitelijk onderzoek te verrichten naar publiekelijk beschikbare gegevens heeft de Geschillenbeslechter inderdaad vastgesteld dat Eiser haar producten in heel Nederland aanbiedt. Om die reden gaat de Geschillenbeslechter ervan uit dat Eiser rechthebbende is op de handelsnaam Vlaggen Unie Friesland (de "Handelsnaam") in Nederland. Eiser stelt dat de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met de Handelsnaam, dat Verweerder geen recht op of legitiem belang heeft bij gebruik van de Domeinnaam, en dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en wordt gebruikt. A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend De Domeinnaam en de Handelsnaam zijn identiek voor wat betreft de woordcombinatie "Vlaggen Unie". De Handelsnaam bevat daarnaast de geografische toevoeging "Friesland", en wordt feitelijk in heel Nederland gebruikt. Eiser voert aan dat het kenmerkende en onderscheidende element van de Domeinnaam is gelegen in de woordcombinatie "Vlaggen Unie". De Geschillenbeslechter volgt deze stelling, om de volgende redenen. Ten eerste geldt dat een bestendige lijn aan eerdere uitspraken onder de Regeling en onder de Policy laten zien dat de toevoeging van een geografische aanduiding in een domeinnaam aan een woordcombinatie die identiek is aan een geregistreerd merkenrecht in beginsel als verwarringwekkend overeenstemmend moet worden beschouwd (bijvoorbeeld Playboy Enterprises International, Inc. v. Zeynel Demirtas, WIPO Case No. D2007-0768, <playboyturkey.com>). Het kenmerkende en onderscheidende element van de domeinnaam wordt in dat geval geacht onder de bescherming van het betreffende recht te vallen.
In deze zaak speelt het omgekeerde. De Handelsnaam bevat een geografische aanduiding, en de Domeinnaam is identiek aan de Handelsnaam minus de geografische aanduiding. Naar analogie van bovenstaande is een geografische aanduiding niet snel als het onderscheidende en kenmerkende element van een domeinnaam te beschouwen. Aldus wordt, conform de stelling van Eiser, de woordcombinatie "Vlaggen Unie" als het kenmerkende en onderscheidende element van Eiser's Handelsnaam beschouwd. Ten tweede, en samenhangend met het voorgaande, blijkt uit eerdere beslissingen onder de Policy en de Regeling dat het zeer moeilijk is om bescherming van een geografische aanduiding te eisen (Kur- und Verkehrsverein St. Moritz v. StMoritz.com, WIPO Case No. D2000-0617, <stmoritz.com>; Commune of Zermatt and Zermatt Tourismus v. Activelifestyle Travel Network, WIPO Case No. D2007-1318, <zermatt.com>; Jumeirah International LLC, Jumeirah Beach Resort LLC v. Vertical Axis, Inc, Domain Administrator / Jumeira.com, WIPO Case No. D2009-0203, <jumeira.com>; Province of Brabant Wallon v. Domain Purchase, NOLDC, Inc., WIPO Case No. D2006-0778, <brabant-wallon.org>). Ook uit deze uitspraken volgt dat het element "Friesland" niet eenvoudig als een kenmerkend en onderscheidend element zal worden beschouwd. Hoewel strikt genomen niet meegewogen in de test onder het eerste element van de Regeling, kan de Geschillenbeslechter voorts Eiser volgen wanneer zij stelt dat het voor het relevante publiek zal lijken alsof Eiser "een aftakking" is van of commercieel of economisch is verbonden aan de Domeinnaam, maar zich bijvoorbeeld specifiek op de Friese markt richt. Zoals de toevoeging van een geografische aanduiding de onjuiste suggestie wekt dat de domeinnaamhouder lokaal gelieerd is aan een handelsnaamgerechtigde, wekt het weglaten van de geografische aanduiding de onjuiste suggestie dat de handelsnaamgerechtigde lokaal gelieerd is aan de domeinnaamhouder. De Geschillenbeslechter stelt aldus vast dat de Domeinnaam verwarrende gelijkenis vertoont met de Handelsnaam onder artikel 2.1(a) van de Regeling, alsmede dat het weglaten van "Friesland" onvoldoende is om die verwarring te voorkomen. B. Recht of Legitiem Belang Zoals blijkt uit eerdere beslissingen in het kader van de Regeling, moet Eiser voldoende aannemelijk maken dat Verweerder geen recht op of legitieme belang heeft bij gebruik van de Domeinnaam. Zoals opgemerkt heeft Verweerder geen inhoudelijk verweer gevoerd. Artikel 3.1 geeft aan voorbeeld van mogelijke omstandigheden die onder meer het al dan niet bestaan van een recht of legitiem belang kunnen aantonen. De Geschillenbeslechter meent dat Verweerder op generlei moment de Domeinnaam heeft gebruikt om producten of diensten aan te bieden. Ook is niet gebleken dat hij hiervoor aantoonbare voorbereidingen trof. Verweerder is bovendien niet algemeen bekend onder de Domeinnaam, is niet actief en niet actief geweest in de branche waar de Domeinnaam naar verwijst (namelijk het produceren en/of verhandelen van vlaggen) en gebruikt de Domeinnaam ook niet voor legitieme niet-commerciële doeleinden.
De Geschillenbeslechter gaat er aldus vanuit dat Verweerder geen recht op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam onder artikel 2.1(b) van de Regeling. C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw Artikel 3.2 van de Regeling somt vier omstandigheden op die een eiser in kan roepen om voldoende aannemelijk te maken dat een domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt. Uit de door Eiser als bijlage overgelegde e-mails blijkt niet eenduidig dat sprake is van registratie te kwader trouw. In de als Bijlage 4 overgelegde e-mail van Eiser aan Verweerder van 18 juni 2015 schrijft Eiser "toen heb jij voor mij een domeinnaam vastgelegd". De sommatiebrief van de gemachtigde van Eiser die op 9 september 2016 aan Verweerder is gestuurd (Bijlage 5) stelt: "Eind 2014 heeft u met cliënte gesproken over het opzetten van marketingactiviteiten. Tijdens deze gesprekken heeft u de domeinnaam www.vlaggenunie.nl geregistreerd. U heeft toen mondeling aangegeven dat de domeinnaam vanzelfsprekend aan cliënte toebehoorde. Uiteindelijk is de samenwerking niet door gegaan. Cliënte heeft u vervolgens gevraagd de domeinnaam over te dragen. Tot nu toe heeft u hier niet aan voldaan." Hoe dit ook zij is de Geschillenbeslechter het oordeel toegedaan dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw gebruikt. Hij overweegt daartoe als volgt. Uit Bijlage 4 en Bijlage 5 lijkt te volgen dat Verweerder de Domeinnaam voor Eiser heeft geregistreerd. Uit Bijlage 8 blijkt dat Verweerder niet akkoord kan gaan met een door Eiser voorgesteld bedrag voor overdracht van de Domeinnaam dat, zo blijft onweersproken, volgens Eiser de registratiekosten dekt: "Het bedrag is lang niet toereikend voor de waarde van het domein". Hieruit volgt dat Verweerder thans de Domeinnaam wil verkopen voor een bedrag dat ten eerste hoger is dan de registratiekosten, en dat ten tweede wordt gekoppeld aan de vermeende (hoge) waarde van de Domeinnaam voor Eiser. Nu van geen enkel ander gebruik van de Domeinnaam is gebleken, stelt de Geschillenbeslechter vast dat Verweerder de Domeinnaam hoofdzakelijk houdt om deze voor een bedrag dat hoger is dan de registratiekosten te verkopen of anderszins over te dragen aan Eiser of een van diens concurrenten. Deze constatering verschilt in zoverre van het in artikel 3.2(a) genoemde voorbeeld, dat in dat laatste geval registratie met zulk doel als bewijs van registratie of gebruik te kwader trouw heeft te gelden. Nu de opsomming van omstandigheden in artikel 3.2 niet uitputtend is bedoeld, en zonder uitdrukkelijk te concluderen over Verweerder's motieven bij registratie, ziet de Geschillenbeslechter aanleiding om te oordelen dat ook het gebruik van een Domeinnaam hoofdzakelijk met het doel deze voor een bedrag dat hoger is dan de registratiekosten te verkopen, als gebruik te kwader trouw heeft te gelden. De Geschillenbeslechter gaat er aldus vanuit dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw gebruikt, als bedoeld in artikel 2.1(c) van de Regeling.
7. Uitspraak Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de Domeinnaam, <vlaggenunie.nl>, zodat Eiser in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt. Hub J. Harmeling Geschillenbeslechter Datum: 7 maart 2017