Volvo - Used Volvo Van Kempen DomJur 2016-1214 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2016-0030 Datum: 18 oktober 2016 1. Partijen De Eisers zijn Volvo Trademark Holding AB, Volvo Car Corporation beide uit Göteborg, Zweden, en Volvo Car Nederland B.V. uit Beesd, Nederland, vertegenwoordigd door Houthoff Buruma, Nederland. De Verweerder is Puch Tomos Service Nederland (t.h.o.d.n. Used Volvo Van Kempen) uit Gemonde, Nederland, vertegenwoordigd door Dohmen Advocaten, Nederland. 2. De Domeinnamen De onderhavige domeinnamen <usedvolvo.nl> en <volvocar.nl> zijn geregistreerd bij SIDN via KPN Telecom B.V. 3. Geschiedenis van de Procedure De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het "Instituut") op 22 juni 2016. Het Instituut heeft op 23 juni 2016 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de onderhavige domeinnamen. In antwoord hierop heeft SIDN op 24 juni 2016 bevestigd dat de Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van de Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor.nl-domeinnamen (de "Regeling"). Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut de Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 28 juni 2016 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 18 juli 2016. In navolging van een akkoord tussen partijen, en een verzoek van de Verweerder voor verdere verlenging is de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift verlengd tot 28 augustus 2016. Het Verweerschrift is bij het Instituut ingediend op 27 augustus 2016. Op 29 augustus 2016 heeft SIDN het mediation proces aangevangen. Op 26 september 2016 heeft SIDN het mediation proces verlengd tot 26 oktober 2016. Op 4 oktober 2016 heeft SIDN partijen geïnformeerd dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost. Op 6 oktober 2016 hebben de Eisers een nadere reactie op het Verweerschrift ingediend. Het Instituut heeft de Eisers op dezelfde dag geïnformeerd dat het nadere stuk aan de Geschillenbeslechter, zodra aangewezen, zal worden doorgestuurd en het aan de Geschillenbeslechter is om te beoordelen of het nadere stuk worden toegelaten.
Het Instituut heeft Alfred Meijboom op 13 oktober 2016 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat hij correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling. 4. Feitelijke Achtergrond De eerste Eiser, Volvo Trademark Holding AB, is houder van diverse VOLVO (woord)merken die geldig zijn in Nederland, waaronder Beneluxmerk VOLVO met registratienummer 9798 van 6 augustus 1971 (met de aantekening jaar van eerste gebruik in Nederland in 1932) voor waren en diensten in klassen 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 20, 22, 24 en 34 voor onder meer motorvoertuigen, onderdelen en hulpmiddelen (het "VOLVO merk"). De tweede Eiser, Volvo Car Corporation, is de Zweedse producent van Volvo personenauto's die is opgericht in 1927. De derde Eiser, Volvo Car Nederland B.V., is de importeur van Volvo personenauto's in Nederland. De tweede en derde Eisers zijn op grond van licentieovereenkomsten gerechtigd om de VOLVO merken voor hun bedrijfsvoering te gebruiken. De Verweerder is wederverkoper van onder meer gebruikte Volvo auto's, en heeft de onderhavige domeinnaam <volvocar.nl> op 22 september 2000 geregistreerd en de onderhavige domeinnaam <usedvolvo.nl> op 30 maart 2001. 5. Stellingen van Partijen A. Eisers Volgens de Eisers stemmen de onderhavige domeinnamen verwarringwekkend overeen met het VOLVO merk en de handelsnaam "Volvo" van de tweede en de derde Eiser omdat de onderhavige domeinnamen beide het VOLVO merk en de handelsnaam "Volvo" in hun geheel incorporeren. De toevoeging van "car" en "used" aan "Volvo" in de onderhavige domeinnamen neemt die verwarring niet weg omdat zij van beschrijvende aard zijn. Volgens de Eisers dragen de toevoegingen juist bij aan de verwarring omdat zij verband houden met de waren waarvoor het VOLVO merk is ingeschreven. De Verweerder heeft volgens de Eisers ook geen recht of legitiem belang bij de onderhavige domeinnamen omdat de Verweerder niet aan de zogenaamde "Oki Data" criteria 1 voldoet. In dat verband wijzen de Eisers er op dat de Verweerder op de websites waarnaar de onderhavige domeinnamen verwijzen niet alleen gebruikte auto's met het VOLVO merk aanbiedt, maar ook, via een link, de Verweerder's voorraad van gebruikte auto's van andere merken. Bovendien stellen de Eisers dat de Verweerder op de websites waarnaar de onderhavige domeinnamen verwijzen onvoldoende duidelijk maakt dat er geen commerciële band tussen de Eisers en de Verweerder bestaat. Voorts heeft de Verweerder geen toestemming van de Eisers gekregen om hun VOLVO merk of 1 Dit zijn vier niet uitputtende criteria waaraan een wederverkoper moet voldoen wil hij een recht of legitiem belang bij de domeinnaam hebben (OKI Data Americas, Inc. v. ASD Inc., WIPO Case No. D2001-0903). De criteria worden in veel administratieve domeinnaamzaken gehanteerd, waaronder in zaken onder de Regeling (bijvoorbeeld Aktiebolaget Electrolux v. Beuk Horeca B.V., WIPO Zaaknr. DNL2008-0050; Maison Louis Latour v. Jos Beeres Wijnkoperij, WIPO Case No. DNL2011-0074).
"Volvo" handelsnaam te gebruiken in de onderhavige domeinnamen, en evenmin om dergelijke toestemming gevraagd. De Eisers zijn tevens van mening dat de Verweerder de onderhavige domeinnamen te kwader trouw heeft geregistreerd omdat hij ten tijde van de registratie bekend was met het VOLVO merk. Het gebruik van de onderhavige domeinnamen is volgens de Eisers ook te kwader trouw omdat zijn handelwijze niet te goeder trouw is nu hij niet voldoet aan de Oki Data criteria omdat hij middels de onderhavige domeinnamen en de daarlangs toegankelijke websites ook met het VOLVO merk concurrerende producten aanbiedt en niet duidelijk vermeldt wat zijn relatie tot de Eisers is. De Eisers menen dat het voorgaande tot de conclusie leidt dat de onderhavige domeinnamen zijn of worden gebruikt om commercieel voordeel te behalen door Internetgebruikers naar een website van de Verweerder of een andere online locatie te leiden, met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met het VOLVO merk en/of de "Volvo" handelsnaam van de Eisers zoals als bedoeld in artikel 3.2 sub d van de Regeling. Specifiek met betrekking tot de domeinnaam <volvocar.nl> geldt volgens de Eisers bovendien dat deze de derde Eiser belet om zijn eigen naam, "Volvo Car", te gebruiken in een domeinnaam, hetgeen zijn activiteiten verstoort. Tenslotte heeft de Verweerder de sommatiebrief en het rappel van de Eisers uit augustus 2015 genegeerd zodat het er volgens de Eisers voor gehouden moet worden dat de Verweerder de Eisers bewust en moedwillig negeert, terwijl in het zakelijk verkeer ten minste mag worden verwacht dat de Verweerder, indien hij zou menen te goeder trouw te handelen, kenbaar maakt waarom dit zo zou zijn. Het feit dat de Verweerder dit heeft nagelaten, duidt er volgens de Eisers op dat de Verweerder een dergelijk standpunt kennelijk ook niet houdbaar acht. De Eisers verzoeken de Geschillenbeslechter een uitspraak te doen die primair bepaalt dat de derde Eiser houder zal worden van de onderhavige domeinnamen in plaats van de Verweerder en subsidiair, voor zover de Geschillenbeslechter van oordeel mocht zijn dat overdracht aan de eerste Eiser meer geïndiceerd is, te bepalen dat deze domeinnamen worden overgedragen aan de eerste Eiser. B. Verweerder Voor alle weren verklaart de Verweerder dat hij de domeinnaam <volvocar.nl> aan de derde Eiser overdraagt. De Verweerder voert als eerste verweer aan dat hij op 13 maart 2001 door een advocaat namens de Eisers is gesommeerd om het gebruik van de domeinnaam <volvocar.nl> te staken en deze domeinnaam aan de derde Eiser over te dragen. Volgens de Verweerder heeft hij hierover contact gehad met een vertegenwoordigster van de derde Eiser en afgesproken dat hij de domeinnaam <volvocar.nl> niet meer zou communiceren en aan de derde Eiser zou overdragen, en dat hij zijn handelsnaam zou wijzigen in "Used Volvo Van Kempen" en de domeinnaam <usedvolvo.nl> zou mogen gebruiken. De Verweerder heeft toen de domeinnaam <usedvolvo.nl> op 30 maart 2001 geregistreerd en in gebruik genomen. De reden dat de Verweerder de domeinnaam <volvocar.nl> niet aan de Eisers heeft overgedragen is volgens de Verweerder dat de Eisers weigerden de afspraken op schrift te stellen. In het Verweerschrift wordt deze zienswijze ondersteund door een drietal verklaringen van onder meer een persoonlijke vriend en de partner van de
Verweerder. De laatste stelt dat zij naast de Verweerder heeft gezeten toen hij de telefonische afspraak met de derde Eiser maakte. Volgens de Verweerder heeft Volvo evenals hijzelf deze overeenkomst 15 jaar uitgevoerd en daarmee het bestaan van de overeenkomst bevestigd. Volgens de Verweerder hebben de Eisers pas "last" van de afspraken gekregen toen de derde Eiser zijn handelsnaam "Volvo Cars Nederland" in "Volvo Car Nederland" wijzigde. De Verweerder betwist dat de toevoeging van "used" aan het VOLVO merk in de domeinnaam <usedvolvo.nl> groot verschil maakt omdat iedereen zou weten dat de Eisers slechts nieuwe auto's verkopen en de gemiddelde internetgebruiker derhalve niet zal denken dat de domeinnaam <usedvolvo.nl> van de Eisers is of van iemand met een economische band met de Eisers. Bovendien moet op grond van de Regeling louter de domeinnaam zelf beoordeeld worden bij het beoordelen van het verwarringsgevaar, en speelt de inhoud van de website waarnaar de domeinnaam verwijst geen rol. Maar zelfs als de inhoud van de website in de beoordeling wordt betrokken dan is er volgens de Verweerder geen verwarringsgevaar omdat de gemiddelde bezoeker van zijn website onder de domeinnaam <usedvolvo.nl> bij het zien van het "profiel" van de website niet zal denken aan Volvo of een officiële Volvo-dealer. En wie al zou twijfelen wordt volgens de Verweerder uit de droom geholpen omdat hij niet op de lijst van officiële Volvo-dealers staat. De Verweerder meent dat hij een recht op en een legitiem belang bij de domeinnaam <usedvolvo.nl> heeft omdat hij op grond van eerdergenoemde overeenkomst met de Eisers uit maart 2001 daartoe gerechtigd is. Ook zonder de overeenkomst heeft de Verweerder een recht op en een legitiem belang bij de domeinnaam <usedvolvo.nl> omdat, anders dan de Eisers stellen, zijn gebruik op grond van de Oki Data criteria te goeder trouw is. De Verweerder stelt in dit verband dat hij in 2002 ook al andere merken dan die onder het VOLVO merk op zijn website onder de domeinnaam <usedvolvo.nl> aanbood, hetgeen de Eisers wisten en hebben goedgekeurd. Dat zou volgens de Verweerder blijken uit de brief van de advocaat van de Eisers aan de Verweerder van 21 oktober 2002 waarin werd bevestigd dat de Verweerder bereid is om de Eisers op bepaalde punten tegemoet te komen, onder meer door zijn handelsnaam Volvo Car Van Kempen aan te passen en de domeinnaam <volvocar.nl> aan de Eisers over te dragen. Bovendien vindt de Verweerder dat de verkoop van auto's van andere merken "nevenwerking" van de verkoop door de Verweerder van Volvo auto's is omdat het inruilauto's betreft waarvan de verkoop geen doel op zich is en zij bovendien niet concurreren met de nieuwe auto's van de Eisers. Voorts betwist de Verweerder dat hij de relatie met de Eisers niet "accurately discloses" (zoals dat in de Oki Data zaak wordt genoemd) doordat het woord "disclose" iets anders zou betekenen dan "describe" omdat het eerste impliciet zou kunnen en het tweede niet. Omdat hij niet de suggestie wekt dat hij een officiële dealer van de Eisers is, is er volgens de Verweerder geen sprake van strijd met de Oki Data criteria. Tenslotte meent de Verweerder dat er geen sprake is van gebruik te kwader trouw omdat hij de domeinnaam <usedvolvo.nl> gebruikt in overeenstemming met de eerder door hem aangehaalde overeenkomst met de Eisers. Ook zonder deze overeenkomst zou er volgens de Verweerder geen gebruik te kwader trouw zijn van de domeinnaam
<usedvolvo.nl> omdat deze domeinnaam in overeenstemming met alle Oki Data criteria wordt gebruikt en de inhoud van de website van de Verweerder door de Eisers in 2002 is geaccordeerd. 6. Nadere reactie Zoals hierboven genoemd hebben de Eisers ongevraagd een nadere reactie op het Verweerschrift met een aanvullende productie ingediend. Op grond van artikel 11.2 van de Regeling is het aan de Geschillenbeslechter om te beoordelen of dit nadere stuk wordt toegelaten. Het doel van de Regeling is te voorzien in een relatief eenvoudige, snelle en kosteneffectieve geschillenbeslechting. Daarbinnen past dat partijen één gelegenheid hebben om adequaat hun standpunt naar voren te brengen en er in beginsel geen ruimte is voor re- en dupliek omdat dat het proces compliceert en vertraagt, hetgeen tegengesteld is aan het doel van de Regeling en de in artikel 10.4 van de Regeling vastgelegde taak van de Geschillenbeslechter om ervoor zorg te dragen dat de procedure spoedig verloopt (zie E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG v. W. Parami, WIPO Zaaknr. DNL2008-0022 en Dienst Wegverkeer (RDW) v. Versio B.V. / Moonshots Online Marketing v.o.f., Zaaknr. DNL2016-0023). Nadere stukken kunnen dan ook enkel worden toegelaten in bijzondere omstandigheden die door de Eisers zullen moeten worden aangevoerd. De Eisers motiveren het verzoek om toelating van hun nadere reactie niet. In de nadere reactie reageren de Eisers op de door de Verweerder gestelde overeenkomst van 2001 en 2002, en nog enkele feitelijke mededelingen van de Verweerder waarvan de Eisers de juistheid betwisten. Het had op de weg gelegen van de Eisers om de Geschillenbeslechter te informeren over de correspondentie tussen partijen in 2001 en 2002. Door dit na te laten en af te wachten of de Verweerder dit zou doen hebben de Eisers zich de kans ontnomen om dit in deze procedure te doen. Het betwisten van de Verweerder's interpretatie van de gebeurtenissen in 2001 en 2002, zonder overigens nadere uitleg te geven van wat er volgens de Eisers wèl gebeurd is, vormt geen bijzondere omstandigheid op grond waarvan de nadere reactie wordt toegelaten. Dat geldt ook voor de andere betwistingen in de nadere reactie. 7. Overdracht van de Domeinnaam <volvocar.nl> Omdat de Verweerder voor alle weren verklaart dat hij de domeinnaam <volvocar.nl> aan de derde Eiser overdraagt, zonder daarbij enig voorbehoud te maken, en dit conform de vordering van de Eisers is, zal de Geschillenbeslechter deze overdracht bevelen en hierna in paragraaf 8 alleen de domeinnaam <usedvolvo.nl> bespreken. 8. Oordeel en Bevindingen Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dienen de Eisers gemotiveerd te stellen en aan te tonen dat: a. de domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een:
I. naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiser rechthebbende is; dan wel II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en b. de Verweerster geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de domeinnaam; en c. de domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt. Deze gronden worden hierna besproken. A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend Om te beoordelen of de domeinnaam <usedvolvo.nl> identiek is of verwarringwekkend overeenstemt met de rechten waarop de Eisers zich beroepen, mag volgens vaste jurisprudentie onder de Regeling bij deze beoordeling het Top-Level Domain ".nl" buiten beschouwing worden gelaten (zie onder meer Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD, WIPO Zaaknr. DNL2008-0008). De domeinnaam <usedvolvo.nl> bevat het VOLVO merk en de handelsnaam "Volvo" van de onderscheidene Eisers, waaraan slechts het woord "used" is toegevoegd. Anders dan de Verweerder beweert acht de Geschillenbeslechter het aannemelijk dat de Eisers, althans hun officiële dealers, naast nieuwe auto's ook gebruikte auto's aanbieden. In ieder geval vormt de term "volvo" het dominante onderdeel van de domeinnaam. De Eisers hebben derhalve voldaan aan artikel 2.1 sub a onder I van de Regeling. B. Recht of Legitiem Belang Op grond van artikel 2.1 sub b van de Regeling, moeten de Eisers aantonen dat de Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de domeinnaam heeft. Aan dit vereiste is door de Eisers voldaan indien zij prima facie aantonen dat de Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de domeinnaam <usedvolvo.nl> heeft en indien de Verweerder nalaat om dit te weerleggen door omstandigheden aan te tonen als genoemd onder artikel 3.1 van de Regeling. Het meest verstrekkend verweer houdt in dat de Verweerder, nadat hij namens de Eisers op 13 maart 2001 is gesommeerd om onder meer het gebruik van de domeinnaam <volvocar.nl> te staken en deze aan de Eisers over te dragen, is overeengekomen met de Eisers, althans een vertegenwoordigster van de derde Eiser, dat hij onder meer het gebruik van de domeinnaam <volvocar.nl> zou staken en deze aan de derde Eiser zou overdragen, en dat in 2002, naar aanleiding van een nieuwe sommatie namens de Eisers, zou zijn afgesproken dat hij de domeinnaam <usedvolvo.nl> zou mogen blijven gebruiken. Een dergelijke afspraak staat weliswaar niet op papier, maar wordt bevestigd door drie verklaringen die de Verweerder heeft overgelegd. De Eisers hebben in hun Eis niets over de correspondentie en mogelijke discussie met de Verweerder gemeld. De Geschillenbeslechter mag uit dit stilzwijgen van de Eisers op dit punt wellicht afleiden dat
de Eisers menen dat er in 2001 en/of 2002 niets met de Verweerder is afgesproken, maar dat verklaart niet waarom de Eisers meer dan 14 jaar hebben stilgezeten terwijl zij al die tijd bekend waren of hadden moeten zijn met het gebruik door de Verweerder van de domeinnaam <usedvolvo.nl>. De door de Verweerder overgelegde getuigenverklaringen die stellen dat de Verweerder de domeinnaam <usedvolvo.nl> met toestemming van de Eisers heeft geregistreerd en in gebruik genomen komen de Geschillenbeslechter op het eerste gezicht niet onbetrouwbaar voor, zeker niet nu deze domeinnaam op 30 maart 2001 derhalve binnen twee weken nadat de Verweerder de sommatiebrief van 13 maart 2001 had ontvangen door de Verweerder is geregistreerd. Ook de uitleg van de Verweerder dat de brief van 21 oktober 2002, die een advocaat namens de Eisers aan de Verweerder stuurde om een telefoongesprek dat hij op 13 augustus 2002 met de Verweerder had samen te vatten, en die onder meer stelt "Volvo heeft inmiddels geconstateerd dat u uw website heeft aangepast" en daarmee volgens de Verweerder doelde op de website onder de domeinnaam <usedvolvo.nl> waarop toen ook al via een link auto's van andere merken dan onder het VOLVO merk werden aangeboden, komt de Geschillenbeslechter niet onaannemelijk voor. Dit klemt te meer omdat, zoals gezegd, de Eisers toen op de hoogte van bedoelde website van de Verweerder waren of hadden moeten zijn, en de Eisers nadien blijkbaar meer dan 14 jaar hebben stilgezeten. Er is in deze administratieve procedure geen plaats voor uitputtende waarheidsvinding; daarvoor staat partijen de rechtsgang open. Omdat de Verweerder een op het eerste gezicht aannemelijke verklaring heeft gegeven voor de registratie van de domeinnaam <usedvolvo.nl>, namelijk dat dit met toestemming van de Eisers is gebeurd, zijn de Eisers er niet in geslaagd om aan te tonen dat de Verweerder geen recht of legitiem belang bij de domeinnaam <usedvolvo.nl> heeft. De Eisers hebben derhalve niet voldaan aan artikel 2.1 sub b van de Regeling. C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw Omdat niet vaststaat dat de Verweerder geen recht of legitiem belang bij de domeinnaam <usedvolvo.nl> heeft, kan het derde element van artikel 2.1 van de Regeling onbesproken blijven. 9. Uitspraak Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de onderhavige domeinnaam <volvocar.nl> zodat Volvo Car Nederland B.V. in plaats van de Verweerder domeinnaamhouder wordt. De vordering betreffende de onderhavige domeinnaam <usedvolvo.nl> wijst de Geschillenbeslechter af. Alfred Meijboom Geschillenbeslechter