PEFC v. Houtimport L.P. Rolle Schijndel B.V. DomJur 2017-1248 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2017-0017 Datum: 26 april 2017 1. Partijen De Eiseressen zijn PEFC Nederland uit Houten, Nederland en PEFC Council (PEFC International) uit Genève, Zwitserland, intern vertegenwoordigd. De Verweerder is Houtimport L.P. Rolle Schijndel B.V. uit Schijndel, Nederland. 2. De domeinnaam De onderhavige domeinnaam <pefc.nl> is geregistreerd bij SIDN via TransIP B.V. 3. Geschiedenis van de Procedure De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het "Instituut") op 8 maart 2017. Het Instituut heeft op dezelfde datum per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de onderhavige domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op dezelfde datum bevestigd dat de Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van de Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor.nl-domeinnamen (de "Regeling"). Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut de Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 14 maart 2017 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 3 april 2017. De Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 4 april 2017 mee dat de Verweerder in gebreke was gebleven. Het Instituut heeft Alfred Meijboom op 12 april 2017 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling. 4. Feitelijke achtergrond De Eiseres PEFC Council (PEFC International) (de "Eiseres sub 1") is een vereniging die in 1999 is opgericht om duurzaam bosbeheer wereldwijd te stimuleren door de implementatie van zogeheten Programme for Endorsement of Forest Certification ("PEFC") Schemes. Deze Eiseres heeft de volgende naar Nederlands recht beschermde merken: - Uniemerk PEFC 2334829 van 24 februari 2003 voor waren en diensten in klassen 4 (brandstoffen), 16 (papier, karton en hieruit vervaardigde producten; schrijfbehoeften en
drukwerken), 19 (bouwmaterialen), 20 (meubelen; van hout, kurk, riet, bies en teen vervaardigde producten, 31 (land-, tuin-, en bosbouwproducten; levende planten en bloemen, zaaizaden, 35 (marketing en reclame met betrekking tot hout en de behandeling van hout, public relations en 41 (opvoeding; opleiding; onderwijs; het organiseren en houden van cursussen op het gebied van opvoeding, opleiding en onderwijs; schriftelijk onderwijs en onderwijs; het organiseren en houden van wedstrijden; het organiseren en houden van conferenties, congressen, colloquia, seminars). - Uniemerk PERC (beeldmerk) 1144351 van 21 mei 2001 voor waren en diensten in klassen 4 (brandstoffen), 16 (papier, karton en hieruit vervaardigde producten), 19 (bouwmaterialen), 20 (meubelen), 31 (land-, tuin-, en bosbouwproducten) en 35 (marketing en advisering met betrekking tot hout en houtbewerking; public relations). (het "PEFC Merk".) De Eiseres PEFC Nederland (de "Eiseres sub 2") is een vereniging die in 2008 is opgericht en een PEFC "National Governing Body" is van de Eiseres sub 1. De Eiseres sub 2 voert in Nederland de handelsnaam "PEFC Nederland" (de "PEFC Handelsnaam"). Boseigenaren kunnen een PEFC-bosbeheercertificaat behalen als hun bosbeheer voldoet aan de PEFC eisen voor duurzaam bosbeheer en bedrijven in de handelsketen na het bos kunnen het PEFC Chain of Custody certificaat behalen, in welke gevallen deze bedrijven onder bepaalde voorwaarden het PEFC Merk op hun houtproduct mogen plaatsen. De Verweerder is een in Europa actief houtbedrijf dat de onderhavige domeinnaam op 15 september 2015 heeft geregistreerd. De onderhavige domeinnaam linkt door naar de homepage van de Verweerder's website waarop informatie over de Verweerder's houtproducten staat. 5. Stellingen van Partijen A. Eiseressen De Eiseressen stellen dat de onderhavige domeinnaam identiek is aan het PEFC Merk en de PEFC Handelsnaam, en dat de Verweerder geen recht of legitiem belang bij de onderhavige domeinnaam heeft omdat de handelsnaam van de Verweerder niet gelijk is aan of overeenstemt met "PEFC" en de Verweerder niet algemeen bekend is onder de naam "PEFC". De Verweerder gebruikt de onderhavige domeinnaam volgens de Eiseressen enkel voor het doorlinken van de internetgebruiker naar de Verweerder's homepage. Consumenten, bedrijven, en andere geïnteresseerden die informatie zoeken over het PEFC-keurmerk komen daardoor terecht op de bedrijfspagina van de Verweerder, in plaats van de website van PEFC Nederland. Bovendien heeft de Verweerder geen toestemming gekregen van de Eiseressen voor het gebruik van de onderhavige domeinnaam. De Eiseressen stellen voorts dat de Verweerder de onderhavige domeinnaam te kwader trouw gebruikt of heeft geregistreerd. Volgens de Eiseressen is het PEFC-keurmerk nationaal en internationaal bekend bij onder meer houthandelaren en andere verwerkers van houtproducten, alsmede inkopers en eindgebruikers (waaronder consumenten) van houtproducten. De Eiseressen hebben de Verweerder regelmatig gevraagd om de
onderhavige domeinnaam aan de Eiseres sub 2 over te dragen, hetgeen de Verweerder weigerde te doen. Laatstelijk heeft de managing director van de Verweerder zich schriftelijk op het standpunt gesteld dat hij de onderhavige domeinnaam zelf wil behouden om het duurzame karakter van het door hem aangeboden hout te benadrukken, maar dat hij het belang van de Eiseres sub 2 bij het gebruik van de onderhavige domeinnaam wel inzag om welke reden de Verweerder bereid was om de onderhavige domeinnaam gedurende drie jaar te laten doorverwijzen naar een door de Eiseres sub 2 op te geven website in ruil voor wat de Verweerder "een goede tegenprestatie" noemde. De Eiseressen verzoeken de Geschillenbeslechter om te bepalen dat de Eiseres sub 2 houdster zal worden van de onderhavige domeinnaam in plaats van de Verweerder. B. Verweerder De Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. 6. Oordeel en Bevindingen Nu geen Verweerschrift is ingediend bij het Instituut, dient de Geschillenbeslechter het geschil op grond van artikel 10.3 van de Regeling te beslechten op basis van de Eis. Op basis van deze bepaling dient de eis te worden toegewezen, tenzij deze aan de Geschillenbeslechter onrechtmatig of ongegrond voorkomt. De Geschillenbeslechter constateert dat het Instituut zich er in overeenstemming met artikel 16.4 van de Regeling voor heeft ingespannen om er voor te zorgen dat de Eis de Verweerder daadwerkelijk heeft bereikt. Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient de eiser gemotiveerd te stellen en aan te tonen dat: a. de onderhavige domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een: I. naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan de eiser rechthebbende is; dan wel II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder de eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en b. de verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de onderhavige domeinnaam; en c. de onderhavige domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt. A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend
Om te beoordelen of de onderhavige domeinnaam identiek is aan of verwarringwekkend overeenstemt met de rechten waarop de Eiseres zich beroept, mag volgens vaste jurisprudentie onder de Regeling bij deze beoordeling het Top-Level Domain ".nl" buiten beschouwing worden gelaten (zie onder meer Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD, WIPO Zaaknr. DNL2008-0008). De onderhavige domeinnaam is identiek aan het PEFC Merk en verwarringwekkend overeenstemmend met de PEFC Handelsnaam waarvan het element "PEFC" het dominante en enig onderscheidende element is. Er is derhalve voldaan aan de eerste grond van artikel 2.1 sub a van de Regeling. B. Recht of Legitiem Belang De Eiseressen moeten aantonen dat de Verweerder geen recht op of legitiem belang bij heeft bij de onderhavige domeinnaam. Aan dit vereiste is door de Eiseressen voldaan indien zij prima facie aantonen dat de Verweerder geen recht op of legitiem belang heeft bij de onderhavige domeinnaam en indien de Verweerder nalaat om dit te weerleggen door omstandigheden aan te tonen als onder meer genoemd in artikel 3.1 van de Regeling. De Eiseressen hebben onbestreden aangevoerd dat de Verweerder niet een naam voert die gelijk is aan of overeenstemt met de onderhavige domeinnaam. Bovendien is onbetwist gesteld dat de Verweerder geen toestemming had om de onderhavige domeinnaam te gebruiken. De Geschillenbeslechter heeft, nu de Verweerder geen verweer heeft ingediend ook overigens geen indicatie dat de Verweerder een legitiem belang bij of ander recht op de onderhavige domeinnaam heeft. De Geschillenbeslechter verwijst in dit verband verder naar hetgeen onder 6.C besproken, betreffende de kwade trouw van het gebruik van de domeinnaam. Er is derhalve door de Eiseressen voldaan aan het vereiste onder artikel 2.1 sub b van de Regeling. C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw Artikel 2.1 sub c van de Regeling vereist dat de Eiseressen aantonen dat de registratie of het gebruik van de onderhavige domeinnaam te kwader trouw is. Reeds omdat de Verweerder de onderhavige domeinnaam gebruikt om internetbezoekers door te linken naar haar eigen website die niet gelieerd is aan de Eiseressen, maar wel erkent dat hij het belang van de onderhavige domeinnaam voor de Eiseressen inziet, terwijl de Verweerder desalniettemin de onderhavige domeinnaam weigert over te dragen aan de Eiseressen, maar slechts bereid is om de onderhavige domeinnaam tijdelijk te laten doorverwijzen naar een door de Eiseres sub 2 aan te geven website in ruil voor de kosten van de domeinnaamregistratie en een "goede tegenprestatie", stelt de Geschillenbeslechter vast dat de Verweerder de onderhavige domeinnaam te kwader trouw gebruikt.
De Eiseressen hebben derhalve ook voldaan aan het vereiste onder artikel 2.1 sub c van de Regeling. 7. Uitspraak Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnaam <pefc.nl> zodat de Eiseres PEFC Nederland in plaats van de Verweerder domeinnaamhouder wordt. Alfred Meijboom Geschillenbeslechter Datum: 26 april 2017