Gebr. Berbers Pluimvee Import en Export B.V. [Verweerder] B.V. DomJur 2017-1216 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2016-0037 Datum: 28 november 2016 1. Partijen Eiser is Gebr. Berbers Pluimvee Import en Export B.V. uit Beugen, Nederland, vertegenwoordigd door Das Rechtsbijstand, Nederland. Verweerder is [Verweerder] B.V. uit Lunteren, Nederland, vertegenwoordigd door de Jong & Laan accountants, Nederland. 2. De domeinnaam De onderhavige domeinnaam <berberspluimvee.nl> (de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via Hostnet B.V. 3. Geschiedenis van de Procedure De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het Instituut ) op 11 juli 2016. Het Instituut heeft op 12 juli 2016 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 13 juli 2016 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. In antwoord op een melding van het Instituut dat de Eis administratieve gebreken bevatte, heeft Eiser op 19 juli 2016 een aangepaste Eis ingediend. Het Instituut heeft vastgesteld dat de aangepaste Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor.nl-domeinnamen (de Regeling ). Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 21 juli 2016 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 10 augustus 2016. In reactie op een verzoek van Verweerder heeft het Instituut de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift verlengd tot 15 september 2016. Het Verweerschrift is bij het Instituut ingediend op 13 september 2016. Op 15 september 2016 heeft SIDN het mediation proces aangevangen. Op 13 oktober 2016 heeft SIDN het mediation proces verlengd tot 14 november 2016. Op 31 oktober 2016 heeft SIDN partijen bevestigd dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost. Het Instituut heeft Dinant T.L. Oosterbaan op 18 november 2016 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.
4. Feitelijke Achtergrond Eiser is een groothandel in levend pluimvee en is opgericht in 1992. Eiser beroept zich in deze procedure op zijn handelsnamen Gebr. Berbers Pluimvee Import en Export en Berbers Pluimvee. Verweerder exploiteert eveneens een groothandel in onder meer levend pluimvee en is opgericht in 1998. Eiser en Verweerder zijn directe concurrenten van elkaar en bedienen de markt met hetzelfde product. De datum van registratie van de Domeinnaam door Verweerder is 25 oktober 2012. De Domeinnaam wordt door Verweerder niet actief gebruikt. 5. Stellingen van Partijen A. Eiser Eiser stelt dat de Domeinnaam identiek is aan, althans verwarringwekkend overeenstemt met de handelsnamen van Eiser, welke volgens Eiser zeer bekend zijn in de pluimveemarkt. Verweerder heeft, aldus Eiser, geen recht op of legitiem belang bij het gebruik van de Domeinnaam. Om zijn onderneming en zijn bedrijfsactiviteiten ook via internet bekend te maken, heeft Eiser enige tijd geleden getracht om de Domeinnaam, <berberspluimvee.nl>, te registreren en toen bleek dat Verweerder, de directe concurrent van Eiser, deze domeinnaam had gekaapt. Indien Verweerder de Domeinnaam zou gebruiken, dan is het evident dat er bij het publiek verwarring zal ontstaan tussen beide ondernemingen, gezien de aard van beide ondernemingen en de markt die zij bedienen. Volgens Eiser gebruikt Verweerder de Domeinnaam (nog) niet voor zijn bedrijfsactiviteiten. Voor zijn bedrijfsactiviteiten maakt Verweerder gebruik van de domeinnaam <tijsdekoning.nl>. Eiser voert aan dat Verweerder de Domeinnaam enkel geregistreerd heeft om te voorkomen dat Eiser als zijn directe concurrent de Domeinnaam voor zijn onderneming kan registreren en gebruiken, c.q. om deze voor veel geld (althans voor een bedrag dat hoger is dan de registratiekosten) te verkopen aan Eiser of aan derden. Eiser stelt hierbij dat bij brief van 17 februari 2016 Verweerder gesommeerd is om de Domeinnaam aan Eiser over te dragen. Volgens Eiser liet Verweerder via de heer Van Dam op 17 februari 2016 aan Eiser weten dat Verweerder de Domeinnaam enkel om financiële redenen had geregistreerd en dat Verweerder bereid was om de Domeinnaam tegen betaling van een met de marktwaarde van de naam Berbers Pluimvee overeenkomend bedrag aan Eiser te verkopen, maar dat Verweerder niet bereid was om de Domeinnaam om niet of tegen betaling van enkel de registratiekosten aan Verweerder te verkopen. Ook voert Eiser het volgende aan. Bij brief van 4 maart 2016 kwam Verweerder met een ander verhaal: de Domeinnaam zou geregistreerd zijn om levende kippen te verkopen aan afnemers in Noord-Afrika en dat zij voor de naam berberspluimvee.nl zou hebben gekozen omdat de bewoners van die landen Berbers worden genoemd. Volgens Eiser is dit een onzinnig verweer, dat naar het rijk der fabelen moet worden verwezen. Vanwege de maximale transportduur van 18 uur reistijd kunnen levende kippen niet naar Noord- Afrika worden geëxporteerd. Die afstand is veel te groot. Bovendien kennen de bewoners
van Noord-Afrika noch het Nederlandse woord pluimvee noch het Nederlandse woord Berbers. Eiser concludeert dat Verweerder geen recht op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Verweerder gebruikt de Domeinnaam niet voor zijn bedrijfsactiviteiten en zijn verweer, dat zij de Domeinnaam in de toekomst wil gaan gebruiken voor de handel van levende kippen in Noord-Afrika is als een broodje-aapverhaal door Verweerder uit de duim gezogen. Volgens Eiser zijn de registratie en het mogelijke gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw. Eiser voert ter zake het volgende aan. Bij brief van 11 april 2016 heeft Eiser Verweerder nogmaals gesommeerd om de Domeinnaam aan Eiser over te dragen. Bij brief van 26 april 2016 liet Verweerder aan Eiser weten dat Verweerder een handelaar pur sang is en dat Eiser een fatsoenlijk bod kon doen om de Domeinnaam te kopen. Ook hieruit blijkt dat Verweerder de Domeinnaam enkel voor financieel gewin heeft geregistreerd. Volgens Eiser heeft Verweerder de Domeinnaam enkel geregistreerd uit rancune jegens Verweerder, die een directe concurrent is, althans om deze voor een bedrag dat hoger is dan de registratiekosten aan Eiser te verkopen, althans om Eiser te beletten om deze te gebruiken, althans om de activiteiten van Eiser te verstoren of te bemoeilijken. Vanwege de handelwijze van Verweerder is het Eiser op dit moment niet mogelijk om met gebruikmaking van zijn eigen handelsnaam een domeinnaam te registreren en een website in te richten en te exploiteren. Bij ieder gebruik door Eiser van zijn handelsnaam Berbers Pluimvee op internet (bijvoorbeeld via een andere berberspluimvee-extension ) ontstaat het risico dat klanten of potentiële klanten via internet bij Verweerder terechtkomen omdat zij reageren via de Domeinnaam of via het aan de Domeinnaam gehechte e-mailadres info@berberspluimvee.nl. Ook bestaat een risico dat Verweerder de Domeinnaam gaat gebruiken om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar zijn eigen website(s) te leiden met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met de handelsnaam van Eiser. Ten slotte stelt Eiser dat Verweerder de Domeinnaam heeft geregistreerd, terwijl Verweerder geen enkele binding heeft met en geen enkele juridische aanspraak heeft op de handelsnaam Berbers Pluimvee. Die handelsnaam werd ten tijde van de registratie van de Domeinnaam al ruim 20 jaar door Eiser gebruikt en Verweerder wist dat. Bovendien heeft Verweerder de Domeinnaam sinds 2012 niet gebruikt en gewoon gewacht tot het moment waarop Eiser de Domeinnaam nodig had voor zijn bedrijfsactiviteiten, om de Domeinnaam vervolgens voor veel geld aan Eiser aan te bieden. Toen Eiser aan Verweerder liet weten dat hij niet bereid was om voor de Domeinnaam te betalen (althans meer te betalen dan de registratiekosten), verzon Verweerder een verhaal over mogelijke toekomstige verkoop van levend pluimvee aan afnemers in Noord-Afrika. Eiser concludeert dat het overduidelijk is dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd en in de toekomst mogelijk te kwader trouw gaat gebruiken. B. Verweerder
Het verweerschrift is ingediend namens T. de Koning B.V. Namens Verweerder wordt primair gesteld dat Eiser niet ontvankelijk is omdat de statutaire naam van Verweerder als volgt luidt: Tijs de Koning jr. Pluimvee en Kalverenhandel B.V. Subsidiair merkt Verweerder het volgende op. Verweerder exploiteert een onderneming die zich richt op de handel in kalveren en slachtkippen. Verweerder overweegt om ingevroren kipproducten naar Noord-Afrika te exporteren. Om die reden heeft Verweerder dan ook de Domeinnaam, <berberspluimvee.nl>, geregistreerd. Indien op Google wordt gezocht onder Berbers Pluimvee komt meteen de naam Gebr. Berbers Pluimvee Imp/Exp BV naar voren. Volgens Verweerder wordt maar een deel van deze naam gebruikt waardoor de kans op verwarring minimaal is. Gebr. Berbers Pluimvee Imp/Exp BV is wat anders dan Berbers Pluimvee, vergelijkbaar met de namen van broers met dezelfde achternaam maar verschillende voorletters. Hiermee is de Domeinnaam niet identiek te noemen. Volgens Verweerder is het telefoongesprek van Van Dam waarna wordt verwezen niet maatgevend omdat de heer T. de Koning de eindverantwoordelijke in deze kwestie is. Hij heeft geen contact gehad met Eiser of zijn adviseur. Voor het verweer ten aanzien van het door Eiser genoemde broodje aap verhaal verwijst Verweerder naar hetgeen hiervoor is genoemd. Volgens Verweerder heeft Verweerder zeker belang en daardoor recht en legitiem belang bij de Domeinnaam. Verweerder voert ten slotte aan dat de Domeinnaam al in 2012 is geregistreerd om hem moverende redenen. Verweerder heeft van de Domeinnaam tot op heden geen gebruik gemaakt om een tweetal redenen. De onderneming heeft zich in de afgelopen jaren meer gericht op kalveren. Daarnaast gaat Verweerder niet over een nacht ijs. De uitbreiding van de keten eist een gedegen voorbereiding. Verweerder heeft hier de nodige energie ingestoken en wil om die reden dan ook de naam niet kosteloos overdragen. Eiser heeft jarenlang de Domeinnaam niet gemist. Waarschijnlijk heeft Eiser in de markt kennis genomen van de plannen van Verweerder en is Eiser daarna in actie gekomen. Daarmee is het gebruik van de Domeinnaam naar de mening van Verweerder gezien de omstandigheden absoluut niet te kwader trouw. 6. Oordeel en Bevindingen De Geschillenbeslechter oordeelt over de vordering met inachtneming van de Regeling. Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient Eiser in dit geschil te stellen en te bewijzen dat: a) de Domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met: I. een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiser rechthebbende is; dan wel
II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en b) Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en c) de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of te kwader trouw wordt gebruikt. Ten aanzien van het primaire niet-ontvankelijkheidsverweer van Verweerder beslist de Geschillenbeslechter dat dit verweer wordt verworpen en dat Eiser wel ontvankelijk is. Ten eerste staat de Domeinnaam formeel op naam van T. de Koning B.V. en niet op naam van de uitgebreidere statutaire naam van Verweerder. Bovendien heeft het Instituut Eiser verzocht een aangepaste eis wegens administratieve gebreken in te dienen; dit gebrek bestond uit het feit dat Eiser in de oorspronkelijk ingediende eis de statutaire naam van Verweerder had gebruikt terwijl volgens het register van SIDN T. de Koning B.V. als de houder van de Domeinnaam staat geregistreerd. De Geschillenbeslechter verwijst in dit verband naar de Regeling, sub B onder (k). A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend Volgens vaste rechtspraak onder de Regeling kan aan het Top-Level Domein.nl voorbij worden gegaan bij de beoordeling van de overeenstemming tussen de Domeinnaam enerzijds en de handelsnaam van Eiser anderzijds. De Geschillenbeslechter concludeert derhalve dat de Domeinnaam identiek is aan Eiser s handelsnaam Berbers Pluimvee. De Geschillenbeslechter oordeelt dat het weglaten van de woorden Gebr. en Import en Export in de uitgebreide eerstgenoemde handelsnaam niet relevant is omdat deze woorden beschrijvend van aard zijn, als gevolg waarvan de Domeinnaam voorts verwarringwekkend overeenstemt met Eiser s handelsnaam Gebr. Berbers Pluimvee Import en Export. Overigens merkt de Geschillenbeslechter op dat Verweerder zelf aangeeft dat bij het zoeken op Google naar Berbers Pluimvee kennelijk meteen de naam Gebr. Berbers Pluimvee Import en Export B.V. naar voren komt. Daarmee heeft Eiser voldaan aan het eerste vereiste van artikel 2.1 van de Regeling. B. Recht of Legitiem Belang Op grond van artikel 2.1 van de Regeling moet Eiser aantonen dat Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Als onbetwist staat vast dat Verweerder in 2012 heeft geregistreerd en de Domeinnaam niet gebruikt. De conclusie is dan ook gerechtvaardigd dat Verweerder de Domeinnaam niet gebruikt om te goeder trouw producten of diensten aan te bieden of hiervoor aantoonbare voorbereidingen trof (vergelijk artikel 3.1 sub a van de Regeling). De stelling van Verweerder dat hij thans overweegt om ingevroren kipproducten naar Noord-Afrika te exporteren en om die reden een aantal jaren geleden de Domeinnaam, <berberspluimvee>, heeft geregistreerd, is volstrekt ongeloofwaardig. Verweerder heeft
dan ook voor deze stelling geen enkel bewijs naar voren gebracht. Voorts lijkt het niet voor de hand te liggen dat hiervoor een in de Nederlandse taal gestelde domeinnaam zou zijn gekozen, die bovendien overeenkomt met de naam van een directe concurrent. Verweerder heeft derhalve geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam en daarmee is aan het tweede vereiste van artikel 2.1 van de Regeling voldaan. C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw In de omstandigheden van deze zaak is het aannemelijk dat Verweerder op de hoogte was of had moeten zijn van het bestaan van Eiser en derhalve van de handelsnamen van Eiser. Eiser heeft daarbij onweersproken gesteld dat Eiser reeds meer dan 20 jaar bestaat en dat Eiser en Verweerder als concurrenten op dezelfde markt actief zijn; ook uit de brief van 26 april 2016 van Verweerder blijkt dat Eiser en Verweerder concurrenten zijn. Bij brief van 11 april 2016 heeft Eiser Verweerder gesommeerd de Domeinnaam gratis over te dragen. Als reactie wordt in de brief van Verweerder van 26 april 2016 het volgende opgemerkt: Door het laten verlopen van deze termijn achtte cliënt zich vrij om verdere activiteiten met betrekking tot de domeinnaam te ontplooien, hetgeen ook in gang is gezet. Indien uw cliënte echt belang heeft bij deze domeinnaam, verzoek ik u binnen 7 dagen na dagtekening van deze brief een fatsoenlijk bod uit te brengen op het geheel. Mijn cliënt is in principe genegen e.e.a. te verkopen mits onder redelijke condities. Blijft uw bod wederom uit, dan acht mijn cliënt zich volledig vrij e.e.a. naar eigen inzicht vorm te geven. De Geschillenbeslechter concludeert uit de omstandigheden van deze zaak dat het belang van Verweerder bij registratie en behoud van de Domeinnaam hoofdzakelijk is gelegen in de mogelijkheid deze tegen een fatsoenlijke geldelijke vergoeding hoger dan de registratiekosten over te dragen. Gelet op de rechten van Eiser betekent dit dat er sprake is van registratie te kwader trouw. De Geschillenbeslechter constateert ten overvloede ook dat het niet onwaarschijnlijk is dat de Domeinnaam is geregistreerd om Eiser te beletten deze te gebruiken, hetgeen eveneens registratie te kwader trouw zou betekenen. Deze zaak betreft een overduidelijk geval van domeinnaamkaping. In het bijzonder gelet op artikel 3.2 sub a en sub c van de Regeling is de conclusie van de Geschillenbeslechter dan ook dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd, en dat ook aan het derde vereiste van artikel 2.1 is voldaan. 7. Uitspraak Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de Domeinnaam, <berberspluimvee.nl>, zodat Eiser in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.
Dinant T.L. Oosterbaan Geschillenbeslechter