Forever Living Products Netherlands B.V. Forevershop DomJur 2012-835 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2011-0066 Datum: 29 maart 2012 1. Partijen Eiser is Forever Living Products Netherlands B.V. uit Baarn, Nederland, intern vertegenwoordigd. Verweerder is Forevershop uit Goes, Nederland, intern vertegenwoordigd. 2. De Domeinnaam De onderhavige domeinnaam <forevershop.nl> (de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via WideXS. 3. Geschiedenis van de Procedure De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het Instituut ) op 25 oktober 2011. Het Instituut heeft op 25 oktober 2011 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 26 oktober 2011 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor.nl-domeinnamen (de Regeling ). Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 31 oktober 2011 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 20 november 2011. Het Verweerschrift is bij het Instituut ingediend op 10 november 2011. Op 14 november 2011 heeft SIDN het mediation proces aangevangen. Op 14 december 2011 heeft SIDN het mediation proces verlengd tot 13 januari 2012. Op 5 januari 2012 heeft SIDN partijen geïnformeerd dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost. Het Instituut heeft Gregor Vos op 18 januari 2012 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling. Vanwege uitzonderlijke omstandigheden heeft de Geschillenbeslechter op 2 februari 2012 de datum waarop de uitspraak uiterlijk aan het Instituut zal worden toegestuurd verlengd tot 16 februari 2012. 4. Feitelijke Achtergrond Eiser is de besloten vennootschap Forever Living Products Netherlands B.V., tevens handelend onder de handelsnaam Forever Living Products Benelux (de Handelsnaam ). Eiser houdt zich blijkens het handelsregister bezig met de (groot)handel in parfums en 1
cosmetica. Aloe Vera of America, Inc. is rechthebbende op Benelux merkregistratie no. 606726 voor het woordmerk FOREVER LIVING PRODUCTS, geregistreerd op 6 juni 1997 voor waren in klassen 3, 5, 30 en 32 (onder meer) voor uit natuurproducten vervaardigde cosmetische lotions en dieetvoedingsmiddelen. Deze merkregistratie wordt - zo begrijpt de Geschillenbeslechter - mede door Eiser als gevolmachtigde ingeroepen en zal hierna worden aangeduid als het Merk. Verweerder is een onderneming die zich bezig houdt met de internationale (groot)handel in (onder meer) natuurlijke producten en voedingssupplementen. Verweerder heeft de Domeinnaam op 26 mei 1999 geregistreerd en is daarvan sinds die datum de houder. Blijkens het Verweerschrift en het handelsregister staat Verweerder geregistreerd als STS Aloe Vera Products & Health Supplies B.V. en handelt Verweerder tevens onder de naam Forevershop. 5. Stellingen van Partijen A. Eiser Rechten van Eiser op Merk of Naam Eiser beroept zich in deze procedure op zijn handelsnaam Forever Living Products Benelux. Eiser stelt dat zijn onderneming onder de handelsnaam Forever Living Products Benelux naar buiten treedt. Daarnaast wordt in externe communicatie ook gebruik gemaakt van Forever Living, Forever Benelux en Forever. Hoewel dit niet uit de Eis zelf blijkt, begrijpt de Geschillenbeslechter - gezien de bijlagen bij de Eis - dat Eiser zich via een volmacht ook op het door Aloe Vera of America, Inc. geregistreerde merk FOREVER LIVING PRODUCTS beroept. Eiser stelt dat de Domeinnaam in hoge mate een niet-bestaand verband suggereert tussen de onderneming van Verweerder en de onderneming van Eiser. Recht of Legitiem Belang Verweerder Eiser stelt dat Verweerder geen recht op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Eiser voert aan dat de Domeinnaam dan wel het woord forever op geen enkele wijze terugkomt in de producten of diensten die worden aangeboden via de online webshop die onder de Domeinnaam door Verweerder wordt gevoerd. Kwade Trouw Verweerder Op grond van de hierboven weergegeven stellingen is Eiser van mening dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd en te kwader trouw gebruikt. Eiser voert aan dat elk verband tussen de naam Forever en de producten en diensten welke online door Verweerder worden aangeboden ontbreekt. Daarnaast stelt Eiser dat de producten die online in de webwinkel van Verweerder worden aangeboden vrijwel identiek zijn aan de producten uit het assortiment van Eiser. Op grond daarvan meent Eiser dat Verweerder de Domeinnaam alleen maar geregistreerd heeft om verwarring bij online bezoekers te bevorderen en om zodoende misbruik te maken van de Handelsnaam van Eiser 2
en van het door Eiser gevoerde Merk. B. Verweerder De Rechten van Eiser op Merk of Naam Volgens Verweerder is zijn onderneming al actief onder de naam Forevershop vanaf 1995, dus ruim voordat het Merk van Eiser op 1 november 1997 ter inschrijving werd gepubliceerd. Daarnaast betwist Verweerder dat de Domeinnaam identiek is aan, dan wel verwarringwekkend overeenstemt met het Merk van Eiser. Verweerder voert hiervoor aan dat de naam Forevershop de Engelse vertaling is van altijd winkel, hetgeen een beschrijvende aanduiding is voor een online winkel die altijd open is. Daarnaast voert Verweerder aan dat er vele merken met het bestanddeel forever zijn ingeschreven en naast elkaar op de markt bestaan en dat er daarnaast ook vele ondernemingen zijn die een handelsnaam hebben waarvan het bestanddeel forever deel uitmaakt. Hieronder bevinden zich ondernemingen die (deels) dezelfde producten als Eiser verkopen. De Geschillenbeslechter begrijpt dit verweer aldus dat Verweerder bedoelt te betogen dat het bestanddeel forever in de Handelsnaam en het Merk van Eiser slechts een beperkt onderscheidend vermogen heeft, zodat er geen sprake kan zijn van verwarring met de Domeinnaam. Recht of Legitiem Belang Verweerder Verweerder stelt een legitiem belang te hebben bij de registratie en het gebruik van de Domeinnaam, nu er in de online winkel onder de Domeinnaam producten worden aangeboden met de naam Forever Mineral Cosmetics en Forevershop Coffee, welke laatste een product van Verweerder zelf is. Kwade Trouw Verweerder Mede op basis van het voorgaande betwist Verweerder dat sprake is van registratie en/of gebruik te kwader trouw. Verweerder voert hiertoe aan dat het Merk niet bekend is, zodat Verweerder niet wist dat Eiser gebruik maakte van een overeenstemmend of identiek teken. In dit verband wijst Verweerder op het feit dat hij geen producten levert van het Merk. Verweerder herhaalt dat er vele merken en/of handelsnamen bestaan waarvan het element forever deel uitmaakt. Hier is de Domeinnaam er één van; daarbij lijkt de Domeinnaam absoluut niet op het Merk of de Handelsnaam van Eiser. Volgens Verweerder staat de Domeinnaam hoog in de Google search Index, en is dat de reden waarom Eiser de Domeinnaam claimt. Verweerder geeft aan dat de Domeinnaam te koop is tegen een redelijke vergoeding. Verweerder heeft echter nog geen bod ontvangen van Eiser. 6. Oordeel en Bevindingen Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient Eiser in dit geschil te stellen en te bewijzen 3
dat: A) de Domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiser rechthebbende is, dan wel een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en B) Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en C) de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en/of te kwader trouw wordt gebruikt. A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend Met betrekking tot de vraag of de Domeinnaam identiek is aan of mogelijk verwarringwekkend overeenstemt met het Merk overweegt de Geschillenbeslechter als volgt. Eiser heeft allereerst een beroep gedaan op zijn Handelsnaam. Hoewel Eiser heeft aangegeven naast de handelsnaam Forever Living Products Benelux ook naar buiten te treden onder de namen Forever Living, Forever Benelux en Forever, is dit gebruik op geen enkele wijze onderbouwd (bijvoorbeeld door middel van stukken waaruit het gebruik van deze namen ter onderscheiding van de onderneming blijkt). De Geschillenbeslechter zal daarom in het navolgende uitgaan van de handelsnaam Forever Living Products Benelux, welke handelsnaam ook als zodanig door Eiser in het handelsregister is ingeschreven en wordt vermeld. Daarnaast heeft Eiser een beroep gedaan op het merk FOREVER LIVING PRODUCTS. Hoewel Eiser zelf geen rechthebbende is op het Merk, is door middel van de overgelegde volmacht voldoende aannemelijk gemaakt dat Eiser bevoegd is het Merk in de onderhavige procedure in te roepen. Op grond van vaste rechtspraak onder de Regeling mag het top level domain.nl bij de beoordeling van overeenstemming tussen merk en domeinnaam buiten beschouwing te worden gelaten (zie Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD, WIPO Zaaknr. DNL2008-0008). Dit betekent dat het teken forevershop vergeleken dient te worden met het merk FOREVER LIVING PRODUCTS en de handelsnaam Forever Living Products Benelux. Op basis hiervan concludeert de Geschillenbeslechter dat er geen sprake is van verwarringwekkende overeenstemming tussen de Domeinnaam en de Handelsnaam en het Merk, welke overeenstemming overigens door Eiser ook niet is gesteld. Hiertoe acht de Geschillenbeslechter het volgende redengevend. Het Merk en de Handelsnaam van Eiser bestaan beide uit een combinatie van de woorden forever, living, products (en in geval van de Handelsnaam de geografische aanduiding Benelux ). Al deze woorden hebben op zichzelf geen of ten hoogste een minimaal onderscheidend vermogen. Daar komt bij dat het woord forever voor de waren waarvoor het Merk is ingeschreven door het in aanmerking komende publiek als een beschrijving van het duurzame karakter van deze waren kan worden begrepen en dit element als zodanig een verwijzend (en dus niet onderscheidend) karakter heeft. Dat betekent voor het Merk van Eiser dat voor de beschermingsomvang vooral moet worden gekeken naar het Merk als geheel, dat wil zeggen naar de combinatie van de voornoemde drie woorden. Het teken forevershop uit de Domeinnaam wijkt in zodanige mate af van 4
deze combinatie dat niet van verwarringwekkende overeenstemming kan worden gesproken. Het enkele feit dat zowel het Merk als de Domeinnaam als eerste bestanddeel het woord forever bevat doet aan deze conclusie niet af nu het Merk geen bescherming geeft voor het woord forever op zich. Voor de bescherming van de Handelsnaam van Eiser geldt dat sprake moet zijn van verwarring tussen de Handelsnaam en het teken forevershop uit de Domeinnaam. Hoewel bij handelsnamen de eis van onderscheidend vermogen uit het merkenrecht niet geldt, brengt het geringe onderscheidend vermogen van het woord forever ook hier mee dat het enkele voorkomen van dat woord in de Handelsnaam onvoldoende is om gevaar voor verwarring aan te kunnen nemen. De Eis voldoet hiermee niet aan de eerste grond van artikel 2.1(a) van de Regeling. Gezien het hiervoor overwogene, behoeven de overige gronden geen nadere bespreking. 7. Uitspraak Op basis van het bovenstaande wijst de Geschillenbeslechter de vordering af. Gregor Vos Geschillenbeslechter Datum: 29 maart 2012 Met bronvermelding is overname toegestaan. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard. 5