Gemeenschappelijke mededeling over de gemeenschappelijke praktijk van de relatieve weigeringsgronden gevaar voor verwarring (gevolgen van

Vergelijkbare documenten
Convergentie. Vaak gestelde vragen (FAQ) over de gemeenschappelijke praktijk CP4 Mate van bescherming van zwart-witmerken

Convergentie Veelgestelde vragen over de gemeenschappelijke praktijk CP 3. Onderscheidend vermogen beeldmerken met beschrijvende/niet-onderscheidende

Op 19 juni 2012 deed het Hof uitspraak in zaak C-307/10 IP Translator en gaf daarbij de volgende antwoorden op de prejudiciële vragen:

van Nice v1.2, 28 oktober 2015

VOORRANG. Artikel 4, lid 2 van het Verdrag van Parijs Artikel 29, lid 1 GMV RELATIEVE GRONDEN

Convergence. Vaak gestelde vragen (FAQ) over de gemeenschappelijke praktijk, versie 2 CP4 Mate van bescherming van zwart-witmerken

Convergentie. Veelgestelde vragen over de gemeenschappelijke praktijk CP 6. Grafische weergaven van modellen

van Nice v1.1, 20 februari 2014

Gemeenschappelijke mededeling over de gemeenschappelijke praktijk van de mate van bescherming

VORDERING TOT NIETIGVERKLARING VAN EEN GEMEENSCHAPSMERK

Gemeenschappelijke mededeling over de gemeenschappelijke praktijk van onderscheidend vermogen - beeldmerken met beschrijvende/nietonderscheidende

Gemeenschappelijke mededeling over de weergave van nieuwe soorten merken

Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en -gezondheid

Toelichting oppositieformulier

Europese feestdagen 2019

Europese feestdagen 2018

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM BESLISSING inzake OPPOSITIE Nº van 27 mei 2011

Betwiste merk: (Benelux depot )

Via Malpasso, 723/ San Giovanni in Marignano (RN) Italië

Europese feestdagen 2017

GOEDE EN BETAALBARE KINDEROPVANG VOOR IEDEREEN?

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 11 maart 2010 (17.03) (OR. en) 6792/10. Interinstitutioneel dossier: 2009/0157 (COD) LIMITE

Open Data laten stromen Nederland in Europees perspectief

Betwiste merk: Zillion Media (Benelux depot )

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Kaderbesluit van de Raad ter bestrijding van georganiseerde criminaliteit: Hoe kan EU-wetgeving op dit terrein worden verscherpt?

Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en - gezondheid

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE

BESLUIT VAN DE COMMISSIE

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM BESLISSING inzake OPPOSITIE N van 5 augustus 2016

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM BESLISSING inzake OPPOSITIE Nº van 31 mei 2013

Breedbandinternet voor alle Europeanen: de Commissie geeft het startsein voor een debat over de toekomst van universele diensten

Pan-Europese. opiniepeiling over beroepsveiligheid en - gezondheid. Representatieve resultaten in de 27 lidstaten van de Europese Unie

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM BESLISSING inzake OPPOSITIE Nº van 18 november 2010

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM BESLISSING inzake OPPOSITIE Nº van 27 februari 2009

Nieuwendammerkade LZ Amsterdam Nederland

10374/15 ADD 1 mou/dau/hh 1 DG G 3 B

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM BESLISSING inzake OPPOSITIE N van 8 juni 2016

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM BESLISSING inzake OPPOSITIE Nº van 18 november 2010

Hogehilweg CA Amsterdam-Zuidoost Nederland

Willy Bogner GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien Sankt-Veit-Strasse München Duitsland

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM BESLISSING inzake OPPOSITIE Nº van 17 januari 2013

8 maart 2013: Internationale Vrouwendag: Ongelijkheden tussen vrouwen en mannen in de context van de crisis

Prioriteiten op energiegebied voor Europa Presentatie door de heer J.M. Barroso,

Brussel, 11 december 2013 (OR. nl) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 17633/13 ADD 2. Interinstitutioneel dossier: 2013/0408 (COD)

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM BESLISSING inzake OPPOSITIE N van 4 december 2014

UKAL ELEVAGE (Société à Responsabilité Limitée) 2 rue de l Etang, Parc Economique de la Vallée de la Sauer Eschbach Frankrijk

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM BESLISSING inzake OPPOSITIE Nº van 31 augustus 2010

Het GLB Gezamenlijke Staten Noord-Nederland 15 februari Monique Remmers Directie Europees Landbouwbeleid en voedselzekerheid

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM BESLISSING inzake OPPOSITIE van 14 december 2007 Nº

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM BESLISSING inzake OPPOSITIE van 19 augustus 2010 Nº

(Benelux depot )

Klimaatbeleid en hernieuwbare energie: het EU pakket voor Ger Klaassen DG Milieu Europese Commissie

ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer) 6 oktober 2005 *

Overeenstemming en gevaar voor verwarring Algemene beginselen en methodologie

BESLUIT VAN DE COMMISSIE

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM BESLISSING inzake OPPOSITIE van 25 februari 2010 Nº

Onderzoek naar e-gezondheidszorg in Europa: artsen moeten meer gebruik maken van ICT

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM BESLISSING inzake OPPOSITIE Nº van 31 januari 2008

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM BESLISSING inzake OPPOSITIE van 24 september 2009 Nº

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM BESLISSING inzake OPPOSITIE Nº van 13 april 2015

Handelsmerken 0 - DEELNAME

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 8 juni 2011 (14.06) (OR. en) 10641/11 Interinstitutioneel dossier: 2010/0380 (COD) SOC 437 CODEC 895

IP C&C. Inhoud. Het aftellen begint. We hebben geprobeerd van de besten te leren en iets te maken dat voor iedereen werkt.

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM BESLISSING inzake OPPOSITIE Nº van 29 april 2011

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM BESLISSING inzake OPPOSITIE Nº van 30 maart 2009

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM BESLISSING inzake OPPOSITIE Nº van 22 december 2014

Toelichting aanvraagformulier vervallenverklaring Gemeenschapsmerk

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM BESLISSING inzake OPPOSITIE Nº van 01 november 2012

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM BESLISSING inzake OPPOSITIE Nº van 06 december 2011

Toelichting bij het formulier voor het indienen van een vordering tot nietigverklaring van een Gemeenschapsmerk

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM BESLISSING inzake OPPOSITIE van 27 maart 2009 Nº

Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw

't Zwarte Land CK Scherpenzeel Nederland

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING. bij het. voorstel voor maatregelen

Raadpleging van betrokken partijen bij het ontwikkelen van beleid voor kleine ondernemingen op nationaal en regionaal niveau

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM BESLISSING inzake OPPOSITIE van 10 juni 2008 Nº

EUROPESE UNIE VERZOEK TOT OPTREDEN

Groeninx van Zoelenstraat KC Yerseke Nederland

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM BESLISSING inzake OPPOSITIE Nº van 07 maart 2013

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM BESLISSING inzake OPPOSITIE Nº van 4 november 2010

(Benelux inschrijving )

Armoede en ongelijkheid: een Europees en lokaal perspectief. Frank Vandenbroucke Turnhout Wetenschapscafé 9 oktober 2017

Op weg naar herstel: het cohesiepakket. Vragen en antwoorden over de bijdrage van het cohesiebeleid aan het Europese economische herstelplan

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM BESLISSING inzake OPPOSITIE Nº van 10 november 2014

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM BESLISSING inzake OPPOSITIE N van 8 juni 2016

Een pensioenhervorming in het teken van defined ambition? Frank Vandenbroucke Jaarevent Alumni & Friends, Actuariaat Leuven 28 september 2015

DE EUROPESE VISSERIJ IN CIJFERS

BEHEERSCOMITÉ DIERLIJKE PRODUCTEN 19 OKTOBER 2017

Pensioenbeleid als antwoord op onzekerheid over de lange termijn

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM BESLISSING inzake OPPOSITIE Nº van 21 augustus 2008

(Benelux inschrijving ) (Benelux inschijving ) tegen

Overschiestraat XD Amsterdam Nederland. (Benelux inschrijving )

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM BESLISSING inzake OPPOSITIE Nº van 15 juni 2009

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM BESLISSING inzake OPPOSITIE Nº van 18 november 2010

Zaak A 2005/1 - Bovemij Verzekeringen N.V. / Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom

Europese integratie en welvaartsstaten: tragisch dilemma?

BIJLAGEN. bij het VERSLAG VAN DE COMMISSIE

RICHTLIJNEN VOOR ONDERZOEK IN HET BUREAU VOOR HARMONISATIE BINNEN DE INTERNE MARKT (MERKEN, TEKENINGEN EN MODELLEN) BETREFFENDE GEMEENSCHAPSMERKEN

Transcriptie:

Gemeenschappelijke mededeling over de gemeenschappelijke praktijk van de relatieve weigeringsgronden gevaar voor verwarring (gevolgen van nietonderscheidende/zwakke elementen) 2 oktober 2014

1. ACHTERGROND De merkenbureaus in de Europese Unie hebben benadrukt dat zij via het Europees netwerk voor merken en modellen hun samenwerking in het kader van het convergentieprogramma willen voortzetten. In dat kader hebben zij een gemeenschappelijke praktijk afgesproken in de beoordeling van het gevaar voor verwarring (relatieve gronden) bij niet-onderscheidende/zwakke elementen van merken. De gemeenschappelijke praktijk wordt openbaar gemaakt via een gemeenschappelijke mededeling met het doel de transparantie, de rechtszekerheid en de voorspelbaarheid voor zowel onderzoekers als gebruikers te vergroten. Deze gemeenschappelijke mededeling behandelt de convergentie van de benaderingen met betrekking tot de impact van niet-onderscheidende/zwakke elementen van de merken bij de beoordeling van gevaar voor verwarring. 2. DE GEMEENSCHAPPELIJKE PRAKTIJK De gemeenschappelijke praktijk wordt gedefinieerd en gespecificeerd in het document over de beginselen van de gemeenschappelijke praktijk (zie bijlage I van deze mededeling). Deze gemeenschappelijke praktijk komt feitelijk neer op een viertal doelstellingen: Doelstelling 1 Gemeenschappelijke praktijk Doelstelling 2 Gemeenschappelijke praktijk Doelstelling 3 Definiëren welke merken beoordeeld worden op onderscheidend vermogen: het oudere merk (en/of delen daarvan) en/of het jongere merk (en/of delen daarvan) Bij de evaluatie van gevaar voor verwarring: wordt het onderscheidend vermogen van het oudere merk als geheel beoordeeld, waarbij rekening gehouden wordt met de noodzaak een bepaalde mate van onderscheidend vermogen te erkennen; wordt ook het onderscheidend vermogen van alle elementen van het oudere merk en van het nieuwere merk beoordeeld, waarbij voorrang wordt gegeven aan de overeenstemmende elementen. De criteria bepalen om het onderscheidend vermogen van het merk (en/of delen daarvan) te beoordelen Voor het beoordelen van het onderscheidend vermogen van merken bij een toetsing op relatieve gronden gelden dezelfde criteria die worden gebruikt om het onderscheidend vermogen op absolute gronden te bepalen. Op relatieve gronden worden deze criteria echter niet alleen gebruikt om te bepalen of een minimale drempelwaarde van onderscheidend vermogen bereikt wordt, maar ook om de mate van onderscheidend vermogen ervan in aanmerking te nemen. De invloed op gevaar voor verwarring ( likelihood of confusion) bepalen wanneer de overeenstemmende elementen een lage mate van onderscheidend vermogen hebben Gemeenschappelijke praktijk Wanneer de merken een element met een lage mate van onderscheidend vermogen delen, zal de beoordeling van gericht zijn op de invloed van de nietovereenstemmende elementen op de algemene indruk van de merken. Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met overeenkomsten/verschillen en onderscheidend vermogen van de niet-overeenstemmende elementen. 2

Overeenstemming in een element met een lage mate van onderscheidend vermogen zal doorgaans niet op zichzelf leiden tot. kan echter optreden wanneer: de andere elementen een lagere (of even lage) mate van onderscheidend vermogen hebben of slecht een zeer geringe visuele impact hebben, en de algemene indruk van de merken vergelijkbaar is; of de algemene indruk van de merken in hoge mate vergelijkbaar of identiek is. Voorbeelden* Geen MORELUX vs. INLUX (Klasse 44: Schoonheidsbehandelingen) COSMEGLOW vs. COSMESHOW (Klasse 3: Cosmetica) vs. (Klasse 9: Kredietkaarten) vs. (Klasse 43: Diensten op het gebied van vakantieaccommodatie) Doelstelling 4 De invloed op gevaar voor verwarring () bepalen als de overeenstemmende elementen geen onderscheidend vermogen hebben. Gemeenschappelijke praktijk Voorbeelden* Wanneer merken een element zonder onderscheidend vermogen delen, zal de beoordeling van gericht zijn op de invloed van de niet-overeenstemmende elementen op de algemene indruk van de merken. Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met overeenkomsten/verschillen en onderscheidend vermogen van niet-overeenstemmende elementen. Wanneer er alleen overeenstemming is in elementen zonder onderscheidend vermogen, is er geen sprake van. Wanneer merken ook vergelijkbare beeld- en/of woordelementen bevatten, zal er optreden als de algemene indruk van de merken in hoge mate vergelijkbaar of identiek is. Geen BUILDGRO vs. BUILDFLUX (Klasse 19: Bouwmaterialen Klasse 37: Bouw) TRADENERGY vs. TRACENERGY (Klasse 9: Zonnecollectoren voor stroomopwekking) 3

vs. (Klasse 36: Financiële diensten) vs. (Klasse 9: Zonnecollectoren voor stroomopwekking) * Meer voorbeelden worden gegeven in het document over de beginselen van de gemeenschappelijke praktijk (bijlage I) 2.1. BUITEN DE REIKWIJDTE De volgende aspecten vallen buiten de reikwijdte van de gemeenschappelijke praktijk: De beoordeling van toegenomen onderscheidend vermogen en/of verworven onderscheidend vermogen door gebruik en/of reputatie: voor deze gemeenschappelijke praktijk wordt aangenomen dat er geen bewijs en/of beroep en/of voorkennis bestaat die een van de merken een sterke reputatie geeft of dat een van de merken toegenomen onderscheidend vermogen verworven heeft door gebruik. Overeenkomst tussen de factoren die worden overwogen bij de beoordeling van gevaar voor verwarring. Er zijn vele factoren die invloed kunnen hebben op de algemene beoordeling van gevaar voor verwarring, zoals dominantie, de aandacht van het relevante publiek, co-existentie, marktsituatie, familie van merken, enz., maar vaststellen welke deze factoren zijn behoort niet tot de doelstelling van de gemeenschappelijke praktijk. Overeenkomst tussen de onderlinge afhankelijkheid van de beoordeling van het onderscheidend vermogen en alle andere factoren die overwogen worden in de beoordeling van gevaar voor verwarring. Noch de criteria voor de beoordeling van andere factoren die invloed kunnen hebben op de algemene beoordeling van gevaar voor verwarring, noch de onderlinge afhankelijkheid daartussen behoren tot de doelstellingen van deze gemeenschappelijke praktijk. Deze betreft die niet de algemene beoordeling van gevaar voor verwarring, maar een van de essentiële onderdelen daarvan. Taalaspecten: voor de gemeenschappelijke praktijk wordt verondersteld dat merken die woordelementen bevatten die in het Engels geen (of slechts een laag) onderscheidend vermogen hebben, beschouwd zullen worden als woordelementen zonder (of met laag) onderscheidend vermogen in alle talen, en dat deze begrepen worden door de nationale bureaus. 3. TENUITVOERLEGGING Deze gemeenschappelijke praktijk zal binnen drie maanden na de bekendmaking van deze mededeling ten uitvoer worden gelegd. Implementerende bureaus kunnen ervoor kiezen op hun eigen website aanvullende informatie te verstrekken. Lijst van implementerende bureaus: AT, BG, BX, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, GR, HR, HU, IE, IS, LT, LV, MT, NO, BHIM, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK 4

4. BIJLAGE I. CP5. RELATIVE GROUNDS - LIKELIHOOD OF CONFUSION (IMPACT OF NON-DISTINCTIVE/WEAK ELEMENTS): PRINCIPLES OF THE COMMON PRACTICE. 5

EN NL Convergentie Beginselen van de gemeenschappelijke praktijk Convergentieprogramma CP5. Relatieve gronden gevaar voor verwarring (Invloed van niet-onderscheidende/zwakke elementen)

Inhoudsopgave-{}- 1. ACHTERGROND VAN HET PROGRAMMA... 3 2. ACHTERGROND VAN HET PROJECT... 4 3. DOEL VAN DIT DOCUMENT... 5 4. DE REIKWIJDTE VAN HET PROJECT... 5 5. DE GEMEENSCHAPPELIJKE PRAKTIJK... 8 5.1. Beoordeling van onderscheidend vermogen: het oudere merk en/of delen daarvan en/of het jongere merk en/of delen daarvan (Doelstelling 1)... 8 5.2. Criteria om het onderscheidend vermogen van het merk (en/of delen daarvan) te beoordelen (Doelstelling 2)... 9 5.3. Invloed op gevaar voor verwarring wanneer de overeenstemmende elementen een lage mate van onderscheidend vermogen bezitten (Doelstelling 3)... 10 5.4. Invloed op gevaar voor verwarring wanneer overeenstemmende elementen geen onderscheidend vermogen bezitten (Doelstelling 4)... 11 2

1. ACHTERGROND VAN HET PROGRAMMA De activiteiten op het gebied van merken, tekeningen en modellen zijn de afgelopen jaren in de hele wereld toegenomen, maar tegelijkertijd hebben de inspanningen voor de totstandbrenging van convergentie in de manier waarop bureaus in de hele wereld te werk gaan, tot nu toe slechts bescheiden resultaten opgeleverd. Er is binnen Europa nog een lange weg te gaan voordat alle rimpels tussen de bureaus voor intellectuele eigendom (IE-bureaus) in de EU zijn gladgestreken. In het strategisch plan van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) wordt dit vraagstuk aangewezen als een van de belangrijkste uitdagingen. Daarom werd in juni 2011 het convergentieprogramma opgestartt. Dit programma maakt duidelijk dat alle nationale bureaus, het BHIM en de gebruikers voornemens zijn om een nieuw tijdperk voor IE-bureaus in te luiden door geleidelijk aan een Europees interoperabel samenwerkingsnetwerk tot stand te brengen en daarmee bij te dragen tot een krachtigere IEomgeving in Europa. De aan dit programma ten grondslag liggende visie luidt: Helderheid, rechtszekerheid, kwaliteit en bruikbaarheid tot stand brengen en naar buiten toe uitdragen ten behoeve van zowel de aanvragers als de bureaus. Dit doel kan worden bereikt door samen te werken en de praktijken te harmoniseren. Dit zal aanzienlijke voordelen opleveren voor zowel de gebruikers als de IE-bureaus. In eerste instantie werden binnen het overkoepelende convergentieprogramma de volgende vijf projecten gelanceerd: CP 1. Harmonisatie van de classificatie CP 2 Convergentie van de hoofdklassen CP 3. Absolute gronden - Beeldmerken CP4 Mate van bescherming van zwart-witmerken CP5. Relatieve gronden gevaar voor verwarring Dit document gaat specifiek over de gemeenschappelijke praktijk van het vijfde project: CP5. Relatieve gronden gevaar voor verwarring 3

2. ACHTERGROND VAN HET PROJECT Toen dit project werd opgestart, waren het BHIM, het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom en de nationale bureaus verdeeld over de verschillende interpretaties van de beoordeling en gevolgen van het behandelen van niet-onderscheidende/zwakke elementen van merken in de beoordeling van relatieve weigeringsgronden (gevaar voor verwarring). Er bestonden uiteenlopende praktijken en interpretaties met betrekking tot de vraag of er belang gehecht moest worden, en zo ja, welk belang, aan het feit dat een ouder en nieuwer merk, met geldigheid voor identieke waren en/of diensten, een element zonder (of met laag) onderscheidend vermogen delen of daarin overeenkomen. Deze uiteenlopende praktijken en interpretaties leidden tot verschillende resultaten in de beoordeling van gevaar voor verwarring, terwijl de feiten van de zaken overeenkwamen (de merken en de relevante waren en diensten in kwestie). Dergelijke verschillen leidden tot onvoorspelbaarheid en juridische onzekerheid bij de beoordeling van relatieve gronden. De bureaus beseften dat er behoefte was aan harmonisatie en dat een gemeenschappelijke praktijk niet alleen goed zou zijn voor de gebruikers, maar ook voor henzelf. Het doel van dit project is de convergentie van de benadering met betrekking tot de invloed van niet-onderscheidende/zwakke elementen van de merken in kwestie, die in aanmerking genomen moet worden in de beoordeling van gevaar voor verwarring. Dit project is opgebouwd uit vier hoofdbestanddelen waarin telkens een ander vraagstuk wordt behandeld, namelijk: 1) een gemeenschappelijke praktijk met een gemeenschappelijke aanpak die in een document wordt beschreven en in alle EU-talen wordt vertaald; 2) een gemeenschappelijke communicatiestrategie over deze praktijk; 3) een actieplan voor de invoering van de gemeenschappelijke praktijk; 4) een analyse van de vraag of het noodzakelijk is rekening te houden met de praktijk uit het verleden. Deze projectbestanddelen zullen in gezamenlijk worden vastgesteld door de nationale bureaus en het BHIM. Daarbij zal rekening worden gehouden met de opmerkingen van de gebruikersverenigingen. 4

Dit document is het eerste van de vier bestanddelen. De eerste bijeenkomst van de werkgroep vond plaats in Alicante in februari 2012 en had tot doel de hoofdlijnen van het project, de reikwijdte en de daarin te gebruiken methode vast te stellen. Daaropvolgende bijeenkomsten vonden plaats in oktober 2012, juni 2013 en oktober 2013, waarbij de doelstellingen van het project uitgebreid werden besproken door de werkpakketgroep, en grondbeginselen voor de gemeenschappelijke praktijk werden overeengekomen. Daarnaast werden tijdens de samenwerkingsbijeenkomst en de bijeenkomst van de raad van bestuur van het begrotingscomité verschillende presentaties gegeven over het project. 3. DOEL VAN DIT DOCUMENT Voor de IE-bureaus, gebruikersverenigingen, aanvragers en merkvertegenwoordigers zal dit het referentiedocument zijn voor de gemeenschappelijke praktijk inzake nietonderscheidende/zwakke elementen van merken voor de beoordeling van gevaar voor verwarring, uitgaande van identieke waren en/of diensten. Dit document wordt op grote schaal beschikbaar gemaakt en is gemakkelijk toegankelijk. Het verschaft heldere en uitgebreide uitleg over de beginselen waarop de gemeenschappelijke praktijk gebaseerd zal zijn. Deze beginselen zullen algemeen toegepast worden en zijn gecreëerd om op een overgrote meerderheid van zaken van toepassing te zijn. Aangezien gevaar voor verwarring per geval beoordeeld moet worden, dienen de grondbeginselen als toelichting om te garanderen dat verschillende bureaus een vergelijkbare, voorspelbare conclusie trekken in de beoordeling van dezelfde merken en gronden. 4. DE REIKWIJDTE VAN HET PROJECT De reikwijdte van het project is als volgt: Dit project leidt tot convergentie van de praktijk met betrekking tot niet-onderscheidende/zwakke elementen van merken voor het beoordelen van gevaar voor verwarring (likelihood of confusion - ), uitgaande van identieke waren en/of diensten. Het project zal in het bijzonder: definiëren welke merken beoordeeld worden op onderscheidend vermogen: het oudere merk (en/of delen daarvan) en/of het jongere merk (en/of delen daarvan); 5

de criteria bepalen om het onderscheidend vermogen van het merk (en/of delen daarvan) te beoordelen; de invloed bepalen op het gevaar voor verwarring wanneer de overeenstemmende elementen een lage mate van onderscheidend vermogen bezitten; de invloed bepalen op het gevaar voor verwarring wanneer de overeenstemmende elementen geen onderscheidend vermogen bezitten. In de elfde overweging van Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (de 'Richtlijn') wordt gesteld dat de beoordeling van gevaar voor verwarring afhangt van vele factoren en, zoals de rechtspraak herhaaldelijk heeft bevestigd, globaal dient te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (zoals in het arrest in de zaak C-251/95, Sabel, punt 22 en in zaak C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, punt 18). In het arrest in zaak C-251/95, Sabel, verklaart het Hof dat: [de] globale beoordeling ( ) wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis betreft [dient] te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Zoals reeds aangegeven analyseert het project de invloed van de nietonderscheidende/zwakke elementen van de merken in kwestie als één van de factoren die in aanmerking genomen moeten worden bij de beoordeling van gevaar voor verwarring. Hoewel er vele factoren zijn die de algemene beoordeling van gevaar voor verwarring kunnen beïnvloeden, zoals de dominerende bestanddelen, de aandacht van het relevante publiek, co-existentie, marktsituatie, seriemerk, enz., zijn de vaststelling welke deze factoren zijn noch de vaststelling van de criteria voor hun beoordeling of hun onderlinge afhankelijkheid, geen doelstelling van dit project. Het project betreft derhalve niet de algemene beoordeling van gevaar voor verwarring, maar een van de essentiële onderdelen daarvan. 6

De volgende vraagstukken vallen buiten de reikwijdte van het project: de beoordeling van toegenomen onderscheidend vermogen en/of verworven onderscheidend vermogen door gebruik en/of reputatie: voor deze gemeenschappelijke praktijk wordt aangenomen dat er geen bewijs en/of beroep en/of voorkennis bestaat die een van de merken een sterke reputatie geeft of dat een van de merken toegenomen onderscheidend vermogen heeft verworven door gebruik; overeenkomst tussen de factoren die worden overwogen bij de beoordeling van gevaar voor verwarring; overeenkomst tussen de onderlinge afhankelijkheid van de beoordeling van het onderscheidend vermogen en alle andere factoren die overwogen worden in de beoordeling van gevaar voor verwarring; taalaspecten: voor de gemeenschappelijke praktijk wordt verondersteld dat merken die woordelementen in het Engels zonder (of met laag) onderscheidend vermogen bevatten, beschouwd kunnen worden als woordelementen zonder (of met laag) onderscheidend vermogen in alle talen, en dat deze begrepen worden door de nationale bureaus. Er bestaan vier doelstellingen, zoals weergegeven in de volgende figuur: 7

Het oudere merk en/of delen daarvan? DOELSTELLING 1 Definiëren welke merken beoordeeld worden op onderscheidend vermogen Het jongere merk en/of delen daarvan? DOELSTELLING 2 Bepalen van de criteria om het onderscheidend vermogen van het merk (en/of delen daarvan) te beoordelen DOELSTELLING 3 Bepalen van de invloed op wanneer de gezamenlijke elementen een lage mate van onderscheidend vermogen bezitten DOELSTELLING 4 Bepalen van de invloed op wanneer de gezamenlijke elementen geen onderscheidend vermogen bezitten Doelstellingen van het project. Verschillende benaderingen worden gevolgd bij de beoordeling van gevaar voor verwarring, waarbij het onderscheidend vermogen van de elementen in verschillende stadia beoordeeld kan worden. Ongeacht de gekozen benadering zal de praktische uitkomst betreffende de invloed van de niet-onderscheidende/zwakke elementen van de merken in kwestie niet beïnvloed worden. 5. DE GEMEENSCHAPPELIJKE PRAKTIJK 5.1. Beoordeling van onderscheidend vermogen: het oudere merk en/of delen daarvan en/of het jongere merk en/of delen daarvan (Doelstelling 1) Bij de evaluatie van het gevaar voor verwarring: wordt het onderscheidend vermogen van het oudere merk als geheel beoordeeld; 8

wordt ook het onderscheidend vermogen van alle elementen van het oudere merk en van het jongere merk beoordeeld, waarbij voorrang wordt toegekend aan de gezamenlijke elementen. Bij het beoordelen van het onderscheidend vermogen van het oudere merk als geheel moet in de beoordeling van gevaar voor verwarring desalniettemin rekening worden gehouden met het feit dat de geldigheid van eerder geregistreerde merken niet [kan] worden betwist (punt 40), overeenkomstig het arrest van het Hof in zaak C-196/11P, F1-LIVE. Derhalve moet een zekere mate van onderscheidend vermogen worden toegekend aan een nationaal merk waarop een oppositie tegen de inschrijving van een gemeenschapsmerk is gebaseerd. (punt 47). 5.2. Criteria om het onderscheidend vermogen van het merk (en/of delen daarvan) te beoordelen (Doelstelling 2) Bij de interpretatie van de bepalingen van artikel 4, lid 1, onder b), en artikel 5, lid 1, onder b), van de richtlijn verklaart het Hof in het arrest in zaak C-342/97, 'Lloyd Schuhfabrik Meyer : om de onderscheidingskracht van een merk te bepalen en dus te beoordelen of het een grotere onderscheidingskracht heeft, moet de nationale rechter globaal beoordelen, in hoeverre het merk geschikt is om de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waren of diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden (punt 22). De mate van bescherming van elementen zonder (of met laag) onderscheidend vermogen moet derhalve, en vanwege het lagere vermogen van een zwak merk om zijn belangrijkste functie binnen de markt te vervullen, beperkt zijn. Voor het beoordelen van het onderscheidend vermogen van merken op relatieve gronden gelden dezelfde criteria die worden gebruikt om het onderscheidend vermogen op absolute gronden te bepalen. Op relatieve gronden worden deze criteria echter niet alleen gebruikt om te bepalen of een minimale drempelwaarde aan onderscheidend vermogen bereikt wordt, maar ook om de mate van onderscheidend vermogen ervan in aanmerking te nemen. 9

5.3. Invloed op gevaar voor verwarring wanneer de overeenstemmende elementen een lage mate van onderscheidend vermogen bezitten (Doelstelling 3) Wanneer merken een element met een lage mate van onderscheidend vermogen delen, zal de beoordeling van gericht zijn op de invloed van de niet-overeenstemmende elementen op de algemene indruk van de merken. Er zal rekening gehouden worden met overeenkomsten/verschillen en onderscheidend vermogen van niet-overeenstemmende elementen. Overeenstemming in een element met een lage mate van onderscheidend vermogen zal doorgaans niet op zichzelf leiden tot. kan echter optreden wanneer: o de andere elementen een lagere (of even lage) mate van onderscheidend vermogen bezitten of een onbeduidende visuele impact hebben, en de algemene indruk van de merken vergelijkbaar is; OF o de algemene indruk van de merken in hoge mate vergelijkbaar of identiek is. Voorbeelden: * Voor dit project wordt verondersteld dat andere factoren die relevant zouden kunnen zijn voor de algemene beoordeling van gevaar voor verwarring, de uitkomst niet beïnvloeden. Ook worden de waren en diensten verondersteld identiek te zijn. In alle voorbeelden is sprake van een overeenstemmend element of overeenstemmende elementen met lage mate van onderscheidend vermogen. Ouder merk Betwist merk Waren/diensten Uitkomst MORELUX INLUX Klasse 44: Schoonheidsbehandeling GEEN DURALUX VITALUX Klasse 44: Schoonheidsbehandeling GEEN Klasse 32: Sappen GEEN 10

Klasse 9: Kredietkaarten GEEN Klasse 32: Sappen GEEN Klasse 30: Thee GEEN Klasse 9: Kredietkaarten GEEN COSMEGLOW COSMESHOW Klasse 3: Cosmetica Klasse 11: Koelapparaten Klasse 43: Diensten op het gebied van vakantieaccommodaties 5.4. Invloed op gevaar voor verwarring wanneer overeenstemmende elementen geen onderscheidend vermogen bezitten (Doelstelling 4) Wanneer merken een element zonder onderscheidend vermogen delen, zal de beoordeling van gericht zijn op de invloed van de niet-overeenstemmende elementen op de algemene indruk van de merken. Er zal rekening worden gehouden met overeenkomsten/verschillen en onderscheidend vermogen van nietovereenstemmende elementen. Overeenstemming in een element zonder onderscheidend vermogen zal niet leiden tot. 11

Wanneer merken ook vergelijkbare beeld- en/of woordelementen bevatten zal er optreden als de algemene indruk van de merken in hoge mate vergelijkbaar of identiek is. Voorbeelden: * Voor dit project wordt verondersteld dat andere factoren die relevant zouden kunnen zijn voor de algemene beoordeling van gevaar voor verwarring, de uitkomst niet beïnvloeden. Ook worden de waren en diensten identiek verondersteld. In alle voorbeelden is sprake van een overeenstemmend element of overeenstemmende elementen zonder onderscheidend vermogen. Ouder merk Betwist merk Waren/diensten Uitkomst GREENGRO GREENFLUX Klasse 19: Bouwmaterialen Klasse 37: Bouw GEEN BUILDGRO BUILDFLUX Klasse 19: Bouwmaterialen Klasse 37: Bouw GEEN Klasse 9: Mobiele telefoons GEEN Klasse 36: Financiële diensten GEEN Klasse 29: Vis GEEN CRE-ART PRE-ART Klasse 41: Diensten op het gebied van kunstgalerijen TRADENERGY TRACENERGY Klasse 9: Zonnecollectoren voor stroomopwekking Klasse 9: Zonnecollectoren voor stroomopwekking 12

www.tmdn.org Convergentie Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt Avenida de Europa 4, E-03008 Alicante, Spain Tel +34 96 513 9100 Fax +34 96 513 1344 information@oami.europa.eu www.oami.europa.eu 13