Herbalife - verweerder DomJur 2010-594 WIPO arbitration and mediation center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0025 Datum: 31-5-2010 1. Partijen Eiseres is Herbalife International Inc., gevestigd te Century City, Californië, Verenigde Staten van Amerika, vertegenwoordigd door Hoogenraad & Haak Advocaten, Nederland. Verweerder is [verweerder], woonachtig te Assen, Nederland. 2. De Domeinnaam De onderhavige domeinnaam <herbalife-discount.nl> is geregistreerd bij SIDN via Cronon AG. 3. Geschiedenis van de Procedure De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het Instituut ) op 16 april 2010. Het Instituut heeft op 16 april 2010 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de onderhavige domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 19 april 2010 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor.nl-domeinnamen (de Regeling ). Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.5 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 19 april 2010 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 9 mei 2010. De Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 10 mei 2010 mee dat Verweerder in gebreke was gebleven. Het Instituut heeft Alfred Meijboom op 20 mei 2010 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat hij correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling. 4. Feitelijke Achtergrond Eiseres is een onderneming die voedingssupplementen en afslankproducten produceert en verhandelt. Eiseres is houdster van het Gemeenschapswoordmerk HERBALIFE met registratienummer 5332234, geregistreerd op 12 november 2007 voor onder meer voedingssupplementen, voedingswaren en non-alcoholische dranken, het Benelux woordmerk HERBALIFE met registratienummer 391082, geregistreerd op 4 mei 1983 voor onder meer verzorgingsproducten en vitaminepreparaten, en van een drietal beeldmerken HERBALIFE met registratienummers 63875
(Gemeenschapsbeeldmerk), 4927919 (Gemeenschapsbeeldmerk) en 524966 (Benelux beeldmerk), geregistreerd op respectievelijk 23 januari 1998, 8 oktober 2009 en 16 oktober 1992 voor onder meer voedingssupplementen. Verweerder is een in Nederland woonachtige privépersoon. Op 11 april 2009 heeft hij de domeinnaam <herbalife-discount.nl> (de Domeinnaam ) geregistreerd bij SIDN. 5. Stellingen van Partijen A. Eiseres Eiseres stelt dat er verwarringwekkende overeenstemming is tussen de onder 4. genoemde merken en de Domeinnaam, omdat de Domeinnaam het merk HERBALIFE bevat en daar slechts het zuiver beschrijvende, niet-onderscheidende element discount aan toevoegt. De combinatie van HERBALIFE en discount suggereert daarnaast een band tussen Eiseres en de Domeinnaam, inhoudende dat met toestemming van Eiseres haar producten worden aangeboden. Internetgebruikers zullen de Domeinnaam associëren met de merken van Eiseres en als gevolg een economische dan wel juridische band veronderstellen, aldus Eiseres. Eiseres voert voorts aan dat het eerste deel van de Domeinnaam identiek is aan de merken van Eiseres, waarbij het van belang is dat het eerste deel van het merk en het teken meer aandacht krijgt van het publiek, waardoor dit deel zwaarder weegt bij de overeenstemmingsvraag. Zij concludeert dat er grote auditieve, visuele en begripsmatige overeenstemming bestaat tussen de merken genoemd onder 4. en de Domeinnaam. Eiseres stelt dat Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Verweerder heeft geen toestemming van Eiseres om haar merken te gebruiken. Verweerder gebruikt de Domeinnaam om buiten het distributiestelsel van Eiseres om haar producten te verkopen. Verweerder is geen erkende distributeur van Eiseres, en kan daarom alleen de producten van Eiseres betrekken via een erkende distributeur, die als gevolg daarvan in strijd handelt met zijn verplichtingen jegens Eiseres, of via een andere wijze, die inbreuk maakt op de merkrechten van Eiseres. Ook al zou Verweerder wel een erkende distributeur van Eiseres zijn, dan zou hij in strijd handelen met zijn verplichtingen jegens Eiseres, aangezien Eiseres haar distributeurs niet toestaat met de prijs van haar producten te adverteren en de merken van Eiseres te gebruiken in een domeinnaam. Verweerder gebruikt de Domeinnaam voor de ongeautoriseerde verkoop van producten van Eiseres en doet daarmee de erkende distributeurs van Eiseres oneerlijke concurrentie aan. Daarnaast handelt hij onrechtmatig jegens Eiseres. Verweerder gebruikt de Domeinnaam niet voor het te goeder trouw aanbieden van goederen en diensten. Nu Verweerder ook niet algemeen bekend is onder de Domeinnaam of de Domeinnaam gebruikt voor legitieme nietcommerciële doeleinden, heeft Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam. Eiseres stelt dat de registratie van de Domeinnaam door Verweerder te kwader trouw heeft plaatsgevonden. Verweerder was ten tijde van de registratie bekend met Eiseres en haar merkrechten, en heeft de Domeinnaam geregistreerd om de activiteiten van Eiseres te verstoren. De ongeautoriseerde verkoop van producten van Eiseres door Verweerder ondermijnt het distributiestelsel van Eiseres, hetgeen voor haar schadelijk is en haar activiteiten verstoort. Ook het gebruik van de Domeinnaam door Verweerder is te kwader trouw. Verweerder gebruikt de Domeinnaam volgens Eiseres om internetgebruikers naar zijn website te leiden door gebruik te maken van de verwarring die kan ontstaan met de merken van Eiseres. De Domeinnaam is klaarblijkelijk bedoeld om internetgebruikers die op zoek zijn naar (producten van) Eiseres te lokken naar de website van Verweerder, waarop buiten het distributiestelsel van Eiseres om haar producten worden aangeboden. Verweerder gebruikt de Domeinnaam derhalve te kwader trouw.
B. Verweerder Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. 6. Oordeel en Bevindingen Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient Eiseres in dit geschil te stellen en te bewijzen dat: A) de Domeinnaam zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiseres rechthebbende is, dan wel met een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eiseres duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en B) Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en C) de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en/of te kwader trouw wordt gebruikt. A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend Eiseres stelt dat de Domeinnaam het merk HERBALIFE bevat en daar slechts een beschrijvende term aan toevoegt. Eiseres beroept zich daarbij op haar woord- en beeldmerken. Naar het oordeel van de Geschillenbeslechter heeft Eiseres voldoende aangetoond dat zij rechthebbende is op naar Nederlands recht beschermde merken. Het in de Domeinnaam vervatte woord herbalife is identiek aan de voornoemde woordmerken en (het dominante woordelement van) de beeldmerken van Eiseres. De Domeinnaam bevat daarnaast alleen de toevoeging discount, welke term als beschrijvend moet worden beschouwd. Dat discount een Engelstalig woord is, doet daaraan niet af, nu de gemiddelde Nederlandse internetgebruiker bekend zal zijn met de betekenis van dit woord. Het top level domein.nl tenslotte moet bij de beoordeling ten aanzien van verwarringwekkende overeenstemming buiten beschouwing worden gelaten (onder meer Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD, WIPO Zaaknr. DNL2008-0008). Gezien het bovenstaande is de Geschillenbeslechter van oordeel dat de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met de merken van Eiseres. B. Recht of Legitiem Belang Eiseres heeft gesteld dat Verweerder op de bij de Domeinnaam behorende website producten aanbiedt die voorzien zijn van de merken van Eiseres, welke stelling zij met stukken heeft onderbouwd. Eiseres heeft voorts gesteld dat het aanbieden van deze producten niet te goeder trouw geschiedt. Artikel 3.1 sub a van de Regeling bepaalt dat een legitiem belang (onder meer) aanwezig wordt geacht indien blijkt dat de domeinnaamhouder voorafgaand aan het geschil de domeinnaam gebruikte om te goeder trouw producten of diensten aan te bieden. Ten aanzien van de vraag of het aanbieden van goederen of diensten via een bij de domeinnaam behorende website als te goeder trouw moet worden gekwalificeerd, gelden onder de Regeling dezelfde vereisten als die onder de UDRP
van kracht zijn 1 (Dr. Ing. h.c. F. Porsche v. Bv berry smits trading co, WIPO Zaaknr. DNL2009-0049 en de daarin genoemde uitspraken): - er moeten daadwerkelijk goederen en diensten worden aangeboden via de website; - op de website moeten uitsluitend de gemerkte producten aangeboden worden, omdat het merk anders gebruikt kan worden om internetgebruikers te lokken om andere goederen te kopen; - de website moet ondubbelzinnig de relatie met de merkhouder vermelden; - de domeinnaam mag niet gebruikt worden om de merkhouder buiten spel te zetten door deze te weerhouden zijn eigen merk in een domeinnaam weer te geven. Eiseres stelt dat Verweerder geen toestemming heeft verkregen van Eiseres om haar producten via de bij de Domeinnaam behorende website te verhandelen. Deze enkele omstandigheid sluit echter niet uit dat Verweerder te goeder trouw producten of diensten aanbiedt. Niettemin heeft Eiseres naar het oordeel van de Geschillenbeslechter voldoende aannemelijk gemaakt dat Verweerder bij het aanbieden van de producten een verbondenheid met Eiseres suggereert die er in werkelijkheid niet is. Daarmee heeft Verweerder niet voldaan aan het bovengenoemde vereiste dat de relatie met de merkhouder op ondubbelzinnige wijze vermeld moet worden. De Geschillenbeslechter is dan ook van oordeel dat er geen sprake is van het te goeder trouw aanbieden van producten of diensten door Verweerder. Eiseres heeft verder aangevoerd dat Verweerder niet algemeen bekend is onder de Domeinnaam en deze niet gebruikt voor legitieme niet-commerciële doeleinden. Nu geen Verweer is ingediend en niet anders is gebleken, oordeelt de Geschillenbeslechter dat Verweerder geen bekendheid geniet onder de Domeinnaam en de Domeinnaam niet gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Naar het oordeel van de Geschillenbeslechter heeft Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam. C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw De Geschillenbeslechter is van oordeel dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw gebruikt heeft. Zoals door Eiseres ook is aangevoerd, volgt uit artikel 3.2 sub d van de Regeling dat het gebruik van een domeinnaam om commercieel voordeel te behalen, door internetgebruikers te leiden naar een website met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met het merk, een bewijs van gebruik te kwader trouw is. In het onderhavige geval wordt de Domeinnaam door Verweerder gebruikt om internetbezoekers aan te trekken die op zoek zijn naar producten van Eiseres, teneinde diens producten te kunnen verkopen naar Eiseres stelt buiten haar exclusieve distributiestelsel om. Daarbij maakt Verweerder gebruik van de verwarring die mogelijk ontstaat door het gebruik van de merken van Eiseres en doordat hij nalaat te vermelden dat er geen relatie bestaat tussen hemzelf en Eiseres. Dit kwalificeert als gebruik te kwader trouw. Daarnaast moet aangenomen worden dat Verweerder ten tijde van de registratie in 2009 bekend was met de merken van Eiseres aangezien hij de Domeinnaam gebruikt voor de verkoop van producten van Eiseres. Het is derhalve aannemelijk dat Verweerder de Domeinnaam heeft geregistreerd met het oogmerk gebruik te maken van de merken van Eiseres om internetbezoekers naar de bij de Domeinnaam behorende website te leiden. Ook de registratie van de Domeinnaam kan derhalve worden aangemerkt als zijnde te kwader trouw. 1 Het mechanisme van de UDRP is vergelijkbaar met dat van de Regeling, zodat paneluitspraken onder de UDRP mede van belang zijn voor geschillen onder de Regeling (Technische Unie en Otra Information Services / Technology Services, WIPO Zaaknr. DNL2008-0002).
Gezien het bovenstaande is in voldoende mate aangetoond dat Verweerder de Domeinnaam heeft geregistreerd en gebruikt om te profiteren van de verwarring bij internetgebruikers op zoek naar producten van Eiseres, teneinde hier commercieel voordeel mee te behalen. Derhalve is sprake van registratie en gebruik te kwader trouw. 7. Uitspraak Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnaam <herbalife-discount.nl> zodat Eiseres in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt. Alfred Meijboom Geschillenbeslechter Datum: 31 mei 2010 Met bronvermelding is overname toegestaan. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard.