BIJEENKOMST 10 mei 2012 Wike van den Bout Arjan Schuman Agenda I. Wat is een licentie? II. III. IV. Wettelijke regeling? Juridische kwalificatie Licentie en faillissement V. Hoe schrijf je een goede licentieovereenkomst? VI. Jurisprudentie 1
I. Wat is een licentie? Afgeleid van het Latijnse licentia : - Vrijheid - Toestemming - Verlof Gebaseerd op een verbodsrecht (= IE-recht) Niet in de wet gedefinieerd en gekwalificeerd Rechthebbende op een IE-recht verleent aan een derde de bevoegdheid handelingen te verrichten die derde bij gebreke van die toestemming niet zou mogen verrichten. I. Wat is een licentie? Wederkerige overeenkomst Schriftelijk, mondeling, stilzwijgend Vormvrij* * niet bij naburige rechten 2
I. Wat is een licentie? Onderwerp van IE-licentie: Auteursrecht Merk Octrooi Model Handelsnaam Know-how Portretrecht Of combinaties II. Wettelijke regeling? Waar is boek 9 gebleven? Kamerstukken I, 32 137, 2010/11, nr. C, blz. 14, 17 maart 2011. Vaststelling- en Invoeringswet Boek 10 Burgerlijk Wetboek: De codificatie van het recht inzake intellectuele eigendom (IE-recht) in een Boek 9 ligt al enige tijd stil en staat op dit moment niet op het wetgevingsprogramma. Europese wetgeving is de laatste jaren van grote invloed geweest op het nationale IE-recht en heeft tevens geleid tot belangrijke verschillen tussen het octrooirecht, het merkenrecht en het auteursrecht. Nu er niet is gebleken van een sterke behoefte aan codificatie in de praktijk, zie ik geen aanleiding om dit project opnieuw ter hand te nemen. 3
II. Wettelijke regeling? Auteursrecht: Nauwelijks aandacht voor licentie in Auteurswet Beperkte uitleg artikel 2 lid 2 Aw naar analogie Rechten licentienemer in geval van inbreuk: - Art. 27a lid 2 Aw - Art. 28 lid 6 Aw Rechtmatige verkrijger software heeft gebruiksrecht ex art. 45j Aw II. Wettelijke regeling? Auteurscontractenrecht Wetsvoorstel bij RvS Alleen in verhouding met natuurlijke persoon Belangrijke voorstellen: - onoverdraagbaarheid bij leven - overdracht en licentie bij akte (omvat alleen bevoegdheden vermeld in akte!) - excl. licentie > 5 jaar iedere 5 jaar opzegbaar - billijke vergoeding - rechter kan vergoeding wijzigen - ontbinden excl. licentie bij non-usus - beding met aanspraken op toekomstige werken kan vernietigbaar zijn 4
II. Wettelijke regeling? Merken: Art. 2.32 en 2.33 BVIE - Art. 2.32 BVIE: - Een merk kan onderwerp van licentie zijn - Strijd met bepaalde voorwaarden in licentieovereenkomst levert merkinbreuk én toerekenbare tekortkoming op - Mogelijke inbreukacties licentienemer (w.o. schadevordering) - Art. 2.33 BVIE: - Na inschrijving derdenwerking licentie - Doorhaling van inschrijving licentie slechts op gezamenlijk verzoek - zie jurisprudentieoverzicht! II. Wettelijke regeling? Octrooi: Art. 56-60 ROW: - Art. 56 ROW - Door een licentie wordt van de octrooihouder de bevoegdheid verkregen handelingen te verrichten die volgens art. 53 aan anderen dan hem niet vrijstaan - Een licentie ontstaat door overeenkomst, aanvaarde uiterste wilsbeschikking, door een beschikking van Onze Minister of door een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak (57 en 58 ROW) - Na inschrijving derdenwerking licentie; uitschrijving op eenzijdig verzoek mogelijk?! Art. 70 ROW: Inbreukacties licentienemer Art. 73 EOV: Ook aanvraag te licentiëren 5
II. Wettelijke regeling? Modellen: Art. 3.26 en 3.27 BVIE - Art. 3.26 BVIE - Een model kan onderwerp van een licentie zijn - strijd met bepaalde voorwaarden in licentieovereenkomst levert modelinbreuk én toerekenbare tekortkoming op - Mogelijke inbreukacties licentienemer - Art. 3.27 BVIE - Na inschrijving derdenwerking licentie - Doorhaling slechts op gezamenlijk verzoek II. Wettelijke regeling? Handelsnaam Geen wettelijk verbodsrecht Verbod op misleiding (artikel 3/4) en veroorzaken verwarring (artikel 5) Licentie geen wettelijke regeling; in praktijk wel aanvaard 6
II. Wettelijke regeling? Portretrecht / know-how Geen wettelijk verbodsrecht voorbehouden handelingen vormvrij te regelen in overeenkomst III. Kwalificatie? IE rechten zelf zijn absolute rechten (gelden t.o.v. eenieder) Licentie is (persoonlijk) vorderingsrecht of beperkt recht? Relevant voor: - Faillissementssituatie - Overdraagbaarheid 3:83 BW 7
Uitgangspunt 1: Een faillissement doet geen afbreuk aan bestaande overeenkomsten. Art. 37 en 37a Fw: De curator heeft echter wel een keuzerecht met betrekking tot de vraag of hij een overeenkomst die in de boedel valt gestand zal doen. Hij mag dus wanpresteren. Indien de curator niet bereid is de overeenkomst gestand te doen, kan de wederpartij schadevergoeding vorderen wegens wanprestatie. Uitgangspunt 2: Alle schuldeisers worden in beginsel op gelijke voet behandeld = paritas creditorum beginsel. Art. 26 Fw: Rechtsvorderingen ter voldoening van een verbintenis uit de boedel kunnen enkel geldend worden gemaakt door deze ter verificatie aan te melden (uitzondering pand- en hypotheekhouders). 8
Belangrijke vraag t.a.v. licenties: Mag de curator wanpresteren ten aanzien van verplichtingen van de gefailleerde die niet zien op een actief doen, maar op een dulden of nalaten, zoals bij een licentie het geval is? HR 3 november 2006, RvdW 2006, 1033 (Nebula) Nebula B.V. ging in 1999 failliet en was eigenares van een pand De economische eigendom (gebruiks- en exploitatierechten) van het pand kwam toe aan Walton B.V. Walton B.V. verhuurde de bovenwoning van het pand in 2000 aan Mulders en Welleman De curator vorderde in 2001 ontruiming van de bovenwoning 9
In eerste aanleg werd de vordering van de curator toegewezen; Het Hof Amsterdam oordeelde echter dat een faillissement de inhoud en de geldigheid van een overeenkomst onverlet laat, waardoor het gebruiksrecht van het pand niet was geëindigd; De Hoge Raad verwierp het oordeel van het Hof en stelde dat: - het feit dat het voortbestaan van wederkerige overeenkomsten niet wordt beïnvloed door het faillissement van een van de contractanten, niet betekent dat de schuldeiser van een duurovereenkomst wiens wederpartij failliet wordt verklaard, de rechten uit die overeenkomst kan blijven uitoefenen alsof er geen faillissement was. - Hiermee zou het paritas creditorum beginsel immers op onaanvaardbare wijze worden doorbroken. - Bovendien stelde de Hoge Raad dat dit ook geldt voor gevallen waarin de gefailleerde niet gehouden is een bepaalde prestatie te verrichten, maar het gebruik van een hem in eigendom toebehorende zaak te dulden. - Indien dit anders zou zijn, zou deze wederpartij immers in feite bevoegd zijn het faillissement in zoverre te negeren en daarvoor is alleen plaats in uitzonderlijke, in de wet geregelde, gevallen. Uitwerking Nebula op licenties: In de literatuur wordt over het algemeen aangenomen dat de overwegingen van de Hoge Raad uit het Nebula-arrest niet enkel zien op het economische eigendom van een onroerende zaak, maar ook van toepassing zijn op gebruiksrechten van vermogensrechten van een gefailleerde die voortvloeien uit andere overeenkomsten. In beginsel zal de curator onder omstandigheden dus ook mogen wanpresteren ten aanzien van een bestaande licentieovereenkomst (dit blijkt o.a. uit Vzr. Rb. Amsterdam, 16 augustus 2007, JOR 2007/256, Schaink q.q./cnr Music (Flodder III)). Dit zou evenwel anders kunnen zijn, indien zou worden aangenomen dat een licentie(overeenkomst) ziet op een uitzonderlijk, in de wet geregeld, geval. 10
Uitzonderlijke in de wet geregelde gevallen? Als hoofdregel geldt dat absolute/goederenrechtelijke rechten, zoals beperkte rechten, zijn uitgezonderd van het paritas creditorum. Zij verlenen immers aanspraken tegenover een ieder. De persoonlijke rechten werken slechts relatief jegens één of meer personen. De vraag is dus of een licentie als een beperkt recht te beschouwen is. Octrooilicentie Goederenrechtelijke trekken derdenwerking octrooilicentie (art. 56 lid 2 ROW 1995). Vereist is dat de licentie is ingeschreven in het octrooiregister of dat derden anderszins van de licentie op de hoogte zijn (Philips/Staat-arrest). Na inschrijving is er in feite dus sprake van absolute werking, niet op grond van boek 3 BW maar van de Octrooiwet. MAAR: art. 3:81 lid 1 BW ziet op een gesloten stelsel van beperkte rechten. De meeste schrijvers nemen aan dat niet sprake is van beperkt recht. 11
Auteursrechtlicentie Een auteursrechtlicentie heeft geen goederenrechtelijke kenmerken. De meeste schrijvers beschouwen auteursrechtlicenties dan ook als persoonlijke (vorderings)rechten. Merk- en modellicenties Ook derdenwerking na inschrijving in betreffende register Art. 2.33 BVIE (Benelux merkrechten) Art. 3.27 BVIE (Benelux modelrechten) Maar ook hier wordt beperkt recht niet aangenomen. 12
Conclusie Een octrooilicentie is geen beperkt recht. Het zelfde geldt voor merken-, modellen- en auteursrechtlicenties. De curator kan het gebruik van het octrooi/merk/ model/auteursrecht op grond van de licentie dan ook verbieden en het IE-recht vrij van gebruiksrechten verkopen. Oplossingen? Licentie als recht op vruchtgebruik? - Dwingendrechtelijk recht van overdraagbaarheid zorgt voor problemen (art. 3:223 BW) Overdracht of deeloverdracht (= mede-eigendom) Joint venture structuren Voorwaardelijke overdracht van IE-recht (onder opschortende voorwaarde van faillissement) Escrow? 13
Oplossingen Boeteclausule opnemen in de licentieovereenkomst - bij verkoop IE-recht zonder toestemming - bij uitschrijving IE-recht uit het toepasselijke register - bij faillissement Pandrecht vestigen op IE-recht ten behoeve van boete (o.a. art. 67 ROW 1995, art. 2.33 BVIE) Verschaft geen recht op IE-recht zelf Voorwaarde voor wanprestatie door curator: Met de wanprestatie moet wel een reëel belang van de boedel zijn gemoeid - Bijvoorbeeld doordat tegenover het gebruiksrecht op een goed van de gefailleerde geen marktconforme tegenprestatie (meer) staat, en/of - doordat het goed bij verkoop minder oplevert doordat het te eerbiedigen gebruiksrecht een waardedrukkend effect heeft Art. 2 lid 3 AW jo 21 Fw - Sommige auteursrechten buiten boedel 14
Softwarelicentie Ten aanzien van de softwarelicentie kan art. 45j Auteurswet nog redding bieden: voor zover het maken van een verveelvoudiging voor het gebruik van het programma noodzakelijk is, levert dit geen inbreuk op het auteursrecht op. Vraag is welke bevoegdheden je behoudt. Considerans Kernbepalingen: - Onderwerp licentie - Beperkingen/omvang licentie - Vergoeding - Continuïteit Partijen Bijzondere bepalingen: - Controlemechanismen - Rapportage/audit - Inbreuk door derden - Inbreuk op rechten van derden - Garantie - Geheimhouding - Overige standaardbepalingen overeenkomst Niet: mededingingsrecht Jurisprudentieoverzicht in de map! 15
V. licentieovereenkomst Considerans Denk aan doelgroepen - Partijen - Geschillenbeslechter - Investeerders Kader/achtergrond overeenkomst - in kader Haviltex belangrijk (zie jurisprudentieoverzicht) Geen definities Partijen Acquisitie Desinvestment Dochters of groepsvennootschappen Overdraagbaarheid binnen concern Outsourcing Indien licentie door moeder voor dochters: - Mogelijkheid schade van dochters vorderen? Tip: vooraf afspraken maken over prijzen Mediq zaak 16
Onderwerp: Wat geef/krijg je in licentie - Welke rechten - Ook know-how - Toekomstige rechten (grant back?) Recht tot sublicentie Welke handelingen zijn toegestaan (field of use) Doel gebruik IE-recht Type product Handelskanaal Beperkingen: Duur Territoir Handelingen Exploitatievormen Bepaalde waren of diensten (merk) In geval van octrooi: bij ontbreken beperkingen wordt de licentie geacht te zijn verleend voor de volle omvang en de gehele duur dat het IE-recht bestaat (56 ROW) Bij software: - aantal users concurrent of named - vrij gebruik / op één locatie of machine 17
Duur Bepaalde tijd Eeuwigdurend (onbepaalde tijd) Duur IE-recht - Wat te doen als IE-recht tussentijds nietig wordt verklaard of vervalt? - Kan licentiegever opzeggen? Non-usus Territoir Welk gebied? Bevoegdheden overal gelijk? Wat geldt er binnen en wat erbuiten? Optie op uitbreiding? Let op: Bx merk per land in licentie kan, maar niet per land overdraagbaar en let op uitputting 18
Exclusiviteit Wat verstaan partijen hieronder - Licentiegever ook uitgesloten - USA: Sole license (1 naast rechthebbende) Exclusive license (lijkt bijna overdracht) - Gedeelte (territoir) exclusief /bepaalde exploitatievorm exclusief - Actieve exploitatieplicht? - Resultaat/inspanning smart maken Situaties waaronder exclusiviteit vervalt Koppeling met royalty Uitbreiding exclusiviteit Vergoeding Entrance fee of lump-sum bij start (evt. verrekenen met latere royalty) Per jaar/kwartaal/maand vaste prijs Percentage omzet Vast bedrag per verkocht product (returns? / wat is verkocht) Bedrag of percentage dalend bij stijgende omzet Naar rato gebruik (software: users of data) met bepaald minimum/maximum Tijdstip verschuldigdheid Tips: - Houd het simpel - Controleerbaar 19
Vergoeding Hoogte - Aanpassing mogelijk? - Indexering (omhoog én omlaag) - CBS: per type product/dienst specifieke indexering! Rapportageverplichting / auditrecht - Manier rapporteren en waarover smart maken - Omzet - Marktontwikkeling - Promotieactiviteiten - Omvang gebruik (software) - Inzage in boeken/accountantscontrole - Afspraken kosten audit - Wat zijn sancties? - Einde overeenkomst - Einde exclusiviteit Garanties Recht om licentie te verstrekken IE-rechten worden in stand gehouden Geen inbreuk op rechten derden Niet bezwaard, beslagen of lopende procedures Andere licenties? Beperking garanties 20
Inbreuk op rechten van derden Garantie licentiegever beperken tot handelingen die onder reikwijdte overeenkomst vallen Onverwijld melden Verklaart naar beste weten geen inbreuk Terugbetaling vergoeding licentienemer / fixeren schadevergoeding Inbreuk door derden Wederzijdse meldingsplicht? Moet licentiegever optreden? In ruil voor controle? Mag licentienemer optreden? Meewerkplicht licentienemer? Mag licentienemer schikking treffen? Mag licentienemer optreden als licentiegever het niet doet? Wie betaalt de kosten? Wie ontvangt schadevergoeding? 21
Gevolgen einde overeenkomst Nog bevoegd tot gebruik eeuwigdurende licentie en/of overgedragen IE Wat moet teruggegeven/vernietigd worden Wat te doen met voorraden; uitverkooprecht; niet dumpen Verkoop aan stroman? Non-concurrentie VI. Jurisprudentie ZIE OVERZICHT 22
DANK VOOR UW AANDACHT Vragen? 23