Expat Mortgages B.V. [persoonsnaam] DomJur 2016-1195 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2016-00013 Datum: 14 juli 2016 1. Partijen Eiseres is Expat Mortgages B.V. uit Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door Kennedy Van der Laan, te Amsterdam, Nederland. Verweerder is [persoonsnaam] uit Dordrecht, Nederland, vertegenwoordigd door Hoogenraad & Haak, te Amsterdam, Nederland. 2. De Domeinnaam De onderhavige domeinnaam <expatmortgages.nl> (de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via Mijndomein.nl B.V. 3. Geschiedenis van de Procedure De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het Instituut ) op 14 april 2016. Het Instituut heeft op 15 april 2016 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 18 april 2016 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor.nl-domeinnamen (de Regeling ). Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 21 april 2016 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 11 mei 2016. Het Verweerschrift is bij het Instituut ingediend op 10 mei 2016. Naar aanleiding van het Verweerschrift heeft Eiseres op 13 mei 2016 een e-mail bericht aan het Instituut gestuurd. Op 17 mei 2016 heeft SIDN het mediation proces aangevangen. Op 13 juni 2016 heeft SIDN partijen geïnformeerd dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost. Het Instituut heeft Richard C.K. van Oerle op 4 juli 2016 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.
Op 5 juli 2016 hebben inmiddels benoemde juridische vertegenwoordigers van Verweerder per e-mail een brief met zes bijlagen ingediend bij het Instituut. Eiseres heeft zich tegen het aanvaarden van nieuwe stukken verzet per e-mail bericht van 6 juli 2016. Verweerder heeft daarop diezelfde dag gereageerd. 4. Nadere Stukken Het Instituut heeft Verweerder tot 11 mei 2016 de gelegenheid gegeven tot het indienen van het Verweerschrift. Verweerder heeft (zelf) op 10 mei 2016 een Verweerschrift ingediend. De meer inhoudelijke brief met bijlagen van 5 juli 2016 van Verweerder is derhalve ruim na de gestelde termijn ontvangen. Op grond van art 11.2 van de Regeling is het aan de Geschillenbeslechter om te beoordelen of nadere stukken worden toegelaten. Bij de beantwoording van de vraag of het, anders dan op verzoek van de Geschillenbeslechter, indienen van nadere stukken toelaatbaar is, dient de Regeling en de daarin opgenomen c.q. de naar aanleiding daarvan gestelde termijnen als uitgangspunt te worden genomen. Daarvan kan worden afgeweken, indien blijkt van bijzondere omstandigheden. De Geschillenbeslechter merkt op dat het tijdig door Verweerder zelf ingediende Verweerschrift summier is, en zich hoofdzakelijk beperkt tot verweren met betrekking tot de eigendom van de Domeinnaam. Het feit dat de later ingediende brief met bijlagen geen bijzondere omstandigheden aangeven met betrekking tot de late indiening geeft de Geschillenbeslechter geen aanleiding om deze nadere stukken toe te laten. Alle omstandigheden in aanmerking nemend, heeft de Geschillenbeslechter niettemin van de feiten en argumenten in de nadere stukken kennisgenomen, in het belang van een meer complete beoordeling van de zaak onder de Regeling. 5. Feitelijke Achtergrond Eiseres is sinds 2007 actief op de markt van de financiële dienstverlening en runt een website waar informatie over haar diensten te vinden is onder de domeinnaam <expatmortgages.nl>. Eiseres is houdster van het EU-woordmerk EXPAT MORTGAGES, ingeschreven op 15 maart 2013 voor verschillende diensten in klassen 35 en 45, hierna te noemen het Merk. Verweerder is in dienst bij FVB de Boer B.V., een bedrijf dat actief is op de markt van de financiële dienstverlening. De Domeinnaam, <expatmortgages.nl>, is geregistreerd op 23 juli 2015 door Verweerder. Op dit moment is er geen actieve website aan de Domeinnaam gekoppeld, voorheen leidde de Domeinnaam door naar de website van de werkgever van Verweerder. 6. Stellingen van Partijen
A. Eiser Ter onderbouwing van de Eis heeft Eiser het volgende gesteld. Eiseres is onder de handelsnaam Expat Mortgages B.V. sinds 2007 actief op de markt van de zakelijke dienstverlening, waarbij zij haar dienstverlening uitsluitend richt op buitenlandse mensen die zich in Nederland willen vestigen en derhalve financieel advies nodig hebben, waaronder advies over de financiering van huizen bij het kopen van onroerend goed. Eiseres is inmiddels marktleider in dit specialisme. Eveneens sinds 2007 runt Eiseres een website waar informatie over haar diensten te vinden is onder de domeinnaam <expat-mortgages.nl>. Deze domeinnaam wordt tevens sinds 2007 gebruikt voor alle e-mail adressen van medewerkers van Eiseres. In januari 2016 heeft Eiseres geconstateerd dat Verweerder de Domeinnaam heeft geregistreerd. Verweerder is dan in dienst bij de voornaamste concurrent van Eiseres en gebruikt de Domeinnaam (waaraan een link is gekoppeld) als onderdeel van zijn e-mail handtekening. Bij het klikken op de link (c.q. het navigeren naar de Domeinnaam), blijkt dat er geen website verbonden is aan de Domeinnaam. De Domeinnaam dient er uitsluitend voor om de bezoeker door te leiden naar de website van de concurrent van Eiseres. Tussen partijen is vervolgens gecorrespondeerd, waarbij Eiseres sommeert tot overdracht van de Domeinnaam. Verweerder weigert de Domeinnaam over te dragen. Tot slot blijkt Verweerder tot een overdracht bereid indien daarvoor een vergoeding van EUR 25.000,- wordt betaald. Eiseres stelt rechthebbende te zijn op een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam, die overeenstemt met de Domeinnaam. Daarnaast heeft Verweerder geen recht of legitiem belang bij de domeinnaam. Verweerder heeft geen toestemming van Eiseres gekregen of gevraagd voor de registratie en het gebruik van de Domeinnaam. Gebleken noch gesteld is dat Verweerder enige handelsnaam- of merkrechten heeft met betrekking tot de term Expat Mortgages, of algemeen bekend is onder de Domeinnaam. De Domeinnaam werd gebruikt door Verweerder om bezoekers door te leiden naar de website van zijn werkgever, een directe concurrent van Eiseres. Verweerder heeft daarmee de Domeinnaam geregistreerd en vervolgens in gebruik genomen met het kennelijk oogmerk om (indirect) van de grote naamsbekendheid van het merk en de handelsnaam van Eiseres te profiteren, hetgeen niet kan leiden tot een recht van Verweerder op of legitiem belang van Verweerder bij de Domeinnaam. Dit gebruik heeft Verweerder inmiddels gestaakt. De Domeinnaam wordt sindsdien ook niet gebruikt voor enig legitiem niet-commercieel doeleinde, en er is geen sprake van gebruik te goeder trouw van de Domeinnaam om producten of diensten aan te bieden. De Domeinnaam wordt sinds medio maart 2016 in het geheel niet gebruikt (passive holding). Niet in te zien is wat het recht of legitieme belang van Verweerder hierbij is, anders dan het dwars zitten van Eiseres, een concurrent van zijn werkgever. Eiseres concludeert derhalve dat zij prima facie aannemelijk heeft gemaakt dat Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam.
Voorts meent Eiseres dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en gebruikt. Het gebruik van de handelsnaam en het depot van het Merk dateren van negen, respectievelijk twee jaar voor de registratie van de Domeinnaam. Verweerder heeft zich de laatste jaren gespecialiseerd in het verstrekken van hypotheken aan expats en is dus beroepshalve actief op dezelfde specialistische markt waarop Eiseres marktleider sinds 2007. Het is ondenkbaar dat Verweerder niet wist van het bestaan van Eiseres en haar rechten op het moment dat hij de Domeinnaam registreerde. Dit geldt temeer nu hij werkzaam is bij een directe concurrent van Eiseres en heeft de Domeinnaam gebruikt om consumenten op misleidende wijze naar de website van deze concurrent te leiden. Zelfs al zou Verweerder overigens niet op de hoogte zijn geweest van de rechten van Eiseres, geldt dat hij dat geweest had moeten zijn. Het gebruik van Verweerder is nog steeds te kwader trouw, omdat hij momenteel zonder enig belang de Domeinnaam houdt, met het enkele doel Eiseres te beletten deze te gebruiken en/ of om Eiseres dwars te zitten. De kwade trouw blijkt voorts uit het feit dat Verweerder heeft aangeboden de Domeinnaam te verkopen, voor het evident onredelijke bedrag van EUR 25.000,-. B. Verweerder Het Verweerschrift verzoekt de Geschillenbeslechter de ingestelde vordering af te wijzen omdat Verweerder geen eigenaar meer is van Domeinnaam. Verweerder heeft de Domeinnaam in 2015 geregistreerd ruimschoots voordat hij bij zijn huidige werkgever in dienst is getreden en heeft na zijn indiensttreding de Domeinnaam verkocht en overgedragen. Hoewel de overdracht op 11 april 2016 langs elektronische weg heeft plaatsgevonden, heeft het door technische problemen bij Mijndomein.nl nog tot 7 mei 2016 geduurd voordat de Domeinnaam officieel is overgeschreven. Het Verweerschrift gaat verder niet inhoudelijk in op de stellingen van Eiseres omdat dat volgens hem geen redelijk doel dient, aangezien Verweerder geen eigenaar meer is van de Domeinnaam. Kort samengevat stellen Verweerder s nadere stukken het volgende. Gezien de bovengenoemde overdracht houdt Verweerder de Domeinnaam voor zijn werkgever en moeten ook diens belangen in aanmerking worden genomen. De Domeinnaam is beschrijvend voor de diensten op het gebied van hypotheken voor expats die door Verweerder en zijn werkgever worden geleverd. Verweerder heeft een legitiem belang bij de Domeinnaam aangezien het gebruik hiervan bijdraagt aan de online vindbaarheid van Verweerder s expat mortgages-diensten. Voorts stelt Verweerder dat de Domeinnaam te goeder trouw is geregistreerd en wordt gebruikt. 7. Oordeel en Bevindingen Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient gemotiveerd gesteld te worden dat cumulatief aan de volgende drie eisen is voldaan: a) de domeinnaam is identiek aan of zodanig overeenstemmend dat er verwarring kan ontstaan met een:
I. naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan eiser rechthebbende is; dan wel II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en b) de domeinnaamhouder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de domeinnaam; en c) de domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of te kwader trouw wordt gebruikt. Verweerder gaat er van uit dat hij geen houder van de Domeinnaam meer is. Dat is onjuist. De Regeling (sub B, onder (d)) gaat er van uit dat de bij SIDN als houder van een.nl-domeinnaam geregistreerde partij de domeinnaamhouder is. De Regeling voorziet daarnaast niet in de mogelijkheid nader te onderzoeken of er reden is om aan te nemen dat zulks onjuist is. Vanaf het moment dat SIDN door het Instituut op de hoogte is gesteld van de ontvangst van de eis, werkt zij niet mee aan opheffing of wijziging van de domeinnaamhouder of aantekening van verpanding van de betreffende domeinnaam tot de procedure is geëindigd en een eventuele daaruit voortvloeiende wijziging domeinnaamhouder is doorgevoerd (aldus artikel 6 van de Regeling). De Eis is op 14 april 2016 ingediend en op 18 april 2016 heeft SIDN de Domeinnaam daarom bevroren. Daardoor kan nadien geen wijziging van de domeinnaamhouder worden geëffectueerd. Dat op 9 mei 2016 het administratieve contact is gewijzigd, doet daar niet aan af. Verweerder is houder van de Domeinnaam en de vordering tegen hem is dus ontvankelijk. Uit de door Eiseres overgelegde correspondentie blijkt dat Verweerder meent dat in casu niet sprake is van een geldig Merk, omdat het Merk geen onderscheidend vermogen zou hebben. Dit verweer dient te worden gepasseerd. Onder de Regeling is geen ruimte voor een beoordeling door de Geschillenbeslechter over de geldigheid van het ingeroepen merk (vgl. Beperfect Clinics v. Breuker, WIPO Zaaknr. DNL2011-0029 en Evonik Röhm GmbH v. Van André Dijk, WIPO Zaaknr. DNL2014-0019). De Geschillenbeslechter heeft van die geldigheid uit te gaan, temeer wanneer, zoals in casu, over die geldigheid geen geschil aanhangig is bij de gewone rechter of het EUIPO, in welk geval er onder omstandigheden (zoals ook eventuele afwezigheid van andere rechten genoemd in artikel 2 van de Regeling) aanleiding zou kunnen zijn de eis (vooralsnog) af te wijzen in afwachting van een uitspraak in dat geschil (vgl. Medec Benelux v. Medicare Uitgeest, WIPO Zaaknr. DNL2013-0009). Uit de overgelegde stukken blijkt voldoende dat Eiseres als houdster van het Merk ingeschreven staat, zodat zij zich daarop kan beroepen.
A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend Het Merk en de Domeinnaam verschillen van elkaar doordat de woorden in het merk los van elkaar worden geschreven en in de Domeinnaam aan elkaar; de Domeinnaam bestaat uit de aan elkaar geschreven woorden, met de toevoeging.nl. Dat verschil is dermate gering, dat beide zodanig overeenstemmend zijn, dat er verwarring kan ontstaan. Daarmee is aan het eerste vereiste van artikel 2.1 van de Regeling voldaan. Nu de Eis voor zover deze is gebaseerd op het Merk onder dit vereiste voor toewijzing vatbaar is, behoeft de Eis voor zover deze is gebaseerd op de handelsnaam geen specifieke behandeling. B. Recht of Legitiem Belang Verweerder heeft geen toestemming van Eiseres gekregen voor de registratie en het gebruik van de Domeinnaam. Evenmin heeft Verweerder enige handelsnaam- of merkrechten met betrekking tot de term Expat Mortgages, of algemeen bekend is onder de Domeinnaam. Verweerder heeft de Domeinnaam gebruikt om bezoekers door te leiden naar de website van een directe concurrent van Eiseres. Verweerder heeft daarmee de Domeinnaam gebruikt met het kennelijk oogmerk om (indirect) van de bekendheid van het merk (en de handelsnaam) van Eiseres te profiteren, hetgeen niet kan leiden tot een recht op of legitiem belang van bij de Domeinnaam. Nadat dit gebruik is gestaakt, wordt de Domeinnaam niet meer gebruikt. Niet in te zien is wat het recht of legitiem belang hierbij is van Verweerder, die kennelijk in dezelfde markt actief is. Verweerder heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Zelfs indien aan Eiseres merk en de Domeinnaam een zeker beschrijvend karakter niet ontzegd kan worden, kan naar inzicht van de Geschillenbeslechter Verweerder s specifieke handelen met betrekking tot de Domeinnaam geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam opleveren onder de Regeling. Daarmee is aan het tweede vereiste van artikel 2.1 van de Regeling is voldaan. C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw Vast staat dat Eiseres het merk vele jaren heeft gebruikt voordat Verweerder de Domeinnaam heeft geregistreerd. Verweerder schrijft zelf (zoals blijkt uit de door Eiseres overgelegde correspondentie van Verweerder aan de raadsman van Eiseres d.d. 31 maart 2016), dat hij al ruim 20 jaar in de financiële dienstverlening werkt en zich de laatste jaren heeft gespecialiseerd in het verstrekken van hypotheken aan expats, de zgn. expat mortgages.
In die omstandigheden is het aannemelijk dat Verweerder ten tijde van de registratie van de Domeinnaam op de hoogte was of had moeten zijn van het bestaan van het merkrecht van Eiseres. Bovendien gebruikte Verweerder de Domeinnaam voor het doorlinken naar de website van zijn werkgever, een rechtstreekse concurrent van Eiseres en heeft Verweerder de Domeinnaam aan Eiseres te koop aangeboden. Gelet met name op de rechten die Eiseres sinds 2007 heeft opgebouwd in de term Expat Mortgages en Verweerder s registratie en (deel) gebruik van de Domeinnaam concludeert de Geschillenbeslechter dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en te kwader trouw is gebruikt. Daarmee is aan het derde vereiste van artikel 2.1 van de Regeling voldaan. 8. Uitspraak Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de Domeinnaam, <expatmortgages.nl>, zodat Eiseres in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt. Richard C.K. van Oerle Geschillenbeslechter