Komatsu Europe International - Smartlogic DomJur 2009-481 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2009-0006 Datum: 25 maart 2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is de vennootschap naar Belgisch recht Komatsu Europe International N.V., gevestigd en kantoorhoudende te Vilvoorde, België, vertegenwoordigd door Kneppelhout & Korthals, Nederland. Verweerder is X, h.o.d.n. Smartlogic, wonende c.q. gevestigd te Utrecht, Nederland. 2. De Domeinnaam De onderhavige domeinnaam <komatsu.nl> (de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via de deelnemer Smartlogic. 3. Geschiedenis van de procedure De Eis is per e-mail ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het Instituut ) op 29 januari 2009 en is op 4 februari 2009 in hardcopy door het Instituut ontvangen. Het Instituut heeft op 29 januari 2009 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 30 januari 2009 bevestigd dat de Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van de Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor.nl-domeinnamen (de Regeling ). Bij e-mail van 9 februari 2009 heeft (de gemachtigde van) Eiseres een deel van haar vorderingen, als verwoord in paragraaf 12.1.2 en 12.1.3 van de Eis, ingetrokken. Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 15.5 van de Regeling heeft het Instituut de Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 10 februari 2009 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 2 maart 2009. Het Verweerschrift is ingediend op 28 februari 2009. Het Instituut heeft op 6 maart 2009 Alfred Meijboom benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat hij correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het WIPO Arbitration and Mediation Center overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 8.2 van de Regeling. Op 10 maart 2009 heeft de Geschillenbeslechter een Procedurele Order uitgevaardigd. Hierin is Eiseres op grond van artikel 10.1 van de Regeling in de gelegenheid gesteld zich nader uit te laten over de grondslag waarop zij haar Eis baseert en hiervan bewijs over te leggen, nu zij Gemeenschapsmerken heeft ingeroepen die staan geregistreerd op naam van een derde partij. De laatste datum waarop Eiseres zich hierover kon uitlaten was 13 maart 2009. Op dezelfde datum heeft (de gemachtigde van) Eiseres per e-mail een nadere uitlating en bijbehorende producties 11-14A/B ingediend. Verweerder was middels bovengenoemde Procedurele Order in de mogelijkheid gesteld om uiterlijk op 18 maart 2009 op Eiseres uitlating te reageren. Deze reactie heeft het Instituut op 17 maart 2009 per e-mail van Verweerder ontvangen en vervolgens aan de Geschillenbeslechter doen toekomen.
De voornoemde Procedurele Order en de daaropvolgende reacties van partijen hebben ertoe geleid dat de datum waarop de Geschillenbeslechter de uitspraak aan het Instituut diende te zenden, is verschoven van 20 maart 2009 naar 27 maart 2009. 4. Feitelijke achtergrond Eiseres is een dochteronderneming van de Japanse onderneming Komatsu Limited. Laatstgenoemde onderneming is een wereldwijd opererende producent van bouwvoertuigen en -machines. Verweerder houdt zich kennelijk bezig met het verlenen van internet- en daaraan gerelateerde diensten. Merken Komatsu Limited is houdster van de volgende (beeld)merkregistraties: - het Gemeenschapsmerk, geregistreerd op 6 oktober 1998 onder nummer 128322; - het Gemeenschapsmerk,geregistreerd op 5 maart 2002 onder nummer 1910579; - het Gemeenschapsmerk, geregistreerd op 24 oktober 2002 onder nummer 2324309; - het Gemeenschapsmerk, geregistreerd op 21 november 2003 onder nummer 2831444. De voornoemde merken (hierna de Merken ) zijn geregistreerd voor verschillende waren en diensten in de klassen: 4, 7, 9, 12, 14, 16, 25, 28, 35, 36, 38 en 41. Zoals volgt uit producties 11-13 van de (nadere toelichting op de) Eis, is Eiseres licentiehoudster binnen de Komatsu groep ter zake het gebruik van de Merken in onder meer Europa en treedt zij in die hoedanigheid namens Komatsu Limited op tegen de registratie en het gebruik van de Domeinnaam door Verweerder. Handelsnaam Eiseres beroept zich kennelijk tevens op een handelsnaamrecht ter zake de aanduiding Komatsu. Domeinnaam Verweerder heeft de Domeinnaam geregistreerd op 9 juni 2008. De website die is gelinkt aan de Domeinnaam (de Website ) vermeldt het volgende: Komatsu.nl Dit domein is te koop - te huur. Indien u geïnteresseerd bent in dit domein stuur dan een voorstel naar: domains@smartlogic.nl o.v.v. de domeinnaam. Aanbod tot overname Domeinnaam Op 20 juni 2008 heeft Verweerder per e-mail de Domeinnaam voor een bedrag van EUR 13.000 exclusief BTW ter overname aangeboden aan een zekere Gerben Müller, die kennelijk namens Eiseres handelde. In reactie op deze e-mail heeft Eiseres op dezelfde datum met een beroep op rechten op de naam Komatsu Verweerder verzocht de Domeinnaam om niet aan haar over te dragen. Verweerder heeft tot op heden geweigerd
aan dit (tot twee maal toe door de advocaten van Eiseres herhaalde) verzoek te voldoen. 5. Stellingen van partijen A. Eiseres Met een beroep op de Merken en het gestelde handelsnaamrecht heeft Eiseres de Geschillenbeslechter verzocht te bevelen dat zij houder wordt van de Domeinnaam in plaats van Verweerder. Eiseres heeft daartoe kort gezegd het volgende aangevoerd. Verweerder heeft geen recht of legitiem belang bij de Domeinnaam Met de (ongeautoriseerde) registratie en het gebruik van de Domeinnaam maakt Verweerder volgens Eiseres inbreuk op de exclusieve rechten van Komatsu (waarmee kennelijk Komatsu Limited wordt bedoeld) in de zin van artikel 9 lid 1 sub a-c van de Gemeenschapsmerkenverordening en artikel 5a van de Handelsnaamwet, en handelt Verweerder onrechtmatig, wegens het veroorzaken van (nodeloze) verwarring onder het publiek. De registratie en/of het gebruik van de Domeinnaam is te kwader trouw Eiseres heeft gesteld dat Verweerder de Domeinnaam heeft geregistreerd om deze te verkopen voor een bedrag dat veel hoger is dan de met de Domeinnaam samenhangende registratiekosten. In dit kader heeft Eiseres verwezen naar: - de Website waarop de Domeinnaam op de hiervoor onder 4 vermelde wijze te koop wordt aangeboden; - het feit dat Verweerder de Domeinnaam voor EUR 13.000 te koop heeft aangeboden; en - het feit dat zij Verweerder tevergeefs tot drie maal toe de gelegenheid heeft geboden de Domeinnaam om niet aan haar over te dragen. Verder heeft Eiseres aangevoerd dat Komatsu (waarmee zij wederom kennelijk doelt op Komatsu Limited) reeds in 1917 is opgericht en dat het een internationaal zeer bekend bedrijf is. In aanvulling op het voorgaande heeft Eiseres in de uitlating naar aanleiding van de Procedurele Order nadere feitelijke informatie en inhoudelijk repliek op het door Verweerder ingediende Verweer naar voren gebracht. De Procedurele Order betrof echter slechts een informatieverzoek ter zake de verhouding tussen Eiseres enerzijds en de door haar ingeroepen Merken en Merkhouder Komatsu Limited anderzijds. De Geschillenbeslechter zal derhalve zowel de door Eiseres verstrekte informatie die geen betrekking heeft op de in de Procedurele Order gevraagde informatie, inclusief de repliek op het Verweer en productie 14A/B, conform het daartoe strekkende verzoek van Verweerder d.d. 17 maart 2009, buiten beschouwing laten. B. Verweerder Verweerder heeft verzocht de Eis af te wijzen en heeft daartoe het volgende aangevoerd. Geen verwarring met een merk waarop Eiser rechthebbende is Volgens Verweerder is de term Komatsu een generieke term, waarop geen exclusieve rechten kunnen rusten. Ter onderbouwing van deze stelling heeft Verweerder een drietal uitdraaien van webpagina s onder <wikipedia.org> overgelegd, waarin onder meer wordt omschreven dat Komatsu een plaats- en persoonsnaam is in Japan. Daarnaast heeft Verweerder aangevoerd dat Eiseres slechts beeldmerken heeft en geen woordmerk met betrekking tot Komatsu. Verweerder betoogt daarmee, zo begrijpt de
Geschillenbeslechter, dat de beschermingsomvang van de Merken zich niet uitstrekt tot deze aanduiding en dat Eiseres niet op basis van deze Merken kan optreden tegen Verweerders registratie/gebruik van de Domeinnaam. Ook heeft Verweerder gesteld dat Eiseres de aanduiding Komatsu niet daadwerkelijk gebruikt in het maatschappelijke verkeer. In het licht van het volgens Verweerder generieke karakter van deze aanduiding, is er volgens hem derhalve geen sprake van verwarringsgevaar. Verweerder heeft verder nog aangevoerd dat hij de Domeinnaam niet gebruikt voor de klassen (waarmee hij kennelijk doelt op de betrokken waren en diensten) waarvoor de Merken zijn ingeschreven, waardoor er geen sprake is van inbreuk op de rechten van Eiseres. Legitiem belang bij de Domeinnaam Verweerder stelt voorts een legitiem belang bij de Domeinnaam te hebben, omdat die generiek is en een waarde vertegenwoordigt in het maatschappelijke verkeer. Volgens Verweerder is het niet verboden om in domeinnamen te handelen. In dit verband heeft hij verwezen naar de website van de SIDN, waarop staat vermeld dat domeinnamen steeds meer een economische waarde vertegenwoordigen, dat de duurste.nl domeinnaam ooit voor EUR 2.500.000 is verkocht en dat de prijzen van geveilde domeinnamen zijn gestegen. Geen kwader trouw Verweerder heeft gesteld dat hij niet op de hoogte was van het bestaan van Eiseres ten tijde van de registratie van de Domeinnaam. Bovendien brengt volgens hem het feit dat een domeinnaam wordt geregistreerd en vervolgens te koop wordt aangeboden niet automatisch kwader trouw van de registrant met zich mee, zeker niet als het om een generieke domeinnaam gaat. Ook betoogt Verweerder kennelijk dat hij niet de intentie had om de Domeinnaam te verkopen op het moment dat hij deze registreerde. Overigens heeft de Geschillenbeslechter nota genomen van het feit dat Verweerder zelf een deelnemer voor de registratie van domeinnamen onder het.nl domein is. 6. Oordeel en bevindingen De Geschillenbeslechter ziet geen aanleiding om de door Eiseres in de nadere uitlating verzochte mondelinge behandeling van de zaak te gelasten. Deze zaak kan afdoende worden beoordeeld op basis van de door partijen ingediende stukken. In dit kader zij herhaald dat de Geschillenbeslechter de nadere door Eiseres ingediende toelichting, repliek en bijbehorende producties buiten beschouwing laat, voor zover deze de in de Procedurele Order verzochte informatie te buiten gaan. A. Identieke of verwarringwekkend overeenstemmende domeinnaam De in artikel 1 van de Regeling genoemde vordering kan op grond van artikel 2.1 sub a onder I van de Regeling onder meer worden ingesteld op grond van een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam, waaraan de domeinnaam identiek is, of waarmee deze verwarringwekkend overeenstemt. Eiseres baseert haar vorderingen op de Merken en tevens op door haar beweerde handelsnaamrechten met betrekking tot de aanduiding Komatsu. Merken Eiseres heeft kopieën overgelegd van de ingeroepen Merkregistraties. Vast staat, althans Verweerder heeft onvoldoende betwist, dat de Merken geldig zijn in de Europese
Gemeenschap, waaronder de Benelux. Eiseres is echter niet zelf de houdster van de Merken. Niettemin oordeelt de Geschillenbeslechter dat Eiseres voldoende heeft aangetoond dat zij, in de hoedanigheid van licentiehoudster, binnen de Komatsu groep, als rechthebbende ter zake van de Merken kwalificeert in de zin van de Regeling. Verweerder heeft dit ook niet betwist. Deze kwalificatie is tevens in overeenstemming met de overheersende benadering van zulke licentiehouders in domeinnaamuitspraken onder de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy van de WIPO ( UDRP )1, waarmee de Regeling vergelijkbaar is. Handelsnaam De Geschillenbeslechter gaat ervan uit dat productie 3 van de Eis (een omschrijving van de bedrijfgeschiedenis van Komatsu sinds 1917) dient ter onderbouwing van het door Eiseres geclaimde handelsnaamrecht ter zake van Komatsu. De Geschillenrechter kan op basis van deze algemene Engelstalige bedrijfsgeschiedenis, die kennelijk door Komatsu Limited is gepubliceerd en met name haar onderneming betreft, echter niet beoordelen of Komatsu Limited, laat staan Eiseres, daadwerkelijk het genoemde handelsnaamrecht in Nederland voert. De beoordeling van dit geschil beperkt zich derhalve tot de toets of de Domeinnaam in de zin van de Regeling conflicteert met de door Eiseres ingeroepen Merken. Identiek of verwarringwekkend Volgens vaste rechtspraak in domeinnaamzaken (zowel voor de gewone rechter, als in arbitrage onder de UDRP en de Regeling) moet het top level domain.nl bij de beoordeling van overeenstemming tussen merk en domeinnaam buiten beschouwing worden gelaten. De vraag is dus of de term Komatsu, waaruit de Domeinnaam bestaat, identiek is aan de Merken. Strikt genomen is dit niet het geval: de Merken betreffen namelijk geen woord-, maar beeldmerken. Anders dan Verweerder heeft willen betogen, betekent dit echter niet dat Eiseres de Merken niet kan inroepen tegen de Domeinnaam. Het woord Komatsu vormt immers het onderscheidende element van de Merken waar de betreffende beeldelementen (een bepaald(e) lettertype/lay-out waarin het woord is weergegeven) ondergeschikt aan zijn. Het betoog van Verweerder dat de aanduiding Komatsu generiek zou zijn, doet niet aan het voorgaande af. Het mag zo zijn dat Komatsu in Japan als (plaats)naam voorkomt, de Geschillenbeslechter ziet niet in op welke wijze deze aanduiding in Nederland als generiek zou kunnen worden beschouwd. Verweerder heeft ook nagelaten deze stelling te onderbouwen. Veeleer ligt het voor de hand dat de aanduiding in Nederland (en de rest van Europa) uniek is en een sterk onderscheidend vermogen heeft (nog los van de mogelijke wereldwijde bekendheid van de Merken). Nu de Domeinnaam identiek is aan het meest onderscheidende element van de Merken, oordeelt de Geschillenbeslechter dat er sprake is van verwarringsgevaar: bij het publiek kan de onjuiste indruk ontstaan dat de Domeinnaam van Eiseres c.q. Komatsu Limited is, dan wel dat laatstgenoemden een economische band met Verweerder hebben. De stelling van Verweerder dat hij de Domeinnaam niet zou gebruiken voor de waren en diensten waarvoor de Merken zijn ingeschreven, verandert dit niet. Voor een beroep op artikel 2.1 sub a van de Regeling is immers reeds voldoende dat de eiser rechthebbende is op een onder Nederlands recht beschermd identiek, of verwarringwekkend overeenstemmend merk, ongeacht (in principe) de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven en bovendien de content waarvoor de aangevallen domeinnaam wordt gebruikt. 1 Zie Telcel, C.A. v. jerm and Jhonattan Ramírez, WIPO Case No. D2002-0309; Toyota Motor Sales U.S.A. Inc. v. J. Alexis Productions, WIPO Case No.D2003-0624; Grupo Televisa, S.A., Televisa, S.A. de C.V., Estrategia Televisa, S.A. de C.V., Videoserpel, Ltd. v. Party Night Inc., a/k/a Peter Carrington, WIPO Case No. D2003-0796 en Spherion Corporation v. Peter Carrington, d/b/a Party Night Inc., WIPO Case No. D2003-1027.
De Geschillenbeslechter oordeelt aldus dat is voldaan aan artikel 2.1 sub a onder I van de Regeling. B. Recht of legitiem belang Volgens vaste rechtspraak onder de Regeling dient een eiser prima facie aannemelijk te maken dat de verweerder geen recht heeft op, of een legitiem belang heeft bij de bestreden domeinnaam. Voldoet de eiser hieraan, dan is het aan de verweerder om het tegendeel te bewijzen2. Slaagt de verweerder hier niet in, dan wordt verondersteld dat de eiser aan artikel 2.1 sub b van de Regeling heeft voldaan. Onder punt IV. B van de Eis heeft Eiseres in dit verband specifiek gesteld dat Verweerder inbreuk maakt op haar merkrechten in de zin van de Gemeenschaps-merkenverordening en de Handelsnaamwet en - los daarvan - onrechtmatig handelt. De Geschillenbeslechter merkt op dat in deze procedure de registratie en het gebruik van de Domeinnaam niet worden getoetst aan de genoemde verordening en wet, terwijl het enkel stellen van inbreukmakend en onrechtmatig handelen niet voldoende is om aannemelijk te maken dat een recht of legitiem belang bij de Domeinnaam aan de zijde van Verweerder ontbreekt. Niettemin leidt de Geschillenbeslechter uit de overige onderdelen van de Eis en de bijbehorende stukken prima facie af dat Verweerder geen recht heeft op, of een legitiem belang bij de - als gezegd geenszins generieke -Domeinnaam. Verweerder is immers kennelijk niet bekend onder de Domeinnaam en gebruikt deze slechts om hem te koop aan te bieden en daarmee commercieel voordeel te behalen. Een ander belang of recht heeft Verweerder niet gesteld. Daar waar Verweerder overigens stelt dat domeinnamen een economische waarde kunnen vertegenwoordigen en dat er geen absoluut verbod bestaat om hierin te handelen, heeft hij gelijk. Dit betekent echter niet dat domeinnamen onbeperkt kunnen worden geregistreerd, gebruikt en verhandeld. De toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Regeling, en mogelijke (daaruit voortvloeiende) rechten van derden dienen steeds te worden gerespecteerd. Het enkele bezitten en te koop aanbieden van een domeinnaam brengt dan ook geenszins automatisch een legitiem belang bij die domeinnaam met zich mee. Sterker nog, zoals hieronder zal blijken kan het te koop aanbieden kwader trouw in de zin van de Regeling impliceren. Kortom, op grond van de Eis en de daarbij overgelegde stukken acht de Geschillenbeslechter het aannemelijk dat Verweerder geen recht, noch een legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Verweerder heeft in zijn Verweer het tegendeel geenszins bewezen. Hiermee is voldaan aan artikel 2.1 sub b van de Regeling. C. Geregistreerd of gebruikt te kwader trouw Eiseres heeft gesteld dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd en gebruikt ex artikel 2.1 sub c van de Regeling. Artikel 3.2 van de Regeling somt enkele omstandigheden op waaruit kwader trouw bij de registratie en het gebruik van een domeinnaam kan worden afgeleid. Van deze omstandigheden is in deze zaak in ieder geval sub a van toepassing: Verweerder biedt de Domeinnaam expliciet te koop aan op de daaraan gekoppelde website en heeft deze ook ter overname aangeboden aan Eiseres voor een bedrag van EUR 13.000 dat aanzienlijk hoger is dan de registratiekosten. Niets wijst erop dat Verweerder een andere intentie had en heeft met de registratie en het gebruik van de Domeinnaam. Verweerder heeft slechts - zonder nadere toelichting of onderbouwing - gesteld dat hij niet op de hoogte was van Eiseres ten tijde van de registratie van de Domeinnaam. Dit acht de Geschillenbeslechter niet aannemelijk. Voor de hand ligt dat Verweerder in ieder geval op de hoogte van Eiseres c.q. Komatsu Limited had kunnen zijn. Eiseres, althans Komatsu Limited, kent immers een lange historie, is kennelijk wereldwijd actief en heeft verschillende 2 Zie bijvoorbeeld Technische Unie B.V. en Otra Information Services v. Technology Services Ltd., DNL2008-0002).
merkregistraties. Een en ander wordt bevestigd door een simpele zoekopdracht op www.google.nl : vrijwel alle zoekresultaten verwijzen kennelijk naar Eiseres c.q. Komatsu Limited. De Geschillenbeslechter oordeelt aldus dat tevens is voldaan aan de in artikel 2.1 sub c van de Regeling genoemde voorwaarde. 7. Uitspraak Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 13 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnaam <komatsu.nl> zodat Eiseres in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt. Alfred Meijboom Geschillenbeslechter Met bronvermelding is overname toegestaan. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard.