Medec Benelux N.V. Medicare Uitgeest B.V. DomJur 2013-963 Wipo Arbitration and Mediation Center Zaak/rolnummer: DNL2013-0009 Datum:15 mei 2013 1. Partijen Eiser is Medec Benelux N.V. uit Aalst, België, vertegenwoordigd door Hofhuis Alkema Advocaten, Nederland. Verweerder is Medicare Uitgeest B.V. uit Uitgeest, Nederland, vertegenwoordigd door Wieringa Advocaten, Nederland. 2. De Domeinnaam De onderhavige domeinnaam <medec.nl>, hierna de Domeinnaam, is op 8 mei 2002 door Verweerder geregistreerd bij SIDN via Registrar.eu. 3. Geschiedenis van de Procedure De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het Instituut ) op 18 februari 2013. Het Instituut heeft op 18 februari 2013 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 19 februari 2013 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor.nl-domeinnamen (de Regeling ). Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 21 februari 2013 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 13 maart 2013. Een Verweerschrift dat niet inhoudelijk op de zaak zelf inging is bij het Instituut ingediend op 13 maart 2013. Op 15 maart 2013 heeft Eiser een reactie op het Verweerschrift ingediend. Op 18 maart 2013 heeft Verweerder geantwoord op de reactie van Eiser. Eiser heeft vervolgens op 21 maart 2013 gereageerd op het antwoord van Verweerder van 18 maart 2013. Op 18 maart 2013 heeft SIDN het mediation proces aangevangen. Op 19 april 2013 heeft SIDN partijen geïnformeerd dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost. Het Instituut heeft Richard C.K. van Oerle op 24 april 2013 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat hij correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling. Vervolgens heeft Verweerder op 2 mei 2013 aan het Instituut een brief met vier bijlagen doen toekomen. De brief bevat het inhoudelijke verweer van Verweerder tegen de vordering (hierna het Inhoudelijk Verweerschrift ). Toelaatbaarheid Inhoudelijk Verweerschrift Verweerder heeft in het namens hem op 13 maart 2013 ingediende Verweerschrift geen 1
inhoudelijk verweer gevoerd. Verweerder noemt daarvoor twee redenen. Als eerste reden wordt aangevoerd dat door Eiser bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, een bodemprocedure tegen Verweerder aanhangig is gemaakt (een kopie van de dagvaarding is overgelegd). In deze procedure vordert Eiser elke inbreuk op het Medec-merk te staken, waardoor het geschil rond de Domeinnaam (inclusief het geregistreerd houden daarvan) onderdeel uitmaakt van de rechtbankprocedure. Verweerder verzoekt daarom schorsing van de onderhavige procedure totdat de uitspraak in genoemde procedure in kracht van gewijsde is gegaan. Als tweede reden voert Verweerder aan dat zijn advocaat niet in de gelegenheid is geweest een afdoend beeld van het onderhavige geschil te vormen nu de Eis en bijbehorende producties naar een in de Eis genoemde voormalig advocaat van Verweerder zijn gestuurd en pas twee dagen vóór afloop van de termijn waarop het Verweerschrift moest worden ingediend, door de huidige advocaat zijn ontvangen. De Regeling voorziet niet in de mogelijkheid een verzoek tot schorsing in te dienen (behalve in de situatie voorzien in artikel 19.3, die zich hier niet voordoet) en bijgevolg zijn ook de gevolgen van een dergelijk verzoek niet geregeld. De Regeling voorziet in geen enkele mogelijkheid de termijn van indiening te verlengen, laat staan door een eenzijdige handeling van Verweerder. Artikel 12.1 van de Regeling bepaalt dat de schriftelijke procedure is gesloten na benoeming van de Geschillenbeslechter, met dien verstande dat nadere stukken waartoe is uitgenodigd of die zijn toegelaten tot de gedingstukken worden gerekend. Het Inhoudelijk Verweerschrift is ingediend nadat de schriftelijke procedure was gesloten. Tot het indienen daarvan is Verweerder niet uitgenodigd. Tot het toch toelaten van een nader stuk van de zijde van Verweerder zouden bijzondere omstandigheden kunnen nopen. Deze zijn echter niet gesteld, noch is daarvan gebleken. Het indienen van een verzoek tot schorsing is geen bijzondere omstandigheid voor het niet indienen van een verweerschrift. Met betrekking tot het verweer dat de advocaat van Verweerder te weinig tijd heeft gekregen voor het indienen van een inhoudelijk gemotiveerd Verweerschrift, merkt de Geschillenbeslechter op dat uit het dossier blijkt dat de Eis met bijlagen door het Instituut via e-mail aan Verweerder is toegestuurd op 21 februari 2013 en dat de (schriftelijke) Melding van Eis onder andere per koerier is toegestuurd op 21 februari 2013 en door Verweerder is ontvangen op 22 februari 2013. Het ligt vervolgens op de weg van Verweerder er voor zorg te dragen dat er tijdig (in dit geval uiterlijk 13 maart 2013) een Verweerschrift wordt ingediend. Verweerder heeft aldus voldoende tijd gehad een inhoudelijk verweer voor te (laten) bereiden en in te (laten) dienen. De Geschillenbeslechter ziet derhalve geen reden het Inhoudelijk Verweerschrift alsnog toe te laten; het zal niet tot de gedingstukken worden gerekend. 4. Feitelijke Achtergrond Uit het dossier blijkt onder meer het volgende. Eiser beroept zich op de volgende Benelux merkinschrijvingen: - inschrijving voor het woordmerk MEDEC, inschrijvingsnummer 0901637, gedeponeerd op 9 juni 2011 en ingeschreven op 10 juni 2011, voor waren en diensten in klasse 10, 35, 37 en 42 (hierna MEDEC Woordmerk ); - inschrijving voor het woordbeeldmerk MEDEC, inschrijvingsnummer 1218791, gedeponeerd op 3 februari 2011 en geregistreerd op 28 november 2012, voor waren in klasse 10 (hierna MEDEC Logo ). 2
Het MEDEC Woordmerk en het MEDEC Logo zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als MEDEC Merken. De MEDEC Merken worden sinds 1975 in de Benelux gebruikt ter onderscheiding van anesthesieapparatuur, accessoires en met deze waren samenhangende diensten. Aanvankelijk werden beide gebruikt door Medec Holland B.V. Deze vennootschap is in 1994 failliet verklaard. Eiser is in vervolg daarop opgericht en heeft de relevante activa van de gefailleerde onderneming overgenomen. Vanaf 1994 heeft Eiser het gebruik van de MEDEC merken voortgezet. Medec Holland B.V. heeft in 1975 het Medec Logo als merk gedeponeerd voor waren in klassen 9, 10 en 11 (inschrijvingsnummer 332564). Daarnaast heeft zij in 1987 een nagenoeg identiek teken gedeponeerd voor diensten in klassen 35, 37 en 42 (inschrijvingsnummer 153180). Uit het faillissement van Medec Holland B.V. heeft Eiser deze merkinschrijvingen verworven en op diens naam laten over schrijven. Als gevolg van een misverstand zijn deze beide merken in 2005 vervallen, doordat niet tijdig verlenging van het depot was aangevraagd. Eiser heeft dientengevolge tussen 2005 en 2011/2012 niet beschikt over merkregistraties voor het MEDEC Woordmerk respectievelijk het MEDEC Logo. Verweerder is - kort gezegd - ontstaan uit de gefailleerde Medec Holland B.V. Hij richt zich op het onderhouden van apparatuur afkomstig van Eiser en diens concurrenten en het verhandelen van anesthesieapparatuur en accessoires (van concurrenten van Eiser). Verweerder meent oudere handelsnaamrechten te hebben. Hij gebruikt de Domeinnaam sinds 2002 en linkt die door naar zijn website onder de domeinnaam <medicare-uitgeest.nl>. Op 21 mei 2010 heeft Verweerder een woordbeeldmerk MEDEC in de Benelux gedeponeerd voor waren en diensten soortgelijk aan waarvoor Eiser zijn merken heeft gedeponeerd. Tussen partijen (en aan hen kennelijk gelieerde vennootschappen) zijn vanaf 1999 meerdere procedures gevoerd (onder andere een kort geding dat leidde tot de uitspraak Voorzieningenrechter Haarlem 8 juni 2011) waarbij (het gebruik van) het merk respectievelijk de handelsnaam Medec in geschil was. Bij vonnis van de rechtbank Haarlem van 15 februari 2012, welk vonnis in kracht van gewijsde is gegaan, is geoordeeld dat Verweerder het woordbeeldmerk MEDEC in 2010 te kwader trouw heeft gedeponeerd; het depot werd nietig verklaard en de doorhaling daarvan uitgesproken. Bij dagvaarding van 22 februari 2013 heeft Eiser opnieuw een bodemprocedure tegen Verweerder aanhangig gemaakt bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem. Eiser baseert zich daarbij op het MEDEC Woordmerk en vordert (samengevat) een verklaring voor recht dat het gebruik van de Domeinnaam inbreuk heeft gemaakt op zijn MEDEC Woordmerk; een bevel iedere inbreuk op het MEDEC Woordmerk te staken en gestaakt te houden, waaronder mede begrepen ieder gebruik van domeinnamen waarvan de MEDEC Merken onderdeel uitmaken en ieder gebruik van op verwarring wekkende wijze met de MEDEC Merken overeenstemmende tekens; en tevens diverse nevenvorderingen. 5. Verzoek tot schorsing Verweerder heeft vanwege de op 22 februari 2013 aanhangige bodemprocedure bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem verzocht de onderhavige procedure te schorsen totdat de uitspraak in genoemde procedure in kracht van gewijsde is gegaan. Eiser heeft zich tegen schorsing verzet stellende dat in de bij de rechtbank aanhangige procedure wordt opgekomen tegen het gebruik van de Domeinnaam en niet tegen de registratie ervan, dat de grondslag anders is (merkinbreuk versus de Regeling) en dat er een andere vordering is ingesteld (staken van het gebruik versus overdracht van de Domeinnaam). De Regeling bevat geen bepalingen die voorzien in het schorsen van de procedure (anders dan in de situatie voorzien in artikel 19.3, die zich hier niet voordoet). De Toelichting op de Geschillenregeling voor 3
.nl-domeinnamen vermeldt onder 17 enkel dat het aan het Instituut, de mediator of de Geschillenbeslechter is om te bepalen welke gevolgen het voorleggen van hetzelfde geschil aan de gewone rechter voor de procedure heeft, zonder dat de Toelichting daaraan overigens enige invulling geeft. Eerst komt dan de vraag op of er sprake is van hetzelfde geschil. Met Eiser is de Geschillenbeslechter van mening dat er verschillen zijn aan te wijzen zijn op grond waarvan niet van letterlijk hetzelfde geschil zou kunnen worden gesproken (inderdaad wordt in de bij de rechtbank aanhangige procedure opgekomen tegen het gebruik van de Domeinnaam en niet tegen de registratie ervan, is de grondslag, hoewel vergelijkbaar, anders (merkinbreuk versus de Regeling) en is er strikt genomen een andersluidende vordering ingesteld (staken van het gebruik versus overdracht van de Domeinnaam). Daar staat tegenover dat de beoordeling van de vraag wie exclusief aanspraak kan maken op de aanduiding medec in een domeinnaam hét onderwerp is van zowel deze procedure als de bij de rechter aanhangige procedure. Onder deze omstandigheden meent de Geschillenbeslechter dat inhoudelijk van hetzelfde geschil kan worden gesproken. Vervolgens is de vraag aan de orde of de procedure moet worden geschorst. De procedure zoals in de Regeling voorzien, wordt gekenmerkt door korte termijnen. De mogelijkheid van een schorsing van de procedure wordt enkel genoemd in artikel 19.3. Op schriftelijk verzoek van Eiser kan de procedure voor een beperkte tijd worden geschorst om gelegenheid te geven voor het overeenkomen en uitvoeren van een minnelijke regeling. Ook in dat geval wordt enkel voor een beperkte tijd geschorst. In een procedure die erop gericht is partijen snel duidelijkheid te verschaffen, past niet dat een zaak voor langere duur of voor onbepaalde tijd wordt geschorst. Alles in overweging nemende, wijst de Geschillenbeslechter het verzoek tot schorsing af. 6. Oordeel en Bevindingen Bij vonnis van de rechtbank Haarlem van 15 februari 2012, welk vonnis in kracht van gewijsde is gegaan, is geoordeeld dat Verweerder het merk in 2010 te kwader trouw (als bedoeld in art 2.4 sub f onder 1 o BVIE) heeft gedeponeerd. Dat op zichzelf is echter onder de Regeling (op basis waar deze zaak zal moeten worden beoordeeld) niet doorslaggevend. Verweerder kan een legitiem belang hebben, bijvoorbeeld door een van de omstandigheden genoemd in artikel 3.1 van de Regeling aan te tonen. Onder omstandigheden kan het rechtmatig voeren van een handelsnaam tot het aannemen van een dergelijk legitiem belang leiden. Eiser heeft in de dagvaarding die de bodemprocedure inleidde, gesteld (zie nr 25) dat Verweerder meent een ouder recht van slechts plaatselijk betekenis te hebben, naar Eiser begrijpt een ouder handelsnaamrecht. Eiser bestrijdt dat. De handelsnaam is ook onderwerp geweest van het kort geding dat leidde tot de uitspraak Voorzieningenrechter Haarlem 8 juni 2011. Te verwachten is dat zonder uitvoerige bewijslevering (bijvoorbeeld om aan te tonen wie de handelsnaam wanneer heeft gevoerd, of dat voldoende was om handelsnaamrechten op te bouwen en of dat gebruik rechtmatig was) geen afgewogen oordeel kan worden gegeven over de vraag of Verweerder zich (terecht) op een handelsnaamrecht kan beroepen. Voor een dergelijke bewijslevering leent de procedure onder de Regeling zich echter niet (zie recent o.a. SA Fun Concept v. Webbrothers 3, WIPO Case No. DNL2012-0076). De vordering zal daarom worden afgewezen. Daarbij wordt opgemerkt dat deze uitspraak er niet noodzakelijkerwijs aan in de weg staat dat opnieuw een eis bij het Instituut aanhangig wordt gemaakt en door het Instituut wordt geaccepteerd, bijvoorbeeld als de bodemprocedure 4
heeft geleid tot een in kracht van gewijsde gegane beslissing. 7. Uitspraak Op basis van het bovenstaande wijst de Geschillenbeslechter de vordering af. Richard C.K. van Oerle Geschillenbeslechter Datum: 15 mei 2013 Met bronvermelding is overname toegestaan. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard. 5