NS Reizigers B.V. Prestige TaxiCentrale DomJur 2012-901 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2012-0041 Datum: 28 september 2012 1. Partijen De Eisers zijn NS Reizigers B.V. ( Eiser 1 ) en N.V. Nederlandse Spoorwegen ( Eiser 2 ) uit Utrecht, Nederland, vertegenwoordigd door Kennedy Van der Laan, Nederland. De Verweerder is Prestige TaxiCentrale uit Nieuwegein, Nederland, vertegenwoordigd door Advocatenkantoor Everwijn. 2. De Domeinnaam De onderhavige domeinnaam <nszonetaxi.nl> (de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via Hostnet B.V. 3. Geschiedenis van de Procedure De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het Instituut ) op 14 juni 2012. Het Instituut heeft op 15 juni 2012 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 18 juni 2012 bevestigd dat de Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van de Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor.nl-domeinnamen (de Regeling ). Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut de Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 20 juni 2012 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 10 juli 2012. De Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. Nadat partijen in de gelegenheid waren gesteld om van het SIDN mediation proces gebruik te maken, heeft SIDN op 23 juli 2012 het mediation proces aangevangen. Op 28 augustus 2012 heeft SIDN partijen geïnformeerd dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost. Het Instituut heeft Willem Hoorneman op 11 september 2012 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling. Naar aanleiding van een communicatie van de Verweerder aan de Eisers, gekopieerd aan het Instituut, die als geheel geen onderdeel van het zaakdossier kan uitmaken, heeft de Geschillenbeslechter op 21 september 2012 een Procedurele Order uitgevaardigd waarbij de Verweerder is toegelaten om uiterlijk op 24 september 2012 (uitsluitend) dat deel van die communicatie dat kort commentaar op de Eis geeft, in te dienen. De Verweerder heeft evenwel voor laatstgenoemde datum geen nadere stukken ingediend, zodat het later alsnog ingediende document geen onderdeel van het zaakdossier vormt. 4. Feitelijke Achtergrond De Eisers behoren tot dezelfde groep van vennootschappen. De Eisers zijn kortweg bekend onder de afkorting NS voor Nederlandse Spoorwegen. De Eisers zijn de grootste en 1
bekendste gebruiker van het spoorwegnet in Nederland. Eisers verzorgen ook aanvullende (vervoers)diensten in de reisketen van-deur-tot-deur. Eiser 2 is houder van het Benelux woordmerk NS ( Merk 1 ), met inschrijvingsnummer 802477, gedeponeerd op 10 april 2006, geregistreerd voor waren en diensten in onder meer klassen 12 en 39, waaronder voor vervoer (gerelateerde) diensten. Eiser 1 is houder van het Benelux woord/beeldmerk NS ZONETAXI ( Merk 2 ), met inschrijvingsnummer 868240, gedeponeerd op 7 augustus 2009, geregistreerd voor diensten in klasse 39, waaronder voor vervoer (gerelateerde) diensten. Deze merkregistraties worden hierna tezamen de Merken genoemd. De Verweerder is een taxibedrijf dat hoofdzakelijk werkzaam is in de regio Utrecht. De Verweerder verzorgt onder andere taxiritten van en naar de treinstations. De datum van eerste registratie van de Domeinnaam is 19 juni 2009. SIDN heeft het Instituut geïnformeerd dat de Verweerder door registratie op 26 oktober 2011 houder is geworden van de Domeinnaam. De Domeinnaam is niet actief door de Verweerder in gebruik. Aan de Domeinnaam is thans een webpagina gekoppeld van de Registrar van de Domeinnaam waarop wordt vermeld dat de Domeinnaam bezet is. 5. Stellingen van Partijen A. Eisers De Eisers zijn rond 2008 in overleg getreden met de brancheorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer Taxi ( KNV Taxi ) en een aantal taxiondernemingen, waaronder de Verweerder, voor de ontwikkeling van een nieuw concept taxivervoer waarbij reizigers tegen een speciaal (zone)tarief een kwaliteitstaxi kunnen nemen voor het gedeelte van hun reis van en naar de NS treinstations. De Eisers hebben dit concept NS Zonetaxi genoemd. Dit plan leidde tot een pilot in 2009 met een aantal door KNV Taxi gevraagde taxibedrijven, waaronder de Verweerder. Alle deelnemende taxi s reden onder de overkoepelende NS Zonetaxi vlag. Zo stonden alle deelnemende taxi s op NS Zonetaxi-gemerkte standplaatsen en waren de taxi s herkenbaar door het NS Zonetaxi beeldmerk. Naar aanleiding van de pilot besloten Eiser 1 en KNV Taxi om met NS Zonetaxi in aangepaste opzet waarbij nu alle taxibedrijven die aan kwaliteitseisen voldoen kunnen deelnemen van start te gaan op twintig locaties in Nederland. In maart 2012 kwam Eiser 1 erachter dat de Verweerder de Domeinnaam houdt en verzocht deze aan Eiser 1 over te dragen. De Verweerder weigerde herhaalde verzoeken om de Domeinnaam kosteloos over te dragen. De Verweerder stelt forse investeringen gedaan te hebben in het NS Zonetaxi project en stelt dat daaruit voor haar rechten zijn ontstaan die een betaling door Eiser 1 aan de Verweerder van EUR 25.000,- voor de overdracht van de Domeinnaam rechtvaardigen, zo blijkt uit een selectie van de e-mailcorrespondentie terzake tussen partijen die door de Eisers als bewijsstukken bij de Eis zijn overgelegd. De Eisers zijn rechthebbenden op de Merken, waarmee de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt, aldus de Eisers. De Verweerder heeft, aldus de Eisers, geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam. Ten eerste omdat de Eisers geen toestemming hebben gegeven aan de Verweerder voor het registreren van de Domeinnaam of het anderszins gebruiken van de Merken als eigen onderscheidingsteken, maar slechts voor het gebruik van de Merken ten tijde en in het kader van de pilot in 2009 waarbij de Verweerder taxidiensten verleende aan klanten van de Eisers. Ten tweede maakt de Verweerder geen gebruik van de Domeinnaam (of een daarmee overeenstemmende naam), heeft de Verweerder deze ook nooit gebruikt, trof hiervoor ook geen aantoonbare voorbereiding en is onder de Domeinnaam ook niet bekend; de 2
Verweerder houdt de Domeinnaam geblokkeerd enkel en alleen om het gebruik ervan door de Eisers te frustreren om zodoende betaling van een (door de Eisers betwiste) financiële aanspraak op Eiser 1 af te dwingen. De Verweerder heeft de Domeinnaam te kwader trouw geregistreerd nu hij dit heimelijk heeft gedaan terwijl hij gelet op de grote bekendheid van Merk 1 en zijn intensieve samenwerking met Eiser 1 in het kader van de NS Zonetaxi pilot bekend was met de Merken. Dit geldt eens temeer nu de Domeinnaam is geregistreerd tijdens de pilot in welk kader de naam NS Zonetaxi reeds ruim voor registratie door de Eisers werd gevoerd. Doordat de Verweerder geen gebruik maakt van de Domeinnaam maar deze weigert over te dragen anders dan tegen een vergoeding die aanzienlijk hoger is dan de registratiekosten ervan, belet de Verweerder te kwader trouw de Eisers om de Domeinnaam te gebruiken en verstoort hij daarmee de activiteiten van de Eisers. B. Verweerder De Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. 6. Oordeel en Bevindingen Omdat niet tijdig een Verweerschrift is ingediend bij het Instituut, zal de Geschillenbeslechter het geschil beslechten op basis van de Eis. Op grond van artikel 10.3 van de Regeling dient in dat geval de vordering te worden toegewezen, tenzij deze aan de Geschillenbeslechter onrechtmatig of ongegrond voorkomt. Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dienen de Eisers in dit geschil te stellen en te bewijzen dat: a) de Domeinnaam zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met I. een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan de Eisers rechthebbende zijn; dan wel II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder de Eisers duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelnemen; en b) de Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en c) de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en/of te kwader trouw wordt gebruikt. A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend De Eisers hebben kopieën van de merkregistraties overgelegd waaruit blijkt dat Eiser 2 houder is van Merk 1 en dat Eiser 1 houder is van Merk 2. Deze Benelux merken kwalificeren als merken met gelding in Nederland. Volgens vaste rechtspraak onder de Regeling mag aan het toplevel domein.nl voorbij worden gegaan bij de beoordeling van de overeenstemming tussen de Merken enerzijds en de Domeinnaam anderzijds (zie: Taylor Made Golf Company, Inc. v. Lotom Group S.A., WIPO Case No. DNL2010-0067; en Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD, WIPO Zaaknr. DNL2008-0008). Voor het overige stemt de Domeinnaam letterlijk (en daarmee ook auditief) overeen met (de woordelementen in) Merk 2 (waarvan het beeldelement beperkt c.q. ondergeschikt is). Ingevolge vaste rechtspraak onder de Regeling geldt dat de toevoeging van louter beschrijvende of generieke elementen aan een merk, de verwarring met dit merk niet wegneemt (zie: M.F.H. Fejlesztõ Korlátolt Felelõsségû Társaság v. M. Stegenga, WIPO 3
Zaaknr. DNL2011-0057 (<intimissimi-shop.nl>); en TomTom International B.V. v. M. van Bijens, WIPO Zaaknr. DNL2009-0053). In het onderhavige geval, waarin de Domeinnaam bestaat uit het bekende Merk 1 gevolgd door de generieke aanduidingen concludeert de Geschillenbeslechter voorts dat deze generieke elementen de verwarring met Merk 1 niet wegnemen. Op grond hiervan acht de Geschillenbeslechter de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemmend met de beide Merken van de Eisers. Aan het eerste vereiste van artikel 2.1 van de Regeling is daarmee voldaan. B. Recht of Legitiem Belang Op grond van artikel 2.1(b) van de Regeling dienen de Eisers gemotiveerd te stellen dat de Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft. Volgens vaste rechtspraak onder de Regeling dienen de Eisers prima facie aannemelijk te maken dat de Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft (zie: Technische Unie B.V. and Otra Information Services v. Technology Services Ltd., WIPO Zaaknr. DNL2008-0002; en LEGO Juris A/S v. M. Moench, WIPO Zaaknr. DNL2009-0052). Indien de Eisers hieraan voldoen, dan rust op de Verweerder de bewijslast aan te tonen dat hij een recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft. De samenwerking tussen de Eisers en de Verweerder is kennelijk beëndigd. De deelname destijds door de Verweerder aan de pilot van de Eisers geeft aan de Verweerder nog geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam. In het onderhavige geval hebben de Eisers onweersproken gesteld dat de Verweerder geen toestemming heeft gekregen van de Eisers om de Merken te gebruiken als (onderdeel van de) Domeinnaam. Derhalve staat vast dat de Verweerder geen recht heeft om de Merken te gebruiken. Ook hebben de Eisers onweersproken gesteld dat geen van de omstandigheden als bedoeld in artikel 3.1 van de Regeling van toepassing is. Op grond van het voorgaande hebben de Eisers naar het oordeel van de Geschillenbeslechter prima facie aannemelijk gemaakt dat de Verweerder geen recht op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Voor het overige verwijst de Geschillenbeslechter naar het onder 5.A overwogene met betrekking tot de Verweerders motieven om de Domeinnaam geregistreerd te houden. Derhalve is ook aan het tweede vereiste van artikel 2.1 van de Regeling voldaan. C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw Als voormalig deelnemer in de pilot van NS Zonetaxi kan van de Verweerder worden aangenomen dat deze op de hoogte was van het bestaan en het (voor)gebruik van de Merken van de Eisers. Voor zover nodig zou bovendien een eenvoudige raadpleging van het Benelux merkenregister de Verweerder kennis hebben gegeven van de Merken met gelding in Nederland, terwijl ook de Domeinnaam, gezien de.nl extensie gericht is op internetgebruikers in Nederland. De Eisers hebben onbetwist gesteld dat de registratie van de Domeinnaam door de Verweerder heimelijk, zonder medeweten en zonder instemming van de Eisers, is geschied. Bovendien, zelfs als de registratie van de Domeinnaam destijds te goeder trouw zou zijn geweest, is het huidige gebruik althans bezet houden ervan dat niet. In elk geval op het moment dat de pilot werd beëindigd en de Verweerder ophield taxivervoersdiensten aan te bieden in samenwerking met de Eisers, werd het bezet houden van de Domeinnaam door de Verweerder gebruik althans geregistreerd houden te kwader trouw (zie: SimPlan AG v. SimPlan, WIPO Case No. DNL2010-0006). Uit de als bijlage bij de Eis overgelegde e-mail correspondentie tussen partijen blijkt dat de Verweerder slechts bereid is de Domeinnaam aan de Eisers over te dragen tegen betaling van een substantiële geldsom die aanzienlijk hoger is dan de kosten die met registratie van de Domeinnaam gemoeid zijn, aangezien de Verweerder meent een financiële aanspraak te hebben op de Eisers die voortvloeit uit de beweerdelijke inspanningen en investeringen die 4
de Verweerder heeft gepleegd in het kader van de pilot. Nog daargelaten dat deze aanspraak door de Eisers wordt betwist, staat een dergelijke eventuele aanspraak los van de al dan niet gerechtigdheid tot de Domeinnaam. Aldus acht de Geschillenbeslechter voldoende aannemelijk dat de Verweerder de Domeinnaam hoofdzakelijk geregistreerd heeft en geblokkeerd houdt om het gebruik ervan door de Eisers te beletten en hun activiteiten te verstoren teneinde de Domeinnaam voor een bedrag dat hoger is dan de registratiekosten aan de Eisers te verkopen. De conclusie van de Geschillenbeslechter is dan ook dat de Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw geregistreerd houdt, waarmee ook aan het derde vereiste van artikel 2.1 van de Regeling is voldaan. 7. Uitspraak Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de Domeinnaam <nszonetaxi.nl> zodat Eiser 1 in plaats van de Verweerder domeinnaamhouder wordt. Willem Hoorneman Geschillenbeslechter Datum: 28 september 2012 Met bronvermelding is overname toegestaan. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard. 5