CPFilms Reflect Glasfilm DomJur 2010-619 WIPO arbitration and mediation center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0039 Datum: 03-08-2010 1. Partijen Eiseres is CPFilms, Inc, gevestigd te Fieldale, Virginia, Verenigde Staten van Amerika, vertegenwoordigd door Office Kirkpatrick NV, België. Verweerster is Reflect Glasfilm BV, gevestigd te Malden, Nederland, vertegenwoordigd door Brunet Advocaten, Nederland. 2. De Domeinnaam De onderhavige domeinnaam <llumar.nl> (de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via Argeweb. 3. Geschiedenis van de Procedure De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het Instituut ) op 14 juni 2010. Het Instituut heeft op 15 juni 2010 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 16 juni 2010 bevestigd dat Verweerster geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerster overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor.nl-domeinnamen (de Regeling ). Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerster formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 17 juni 2010 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 7 juli 2010. Verweerster heeft op die datum geen Verweerschrift ingediend. Uit de correspondentie tussen Partijen en het Instituut leidt de Geschillenbeslechter het volgende af ten aanzien van de termijn voor het indienen van het Verweerschrift. Op 7 juli 2010 heeft Verweerster, bij e-mail van haar vertegenwoordiger, het Instituut verzocht om een uitstel te verlenen van zeven dagen voor het indienen van het Verweerschrift. Op dezelfde dag stemde Eiseres in met het verzochte uitstel en werd door het Instituut de uiterste datum voor het indienen van het Verweerschrift gesteld op 14 juli 2010. Vanwege het uitblijven van de ontvangst van het Verweerschrift op 14 juli 2010, deelde het Instituut op 16 juli 2010 mede dat Verweerster in gebreke was gebleven. Verweerster heeft vijf dagen na het verstrijken van de termijn, op 19 juli 2010, alsnog een Verweerschrift ingediend. Eiseres heeft hierop gereageerd met het verzoek aan het Instituut dit Verweerschrift buiten beschouwing te laten, vanwege de omstandigheid dat Verweerster het te laat
had ingediend, en zodoende over te gaan tot de benoeming van de Geschillenbeslechter. Verweerster heeft gereageerd per e-mail van 21 juli 2010. Volgens Verweerster heeft de zaak pas een aanvang genomen (en daarmee zou de termijn voor het indienen van het Verweerschrift zijn aangevangen) op 5 juli 2010, omdat op 5 juli 2010 de bevoegde bestuurder van (de onderneming van) Verweerster (de heer Loeffen) kennis had genomen van de Klacht. Daarnaast heeft Verweerster in dit e-mail bericht aangegeven dat zij geen voor beide partijen bevredigende uitkomst uit een mediationtraject verwacht en zodoende is [Verweerster] akkoord dat er direct een geschillenbeslechter wordt benoemd, mist deze het ingediende verweerschrift met bijlagen in zijn/haar behandeling van het geschil volledig betrekt. Op dezelfde datum heeft het Instituut partijen geïnformeerd dat er, in overeenstemming met het door beide partijen gedane verzoek, overgegaan zou worden tot de benoeming van de Geschillenbeslechter en dat de Geschillenbeslechter de exclusieve bevoegdheid heeft te beslissen om Verweersters communicatie al dan niet in overweging te nemen. Verder heeft het Instituut in dit e-mail bericht aangegeven dat de termijn van 20 dagen om het Verweerschrift in te dienen start vanaf de aanvangsdatum van de procedure. Het Instituut heeft Willem J.H. Leppink op 29 juli 2010 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling. 4. Toelaatbaarheid Verweerschrift De Geschillenbeslechter dient alvorens in te gaan op de inhoud van de zaak te beoordelen of het Verweerschrift tijdig is ingediend. De zaak is aanhangig gemaakt, in de zin van artikel 5.1 van de Regeling, op 17 juni 2010. De uiterste datum waarop het Verweerschrift door het Instituut had moeten zijn ontvangen was aanvankelijk 7 juli 2010 en na het verkregen uitstel 14 juli 2010. Zonder enige redengeving voor het niet tijdig indienen heeft Verweerster deze reeds verlengde termijn laten verstrijken. Het lag op de weg van Verweerster, zeker nu zij wordt bijgestaan door een advocaat, om Eiseres en het Instituut uiterlijk op 14 juli 2010 gemotiveerd te berichten dat het Verweerschrift niet binnen de gestelde termijn zou worden ingediend en Verweerster had daarbij desgewenst kunnen verzoeken om nader uitstel. Verweerster heeft dit echter nagelaten en heeft, zoals hiervoor weergegeven, bij het indienen van het Verweerschrift op 19 juli 2010 een geheel nieuw standpunt ingenomen ten aanzien van de datum waarop de procedure een aanvang heeft genomen. De datum waarop Verweerster kennis heeft genomen van de onderhavige procedure, naar zeggen van Verweerster op 5 juli 2010, is geen relevante datum in het kader van de Regeling. Volgens artikel 5.1 van de Regeling vangt de procedure aan op de datum die in het begeleidend schrijven (d.w.z. de Melding van Eis) staat, in dit geval 17 juni 2010. Het Verweerschrift dient vervolgens binnen 20 kalenderdagen na de aanvangsdatum te zijn ontvangen, in casu zodoende op 7 juli 2010. Op verzoek van Verweerster en na instemming van Eiseres, heeft het Instituut een verlenging van deze termijn tot 14 juli 2010 verleend. Nog afgezien van het feit dat het standpunt van Verweerster dat de datum van kennisneming door Verweerster relevant zou zijn voor aanvang van de procedure geen steun vindt in de Regeling, heeft Verweerster, die zich laat bijstaan door een advocaat,
expliciet op 7 juli 2010 gevraagd om een uitstel van zeven dagen, t.w. tot 14 juli 2010. Naar het oordeel van de Geschillenbeslechter kan Verweerster zich dan niet meer op het standpunt stellen dat 25 juli 2010 in plaats van 7 c.q. 14 juli 2010 als laatste dag voor indiening van het Verweerschrift had te gelden. Daarbij merkt de Geschillenbeslechter ook nog eens op dat de stelling van Verweerster dat Verweerster pas op 5 juli 2010 kennis heeft kunnen nemen van de procedure de Geschillenbeslechter onjuist voorkomt. Uit door SIDN overgelegde informatie blijkt dat de heer Loeffen administratieve contactpersoon is voor de Domeinnaam en volgens de door Verweerster ingediende stukken treedt deze zelfde heer Loeffen op als vertegenwoordiger van Verweerster. Uit het dossier blijkt dat het Instituut de Melding van Eis per koerier (UPS) aan Verweerster heeft gezonden. Volgens de tracking informatie heeft Verweerster deze zending een dag later op 18 juni 2010 om 12.08 uur ontvangen. Voor de zending is volgens deze trackinginformatie getekend door Loeffen. Gelet op het voorgaande is er geen rechtvaardiging voor een termijnoverschrijding, die bovendien het efficiënte karakter van de Regeling als alternatief voor de gang naar de burgerlijke rechter zal ondermijnen. De Geschillenbeslechter verbindt derhalve aan de termijnoverschrijding de gevolgen dat het te laat ingediende Verweerschrift buiten beschouwing zal worden gelaten en dat het geschil zal worden beslecht met inachtneming van het bepaalde in artikel 10.3 van de Regeling. Hieruit volgt ook dat geen mediationproces zal plaatsvinden, waarvan zowel Eiseres als Verweerster zelf hebben aangegeven af te willen zien. 5. Feitelijke Achtergrond Eiseres is een Amerikaanse vennootschap met diverse dochterondernemingen in Europa, onder meer in Duitsland. Eiseres is producent van raam- en glasfolie. Eiseres is rechthebbende op onder meer het Benelux-woordmerk LLUMAR (hierna: het Merk ), gedeponeerd op 7 februari 1978, met inschrijvingsnummer 350603 voor waren in klasse 17, t.w. weerbestendig polyesterfolie, niet bestemd voor verpakkingsdoeleinden. Verweerster is een Nederlandse vennootschap die zich toelegt op de verkoop van onder meer glasfolie. De Domeinnaam is bij SIDN geregistreerd op 6 september 2005. Verweerster is sinds 20 september 2007 houder van de Domeinnaam. 6. Stellingen van Partijen A. Eiseres Eiseres stelt, zakelijk weergegeven, het volgende. Domeinnaam en Merk zijn identiek, waardoor verwarringsgevaar is te duchten De Domeinnaam is identiek aan het Merk. Volgens Eiseres kan er vanwege de gelijkheid tussen Merk en Domeinnaam verwarring ontstaan bij het publiek omtrent de herkomst van de producten die Verweerster aanbiedt op haar website www.reflectglasfilm.nl, die is gekoppeld aan de Domeinnaam. Verweerster heeft geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam Eiseres stelt dat Verweerster geen recht op of legitiem belang heeft bij de
Domeinnaam. Tussen partijen bestond tussen 2004 en 2009 een distributieovereenkomst. Bij brief van 28 december 2009 werd deze met onmiddellijke ingang beëindigd door Eiseres. Tengevolge van deze beëindiging was Verweerster niet langer gerechtigd de producten van Eiseres te verhandelen. Bij brief d.d. 2 februari 2010 werd Verweerster gesommeerd (i) het gebruik van de merken van Eiseres te staken, (ii) de Domeinnaam over te dragen aan Eiseres en (iii) zich niet langer voor te doen als een distributeur van de van het Merk voorziene producten van Eiseres. Eiseres stelt bovendien dat Verweerster zich op de website waar de Domeinnaam naar doorlinkt voordoet als officiële distributeur van de producten van Eiseres, hetgeen misleidend is daar dit sinds eind 2009 niet meer het geval is. Ook stelt Eiseres dat Verweerster nergens op de website onder de Domeinnaam refereert aan (producten van) Eiseres. Ook derhalve ontbeert Verweerster, volgens Eiseres, een legitiem belang bij de Domeinnaam. De registratie en/of het gebruik van de Domeinnaam is te kwader trouw Eiseres stelt tenslotte dat Verweerster de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd en gebruikt. Eiseres voert aan dat de Domeinnaam wordt gebruikt om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar de website www.reflect-glasfilm.nl van Verweerster te leiden, op welke website de producten van Verweerster worden aangeboden en niet de producten van Eiseres. B. Verweerster Verweerster heeft niet tijdig een Verweerschrift ingediend. Zoals hiervoor in paragraaf 4 weergegeven, wordt door de Geschillenbeslechter het na het verstrijken van de termijn ingediende Verweerschrift bij de beslechting van het geschil buiten beschouwing gelaten. 7. Oordeel en Bevindingen Ingevolge artikel 2.1 van de Regeling dient de Geschillenbeslechter te bepalen of de vordering tot overdracht van de Domeinnaam voldoet aan drie cumulatieve vereisten. Ten eerste moet de Domeinnaam identiek zijn aan of verwarringwekkend overeenstemmen met een: (i) (ii) naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiseres rechthebbende is; dan wel een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eiseres duurzaam aan het maatschappelijk verkeer deelneemt. Ten tweede is vereist dat Verweerster geen recht op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Ten derde dient de Domeinnaam te kwader trouw te zijn geregistreerd en/of te kwader te worden gebruikt. Op de afzonderlijke vereisten gaat de Geschillenbeslechter hieronder nader in. Aangezien er geen Verweerschrift is ingediend dat door de Geschillenbeslechter bij de
beslechting van het geschil zal worden betrokken, wordt het geschil beslecht op basis van de Eis overeenkomstig het bepaalde in artikel 10.3 van de Regeling. In dat geval wordt de vordering toegewezen, tenzij deze aan de Geschillenbeslechter onrechtmatig of ongegrond voorkomt. A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend Eiseres heeft door overlegging van afschriften van diverse merkinschrijving voldoende aangetoond dat zij rechthebbende is op het Merk. Volgens vaste rechtspraak onder de Regeling dient het top level domain.nl bij de beoordeling tussen merk/handelsnaam en domeinnaam buiten beschouwing te worden gelaten (Pieter de Haan v. Orville Smith, Ltd., WIPO Case No. DNL2008-0017). Daarmee is komen vast te staan dat de Domeinnaam identiek is aan het Merk. Aan het eerste vereiste van artikel 2.1 van de Regeling is voldaan. B. Recht of Legitiem Belang Op grond van artikel 2.1 sub b van de Regeling, moet Eiseres aantonen dat Verweerster geen recht op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Aan dit vereiste is door Eiseres voldaan indien zij prima facie aantoont dat Verweerster geen recht op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam en indien Verweerster nalaat om dit te weerleggen door omstandigheden aan te tonen als genoemd onder artikel 3.1 van de Regeling. Eiseres heeft onweersproken gesteld dat Verweerster niet (langer) gerechtigd is tot de verkoop van de producten van Eiseres en dat op de website, gekoppeld aan de Domeinnaam, louter producten van Verweerster worden aangeboden. Uit de door Eiseres als bijlage 3 overgelegde print screen van de homepage van de website van Verweerster blijkt inderdaad dat op die homepage niet wordt gerefereerd aan de (producten van de) Eiseres. De Geschillenbeslechter begrijpt dat Eiseres hiermee wil aantonen dat geen sprake is van het te goeder trouw gebruik van de Domeinnaam om producten aan te bieden in de zin van artikel 3.1 sub a van de Regeling. Volgens vaste rechtspraak onder de Regeling (zie Dr. Ing. h.c. F. Porsche v. Bv berry smits trading co, WIPO Zaaknr. DNL2009-0049 en Seiko EPSON Corporation v. ANEM Computers / ANEM, WIPO Zaaknr. DNL2010-0024), is pas sprake van gebruik van de Domeinnaam te goeder trouw om producten of diensten aan te bieden, indien het gebruik ten minste aan de volgende vier cumulatieve vereisten voldoet. - Er moeten daadwerkelijk goederen en diensten worden aangeboden via de website; - op de website moeten uitsluitend de producten voorzien van het merk aangeboden worden, omdat het merk anders gebruikt kan worden om internetgebruikers te lokken om andere goederen te kopen; - de website moet ondubbelzinnig de relatie met de merkhouder vermelden; - de domeinnaam mag niet gebruikt worden om de merkhouder buiten spel te zetten door deze te weerhouden zijn eigen merk in een domeinnaam weer te geven. De Geschillenbeslechter stelt vast dat in ieder geval aan het tweede vereiste niet is voldaan: op de website, gekoppeld aan de Domeinnaam, werden ten tijde van de indiening van de Eis, voor zover de Geschillenbeslechter is gebleken, slechts producten van Verweerster aangeboden. Daarmee is voldoende komen vast te staan dat Verweerster, voor kennis te nemen van het geschil, de Domeinnaam niet gebruikte om te goeder trouw producten of diensten aan te bieden of dat zij hiervoor aantoonbare
voorbereidingen trof. Evenmin heeft de Geschillenbeslechter kunnen vaststellen dat Verweerster (i) algemeen bekend is onder de Domeinnaam of (ii) de Domeinnaam gebruikt voor legitieme niet-commerciële doeleinden. De vordering komt de Geschillenbeslechter voor wat betreft dit onderdeel niet onrechtmatig of ongegrond voor. Daarmee is aan het tweede vereiste van 2.1 van de Regeling voldaan. C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw Eiseres stelt dat sprake is van gebruik te kwader trouw in de zin van artikel 3.2 sub d van de Regeling. Eiseres stelt dat de Domeinnaam geregistreerd is om commercieel voordeel te halen door internetgebruikers naar een website van de domeinnaamhouder of een andere online locatie te leiden, met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met de merknaam van Eiser. Het staat vast dat Verweerster (i) de Domeinnaam gebruikt voor commerciële doeleinden, en (ii) met gebruikmaking van de door de aanwezigheid van het merk van Eiseres in de Domeinnaam veroorzaakte verwarring voordeel kan halen door internetgebruikers te leiden naar de website www.reflect-glasfilm.nl van Verweerster. De vordering komt de Geschillenbeslechter ook wat betreft dit element niet onrechtmatig of ongegrond voor. Daarmee is ook aan het derde vereiste van artikel 2.1 van de Regeling voldaan. 8. Uitspraak Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnaam <llumar.nl> zodat Eiseres in plaats van Verweerster domeinnaamhouder wordt. Willem J.H. Leppink Geschillenbeslechter Datum: 3 augustus 2010 Met bronvermelding is overname toegestaan. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard.