R.E.M. Holding Baby Tally DomJur 2009-437 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaaknummer: DNL2009-0019 Datum: 13 mei 2009 UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER 1. Partijen Eiseres is R.E.M. Holding B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Prinsenbeek, Nederland, vertegenwoordigd door AKD Prinsen Van Wijmen N.V., Nederland. Verweerster is Baby Tally, gevestigd te Amstelveen, Nederland, vertegenwoordigd door mevrouw L. Smoukyan. 2. De Domeinnaam De onderhavige domeinnaam <hittepit.nl> (hierna ook aangeduid als de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via Beijen Webhosting. 3. Geschiedenis van de Procedure De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het Instituut ) op 13 maart 2009 per e-mail en op 18 maart 2009 in hardcopy. Het Instituut heeft op 16 maart 2009 per e- mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 18 maart 2009 bevestigd dat Verweerster geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerster overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor.nl-domeinnamen (de Regeling ). Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 15.5 van de Regeling heeft het Instituut Verweerster formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 25 maart 2009 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 14 april 2009. Het Verweerschrift is ingediend op 14 april 2009 per fax, op 15 april 2009 per e-mail en op 17 april 2009 in hardcopy. Op 15 april 2009 heeft het Instituut Verweerster verzocht te bevestigen of het ingediende Verweerschrift namens Verweerster was ingediend. Verweerster heeft op 16 april 2009 bevestigd dat dit het geval was. Het Instituut heeft op 21 april 2009, Hub. J. Harmeling benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat hij correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het WIPO Arbitration and Mediation Center overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 8.2 van de Regeling. Op 29 april 2009, heeft de vertegenwoordiger van Eiseres namens Nature s Choice B.V. per e-mail Nadere Stukken ingediend in de zin van artikel 10.2 van de Regeling. De Nadere Stukken bestaan uit een brief en zeven producties. 4. Feitelijke Achtergrond Partijen Eiseres is een holdingmaatschappij en houdster van het Benelux woordmerk HITTEPIT, hierna verder omschreven. Verweerster is een familiebedrijf sinds februari 2004. Verweerster produceert en levert warmtekussens c.q. opwarmbuidels voor baby s, kinderen en moeders onder de naam CosiBag babykruik via de website www.cosibag.nl.
Domeinnaam De Domeinnaam is op 22 maart 2005 door Verweerster geregistreerd. De Domeinnaam linkt door naar de website www.cosibag.nl. Merkrechten Eiseres is houdster van het volgende merk: Het Benelux woordmerk HITTEPIT (registratienummer 588084); gedeponeerd op 11 december 1995 voor waren en diensten in de klassen 11 (warmwaterkruiken) en 21 (gerei voor de huishouding (niet van edele metalen of verguld of verzilverd); kruiken). 5. Stellingen van Partijen A. Eiseres Samengevat voert Eiseres het volgende aan. Ten eerste stelt Eiseres dat zij sinds 1995 rechthebbende is op het woordmerk HITTEPIT. De Domeinnaam is identiek aan dit woordmerk omdat de elementen www en.nl buiten beschouwing moeten blijven. De Domeinnaam linkt naar de website www.cosibag.nl. Deze website wordt gebruikt om kruiken te verkopen, die, volgens Eiseres, identiek zijn aan de waren waarvoor het woordmerk geregistreerd is en die Eiseres stelt te verkopen. De domeinnaam <cosibag.nl> is geregistreerd door Verweerster. Ten tweede stelt Eiseres dat Verweerster geen recht of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Haar woordmerk HITTEPIT is ouder dan de Domeinnaam en Verweerster is niet algemeen bekend onder de Domeinnaam. De Domeinnaam linkt door naar haar eigen website www.cosibag.nl, waar zij waren verkoopt onder haar eigen merknaam. Verweerster maakt derhalve commercieel gebruik van de Domeinnaam. Ten derde is het gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw omdat Verweerster via de Domeinnaam verkeer genereert naar <cosibag.nl>. Verweerster maakt doelbewust gebruik van het feit dat de Domeinnaam overeenstemt met het woordmerk HITTEPIT en dat de door haar aangeboden waren concurreren met de waren die onder de merknaam HITTEPIT worden verkocht. Hierdoor kan verwarring optreden bij de internetgebruiker. Verweerster probeert aan te haken bij het succes van het merk HITTEPIT om hiermee commercieel voordeel te behalen, hetgeen volgens Eiseres ook blijkt uit het feit dat de Domeinnaam doorlinkt naar Verweerder s domeinnaam <cosibag.nl>. Bovendien kan Eiseres niet zelf beschikken over de Domeinnaam die haar merk bevat. B. Verweerster Verweerster voert samengevat het volgende aan. Ten eerste is de Domeinnaam niet identiek aan het woordmerk van Eiseres maar bijna identiek. De elementen www en.nl zijn wel degelijk van belang. Merkregistratie geeft bovendien geen recht op de Domeinnaam. Ten tweede verkoopt Verweerster warmtekussens c.q. opwarmbuidels die door klanten een hittepit genoemd worden. Het woord hittepit is beschrijvend en wordt als algemene aanduiding gebruikt voor warmtekussens/warmtebuidels (kruiken) gevuld met zaden. Het woord hittepit is sinds 2005 opgenomen in de nieuwe Nederlandse uitgave van het Groot Woordenboek der Nederlands Taal van Van Dale. Voor opname is volgens Verweerster noodzakelijk dat een woord drie jaar en langer in het algemene taalgebruik is opgenomen en het publiek van mening is dat iedereen het woord vrij moet kunnen gebruiken. Verweerster stelt dat dit zou kunnen betekenen dat bij het vernieuwen van de registratie van het woordmerk HITTEPIT in 2005 het merk al een soortnaam is geworden waardoor de merkregistratie ongeldig is. Het merk HITTEPIT heeft onderscheidend vermogen verloren als gevolg van verwatering waardoor het merk is komen te vervallen op grond van artikel 2.26 lid
2 sub b BVIE. Eiseres heeft volgens Verweerster te weinig gedaan om te voorkomen dat haar merk een soortnaam werd. Ten derde verkoopt Verweerster hittepit-kruiken of buidels, gevuld met lijnzaad en lavendel. Deze CosiBag babykruik is in 2005 door Elseviers Vakblad Kinderopvang gekozen tot Winnaar Baby Product van het Jaar. Verweerster verkoopt geen hittepitten met kersenpitten die als onveilig bekend zouden staan en geen goede reputatie hebben. Op de website gekoppeld aan de domeinnaam <cosibag.nl> wordt de consument uitgebreid voorgelicht over de verschillen tussen de verschillende hittepitten. Als verkoper van hittepitten is Verweerster belanghebbende bij het gebruik van de Domeinnaam. De registratie van de Domeinnaam was niet te kwader trouw. Ten vierde schept Eiseres volgens Verweerster zelf verwarring bij de consument door deelname aan het economisch verkeer onder namen Treets en Nature s Choice waarop onder meer Cozy Socks en diverse lijnzaad kruiken worden aangeboden. Eiseres stelt uitvinder van deze kruiken te zijn. 6. Oordeel en Bevindingen Nadere Stukken De vertegenwoordiger van Eiseres heeft op 29 april 2009 Nadere Stukken ingediend in de zin van artikel 10.2 van de Regeling. Op grond van dit artikel moet de Geschillenbeslechter beoordelen of deze stukken worden toegelaten. Voorop staat dat de Regeling voorziet in een simpele procedure waarin partijen ieder één maal de gelegenheid krijgen om hun stellingen toe te lichten. Alleen onder bepaalde omstandigheden kan de Geschillenbeslechter besluiten om Nadere Stukken toe te laten. Een dergelijk verzoek moet gemotiveerd worden gedaan (zie E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG v. W. Parami, WIPO Zaaknr. DNL2008-0022). De Nadere Stukken zijn ingediend namens Nature s Choice B.V. als reactie op het verweer van Verweerster dat het woordmerk van Eiseres is verworden tot een soortnaam. Hoewel uit de stukken blijkt dat Nature s Choice B.V. betrokken is bij de verkoop van hittepit producten, is zij niet rechthebbende op het woordmerk HITTEPIT noch partij in onderhavige procedure. Haar relatie tot Eiseres is verder niet toegelicht. Gezien het karakter van de procedure en het feit dat de Nadere Stukken niet door Eiseres zijn ingediend besluit de Geschillenbeslechter om deze stukken niet toe te laten. Algemene vereisten Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient de Geschillenbeslechter te bepalen of de vordering tot overdracht van een domeinnaam voldoet aan drie cumulatieve vereisten. Dit betekent dat aan elk van de volgende vereisten moet zijn voldaan. 1. De Domeinnaam moet identiek zijn aan of verwarringwekkend overeenstemmen met een: (i) naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan eiser rechthebbende is, dan wel (ii) een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt. 2. Verweerster heeft geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam; 3. De Domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd of wordt te kwader trouw gebruikt. A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend De Geschillenbeslechter stelt voorop dat Eiseres door het overleggen van kopieën van het merkdepot voldoende heeft aangetoond dat zij houder is van het Benelux woordmerk
HITTEPIT (registratienummer 588084) gedeponeerd op 11 december 1995 voor waren en diensten in de klassen 11 en 21. De registratie is in 2005 vernieuwd en vervalt op 11 december 2015. Dit woordmerk is in beginsel een naar Nederlands recht beschermd merk in de zin van artikel 2.1 sub a onder I van de Regeling. Verweerster stelt dat het merk van Eiseres is komen te vervallen op grond van artikel 2.26 lid 2 sub b BVIE omdat het merk onderscheidend vermogen zou hebben verloren en verworden is tot soortnaam. De Geschillenbeslechter is van oordeel dat de Regeling niet geschikt is om vast te stellen of een woordmerk is komen te vervallen. Hiertoe kan Verweerster desgewenst een vordering bij de overheidsrechter instellen (zie bijvoorbeeld Akzo Nobel Coatings International B.V. v. E. Kroon, WIPO Zaaknr. DNL2009-0003). Ten overvloede merkt de Geschillenbeslechter op dat Verweerster onvoldoende heeft aangetoond dat het woordmerk HITTEPIT door toedoen of nalaten van Eiseres de in de handel gebruikelijke soortnaam is geworden voor warmtekruiken gevuld met zaden. Voorshands moet derhalve worden aangenomen dat het woordmerk van Eiseres geldig is en bescherming verdient. Om vervolgens te beoordelen of de Domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt met de beschermde merken van Eiseres dat er verwarring kan ontstaan moet, in tegenstelling tot hetgeen Verweerster heeft aangevoerd, volgens vaste jurisprudentie inzake domeinnamen, bij deze beoordeling het toplevel domein.nl buiten beschouwing worden gelaten (zie bijvoorbeeld Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD, WIPO Zaaknr. DNL2008-0008 en Technische Unie B.V. v. Lotom Group S.A., WIPO Zaaknr. DNL2008-0063). De Geschillenbeslechter is van oordeel dat de Domeinnaam identiek is aan het woordmerk HITTEPIT. Aan het eerste vereiste van artikel 2.1 van de Regeling is derhalve voldaan. B. Recht of Legitiem Belang Eiseres heeft verder voldoende aannemelijk gemaakt dat Verweerster geen recht heeft op, of legitiem belang heeft bij, de Domeinnaam. De Domeinnaam is geregistreerd bijna tien jaar na registratie van het woordmerk HITTEPIT en Verweerster is niet bekend onder de Domeinnaam. De Domeinnaam linkt door naar <cosibag.nl>, een andere domeinnaam van Verweerster waar zij met zaden gevulde warmtekussens c.q. opwarmbuidels verkoopt onder de naam CosiBag babykruik. Het door Verweerster gestelde informatieve karakter van de website gekoppeld aan die domeinnaam is, naar het oordeel van de Geschillenbeslechter, ondergeschikt aan het commerciële belang van deze website. Het feit dat Verweerster stelt dat de door Verweerster verkochte warmtekruiken ook als hittepitten bekend staan kwalificeert niet als een recht of legitiem belang om gebruik te blijven maken van de Domeinnaam. Ook aan het tweede vereiste is derhalve voldaan. C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw De Geschillenbeslechter is tenslotte van oordeel dat Eiseres voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat het gebruik van de Domeinnaam als te kwader trouw moet worden aangemerkt. De Domeinnaam linkt door naar de website www.cosibag.nl via welke website Verweerster met zaden gevulde warmtekussens c.q. opwarmbuidels verkoopt onder de naam CosiBag babykruik. Verweerster gebruikt de Domeinnaam derhalve om commercieel voordeel te behalen door gebruik te maken van de verwarring die kan ontstaan met het woordmerk HITTEPIT en het mogelijke verband tussen Eiseres als rechthebbende op het woordmerk en de website www.cosibag.nl. Op grond van artikel 3.2 sub d van de Regeling kwalificeert dit als gebruik te kwader trouw. Ook aan het derde vereiste is derhalve voldaan. In het midden kan derhalve blijven of de registratie van de Domeinnaam te kwader trouw was.
7. Uitspraak Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 13 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnaam <hittepit.nl> zodat Eiseres in plaats van Verweerster domeinnaamhouder wordt. Hub. J. Harmeling Geschillenbeslechter Met bronvermelding is overname toegestaan. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard.