Norilsk Nickel Australian Holdings B.V. v. Norilsk Nickel DomJur 2017-1257 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2017-0023 Datum: 12 Juli 2017 1. Partijen Eiser is Norilsk Nickel Australian Holdings B.V. uit Den Haag, Nederland, vertegenwoordigd door DayOne Advocaten, Nederland. Verweerder is Norilsk Nickel uit Rotterdam, Nederland. 2. De Domeinnaam De onderhavige domeinnaam <norilsknickellogistics.nl> (de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via Domain Robot. 3. Procedural History De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het Instituut ) op 10 april 2017. Het Instituut heeft op dezelfde datum per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 11 april 2017 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de geregistreerde contactgegevens van Verweerder overgelegd. In antwoord op een melding van het Instituut dat de Eis een administratief gebrek bevatte, heeft Eiser op April 11, 2017 een aanpassing van Eis ingediend. Het Instituut heeft vastgesteld dat de aangepaste Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor.nldomeinnamen (de Regeling ). Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut de Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 13 april 2017 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 2 mei 2017. De Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 4 mei 2017 mee dat de Verweerder in gebreke was gebleven. Het Instituut heeft Tjeerd F.W. Overdijk op 18 mei 2017 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling. 4. Feitelijke Achtergrond Eiser drijft een onderneming die actief is binnen de mijnbouw en de metallurgie. Eiser maakt onderdeel uit van de Norilsk Nickel groep. Deze groep is gevestigd in Rusland onder de naam Public Joint Stock Company Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel. Eiser zelf is in Nederland gevestigd met een bedrijf dat volgens de overgelegde inschrijving in het Handelsregister actief is in de handel in eigen onroerend goed, in
specialistische zakelijke dienstverlening en als financiële holding. Eiser voert de bepaalde handelsnaam zoals hieronder nader besproken. Verweerder heeft de Domeinnaam op 10 september 2016 geregistreerd. Aan de Domeinnaam is een website gekoppeld zonder dat Eiser hiervoor toestemming heeft gegeven, welke website de indruk maakt van een officiële website van de Norilsk Nickel groep met daarop onder meer het woord-/beeldmerk NORILSK NICKEL. Verweerder stuurt aan derden facturen waarop e-mailadressen zijn vermeld waarin de Domeinnaam in zijn geheel is opgenomen. Het gaat om de volgende e-mailadressen: - enquiry@norilsknickellogistics.nl; - storagebookings@norilsknickellogistics.nl; - logistics@norilsknickellogistics.nl. 5. Stellingen van Partijen A. Eiser Eiser stelt zakelijk weergegeven het volgende. Verwarring met beschermd merk of handelsnaam Verweerder gebruikt een naam die toebehoort aan de Norilsk Nickel Groep en die door Eiser in Nederland wordt gevoerd. Eiser stelt verder dat de groep waarvan hij deel uitmaakt houder is van het volgende merk: het Internationale woord-/beeldmerk geregistreerd op 24 februari 2005 onder nummer 872127, voor waren in de Nice-klassen 1, 6 en 14, met aanwijzingen voor China, Russische Federatie (basisregistratie), Verenigde Staten van Amerika, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, en Zwitserland. Deze merkinschrijving zal hierna worden aangeduid als het Merk. Geen recht of legitiem belang Verweerder Eiser stelt dat Norilsk Nickel Logistics B.V. een vereffende vennootschap is die noch in zijn geheel, noch gedeeltelijk verkocht is door de Norilsk Nickel groep. Eiser stelt derhalve dat Verweerder geen legitiem belang heeft bij de Domeinnaam, nu er geen andere (Nederlandse) vennootschap in Nederland is die de componenten Norilsk Nickel in de handelsnaam draagt, behalve Eiser zelf. Eiser stelt zich op het standpunt dat Verweerder dan ook de naam van Eiser communiceert zonder daadwerkelijk een (vergelijkbare) onderneming te drijven. Registratie of gebruik te kwader trouw Eiser stelt dat namens Norilsk Nickel Logistics B.V. (de vereffende en niet meer bestaande vennootschap) facturen worden verzonden aan leveranciers die geen
diensten hebben afgenomen van Norilsk Nickel. Bovendien hebben deze leveranciers geen andere contractuele basis met Norilsk Nickel Logistics B.V. Eiser heeft als bewijs van zijn stelling een aantal spookfacturen overgelegd. Eiser stelt dat op deze manier de Domeinnaam aldus misleidend wordt gebruikt als ware de vennootschap nog actief. Verweerder is door Eiser aangemaand met gebruikmaking van de contactgegevens die hij heeft kunnen achterhalen, met het dringende verzoek zijn activiteiten te staken en gestaakt te houden. B. Verweerder Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. 6. Oordeel en Bevindingen De Geschillenbeslechter merkt allereerst op dat het Instituut overeenkomstig artikel 16.4 van de Regeling voldaan heeft aan zijn verplichting om redelijk beschikbare middelen in te zetten om onderhavige klacht aan Verweerder kenbaar te maken. Het Instituut heeft hiervoor ook het contactformulier op de website gebruikt. Een schriftelijke kennisgeving bleek niet mogelijk aan het postadres als opgegeven bij registratie van de Domeinnaam bij SIDN. De Geschillenbeslechter merkt voorts op dat Verweerder geen Verweerschrift heeft ingediend en dat het e-mailadres zoals verstrekt door SIDN van Verweerder geen verband lijkt te houden met onderhavig geschil. Daar komt bij dat het e-mailadres van Verweerder geen informatie prijsgeeft van naam of identiteit. Gelet op een en ander gaat de Geschillenbeslechter er vanuit dat Verweerder heeft kennis genomen van de Eis. Voor zover dat niet is gebeurd, is dat te wijten aan feiten en omstandigheden die voor rekening van Verweerder moeten blijven. Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient Eiser in dit geschil gemotiveerd te stellen en aan te tonen dat: a) de Domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met: I. een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan de Eiser rechthebbende is; dan wel II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder de Eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en b) de Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en c) de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en/of te kwader trouw wordt gebruikt. De domeinnaamhouder kan zijn eigen recht of legitiem belang onder meer aantonen door de omstandigheden zoals genoemd in artikel 3.1 van de Regeling. Het bewijs dat een
domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt, kan onder meer worden geleverd door de omstandigheden zoals genoemd in artikel 3.2 van de Regeling. Omdat geen Verweerschrift is ingediend bij het Instituut, dient de Geschillenbeslechter het geschil op grond van artikel 10.3 van de Regeling te beslechten op basis van de Eis. Conform dit artikel dient de vordering te worden toegewezen, tenzij deze aan de Geschillenbeslechter onrechtmatig of ongegrond voorkomt. A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend Eiser heeft zijn Eis (mede) gebaseerd op zijn in Nederland ingeschreven handelsnaam, die volgens de stellingen van Eiser ook alhier wordt gevoerd. Eiser heeft aangegeven dat Verweerder een domeinnaam hanteert die nagenoeg identiek is aan deze handelsnaam. Eiser heeft bovendien aangetoond dat hij rechthebbende is met betrekking tot deze handelsnaam aangezien Eiser onder deze handelsnaam handel drijft en deelneemt aan het economisch verkeer. De meest onderscheidende elementen uit de handelsnaam van Eiser, te weten Norilsk Nickel maken onderdeel uit van de Domeinnaam. Naar het oordeel van de Geschillenbeslechter leidt het gebruik van de namen (de combinatie) Norilsk Nickel in de Domeinnaam tot verwarring met de handelsnaam van Eiser. De Domeinnaam wijkt weliswaar af door de toevoeging van het woord logistics. Die beschrijvende toevoeging is echter onvoldoende om het gevaar voor verwarring weg te nemen. In dit verband speelt mee dat Eiser tot in het recente verleden een zusterbedrijf had dat actief was onder de handelsnaam Norilsk Nickel Logistics B.V.. Volgens vaste rechtspraak onder de Regeling moet bij de beoordeling van de overeenstemming tussen de Domeinnaam enerzijds en de handelsnaam van Eiser anderzijds aan het Top-Level Domein.nl voorbij worden gegaan (zie bijv. de beslissingen in de zaken Pieter de Haan v. Orville Smith Ltd., WIPO Zaaknr. DNL2008-0017 en Doka Nederland B.V. v. Media Village B.V., WIPO Zaaknr. DNL2010-0009). Het Merk waarop Eiser zich heeft beroepen laat de Geschillenbeslechter buiten beschouwing, nu Eiser niet de merkhouder is en Eiser evenmin heeft aangegeven welke rechten hijzelf op het Merk kan doen gelden. Op grond van het bovenstaande oordeelt de Geschillenbeslechter dat de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met de handelsnaam van Eiser. De Eis voldoet hiermee derhalve aan de eerste grond zoals verwoord in artikel 2.1 sub a onder I van de Regeling. B. Recht of Legitiem Belang Het is vaste jurisprudentie onder de Regeling dat Eiser prima facie aannemelijk dient te maken dat Verweerder geen recht heeft op, of een legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Indien hieraan is voldaan, rust op Verweerder de bewijslast om aan te tonen dat er wel degelijk een recht of een belang bestaat.
Eiser heeft onbetwist gesteld dat Verweerder geen recht heeft op of belang heeft bij de Domeinnaam. Eiser stelt bovendien dat Verweerder geen rechten heeft met betrekking tot de naam Norilsk Nickel. Eiser stelt voorts dat er geen enkele relatie tussen Verweerder en het teken NORILSK NICKEL bestaat, anders dan de in het geding zijnde Domeinnaam. Eiser stelt voorts onbetwist dat Verweerder geen belang heeft bij de Domeinnaam nu er geen andere (Nederlandse) vennootschap in Nederland is die de componenten Norilsk Nickel in de handelsnaam draagt, behalve Eiser zelf. Tot slot stelt Eiser onbetwist dat er geen toestemming is gegeven voor het gebruik van de handelsnaam. Nu Eiser prima facie aannemelijk heeft gemaakt dat een recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam aan de zijde van Verweerder ontbreekt, is het aan Verweerder om aan te tonen dat deze een recht heeft op de Domeinnaam of daarbij een legitiem belang heeft. Nu Verweerder geen Verweerschrift heeft ingediend en er ook overigens geen aanwijzingen zijn voor een mogelijk recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam, acht de Geschillenbeslechter geen recht of legitiem belang aan de zijde van Verweerder bij de Domeinnaam aanwezig. In het licht van het bovenstaande en de overwegingen onder Sectie 6.C, oordeelt de Geschillenbeslechter dat Verweerder geen recht op of een legitiem belang bij de Domeinnaam heeft. Daarmee is aan het tweede vereiste van artikel 2.1 van de Regeling voldaan. C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw Eiser heeft tenslotte gesteld dat Verweerder malafide activiteiten ontplooit in de vorm van het versturen van spookfacturen aan derden uit naam van Norilsk Nickel Logistics B.V. De ontvangers worden vervolgens verzocht om te betalen voor diensten die zij in het geheel niet hebben afgenomen van een B.V. die bovendien sinds 31 mei 2016 niet meer bestaat. Ter onderbouwing van de stelling dat Verweerder malafide activiteiten ontplooit heeft Eiser een aantal van deze spookfacturen overgelegd (bijlage 5). Deze documenten laten zien dat er facturen worden verstuurd uit naam van Norilsk Nickel Logistics B.V. In de adresgegevens die opgenomen zijn aan de bovenzijde van professioneel ogend briefpapier, is tevens de Domeinnaam opgenomen. In dit verband komt ook relevantie toe aan het Merk waarop Eiser zich heeft beroepen. Hoewel Eiser in deze procedure geen rechtstreeks beroep kan doen op het Merk, levert het gebruik van het Merk op de spookfacturen wel een indicatie van gebruik te kwader trouw. Een verdere indicatie van het gebruik te kwader trouw ziet de Geschillenbeslechter in de omstandigheid dat de Domeinnaam van Verweerder doorlinkt naar een website die informatie toont van Norilsk Nickel Logistics B.V., een vennootschap die deel uitmaakte van de groep waartoe ook Eiser behoort, maar die thans niet meer bestaat. Bovendien valt aan te nemen dat derden die door Verweerder met de hiervoor bedoelde spookfacturen zijn benaderd, op het verkeerde been zijn gezet en daar mogelijk ook schade door hebben geleden doordat zij naar aanleiding van die spookfacturen betalingen hebben gedaan waarvan Verweerder wist dat die hem niet toekwamen. De combinatie van de gebruikmaking van de Domeinnaam door Verweerder, de daaraan
gekoppelde website, het gebruik (althans de vermelding) van e-mailadressen met de Domeinnaam en het gebruik daarvan voor malafide activiteiten, maken dat er onmiskenbaar sprake is van registratie en gebruik te kwader trouw. De Geschillenbeslechter oordeelt zodoende dat ook aan het derde vereiste van artikel 2.1 is voldaan. 7. Uitspraak Op basis van het bovenstaande wijst de Geschillenbeslechter de vordering toe. Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de Domeinnaam, <norilsknickellogistics.nl>, zodat Eiser in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt. Tjeerd F.W. Overdijk Geschillenbeslechter Datum: 12 juli 2017