define - verweerder DomJur 2011-636 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0051 Datum: 12-12-2010 1. Partijen Eiser is define V.O.F. gevestigd te Groningen, Nederland, vertegenwoordigd door [vertegenwoordiger]. Verweerder is [verweerder], Nederland. 2. De Domeinnaam De onderhavige domeinnaam <define.nl> (de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via Transip B.V. 3. Geschiedenis van de Procedure De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het Instituut ) op 13 augustus 2010. Het Instituut heeft op 13 augustus 2010 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 13 augustus 2010 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor.nl-domeinnamen (de Regeling ). Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 16 augustus 2010 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 5 september 2010. Het Verweerschrift is ingediend op 3 september 2010. Namens SIDN is een mediator benoemd. Op 7 september 2010 heeft de mediator contact gezocht met partijen om het mediation proces te starten. Op 6 oktober 2010 heeft de mediator aangegeven de termijn voor mediation te verlengen met 30 dagen, tot 5 november 2010. Op 5 november 2010 heeft de mediator partijen bericht dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost. De mediator heeft op grond van artikel 8.4 van de Regeling Eiser verzocht voor 15 november 2010 de in artikel 23 van de Regeling genoemde kosten aan het Instituut te voldoen. Het Instituut heeft Tjeerd F.W. Overdijk op 25 november 2010 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat hij correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling. 1
4. Feitelijke Achtergrond Eiser drijft sinds 8 oktober 2008 een onderneming die zich richt op ICT-dienstverlening, waaronder het ontwerp van interfaces. Eiser is rechthebbende op de handelsnaam define en rechthebbende op het merk DEFINE ( het Merk ), geregistreerd op 24 maart 2010 onder registratienummer 1199938 voor onder andere zakelijk project management en technologische diensten (klassen 35 en 42). Verweerder is een particulier en heeft op 18 februari 2000 de Domeinnaam geregistreerd althans laten registreren. Vanaf het moment dat het voor particulieren mogelijk was om een domeinnaam te registreren heeft Verweerder de Domeinnaam op zijn naam gezet. 5. Stellingen van Partijen A. Eiser Eiser heeft in zijn Eis de volgende stellingen naar voren gebracht: Rechten van Eiser op Merk of Naam Eiser beroept zich in deze procedure op het Merk en zijn handelsnaam, define. Eiser stelt dat de Domeinnaam identiek is aan het Merk en aan zijn handelsnaam. Geen Recht of Legitiem Belang Verweerder Eiser is niet bekend met omstandigheden waaruit blijkt dat Verweerder een recht of een legitiem belang zou hebben bij het gebruik van de Domeinnaam. Eiser stelt zich op het standpunt dat Verweerder de Domeinnaam enkel heeft geregistreerd en geregistreerd houdt, zonder daar actief gebruik van te maken in de afgelopen tien jaar. Verweerder heeft geen eigen recht zoals een merkrecht of een handelsnaamrecht. Kwade Trouw Verweerder Eiser voert aan dat het enkel geregistreerd houden van de Domeinnaam zonder daaraan daadwerkelijk een website te koppelen als te kwader trouw kan worden aangemerkt. Dat Verweerder de Domeinnaam ooit zelf in gebruik zal nemen blijkt nergens uit. De activiteiten van Verweerder zijn tot op heden beperkt gebleven tot registratie van de Domeinnaam. Eiser is van mening dat Verweerder onrechtmatig handelt doordat hij weigert de Domeinnaam aan Eiser over te dragen. Eiser heeft een groter (commercieel) belang bij het gebruik van de Domeinnaam dan Verweerder heeft bij het behoud daarvan. Eiser voert voorts aan dat het de reputatie van het Merk schaadt wanneer bezoekers bij het invoeren van de Domeinnaam niet de website van Eiser te zien krijgen. Hierdoor zal bij hen de indruk worden gewekt dat Eiser niet bereikbaar is of niet in staat is een website te onderhouden. B. Verweerder Verweerder heeft hiertegen het volgende verweer gevoerd: 2
Rechten van Eiser op Merk of Naam Verweerder voert aan dat de Domeinnaam in 2000 is geregistreerd, terwijl het Merk en de handelsnaam respectievelijk dateren van 2010 en 2008. Ten tijde van de oprichting van de vennootschap van Eiser waren reeds tal van partijen actief onder de naam Define. Dit maakt dat Eiser geen exclusief rechthebbende is op deze naam zodanig dat dit een gedwongen afname van een domeinnaamregistratie rechtvaardigt. Geen Sprake van Verwarring Op de website die gekoppeld is aan de Domeinnaam staat Define training en advies. Voor eenieder die op zoek is naar gegevens van Eiser, is duidelijk dat de website onder de Domeinnaam ziet op een ander product en/of dienst en niets te maken heeft met de activiteiten van Eiser. Eiser kon ten tijde van de oprichting van de onderneming bovendien weten dat de Domeinnaam niet meer beschikbaar was. Verweerder meent geen inbreuk te maken op het handelsnaamrecht of merkrecht van Eiser. Verweerder verricht andere diensten dan Eiser. Tot slot merkt Verweerder op dat er sprake is van een jongere handelsnaam en een jonger merk, waarbij het merk is geregistreerd een jaar nadat Eiser haar eerste verzoek deed aan Verweerder om de Domeinnaam over te dragen. Recht of Legitiem Belang Verweerder Ruime tijd voordat de vennootschap van Eiser werd opgericht had Verweerder reeds de Domeinnaam als eerste geregistreerd. Verweerder heeft concrete plannen voor het opzetten van een onderneming. Hiertoe voert Verweerder gesprekken met mogelijke zakenpartners, bekwaamt hij zich in de desbetreffende materie en heeft hij een proef presentatie gegeven om te zien of het concept aanslaat. Verweerder heeft verschillende verzoeken gekregen, waaronder van Eiser, om de Domeinnaam te verkopen. Hierop is Verweerder om voornoemde reden niet ingegaan. De Domeinnaam is door Verweerder geregistreerd voor toekomstig eigen gebruik. Dat hiervan tot op heden geen gebruik is gemaakt kan niet betekenen dat Verweerder geen legitiem belang heeft bij het geregistreerd houden van de Domeinnaam. Verweerder benadrukt dat hij niet kan worden aangemerkt als zogenaamde domeinnaamkaper. Verweerder heeft naast onderhavige Domeinnaam zijn eigen achternaam als domeinnaam geregistreerd. De Domeinnaam houdt Verweerder niet bezet uit financieel gewin, in dat geval zou hij meer domeinnamen geregistreerd houden en was hij ingegaan op de biedingen van Eiser. Geen Kwade Trouw Verweerder Verweerder voert aan dat van kwade trouw geen sprake is. Verweerder heeft de Domeinnaam reeds in 2000 geregistreerd, dus ruim voordat de onderneming van Eiser werd opgericht. Op het moment van registratie kon Verweerder niet de opzet hebben gehad om Eiser dwars te zitten. Verweerder verwijst in dit verband naar Draijer Vermogensmanagement B.V. v. Parknet B.V., WIPO Zaaknr. DNL2008-0020 waarin geoordeeld werd dat van kwade trouw geen sprake was, onder meer nu eiseres het merk jaren na registratie van de domeinnaam had geregistreerd. Verweerster in dat geschil had 3
ten tijde van registratie de rechten van eiseres niet gekend of kunnen kennen. Ook in onderhavig geschil heeft Eiser niet gesteld, laat staan bewezen, dat Verweerder in 2000 het ingeroepen recht had moeten kennen. Dat (potentiële) klanten van Eiser op de website van Verweerder uitkomen kan Verweerder niet worden tegengeworpen. Verweerder zit Eiser niet bewust dwars en misleidt ook niet opzettelijk diens klanten. Op het moment dat Eiser haar onderneming startte wist Eiser, althans kon zij weten, dat klanten op de website onder de Domeinnaam terecht zouden kunnen komen. Dit heeft Eiser kennelijk voor lief genomen. Verweerder wijst tenslotte op Professional Telecom Support B.V. v. Ronald van Veen, WIPO Zaaknr. DNL2008-0013, waarin werd overwogen dat bij beschrijvende domeinnamen geen sprake is van kwade trouw, indien de betreffende domeinnaam in de hoofdzaak in die beschrijvende zin wordt gebruikt. Ook om die reden kan er volgens Verweerder van kwade trouw geen sprake zijn, het woord define is een in normaal taalgebruik voorkomend woord. 6. Oordeel en Bevindingen Op grond van artikel 2.1 van de Regeling moet een vordering tot wijziging van de domeinnaamhouder, zodanig dat de eiser in plaats van de verweerder de domeinnaamhouder wordt, voldoen aan drie cumulatieve vereisten: (a) de domeinnaam is identiek aan of stemt zodanig verwarringwekkend overeen met een: I. naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan eiser rechthebbende is, dan wel II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder eiser duurzaam aan het maatschappelijk verkeer deelneemt; en en (b) de domeinnaamhouder heeft geen recht op of legitiem belang bij de domeinnaam; (c) de domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd of wordt te kwader trouw gebruikt. De domeinnaamhouder kan zijn eigen recht of legitiem belang onder meer aantonen door de omstandigheden zoals genoemd in artikel 3.1 van de Regeling. Het bewijs dat een domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt, kan onder meer worden geleverd door de omstandigheden zoals genoemd in artikel 3.2 van de Regeling. A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend Eiser beroept zich op een naar Nederlands recht beschermd merk. Om te beoordelen of de Domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt met het Merk dat er verwarring kan ontstaan moet, volgens vaste jurisprudentie inzake domeinnamen, bij deze beoordeling het toplevel domein.nl buiten beschouwing worden gelaten (zie bijvoorbeeld Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD, WIPO Zaaknr. DNL2008-0008, FrontRange Solutions Inc. v. NOBLIS SaleSConnectionS BV, WIPO Zaaknr. DNL2008-0018 en Technische Unie 4
B.V. v. Lotom Group S.A., WIPO Zaaknr. DNL2008-0063). Wanneer het toplevel domein.nl buiten beschouwing wordt gelaten, is de Domeinnaam identiek aan het Merk en de handelsnaam van Eiser. Het betoog van Verweerder dat van verwarring met betrekking tot Eiser en Verweerder geen sprake is, doet in het onderhavige geschil niet terzake. Voldoende is reeds, dat de Domeinnaam en het Merk identiek of verwarringwekkend overeenstemmend zijn. De Eis voldoet zodoende reeds aan het eerste vereiste van artikel 2.1 van de Regeling en om deze reden komt de Geschillenbeslechter niet toe aan bespreking van de handelsnaamrechten waarop Eiser zich heeft beroepen. De Geschillenbeslechter stelt vast dat aan het eerste vereiste is voldaan. B. Recht of Legitiem Belang Eiser heeft gesteld dat Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Eiser heeft ter onderbouwing aangevoerd dat Verweerder geen met de Domeinnaam overeenstemmende merk- of handelsnaam houdt. Eiser heeft hiermee aan het vereiste voldaan dat zij prima facie moet aantonen dat Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij het gebruik van de Domeinnaam. Vervolgens is het aan Verweerder om dit vermoeden te weerleggen (Technische Unie B.V. and Otra Information Services v. Technology Services Ltd., WIPO Zaaknr. DNL2008-0002, Auto 5 v. E. Shiripour, WIPO Zaaknr. DNL2008-0027, Verizon Trademark Services LLC v. Van Groenendael Adviesgroep, WIPO Case No. DNL2008-0029 en SINBAR v. Estep, WIPO Zaaknr. DNL2008-0030) De Geschillenbeslechter verstaat het gevoerde verweer aldus dat Verweerder zich erop beroept dat sprake is van de omstandigheid die is vermeld in artikel 3.1 sub a van de Regeling: a. voordat de domeinnaamhouder kennis kreeg van het geschil gebruikte hij de domeinnaam (of een naam die overeenstemt met de domeinnaam) om te goeder trouw producten of diensten aan te bieden of trof hij hiervoor aantoonbare voorbereidingen Verweerder heeft, om aan te tonen dat hij voorbereidingen heeft getroffen om de Domeinnaam te gebruiken, een verklaring overgelegd van zijn toekomstige zakenpartner. Deze dateert van 31 augustus 2010, derhalve van nadat Eiser de Eis heeft ingesteld. Uit de verklaring blijkt niet wanneer Verweerder en zijn toekomstige zakenpartner voorbereidingen hebben getroffen om de Domeinnaam te gaan gebruiken. De verklaring zal daarom buiten beschouwing worden gelaten. (Doka Nederland B.V. v. Media Village B.V., WIPO Zaaknr. DNL2010-0009). Uit de correspondentie waaruit blijkt dat Eiser en een andere partij de Domeinnaam willen kopen, en de afwijzende reactie van Verweerder, kan niet worden opgemaakt dat Verweerder aantoonbare voorbereidingen treft voor het gebruik van de Domeinnaam. Als wordt aangenomen dat Verweerder de Domeinnaam nog niet heeft gebruikt en hier geen aantoonbare voorbereidingshandelingen voor heeft getroffen, maar louter heeft gereserveerd voor toekomstig gebruik, betekent dit niet automatisch dat Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft. Daarvoor zijn nadere omstandigheden nodig, bijvoorbeeld dat een rechtmatig gebruik van de Domeinnaam niet denkbaar is, omdat deze inbreuk maakt op merk- of handelsnaamrechten van [ ] Eiser. (Belangenvereniging Zelfdoeners in Adoptie v. Media Village B.V. i.o., WIPO Zaaknr. DNL2008-0004). 5
Eiser heeft niet aangevoerd dat Verweerder inbreuk maakt op haar merkrecht of handelsnaamrecht. Verweerder heeft betoogd dat hij geen inbreuk maakt op de rechten van Eiser omdat Verweerder in de toekomst geen soortgelijke diensten zal aanbieden als Eiser. Verweerder heeft voorts gemotiveerd betwist dat sprake zou zijn van verwarring bij het publiek. Verweerder gebruikt de website onder de Domeinnaam niet voor het ontwerpen van interfaces, of voor soortgelijke waren als die waarvoor het Merk is ingeschreven, noch is Verweerder kennelijk voornemens de Domeinnaam hiervoor te gaan gebruiken. Inbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 onder a of onder b Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom ( BVIE ), c.q. artikel 9 lid 1 onder a of onder b Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk ( GMV ) is derhalve niet aan de orde. Nu niet ondenkbaar is dat de Domeinnaam kan worden gebruikt zonder dat inbreuk wordt gemaakt op het gestelde merkrecht van Eiser in welk verband de Geschillenbeslechter verder opmerkt dat de Domeinnaam correspondeert met een bestaand woord in de Engelse taal en geen bijkomende omstandigheden zijn gesteld of aangetoond, acht de Geschillenbeslechter het aannemelijk dat Verweerder een legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. De Eis voldoet derhalve niet aan het tweede vereiste voor een vordering tot overdracht. Een beoordeling van de door Eiser gestelde kwade trouw zou derhalve achterwege kunnen blijven. Het navolgende onder C. wordt dan ook slechts ten overvloede opgemerkt. C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw Vast staat dat Verweerder de Domeinnaam in 2000 heeft geregistreerd. Eiser is pas gaan handelen onder de naam define in 2008. Doordat Eiser niet heeft gesteld, laat staan bewezen, dat Verweerder in 2000 ten tijde van de registratie de door Eiser ingeroepen rechten had moeten kennen, kan bij ontbreken van andere omstandigheden die maken dat de Domeinnaam jegens Eiser te kwader trouw is geregistreerd of gebruikt, niet worden geoordeeld dat van kwader trouw sprake is (Draijer Vermogensmanagement B.V., supra). Andere omstandigheden Eiser voert aan dat het enkel geregistreerd houden zonder gebruik te maken van de Domeinnaam reeds als (gebruik) te kwader trouw kan worden aangemerkt. Deze stelling wordt verworpen. Eiser verliest uit het oog dat de kwade trouw wel op enigerlei wijze in relatie tot hem moet staan (Draijer Vermogensmanagement B.V., supra), en dat registratie van een domeinnaam als zodanig, zonder bijkomende omstandigheden, niet te kwader trouw jegens Eiser is. Dat Eiser een groter belang zou hebben bij de Domeinnaam is geen omstandigheid die maakt dat de Domeinnaam te kwader trouw gebruikt wordt. Hiervoor is reeds geoordeeld dat Verweerder een legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Het legitieme belang van Verweerder hoeft niet te wijken voor een mogelijk groter (financieel) belang van Eiser. Tenslotte voert Eiser aan dat zijn reputatie zou worden geschaad doordat de Domeinnaam niet aan zijn website is gekoppeld. Zonder nadere onderbouwing, die ontbreekt, is echter onaannemelijk dat van reputatieschade sprake is wanneer, zoals Eiser betoogt, internetgebruikers bij het kiezen van de Domeinnaam niet (direct) uitkomen bij de website van Eiser. De Geschillenbeslechter concludeert dat er geen sprake is van een registratie, dan wel van gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw, zodat evenmin is voldaan aan het vereiste van artikel 2.1 sub c van de Regeling. 6
7. Uitspraak Op basis van het bovenstaande wijst de Geschillenbeslechter de vordering af. Tjeerd F.W. Overdijk Geschillenbeslechter Datum: 12 december 2010 Met bronvermelding is overname toegestaan. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard. 7