Customworx verweerder DomJur 2011-658 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2010-0078 Datum: 17-02-2011 1. Partijen Eiser is Customworx B.V. uit Delft, Nederland, vertegenwoordigd door Hulsbergen Advocatuur B.V., Nederland. Verweerder is [naam] uit Emmen, Nederland, vertegenwoordigd door Raethuys (fiscale) advocatuur, Nederland. 2. De Domeinnaam De onderhavige domeinnaam <toptechpersoneelsdiensten.nl> (de Domeinnaam ) is geregistreerd bij SIDN via Spothost. 3. Geschiedenis van de Procedure De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het Instituut ) op 10 december 2010. Het Instituut heeft op 10 december 2010 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 13 december 2010 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor.nl-domeinnamen (de Regeling ). Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 13 december 2010 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 2 januari 2011. Het Verweerschrift is bij het Instituut ingediend op 31 december 2010. Op 7 januari 2011 heeft SIDN het mediation proces aangevangen.op 26 januari 2011 heeft SIDN partijen geïnformeerd dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost. Het Instituut heeft Remco M.R. van Leeuwen op 3 februari 2011 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling. 4. Feitelijke Achtergrond Eiser Eiser houdt zich bezig met het ter beschikking stellen van personeel in de vorm van uitzenden en detacheren, alsmede het aanbieden van HRM-diensten. Handelsnaam en Merk Eiser beroept zich in deze procedure op de handelsnamen Toptech, Toptech Detachering, Toptech Uitzendbureaus, Toptech Werving & Selectie en Toptech Solutions. Eiser stelt daarbij dat de handelsnaam Toptech (hierna: de Handelsnaam ) al sinds 1992 wordt gevoerd 1
door twee ondernemingen die, inclusief hun handelsnaam, na hun faillissement in 2004 door Eiser zijn overgenomen. Eiser beroept zich in deze procedure daarnaast op het onderstaande merk (hierna: het Merk ). Volgens Eiser heeft Eiser het Merk in licentie verkregen van zijn houdstermaatschappij : - het beeldmerk TOPTECH, geregistreerd in de Benelux op 21 mei 1996, onder nummer 594814, voor diensten in de klasse 35. Het beeldmerk bestaat uit een rechthoekig kader met daarin de woorden TOP TECH met daartussen een schuine pijl. Verweerder Verweerder ontplooit op het moment geen activiteiten, maar is volgens Verweerder doende om te starten met activiteiten met betrekking tot het uitzenden en detacheren van personeel. De Domeinnaam is niet gekoppeld aan een (actieve) website, maar geparkeerd bij de registrar van Verweerder. 5. Stellingen van Partijen A. Eiser Identiek of verwarringwekkend overeenstemmend met een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam. Volgens Eiser suggereert de Domeinnaam dat deze gehouden wordt door een onderneming met de naam Toptech of Toptech Personeelsdiensten, die diensten aanbiedt op het gebied van personeelszaken. Dit is niet het geval, aangezien de houder van de Domeinnaam handelt onder de naam A.R. Hoffmann. Het verwarringsgevaar blijkt volgens Eiser duidelijk uit het gebruik van de Domeinnaam door de voormalige houder van de Domeinnaam, welke via een website, gekoppeld aan de Domeinnaam, partijen afving die eigenlijk op zoek waren naar het bedrijf van Eiser. Domeinnaamhouder heeft geen recht of legitiem belang bij de domeinnaam. Volgens Eiser heeft Verweerder geen recht of legitiem belang bij de Domeinnaam. Verweerder gebruikt de naam Toptech of Toptech Personeelsdiensten op geen enkele wijze (meer) voor diensten die gerelateerd zijn aan personeel. Kwade trouw bij de registratie en/of het gebruik van de domeinnaam. Eiser stelt dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en werd gebruikt, nu deze destijds is geregistreerd en werd gebruikt door een andere vennootschap. Deze vennootschap is opgericht op 6 januari 2010 en sinds 22 december 2009 actief met het uitzenden van personeel. De registratie en het gebruik van de Domeinnaam door deze vennootschap maakte inbreuk op de oudere merk- en handelsnaamrechten van Eiser. Nadat Eiser op het punt stond deze vennootschap te dagvaarden in kort geding, heeft deze vennootschap haar handelsnaam gewijzigd. De Domeinnaam is toen overgedragen aan een, op het zelfde adres gevestigde, bevriende relatie, te weten Verweerder. Deze overdracht neemt de kwade trouw volgens Eiser niet weg nu met de Domeinnaam nog altijd internet bezoekers kunnen worden aangetrokken die op zoek zijn naar de website van Eiser. B. Verweerder 2
Verweerder stelt dat Verweerder weliswaar op hetzelfde adres is gevestigd als de voormalige houder van de Domeinnaam, maar dat Verweerder zeker geen bevriende relatie is van de voormalige houder van de Domeinnaam. Verweerder heeft geen enkele kennis van het geschil tussen Eiser en de eerder genoemde vennootschap. Of de Domeinnaam destijds te kwader trouw is geregistreerd of gebruikt doet derhalve niet ter zake, aangezien Verweerder niet vereenzelvigd kan worden met deze vennootschap. Verweerder stelt dat Verweerder op 29 oktober 2009 is opgericht en als doelstelling heeft het uitzenden en detacheren van personeel en momenteel doende is om te starten met deze activiteiten. Verweerder stelt verder dat Verweerder de Domeinnaam nog niet gebruikt, maar voornemens is deze te koppelen aan een door Verweerder te gebruiken website. Aangezien de Domeinnaam niet wordt gebruikt kan volgens Verweerder geen sprake zijn van verwarring. Gezien het voornemen om op korte termijn daadwerkelijk activiteiten te gaan ontplooien, heeft Verweerder volgens hem wel degelijk een legitiem belang bij de Domeinnaam. Temeer nu voor de Domeinnaam een aanzienlijk bedrag is betaald. 6. Oordeel en Bevindingen Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient Eiser in dit geschil te stellen en te bewijzen dat: A) de Domeinnaam zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiser rechthebbende is, dan wel met een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en B) Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en C) de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en/of te kwader trouw wordt gebruikt. A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend Onder de Regeling speelt het al dan niet in gebruik zijn van de Domeinnaam geen rol bij de beoordeling of sprake is van verwarringwekkende overeenstemming tussen merk of handelsnaam en de desbetreffende domeinnaam. Het verwarringsgevaar wordt enkel beoordeeld aan de hand van een vergelijking tussen het merk, de handelsnaam en/of een andere in artikel 2 lid 1 sub a onder II genoemde naam enerzijds en de domeinnaam anderzijds. Het hoofdbestanddeel van het Merk zijn de woorden TOP en TECH. De figuratieve elementen in het Merk zijn de pijl en het kader waarin deze woorden en die pijl zijn geplaatst. Deze figuratieve elementen zijn niet kenmerkend. Naar het oordeel van de Geschillenbeslechter dient het woordelement TOP TECH als het dominante element van het Merk beschouwd te worden (zie ook Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. v. Onur, WIPO Zaaknr. DNL2010-0047 en Apache Cowboy, Tony Mora boots&wear v. Rawhide, WIPO Zaaknr. DNL2010-0041). De Domeinnaam omvat het Merk, dan wel de Handelsnaam, in zijn geheel met als toevoeging het beschrijvende woord personeelsdiensten. De toevoeging personeelsdiensten beschrijft de diensten waarvoor het Merk is ingeschreven en de bedrijfsactiviteiten van de onderneming van Eiser. Naar het oordeel van de Geschillenbeslechter stemt de Domeinnaam zodoende in grote mate overeen met het Merk en de Handelsnaam. De enkele toevoeging van het beschrijvende woord personeelsdiensten heft deze overeenstemming niet voldoende op, waardoor naar oordeel van de Geschillenrechter verwarring kan ontstaan met het Merk, dan wel de Handelsnaam. 3
De Geschillenbeslechter oordeelt aldus dat Eiser heeft voldaan aan de eerste grond zoals verwoord in artikel 2.1 sub a onder I van de Regeling. B. Recht of Legitiem Belang Eiser stelt dat Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft, aangezien onder de naam Toptech geen activiteiten (meer) worden ontplooid (anders dan door Eiser zelf). Verweerder stelt een legitiem belang bij de Domeinnaam te hebben nu Verweerder voornemens is activiteiten te gaan ontplooien en de Domeinnaam aan een website wil koppelen. Verweerder heeft niet weersproken dat Verweerder geen (ouder) eigen recht heeft op een merk of handelsnaam met daarin het bestanddeel Toptech. Op basis van artikel 3.1 sub a van de Regeling kan een domeinnaamhouder een recht op of legitiem bij een domeinnaam hebben indien deze, voor kennis te krijgen van het geschil, de domeinnaam (of een naam die overeenstemt met de domeinnaam) gebruikte om te goeder trouw producten of diensten aan te bieden of daarvoor aantoonbare voorbereidingen trof. Anders dan Verweerder meent, levert het enkel gestelde voornemen om de Domeinnaam (met daarin het Merk en de Handelsnaam van Eiser, die, gelet op de Verweerder genoemde doelstelling, een concurrent zal zijn van Verweerder) te koppelen aan een website van Verweerder, geen legitiem belang op bij de Domeinnaam. Evenmin is de Geschillenrechter gebleken dat Verweerder anderszins een recht op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. De Geschillenbeslechter oordeelt aldus dat Eiser heeft voldaan aan de tweede grond zoals verwoord in artikel 2.1 sub b van de Regeling. C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw De Domeinnaam wordt volgens Eiser te kwader trouw gebruikt, omdat deze in het verleden is gebruikt, en door Verweerder wederom kan worden gebruikt, om internet gebruikers die op zoek zijn naar Eiser door te leidden naar de website van Verweerder. Artikel 3.2 van de Regeling noemt een aantal omstandigheden welke als bewijs kunnen dienen dat een domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt. Deze opsomming is niet limitatief. Zoals hiervoor overwogen geeft Verweerder aan dat het de bedoeling is om de Domeinnaam in de toekomst te koppelen aan een website van Verweerder. Nu Verweerder zelf aangeeft activiteiten concurrerend aan die van Eiser te zullen gaan ontplooien, Verweerder niet bekend is onder de Domeinnaam of een daarmee overeenstemmende naam, noch handel drijft onder een met de Domeinnaam overeenstemmende naam, is de Domeinnaam naar het oordeel van de Geschillenbeslechter geregistreerd om (in de toekomst) commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar een website van Verweerder te leiden, met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met het Merk, dan wel de Handelsnaam van Eiser. De Geschillenbeslechter oordeelt aldus dat gezien deze bedoeling van Verweerder, Eiser heeft voldaan aan de derde grond zoals verwoord in artikel 2.1 sub c van de Regeling. 7. Uitspraak Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de Domeinnaam <toptechpersoneelsdiensten.nl> zodat Eiser in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt. 4
Remco M.R. van Leeuwen Geschillenbeslechter Datum: 17 februari 2011 Met bronvermelding is overname toegestaan. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard. 5