Panariagroup Industrie Ceramiche Spa v. Imabo Hasco BV DomJur 2009-460 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL 2008-0032 Datum: 24 september 2008 1. Partijen Eiser is Panariagroup Industrie Ceramiche Spa, Finale Emilia (MO), Italië, vertegenwoordigd door Studio Legale Turini, Florence, Italië. Verweerder is Imabo Hasco BV, Best, Nederland. 2. De Domeinnamen De domeinnamen <panaria.nl> en <kerlite.nl> zijn geregistreerd bij SIDN via Intermax B.V. 3. Geschiedenis van de Procedure De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het Instituut ) op 24 juli 2008 per e-mail en op 5 augustus 2008 in hardcopy. Het Instituut heeft op 28 juli 2008 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de onderhavige domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 29 juli 2008 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Op 6 augustus 2008 heeft het Instituut in een mededeling aan partijen geconstateerd dat de Eis in het Engels is ingediend en heeft het Eiser verzocht om: - voldoende bewijs te verstrekken van een overeenkomst tussen Eiser en Verweerder dat de procedure in het Engels zal worden gevoerd; of - een in de Nederlandse taal vertaalde Eis in te dienen; of - een met argumenten en ondersteunend materiaal onderbouwd verzoek in te dienen om de procedure in het Engels te voeren. In een e-mail d.d. 8 augustus 2008 heeft Eiser het Instituut erop gewezen dat zij reeds eerder (in een begeleidend schrijven bij de Eis) heeft verzocht om de procedure in het Engels te voeren. Het Instituut heeft in de mededeling van 6 augustus 2008 Verweerder uitgenodigd om zijn bezwaar in te dienen tegen een eventueel verzoek van Eiser de procedure in het Engels te voeren. Verweerder heeft van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor.nl-domeinnamen (de Regeling ). Op 14 augustus 2008 heeft het Instituut, overeenkomstig de artikelen 5 en 15.5 van de Regeling, Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure aangevangen. In de aankondiging d.d. 14 augustus heeft het Instituut aan partijen haar voorlopig besluit kenbaar gemaakt de Eis zoals ingediend in het Engels te accepteren en een Verweerschrift in zowel het Engels als het Nederlands te accepteren. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling en de communicatie van het Instituut heeft Verweerder op 27 augustus 2008 een Verweerschrift in de Nederlandse taal ingediend per fax, op 29 augustus 2008 per e-mail en op 1 september 2008 in
hardcopy. Het Instituut heeft ondergetekende op 10 september 2008 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het WIPO Arbitration and Mediation Center overgelegd, zoals vereist door het Instituut overeenkomstig artikel 8.2 van de Regeling. 4. Feitelijke Achtergrond Eiser is een Italiaans bedrijf gespecialiseerd in het fabriceren van keramiek voor vloeren en tegels. Verweerder verkoopt producten van Eiser in Nederland. Eiser is houder van het gemeenschapswoordmerk PANARIA, geregistreerd bij het OHIM op 7 februari 2007 (na een aanvraag d.d. 13 februari 2006, welke is gepubliceerd op 7 augustus 2006) onder registratie nummer 4898045, en van het internationale woordmerk KERLITE, geregistreerd bij WIPO op 7 maart 2005, onder registratie nummer 846862, met gelding in de Benelux. Verweerder heeft de domeinnaam <panaria.nl> geregistreerd op 28 november 2006 en de domeinnaam <kerlite.nl> op 6 maart 2007. Bij brief van 15 oktober 2007 heeft Eiser Verweerder gesommeerd het gebruik van de domeinnaam <kerlite.nl> te staken en medewerking te verlenen aan de overdracht van de domeinnaam aan Eiser. Bij brief van 17 december 2007 heeft Eiser Verweerder nogmaals verzocht om overdracht van de domeinnaam <kerlite.nl>, en daarnaast ook om overdracht van de domeinnaam <panaria.nl>. Verweerder heeft niet aan deze verzoeken voldaan. 5. Stellingen van Partijen A. Eiser Identiek of verwarringwekkend overeenstemmend Eiser stelt dat zij de naam Panaria sinds 1974 voert en dat deze naam ook bekend is in Nederland, waar producten van Eiser worden verkocht. Voorts stelt Eiser dat zij houder is van het gemeenschapsmerk PANARIA, met registratiedatum 7 februari 2007, en van het internationale merk KERLITE, met registratiedatum 7 maart 2005. Daarnaast vermeldt Eiser dat ze de domeinnamen <panaria.it> en <kerlite.it> al lang geleden heeft geregistreerd. Eiser verwijst hierbij naar overgelegde WhoIs gegevens, waaruit blijkt dat <panaria.it> is geregistreerd op 2 oktober 1996 en <kerlite.it> op18 oktober 2004. Rechten of legitieme belangen van Verweerder Eiser voert verschillende gronden aan voor zijn stelling dat Verweerder geen recht of legitiem belang bij de domeinnamen heeft. Eiser stelt in de eerste plaats dat Verweerder niet algemeen bekend is onder de domeinnamen. Voorts voert zij aan dat Verweerder een klant is van Eiser, maar nooit geautoriseerd is om de merken van Eiser te gebruiken. Tot slot stelt Eiser dat de betwiste domeinnamen direct doorlinken naar de website <imabohasco.nl>. Eiser voert aan dat geen sprake kan zijn van een bona fide aanbod van goederen of diensten. Onder verwijzing naar eerdere WIPO uitspraken stelt Eiser dat een herverkoper slechts onder bepaalde voorwaarden een bona fide aanbod van goederen of diensten kan doen, en dus een legitiem belang kan hebben. Aan deze voorwaarden is naar mening van Eiser niet voldaan. Voorts stelt Eiser onder verwijzing naar
Motorola, Inc. v. NewGate Internet, Inc., WIPO Case No. D2000-0079 dat het recht de producten van de merkhouder te verkopen nog niet het recht creëert om het merk als de basis van een domeinnaam te gebruiken. Geregistreerd of gebruikt te kwader trouw Eiser stelt dat de domeinnamen door Verweerder geregistreerd zijn om te voorkomen dat Eiser haar merken kan weergeven in een corresponderende domeinnaam onder het.nl domein. Eiser stelt hiertoe dat zij de domeinnamen wilde registreren maar ontdekte dat deze al geregistreerd waren. Zij verwijst naar de brieven die ze aan Verweerder heeft gezonden en voert aan dat Verweerder heeft voorgesteld de domeinnamen aan Eiser te verkopen. Eiser betoogt voorts dat de domeinnamen door Verweerder worden gebruikt om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar een website van Verweerder te leiden, door het gevaar van verwarring met de merken van Eiser te creëren ten aanzien van de bron, sponsoring, verwantheid of goedkeuring van Verweerders website of van een product of dienst op de website. Eiser stelt dat op de website van Verweerder alleen naar Verweerders bedrijf wordt verwezen. Verwijzend naar WIPO jurisprudentie stelt Eiser dat sprake is van meeliften op de goodwill van Eiser. B. Verweerder Verweerder voert aan dat zij de domeinnamen heeft geregistreerd omdat zij producten verbonden aan de merken PANARIA en KERLITE verkoopt en voor die verkoop investeringen heeft gedaan in haar showroom. Volgens Verweerder kan op de site <imabohasco.nl> worden doorgeklikt naar producten verbonden met de merken van Eiser. Verweerder stelt dat zij de domeinnamen heeft vastgelegd enkel om de verkoop van Hasco en dus ook van Panaria en Kerlite te verhogen. 6. Oordeel en Bevindingen A. Taal van de procedure Eiser heeft de Eis in de Engelse taal ingediend en heeft in een begeleidend schrijven verzocht Engels als proceduretaal te hanteren aangezien haar vestigingsplaats in Italie is en being Dutch such a difficult language for us to follow the administrative proceedings. Het Instituut heeft Eiser op 6 augustus 2008 gevraagd bewijs over te leggen dat met Verweerder zou zijn overeengekomen de procedure in het Engels te voeren, de Eis in het Nederlands te vertalen, dan wel een gemotiveerd verzoek in te dienen om de procedure in het Engels te voeren. Tegelijkertijd heeft het Instituut Verweerder gewezen op de mogelijkheid bezwaar te maken tegen een eventueel verzoek van Eiser om de procedure in het Engels te voeren. Het Instituut heeft voormelde berichten in beide talen ingestuurd. Op 8 augustus 2008 heeft Eiser wederom verzocht de procedure in het Engels te voeren. Verweerder heeft van de mogelijkheid bezwaar te maken geen gebruik gemaakt, maar heeft evenwel op 27 augustus 2008 zijn Verweerschrift in het Nederlands ingediend. In artikel 16 van de Regeling is bepaald dat de taal van de procedure in principe Nederlands is en dat de Geschillenbeslechter kan besluiten dat de behandeling in het Engels plaatsvindt als een van de partijen de Nederlandse taal niet beheerst. In AB Electrolux v. Marcel Vlaar, WIPO Zaaknr. DNL2008-0005 en SNS Bank N.V. v. A. Coppola, WIPO Zaaknr. DNL 2008-0011, is overwogen dat slechts in uitzonderingssituaties en derhalve niet steeds als een partij de Nederlandse taal niet machtig is de procedure in het Engels wordt gevoerd. Een dergelijke uitzonderingssituatie kan bestaan als het onder omstandigheden onredelijk bezwarend
is voor een partij die de Nederlandse taal niet machtig is om in het Nederlands te procederen, waar het gebruik van het Engels overduidelijk geen nadeel veroorzaakt voor de andere partij of waarbij ook de andere partij de Nederlandse taal niet machtig is. Van een partij die behandeling wenst van de procedure in de Engelse in plaats van de Nederlandse taal mag verwacht worden dat zij motiveert waarom de Geschillenbeslechter daartoe zou dienen te besluiten, onder aanvoering van argumenten waaruit blijkt dat het onder omstandigheden (zoals in bovengenoemde voorbeelden) onredelijk bezwarend voor haar zou zijn als de behandeling in het Nederlands zou plaatsvinden. De geschillenbeslechter in AB Electrolux v. Marcel Vlaar heeft in aanvulling hierop nog opgemerkt: Hierbij dient niet uit het oog te worden verloren dat de Regeling enkel geschillen over domeinnamen in de.nl zone file betreft, en het dus in beginsel aannemelijk is dat de domeinnaam in geschil zal worden gebruikt voor een Nederlands en Nederlandstalig publiek zodat van de bij het geschil betrokken partijen mag worden verwacht dat zij ten minste enige moeite doen om de procedure in het Nederlands te voeren. De Geschillenbeslechter constateert dat Verweerder zijn Verweerschrift in het Nederlands heeft ingediend, waaruit de Geschillenbeslechter afleidt dat Verweerder niet instemt met het verzoek van Eiser. Eiser heeft ter onderbouwing van haar verzoek slechts aangevoerd dat Nederlands voor haar een moeilijke taal is en de procedure sneller en effectiever zou verlopen in het Engels. Zij heeft als bijlage bij de Eis twee brieven opgenomen die van Eiser afkomstig zijn en die zijn gericht aan Verweerder, welke beide in het Nederlands zijn geschreven. De Geschillenbeslechter is dan ook van oordeel dat het verzoek van Eiser onvoldoende is onderbouwd. Bovenstaande in aanmerking genomen, oordeelt de Geschillenbeslechter dat het onredelijk zou zijn om op grond van het feit dat Eiser de Nederlandse a difficult language vindt en zich kennelijk de kosten van een vertaling wil besparen, te besluiten dat de taal van de procedure Engels is, waardoor Verweerder genoodzaakt zou zijn het Verweerschrift in het Engels te laten vertalen (zie aldus ook de geschillenbeslechter in E-plus Mobilfunk GmbH & Co. KG v. W. Parami, WIPO Zaaknr. DNL 2008-0022). De Geschillenbeslechter acht het belang van Verweerder dat de taal van de procedure Nederlands is groter dan het belang van Eiser dat de procedure in het Engels plaatsvindt. Daarom wijst de Geschillenbeslechter het verzoek van Eiser af en beslist dat Nederlands de taal van de procedure is. Aangezien Verweerder niet om een Nederlandse vertaling van de Eis heeft verzocht en uit het Verweerschrift blijkt dat Verweerder de Eis in het Engels heeft begrepen en zich daartegen heeft kunnen verweren, accepteert de Geschillenbeslechter, onder verwijzing naar E-plus Mobilfunk GmbH & Co. KG v. W. Parami, de Eis in het Engels. B. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend Eiser heeft bewijs overgelegd waaruit blijkt dat zij de houder is van de merken KERLITE en PANARIA. Niet in geschil is dat het merk en de domeinnaam identiek zijn of verwarringwekkend overeenstemmen. C. Recht of Legitiem Belang Verweerder is niet bekend onder de betwiste domeinnamen en ook is niet gebleken dat Verweerder, die een afnemer is van Eiser, toestemming heeft gekregen van Eiser om de merken van Eiser in de domeinnamen te gebruiken. Mede gezien het feit dat de domeinnamen doorlinken naar een website van Verweerder, waarop door Verweerder wordt geadverteerd met verscheidene producten, die ook van andere leveranciers afkomstig zijn, is in de zakelijke relatie geen rechtvaardiging te vinden voor de
registratie en het gebruik van de domeinnamen. In navolging van WIPO rechtspraak op dit terrein (zie onder meer Experian Information Solutions Inc. v. Credit Research Inc., WIPO Case No. D2002-0095; Control Techniques Limited v. Lektronix Ltd, WIPO Case No. D2006-1052) en in overeenstemming met het meerderheidsoordeel van WIPO geschillenbeslechters op dit punt (zoals weergegeven in het WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions), is de Geschillenbeslechter van oordeel dat, wil een wederverkoper zich kunnen beroepen op een rechtmatig belang bij een domeinnaam waarin het merk van zijn principaal is opgenomen, in ieder geval is vereist dat de website onder de domeinnaam alleen wordt gebruikt om de producten van de merkhouder te verkopen. Anders kan het merk immers worden gebruikt om Internet gebruikers te lokken en deze vervolgens te doen overstappen naar andere producten (zie ook Nikon, Inc. and Nikon Corporation v. Technilab, WIPO Case No. D2000-1774; Kanao v. J.W. Roberts Co., CPR Case No. 0109; Control Techniques Limited v. Lektronix Ltd, WIPO Case No. D2006-1052). Nu op de site van Verweerder wordt geadverteerd met een ruim assortiment aan producten van diverse ondernemingen die concurreren met Eiser, is aan deze voorwaarde niet voldaan. De Geschillenbeslechter is van oordeel dat Verweerder geen recht of legitiem belang bij de domeinnamen heeft. D. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw De Regeling vereist, anders dan de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, registratie of gebruik te kwader trouw (artikel 2.1 sub c van de Regeling). Eiser is houdster van de merken KERLITE en PANARIA. Het internationale merk KERLITE met gelding in de Benelux is twee jaar voor de domeinnaam <kerlite.nl> geregistreerd en de merkaanvraag van het merk PANARIA is ruim drie maanden voor de registratie van de domeinnaam <panaria.nl> gepubliceerd. Voorts heeft Verweerder in het Verweerschrift aangegeven: Imabo Hasco BV heeft deze 2 domeinnamen vastgelegd omdat zij producten van die 2 merken actief verkopen en presenteren in de showroom. Op basis hiervan kan worden aangenomen dat Verweerder op de hoogte was van de merken van Eiser op het moment van de domeinnaamregistraties. Verweerder heeft erkend dat zij de domeinnamen heeft geregistreerd en gebruikt om de verkoop van haar onderneming (en dus ook van producten die concurreren met de producten van Eiser) te bevorderen. Doordat Verweerder de domeinnamen gebruikt om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar haar website te leiden, met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met de merken van Eiser, staat op grond van artikel 3.2 sub d van de Regeling vast dat de domeinnamen te kwader trouw gebruikt worden. 7. Uitspraak Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 13 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnamen <kerlite.nl> en <panaria.nl> zodat Eiser in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt. Wolter Wefers Bettink Geschillenbeslechter Met bronvermelding is overname toegestaan. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard.