Byelex Gajoenstaete c.s. DomJur 2015-1136 Rechtbank Den Haag Zaak-/rolnummer: C/09/486376 / KG ZA 15-464 ECLI:NL:RBDHA:2015:5833 Datum: 30 april 2015 Provisioneel vonnis in kort geding in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BYELEX MULTIMEDIA PRODUCTS B.V., gevestigd te [vestigingsplaats], eiseres in de hoofdzaak, eiseres in het incident, advocaat: mr. B. Niemeijer te Alphen aan den Rijn, tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 1. GALJOENSTAETE B.V., gevestigd te [vestigingsplaats], gedaagde in de hoofdzaak, gedaagde in het incident, advocaat: mr. O.R. van Hardenbroek van Ammerstol te Den Haag, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 2. STORGRID EFS B.V., gevestigd te [vestigingsplaats], gedaagde in de hoofdzaak, advocaat: mr. O.R. van Hardenbroek van Ammerstol te Den Haag. Eiseres in de hoofdzaak en in het incident zal hierna worden aangeduid als Byelex, gedaagden in de hoofdzaak samen als Galjoenstaete c.s. en afzonderlijk als Galjoenstaete en Storgrid EFS B.V. 1. De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - het verzoek tot bepaling van een mondelinge behandeling van 9 april 2015, - de bepaling van de mondelinge behandeling op 11 juni 2015, medegedeeld op 10 april 2015, - de dagvaarding van 22 april 2015 met 18 producties, - de incidentele conclusie tot het treffen van een provisionele voorziening ex artikel 223 Rv hangende het kort geding van 22 april 2015 van Byelex met 13 producties, - de conclusie van antwoord in het incident van 24 april 2015 van Galjoenstaete. 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald in het incident. 2. Vorderingen en grondslagen in de hoofdzaak 2.1. Byelex vordert samengevat dat Galjoenstaete c.s. wordt veroordeeld tot het staken en gestaakt houden van iedere inbreuk op de merk- en handelsnaamrechten van Byelex, waaronder het gebruik van het teken Storgrid, het registreren, geregistreerd houden en/of gebruiken van domeinnamen, (mede) bestaande uit tekens die gelijk zijn aan het aan Byelex toekomende merk, waaronder de domeinnamen mystorgrid.com, storgrid.com en strogrid.eu. Daarnaast
vordert Byelex dat Galjoenstaete wordt bevolen de domeinnamen mystorgrid.com, storgrid.com en storgrid.eu over te dragen aan Byelex of aan een derde die door Byelex wordt aangewezen met een bevel tot medewerking aan al hetgeen daartoe noodzakelijk is en dat Storgrid EFS B.V. wordt bevolen haar statutaire naam te wijzigen, zodat deze niet op verwarringwekkende wijze overeenstemt met het merk en/of de handelsnamen van Byelex, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom, met veroordeling van Galjoenstaete c.s. in de kosten van dit geding en bepaling van een termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak. 2.2. Ter onderbouwing van haar vorderingen voert Byelex het volgende aan. 2.2.1. Storgrid B.V. (hierna: SG) is opgericht op 3 januari 2013 door onder meer de heer [A] (hierna: [A]) en Galjoenstaete. [A] zou SG in Nederland opzetten en de heer [B] (hierna: [B]), directeur-groot aandeelhouder van Galjoenstaete, zou een vergelijkbare onderneming opzetten in het buitenland. [B] heeft daartoe zowel Storgrid Inc. als Storgrid Ltd. opgericht. Na de oprichting van Storgrid International Holding B.V. (hierna: SGIH) op 28 november 2013 zijn de aandelen van SG, Storgrid Inc. en Storgrid Ltd. ingebracht in SGIH samen met het gestort kapitaal en de rekening-courant verhoudingen. 2.2.2. Tussen de latere aandeelhouders van SGIH is een aandeelhoudersovereenkomst gesloten. Artikel 17 van deze aandeelhoudersovereenkomst tussen onder meer [A], Galjoenstaete en Byelex, die ziet op de afspraken ten aanzien van het aandeelhouderschap van SGIH, luidt: 17. Intellectuele eigendomsrechten 17.1. Alle intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten, dan wel andere rechten die mochten ontstaan als gevolg van de door een aandeelhouder/ natuurlijk persoon te verrichten werkzaamheden ten behoeve van de onderneming worden en/of blijven eigendom van de onderneming. 17.2. Voor zover deze rechten, zoals bedoeld in 17.1, nog niet bij de onderneming berusten, draagt desbetreffende aandeelhouder/ natuurlijk persoon al deze intellectuele eigendomsrechten en industriële eigendomsrechten, zonder enige beperking, over aan de onderneming. 17.3. Aandeelhouders/ natuurlijke personen doen afstand van de aan hen toekomende persoonlijkheidsrechten met betrekking tot de rechten, zoals bedoeld in 17.1. 17.4. Voor elke opdracht door de onderneming uitgevoerd waar en wanneer dan ook, ongeacht of er sprake is van de aflevering van een bestaand product, dan wel een nog te ontwikkelen product, zullen alle daaruit voortvloeiende intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten aan de onderneming toekomen. Het bestuur zal zorgdragen voor de overdracht van deze rechten aan de onderneming in alle overeenkomsten tussen de onderneming en derde partijen. 2.2.3. Byelex heeft medio 2013 ten behoeve van SG een softwareplatform ontwikkeld genaamd StorGrid (hierna: de software). 2.2.4. Op 10 maart 2015 zijn SGIH en SG in staat van faillissement verklaard. 2.2.5. Byelex heeft bij overeenkomst van 26 maart 2015, conform de als bijlage 1 daaraan gehechte e-mail van de curator, de navolgende activa uit het faillissement overgenomen: a. Het in opdracht van SGIH door Byelex gebouwde softwareplatform StorGrid met broncode; b. De goodwill van SGIH en SG waaronder de handelsnaam STORGRID, domeinnamen, (beeld)merkrechten en overige intellectuele eigendomsrechten, telefoonnummers van de onderneming en klantenbestand; c. 2 Apple Macintosh, 1 MacBook Air. 2.2.6. Galjoenstaete heeft bij akte van 11 maart 2015 Storgrid EFS B.V., thans StorXS B.V. geheten, opgericht. Deze vennootschap houdt zich bezig met het ontwikkelen, produceren,
uitgeven en exploiteren van software en het verlenen van ICT diensten, alsmede het onderhouden van ICT omgevingen. 2.2.7. [B] heeft op 19 juli 2012 de domeinnaam storgrid.eu gereserveerd en op diezelfde datum de domeinnaam storgrid.com verkregen van een derde. Tussen 13 december 2012 en 23 maart 2015 stond SG als houder van de domeinnaam storgrid.eu geregistreerd. SG stond op datum faillissement ook als houder van de domeinnaam storgrid.com geregistreerd. Op 23 maart 2015 zijn de domeinnamenstorgrid.com en storgrid.eu door [B] op naam van Galjoenstaete geregistreerd. 2.2.8. Galjoenstaete maakt thans gebruik van de domeinnamen storgrid.eu, storgrid.com en mystorgrid.com door via deze domeinnamen een website openbaar te maken, waarvan hierna enige screenprints worden afgebeeld.
2.2.9. Op 20 maart 2015 heeft Galjoenstaete het Beneluxwoordmerk STORGRID gedeponeerd met depotnummer 1307008 voor waren en diensten in klassen 9 en 42, waaronder software. 2.2.10. Bij brief van 31 maart 2015 zijn Galjoenstaete c.s. gesommeerd de inbreuken op de aan Byelex toekomende intellectuele eigendomsrechten te staken en gestaakt te houden en de domeinnamen af te geven aan Byelex. Galjoenstaete c.s. hebben geen gehoor gegeven aan de sommatie. 2.2.11. Byelex heeft op 1 april 2015 het Beneluxwoordmerk STORGRID EFS door middel van een spoedinschrijving ingeschreven onder inschrijvingsnummer 0972750 voor waren en diensten in de klasse 9, waaronder software. Grondslagen 2.2.12. Byelex stelt zich op het standpunt dat het gebruik van het teken STORGRID (EFS) inbreuk maakt op de merkrechten die Byelex op basis van het aan haar toekomende Beneluxwoordmerk STORGRID EFS kan doen gelden in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a, b en d van het Benelux Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE) en dat Galjoenstaete het merk STORGRID te kwader trouw heeft gedeponeerd. Door het gebruik van de domeinnamenmystorgrid.com, storgrid.eu en storgrid.com maakt Galjoenstaete bovendien inbreuk op de handelsnaamrechten van Byelex in de zin van artikel 3, 5 en 5a Handelsnaamwet (Hnw). Met een en ander handelt Galjoenstaete bovendien onrechtmatig jegens Byelex in de zin van artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek (BW) en worden klanten misleid, hetgeen eveneens onrechtmatig is in de zin van artikel 6:194 BW. 3. De provisionele vordering 3.1. Byelex vordert, zakelijk weergegeven, bij wege van een provisionele voorziening voor de duur van het geding, dat de voorzieningenrechter Galjoenstaete beveelt de inbreuk op de aan Byelex toekomende merk- en handelsnaamrechten te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder door het gebruik van het teken STORGRID en het gebruik van de domeinnamen mystorgrid.com, storgrid.com en storgrid.eu te staken en gestaakt te houden, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom en met bepaling van een termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak. De provisionele voorziening is niet gevorderd jegens Storgrid EFS B.V. 3.2. Byelex voert hiertoe aan dat de gevorderde voorziening evenredig is, omdat de inbreuk door Galjoenstaete evident is, het opheffen van de inbreuk gedurende het kort geding weinig belastend is voor Galjoenstaete en Galjoenstaete zich niet eigenhandig bereid heeft verklaard haar handelen te wijzigen nadat zij op de inbreuk is gewezen, doch de inbreuk daarentegen heeft uitgebreid. Byelex stelt tevens dat het handelen van Galjoenstate tot onherstelbare schade leidt, welke iedere dag dat de inbreuk voortduurt toeneemt, zodat zij ook om die reden een zwaarwegend belang heeft bij een provisioneel verbod hangende het kort geding. 3.3. Galjoenstaete c.s. voert gemotiveerd verweer tegen de gevorderde provisionele voorziening. Galjoenstaete stelt dat het concept voor het softwareplatform, de naam Storgrid en het logo door [B] zijn bedacht en dat dedomeinnamen storgrid.eu en storgrid.com, die in juli 2012 zijn gedeponeerd, nooit zijn overgedragen aan SG of SGIH. Alle intellectuele eigendomsrechten daarop komen volgens Galjoenstaete derhalve aan haar toe. Galjoenstaete betwist dat zij houder is van de domeinnaam mystorgrid.com. Artikel 17 van de Aandeelhoudersovereenkomst aangaande SGIH ziet volgens Galjoenstaete slechts op rechten die mochten ontstaan als gevolg van de door een aandeelhouder/natuurlijke persoon te verrichten werkzaamheden ten behoeve de onderneming, dus niet op reeds bestaande intellectuele eigendomsrechten ten tijde van de ondertekening van de aandeelhouders-overeenkomst.
3.4. Galjoenstaete stelt dat zij als rechthebbende van een ouder Beneluxwoordmerk STORGRID bovendien niet kan worden aangesproken uit hoofde van merkinbreuk. Het staat Galjoenstaete naar haar mening vrij om haar eigen idee, onder de door haarzelf daarvoor gekozen naam en met het door haarzelf ontwikkelde logo en met behulp van haar eigen domeinnamen tot een verkoopbaar product door te ontwikkelen. 3.5. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 4. De beoordeling van de gevorderde provisionele voorziening Bevoegdheid 4.1. In een arrest van het hof Den Haag is geoordeeld dat de bevoegdheidsregeling van de EEX- Vo oud 1, voor zover die regeling in materieel, formeel en temporeel opzicht van toepassing is, prevaleert boven artike1 4.6 BVIE 2. Gelet op het bepaalde in de artikelen 69 en 71 EEX II-Vo 3 is dat oordeel ook van toepassing op de herschikte EEX-verordening. De bevoegdheid van de voorzieningenrechter om kennis te nemen van de onderhavige gevorderde voorlopige voorziening dient nu deze is ingesteld in een procedure waarin is gedagvaard ná 10 januari 2015 derhalve zowel voor zover deze is gegrond op het ingeroepen Beneluxwoordmerk, als op de overige grondslagen te worden beoordeeld op grond van artikel 4 lid 1 EEX II-Vo jo. artikel 99 Rv, nu gedaagden gevestigd zijn in Nederland, in het arrondissement Den Haag. Spoedeisend belang 4.2. Het spoedeisend belang bij de gevorderde voorziening is gelet op de gestelde voortdurende inbreuk, gegeven. 4.3. De voorzieningenrechter stelt voorop dat tussen partijen niet in geschil is dat met de overeenkomst van 26 maart 2015 tussen de curator en Byelex beoogd werd een doorstart van de onderneming van SG en SGIH door Byelex mogelijk te maken, met inbegrip van het voortgezet gebruik van de tot de boedel behorende handelsnamen en domeinnamen van SG en SGIH. Naar voorlopig oordeel heeft Byelex dan ook een spoedeisend belang bij het ongestoord gebruik van de intellectuele eigendomsrechten en overige rechten die zij bij die overname heeft verkregen, om een effectieve doorstart te kunnen maken. Dit belang dient in het kader van de gevorderde voorziening te worden afgewogen tegen het belang dat Galjoenstaete heeft bij het vrijelijk kunnen concurreren met Byelex met gebruik van de aan haar toebehorende (intellectuele eigendoms-)rechten. 4.4. Voorshands oordelend heeft de stelling van Byelex dat zij zich jegens Galjoenstaete kan beroepen op een handelsnaamrecht voor de handelsnaam STORGRID en een Beneluxmerkrecht voor het woordmerk STORGRID ESF een kans van slagen. 4.5. Galjoenstaete betwist niet dat zij gebruik maakt van de handelsnaam STORGRID, noch dat zij de domeinnamen storgrid.eu, storgrid.com en mystorgrid.com gebruikt om de daaraan gekoppelde website en onderneming te exploiteren. Die website is naar voorlopig oordeel mede gericht op Nederland. Galjoenstaete stelt zich slechts op het standpunt dat het haar op grond van oudere rechten geoorloofd is om de handelsnaam STORGRID en het oudere merk STORGRID te gebruiken voor haar concurrerende activiteiten. Het bestaan van deze rechten staat echter, mede gelet op de stelling van Byelex dat het merkdepot door Galjoenstaete te kwader trouw is verricht, nog geenszins vast. 1 Verordening (EG) 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheden, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken. 2 Gerechtshof Den Haag 23 november 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:4466, H&M v. G-Star, r.o. 34. 3 3Verordening (EU) 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.
4.6. Galjoenstaete heeft haar website online geplaatst nadat zij bekend was geraakt met de vorderingen van Byelex en nadat de rechtbank een kort geding datum had bepaald. Alles afwegend dient het belang van Byelex om bij de doorstart niet gehinderd te worden door het gebruik van het teken STORGRID door Galjoenstaete voor de duur van het kort geding zwaarder te wegen dan het belang van Galjoenstaete om nu al, hangende het kort geding, met gebruik van het teken STORGRID en de domeinnamen storgrid.eu, storgrid.com en mystorgrid.com haar waren en diensten aan te kunnen bieden. Om die reden is de vordering tot het treffen van een provisionele voorziening toewijsbaar, zoals hierna in het dictum bepaald. Proceskosten 4.7. De rechtbank zal de beslissing omtrent de kosten van het incident aanhouden, totdat in de hoofdzaak zal worden beslist. 5. De beslissing De rechtbank in het incident 5.1. beveelt Galjoenstaete binnen twee werkdagen na betekening van dit vonnis voor de duur van dit kort geding iedere inbreuk op de handelsnaam STORGRID in Nederland en het Beneluxwoordmerk STORGRID ESF in de Benelux te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder het gebruik van de domeinnamenmystorgrid.com, storgrid.com en storgrid.eu, alsmede het gebruik van het teken STORGRID op de bijbehorende website(s), zoals weergegeven in de als productie 6 in het incident zijdens Byelex overgelegde akte van deurwaarder [C], 5.2. veroordeelt Galjoenstaete tot betaling van een dwangsom van 2.500,- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij in strijd handelt met het onder 5.1. gegeven bevel, met een maximum van 50.000,-; 5.3. houdt de beslissing omtrent de kosten van het incident aan tot de beslissing in de hoofdzaak, 5.4. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad, 5.5. wijst het meer of anders gevorderde af, in de hoofdzaak 5.6. houdt iedere verdere beslissing aan. Dit vonnis is gewezen door mr. F.M. Bus en bij haar ontstentenis in het openbaar uitgesproken door mr. J. Th. van Walderveen op 30 april 2015.