Cras N.V. Prelan Gemert DomJur 2013-923 WIPO Arbitration and Mediation Center Zaak-/rolnummer: DNL2012-0057 Datum: 16 januari 2013 1. Partijen Eiseres is CRAS NV uit Waregem, België, vertegenwoordigd door KOB NV, België. Verweerster is Prelan Gemert uit Gemert, Nederland, vertegenwoordigd door T&W Bouw B.V., Nederland 2. De Domeinnaam De onderhavige domeinnaam <collstrop.nl>is geregistreerd bij SIDN via Virtual Registrar. 3. Geschiedenis van de Procedure De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het Instituut ) op 13 september 2012. Het Instituut heeft op 14 september 2012 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de onderhavige domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 17 september 2012 bevestigd dat Verweerster geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van de Verweerster overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor.nl-domeinnamen (de Regeling ). Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerster formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 24 september 2012 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 14 oktober 2012. Het Verweerschrift is bij het Instituut ingediend op 12 oktober 2012. Op 19 oktober 2012 heeft SIDN het mediation proces aangevangen. Op 20 november 2012 heeft SIDN het mediation proces verlengd tot 18 december 2012. Op 19 december 2012 heeft SIDN partijen geïnformeerd dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost. Het Instituut heeft Alfred Meijboom op 9 januari 2013 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat hij correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling. 4. Feitelijke Achtergrond Eiseres is houdster van het Beneluxmerk COLLSTROP van 17 maart 1995 met registratienummer 571655 en het Gemeenschapsmerk COLLSTROP van 6 juli 2005 met registratienummer 3519154, welke merken zijn geregistreerd voor waren in klassen 19, 20 en 28 (de Merken ). Verweerster heeft de domeinnaam <collstrop.nl> op 23 september 2005 geregistreerd (de Domeinnaam ). Op 2 april 2007 heeft T&W Bouw B.V. activa van Verweerster overgenomen, waaronder de Domeinnaam en de handelsnaam die identiek is aan de naam van Verweerster zoals geregistreerd in het WhoIs register. Aangezien T&W Bouw B.V. in deze procedure verweer voert, begrijpt de Geschillenbeslechter dat zij dat namens zichzelf 1
als verkrijgende partij ten aanzien van de Domeinnaam en namens Verweerster doet. Voor de beoordeling van het geschil zal T&W Bouw B.V. met Verweerster vereenzelvigd worden. 5. Stellingen van Partijen A. Eiser Eiseres is de houdster van de Merken. Verweerster gebruikt de Domeinnaam die op het toplevel domein.nl na, dat volgens vaste rechtspraak buiten beschouwing dient te worden gelaten identiek is aan de Merken, waardoor het risico op verwarring onweerlegbaar is. Verweerster biedt producten aan van Eiseres. Doch er moet gekeken worden of het aanbieden van deze producten het aanhouden van de Domeinnaam rechtvaardigt en er aldus sprake is van bona fide gebruik. Dat is volgens Eiseres niet het geval omdat de internetgebruiker die de Domeinnaam invoert automatisch wordt doorgestuurd naar een andere website van Verweerster, waarop eigen producten van Verweerster worden aangeboden en de producten van Eiseres onder de Merken slechts in de linker marge worden aangeduid. Verweerster maakt voorts geen melding van het ontbreken van een relatie tussen haar en Eiseres en, doordat Verweerster de Domeinnaam heeft geregistreerd en gebruikt, wordt Eiseres de kans ontnomen om zelf op basis van haar Merken de Domeinnaam te registreren. Het is duidelijk dat Verweerster via de Merken klanten wenst te lokken naar haar onderneming, en dat er in casu geen sprake is van enig legitiem belang of recht op het aanhouden van de Domeinnaam. Verweerster werd door een aangetekend schrijven en per fax in gebreke gesteld en op de hoogte gebracht van de exclusieve merkenrechten van Eiseres. Desalniettemin blijft Verweerster de Domeinnaam gebruiken. Hierdoor wordt Eiseres verhinderd om de Domeinnaam te gebruiken. Verweerster gebruikt de Domeinnaam voor commerciële doeleinden en probeert daarbij te profiteren van de verwarring bij internetgebruikers omwille van de identieke benaming van de Merken en de Domeinnaam. Om deze reden vordert Eiseres dat zij houdster van de Domeinnaam wordt in de plaats van Verweerster. B. Verweerster Verweerster heeft op 2 april 2007 te goeder trouw en tegen betaling van een substantieel bedrag onder meer de Domeinnaam verkregen op grond van een overeenkomst van overdracht met de oorspronkelijke registrant. Omdat Verweerster tevens producten van Eiseres onder de Merken verkoopt en Eiseres met deze producten mede voor Noord-Brabant vertegenwoordigt, is er geen sprake van eenzijdig ongerechtvaardigd voordeel voor Verweerster. De oorspronkelijke registrant was vertegenwoordiger van Eiseres en gebruikte de Domeinnaam tot aan de overdracht daarvan met medeweten en instemming van Eiseres. Een vertegenwoordiger van Eiseres is aanwezig geweest bij de besprekingen over de overname door Verweerster van activa van de oorspronkelijke registrant, en er is toen uitgebreid gesproken over verder gebruik door Verweerster van de Domeinnaam in de toekomst, waarvoor Eiseres uitdrukkelijk aan Verweerster toestemming heeft verleend. Omdat Eiseres toestemming heeft gegeven voor het gebruik door Verweerster van de Domeinnaam, en Verweerster daarom een substantieel bedrag heeft betaald voor de overname van de Domeinnaam, dient de vordering van Eiseres te worden afgewezen. 6. Oordeel en Bevindingen 2
Omdat Eiseres niet in Nederland is gevestigd dient de procestaal op grond van artikel 17.2 van de Regeling in beginsel Engels te zijn. Artikel 17.2 bepaalt echter dat in bijzondere omstandigheden (zoals wanneer beide partijen kennelijk de Nederlandse taalmachtig zijn) ( ) het instituut (onderworpen aan het uiteindelijke oordeel van de geschillenbeslechter) of de geschillenbeslechter (kan) beslissen dat het Nederlands de procestaal is ( ). Omdat Eiseres in de Belgische provincie West-Vlaanderen is gevestigd waar de officiële bestuurstaal Nederlands is, en Eiseres haar Eis in het Nederlands heeft ingediend, en correspondentie tussen Eiseres en Verweerster blijkens de door partijen overgelegde stukken in het Nederlands geschiedde, staat genoegzaam vast dat Eiseres de Nederlandse taal machtig is en beslist de Geschillenbeslechter dat de procestaal in deze Nederlands is. Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient Eiseres gemotiveerd te stellen en aan te tonen dat: a. de Domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een: I. naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiseres rechthebbende is; dan wel II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eiseres duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en b. de domeinnaamhouder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en c. de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt. Deze gronden worden hierna besproken. A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend Om te beoordelen of domeinnamen identiek zijn of verwarringwekkend overeenstemmen met de rechten waarop eiser zich beroept moet volgens vaste jurisprudentie onder de Regeling bij deze beoordeling het top level domain.nl buiten beschouwing worden gelaten (zie bijvoorbeeld Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD, WIPO Zaaknr. DNL2008-0008). De Domeinnaam is derhalve identiek aan de Merken, zodat aan de eerste eis van artikel 2.1 van de Regeling is voldaan. B. Recht of Legitiem Belang Op grond van artikel 3.1 van de Regeling moet Eiseres aantonen dat Verweerster geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Dienaangaande verwijst Eiseres naar Maison Louis Latour v. Jos Beeres Wijnkoperij, WIPO Case No. DNL2011-0074, waarin de geschillenbeslechter onder verwijzing naar bestendige rechtspraak onder de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) en de Regeling heeft geoordeeld dat een verweerder een recht of legitiem belang in de zin van de Regeling heeft indien de verweerder distribiteur is van de onder het ingeroepen merk verkochte producten en aan vier eisen wordt voldaan (zie Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., WIPO Case No. D2001-0903, dat van overeenkomstige toepassing op de Regeling is op grond van onder meer Aktiebolaget Electrolux v. Beuk Horeca B.V., WIPO Zaaknr. DNL2008-0050, Maison Louis Latour v. Jos Beeres Wijnkoperij, voornoemd, Seiko EPSON Corporation v. ANEM Computers / ANEM, WIPO Case No. DNL2010-0024 en Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft v. Linus Geerts, WIPO Case No. DNL2012-0030). De Geschillenbeslechter merkt op dat Verweerster stelt dat zij distributeur is van producten onder de Merken in Noord-Brabant en op haar website ( www.tenwbouw.nl ) waarnaar de Domeinnaam doorlinkt middels hyperlinks producten onder de Merken aanbiedt, terwijl Eiseres zich hierover niet anders heeft uitgelaten dan dat zij Verweerster verwijt op de website onder de Domeinnaam geen melding te maken van het ontbreken van een relatie 3
tussen Verweerster en Eiseres. Er is in deze procedure geen plaats om verder bewijs te verzamelen zodat weliswaar niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat Verweerster officieel distributeur van Eiseres is. Het staat naar mening van Geschillenbeslechter evenwel voldoende vast dat Verweerster feitelijk producten onder de Merken verkoopt en derhalve tenminste als niet-geautoriseerde wederverkoopster van bedoelde producten dient te worden aangemerkt. In onder meer Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft v. Linus Geerts, voornoemd, is beslist dat in een dergelijk geval de zogenaamde Oki Data criteria van overeenkomstige toepassing kunnen zijn om te bepalen of Verweerster een recht heeft op of legitiem belang bij de Domeinnaam. Deze criteria zijn: 1. de verweerder moet daadwerkelijk waren of diensten onder de ingeroepen merken onder de betwiste domeinnaam aanbieden; en 2. de verweerder moet uitsluitend deze waren of diensten onder de ingeroepen merken onder de betwiste domeinnaam aanbieden; en 3. de verweerder moet niet trachten alle relevante domeinnamen te registeren zodat de merkhouder niet meer zijn merk als domeinnaam kan registeren; en 4. de website onder de betwiste domeinnaam moet accuraat de relatie tussen de verweerder en de merkhouder beschrijven. In casu linkt Verweerster de Domeinnaam door naar een website die met haar statutaire naam overeenkomt waarop linksboven op de home page Collstrop Garden staat met daaronder hyperlinks naar producten onder de Merken, voor welke producten door het aanklikken van de desbetreffende hyperlink bij Verweerster een offerte gevraagd, c.q. een bestelling geplaats kan worden. De desbetreffende website van Verweerster toont evenwel ook andere, met de producten onder de Merken concurrerende producten die ook van Verweerster kunnen worden afgenomen. Bedoelde website van Verweerster bevat geen tekst over haar relatie met Eiseres. Voor Verweerster s stelling dat Eiseres in het kader van een overname van activa van de oorspronkelijke registrant toestemming zou hebben verleend voor de overdracht van de Domeinnaam, vindt de Geschillenbeslechter geen bewijs in de stukken, nog afgezien van de vraag of zulke beweerdelijke toestemming ook voor de verkoop van concurrerende producten onder de Domeinnaam zou zijn verleend. Er is derhalve niet aan de tweede en vierde Oki Data criterium voldaan, zodat de Geschillenbeslechter oordeelt dat Verweerster geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft. C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw Doordat Verweerster de Domeinnaam tevens gebruikt om producten aan te bieden die concurreren met de producten onder de Merken, is er in de omstandigheden van dit geval sprake van gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw (zie bijvoorbeeld Maison Louis Latour v. Jos Beeres Wijnkoperij, voornoemd). Derhalve is ook aan de derde eis van artikel 2.1 van de Regeling voldaan. 7. Uitspraak Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de Domeinnaam <collstrop.nl> zodat Eiseres in plaats van Verweerster domeinnaamhouder wordt. Alfred Meijboom Geschillenbeslechter Datum: 16 januari 2013 Met bronvermelding is overname toegestaan. Aansprakelijkheid wordt niet 4
aanvaard. 5