3 Onrechtmatige daad. Wetgeving. (Vervolg inhoud op blz. 370)

Transcriptie

1 3 6 9 NUMMER 10 c 16 OKTOBER 2006 c JAARGANG 74 I N H O U D Actualiteiten Territoriale beoordeling van het onderscheidend vermogen van een merk (blz. 371). Jurisprudentie Rechterlijke uitspraken 1 Octrooirecht Nr. 72 Hof van Jusititie E.G., 13 juli 2006, Roche Nederland e.a./dr. F.J. Primus e.a. (geen rechterlijke bevoegdheid en tenuitvoeringlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken in geval van inbreuk op een Europees octrooi waarbij onderscheiden, in verschillende verdragsluitende staten gevestigde vennootschappen zijn gedagvaard voor feiten die zij zouden hebben begaan op het grondgebied van een of meer van deze staten) (blz. 372). Nr. 73 Hof van Justitie E.G., 13 juli 2006, GAT Gesellschaft für Antriebstechnik/LuK Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs (exclusieve bevoegdheidsregel betreft alle geschillen over de registratie of de geldigheid van een octrooi, ongeacht of de kwestie bij wege van rechtsvordering dan wel exceptie wordt opgeworpen) (blz. 375). Nr. 74 Rechtbank s-gravenhage, 18 jan. 2006, Jama/ Compagnie Plastic Omnium (toepassing chip i.p.v. barcode ligt voor de hand; tijdsverloop tussen de ontdekking van transponders en de toepassing in afvalophaalsystemen maakt nog niet dat van een uitvinding sprake is; ongeldigheid octrooi lag niet zo voor de hand dat aanschrijven van derden onrechtmatig was; na deze uitspraak is er wel vermoeden van nietigheid) (blz. 378). 2 Merkenrecht Nr. 75 Hof s-gravenhage, 24 febr. 2005, E.ON/Benelux- Merkenbureau (tekens nieuwe energie, resp. neue energie en new energy zijn uitsluitend beschrijvend voor diensten m.b.t. energie en missen derhalve elk onderscheidend vermogen voor de diensten waarvoor zij zijn gedeponeerd) (blz. 381). Nr. 76 Hof Arnhem, 29 maart 2005, Vereniging Nederlands Genootschap van Opleiders voor comptabele- en economische examens e.a./stichting HBO Instituut Twente h.o.d.n. Hogeschool Thorbecke e.a. (Hoewel het merk Spd niet uitsluitend beschrijvend is en geen soortaanduiding en dus de inburgeringsvraag niet aan de orde had moeten komen, is de benaming Spd al in de jaren vóór het merkdepot een soortnaam geworden, nl. de naam voor de desbetreffende opleiding, ongeacht door welk opleidingsinstituut gegeven) (blz. 384). Nr. 77 Rechtbank s-gravenhage, 26 okt. 2005, The Polo/ Lauren Company e.a./trio Bakker Soft e.a. (vorderingen tot schade en winstafdracht kunnen niet onbeperkt cumuleren, wel winstafdracht en overige schadeposten; alle gedaagden zijn gebonden aan boetebeding in onthoudingsverklaring; door langdurig stilzitten worden gedaagden geacht de volmacht van directeur te hebben bekrachtigd; geen matiging boete bij kwade trouw) (blz. 387). Nr. 78 Rechtbank Almelo, 21 sept. 2005, Alisun Europe/ Ultra Sun International (bij gebruik van teken Sunlounger heeft Ultra Sun niettegenstaande uitspraak niet te goeder trouw gehandeld; winstafdracht en schadevergoeding niet-cumulatief toegewezen) (blz. 392). 3 Onrechtmatige daad Nr. 79 Rechtbank Utrecht, 2 nov. 2005, GWK-Bank/ A.A.A. van der Stap e.a. (een partij dient mee te werken aan een deskundigenonderzoek, ook als dit bewijs tegen zijn stellingen kan opleveren; misbruik van bevoegdheid door een voorlopig deskundigenonderzoek te verlangen, nu inbreuk op auteursrechten nog niet vaststaat en verweerders in eerder stadium (onder geheimhouding) inzage in software hebben aangeboden) (blz. 396). Wetgeving Rectificatie: Afschaffing waarmerkingsplicht (blz. 398). (Vervolg inhoud op blz. 370) Octrooicentrum Nederland is het Bureau voor de Industriële Eigendom, een agentschap van het ministerie van Economische Zaken.

2 3 7 0 B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M 1 6 O K T O B E R C O L O F O N Bijblad bij Verschijnt maandelijks, rond de 16e Abonnementsprijs: EUR 79, per jaar met inbegrip van het jaarregister; aan abonnees buiten Nederland wordt EUR 22,50 per jaar aan verzendkosten in rekening gebracht; prijs per los nummer EUR 7,90 Nieuwe abonnementen: gaan in bij het begin van een kalenderjaar; aan tussentijdse nieuwe abonnees worden de eerder verschenen nummers van de jaargang alsnog geleverd. Nieuwe aanmeldingen dienen, bij voorkeur schriftelijk, te worden gericht aan de administratie Beëindiging abonnement: door schriftelijke opzegging bij de administratie uiterlijk zes weken vóór het begin van een nieuw kalenderjaar. Zonder tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch verlengd Administratie: Octrooicentrum Nederland, Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnummer (070) , Faxnummer (070) , doclev@octrooicentrum.nl Rabobank Bankrekeningnummer Kopij: zoals artikelen en interessante uitspraken kunt u naar het redactie-adres sturen t.a.v. de secretaris Overname publicaties: na schriftelijke toestemming van de redactie De Industriële Eigendom Redactie: prof. mr. J.J. Brinkhof mr. J.L. Driessen dr. J.H.J. den Hartog jhr. prof. mr. J.L.R.A. Huydecoper mr. P. Neleman prof. mr. C.J.J.C. van Nispen prof. mr. A.A. Quaedvlieg prof. mr. J.H. Spoor mr. P.J.M. Steinhauser mr. D.W.F. Verkade prof. mr. D.J.G. Visser mr. ir. J.H.F. Winckels Correspondenten: F. Henning-Bodewig (verbonden aan het Max-Planck-Institut, München) H. Laddie R.J. Prins (advocaat te Parijs) Redactie-secretaris: mevr. S.H. van Gelder; s.gelder@octrooicentrum.nl Redactie-adres: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnr. (070) Vormgeving en druk: DeltaHage bv, Den Haag Auteursrecht voorbehouden Berichten Nieuwe boeken (blz. 399). PAO-cursus Recente jurisprudentie octrooirecht (blz. 399). PAO-cursus Kunst en recht (blz. 399). PAO-cursus Multidisciplinair internationaal recht ; Drieluik East Asian Business Law ( Ondernemen in China en Vietnam, Ondernemen in Japan en Zuid-Korea en Inleiding ondernemen in Oost-Azië ) (blz. 399). EPO Patent Information Conference 2006 (blz. 399). Officiële mededelingen Register van Octrooigemachtigden (blz. 400). Necrologieën In Memoriam mr. J.B. van Benthem (blz. 400).

3 1 6 O K T O B E R B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M A C T U A L I T E I T E N Territoriale beoordeling van het onderscheidend vermogen van een merk HvJEG 7 september 2006 zaak C-108/05 (Bovemij/BMB) Bovemij wenst het teken EUROPOLIS als merk in te schrijven in het Benelux-register. Inschrijving wordt gevraagd voor diensten in de klassen 36 en 39. Behalve verzekeringen gaat het om makelaardij en handel in onroerende goederen, transport en de organisatie van reizen. Het BMB weigert het teken in te schrijven op grond dat het vanwege de combinatie van het gangbare voorvoegsel EURO met de soortnaam POLIS uitsluitend beschrijvend is voor de betrokken diensten. Het Haagse hof onderschrijft de opvatting dat het teken uitsluitend beschrijvend is: een verzekering met een Europees kenmerk. Het beroep op inburgering wordt afgewezen, nu de duur van het aangetoonde gebruik te kort is en het bewijs ook alleen gebruik als handelsnaam aantoont. In het kader van het beroep op inburgering rijst de vraag of daarvoor voldoende is dat het in Nederland is ingeburgerd (Bovemij) dan wel in de gehele Benelux (BMB). Het Haagse hof legt die vraag voor aan het HvJEG. Het HvJEG zegt dat voor de beoordeling van de inburgering enkel de situatie relevant is in het gehele grondgebied van de betrokken lidstaat c.q. in het gehele gedeelte van het Benelux-gebied waar een weigeringsgrond bestaat. Dus de bewijzen van inburgering moeten zich tot dat hele grondgebied uitstrekken en niet slechts tot een gedeelte? Voor de Benelux, dat ten aanzien van merken gelijkgesteld moet worden met het grondgebied van een lidstaat, zoudat betekenen dat die bewijzen niet slechts op Nederland betrekking mogen hebben. Dat is inderdaad het geval, maar uit het antwoord op vraag 3 blijkt dat het genuanceerd anders ligt wanneer het taalgebied en het grondgebied niet hetzelfde zijn. Het HvJEG parafraseert die vraag aldus: (24) In hoeverre (moet) rekening worden gehouden met taalgebieden in een lidstaat of, in voorkomend geval, in de Benelux, bij de beoordeling of een merk dat bestaat uit een of meer woorden van een officiële taal van een lidstaat of van de Benelux, door het gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen. Nadat het hof heeft vastgesteld dat in casude weigeringsgronden enkel bestaan in het gedeelte van het Benelux gebied waar Nederlands wordt gesproken, overweegt het hof: (26) Gelet op het antwoord op de eerste twee vragen volgt hieruit dat bij de beoordeling of een dergelijk merk door het gebruik een zodanig onderscheidend vermogen heeft verkregen dat uitsluiting van deze weigeringsgronden (...) gerechtvaardigd is, rekening moet worden gehouden met het gedeelte van het Benelux-gebied waar Nederlands wordt gesproken. (27) Voor het aldus gedefinieerde taalgebied dient de bevoegde autoriteit te beoordelen of de betrokken kringen, althans een aanzienlijk deel ervan, de betrokken waar of dienst op basis van het merk als van een bepaalde onderneming afkomstig identificeren. In tegenstelling tot het Haagse hof, dat het heeft over het in aanmerking komende publiek, spreekt het HvJEG van de betrokken kringen. Dat roept reminiscenties op aan het Björnekulla-arrest, waar het hof onder de betrokken kringen, waarvan de zienswijze in aanmerking moet worden genomen, verstaat alle consumenten of eindverbruikers en, naar gelang van de kenmerken van de markt van de betrokken waar, alle beroepsbeoefenaars die optreden bij de afzet van deze waar. De antwoorden van het HvJEG laten zich alsvolgt samenvatten: Inburgering moet in beginsel worden aangetoond voor het gehele grondgebied van een lidstaat of van de Benelux. Is de weigeringsgrond gelegen in de taalkundige betekenis van een teken, dan moet het taalgebied worden gedefinieerd. Valt dat taalgebied niet samen met het betrokken grondgebied, dan moet uit de bewijzen volgen dat een aanmerkelijk deel van de betrokken kringen in dat gehele taalgebied het betrokken teken als merk opvat. In concreto is het betrokken taalgebied het gedeelte van de Benelux waar Nederlands wordt gesproken. Dat taalgebied is kleiner dan het grondgebied van de Benelux, maar groter dan Nederland. Dit betekent dus dat Bovemij niet kan volstaan met enkel bewijzen over te leggen van inburgering in Nederland. Opvallend is voorts dat het in het antwoord gaat om de officiële taal. Dat was ook de vraag van het Haagse hof. In Nederland wordt bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen soms ook rekening gehouden met de betekenis in een niet officiële taal, met name het Engels. Ik meen dat uit de redenering van het HvJEG volgt, dat die ook toepasselijk is wanneer de bevoegde autoriteit oordeelt dat een in het Engels gesteld teken voor een aanmerkelijk deel van de betrokken kringen uitsluitend beschrijvend is, bijv. omdat voor de betrokken waar of dienst het Engels voertaal is (denk aan de IT wereld), en daarom weigert het merk als geldig te erkennen. Het (voer)taalgebied moet worden gedefinieerd en inburgering moet dan binnen dat gehele gebied worden aangetoond voor wat betreft die kringen. Voor wat betreft het gemeenschapsmerk laat zich deze opvatting doortrekken. Ook hier zal de rechter of de administratie het (officiële) taalgebied moeten definiëren ter bepaling van de bewijslast dat het teken in de betreffende taal is ingeburgerd. Juist op gemeenschapsniveau komt het voor dat het afzetgebied van een product niet samenvalt met het taalgebied. Een product dat in Duitsland wordt verkocht, heeft niet vanzelfsprekend in alle Duitstalige landen de marktpositie die voor inburgering vereist is. De Duitse merkhouder zal dus graag willen volstaan met enkel inburgering binnen zijn afzetgebied Duitsland. Toch is het onvermijdelijk dat de inburgering voor het gehele taalgebied wordt aangetoond, omdat het immers om een merkrecht gaat dat zich over het grondgebied van de gehele gemeenschap uitstrekt zodat voorkomen moet worden dat de merkhouder zijn merkrecht handhaaft jegens een concurrent in bijv. Oostenrijk, waar het teken nog steeds uitsluitend beschrijvend is.

4 3 7 2 B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M 1 6 O K T O B E R Tot slot merk ik op dat het HvJEG geen aandacht besteedt aan de woorden vóór het tijdstip van depot in vraag 1 van het Haagse hof. Het Haagse hof geeft daarmee te kennen dat de inburgering een feit moet zijn op het moment van depot en niet op het moment van de beoordeling van de geldigheid van het merk door de bevoegde autoriteit. Het antwoord hierop heeft het HvJEG al gegeven in zijn Postkantoor arrest van 12 februari 2004 (vraag 1). Ste. J U R I S P R U D E N T I E Nr. 72Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen te Luxemburg, 13 juli 2006* (Roche Nederland/Primus) Mrs. P. Jann, K. Schiemann, K. Lenaerts, E. Juhász en M. Ileşic Art. 6, punt 1 EEX Artikel 6, punt 1, van het Verdrag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, zoals laatstelijk gewijzigd bij het Verdrag van 29 november 1996 inzake de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden, moet aldus worden uitgelegd dat het niet van toepassing is in het kader van een geschil ter zake van inbreuk op een Europees octrooi waarbij onderscheiden, in verschillende verdragsluitende staten gevestigde vennootschappen zijn gedagvaard voor feiten die zij zouden hebben begaan op het grondgebied van een of meer van deze staten, zelfs niet wanneer deze vennootschappen tot eenzelfde concern behoren en op dezelfde of nagenoeg dezelfde wijze hebben gehandeld overeenkomstig een gemeenschappelijk beleidsplan dat is uitgegaan van slechts een van hen. Roche Nederland BV e.a., advocaten, mrs. P.A.M. Hendrick, O.W. Brouwer, B.J. Berghuis en C.E. Schillemans, tegen Frederick Primus en Milton Goldenberg, advocaat mr. W.A. Hoyng. Rechtskader Het Executieverdrag 3 Artikel 2, eerste alinea, Executieverdrag, dat is opgenomen in afdeling 1 ( Algemene bepalingen ) van titel II ( Bevoegdheid ), bepaalt het volgende: Onverminderd de bepalingen van dit verdrag worden zij die woonplaats hebben op het grondgebied van een verdragsluitende staat, ongeacht hun nationaliteit, opgeroepen voor de gerechten van die staat. 4 Artikel 3, eerste alinea, Executieverdrag bepaalt het volgende: Degenendieophetgrondgebiedvaneenverdragsluitendestaatwoonplaats hebben, kunnen niet voor de rechter van een andere verdragsluitende staat worden opgeroepen dan krachtens de in de afdelingen 2 tot en met 6 van deze titel gegeven regels. 5 Artikel 6 Executieverdrag, dat is opgenomen in afdeling 2 ( Bijzondere bevoegdheid ) van voormelde titel II, luidt als volgt: [De op het grondgebied van een verdragsluitende staat woonachtige] verweerder kan ook worden opgeroepen: * Vervolg op Hof s-gravenhage, BIE sept. 2003, nr. 58, blz. 277 en Hoge Raad, BIE aug. 2005, nr. 78, blz. 313.Red. 1) indien er meer dan één verweerder is: voor het gerecht van de woonplaats van een hunner; [...] 6 Artikel 16 Executieverdrag, dat afdeling 5 ( Exclusieve bevoegdheid ) van titel II van dit verdrag vormt, bepaalt het volgende: Ongeacht de woonplaats zijn bij uitsluiting bevoegd: [...] 4) ten aanzien van de registratie of de geldigheid van octrooien, merken, tekeningen en modellen van nijverheid, en andere soortgelijke rechten welke aanleiding geven tot deponering of registratie: de gerechten van de verdragsluitende staat, op het grondgebied waarvan de deponering of registratie is verzocht, heeft plaatsgehad of geacht wordt te hebben plaatsgehad in de zin van een internationale overeenkomst; [...] 7 Artikel V quinquies van het protocol bij het Executieverdrag, dat krachtens artikel 65 Executieverdrag een wezenlijk onderdeel van dit verdrag uitmaakt, bepaalt het volgende: Onverminderd de bevoegdheid van het Europees Octrooibureau volgens het op 5 oktober 1973 te München ondertekende Europees Octrooiverdrag, zijn de gerechten van elke verdragsluitende staat, zonder acht te slaan op de woonplaats, bij uitsluiting bevoegd ter zake van inschrijving of geldigheid van een Europees octrooi dat voor die staat is verleend en dat geen gemeenschapsoctrooi is krachtens artikel 86 van het op 15 december 1975 te Luxemburg ondertekende Verdrag betreffende het Europees octrooi voor de gemeenschappelijke markt. 8 Artikel 22 Executieverdrag, dat is opgenomen in afdeling 8 ( Aanhangigheid en samenhang ) van titel II van dit verdrag, bepaalt dat wanneer samenhangende vorderingen bij gerechten van verschillende verdragsluitende staten zijn aangebracht en in eerste aanleg aanhangig zijn, het gerecht bij hetwelk de zaak het laatst is aangebracht, zijn uitspraak kan aanhouden of, onder bepaalde voorwaarden, ook tot verwijzing kan overgaan. De derde alinea van deze bepaling luidt als volgt: Samenhangend in de zin van dit artikel zijn vorderingen waartussen een zodanig nauwe band bestaat dat een goede rechtsbedeling vraagt om hun gelijktijdige behandeling en berechting, teneinde te vermijden dat bij afzonderlijke berechting van de zaken onverenigbare uitspraken worden gegeven. 9 Luidens artikel 27, punt 3, van dit verdrag, dat is opgenomen in afdeling 1 ( Erkenning ) van titel III, welke de regels ter zake van erkenning en tenuitvoerlegging bevat, worden beslissingen niet erkend indien de beslissing onverenigbaar is met een tussen dezelfde partijen in de aangezochte staat gegeven beslissing. Het Europees Octrooiverdrag 10 Het op 5 oktober 1973 te München ondertekende Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (hierna:

5 1 6 O K T O B E R B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M Europees Octrooiverdrag ) roept, zoals in artikel 1 daarvan vermeld, een voor de verdragsluitende staten gemeenschappelijk recht inzake de verlening van octrooien voor uitvindingen in het leven. 11 Naast de gemeenschappelijke regels voor verlening blijft voor een Europees octrooi de nationale regeling gelden van elk van de verdragsluitende staten waarvoor het is verleend. Artikel 2, lid 2, van het Europees Octrooiverdrag bepaalt dienaangaande het volgende: Het Europese octrooi heeft in elk der verdragsluitende staten, waarvoor het is verleend, dezelfde rechtsgevolgen en is onderworpen aan dezelfde bepalingen als een nationaal octrooi, dat in die staat is verleend [...] 12 Artikel 64, leden 1 en 3, van genoemd verdrag bepaalt het volgende met betrekking tot de aan de houder van een Europees octrooi verleende rechten: 1. [...] de houder van het Europees octrooi, [heeft] vanaf de dag waarop de vermelding van de verlening daarvan is gepubliceerd, in elk van de verdragsluitende staten, waarvoor het is verleend, dezelfde rechten als die hij zou ontlenen aan een in die staat verleend nationaal octrooi. [...] 3. Elke inbreuk op het Europees octrooi wordt beoordeeld overeenkomstig het nationale recht. Het hoofdgeding en de prejudiciële vragen 13 Primus en Goldenberg, woonachtig in de Verenigde Staten van Amerika, zijn houders van Europees octrooi nr Op 24 maart 1997 hebben zij de in Nederland gevestigde vennootschap Roche Nederland BV, alsmede acht andere, respectievelijk in de Verenigde Staten van Amerika, België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Oostenrijk en Zweden gevestigde vennootschappen van het Roche-concern (hierna: Roche e.a ), gedagvaard voor de Rechtbank te s-gravenhage. Zij verweten deze vennootschappen eenzelfde inbreuk op de rechten die zij ontlenen aan het octrooi waarvan zij houders zijn. De beweerde schending bestond in het in de handel brengen van immuno-assay kit s in de landen waar de verwerende vennootschappen zijn gevestigd. 15 De niet in Nederland gevestigde vennootschappen van het Roche-concern hebben de bevoegdheid van de Nederlandse rechter bestreden. Ten gronde hebben zij aangevoerd dat er geen inbreuk heeft plaatsgevonden en dat het betrokken octrooi nietig is. 16 Bij vonnis van 1 oktober heeft de Rechtbank te s-gravenhage zich bevoegd verklaard en de vorderingen van Primus en Goldenberg afgewezen. Op hoger beroep heeft het Gerechtshof te s-gravenhage bij arrest van 27 juni 2002 dit vonnis vernietigd en Roche e.a. onder meer verboden de aan het betrokken octrooi verbonden rechten te schenden in alle landen die in dit octrooi zijn gedesigneerd. 17 In cassatie heeft de Hoge Raad besloten de behandeling van de zaak te schorsen en het Hof de volgende prejudiciële vragen voor te leggen: 1) Bestaat tussen de rechtsvorderingen ter zake van octrooi-inbreuk die een houder van een Europees octrooi heeft ingesteld tegen een in de staat van de aangezochte rechter gevestigde verweerder enerzijds en tegen verschillende, in andere verdragstaten dan die van de aangezochte rechter gevestigde verweerders anderzijds, van wie de octrooihouder stelt dat zij inbreuk maken op dat octrooi in een of meer andere verdragstaten, een verband als is vereist voor de toepasselijkheid van artikel 6, aanhef en onder 1 [Executieverdrag]? 2) Indien het antwoord op [de eerste] vraag [...] niet of niet zonder meer bevestigend luidt, onder welke omstandigheden is van zodanig verband dan sprake, en is daarbij bijvoorbeeld van belang - of de verweerders behoren tot één en hetzelfde concern? - of bij de verweerders sprake is van een gezamenlijk handelen waaraan een gemeenschappelijk beleidsplan ten grondslag ligt en zo ja, of de plaats van waar dat beleidsplan is uitgegaan, van belang is? - of de beweerdelijk inbreukmakende handelingen van de verschillende verweerders dezelfde of nagenoeg dezelfde zijn? Beantwoording van de prejudiciële vragen 18 Met deze vragen, die tezamen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 6, punt 1, Executieverdrag aldus moet worden uitgelegd dat het van toepassing is in het kader van rechtsvorderingen ter zake van inbreuken op een Europees octrooi, waarbij een aantal in verschillende verdragsluitende staten gevestigde vennootschappen zijn gedagvaard voor feiten die zij zouden hebben begaan op het grondgebied van een of meer van deze staten, inzonderheid wanneer deze vennootschappen, die tot eenzelfde concern behoren, op dezelfde of nagenoeg dezelfde wijze hebben gehandeld overeenkomstig een gemeenschappelijk beleidsplan dat is uitgegaan van slechts een van hen. 19 In afwijking van het in artikel 2 Executieverdrag neergelegde beginsel dat de verweerder die zijn woonplaats heeft in een verdragsluitende staat, wordt opgeroepen voor de gerechten van die staat, kan krachtens artikel 6, punt 1, van dit verdrag in geval van pluraliteit van verweerders een in een verdragsluitende staat woonachtige verweerder worden opgeroepen voor het gerecht van een andere verdragsluitende staat waar een van de verweerders woonachtig is. 20 In het arrest van 27 september 1988, Kalfelis (189/87, Jurispr. blz. 5565, punt 12), heeft het Hof voor recht verklaard, dat voor de toepassing van artikel 6, punt 1, Executieverdrag tussen de verschillende vorderingen die door eenzelfde eiser tegen verschillende verweerders zijn ingesteld een zodanige samenhang moet bestaan, dat het van belang is ze tezamen te behandelen en te berechten, teneinde te vermijden dat bij afzonderlijke berechting van de zaken onverenigbare uitspraken worden gedaan. 21 Het vereiste van samenhang blijkt niet uit de bewoordingen van artikel 6, punt 1, Executieverdrag. Het is door het Hof uit deze bepaling afgeleid teneinde te voorkomen dat door de in deze bepaling neergelegde uitzondering op het beginsel dat de gerechten van de staat van de woonplaats van de verweerder bevoegd zijn, dat beginsel zelf op losse schroeven komt te staan (arrest Kalfelis, reeds aangehaald, punt 8). Dit vereiste is naderhand bevestigd in het arrest van 27 oktober 1998, Réunion européenne e.a. (C 51/97, Jurispr. blz. I 6511, punt 48), en is uitdrukkelijk bevestigd bij de opstelling van artikel 6, lid 1, van verordening (EG) nr. 44/ 2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (PB 2001, L 12, blz. 1), die op het Executieverdrag is gevolgd. 22 De door het Hof in het reeds aangehaalde arrest Kalfelis gebruikte formulering neemt de bewoordingen over van artikel 22 Executieverdrag, volgens hetwelk samenhangend zijn vorderingen waartussen een zodanig nauwe band be-

6 3 7 4 B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M 1 6 O K T O B E R staat dat een goede rechtsbedeling vraagt om hun gelijktijdige behandeling en berechting, teneinde te vermijden dat bij afzonderlijke berechting van de zaken onverenigbare uitspraken worden gegeven. Dit artikel 22 is in het arrest van 6 december 1994, Tatry (C 406/92, Jurispr. blz. I 5439, punt 58), aldus uitgelegd dat tussen twee vorderingen reeds samenhang bestaat wanneer de afzonderlijke behandeling en berechting van die vorderingen een gevaar voor tegenstrijdige beslissingen oplevert, zonder dat het gevaar hoeft te bestaan van rechtsgevolgen die elkaar uitsluiten. 23 In het reeds aangehaalde arrest Tatry is het begrip onverenigbare beslissingen in de context van artikel 22 Executieverdrag derhalve veel ruimer uitgelegd dan in het arrest van 4 februari 1988, Hoffmann (145/86, Jurispr. blz. 645, punt 22), in de context van artikel 27, punt 3, van dit verdrag, dat bepaalt dat een in een verdragsluitende staat gegeven beslissing niet wordt erkend wanneer zij onverenigbaar is met een tussen dezelfde partijen in de aangezochte staat gegeven beslissing. Het Hof had in het reeds aangehaalde arrest Hoffmann immers geoordeeld dat om vast te stellen of twee beslissingen onverenigbaar zijn in de zin van deze laatste bepaling, moet worden nagegaan of de betrokken beslissingen rechtsgevolgen hebben die elkaar uitsluiten. 24 Primus en Goldenberg en de Nederlandse regering betogen dat de ruime uitlegging die in het reeds aangehaalde arrest Tatry in de context van artikel 22 Executieverdrag aan het bijvoeglijk naamwoord onverenigbaar is gegeven in de zin van tegenstrijdig, ook moet gelden in de context van artikel 6, punt 1, van dit verdrag. Roche e.a. alsmede de regering van het Verenigd Koninkrijk betogen daarentegen, daarin gevolgd door de advocaat-generaal in de punten 79 en volgende van zijn conclusie, dat deze transponering niet toelaatbaar is, gelet op de verschillen in doelstelling tussen beide betrokken bepalingen en hun verschillende plaats in het systeem van het Executieverdrag, en dat een engere uitlegging de voorkeur verdient. 25 In het kader van de onderhavige zaak hoeft echter geen uitspraak over deze vraag te worden gedaan. Het volstaat immers om vast te stellen dat, gesteld al dat het begrip onverenigbare beslissingen met het oog op de toepassing van artikel 6, punt 1, Executieverdrag moet worden opgevat in de ruime betekenis van tegenstrijdige beslissingen, er geen gevaar bestaat dat dergelijke beslissingen worden gegeven naar aanleiding van in verschillende verdragsluitende staten ingestelde rechtsvorderingen ter zake van inbreuk op een Europees octrooi waarbij verscheidene op het grondgebied van deze staten woonachtige verweerders zijn gedagvaard voor feiten die zij zouden hebben begaan op hun grondgebied. 26 Zoals de advocaat-generaal in punt 113 van zijn conclusie heeft opgemerkt, kunnen beslissingen niet reeds tegenstrijdig worden geacht op grond dat er sprake is van een divergentie in de beslechting van het geschil. Voor tegenstrijdigheid is bovendien vereist dat deze divergentie zich voordoet in het kader van eenzelfde situatie, feitelijk en rechtens. 27 In het door de verwijzende rechter in zijn eerste prejudiciële vraag beoogde geval, te weten het geval van rechtsvorderingen ter zake van inbreuken op een Europees octrooi waarbij verscheidene in verschillende verdragsluitende staten gevestigde vennootschappen zijn gedagvaard voor feiten die zij zouden hebben begaan op het grondgebied van een of meer van deze staten, kan echter niet worden geconcludeerd dat er sprake is van eenzelfde feitelijke situatie, aangezien de verweerders verschillen en de hun ten laste gelegde, in verschillende verdragsluitende staten gepleegde octrooi-inbreuken niet dezelfde zijn. 28 Eventuele divergenties tussen de beslissingen van de betrokken nationale gerechten zullen zich dus niet voordoen in het kader van eenzelfde feitelijke situatie. 29 Bovendien blijkt duidelijk uit de artikelen 2, lid 2, en 64, lid 1, van het Europees Octrooiverdrag dat, ook al bevat dit verdrag gemeenschappelijke regels voor de verlening van een Europees octrooi, een dergelijk octrooi onderworpen blijft aan de nationale regeling van elk van de verdragsluitende staten waarvoor het is verleend. 30 Inzonderheid volgt uit artikel 64, lid 3, van het Europees Octrooiverdrag dat elke rechtsvordering ter zake van een inbreuk op een Europees octrooi moet worden beoordeeld in het licht van de nationale regeling die ter zake geldt in elk van de staten waarvoor het is verleend. 31 Hieruit volgt dat wanneer bij verschillende gerechten van onderscheiden verdragsluitende staten rechtsvorderingen wegens inbreuk op een in elk van deze staten verleend octrooi tegen in deze staten woonachtige verweerders aanhangig zijn gemaakt voor feiten die beweerdelijk op hun grondgebied zijn begaan, eventuele divergenties tussen de beslissingen van de betrokken gerechten zich niet zullen voordoen in het kader van eenzelfde situatie rechtens. 32 Eventuele divergerende beslissingen zullen derhalve niet als tegenstrijdig kunnen worden aangemerkt. 33 Ook wanneer de meest ruime uitlegging van het begrip onverenigbare beslissingen in de zin van tegenstrijdig zou worden gehanteerd als criterium voor het bestaan van de voor toepassing van artikel 6, punt 1, Executieverdrag vereiste samenhang, moet derhalve worden vastgesteld dat die samenhang niet zou kunnen worden aangetoond tussen vorderingen wegens inbreuk op een Europees octrooi die elk zouden zijn gericht tegen een in een verschillende verdragsluitende staat gevestigde vennootschap voor feiten die deze vennootschap zouhebben gepleegd op het grondgebied van die staat. 34 Deze conclusie zou zelfs niet anders luiden in het door de verwijzende rechter in zijn tweede prejudiciële vraag beoogde geval, te weten het geval waarin de verwerende vennootschappen tot eenzelfde concern behoren en op dezelfde of nagenoeg dezelfde wijze hebben gehandeld overeenkomstig een gemeenschappelijk beleidsplan dat is uitgegaan van slechts een van hen, zodat er sprake is van eenzelfde feitelijke situatie. 35 In dat geval zouimmers onverlet blijven dat er geen sprake is van eenzelfde situatie rechtens (zie punten 29 en 30 van onderhavig arrest) en dat er dus zelfs in een dergelijk geval geen gevaar voor tegenstrijdige beslissingen bestaat. 36 Bovendien moet worden vastgesteld ook al lijken op het eerste gezicht proceseconomische overwegingen wellicht ervoor te pleiten om dergelijke vorderingen te concentreren bij één enkele rechter dat de voordelen die een dergelijke concentratie zouhebben voor een goede rechtsbedeling niet alleen beperkt, maar ook een bron van nieuwe gevaren zouden zijn. 37 Een enkel op de door de verwijzende rechter aangevoerde feitelijke criteria gebaseerde bevoegdheid zouleiden tot een

7 1 6 O K T O B E R B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M vermeerdering van de mogelijke aanknopingspunten voor de bevoegdheid en zoualdus de voorzienbaarheid van de door het verdrag gestelde bevoegdheidsregels aantasten, waardoor bijgevolg inbreuk zou worden gemaakt op het rechtszekerheidsbeginsel, als grondslag van dit verdrag (zie arresten van 19 februari 2002, Besix, C 256/00, Jurispr. blz. I 1699, punten 24-26, en 1 maart 2005, Owusu, C 281/02, Jurispr. blz. I 1383, punt 41, en arrest van heden, GAT, C 4/03, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 28). 38 Deze inbreuk zou des te zwaarder zijn waar de toepassing van de betrokken criteria de eiser een ruime keuze zou geven en dus een praktijk van forum-shopping zou aanmoedigen die het verdrag wil vermijden en die het Hof in zijn arrest Kalfelis juist heeft willen tegengaan (zie punt 9 van dit laatste arrest). 39 Om na te gaan of aan de betrokken criteria is voldaan, hetgeen de eiser dient te bewijzen, zouhet aangezochte gerecht kennis moeten nemen van de zaak ten gronde alvorens te kunnen vaststellen of het bevoegd is. Dit onderzoek vooraf zoutot extra kosten en verlenging van de procestermijnen kunnen leiden wanneer dit gerecht zou moeten concluderen dat het onbevoegd is omdat het niet kan vaststellen dat er sprake is van eenzelfde feitelijke situatie en dus van voldoende samenhang tussen de vorderingen, en een nieuw beroep zou moeten worden ingesteld bij een gerecht van een andere staat. 40 Tot slot kan, gesteld dat het door de eiser aangezochte gerecht zich op basis van de door de verwijzende rechter aangevoerde criteria bevoegd kan verklaren, de concentratie van de rechtsvorderingen wegens octrooi-inbreuk bij dit gerecht niet voorkomen dat het octrooigeschil zich althans gedeeltelijk voor verschillende gerechten afspeelt, wanneer bij wege van tussenvordering de kwestie van de geldigheid van het betrokken octrooi wordt opgeworpen, zoals in de praktijk vaak gebeurt en ook in het hoofdgeding het geval is. Deze vraag behoort immers, of zij nubij wege van een vordering of bij wege van exceptie wordt opgeworpen, tot de in artikel 16, punt 4, Executieverdrag neergelegde uitsluitende bevoegdheid van de gerechten van de verdragsluitende staat op het grondgebied waarvan het depot of de registratie heeft plaatsgevonden of geacht wordt te hebben plaatsgevonden (arrest GAT, reeds aangehaald, punt 31). Deze uitsluitende bevoegdheid van de gerechten van de staat waar het octrooi is verleend, is ter zake van het Europees octrooi bevestigd in artikel V quinquies van het protocol bij het Executieverdrag. 41 Gelet op de voorgaande overwegingen moet op de prejudiciële vragen worden geantwoord dat artikel 6, punt 1, Executieverdrag aldus moet worden uitgelegd dat het niet van toepassing is in het kader van een geschil ter zake van inbreuk op een Europees octrooi waarbij onderscheiden, in verschillende verdragsluitende staten gevestigde vennootschappen zijn gedagvaard voor feiten die zij zouden hebben begaan op het grondgebied van een of meer van deze staten, zelfs niet wanneer deze vennootschappen tot eenzelfde concern behoren en op dezelfde of nagenoeg dezelfde wijze hebben gehandeld overeenkomstig een gemeenschappelijk beleidsplan dat is uitgegaan van slechts een van hen. Enz. Nr. 73 Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen te Luxemburg, 13 juli 2006 (GAT/Luk) Mrs. P. Jann, N. Colneric, J.N. Cunha Rodrigues, M. Ileşic en E. Levits Art. 16, punt 4 EEX Artikel 16, punt 4, van het Verdrag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, moet aldus worden uitgelegd dat de hierin opgestelde exclusieve bevoegdheidsregel alle geschillen over de registratie of de geldigheid van een octrooi betreft, ongeacht of de kwestie bij wege van rechtsvordering dan wel exceptie wordt opgeworpen. Gesellschaft für Antriebstechnik mbh & Co. KG, advocaat T. Musmann, tegen Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG, advocaat T. Reimann. Rechtskader 3 Artikel 16 van het Executieverdrag, dat afdeling 5 ( Exclusieve bevoegdheid ) vormt van titel II ervan, die op de bevoegdheidsregels betrekking heeft, luidt: Ongeacht de woonplaats zijn bij uitsluiting bevoegd: [...] 4) ten aanzien van de registratie of de geldigheid van octrooien, merken, tekeningen en modellen van nijverheid, en andere soortgelijke rechten welke aanleiding geven tot deponering of registratie: de gerechten van de verdragsluitende staat, op het grondgebied waarvan de deponering of registratie is verzocht, heeft plaatsgehad of geacht wordt te hebben plaatsgehad in de zin van een internationale overeenkomst; [...] 4 Artikel 17, vierde alinea, van het Executieverdrag, dat samen met artikel 18 ervan afdeling 6 ( Door partijen aangewezen bevoegde rechter ) van titel II vormt, bepaalt dat [o]vereenkomsten tot aanwijzing van een bevoegde rechter [...] geen rechtsgevolg [hebben] [...] indien de gerechten, op welker bevoegdheid inbreuk wordt gemaakt, krachtens artikel 16 bij uitsluiting bevoegd zijn. 5 Artikel 18 van het Executieverdrag luidt: Buiten de gevallen waarin zijn bevoegdheid voortvloeit uit andere bepalingen van dit verdrag, is de rechter van een verdragsluitende staat, voor wie de verweerder verschijnt, bevoegd. Dit voorschrift is niet van toepassing [...] indien er een ander gerecht bestaat dat krachtens artikel 16 bij uitsluiting bevoegd is. 6 Artikel 19 van het Executieverdrag, dat is opgenomen in afdeling 7 ( Toetsing van de bevoegdheid en de ontvankelijkheid ) van titel II, bepaalt: De rechter van een verdragsluitende staat bij wie een geschil aanhangig is gemaakt met als inzet een vordering waarvoor krachtens artikel 16 een gerecht van een andere verdragsluitende staat bij uitsluiting bevoegd is, verklaart zich ambtshalve onbevoegd. 7 Artikel 28, eerste alinea, van het Executieverdrag, dat is opgenomen in afdeling 1 ( Erkenning ) van titel III betreffende de regels voor erkenning en tenuitvoerlegging, bepaalt dat [d]e beslissingen [...] niet [worden] erkend, indien de bepalingenvandeafdelingen3, 4en5vantitelIIzijngeschonden. Artikel

8 3 7 6 B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M 1 6 O K T O B E R , tweede alinea, van het Executieverdrag, dat is opgenomen in afdeling 2 ( Tenuitvoerlegging ) van voormelde titel III, verwijst voor de redenen die in de weg kunnen staan aan de tenuitvoerlegging van een beslissing naar bovengenoemd artikel 28, eerste alinea. Hoofdgeding en prejudiciële vraag 8 GAT en LuK, twee in Duitsland gevestigde vennootschappen, zijn concurrenten op het gebied van autotechniek. 9 GAT heeft bij een eveneens in Duitsland gevestigde automobielfabrikant een offerte ingediend voor een opdracht voor de levering van een mechanische torsiedemper. LuK heeft betoogd dat de door GAT aangeboden demper inbreuk maakt op twee Franse octrooien waarvan zij houdster is. 10 GAT heeft bij het Landgericht Düsseldorf in rechte gevorderd vast te stellen dat er geen sprake is van een inbreuk, met als argumentatie dat haar producten de door de Franse octrooien van LuK beschermde rechten niet schonden en dat deze octrooien bovendien nietig of ongeldig waren. 11 Het Landgericht Düsseldorf heeft zich internationaal bevoegd geacht om kennis te nemen van de vordering betreffende de vermeende schending van de uit deze Franse octrooien voortvloeiende rechten. Het heeft zich eveneens bevoegd geacht om kennis te nemen van de exceptie van vermeende nietigheid van deze octrooien. Het heeft de door GAT ingestelde vordering afgewezen en beslist dat de betrokken octrooien aan de voorwaarden voor octrooieerbaarheid voldeden. 12 Op hoger beroep van GAT heeft het Oberlandesgericht Düsseldorf besloten de behandeling van de zaak te schorsen en het Hof de volgende vraag voor te leggen: Moet artikel 16, punt 4, van het Executieverdrag aldus worden uitgelegd dat er slechts dan sprake is van exclusieve bevoegdheid uit hoofde van dit artikel van de gerechten van de verdragsluitende staat op het grondgebied waarvan de deponering of registratie van een octrooi is verzocht, heeft plaatsgehad of geacht wordt te hebben plaatsgehad in de zin van een internationale overeenkomst, wanneer een vordering (met werking erga omnes) tot nietigverklaring van het octrooi is ingesteld, of vormt de geldigheid van octrooien reeds dan het voorwerp van een vordering in de zin van voornoemde bepaling, wanneer in een procedure tot vaststelling van octrooi-inbreuk de verweerder of in een procedure tot vaststelling van niet-inbreuk op een octrooi de eiser ten exceptieve stelt dat het octrooi ongeldig respectievelijk nietig is en ook daarom geen sprake is van octrooi-inbreuk, en wel ongeacht de vraag of de geadieerde rechter de exceptie gegrond dan wel ongegrond acht en los van het moment waarop de exceptie in de procedure wordt aangevoerd? Beantwoording van de prejudiciële vraag 13 Met zijn vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen, hoever de in artikel 16, punt 4, van het Executieverdrag neergelegde exclusieve bevoegdheid op het gebied van octrooien reikt. Hij vraagt of deze regel betrekking heeft op alle geschillen inzake de registratie of de geldigheid van een octrooi, ongeacht of deze kwestie bij wege van rechtsvordering dan wel bij wege van exceptie wordt opgeworpen, dan wel of hij enkel van toepassing is op geschillen waarin de kwestie van de registratie of de geldigheid van een octrooi wordt opgeworpen bij wege van rechtsvordering. 14 Dienaangaande zij eraan herinnerd dat het begrip geschil ten aanzien van de registratie of de geldigheid van octrooien als bedoeld in artikel 16, punt 4, van het Executieverdrag moet worden opgevat als een autonoom begrip dat in alle verdragsluitende staten op uniforme wijze dient te worden toegepast (arrest van 15 november 1983, Duijnstee, 288/82, Jurispr. blz. 3663, punt 19). 15 Derhalve heeft het Hof geoordeeld dat als geschillen ten aanzien van de registratie of de geldigheid van octrooien zijn aan te merken geschillen betreffende de geldigheid, het bestaan of het verval van het octrooi of betreffende de aanspraak op een recht van voorrang uit hoofde van eerdere deponering (arrest Duijnstee, reeds aangehaald, punt 24). 16 Betreft het geschil daarentegen niet de geldigheid van het octrooi of het bestaan van een deponering of registratie, en worden deze door partijen niet betwist, dan valt het geschil niet onder artikel 16, punt 4, van het Executieverdrag (arrest Duijnstee, reeds aangehaald, punten 25 en 26). Dit zoubijvoorbeeld het geval zijn bij een rechtsvordering ter zake van inbreuk, waarin de geldigheid van het octrooi waarop inbreuk zou zijn gemaakt, niet ter discussie wordt gesteld. 17 In de praktijk evenwel wordt de kwestie van de geldigheid van een octrooi vaak opgeworpen bij wege van exceptie in het kader van een rechtsvordering ter zake van inbreuk, waarmee de verweerder beoogt dat de eiser met terugwerkende kracht het door deze ingeroepen recht wordt ontnomen en bijgevolg de tegen hem ingestelde vordering wordt afgewezen. De kwestie kan ook, zoals in het hoofdgeding het geval is, ter ondersteuning van een vordering tot vaststelling van niet-inbreuk worden opgeworpen, waarmee de eiser wil doen vaststellen dat de verweerder geen enkel recht kan doen gelden op de betrokken uitvinding. 18 Zoals de Commissie heeft opgemerkt, kan op grond van de tekst van artikel 16, punt 4, van het Executieverdrag niet worden vastgesteld of de hierin neergelegde bevoegdheidsregel enkel van toepassing is op geschillen waarin de kwestie van de geldigheid van een octrooi bij wege van rechtsvordering wordt opgeworpen, dan wel of hij eveneens van toepassing is op geschillen waarin deze kwestie bij wege van exceptie wordt opgeworpen. 19 Artikel 19 van het Executieverdrag, dat in bepaalde taalversies spreekt van een geschil dat à titre principal [ten principale] aanhangig is gemaakt, maakt het niet mogelijk deze onduidelijkheid weg te nemen. Naast het feit dat de graad van duidelijkheid van de tekst ervan verschilt naargelang de taalversie, kent deze bepaling, zoals de Commissie heeft opgemerkt, geen bevoegdheid toe, maar verplicht zij enkel de geadieerde rechter zijn bevoegdheid te toetsen en zich in bepaalde gevallen ambtshalve onbevoegd te verklaren. 20 In deze omstandigheden moet artikel 16, punt 4, van het Executieverdrag worden uitgelegd in het licht van de doelstelling en de plaats ervan in het stelsel van dit verdrag. 21 Wat de nagestreefde doelstelling betreft, moet worden opgemerkt dat de exclusievebevoegdheidsregels van artikel 16 van het Executieverdrag tot doel hebben de betrokken geschillen voor te behouden aan de gerechten die feitelijk nabij zijn en juridisch een nauwe band hiermee hebben. 22 Derhalve wordt de toekenning van exclusieve bevoegdheid inzake geschillen ten aanzien van de registratie of de geldigheid van octrooien aan de gerechten van de verdrag-

9 1 6 O K T O B E R B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M sluitende staat op het grondgebied waarvan de deponering of registratie is verzocht of heeft plaatsgehad, gerechtvaardigd door de omstandigheid dat deze gerechten het best kennis kunnen nemen van gevallen waarin het geschil zelf de geldigheid van het octrooi of het bestaan van de deponering of de registratie tot inzet heeft (arrest Duijnstee, reeds aangehaald, punt 22). De gerechten van de verdragsluitende staten op het grondgebied waarvan de registers worden bijgehouden, kunnen krachtens hun nationaal recht uitspraak doen over de geldigheid en de gevolgen van de octrooien die in deze staat werden verleend. Deze zorg voor een goede rechtsbedeling is des te belangrijker op het gebied van octrooien, numeerdere verdragsluitende staten, gelet op de specifieke aard van de materie, een bijzonder stelsel van rechterlijke bescherming in het leven hebben geroepen waarbij deze geschillen aan gespecialiseerde gerechten worden voorbehouden. 23 Deze exclusieve bevoegdheid wordt eveneens gerechtvaardigd door het feit dat de verlening van octrooien de tussenkomst van de nationale administratie impliceert (zie dienaangaande het rapport Jenard met betrekking tot het Executieverdrag; PB 1979, C 59, blz. 1, 36). 24 Wat de plaats van artikel 16 van het Executieverdrag in het stelsel ervan betreft, moet worden opgemerkt dat de in dit artikel neergelegde bevoegdheidsregels een exclusief en dwingend karakter hebben dat specifiek geldt voor zowel de justitiabelen als de gerechten. Partijen kunnen hiervan niet afwijken bij overeenkomst tot aanwijzing van een bevoegde rechter (artikel 17, vierde alinea, van het Executieverdrag) noch door vrijwillige verschijning van de verweerder (artikel 18 van het Executieverdrag). De rechter van een verdragsluitende staat bij wie een geschil aanhangig is gemaakt met als inzet een vordering waarvoor krachtens artikel 16 een gerecht van een andere verdragsluitende staat bevoegd is, moet zich ambtshalve onbevoegd verklaren (artikel 19 van het Executieverdrag). Een beslissing die de bepalingen van voormeld artikel 16 schendt, valt niet onder het stelsel van erkenning en tenuitvoerlegging van het Executieverdrag (artikelen 28, eerste alinea, en 34, tweede alinea, van het Executieverdrag). 25Geletopdeplaatsvanartikel16,punt4,vanhetExecutieverdrag in het stelsel ervan en de nagestreefde doelstelling, moet ervan worden uitgegaan dat de in deze bepaling voorziene exclusieve bevoegdheid moet gelden ongeacht het procedurele kader waarin de kwestie van de geldigheid van een octrooi wordt opgeworpen, of dit nugebeurt bij wege van rechtsvordering of bij wege van exceptie, bij het aanhangig maken van het geschil of in een later stadium van de procedure. 26 Zouin de eerste plaats de rechter bij wie een rechtsvordering ter zake van inbreuk of tot vaststelling van niet-inbreuk aanhangig is, worden toegestaan om incidenteel de nietigheid van het betrokken octrooi vast te stellen, dan zouafbreuk worden gedaan aan de dwingende aard van de bevoegdheidsregel van artikel 16, punt 4, van het Executieverdrag. 27 Hoewel artikel 16, punt 4, van het Executieverdrag de partijen niet ter beschikking staat, zoude eiser namelijk louter door de formulering van zijn conclusies het dwingende karakter van de in dit artikel neergelegde bevoegdheidsregel kunnen omzeilen. 28 In de tweede plaats zoude aldus geboden mogelijkheid om artikel 16, punt 4, van het Executieverdrag te omzeilen, ertoe leiden dat meerdere rechterlijke instanties bevoegd zijn en zouzij de voorzienbaarheid van de door het Executieverdrag gestelde bevoegdheidsregels aantasten, waardoor bijgevolg inbreuk zou worden gemaakt op het rechtszekerheidsbeginsel, als grondslag van dit verdrag (zie arresten van 19 februari 2002, Besix, C 256/00, Jurispr. blz. I 1699, punten 24 26, en 1 maart 2005, Owusu, C 281/02, Jurispr. blz. I 1383, punt 41, en arrest van heden, Roche Nederland e.a., C 539/03, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 37). 29 Zouden in de derde plaats in het stelsel van het Executieverdrag beslissingen worden toegelaten waarin andere gerechten dan die van de staat die het octrooi heeft verleend, incidenteel uitspraak doen over de geldigheid van dit octrooi, dan zoueveneens het gevaar van onverenigbare beslissingen toenemen, wat het Executieverdrag juist wenst te vermijden (zie in die zin arrest van 6 december 1994, Tatry, C 406/92, Jurispr. blz. I 5439, punt 52, en arrest Besix, reeds aangehaald, punt 27). 30 Het door LuK en de Duitse regering geformuleerde argument dat naar Duits recht de gevolgen van een incidentele beslissing over de geldigheid van een octrooi zich tot de partijen bij het geding beperken, kan geen adequate reactie op dit gevaar zijn. De aan een dergelijke beslissing verbonden gevolgen worden immers door het nationaal recht vastgesteld. In meerdere verdragsluitende staten geldt de beslissing tot nietigverklaring van een octrooi evenwel erga omnes. Om het gevaar van onverenigbare beslissingen te vermijden, zouhet dus noodzakelijk zijn om de bevoegdheid van de gerechten van een andere staat dan die van de verlening van het octrooi om incidenteel uitspraak te doen over de geldigheid van een buitenlands octrooi, te beperken tot de gevallen waarin het toepasselijk nationaal recht aan de te geven beslissing enkel een tot de partijen bij het geding beperkt gevolg verbindt. Een dergelijke beperking zou evenwel leiden tot verstoringen, waardoor de gelijkheid en de eenvormigheid van de rechten en verplichtingen die voor de verdragsluitende staten en de belanghebbende personen uit het Executieverdrag voortvloeien, zouden worden aangetast (arrest Duijnstee, reeds aangehaald, punt 13). 31 Gelet op een en ander, dient op de gestelde vraag te worden geantwoord dat artikel 16, punt 4, van het Executieverdrag aldus moet worden uitgelegd dat de hierin opgestelde exclusievebevoegdheidsregel alle geschillen over de registratie of de geldigheid van een octrooi betreft, ongeacht of de kwestie bij wege van rechtsvordering dan wel exceptie wordt opgeworpen. Kosten 32 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking. Het Hof van Justitie (Eerste kamer) verklaart voor recht: Artikel 16, punt 4, van het Verdrag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, zoals laatstelijk gewijzigd bij

10 3 7 8 B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M 1 6 O K T O B E R het Verdrag van 29 november 1996 inzake de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden, moet aldus worden uitgelegd dat de hierin opgestelde exclusievebevoegdheidsregel alle geschillen over de registratie of de geldigheid van een octrooi betreft, ongeacht of de kwestie bij wege van rechtsvordering dan wel exceptie wordt opgeworpen. Enz. Nr. 74 Rechtbank te s-gravenhage, 18 januari 2006* (vuilophaalsysteem) Mrs. J.W. dupon, Chr.A.J.F.M. Hensen en E.F. Brinkman Art. 6 Row 1995 De rechtbank gaat ervan uit dat het in het octrooi op te lossen probleem de verschaffing van een vuilophaalsysteem betreft waarbij op een flexibele wijze meer informatie kan worden opgeslagen in het identificatiemiddel dat op de bak wordt aangebracht. De oplossing die het octrooi vervolgens biedt is de toepassing van een microprocessor. De rechtbank is evenwel van oordeel dat die oplossing voor de hand ligt: een gemiddelde vakman zal teneinde een flexibeler opslag van allerlei soorten van informatie in het identificatiemiddel op de container/bak te verkrijgen, uitgaande van het Duitse Gebrauchsmuster G , onmiddellijk onderkennen dat voordelig is een chip toe te passen in plaats van (bijvoorbeeld) een sticker met een barcode. Dat er enige jaren hebben gelegen tussen de ontdekking van transponders en de toepassing in afvalophaalsystemen maakt nog niet dat van een uitvinding sprake is. Een adequate verklaring is dat dergelijke chips in het begin een hoog prijsniveau hadden en eerst later een bredere toepassing kregen en zo geschikt werden voor toepassing binnen vuilnisophaalsystemen. Art. 6:162 BW De vraag of Plastic Omnium voorafgaand aan deze uitspraak het ernstige vermoeden diende te hebben dat haar octrooi ongeldig is, beantwoordt de rechtbank ontkennend. Ofschoon de rechtbank van oordeel is dat het octrooi niet inventief is, lag die conclusie niet dusdanig voor de hand dat dit Plastic Omnium had moeten weerhouden van het aanschrijven van derden. Wel zou het onrechtmatig zijn indien Plastic Omnium na deze uitspraak nog mededelingen naar derden zou doen uitgaan, waarin zonder meer wordt gesteld dat het afvalophaalsysteem van Jama inbreuk op haar octrooirecht vormt. Plastic Omnium moet immers geacht worden thans het ernstige vermoeden te hebben dat haar octrooi nietig is, ook al heeft deze uitspraak (nog) geen kracht van gewijsde. Jama BV te Brummen, opposante in conventie, eiseres in reconventie, procureur mr. H.J.A. Knijff, advocaten mrs. G. Kuipers en J.J. van Ooijen te Amsterdam, tegen Compagnie Plastic Omnium SA te Lavallois Perret, Frankrijk, geopposeerde in conventie, verweerster in reconventie, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaten mrs. Ch. Gielen en J.J. Allen te Amsterdam. * Beroep ingesteld. Red. Rechtsoverwegingen In oppositie in conventie en in reconventie De feiten 1 Ten processe kan van de volgende feiten worden uitgegaan: a Plastic Omnium is houdster van Europees octrooi nr (hierna: het octrooi), dat betrekking heeft op een Procédé et dispositif pour la gestion des bacs pour la collecte de déchets (in vertaling: Werkwijze en inrichting voor het beheer van bakken voor het verzamelen van afval). De verlening van het octrooi is gepubliceerd op 8 maart 1995, naar aanleiding van een aanvraag gedateerd 3 augustus 1990, onder inroeping van prioriteit van 4 augustus Het octrooi heeft onder meer gelding in Nederland. De conclusies van het octrooi luiden (in de originele Franse taal) als volgt: (...) In de Nederlandse vertaling: 1 Werkwijze voor het beheer van bakken voor het verzamelen van afval, waarbij op elke bak een identificatiemiddel wordt aangebracht dat informatie over de bak bevat; deze zich in het identificatiemiddel bevindende informatie tijdens het leegkippen van de bak in een verzamellaadbak of tijdens een afzonderlijke inspectie van de bakken wordt gelezen; en de informatie naar een eerste centraal geheugen wordt gezonden, waardoor het mogelijk is het beheer van de bakken te bewerkstelligen, met het kenmerk dat op elke bak als identificatiemiddel een microprocessor wordt aangebracht die een tweede geheugen, alsmede een eerste middel waarmee informatie in het tweede geheugen kan worden ingevoerd en een tweede middel waarmee de zich in het tweede geheugen bevindende informatie kan worden gelezen, omvat; en dat in het tweede geheugen gewenste informatie over de bak wordt ingevoerd. 2 Werkwijze overeenkomstig conclusie 1, met het kenmerk dat het tweede geheugen niet vluchtig is. 3 Werkwijze overeenkomstig een van de voorgaande conclusies, met het kenmerk dat de energie die de microprocessor voor het opslaan in het geheugen en het lezen van de zich in dit tweede geheugen bevindende informatie nodig heeft, door een zend- of leesinrichting wordtverschaftdoormiddelvanhetuitzendenvanbijvoorbeeldhoogfrequente straling, laserstraling of infraroodstraling. 4 Werkwijze overeenkomstig een van de voorgaande conclusies, met het kenmerk dat de zich in de microprocessor bevindende informatie op automatische wijze wordt gelezen met behulp van een leesinrichting die op de verzamellaadbak is geplaatst op een plaats in de buurt van de baan van de microprocessor tijdens het leegkippen van de bak. 5 Werkwijze overeenkomstig een van de voorgaande conclusies, met het kenmerk dat deze wordt gebruikt om het aantal en de grootte van de bakken die in de laadbak zijn leeggestort automatisch in mindering te brengen. 6 Werkwijze overeenkomstig een van de conclusies 4 en 5, met het kenmerk dat zich in het tweede geheugen van de microprocessor bevindende informatie, die de aard van het zich in de bak bevindende afval aangeeft, wordt gebruikt om het leegkippen van de bak te verhinderen, als die informatie niet overeenkomt met overeenkomstige informatie die zich in het eerste centrale geheugen van een door de laadbak gedragen computer bevindt. 7 Werkwijze overeenkomstig een van de voorgaande conclusies, met het kenmerk dat zich in het tweede geheugen van de microprocessor bevindende informatie wordt gebruikt om het compartiment van een verzamelvoertuig met verscheidene compartimenten te bepalen, waarin de inhoud van de bak wordt leeggestort.

11 1 6 O K T O B E R B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M Werkwijze overeenkomstig conclusie 7, met het kenmerk dat een bak wordt gebruikt die verscheidene compartimenten omvat om afval van verschillende aard te ontvangen. 9 Werkwijze overeenkomstig een van de conclusies 1 tot en met 4, met het kenmerk dat tijdens een visuele inspectie van de verschillende bakken de zich in de microprocessor bevindende informatie wordt gelezen en/of in het tweede geheugen van de microprocessor informatie over de kenmerken en de staat van de bak wordt ingevoerd. 10 Inrichting voor het beheer van bakken voor het verzamelen van afval voor het uitvoeren van de werkwijze overeenkomstig een van de conclusies 1 tot en met 9, waarbij de inrichting omvat: - een identificatiemiddel dat op elke bak is aangebracht, waarbij het identificatiemiddel informatie over de bak omvat, - een eerste centraal geheugen waardoor het beheer van de bakken kan worden bewerkstelligd, - een inrichting voor het lezen van de zich in het identificatiemiddel bevindende informatie, die kan worden geplaatst in de nabijheid van het traject van het identificatiemiddel tijdens het leegkippen van de bak in een verzamellaadbak of tijdens een afzonderlijke inspectie van de bakken, en die de informatie naar het eerste centrale geheugen zendt, met het kenmerk dat de inrichting in combinatie omvat: - een microprocessor als identificatiemiddel, die met elk van de bakken voor het verzamelen van afval is verbonden en waarbij de microprocessor een tweede, bij voorkeur niet vluchtig, geheugen omvat, alsmede een eerste middel om informatie in het tweede geheugen in te voeren en een tweede middel om de zich in het tweede geheugen bevindende informatie te lezen. 11 Inrichting overeenkomstig conclusie 10, met het kenmerk dat de energie die voor het opslaan of lezen van de zich in de microprocessor bevindende informatie nodig is, wordt verkregen door middel van eenmetdemicroprocessorverbondengevoeligorgaan, datenergieontvangtdieisuitgezondendoordeleesinrichtingdiehoogfrequentestraling, laserstraling of infraroodstraling uitzendt, waarvan de modulatie tegelijkertijd dient voor het aan de microprocessor verschaffen van voor het functioneren daarvan noodzakelijke energie en voor het met de microprocessor uitwisselen van informatie die deze laatste ontvangt of uitzendt. 12 Inrichting overeenkomstig een van de voorgaande conclusies, met het kenmerk dat deze de vorm aanneemt van een plaat van geringe afmetingen, die op de buitenwand van de bak is aangebracht op een plaats waar deze betrekkelijk weinig is blootgesteld. Bij het octrooi zijn geen figuren of tekeningen opgenomen. b Jama is een projectbureau voor de ontwikkeling en het ontwerp van hoogfrequente identificatiesystemen (RFID, Radio Frequency Identification). Zij heeft onder meer in het kader van een aanbesteding in september 2003 uitgeschreven door de gemeente Hoogeveen een afvalophaalsysteem aangeboden, waarbij op de afvalbakken een zogenaamde transponder is aangebracht, waarvan daarin opgeslagen informatie tijdens het inzamelen van het afval wordt uitgelezen met behulp van RFID-technieken. De oorspronkelijke vorderingen, de vordering in reconventie, de grondslagen daarvoor en de verweren 2 Plastic Omnium vorderde bij oorspronkelijke dagvaarding (kort gezegd) een octrooi-inbreukverbod met nevenvorderingen, alsmede schadevergoeding/winstafdracht, welke vorderingen bij verstekvonnis van 8 december 2004 zijn toegewezen. Jama vordert thans in oppositie (in conventie, kort gezegd) dat de rechtbank dat verstekvonnis vernietigt en de vorderingen van Plastic Omnium alsnog afwijst. Jama stelt daartoe (samengevat) dat het octrooi nietig is (en zodoende van inbreuk geen sprake kan zijn) omdat het de vereiste nieuwheid althans inventiviteit mist gelet op de door haar aangevoerde stand van de techniek, en voorts dat, zo het octrooi geldig zouworden geacht, van inbreuk geen sprake is. Plastic Omnium voert hiertegen gemotiveerd verweer, waarop in het navolgende voor zover van belang in zal worden gegaan. 3 In reconventie vordert Jama voorts vernietiging van het octrooi voor Nederland alsmede vergoeding van door haar geleden schade als gevolg van onrechtmatige gedragingen van Plastic Omnium (in het bijzonder bestaande uit uitlatingen tegenover derden), op te maken bij staat, een verbod tot het doen van verdere uitlatingen tegenover derden dat de door Jama op de markt aangeboden systemen inbreuk zouden maken op het octrooi, op straffe van een dwangsom, en Plastic Omnium te veroordelen om afschriften over te leggen van, althans inzage te geven in, alle correspondentie van Plastic Omnium en/of haar advocaat waarin Plastic Omnium aan derden te kennen geeft dat Jama inbreuk zou maken op het octrooi, eveneens op straffe van een dwangsom. Plastic Omnium voert ook hiertegen gemotiveerd verweer, waarop in het navolgende voor zover van belang in zal worden gegaan. Beoordeling van het geschil Geldigheid octrooi 4 Zowel in conventie in oppositie als in reconventie heeft Jama zich op het standpunt gesteld dat het octrooi nietig is. De rechtbank zal die stelling als eerste onderzoeken aangezien inbreuk op een nietig octrooi niet mogelijk is. 5 De in het octrooi op schrift gestelde uitvinding betreft volgens de beschrijving (p. 1, r. 9-31) een werkwijze (conclusies 1-9) voor het beheer van bakken voor het verzamelen van afval en een inrichting (conclusies 10-12) voor het uitvoeren van deze werkwijze. Het gaat daarbij om het verzamelen van in het bijzonder stedelijk afval met bakken of containers die de gebruikers ter beschikking worden gesteld en die dagelijks door een gespecialiseerde instelling worden geleegd. 6 Bij de beoordeling van de inventiviteit zal de rechtbank met partijen uitgaan van het Duitse Gebrauchsmuster G (G 623) als de meest nabije stand van de techniek. In deze niet in de verleningsprocedure besproken publicatie wordt voorgesteld om de afvalbakken in een afvalophaalsysteem uit te rusten met een Identifikationselement De beschrijving van G 623 (p. 3, r. 1-15) zegt daarover het volgende: Eine solche Identifikation eines Müllbehälters autömatisch beim Entleeren ist insbesondere dann von Vorteil, wenn die aus dem Müllbehälter entnommene Müllmenge bei der Entleerung des Müllbehälters registriert wird und aufgrund der registrierten Müllmenge für den Eigentümer des Müllbehälters automatisch eine Müllabfuhrabrechnung erstellt werden soll. Dazu können beispielsweise die bestimmte Müllmenge und die vom Erkennungsorgan erfaßte Kennung einanderzugeordnet in einem Datenspeicher abgespeichert werden. Es sind eine Vielzahl von jeweils einander zugeordneten Identifikationselementen und Erkennungsorganen denkbar und ansich bekannt, die für die erfindungsgemäße Vorrichtung verwendet werden können. Dabei kann die Information des Identifikationselements

12 3 8 0 B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M 1 6 O K T O B E R vom Erkennungsorgan beispielsweise optisch, elektrisch, magnetisch oder auf andere Weise erfaßt werden. 7 Volgens de octrooihouder is het kenmerkende verschil tussen het octrooi en de stand van de techniek het gebruik van een microprocessor als identificatiemiddel op de bakken, welke microprocessor nader wordt omschreven in het kenmerkende gedeelte van conclusies 1 en 10. Partijen hebben (vooral in het kader van de inbreuk) gedebatteerd over de vraag wat moet worden verstaan onder de term microprocessor in conclusies 1 en 10. De rechtbank zal in dit kader uitgaan van de volgende schematische voorstelling als op pleidooi gepresenteerd door Plastic Omnium: De microprocessor van het octrooi die op de minicontainer/ bak is gemonteerd omvat derhalve een geheugen, waarin met behulp van een eerste middel variabele informatie wordt geschreven en dat met behulp van een tweede middel wordt uitgelezen (bijvoorbeeld met behulp van RFIDtechnieken). 8 Over de probleemstelling ten opzichte van G 623 hebben partijen zich niet in duidelijke termen uitgelaten. Ook het octrooi zwijgt hierover omdat als gezegd dit document niet tijdens de verlening aan de orde is geweest. Ten opzichte van de wel in het octrooi besproken techniek geeft het octrooi het volgende doel aan: Om redenen van goed beheer is het noodzakelijk enerzijds de bakken te identificeren door aan te geven aan wie ze ter beschikking zijn gesteld, en anderzijds een boekhouding te voeren van de bakken die elke dag worden geleegd, vanwege het feit dat het verwijderen van afval wordt gefactureerd als functie van het volume ervan. Met het doel het terugwinnen van bepaalde produkten zoals glas of metalen te vergemakkelijken, is het bovendien interessant tussen de verschillende containers onderscheid te kunnen maken en te voorkomen dat een bak met afval van een bijzondere aard wordt leeggestort in een laadbak met afval van een andere aard. Ten slotte is het voor een goed beheer van het bakkenpark interessant de periodieke inspectie te kunnen uitvoeren door die bakken te identificeren die onvolkomenheden of een begin van slijtage vertonen. De rechtbank zal zodoende ervan uitgaan dat het in het octrooi op te lossen probleem de verschaffing van een vuilophaalsysteem betreft waarbij op een flexibeler wijze meer informatie kan worden opgeslagen in het identificatiemiddel dat op de bak wordt aangebracht met het doel van met name voornoemde tariefdifferentiatie (zogenaamde Diftar) per opgehaalde hoeveelheid en soort afval. Deze tariefdifferentiatie valt ook reeds in bovenvermeld citaat uit G 623 te lezen. 9 De oplossing die het octrooi vervolgens biedt is de toepassing van een microprocessor zoals hiervoor in r.o. 7 omschreven. De rechtbank is evenwel van oordeel dat die oplossing voor de hand ligt, waartoe als volgt wordt overwogen. 10 Een gemiddelde vakman zal teneinde een flexibeler opslag van allerlei soorten van informatie (met name ten behoeve van Diftar) in het identificatiemiddel op de container/ bak uitgaande van G 623 onmiddellijk onderkennen dat voordelig is een chip toe te passen in plaats van (bijvoorbeeld) een sticker met een barcode. Dat wil zeggen een chip met daarin een geheugen en logischerwijs dan ook middelen om in dat geheugen te kunnen schrijven en daaruit informatie op te vragen, precies zoals in het kenmerk van conclusie 1 en 10 staat vermeld. In G 623 wordt voor de communicatie tussen ophaalauto/lezer en het identificatiemiddel op de bak verder reeds de aanzet gegeven om deze bijvoorbeeld optisch (zoals bij een barcodesticker), maar ook elektrisch, magnetisch of op andere wijze te laten verlopen. Wat die andere wijze van communicatie zou kunnen zijn laat G 623 in het midden, maar er is geen inventieve denkarbeid benodigd om te komen tot toepassing van een transponder die met behulp van RFID-technieken kan worden beschreven en weer uitgelezen, zoals beschreven in US 3,713,148 (US 148) uit 1970 of US 4,807,140 (US 140, gelijkluidend aan EP-A ) uit Dit laatste document wordt ook beschreven in het octrooi. Figuur 3 uit US 148 geeft de microprocessor als omschreven in het kenmerk van conclusies 1 en 10 van het octrooi weer: Weliswaar zien US 148 en US 140 niet op de toepassing van een transponder in specifiek een afvalophaalsysteem (dan zou de uitvinding overigens niet nieuw meer zijn), doch dat maakt, anders dan Plastic Omnium heeft betoogd, niet dat van inventiviteit sprake is. Zo transponders al niet tot de algemene vakkennis op de prioriteitsdatum moeten worden gerekend, dan ligt de stap van de (meer algemene) toepassing bij general verification environments (US 148) of in een industrieel lopende-bandproces (US 140) naar toepassing bij het vuilnisophaalsysteem van G 623 voor de hand. 11 Dat er enige jaren hebben gelegen tussen de ontdekking van transponders en de toepassing in afvalophaalsystemen maakt nog niet dat van een uitvinding sprake is. Jama heeft een adequate verklaring voor het tijdsverloop gegeven, namelijk dat zoals wel vaker in de IT-industrie dergelijke chips in het begin een hoog prijsniveauhadden en eerst later een bredere toepassing kregen en zo geschikt werden voor toepassing binnen vuilnisophaalsystemen. Plastic Omnium heeft dit ook niet weersproken.

13 1 6 O K T O B E R B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M Slotsom in conventie in oppositie 12 Gelet op het voorgaande behoeven de overige documenten en nietigheidsargumenten waarop Jama zich in dit kader nog heeft beroepen geen verdere bespreking meer. Conclusie 1 en 10 zijn nietig wegens gebrek aan inventiviteit. Plastic Omnium heeft geen specifiek verweer gevoerd tegen de gemotiveerde stellingen van Jama dat met conclusies 1 en 10 ook de volgconclusies niet inventief zijn, zodat het octrooi in zijn geheel voor nietig moet worden gehouden. 13 Van inbreuk kan zodoende geen sprake zijn, waarmee de oppositie tegen het verstekvonnis slaagt. Als de in het ongelijk gestelde partij zal Plastic Omnium de proceskosten in oppositie hebben te dragen. Slotsom in reconventie 14 Het octrooi is nietig, zodat de in reconventie gevorderde vernietiging daarvan voor Nederland kan worden toegewezen. Voor wat betreft de overige vorderingen wordt als volgt overwogen. 15 Ten aanzien van de vraag onder welke omstandigheden het beroep op een octrooi onrechtmatig moet worden geacht, heeft deze rechtbank reeds overwogen dat in de regel een onderscheid wordt gemaakt al naar gelang jegens wie het beroep wordtgedaanenopwelkewijzedatgebeurt (vonnis 19 januari 2005, IER 2005, 40, Stork/CFS Bakel). Zo is van belang of dat binnen of buiten rechte gebeurt (in het eerste geval zal minder snel onrechtmatig handelen worden aangenomen) en of dit jegens de leverancier/producent geschiedt dan wel jegens een afnemer van die leverancier/ producent (in het laatste geval zal eerder onrechtmatigheid worden aangenomen). In al deze gevallen geldt evenwel onder verwijzing naar Hof Den Haag 20 september 2001, IER 2001, 57 dat pas van onrechtmatig handelen sprake kan zijn indien een octrooihouder zijn recht handhaaft terwijl hij weet of ernstige redenen heeft om te vermoeden dat het octrooi ongeldig is of dat daarop geen inbreuk wordt gemaakt. In deze zaak dient derhalve de vraag onder ogen te worden gezien of Plastic Omnium voorafgaand aan deze uitspraak het ernstige vermoeden diende te hebben dat haar octrooi ongeldig was. Deze vraag beantwoordt de rechtbank ontkennend. Ofschoon de rechtbank van oordeel is dat het octrooi niet inventief is, lag die conclusie niet dusdanig voor de hand dat dit Plastic Omnium had moeten weerhouden van het aanschrijven van derden. Hierbij weegt mee dat de Examiner van het EOB het octrooi had verleend, terwijl niet gesteld is dat G 623 al eerder aan Plastic Omnium bekend was of had moeten zijn. Hiermee dient de gevorderde schadevergoeding te worden geweigerd. Dat lot deelt de gevorderde exhibitie van de eerder aan derden geschreven sommatiebrieven, aangezien dat handelen niet onrechtmatig is te achten. 16 Wel is de rechtbank van oordeel dat het onrechtmatig zouzijn indien Plastic Omnium na deze uitspraak nog mededelingen naar derden zoudoen uitgaan, waarin zonder meer wordt gesteld dat het afvalophaalsysteem van Jama inbreuk op haar octrooirecht vormt. Plastic Omnium moet immers geacht worden thans het ernstige vermoeden te hebben dat haar octrooi nietig is, ook al heeft deze uitspraak (nog) geen kracht van gewijsde. Iets anders is evenwel de vraag of Jama in het kader van toewijzing van het door haar gevorderde verbod ook voldoende heeft gesteld om dreiging van onrechtmatig handelen door Plastic Omnium aanwezig te achten. Het enkele feit dat Plastic Omnium dergelijke mededelingen in het verleden heeft doen uitgaan is daartoe onvoldoende, aangezien enerzijds die uitlatingen niet onrechtmatig worden geoordeeld en anderzijds dit feit niet zonder meer de conclusie rechtvaardigt dat Plastic Omnium, in weerwil van hetgeen in deze uitspraak is overwogen en in de wetenschap dat dit onrechtmatig zouzijn, met het doen van dergelijke mededelingen zal doorgaan. Dat laatste heeft Jama niet gesteld en is ook niet anderszins gebleken. 17 Nupartijen in reconventie over en weer in het ongelijk zijn gesteld, zullen de proceskosten in reconventie worden gecompenseerd. Beslissing: De rechtbank: In oppositie in conventie: Vernietigt het verstekvonnis van deze rechtbank gewezen tussen partijen op 8 december 2004; en opnieuw beslissende: Wijst het bij inleidende dagvaarding van 5 oktober 2004 gevorderde af; (...) In reconventie: Vernietigt het Nederlandse deel van Europees Octrooi ; Wijst het meer of anders gevorderde af; (...). Enz. Nr. 75 Gerechtshof te s-gravenhage, 24 februari 2005 (Nieuwe Energie) Mrs. J.C. Fasseur-Van Santen, A.D. Kiers-Becking en C.J. Verduyn Art. 1 BMW De tekens NIEUWE ENERGIE, resp. NEUE ENERGIE en NEW ENERGY dienen te worden aangemerkt als uitsluitend beschrijvend voor diensten met betrekking tot energie, en missen derhalve van huis uit elk onderscheidend vermogen voor de diensten waarvoor zij zijn gedeponeerd. Het maakt geen verschil of het in aanmerking komende publiek bestaat uit het algemene publiek of uit de potentiële afnemers van de betrokken diensten uit het midden- en kleinbedrijf. Het in aanmerking komend publiek zal de tekens NEUE ENERGIE en NEW ENERGY in dezelfde betekenis begrijpen als het Nederlandstalige NIEUWE ENERGIE. Het door het E.ONovergelegde materiaal is onvoldoende om aan te nemen dat een aanzienlijk deel van het in aanmerking komende publiek in het Beneluxgebied één van de gedeponeerde tekens zal opvatten als bestemd ter onderscheiding van de diensten als afkomstig van één bepaalde onderneming. E.ON AG te Düsseldorf, Duitsland, verzoekster, procureur mr. H.C. Grootveld, advocaten mrs. A.R.T. Odle en M.S. Neervoort te Amsterdam, tegen

14 3 8 2 B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M 1 6 O K T O B E R Het Benelux-Merkenbureau te s-gravenhage, verweerder, gemachtigden mrs. C.J.P. Janssen en P. Veeze. Beoordeling van het verzoek (...) 1.2 Uit de processtukken en de stellingen van partijen is het volgende gebleken. a E.ON heeft op 14 november 2002 de tekens NEUE ENER- GIE, NEW ENERGY en NIEUWE ENERGIE (met depotnummers , en ) gedeponeerd als woordmerken voor de volgende diensten: Kl 35 Het arrangeren en sluiten van overeenkomsten met betrekking tot de levering van elektriciteit, gas en water; reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie. Kl 39 Leveringen en distributie van energie, zoals elektriciteit, gas en water. Kl 40 Het opwekken van elektriciteit, gas en water. b De depots vermelden een naam en adres van een gemachtigde, in Nederland. c Het Benelux-Merkenbureau heeft bij brieven van 14 februari 2003 laten weten de inschrijving van de depots (voorlopig) te weigeren. Als reden heeft het Benelux- Merkenbureau telkens opgegeven: Het teken (...) kan dienen tot aanduiding van de soort en de bestemming van de in de klassen 35, 38 en 40 genoemde diensten met betrekking tot nieuwe energie. Derhalve mist het teken ieder onderscheidend vermogen (...). d Namens E.ON is bij brief van 12 augustus 2003 bezwaar aangetekend tegen de voorlopige weigering van de inschrijving van de depots. In de brief wordt aangevoerd, samengevat, dat de door E.ON gedeponeerde tekens (van huis uit) onderscheidend vermogen bezitten voor de diensten waarvoor zij zijn gedeponeerd en dat zij door het gebruik daarvan als merk zijn ingeburgerd. e Blijkens zijn brief van 11 november 2003 heeft het Benelux-Merkenbureau in de namens E.ON aangevoerde bezwaren geen aanleiding gezien zijn voorlopige weigering te herzien. f Het Benelux-Merkenbureau heeft bij brieven van 16 februari 2004 aan E.ON mededeling gedaan van zijn beslissing, houdende definitieve weigering van de inschrijving van de depots. 2.1 E.ON voert kort gezegd en voorzover relevant aan dat de tekens NEUE ENERGIE, NEW ENERGY en NIEUWE ENERGIE niet uitsluitend beschrijvend zijn voor de betrokken diensten, dat de tekens door het gebruik daarvan als merk onderscheidend vermogen hebben verkregen en dat het Benelux-Merkenbureau op onjuiste althans onvolledige wijze heeft onderzocht of de desbetreffende tekens zijn ingeburgerd. Het Benelux-Merkenbureau heeft de stellingen van E.ON bestreden. 3.1 Aan de orde is in deze zaak of de betrokken tekens elk onderscheidend vermogen missen voor de diensten waarvoor zij zijn gedeponeerd. Het hof overweegt als volgt. 3.2 De weigering van het Benelux-Merkenbureau om het depot in te schrijven is gegrond op artikel 6bis, eerste lid, Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna: Benelux- Merkenwet of BMW). Dit artikel is ingevoerd ter aanpassing van de Nederlandse wetgeving aan de Europese richtlijn 89/104/EG (Eerste richtlijn van 21 december 1988 van de Raad van de EG, betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten, PbEG 1989 L 40). Artikel 6bis, eerste lid, is gewijzigd door de inwerkingtreding op 1 januari 2004 van het Protocol houdende wijziging van de BMW van 11 december 2001 (Trb. 2002, 37). De wijziging hield de overname in van de bewoordingen van art. 3, lid 1, onder a t/m d van de voornoemde richtlijn, zonder dat daarbij een materiële wijziging werd beoogd. Het hof zal uitgaan van de huidige tekst van de bepaling. 3.3 Art. 6bis lid 1 luidt thans, voorzover van belang, als volgt, Het Benelux-Bureau weigert een merk in te schrijven indien naar zijn oordeel: (...) b. het merk elk onderscheidend vermogen mist; c. het merk uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaatsvanherkomst, tijdstipvanvervaardiging of andere kenmerken van de waren; (...) Onderscheidend vermogen 3.4 De beoordeling van het onderscheidend vermogen van een teken dient plaats te vinden, enerzijds, met betrekking tot de waren of diensten waarvoor het is gedeponeerd, en anderzijds, in relatie tot de perceptie van het teken door het in aanmerking komend publiek. 3.5 De onderhavige tekens bestaan uit de woorden nieuwe, new en neue, respectievelijk energie, energy en Energie. Naar ook blijkt uit de omschrijving in de depots van de diensten in klasse 39, is energie, onder meer, een verzamelbegrip voor elektriciteit, gas en dergelijke. Het is als zodanig gebruikelijk, getuige begrippen als kernenergie, windenergie, energieleverancier of energiebedrijf. De toevoeging van het bijvoeglijk voornaamwoord nieuwe geeft aan energie, de betekenis van sinds kort vervaardigde, of in gebruik zijnde energie. 3.6 De aanduidingen new energy en neue Energie zijn letterlijke vertalingen in het Engels, respectievelijk Duits, van nieuwe energie. Naar door E.ON niet (voldoende) is bestreden, zal het in aanmerking komend publiek de tekens NEUE ENERGIE, en NEW ENERGY in dezelfde betekenis begrijpen als het Nederlandstalige NIEUWE ENER- GIE. 3.7 E.ON heeft de tekens gedeponeerd onder meer voor kort gezegd diensten met betrekking tot de gas- en elektriciteitsvoorziening. Voor dergelijke diensten zijn de tekens uitsluitend beschrijvend. De tekens bestaan uitsluitend uit woorden die elk een aanduiding kunnen zijn van (kenmerken van) de diensten waarvoor zij zijn gedeponeerd. Niet valt in te zien, dat zoals E.ON aanvoert energie alleen kan verwijzen naar de waar energie. Ook een woord als telefoon zal de aanduiding kunnen zijn van een kenmerk van een telefonische dienst. Daarnaast is energie, als niet-stoffelijk goed, moeilijk anders voorstelbaar dan als onderwerp van een dienst. De toevoeging van nieuwe geeft het teken geen onderscheidend vermogen. Het gaat om een zeer alledaagse toevoeging, die zal worden opgevat als de aanduiding van een (wenselijk) kenmerk van waren en diensten: de nieuwheid. Uit producties van het Benelux-Merkenbureau blijkt daar-

15 1 6 O K T O B E R B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M naast, dat nieuw(e) een veelgebruikt adjectief is van energie, in de hierboven bedoelde zin. Het hof volgt E.ON niet in haar betoog dat sprake is van een taalkundige vondst, of een ongebruikelijke wending in taalkundige zin. De tekens combineren twee bestaande woorden op een daarvoor gebruikelijke wijze, zonder begripsmatig, visueel of auditief de som van de afzonderlijke bestanddelen te ontstijgen. Anders gezegd: zij wekken niet een indruk die voor de betrokken diensten ver genoeg is verwijderd van de indruk die uitgaat van de simpele aaneenvoeging van bestanddelen. 3.8 Naar het oordeel van het hof zal het in aanmerking komend publiek de tekens opvatten als de beschrijvende aanduiding van diensten met betrekking tot (nieuwe) energie. Daarbij maakt geen verschil of het in aanmerking komend publiek bestaat uit het algemene publiek of, zoals E.ON stelt, uit de potentiële afnemers van de betrokken diensten uit het midden- en kleinbedrijf. 3.9 Aan het oordeel van het hof dat de tekens van huis uit ongeschikt zijn om te dienen als merk, kan niet afdoen het argument van E.ON dat de houder van een merk dat bestaat uit een woord of woorden die de aanduiding kan of kunnen zijn van (kenmerken van) waren of diensten, zich kort gezegd slechts in beperkte mate kan verzetten tegen het gebruik van die woorden door anderen Het vorenoverwogene leidt tot het oordeel dat de tekens NIEUWE ENERGIE, resp. NEUE ENERGIE en NEW ENERGY dienen te worden aangemerkt als uitsluitend beschrijvend voor diensten met betrekking tot energie. De tekens missen derhalve naar het oordeel van het hof van huis uit elk onderscheidend vermogen voor de diensten waarvoor zij zijn gedeponeerd. Inburgering 4.1 Subsidiair heeft E.ON een beroep gedaan op inburgering. Zij beroept zich daartoe op de door haar overgelegde producties, terwijl zij in dit verband voorts aanvoert, dat het Benelux-Merkenbureau het beroep op inburgering niet voldoende heeft onderzocht, alvorens dat te verwerpen. 4.2 Aan de orde is of de tekens, als gevolg van langdurig en intensief gebruik als merk, door het in aanmerking komend publiek in de Benelux, of althans een aanmerkelijk deel daarvan, zullen worden opgevat als tekens die de identiteit van de dienst als afkomstig van één bepaalde onderneming demonstreert. Bij vaststelling van het onderscheidend vermogen door gebruik als merk moet rekening gehouden worden met alle factoren waaruit kan blijken dat het teken geschikt is geworden om de diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Nuhet tijdstip van depot als beoordelingsmoment geldt, kan slechts acht worden geslagen op gebruik van de tekens tot 14 november 2002 (vgl. Benelux-Gerechtshof 26 juni 2000, inzake Biomild, BIE 2001, 24). 4.3 Het ligt op de weg van E.ON om aan de hand van relevante producties aan te tonen, dat van inburgering in vorenbedoelde zin sprake is. E.ON beroept zich daartoe op de door haar in het geding gebrachte producties, genummerd 8 t/m 12. Het betreft: (i) de resultaten van een marktonderzoek naar de herkenning van het teken Neue Energie in Duitsland in de periode maart 2001 november 2003 (prod. 8), (ii) een Interne Mitteilung betreffende de Slogan-, Claimbekanntheit van nieuwe energie bij ondervraagden in het midden- en kleinbedrijf in Nederland en Vlaanderen in september 2002 (prod. 9), (iii) een plaatsings- en mediakostenschema betreffende een introductie campagne in Nederlandse media (met name (dag)bladen) in het 4e kwartaal 2001 (prod. 10), en daarnaast (iv) overzichten betreffende reclame in Duitse media en andere dag- en mediabladen buiten de Benelux in de periode medio 2000 maart 2001 (prod. 11 en 12). 4.4 Het hof is van oordeel dat het door E.ON overgelegde materiaal onvoldoende is om aan te nemen dat een aanzienlijk deel van het in aanmerking komende publiek in het Benelux-gebied één van de gedeponeerde tekens zal opvatten als bestemd ter onderscheiding van de diensten als afkomstig van één bepaalde onderneming. Uit de producties van E.ON blijkt niet welke tekens op welke wijze zijn gebruikt. Daarnaast neemt het hof in aanmerking de relatief korte periode van gebruik voorafgaand aan de depots en de omvang en intensiteit daarvan. De reclamecampagne in 2001 betrof een relatief korte periode in uitsluitend Nederlandse media. Niet aannemelijk is voorts dat de ongeveer een jaar oudere reclamecampagne in voornamelijk Duitstalige media in voldoende mate de vereiste herkenning van (één van) de gedeponeerde tekens bij een aanzienlijk deel van het Benelux-publiek heeft doen ontstaan. Een dergelijke herkenning blijkt niet uit de producties, ook niet indien wordt uitgegaan van de in bovenbedoelde Interne Mitteiling genoemde percentages van Slogan-, Claimbekanntheid van het teken nieuwe energie bij ondervraagden in het midden- en kleinbedrijf. De beoordeling van bedoelde producties valt ten slotte niet anders uit, indien er in navolging van E.ON van wordt uitgegaan dat het in aanmerking komend publiek uitsluitend bestaat uit potentiële afnemers van de betrokken diensten in het midden- en kleinbedrijf. 4.5 Het beroep op inburgering faalt derhalve. In het midden kan blijven of, zoals het Benelux-Merkenbureau aanvoert, gelet op het arrest van het Benelux-Gerechtshof van 15 december 2003, BIE 2004, 33 en NJ 2004, 347 (inzake Langs Vlaamse wegen ) geen acht kan worden geslagen op de producties 10, 11 en 12, waarop E.ON zich eerst ten overstaan van het hof heeft beroepen. E.ON heeft voorts geen belang meer bij bespreking van haar stelling dat het Benelux-Merkenbureau het beroep op inburgering onvoldoende heeft onderzocht. 4.6 E.ON heeft nog aangeboden haar stellingen te bewijzen, met alle middelen rechtens, in het bijzonder door middel van getuigen. E.ON heeft evenwel niet aangegeven welke feiten of omstandigheden zij concreet (door getuigen) wenst te bewijzen. Het hof gaat aan het aanbod voorbij als te vaag en/of onvoldoende gesubstantieerd. 5.1 De slotsom is dat het verzoek van E.ON zal worden afgewezen. E.ON zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld voorzover gevallen aan de zijde van het Benelux-Merkenbureau. Het hof neemt in dit verband in aanmerking, dat het Benelux-Merkenbureau zich in dit geding heeft laten vertegenwoordigen op de voet van art. 6ter, tweede lid, BMW door twee door de directeur gemachtigde personeelsleden. Naar het oordeel van het hof is in een dergelijk geval geen plaats voor veroordeling in het salaris van een procureur of een gemachtigde, maar wél in de reis-, verblijf- en verletkosten. Het hof zal deze kosten naar redelijkheid bepalen als na te melden.

16 3 8 4 B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M 1 6 O K T O B E R Beslissing Het hof: wijst het verzoek van E.ON af; verwijst E.ON in de kosten van de procedure en begroot deze tot op deze uitspraak aan de zijde van het Benelux- Merkenbureau op 1139,. Enz. Nr. 76 Gerechtshof te Arnhem, 29 maart 2005 (SPD) Mrs. A.P.M. Houtman, G.J. Rijken en D.J. van der Kwaak Art. 1 BMW Nu de rechtbank al had overwogen dat het merk Spd niet uitsluitend beschrijvend is, niet gebruikelijk is geworden en niet kan worden gezien als soortaanduiding, is in beginsel de conclusie juist dat dus sprake moet zijn van (althans enig) onderscheidend vermogen en dat de inburgeringsvraag dan niet aan de orde had moeten komen. Juist evenwel is het standpunt van de hogescholen dat de benaming Spd al in de jaren vóór het merkdepot een soortnaam is geworden, namelijk de naam voor de desbetreffende opleiding ongeacht door welk opleidingsinstituut de opleiding werd gegeven. 1 Vereniging Nederlands Genootschap van Opleiders voor comptabele- en economische examens te Amsterdam, 2 Leidse Onderwijs Instellingen BV te Leiderdorp, appellanten in het principaal appèl, geïntimeerden in het incidenteel appèl, procureur J.C.N.B. Kaal, advocaat mr. D.M. Wille te Amsterdam, tegen 1 Stichting HBO Instituut Twente h.o.d.n. Hogeschool Thorbecke te Almelo, 2 Stichting HON h.o.d.n. Hogeschool Enschede te Holten, 3 Stichting Hoger Beroepsonderwijs s-hertogenbosch h.o.d.n. Hogeschool s-hertogenbosch of Hogeschool Brabant te s-hertogenbosch, 4 Stichting Hoger Beroepsonderwijs Limburg/Maastricht h.o.d.n. Hogeschool Limburg te Heerlen, geïntimeerden in het principaal appèl, appellanten in het incidenteel appèl, procureur mr. J.M. Bosnak, advocaat mr. P.H.J. Nij Bijvank te Almelo. a Tussenvonnis Rechtbank te Almelo, 30 januari 2002 (mr. M.L.J. Koopmans) De rechter overweegt ten aanzien (van): het procesverloop: (...) waarvan kan worden uitgegaan: 3 In deze zaak staat als gesteld en erkend, dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken en/of blijkend uit niet betwiste overgelegde producties, het navolgende vast: NGO is een sinds tientallen jaren bestaande vereniging, die volgens haar statutaire doelstelling de belangen behartigt van opleiders en opleidingsinstituten voor (bedrijfs)- economische en administratieve examens en daarmee verwante cursussen. NGO vertegenwoordigt het overgrote merendeel van de opleiders en opleidingsinstituten van de opleiding Spd Bedrijfsadministratie, waaronder haar lid LOI; De opleiding Spd Bedrijfsadministratie is een ruim zestig jaren bestaande particuliere (en dus niet door de overheid bekostigde) opleiding ter verkrijging van het HBO diploma Spd Bedrijfsadministratie. Tot 1 januari 1998 was het Spd diploma een staatsdiploma. Met ingang van die datum is de overheidsbemoeienis met de opleiding Spd Bedrijfsadministratie beëindigd en leidt de opleiding op tot een instellingsdiploma; NGO spant zich in de opleiding Spd Bedrijfsadministratie en het daaraan verbonden examen/diploma op het niveau van voor 1 januari 1998 te houden en optimaal af te stemmen op de wensen van de beroepspraktijk. Om dat te bereiken hebben de leden van NGO gezamenlijk een opleidings- en beroepsprofiel opgesteld, en hanteren zij een landelijk centraal instellingsexamen. Dat instellingsexamen Spd Bedrijfsadministratie is toegankelijk voor alle onderwijsinstellingen, mits zij op grond van artikel 6.9 WHW door de minister zijn aangewezen als Hogeschool, participeren in de stichting Examenbureau NGO Spd Bedrijfsadministratie, en een opleiding Spd Bedrijfsadministratie bij het Centraal Register Opleiding Hoger Onderwijs (CROHO) hebben ingeschreven. Ook is het centraal instellingsexamen toegankelijk voor opleidingsinstituten die een convenantregeling met een aangewezen Hogeschool hebben getroffen, of door middel van een extraneusregeling via een aangewezen hogeschool (0,5% van de markt); NGO is ten behoeve van haar leden houder van het (door haar overgenomen) collectieve woordmerk Spd, op 13 september 1994 in het Benelux-merkenregister ingeschreven onder nummer voor waren van klasse 16 (leermiddelen uitgezonderd toestellen) en diensten in klasse 41 (onderwijs). NGO verleent het recht tot gebruik van dat collectieve merk aan de onderwijsinstellingen voor wie het centraal instellingsexamen toegankelijk is en die voldoen aan de in het reglement neergelegde eisen (de gemeenschappelijke kenmerken van het collectieve merk). NGO is voorts belast met het toezicht op en de handhaving van het collectieve merk. Het reglement op gebruik en toezicht in de zin van artikel 21 BMW is eveneens bij conclusie van eis in het geding gebracht. Het merk is bedoeld om de gemeenschappelijke kenmerken van de Spd-opleiding van de leden van NGO te onderscheiden van andere bedrijfsopleidingen; De scholen zijn opleidingsinstituten die onder meer verzorgen de opleiding SPD. Zij hebben in 1999 gezamenlijk het initiatief genomen tot oprichting van een landelijk bureauvoor HBO examens (in oprichting), dat blijkens de tekst van de brochure (zie bijlage 4 bij de conclusie van eis) onder meer SPD examens afneemt en SPD certificaten en diploma s uitgeeft. Uit de aanhef van die kennelijk niet alleen voor intern gebruik bedoelde brochure blijkt dat de scholen daartoe gezamenlijk het initiatief hebben genomen. De scholen zijn geen lid van NGO. Naar zeggen van NGO voldoen de scholen niet aan de (kwaliteits-)eisen benodigd om tot het centraal instellingsexamen te worden toegelaten; het standpunt van NGO en LOI: 4 NGO en LOI vorderen de scholen te bevelen om onmiddellijk na de betekening van het te wijzen vonnis elk gebruik,

17 1 6 O K T O B E R B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M waar en op welke wijze dan ook, van de aanduiding Spd of SPD, al of niet in combinatie met een landelijk examenbureau, blijvend te staken. Dit op straffe van een dwangsom van NLG 5000, voor elke overtreding c.q. niet nakoming van dat bevel, alsmede van NLG 5000, voor elke dag, een gedeelte van de dag daaronder begrepen, waarop de overtreding c.q. de niet nakoming voortduurt. Een en ander met veroordeling van de scholen in de kosten van dit geding, 5 Aan deze vordering hebben NGO en LOI kort samengevat het volgende ten grondslag gelegd. Gedaagden zijn geen lid van NGO en voldoen niet aan de (kwaliteits-)eisen benodigd om tot het centraal instellingsexamen te worden toegelaten. Hun presentatie van een landelijk bureau voor o.a. SPD examens is misleidend en leidt tot verwarring en onduidelijkheid op de markt. NGO heeft gedaagden gesommeerd het gebruik van het collectieve merk Spd en het daarmee overeenstemmende SPD te staken. Gedaagden zijn daartoe niet bereid gebleken. Het gebruik van de aanduiding SPD of Spd door gedaagden is aan te merken als inbreuk in de zin van artikel 13A lid 1 sub a en b dan wel d BMW, nugedaagden deze aanduiding in het economisch verkeer gebruiken voor dezelfde of soortgelijke waren/ diensten als waarvoor het collectieve merk wordt gebruikt. Hierdoor bestaat verwarringsgevaar bij het publiek, kan ongerechtvaardigd voordeel worden getrokken en kan inbreuk worden gedaan aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het collectieve merk. De suggestie dat gedaagden een landelijk examenbureau voor o.a. Spd examens hebben is jegens NGO en LOI bovendien onrechtmatig want misleidend. Hierdoor wordt schade geleden. het standpunt van de scholen: 6 De scholen hebben geconcludeerd tot afwijzing van het NGO en LOI gevorderde onder aanvoering van de volgende kort samengevatte verweren: a SPD is geen rechtsgeldig merk. Dit omdat het geen onderscheidend vermogen heeft, uitsluitend beschrijvend is, een soortaanduiding is en/of gebruikelijk is of is geworden; b Het depot is te kwader trouw gedaan; c De aanduiding SPD (in hoofdletters) is niet gelijk aan het gedeponeerde merk ( Spd ); d Zo al rechtsgeldig, dan kan het merk niet worden ingeroepen tegen de scholen. Dit omdat de artikelen 13 en 13A BMW daarvoor geen mogelijkheid bieden; e NGO en LOI maken misbruik van recht door op basis van het merkdepot een verbod op de aanduiding SPD te vragen. Dit omdat het de scholen onderwijsrechtelijk vrij staat ook de SPD opleiding te verzorgen; f Het gewraakte gebruik van de aanduiding landelijk bureauis zelfstandig noch in samenhang met de aanduiding SPD onrechtmatig te noemen; g In elk geval wordt verzocht om een lange uitlooptermijn opdat de scholen de tijd hebben hun bakens te verzetten. de beoordeling: 7 Het betreft hier in hoofdzaak een merkenrechtelijke kwestie. Op grond van artikel 37 letter A Benelux-Merkenwet (hierna: BMW) is deze rechtbank bevoegd daarvan kennis te nemen. 8 Vooraf verdient overweging dat behoudens een enkele uitzondering (bij tussenvonnis is geen appelvoorbehoud meer vereist omdat de wet dat is gaan bepalen) op deze zaak van toepassing is het burgerlijk procesrecht zoals dat gold voor 1 januari Dit omdat (zie het betreffende overgangsrecht) de inleidende dagvaarding voor die datum is uitgebracht. 9 Gelet op de stellingname van partijen moet eerst worden beoordeeld of de aanduiding Spd een rechtsgeldig collectief merk is in de zin van de artikelen 19 e.v. BMW: 10 Dat merk Spd bestaat naar het oordeel van de rechtbank niet uitsluitend uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten. (zie artikel 3 lid 1 sub c van de in de gedingstukken aangeduide Harmonisatierichtlijn). Evenmin bestaat Spd uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het... handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden (zie voormeld artikel 3, lid 1 sub d). De hiervoor aangehaalde bepalingen zijn namelijk relevant voor de vaststelling van de reikwijdte van artikel 1 BMW. 11 Spd wordt namelijk alleen gebruikt voor de aanduiding van een opleiding bedrijfsadministratie en de letters Spd beschrijven dat product niet, noch beschrijft Spd de essentiële eigenschappen van dat product. Spd is niet aan te merken als een soortaanduiding. Dit omdat in het betreffende Nederlandse handelsverkeer ervan wordt uitgegaan dat er sprake is van een specifieke SPD-bedrijfsopleiding. Niet is in dit geding vast komen te staan dat Spd in voormelde zin te weten als soort aanduiding gebruikelijk is geworden bij anderen dan NGO, LOI en de scholen, terwijl van dat gebruikelijk worden ook niet op adequate wijze door de scholen bewijslevering is aangeboden. 12 Door NGO en LOI is gesteld dat Spd in de loop van de jaren door inburgering het voor een collectief merk benodigde onderscheidend vermogen heeft verkregen. Bij de beoordeling of sprake is van (voldoende) onderscheidend vermogen, is niet relevant het tijdstip waarop de bescherming van het merk is ingeroepen, te weten medio 2000, maar gelijk terecht namens de scholen is aangevoerd het hierboven aangeduide tijdstip van het depot. Door de scholen is gemotiveerd weersproken dat reeds ten tijde van dat depot sprake was van (voldoende) onderscheidend vermogen door (langdurige) inburgering. 13 Voor de door NGO en LOI gestelde inburgering heeft de rechtbank geen dan wel onvoldoende steun aangetroffen in de gedingstukken. Reden voor de rechtbank om NGO en LOI in de gelegenheid te stellen te bewijzen dat het collectieve merk Spd ten tijde van het depot voldoende onderscheidend vermogen had verkregen door inburgering. Het gaat dan dus mede om de relevante factoren die worden aangeduid in het Chiemsee-arrest (HvJ EG 4 mei 1999, NJ 1999, NJ 2000, 269), waaronder het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van het merk en ook de hoogte van de reclamekosten. 14 De scholen kunnen zich er niet (meer) bij wijze van verweer op beroepen dat sprake is geweest van een depot te kwader trouw. De betreffende termijn van vijf jaren na het depot (artikel 14B BMW) is inmiddels verstreken, en die termijn komt ook werking toe in het zich hier voordoende geval dat bij wijze van verweer een beroep wordt gedaan op

18 3 8 6 B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M 1 6 O K T O B E R nietigheid van het merk wegens de genoemde reden. Wanneer de nietigheid niet binnen de voorgeschreven termijn wordt ingeroepen, verschaft het depot in zoverre een volledig recht, ook in de gevallen waarin volgens artikel 4 lid 6 BMW geen recht op het merk kan worden verkregen. Nader onderzoek naar de in dit kader door de scholen aangevoerde kwader trouw en naar het voorgebruik te goeder trouw door de scholen, is hier dan ook niet meer aan de orde. 15 Het verweer van de scholen dat de door hen gebruikte aanduiding SPD (in hoofdletters) niet is te vergelijken met het gedeponeerde merk (Spd), kan naar het oordeel van de rechtbank evenmin worden gehonoreerd. Dit omdat SPD ten opzichte van Spd moet worden aangemerkt als een overeenstemmend teken in de zin van artikel 13A 1b BMW voor soortgelijke diensten (te weten, opleidingen bedrijfsadministratie) tengevolge waarvan verwarringsgevaar is te duchten. 16 De rechtbank overweegt reeds thans dat in het geval na bewijslevering in rechte mocht komen vast te staan dat NGO en LOI een rechtsgeldig collectief merk hebben, NGO en LOI er dan recht en belang bij hebben dat aan de merkinbreuk snel een einde wordt gemaakt. Voorshands en dus onder het voorbehoud van heroverweging oordelend, is niet in te zien dat NGO en LOI onrechtmatig jegens de scholen handelen c.q. gaan handelen door te ageren tegen de gestelde merkinbreuk op de wijze zoals zij thans doen. Het door de scholen terzake aangevoerde onderwijsrechtelijke relaas maakt dat niet anders. Met name is daaruit niet de conclusie te trekken dat NGO en LOI onrechtmatig jegens de scholen handelen c.q. gaan handelen door te persisteren bij de ongedaanmaking van de gestelde merkinbreuk. 17 De slotsom is dat eerst in na te melden zin moet worden beslist. In afwachting van het resultaat van na te melden bewijslevering zal elke nadere beslissing worden aangehouden. Rechtdoende Laat NGO en LOI toe tot de hiervoor onder 13 aangeduide bewijslevering. Enz. b Rechtbank te Almelo, 4 september 2002 (mr. M.L.J. Koopmans) De rechtbank overweegt ten aanzien (van): het procesverloop: (...) de verdere beoordeling van het geschil: (...) 3 NGO en LOI zijn in de gelegenheid gesteld te bewijzen dat het collectieve merk Spd ten tijde van het depot (13 september 1994) voldoende onderscheidend vermogen had verkregen door inburgering. Het gaat dan dus mede om de relevante factoren die worden aangeduid in het Chiemsee-arrest (HvJ EG 4 mei 1999, NJ 2000, 269), waaronder het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van het merk en ook de hoogte van de reclamekosten. 4 Door NGO en LOI is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om bewijs middels het horen van getuigen bij te brengen. Volstaan is met het in het geding brengen van schriftelijke informatie. Het gaat niet aan om thans nog te treden in het verzoek van NGO en LOI om des vereist hen nog in de gelegenheid te stellen getuigenbewijs bij te brengen. Dit kennelijk onder voorwaarde gedane bewijsaanbod wordt dus gepasseerd, ook om proceseconomische redenen. 5 De rechtbank is van oordeel dat NGO en LOI niet zijn geslaagd in de hen opgedragen bewijslevering. Uit de in navolging van de bewijsopdracht door NGO en LOI in het geding gebrachte stukken is noch afzonderlijk noch in samenhang met andere eerder in het geding gebrachte informatie, af te leiden dat het collectieve merk Spd/SPD ten tijde van het depot voldoende onderscheidend vermogen had verkregen door inburgering. 6 Het bewijsmanco betreft met name de (voldoende) mate van inburgering. De producties tonen genoegzaam aan het reeds lang hanteren van de aanduiding Spd/SPD, maar zwijgen over de kwestie of en in hoeverre nujuist ten tijde van dit depot sprake was van de hier relevante (mate van) inburgering van de aanduiding Spd/SPD. Of anders gezegd: de mogelijkheid is onverkort blijven bestaan dat de aanduiding Spd/SFD tot aan het moment van het depot juist niet is ingeburgerd (als merk), omdat het werd aangemerkt en beleeft als niet meer dan een verwijzing naar het mogelijke resultaat van de opleiding, te weten het behalen van het toenmalige desbetreffende Staats praktijkdiploma. Ook tonen de producties in hoofdzaak: niet meer aan dan dat de aanduiding Spd/SPD in de gestelde context reeds lang feitelijk werd gebruikt. Dat is echter mede indachtig de bij de bewijsopdracht vermelde jurisprudentie en de daarin ontwikkelde criteria, op zich onvoldoende voor het aannemen van de hier vereiste mate van inburgering. Daar is kort gezegd meer voor nodig. 7 De conclusie moet dan ook allereerst zijn dat niet in rechte is komen vast te staan dat de aanduiding Spd/SPD gelijk door NGO en LOI is gesteld in de loop der jaren en wel voorafgaand aan het depot door inburgering voldoende onderscheidend vermogen heeft verkregen. Daarmee is dan komen vast te staan dat de aanduiding Spd/SPD niet kan worden aangemerkt als een rechtsgeldig collectief merk in de zin van de artikelen 19 e.v. BMW. 8 De slotsom moet dan ook zijn dat de vorderingen van NGO en LOI voorzover gebaseerd op vermeende merkinbreuk zich niet lenen voor toewijzing. Dit oordeel brengt tevens mee dat de scholen jegens NGO en LOI niet onrechtmatig kunnen hebben gehandeld enkel door het in combinatie met de aanduiding Spd/SPD hanteren van de aanduiding Landelijk Examenbureau. Zulks temeer nu gesteld noch gebleken is dat door de scholen op ontoelaatbare wijze wordt aangehaakt bij het centrale examen van het NGO. 9 Als de in het ongelijk gestelde partij dienen NGO en LOI te worden veroordeeld in de kosten van dit geding. Enz. c Het Hof, enz. 4 De beoordeling van het geschil in het principaal appèl en in het incidenteel appèl 4.1 De eerste grief in het principaal appèl houdt in dat het onlogisch is dat de rechtbank, na eerst te hebben overwogen dat de gronden op basis waarvan een merk niet als rechtsgeldig mag worden aangemerkt wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen zich niet voordoen ten aanzien van het merk Spd, vervolgens voor het oordeel of het merk

19 1 6 O K T O B E R B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M Spd rechtsgeldig is, beslissend acht of dit merk door inburgering onderscheidend vermogen heeft gekregen. 4.2 De grief slaagt. Ook de hogescholen erkennen dat, nude rechtbank al had overwogen dat het merk Spd niet uitsluitend beschrijvend is, niet gebruikelijk is geworden en niet kan worden gezien als soortaanduiding, in beginsel de conclusie van NGO juist is dat dus sprake moet zijn van (althans enig) onderscheidend vermogen en dat de inburgeringsvraag dan niet aan de orde had moeten komen. 4.3 De hogescholen bestrijden in hun incidenteel appèl bedoelde overweging van de rechtbank dat het merk Spd niet uitsluitend beschrijvend is, niet gebruikelijk is geworden en niet kan worden gezien als soortaanduiding. Volgens de hogescholen is Spd beschrijvend, gebruikelijk geworden en een soortaanduiding en mag dit merk daarom niet als rechtsgeldig merk worden aangemerkt. 4.4 Het hof is van oordeel dat dit standpunt van de hogescholen juist is. Zoals NGO onbestreden heeft aangevoerd is Spd een benaming voor een opleiding bedrijfsadministratie, welke benaming in elk geval al sedert 1939 is gebruikt, en geniet het Spd diploma van oudsher aanzien in de beroepspraktijk. Hoewel de letters Spd een afkorting zijn, namelijk van Staatspraktijkdiploma, is de opleiding steeds bekend geweest onder de benaming Spd bedrijfsadministratie. Onder die benaming zijn al tientallen jaren vóór het merkdepot in 1994 opleidingen aangeboden door opleidingsinstituten, onder andere ook door (rechtsvoorgangers van) Hogeschool Thorbecke (sinds 1989) en Hogeschool Enschede (sinds 1991). NGO heeft dit niet betwist. De benaming Spd werd gebruikt om de opleiding aan te duiden en was aldus de gebruikelijke benaming, die door alle betrokkenen werd opgevat als de aanduiding, de beschrijving van de opleiding. Dit heeft naar het oordeel van het hof tot gevolg gehad dat de benaming Spd al in de jaren vóór het merkdepot een soortnaam is geworden, namelijk de naam voor de desbetreffende opleiding ongeacht door welk opleidingsinstituut de opleiding werd gegeven, dus ongeacht de herkomst van de dienst. Nude soortnaam van een waar of dienst geen merk kan zijn het onderscheidend vermogen ontbreekt immers slaagt de hierop betrekking hebbende grief van de hogescholen. 4.5 Het voorgaande leidt reeds tot de conclusie dat de vorderingen van NGO niet toewijsbaar zijn, nudie op haar merkrecht zijn gebaseerd, maar dit merk niet rechtsgeldig is. Het hof gaat voorbij aan het door NGO in eerste aanleg gedane bewijsaanbod dat het merk Spd is ingeburgerd en thans, ten tijde van de inbreukactie, onderscheidend vermogen heeft gekregen. NGO heeft geen feiten en omstandigheden aangevoerd die haar stelling onderbouwen. Onvoldoende is het enkele feit dat met ingang van 1 januari 1998 het Staatspraktijkdiploma is afgeschaft. De omstandigheid dat de afkorting Spd daardoor overbodig zouzijn geworden, neemt niet weg dat al vele tientallen jaren voordien de benaming Spd de gebruikelijke aanduiding van de desbetreffende opleiding was en dat dit sindsdien, óók na 1 januari 1998, onveranderd zo is gebleven. (...) 5 De beslissing Het hof, rechtdoende in hoger beroep: vernietigt het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank Almelo van 30 januari 2002; bekrachtigt het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank Almelo van 4 september 2002 onder verbetering van gronden; enz. Nr. 77 Rechtbank te s-gravenhage, 26 oktober 2005* (schadevergoeding en winstafdracht) Mr. E.F. Brinkman Art. 13 A, lid 4 en lid 5 BMW Vorderingen tot schade en winstafdracht kunnen niet onbeperkt cumuleren (zie HR 14 april 2000, NJ 2000, 489 m.nt. DWFV (Danestyle/HBS)). Een redelijke uitleg van art. 13A, lid 4 en 5 BMW brengt met zich dat niet meer dan een bedrag gelijk aan het grootste van de totaalbedragen gevorderd aan winstafdracht respectievelijk schade bestaande uit gederfde winst kan worden toegewezen. Cumulatie van winstafdracht met eventuele overige schadeposten (vermindering exclusiviteit van de merken en bijvoorbeeld buitengerechtelijke kosten) is wel mogelijk. Art. 3:61, lid 2 en 3:69 BW Alle gedaagden zijn gebonden aan het boetebeding in de door één directeur getekende onthoudingsverklaring, ook al was deze statutair niet bevoegd alléén de vennootschappen te verbinden. Door langdurig stilzitten terwijl niet aannemelijk is dat zij de onthoudingsverklaring niet kenden, moeten zij geacht worden de volmacht van de directeur te hebben bekrachtigd. Art. 6:94 BW Bij te kwader trouw begane inbreuk is er geen plaats voor matiging van de boete beneden de reeds door eiseressen vrijwillig toegepaste matiging. 1 The Polo/Lauren Company L.P. te New York, Verenigde Staten van Amerika, 2 The Timberland Company te Stratham, Verenigde Staten van Amerika, 3 The Timberland World Trading GMBH te Grunwald, Duitsland, eiseressen in conventie, verweersters in reconventie, procureur mr. E. Grabandt, advocaat mr. G.A.P. Grootswagers te Amsterdam, tegen 1 Trio Bakker Sport BV, 2 Bakker Sport BV, 3 Trio Bakker Sport Woerden BV allen te Alphen aan den Rijn, gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie, procureur mr. C.J.R. van Binsbergen. Rechtsoverwegingen In conventie en in reconventie: De feiten 1 Ten processe staat het volgende vast: a Op naam van Polo staan de navolgende merkinschrijvingen met betrekking tot klasse 25 voor onder meer kledingstukken geregistreerd: * Beroep ingesteld. Red.

20 3 8 8 B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M 1 6 O K T O B E R Benelux-beeldmerken van een polospeler, ingeschreven onder nummers en ; Gecombineerd Benelux-woord/beeldmerk RALPH LAU- REN (met polospeler), ingeschreven onder nummer ; Benelux-woordmerken POLO (inschrijvingsnummer ), RALPH LAUREN (inschrijvingsnummer ) en POLO RALPH LAUREN (inschrijvingsnummer ). Hierna ook gezamenlijk te noemen: de Polo-merken. b Op naam van Timberland staan de navolgende merkinschrijvingen met betrekking tot klasse 25 voor onder meer kledingstukken geregistreerd: Benelux-woordmerk TIMBERLAND, ingeschreven onder nummer ; Benelux-beeldmerk van een gestyleerde boom, ingeschreven onder nummer ; Internationaal woordmerk TIMBERLAND, ingeschreven onder nummer (onder meer voor de Benelux); Benelux-beeldmerk van een gestyleerde boom, ingeschreven onder nummer (onder meer voor de Benelux); Hierna ook gezamenlijk te noemen: de Timberlandmerken. c Naar aanleiding van de verkoop van (beweerdelijke) namaak-nike shirts, heeft de heer F.T. Bakker namens Intersport Bakker rond 14 juni 2001 een onthoudingsverklaring getekend, opgesteld door de Stichting Namaakbestrijding te Amsterdam (hierna: de SNB ) en daarbij het volgende verklaard: Verklaart hierbij tegenover de Stichting Namaakbestrijding te Amsterdam dat zij/hij het verhandelen en/of invoeren en/of produceren van namaakproducten zonder daartoe gerechtigd te zijn, heeft gestaakt en gestaakt zal houden, welke verklaring zij/hij hierbij aflegt ten opzichte van de bij die Stichting aangesloten rechthebbenden, een en ander onder verbeurte van een direct opeisbare boete van ƒ 1.000, (...) voor iedere keer of dag of ieder exemplaar dat geheel of gedeeltelijk in strijd met deze verklaring wordt gehandeld, onverminderd het recht van de Stichting Namaakbestrijding dan wel van de bij die Stichting aangesloten rechthebbenden op vergoeding van volledige schade in geval van overtreding. (...) In deze verklaring wordt verstaan onder: namaakproducten: de ongeoorloofde imitatie van een andermans product met het oogmerk de imitatie voor het andere product te laten doorgaan, dan wel bewust aan het uiterlijk en/of reputatie van dat product aan te haken; d Uit de betreffende Kamer van Koophandel uittreksels van Bakker c.s. valt onder meer het volgende af te leiden. Dhr. F.T. Bakker is directeur van gedaagde sub 2, doch slechts gezamenlijk bevoegd (met andere best./personen, zie stat.). Gedaagde sub 2 is de enige aandeelhouder en bestuurder/directeur van gedaagden sub 1 en 3. Alle gedaagden voeren onder meer de handelsnamen Bakker Sport en Intersport Bakker (voor gedaagde sub 2 is de naam van de hoofdvestiging weliswaar Bakker Sport B.V. doch haar nevenvestiging te Gouda is genaamd Intersport Bakker ). Alle gedaagden hebben als bedrijfsomschrijving (detail)- handel in sportartikelen en sportkleding. e Naar aanleiding van de aankoop van een sweater, trui voorzien van Polo-merken op 28 februari 2002 voor 69,95 bij Bakkersport (Winkelhof 83 te Leiderdorp), heeft de SNB aangifte gedaan bij de Belastingdienst/FIOD-ECD terzake van overtreding van artikel 337, eerste lid van het Wetboek van Strafrecht. Gedurende het opsporingsonderzoek zijn door rechercheurs van de Belastingdienst/FIOD-ECD de heren E.H. Hulshof, J.G. Boeve en F.T. Bakker gehoord, alsmede zijn bij vestigingen van Bakker c.s. te Leiderdorp en Woerden in totaal 52 truien voorzien van Polo-merken in beslag genomen. F.T. Bakker heeft in het kader van dat onderzoek onder meer het volgende verklaard (proces-verbaal van 9 oktober 2002): Ik kan u zeggen dat wij als Bakker Sports B.V. in januari 2002 een hoeveelheid pull-overs, voorzien van het merk Ralph Lauren, hebben ingekocht bij Intersport Utrecht-City. De heer Johan Boeve is directeur van dat bedrijf. Voor zover bekend heeft hij ons destijds laten weten dat hij deze truien had ingekocht via meergenoemde inkoopgroep [bedoeld is de daarvoor genoemde hoogvolumeberoep te Leusden, toevoeging rechtbank]. Wij hebben destijds nog expliciet aan Boeve gevraagd of het een echte en onvervalste partij was. Dat was volgens hem uiteraard het geval. (...) U toont mij nu een kopie-inkoopfactuur van Intersport Utrecht-City, gedateerd 24 januari Ik zie dat dit de kopie-factuur is die ik aan uw collega s heb overhandigd. Ik zie dat de factuur betrekking heeft op 210 stuks pull-overs van het merk Ralph Lauren en dat wij deze truien hebben gekocht voor 29,50 per stuk. Dit is een hele reële prijs, misschien iets lager dan de doorgaans door ons betaalde inkoopprijzen. Uw collega s hebben destijds 52 stuks truien in beslag genomen. De rest, snel uitgerekend zo n 158 stuks, hebben wij verkocht in onze filialen. Echter hoofdzakelijk in onze winkel met golfartikelen bij de plaatselijke golfbaan in Alphen aan de Rijn. Achteraf is ons gebleken, dat de truien mogelijk vervalst waren. Wij hebben in onze winkel namelijk enkele klachten gehad van kopers met de mededeling dat na enkele keren wassen niet veel van de truien overbleef. Deze kopers hebben wij kostenloos gesteld. f Nadat de SNB had geconstateerd dat bij de Makro in haar visie nagemaakte truien voorzien van Timberland-merken werden verkocht, heeft zij de Makro op 20 februari 2002 gesommeerd om onder meer opgaaf te doen van de leverancier van die truien. Deze truien waren voorzien van de codes en Daarop heeft Makro, onder overlegging van de betreffende factuur, aangegeven dat zij bedoelde truien met voornoemde codes had betrokken van Stockpoint B.V. te Alphen aan den Rijn. De vorderingen, de grondslagen daarvoor en de verweren (...) Beoordeling van het geschil In reconventie voorts 6 De vordering in reconventie is niet dadelijk bij antwoord, doch eerst na de comparitie en zelfs na de repliek, ingesteld, zodat Bakker c.s. daarin gelet op het bepaalde in artikel 137 Rv niet-ontvankelijk dienen te worden verklaard. Polo c.s. worden geacht in verband met deze vordering bij gebreke aan een conclusiewisseling daaromtrent geen proceskosten te hebben gemaakt.