Inleiding HOOFDSTUK De nieuwe druk

Transcriptie

1 HOOFDSTUK 1 Inleiding 1.1 De nieuwe druk Het merkenrecht is sinds de uitgave van de vorige druk van dit boek wezenlijk gewijzigd, door Europese harmonisatie van een belangrijk deel van het merkenrecht. 1 Vele (deels nieuwe) leerstukken hebben geleid tot een aanzienlijke stroom jurisprudentie, met name ook van het Europese Hof van Justitie. Regels zijn gewijzigd; wat onder het oude merkenrecht geen inbreuk opleverde, is dat nu wel en vice versa. Zelfs uitspraken gedaan voor en na een arrest van het Hof van Justitie vallen anders uit. Het merkenrecht is daarmee aanzienlijk complexer geworden, waarbij niet helpt dat de arresten van het Hof van Justitie niet altijd uitblinken in duidelijkheid. Dit alles heeft ertoe geleid dat de behandeling van het merkenrecht hier aanzienlijk uitgebreid is ten opzichte van de vorige druk. Toch wordt in zoverre aangesloten bij de benadering die gekozen is in de vorige druk, dat het hier gaat om een handboek dat een overzicht van de belangrijkste aspecten geeft. Dat brengt op zichzelf weer mee dat niet alle onderwerpen uitputtend behandeld kunnen worden; dan zou dit boek nog enkele malen dikker zijn uitgevallen. Desalniettemin wordt in dit deel niet alleen een inventarisatie gegeven van de stand van het merkenrecht, maar worden ook problemen en vraagstukken in kaart gebracht en worden suggesties gedaan voor beantwoording en oplossing daarvan. Wanneer dergelijke suggesties worden gedaan zal dit worden aangegeven. Door de grote hoeveelheid literatuur en jurisprudentie van de afgelopen 18 jaar is het niet mogelijk (en in de opzet van dit boek ook niet gewenst) om daarvan een volledig en gedetailleerd overzicht te geven, al zal een groot deel van de publicaties wel te vinden zijn. Uiteraard is er wel naar gestreefd om alle (praktisch en theoretisch) belangrijke ontwikkelingen in kaart te brengen en te beschrijven, met verwijzing naar terzake relevante jurisprudentie, ook lagere jurisprudentie. Literatuur en rechtspraak zijn verwerkt tot 1 juni Opzet boek De opzet van het deel merkenrecht is wezenlijk anders dan in de vorige druk. Wel is net als in de vorige druk gekozen voor een indeling die recht doet aan de theorie, structuur en aard van het merkenrecht, in plaats van een artikelsgewijs com- 1 Zie daarover ook nr

2 1.4 mentaar dat, voor wat betreft de volgorde, noodzakelijkerwijs enigszins arbitrair zou zijn. Dit boek beoogt in de eerste plaats een inleiding in en overzicht van het merkenrecht te geven, niet zozeer een overzicht van de merkenwetgeving. 1.3 Plan van behandeling In hoofdlijnen komt de indeling erop neer dat eerst een algemene introductie wordt gegeven waarbij wordt ingegaan op de aard en het karakter van het merkenrecht. Vervolgens wordt het leven van het merk gevolgd van depot van de aanvrage tot en met doorhaling, vervallenverklaring of nietigheid. Vervolgens wordt apart ingegaan op kwesties aangaande het Gemeenschapsmerk en raakvlakken die het merkenrecht heeft met andere rechtsgebieden. 1.4 Hoofdstukindeling Na een bespreking van de aard, functies en verschijningsvormen van merkrechten in Hoofdstuk 2, zal in Hoofdstuk 3 worden ingegaan op de wettelijke basis voor Benelux-merkrechten en Antilliaanse merkrechten, alsmede de wetgevingsinstrumenten die daarvoor zijn gegeven. In dat verband wordt ook aandacht besteed aan de voor Benelux- en Antilliaanse merken relevante internationale verdragen. In Hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan op de wetgevende en de uitvoerende instanties belast met kwesties aangaande Benelux-merkinschrijvingen, internationale merkinschrijvingen en Gemeenschapsmerkinschrijvingen. In Hoofdstuk 5 en Hoofdstuk 6 wordt ingegaan op het merkbegrip en de verschillende merkvormen, met hun relevante wet- en regelgeving, mede met betrekking tot beperkingen die dienaangaande gelden. Hierbij, en in de volgende hoofdstukken, worden de regelingen met betrekking tot Benelux-merken en Gemeenschapsmerken op gelijke voet inhoudelijk besproken. Voor Gemeenschapsmerken specifieke regels en regelingen komen aan de orde in Hoofdstuk 14. Voorts wordt gebaseerd op bepalingen uit de Merkenrichtlijn. In Hoofdstuk 7 wordt ingegaan op de inschrijvings- en oppositieprocedure bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Hoofdstuk 8, Hoofdstuk 9 en Hoofdstuk 10 bespreken de inhoud van het merkrecht, en de beperkingen die daarop van toepassing zijn. In Hoofdstuk 10, Hoofdstuk 11 en Hoofdstuk 12 wordt ingegaan op procedurele aspecten van handhaving van merkenrechten. Hoofdstuk 12 behandelt tevens de manier waarop merkrechten verloren gaan. Hoofdstuk 13 en Hoofdstuk 14 behandelen als gezegd de voor Gemeenschapsmerken specifieke regels, Hoofdstuk 15 Collectieve merken. Hoofdstuk 16, Hoofdstuk 17, Hoofdstuk 18, Hoofdstuk 19, Hoofdstuk 20 en Hoofdstuk 21 bespreken specifieke aspecten van het merkenrecht die verband houden met andere rechtsgebieden, zoals het vermogensrecht, het handelsnaamrecht, het recht met betrekking tot geografische herkomstaanduidingen, het auteursrecht, het mededingingsrecht en productaansprakelijkheid. 32

3 Hoofdstuk 1 / Inleiding Terminologie Met de in dit deel gehanteerde terminologie wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de terminologie zoals die gehanteerd wordt in de Merkenrichtlijn, de Gemeenschapsmerkenverordening, het BVIE en door het Europese Hof van Justitie (HvJEG). Enkele vaak voorkomende termen en afkortingen zijn de volgende. Wanneer wordt verwezen naar het merkenrecht in objectieve zin, wordt de term merkenrecht gebruikt, terwijl er gesproken wordt over merkrechten wanneer gedoeld wordt op de (subjectieve) rechten die te ontlenen zijn aan (een) specifieke merkinschrijving(en). Depot van de aanvraag en een aanvrage om een merkinschrijving is de terminologie van de Gemeenschapsmerkenverordening en de Merkenrichtlijn, en sluit ons inziens het beste aan bij de aard van de terzake bedoelde rechtshandeling. Die terminologie wordt aangehouden voor Gemeenschapsmerken. Het BVIE spreekt, in navolging van eerdere Benelux Merkenwetten, echter van het depot van een merk, welke terminologie ook gebruikelijk is in vakkringen. Waar het gaat om Benelux-merken zal derhalve die terminologie worden aangehouden. Er wordt voorts niet gesproken over prioriteit, maar (in beginsel) over rechten van voorrang. Wanneer gesproken wordt over de Merkenrichtlijn of afgekort MRl, wordt gedoeld op de Eerste Richtlijn 89/104/EG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten. 2 Wanneer gesproken wordt over de Gemeenschapsmerkenverordening of afgekort GMVo, wordt gedoeld op de Verordening (EG) no. 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk van 20 december Wanneer wordt gesproken over het BVIE wordt gedoeld op het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) van 25 februari BBIE staat voor het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom en BOIE voor de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom. Met de aanduiding BMW wordt (behoudens wanneer anders aangegeven) verwezen naar de Benelux Merkenwet zoals deze van kracht was op 31 augustus 2006, en met BMW(oud) naar de Benelux Merkenwet zoals deze van kracht was op 31 december Tussentijdse wijzigingen in de BMW worden apart besproken. De wijze waarop verwezen wordt naar artikelnummers zal aansluiten bij de wijze waarop het Europese Hof van Justitie dat doet in het kader van de Merkenrichtlijn en de Gemeenschapsmerkenverordening. Art lid 1 aanhef en sub a van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom, zal dus bijvoorbeeld afgekort worden tot: art. 2.20(1)(a) BVIE. Deze wijze van nummering wordt ook aangehouden voor andere merkenwetten, -verdragen, -richtlijnen en -verordeningen. 2 PbEG 1 februari 1989, L40/1. 3 PbEG 14 januari 1994, L11/1, operationeel met ingang van 1 april Trb. 2005,

4

5 HOOFDSTUK 2 Algemeen 2.1 Aard van het merkenrecht Een merk is een teken dat dient ter onderscheiding en/of individualisering van waren 1 en/of diensten. Al naar gelang van het doel dat met de kenmerking wordt beoogd, kunnen merken op verschillende manieren worden onderscheiden. Zo bestaan er bijvoorbeeld eigendomsmerken waarmee veehouders hun in vrijheid weidend vee kenmerken. Er bestaan vele waarborgmerken die eigenschappen van bepaalde zaken garanderen, zoals bijvoorbeeld het gehalte van gouden en zilveren voorwerpen. Naast onderscheidingstekens die in het normale taalgebruik als merken worden aangeduid, bestaan er nog vele andere onderscheidingstekens, zoals die ter onderscheiding van ondernemingen (handelsnamen), die ter onderscheiding van personen (voornamen, geslachtsnamen), die ter aanduiding van een bepaalde hoedanigheid (titels), of die ter aanduiding van een geografische herkomst. Daarnaast bestaan natuurlijk de onderscheidingstekens (de merken) die in het economisch verkeer worden gebruikt ter onderscheiding van producten of diensten. De rechtsregels die het merkenrecht vormen, hebben alleen op deze laatste categorie merken betrekking. De overige genoemde onderscheidingstekens worden ieder door een eigen wettelijk systeem beheerst en het merkenrecht kent op vele plaatsen ook een afbakening ten opzichte van deze andere wettelijke systemen. Daarop wordt ingegaan in nrs , 5.4.1, 6.2.4, 6.2.5, , 9.1.1, , , Hoofdstuk 17, Hoofdstuk 18 en Hoofdstuk 19. Daarnaast bestaat ook hier en daar overlap tussen verschillende wettelijke beschermingsregimes, waarover (voor wat betreft het merkenrecht) meer wordt gezegd in nrs t/m en Hoofdstuk Merksoorten In het bedrijfsleven worden merken gebruikt ter onderscheiding van fabrieks- of handelswaren, tezamen (in de wet) ook aangeduid als waren. Naast deze merken, de warenmerken, kent men echter ook de dienstmerken, die door diensten verlenende ondernemingen (zoals telecommunicatiebedrijven, vervoersondernemingen en verzekeringsmaatschappijen) worden gebruikt ter onderscheiding van de door hen aangeboden diensten. Warenmerken en dienstmerken laten zich ieder op hun 1 In civilibus is het zuiverder om te spreken van zaken, maar de merkenrechtelijke wetgeving hanteert de term waren. 35

6 2.1.2 beurt weer onderverdelen in individuele en collectieve merken. Individuele merken zijn die, welke door een individuele fabrikant of handelaar dan wel een individuele dienstenverlenende ondernemer, worden gebruikt ter onderscheiding van de eigen fabrieks- of handelswaren, respectievelijk de eigen diensten, van die van zijn concurrenten. Daarentegen worden collectieve merken door meer fabrikanten of handelaren, respectievelijk meer dienstverlenende ondernemers gemeenschappelijk, en veelal in collectief verband, gebruikt om van de daaronder door hen in de handel gebrachte waren of verleende diensten, de gemeenschappelijke herkomst of ook wel een bepaalde daaraan gemeenschappelijke hoedanigheid, aan te duiden. Zoals nog zal blijken zijn deze onderverdelingen van belang, omdat voor de genoemde categorieën van merken ten dele verschillende regels gelden Tweeledige strekking van het merkenrecht Het merkenrecht beoogt bescherming te verlenen aan het verband, dat als gevolg van het gebruik van een merk door het relevante publiek, wordt gelegd tussen degene die het merk gebruikt en de waren of diensten waarvoor dat gebruik plaatsvindt. In die bescherming wordt voorzien door de toekenning van een uitsluitend recht waarop, afhankelijk van het gekozen stelsel, de eerste gebruiker of de eerste die het merk ingeschreven heeft (gekregen) aanspraak kan maken, en waarmee hij anderen van het gebruik van zijn merk of imitaties daarvan voor niet van hem afkomstige waren of diensten kan uitsluiten. Hiermee zijn verschillende belangen gediend. De merkgerechtigde kan op deze manier de verstoring tegengaan van het door zijn merkgebruik tussen hem en zijn waren of diensten gelegde verband. Anderzijds is het ook voor het in aanmerking komende publiek van belang dat geen onjuiste voorstelling van zaken wordt gegeven of gesuggereerd. Voor dat publiek wordt het bestaan van een dergelijk verband door het merk gesymboliseerd, en dat betekent dat het merk, dankzij dat verband, nog andere functies vervult dan alleen die van het teken dat de waren en diensten van de ene onderneming onderscheidt van die van andere ondernemingen. Het merk functioneert bijvoorbeeld tevens als symbool voor de daaraan door de merkgerechtigde gegeven hoedanigheden, als garantie van herkomst en kwaliteit, en als drager van de onder het merk verworven reputatie en goodwill. Zie nr Het merk kan deze functies alleen vervullen als het merk uitsluitend door de gerechtigde tot dat merk voor zijn eigen waren of diensten wordt gebruikt (of door anderen met toestemming van de merkhouder wordt gebruikt). Zodra een derde hetzelfde merk of een imitatie daarvan voor diens waren of diensten in gebruik neemt, zal het publiek niet langer op het merk als symbool van het verband tussen de merkgerechtigde en diens waren of diensten kunnen afgaan, en wordt het in zijn verwachting bedrogen als het dit toch doet. In wezen heeft een merkrecht dan ook een tweeledige strekking: het beschermt niet alleen de gerechtigde tegen verstoringen van het door zijn merkgebruik gelegde verband, maar ook het publiek tegen de gevolgen van dergelijke verstoringen. Naast de theoretische rechtvaardiging voor de bescherming van merken, valt als een praktisch aspect nog op te merken dat merken een aanzienlijke economische 36

7 Hoofdstuk 2 / Algemeen waarde vertegenwoordigen (en op de balansen van verschillende ondernemingen geactiveerd worden, niet zelden voor zeer hoge bedragen) Merkenrechtelijk systeem Het merkrecht is een absoluut (en subjectief) recht, in die zin dat daarop jegens iedere willekeurige derde een beroep kan worden gedaan. Op dat recht is een gesloten systeem van beperkingen van toepassing, zoals vastgelegd in de relevante regelgeving. Daarbij zij nu reeds aangetekend dat er in de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie een trend valt waar te nemen om de beperkingen die zijn opgenomen in de Merkenrichtlijn 3 en Gemeenschapsmerkenverordening 4 niet alleen ruim uit te leggen, maar ook om het gesloten karakter van die beperkingen open te breken. Zie hierna nr Merkrecht als flexibel monopolie Het merkenrecht valt te kwalificeren als een economisch ordeningsrecht en is in die zin anders van karakter dan intellectuele eigendomsrechten die creatieve scheppingen of activiteiten beschermen, zoals het auteursrecht en de naburige rechten. Daarnaast is bepalend voor de aard van het merkenrecht, dat het in theorie oneindige rechten (monopolies) schept, waar de meeste andere intellectuele eigendomsrechten slechts voor bepaalde tijd worden gegund (auteursrechten, octrooirechten, modelrechten etc.). De door het merkenrecht gegeven monopolies zijn dan ook niet absoluut van omvang, maar variëren al naar belang de opvattingen bij en de percepties van het in aanmerking komende publiek (met name waar het de onderscheidende kracht van het merk betreft). Iets dergelijks valt niet te onderkennen in bijvoorbeeld het auteursrecht, het octrooirecht of het kwekersrecht. De verschillende beschermingsregimes hebben een verschillende achtergrond, een verschillende toepassing en een wezenlijk verschillend karakter. 5 De in de literatuur soms verdedigde benadering waarbij leerstukken uit het ene rechtsgebied zonder meer toegepast worden in het andere, miskent dan ook vaak dit verschil. 6 2 Om in 2006 opgenomen te worden in de wereldwijde Top 100 van merken (op basis van waarde), diende het merk tenminste een waarde van 2,7 miljard Euro te vertegenwoordigen. 3 Eerste richtlijn 89/104/EG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten; PbEG 1 februari 1989, L 40/1, hierna steeds aangeduid als: Merkenrichtlijn of MRI. 4 Verordening 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk van 20 december 1993; PbEG 14 januari 1994, L 11/1; i.w.tr. 15 maart 1994, operationeel m.i.v. 1 april 1996, hierna steeds aangeduid als Gemeenschapsmerkenverordening of GMVo. 5 Vgl. daarover recent: M.R.F. Senftleben, De samenloop van auteurs- en merkenrecht: een internationaal perspectief, AMI , p Zie voor wat betreft de toepassing van merkenrechtelijke leerstukken op het auteursrecht bijvoorbeeld: D.J.G. Visser, Verwatering, verknoedeling en verandering van wezenlijke waarde: reactie op het artikel van prof. mr H. Cohen Jehoram, BIE 2007, p Anders bijv.: F.W. Grosheide, Zwakke werken, een pleidooi voor een merkenrechtelijke benadering van de inbreukvraag in het auteursrecht, Intellectuele Eigenaardigheden. Opstellen aangeboden aan mr Theo R. Bremer, Deventer 1998, p

8 Monopoliedenken in de laatste eeuw Het ingeschreven merk geeft rechten die ook wel gekwalificeerd zouden kunnen worden (en worden) als een beperkt monopolie. Wanneer dergelijke exclusieve rechten worden verleend is het van belang controle- en correctiemaatregelen te treffen, teneinde te voorkomen dat die rechten worden misbruikt of zich uitstrekken tot handelingen die niet binnen dat monopolie zouden behoren te vallen. De wijze waarop tegen deze materie aangekeken wordt, is in de Benelux nogal verschillend geweest (en is nog immer aan verandering onderhevig). Het woord monopolie heeft een sterk negatieve klank en is in een handelsnatie als Nederland altijd met veel wantrouwen benaderd. Zo ook in het begin van de 20 e eeuw. De laatste drie decennia van de vorige eeuw, in het bijzonder na het in werking treden van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken (per 1 januari 1971), lijkt zich een ontwikkeling in dit denken te hebben voorgedaan. Het hebben van een merk was niet op zichzelf iets bedenkelijks, maar misbruik van het merkrecht werd voorkomen doordat, waar nodig, de beschermingsomvang van het merk werd ingeperkt. Tot 1 januari 1996 was het mogelijk om in de Benelux om het even welk merk ingeschreven te krijgen, aangezien er geen voorafgaand materieel onderzoek (o.a. naar onderscheidend vermogen) werd uitgevoerd. Dat werd niet als bezwaarlijk gevoeld, omdat beschrijvende merken zich toch niet zouden kunnen uitstrekken tot beschrijvend gebruik van het in het merk vervatte teken, en merken die niet voldeden aan de daaraan te stellen eisen, toch aan vervallenverklaring en/of nietigverklaring bloot stonden. 7 Dat de Benelux met deze benadering nogal alleen stond, werd duidelijk uit de reeks arresten van het Europese Hof van Justitie met betrekking tot het onderscheidend vermogen van merken, nodig voor de inschrijving daarvan (zie nr. 5.5). Het Europese Hof van Justitie grijpt in zijn jurisprudentie terug op de traditionele monopolie-benadering, waarbij het algemeen belang meebrengt dat wordt voorkomen dat merken worden ingeschreven die onderscheidend vermogen missen of zelfs in de toekomst onderscheidend vermogen zouden kunnen gaan missen, omdat derden (in het bijzonder concurrenten) beschrijvende aanduidingen ongestoord zouden moeten kunnen (blijven) gebruiken, los van de vraag of misbruik van de inschrijving voorkomen kan worden op basis van de beperkingen op het merkrecht. 8 Een en ander heeft geleid tot een aanzienlijke beperking van de mogelijkheid om merken ingeschreven te krijgen (dat geldt zowel voor Benelux-merken als Gemeenschapsmerken). Dit alles toont een duidelijke trend om het merkenrecht minder te benaderen vanuit het perspectief van de merkhouder, maar (thans) meer vanuit het algemeen belang dat beschermt tegen al te ver strekkende monopolies. 9 In ieder geval valt te constateren dat het HvJEG de leer aanhangt dat er slechts van inbreuk op het merkrecht sprake kan zijn wanneer afbreuk wordt gedaan aan de functies van 7 Art. 5(2)(b) BMW (oud) en art. 14(1) BMW (oud). 8 Vgl.: HvJEG 6 mei 2003, C-104/01, BIE 2004, 50 m.nt. AAQ; IER 2003, 50 m.nt. ChG; BMMB , p. 218 (Libertel/BMB; Libertel). 9 Vgl. hierover kritisch: G. Würtenberger, Community Trademark Law Astray or Back to the Roots!, EIPR , p

9 Hoofdstuk 2 / Algemeen 2.2 het merk, in het bijzonder de essentiële functie van de waarborg van de oorsprong van de waren of diensten, hetgeen ook een algemeen belang-achtergrond heeft. Zie nr Functies van het merk Over de functies van het merk is in de literatuur veel gesuggereerd en gedebatteerd. 10, 11 In de jurisprudentie van het Hof van Justitie wordt steevast verwezen naar de functies van het merk, hetgeen aangeeft dat het Hof erkent dat het merk meerdere functies vervult. 12 Bij herhaling stelt het Hof van Justitie echter voorop dat de herkomstfunctie (of de herkomstgarantiefunctie) van het merk de meest belangrijke en wezenlijke functie van het merk is. 13 In de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie wordt consequent benadrukt dat de wezenlijke functie van het merk daarin is gelegen dat aan de consument of de eindverbruiker met betrekking tot de door het merk aangeduide waren of diensten de identiteit van de oorsprong wordt gewaarborgd, in dier voege dat de consument deze zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst. Dat is niet iets van de laatste tijd 14, maar is een benadering die al in de jaren 70 van de 20 e eeuw door het Hof van Justitie werd gekozen. 15 Zowel Van Nieuwenhoven Helbach als Wichers Hoeth hebben in de jaren 70 al een kritische noot geplaatst bij de nadruk die het Europese Hof van Justitie (alleen) legt op de herkomstgarantiefunctie van het merk, terwijl toch ook andere (in ieder geval praktisch belangrijke) functies van het merk erkend worden, zoals de 10 Zie bijv.: Gielen-Wichers Hoeth, Merkenrecht, Zwolle 1992, nrs en de aldaar aangehaalde literatuur. De daar getrokken conclusie dat de herkomstfunctie van het merk zijn belang heeft verloren en die functie slechts zelden nog als primaire functie wordt genoemd, is onjuist in het licht van de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie. Zie m.b.t. Duitsland bijv.: K.H. Fezer, Markenrecht, 3e druk München 2001, Einl , die in ieder geval in naam- niet minder dan 17 functies onderscheidt: coderingsfunctie, garantiefunctie, herkomstfunctie, herkomstgarantiefunctie, identificeringsfunctie, individualiseringsfunctie, informatiefunctie, communicatiefunctie, monopoliseringsfunctie, naamsfunctie, kwaliteitsfunctie, soortfunctie, onderscheidingsfunctie, consumentenbeschermingsfunctie, vertrouwensfunctie, verkoopfunctie en reclamefunctie. 11 Zie over de verschillende functies van het merk o.a.: C.J. Werkman, Trademarks, Their Creation, Psychology and Perception, Amsterdam 1974, p. 4-8; G. Franzen, F. Holzhauer, Het Merk, Deventer , in 8 delen, hoofdstukken 5 en 8; R. Riezebos, Merkenmanagement, Groningen 2002, p Vgl. ook expliciet: HvJEG 25 januari 2007, C-48/05, IER 2007, 28 m.nt. ChG; BMMB , p. 28; GRUR Int , (Adam Opel/Autec), ov Vgl. in dit verband bijvoorbeeld: HvJEG 12 november 2002, C-206/01, NJ 2003, 256 m.nt. MRM; BIE 2003, 51; IER 2003, 10 m.nt. ChG; BMMB , p. 93 (Arsenal/Reed), in het bijzonder ov. 42, 48 en Alhoewel dat in recente jurisprudentie wel steeds vaker benadrukt wordt; zie bijv.: HvJEG 18 juni 2002, C-299/99, NJ 2003, 481 m.nt. JHS; BIE 2003, 89 m.nt. AAQ; IER 2002, 42 m.nt. FWG; BMMB , p. 208; AAe 2003, p. 43 m.nt. ChG (Philips/Remington; Philishave-apparaat); HvJEG 11 maart 2003, C-40/01, BIE 2003, 90; IER 2003, 31; BMMB , p. 142 (Ansul/Ajax); HvJEG 16 september 2004, C-329/02, IER 2005, 8; BMMB , 222 (SAT.1 SatellitenFernsehen/BHIM; SAT.2). 15 Zie m.n. de arresten: HvJEG 23 mei 1978, C-102/77, NJ 1979, 336 m.nt. LWH en m.nt. vnh in SEW 1979, p. 64 e.v.; BIE 1979, 10 (Hoffmann-La Roche/Centrafarm; Valium). 39

10 2.2.1 functie van goodwilldrager. Die kritiek lijkt terecht, waar de Merkenrichtlijn en de Gemeenschapsmerkenverordening ook voorzien in een bescherming van de goodwillfunctie van merken. Art. 5(2) MRl laat immers de Lid-Staten de mogelijkheid (van welke mogelijkheid alle Lid-Staten ook gebruik hebben gemaakt) om bekende merken te beschermen tegen het ongerechtvaardigd voordeel trekken uit, of afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Art. 9(1)(c) GMVo biedt eenzelfde bescherming voor Gemeenschapsmerken. Ook de jurisprudentie van het Hof zelf noemt het bestaan van andere functies 16, waarbij in het ernstig schaden van de reputatie van het merk een voldoende rechtvaardiging wordt gevonden om een merkhouder de mogelijkheid te bieden parallelhandel tegen te gaan, zodat het hier (toch wel) moet gaan om één van de wezenlijke functies (het specifieke voorwerp) van het merkenrecht (in het licht van de jurisprudentie rond artt. 28 en 30 EG-Verdrag). Desondanks blijft het Hof van Justitie de herkomstgarantiefunctie juist in de meer recente jurisprudentie bij herhaling als (veruit) de belangrijkste kwalificeren. De nadruk die door het Europese Hof van Justitie gelegd wordt op de herkomst- (garantie)functie van het merk, lijkt sterker dan de nadruk die daarop in de praktijk ligt. Met name de reclamefunctie en goodwillfunctie van het merk (zie hierna nrs en 2.2.4) blijken in de praktijk van groot (economisch) belang. Het lijkt er derhalve op dat naar de huidige stand van de rechtspraak de juridische en de praktische benadering van de functies van het merk deels uiteenlopen Herkomst(garantie)functie Zoals hiervoor aangegeven stelt het Hof van Justitie de herkomst- (garantie)functie van het merk immer voorop, als meest essentiële functie van het merk. Het Hof benadrukt dat de wezenlijke functie van het merk daarin is gelegen dat aan de consument of de eindgebruiker met betrekking tot de door het merk aangeduide waren of diensten de identiteit van de oorsprong wordt gewaarborgd, in dier voege dat hij deze zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst. 17 In dat verband verwijst het Hof naar overweging 10 MRl dat over de verleende bescherming zegt: waarvan de functie met name is het merk als aanduiding van herkomst te waarborgen. Het Hof benadrukt dat het merk, om zijn rol van essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging te kunnen vervullen, de waarborg dient te bieden dat alle van het merk voorziene waren of diensten zijn vervaardigd of verricht 16 Zoals: HvJEG 4 november 1997, C-337/95, NJ 2001, 132 m.nt. JHS onder NJ 2001, 134; IER 1997, 55 m.nt. ChG (Dior/Evora). 17 Vgl.: HvJEG 12 november 2002, C-206/01, NJ 2003, 256 m.nt. MRM; BIE 2003, 51; IER 2003, 10 m.nt. ChG; BMMB , p. 93 (Arsenal/Reed), ov. 42, 48 en

11 Hoofdstuk 2 / Algemeen onder controle van één en dezelfde onderneming die verantwoordelijk kan worden geacht voor de kwaliteit ervan. 18 Deze wezenlijke functie van het merk zou ook blijken uit de bewoordingen en de opzet van de verschillende bepalingen van de Merkenrichtlijn en de gronden waarop inschrijvingen worden geweigerd. Hierbij wordt dan met name gedoeld op de beperkingen die gelden met betrekking tot het vereiste onderscheidend vermogen, dat ook de beschermingsomvang beïnvloedt. Overigens dient de herkomstfunctie niet aldus begrepen te worden dat het merk het relevante publiek in staat moet stellen om de precieze herkomst van een bepaald product of een bepaalde dienst te duiden. Voldoende is dat het dit publiek in staat stelt om de waren en/of diensten van de ene onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen (wellicht zonder dat men weet welke de betrokken onderneming precies is). 19 Er is in de literatuur wel kritiek geweest op de sterke nadruk die gelegd wordt op de herkomstfunctie van het merk 20, maar dit laat onverlet dat de herkomstfunctie van het merk traditioneel steeds de belangrijkste functie van het merk geweest is, en blijkens de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie nog steeds blijft. Toegegeven kan worden dat in de praktijk (afhankelijk van de betrokken waren of diensten) het publiek vaak minder geïnteresseerd is in de herkomst van een bepaald product dan in de goodwill (het imago) dat met het merk samenhangt, maar dit laat onverlet dat de herkomstfunctie van het merk (in ieder geval juridisch) nog immer de meest wezenlijke en basale is. Met de herkomstfunctie van het merk nauw verwante functies zijn de onderscheidingsfunctie en de kwaliteitsgarantiefunctie van het merk (deze laatste ook wel aangeduid als garantie- of vertrouwensfunctie). De kwaliteits(garantie)functie wordt apart besproken in het volgende nummer. Voor wat betreft de onderscheidingsfunctie, deze valt ons inziens overigens dogmatisch niet goed te scheiden van de herkomstfunctie 21 ; zonder identificerend of individualiserend karakter van het merk valt ook niet aan te nemen dat het merk de herkomst van een bepaald product of een bepaalde dienst kan duiden. 22 Wanneer het merk voor het publiek niet de functie heeft te verwijzen naar een specifieke eigenschap van de waar of de dienst (maar bijvoorbeeld een verband legt met een bepaald merk-imago), dan werkt de identificatiefunctie of onderscheidingsfunctie van het merk, waarbij het merk ervoor zorgt dat de waar of dienst onderscheiden wordt van andere waren en/of diensten, die een substituut zouden kunnen zijn. 18 Vgl.: HvJEG 11 november 1997, C-349/95, NJ 1999, 216 m.nt. DWFV; BIE 1998, 49 (Loendersloot/ Ballantine), ov. 22 en 24; HvJEG 29 september 1998, C-39/97, NJ 1999, 393 m.nt. DWFV; IER 1998, 44 m.nt. ChG; BMMB , p. 159 (Canon/Metro-Goldwyn-Mayer; Canon/Cannon); HvJEG 18 juni 2002, C-299/99, NJ 2003, 481 m.nt. JHS; BIE 2003, 89 m.nt. AAQ; IER 2002, 42 m.nt. FWG; BMMB , p. 208; AAe 2003, p. 43 m.nt. ChG (Philips/Remington; Philishave-apparaat), ov Vgl. ook reeds: H. Pfeffer, Grondbegrippen van Nederlandsch mededingingsrecht, Haarlem 1938, nr Zie o.m.: S.K. Martens, De S.E.R. adviseert het tot stand brengen van een Wet op de ongeoorloofde mededinging, BIE 1972, p. 220 e.v.; S. Gerbrandy, Verwarring omtrent verwarring, bundel Noten bij noten, Zwolle 1990, p. 37 e.v.; Gielen-Wichers Hoeth, Merkenrecht, Zwolle 1992, nrs Anders: Gielen-Wichers Hoeth, Merkenrecht, Zwolle 1992, nrs In die zin ook: P. Mathély, Le droit Français des signes distinctifs, Parijs 1984, p

12 Kwaliteits(garantie)functie Wanneer in de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie gesproken wordt over de herkomstfunctie van het merk, wordt daar steeds mee in verband gebracht dat het merk de waarborg dient te bieden dat alle van het merk voorziene waren of diensten zijn vervaardigd of verricht onder controle van één en dezelfde onderneming, die kan worden geacht voor de kwaliteit ervan in te staan. 23 Dit wordt door het Hof van Justitie geplaatst in de sleutel van de (wezenlijke) herkomstgarantiefunctie van het merk. 24 Een en ander houdt verband met de omstandigheid dat de consument die de door het merk aangeduide waar heeft verworven of aan wie de door dit merk aangeduide dienst is verleend, bij een later aankoopmoment, indien de ervaring positief was, die keuze kan herhalen, of, ingeval van een negatieve ervaring, een andere keuze kan maken. 25 Ook in de Benelux is de garantiefunctie van het merk erkend, in de jurisprudentie van het Benelux Gerechtshof. 26, 27 Zie voor de consequenties van de kwaliteitsgarantie voor (product)aansprakelijkheid Hoofdstuk Reclamefunctie De reclamefunctie van het merk (ook wel publiciteitsfunctie of communicatiefunctie genoemd) is in de praktijk één van de belangrijkste functies van het merk. Een merk is niets zonder reclame en reclame is niets zonder een merk, in ieder geval bij consumentenproducten. Een merk kan op zichzelf een bepaalde uitstraling hebben, die maakt dat het publiek positieve eigenschappen toedicht aan het merk, maar in 23 Zie bijv.: HvJEG 23 mei 1978, C-102/77, NJ 1979, 336 m.nt. LWH en m.nt. vnh in SEW 1979, p. 64 e.v.: BIE 1979, 10 (Hoffmann-La Roche/Centrafarm; Valium); HvJEG 22 juni 1994, C-9/93, NJ 1995, 480 m.nt. DWFV; BIE 1995, 39 (IHT/Ideal Standard); HvJEG 18 juni 2002, C-299/99, NJ 2003, 481 m.nt. JHS; BIE 2003, 89 m.nt. AAQ; IER 2002, 42 m.nt. FWG; BMMB , p. 208; AAe 2003, p. 43 m.nt. ChG (Philips/Remington; Philishave-apparaat), ov. 30; HvJEG 12 november 2002, C- 206/01, NJ 2003, 256 m.nt. MRM; BIE 2003, 51; IER 2003, 10 m.nt. ChG; BMMB , p. 93 (Arsenal/Reed), ov. 48 en HvJEG 12 november 2002, C-206/01, NJ 2003, 256 m.nt. MRM; BIE 2003, 51; IER 2003, 10 m.nt. ChG; BMMB , p. 93 (Arsenal/Reed), ov Zie in dit verband verschillende uitspraken van het Gerecht van Eerste Aanleg, waaronder: GvEA 10 november 2004, T-396/02, IER 2005, 24; BMMB , p. 14 (August Storck/BHIM; Werther s Echte, vorm van een snoepje), in het beroep bij het HvJEG in stand gelaten bij arrest van 22 juni 2006, C-24/05. RvdW 2006, 750; BMMB , p. 130; (August Storck/BHIM; Werther s Echte, vorm van een snoepje). GvEA 3 december 2003, T-305/02, BMMB , p. 224; ETMR , p. 566 (Nestlé/BHIM; vorm van een fles), ov. 28; GvEA 30 april 2003, T-324/01, Jur. p. II-18 (Axions /BHIM; vorm van een bruine sigaar) en GvEA 30 april 2003 T-110/02, Jur. p. II-97 (Beke/BHIM; vorm van een goudstaaf). 26 BenGH 6 november 1992, NJ 1993, 454 m.nt. DWFV; BIE 1993, 84; IER 1993, 9; AAe 1994, p. 36 m.nt. HCJ (AP/Valeo), ov Zie voor een overzicht van de situatie in Duitsland en Amerika o.m.: E. Reimer, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, Band 1, Berlijn 1972, p. 19; F. Henning-Bodewig, Die Qualitätsfunktion der Marke im Amerikanischen Recht, GRUR Int. 1985, p. 445, waarin een goede en overzichtelijke samenvatting van de Amerikaanse leer en literatuur, A. Funk, Der Qualitätsfunction der Marken im recht der USA und nach dem neuen deutschen Markengesetz, München 1995; J. Drexl, Handelbezogene Aspekte des Lizenzkartellrechts, diss. Würzburg 2003, p. 123 e.v. 42

13 Hoofdstuk 2 / Algemeen het algemeen zal een merk nog nader moeten worden geladen door reclameboodschappen waarin het merk figureert, of door de goodwill die voor het merk wordt gekweekt (bijvoorbeeld doordat producten onder het merk verkocht een goede reputatie genieten). Het merk wordt op zijn beurt dan voor het publiek de samenvatting van de -uitgebreidere of gecompliceerdere- (reclame)boodschap; het communiceert als zodanig de (reclame)boodschap, omdat deze bij het publiek wordt opgeroepen als men met het merk geconfronteerd wordt. Een en ander maakt daarom ook dat het merk samen met de (reclame)boodschap de (door de reclame opgebouwde) goodwill van het merk meedraagt. Deze functie hangt dan ook nauw samen met de goodwillfunctie van het merk (zie nr ). In het Rover/Robelco arrest 28 noemde de Hoge Raad de (bescherming van de) reclamefunctie van het merk expliciet, daarbij aangevende dat de meer beperkte bescherming die het Hof terzake had toegekend rechtens onjuist was Goodwillfunctie Zoals hierboven in nr aangegeven wordt het merk door reclame-uitingen waarin het merk figureert geladen ; een bepaalde reclameboodschap wordt in verband gebracht met, en wordt opgeroepen door het merk. Daarnaast wordt het merk in de loop der tijd ook steeds meer een symbool voor de ervaringen die de consument met de gemerkte producten of diensten heeft opgedaan. Ook andere omstandigheden (bijv. het feit dat producten voorzien van het merk populair zijn bij een in hoog aanzien staande bevolkingsgroep, of het feit dat het merk een bepaald luxe imago uitstraalt) maken dat het merk op zichzelf een bepaalde goodwill vertegenwoordigt. Die goodwillfunctie van het merk is ook erkend door het Benelux Gerechtshof 30, het Gerecht van Eerste aanleg 31 en (slechts impliciet) door het Europese Hof van Justitie. 32 In het arrest van het Benelux Gerechtshof wordt de goodwillfunctie expliciet genoemd naast de functie als herkomstaanduider. Deze uitspraak dateert uit het pre-europese harmonisatietijdperk, waardoor onzeker is welk belang daaraan thans toekomt, maar er is geen aanleiding om aan te nemen dat deze functie onder het Europese merkenrecht geen erkenning zou vinden. In het arrest van het Hof van Justitie ging het om het doorverkopen van luxe producten in een niet-luxe omgeving. Het Hof van Justitie legt daarbij wijziging in de toestand van de waar in de zin van art. 7(2) MRl ruim uit, door te overwegen dat de wederverkoper omdat deze niet deloyaal mag handelen tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder moet trachten te voorkomen dat zijn reclame de waarde van het merk aan- 28 HR 8 december 2000, NJ 2001, 248 m.nt. DWFV; BMMB , p. 33 (Rover/Robelcocar), ov Aangezien de bescherming die de merkhouder aan art. 13A(1) BMW (thans art (1) BVIE) kan ontlenen een absoluut karakter heeft en daarin geen verdere beperkingen kunnen worden aangebracht dan door de wet voorzien. 30 BenGH 9 februari 1977, NJ 1978, 415 m.nt. LWH onder NJ 1978, 416; BIE 1977, 59 (Centrafarm/ Beecham; capsule). 31 GvEA 22 maart 2007, T-215/03, BMMB , p. 80; GRUR Int /9, p (Sigla/BHIM). 32 HvJEG 4 november 1997, C-337/95, NJ 2001, 132 m.nt. JHS onder NJ 2001, 134; BIE 1998, 41; IER 1997, 55 m.nt. ChG (Dior/Evora). 43

14 2.2.4 tast doordat zij de allure, het prestigieuze imago en de luxueuze uitstraling van de betrokken producten schaadt. Juist die zaken (allure, imago en uitstraling) zijn eigenschappen die door het merk worden gecommuniceerd. Het Hof van Justitie overweegt vervolgens dat de merkhouder zich kan verzetten tegen gebruik van het merk in reclamemateriaal waardoor de reputatie van het merk ernstig geschaad wordt. Het Hof verwijst in dit verband ook naar het imago dat de merkhouder rondom zijn merk heeft weten op te bouwen. Het gaat daar aldus niet alleen om een in de praktijk van belang zijnde functie van het merk, maar ook een functie die rechtens bescherming verdient. Dat gaat zelfs zo ver dat dit in de weg kan staan aan het vrije verkeer van goederen binnen de Europese Economische Ruimte, zodat hier in het licht van de (jurisprudentie rond de) artt. 28 en 30 EG-Verdrag - ook wel sprake moet zijn van een functie die raakt aan het wezen (het specifieke voorwerp) van het merkenrecht Ratio bescherming goodwillfunctie Deze bescherming van de goodwillfunctie wordt gerechtvaardigd door het belang dat de goodwillfunctie in de praktijk heeft. Dat kan zo ver gaan dat een merk als het ware los komt te staan van de producten waarop, of de diensten waarvoor dat merk gebruikt wordt. In dat verband valt te denken aan merken voor luxe en/of mode-artikelen, maar ook enkele merken voor meer dagelijkse consumptiegoederen hebben een dergelijke status weten te verwerven. 33 Het gaat in dat soort gevallen om bekende merken. Die bekendheid kan meebrengen dat de goodwill van het merk zelf afstraalt op het product waarop het is aangebracht, ongeacht de aard van het product, degene die het product vervaardigd heeft of de (technische) eigenschappen van het product. Elk product waar het woordmerk FERRARI op staat, profiteert van de goodwill die samenhangt met dit bekende merk, ongeacht of het nu een auto, een petje of een frisdrank is. Het merk is daar communicator geworden van een imago dat onder het merk (meestal zorgvuldig) is opgebouwd. In de praktijk gebeurt het dan ook dat de waarde van producten voor het grootste deel bepaald wordt door het merk waaronder dat product verkocht wordt, ongeacht wie de daadwerkelijke producent is, waar of soms zelfs waarvan het vervaardigd is. Iets dergelijks is bijvoorbeeld herkenbaar in de kledingbranche, wanneer het gaat om bekende (dure) kledingmerken Wettelijke bescherming goodwillfunctie De goodwillfunctie van het merk wordt ook door de wet beschermd, niet alleen langs de band van art. 7(2) MRl (thans art. 23(3) BVIE), maar ook in art BVIE en art. 9 GMVo. Art. 2.20(1)(c) BVIE biedt bescherming voor Benelux-bekende merken tegen het (zonder geldige reden) ongerechtvaardigd voordeel trekken uit, of afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Met name de reputatie van het merk is in feite de goodwill die aan het merk verbonden is. De Gemeenschapsmerkenverordening biedt eenzelfde bescherming in art. 9(1)(c) GMVo voor in de Gemeenschap bekende merken. Ook onder art. 2.20(1)(d) BVIE 33 Denk bijvoorbeeld aan Coca-Cola. 44

15 Hoofdstuk 2 / Algemeen 2.3 (waarvan geen equivalent bestaat in de GMVo) wordt een dergelijke bescherming van de reputatie (verbonden aan het merk) geboden. Daarbij wordt niet de eis van bekendheid aan het merk gesteld, en ziet op gevallen waarin sprake is van gebruik van het merk anders dan ter onderscheiding van waren of diensten (zie nr. 8.9). 2.3 Registerzekerheid Zoals hiervoor aangegeven kan een merkenrechtelijke bescherming zijn basis vinden in hetzij eerste gebruik van het merk (zoals het geval was onder de Nederlandse Merkenwet van 1893), hetzij in de eerste inschrijving van het merk in het merkenregister. Deze systemen worden ook wel declaratieve stelsels respectievelijk attributieve stelsels genoemd. Aan beide systemen zijn nadelen verbonden. Declaratieve stelsels hebben als belangrijkste nadeel dat voor derden niet altijd duidelijk is welke merken merkenrechtelijke bescherming genieten. Attributieve stelsels kennen als belangrijkste nadelen dat registers vervuild raken, inschrijvingen te kwader trouw kunnen plaatsvinden en aan niet-ingeschreven merken bescherming wordt onthouden, ook wanneer het gebruik van het merk voor eenieder kenbaar is. De Benelux heeft gekozen voor een attributief stelsel, waarbij enkele correcties zijn opgenomen om aan de nadelen van dat attributieve stelsel tegemoet te komen. Ook de Merkenrichtlijn en Gemeenschapsmerkenverordening kennen een dergelijk gecorrigeerd attributief stelsel. De belangrijkste reden voor de keuze voor een dergelijk stelsel is de rechtszekerheid voor derden. De correcties die op het attributieve stelsel worden toegepast zijn velerlei, en komen hierna per onderdeel nog ter sprake. In dit verband kan onder meer gewezen worden op de gebruiksverplichting van merken (na een periode van 5 jaar niet-gebruik kan een merk vervallen worden verklaard), de regeling met betrekking tot het depot te kwader trouw (die misbruik van het depotsysteem moet corrigeren) en een aanvullende bescherming voor algemeen bekende merken, ook zonder inschrijving. Daarnaast bieden vrijwel alle Europese jurisdicties ook bescherming aan niet ingeschreven maar wel gebruikte merken, terwijl de GMVo daar ook rekening mee houdt. Opvallende uitzondering is de Benelux (zie nrs en verder). Overigens brengt het feit dat gekozen is voor een attributief stelsel (zowel op Benelux- niveau als op Europees niveau) mee dat er aanvullende praktische eisen aan een merk worden gesteld (anders dan alleen de eis dat het merk in staat is om de waren en/of diensten van de ene onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen). Het vereiste dat een merk om voor bescherming in aanmerking te komen moet zijn opgenomen in een merkenregister, brengt mee dat het merk, ten behoeve van de kenbaarheid voor derden, zich moet lenen voor een (deugdelijke) grafische weergave in een dergelijk register (zie nr ). Die eis houdt overigens niet in dat een merk zelf ook grafisch van aard moet zijn (zie nrs. 5.7 t/m 5.11). Het Benelux-stelsel en het Gemeenschapsstelsel zijn voorts zogenaamde relatieve stelsels. Dat wil zeggen dat bij conflicterende merkdepots of inschrijvingen, de oudste voorgaat. 45

16 Territorialiteit Het merkrecht is territoriaal van karakter; merkinschrijvingen hebben in beginsel slechts effect in het territoir waar zij zijn ingeschreven. Dat geldt zowel voor Benelux-merken als voor merken ingeschreven onder de Gemeenschapsmerkenverordening. Dit heeft als praktische consequentie dat in verschillende territoiren identieke merken gevoerd kunnen worden voor identieke waren of diensten, zonder dat er sprake is van merkinbreuk. Door de steeds verder gaande globalisering van de handel levert dit steeds vaker problemen op. Ook de uitbreiding van de Europese Gemeenschap met nieuwe Lid-Staten heeft tot gevolg dat er potentiële conflicten ontstaan tussen merkhouders in verschillende landen (zie nr. 14.7). BVIE is in werking aldus ook beperkt tot het Benelux-gebied. Volgens art BVIE wordt het Benelux-gebied gevormd door het grondgebied van het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden in Europa (dus met uitsluiting van overzeese gebiedsdelen). Onder het BVIE verkregen rechten strekken zich niet uit tot buiten het Benelux-gebied en worden door buiten de Benelux verrichte handelingen in beginsel ook niet geschonden. In zoverre heeft het BVIE territoriale werking, evenals het geval was met de vroegere Nederlandse wet. 34 Hiermee is echter niet gezegd, dat handelingen met betrekking tot een merk buiten het Benelux-gebied verricht, binnen dat gebied nimmer rechtsgevolgen kunnen hebben. Zo kan het gebruik van een merk buiten het Benelux-gebied voor depots die binnen dat gebied verricht worden, een nietigheidsgrond opleveren (art. 2.4(e) en 2.4(f)(2) BVIE). Ook bepaalt art. 2.23(3) BVIE dat het uitsluitend recht op het merk niet omvat het recht zich te verzetten tegen gebruik van het merk voor waren, die onder het merk door de houder of met diens toestemming in de Europese Gemeenschap of de Europese Economische Ruimte in het verkeer zijn gebracht, tenzij er voor de houder gegronde redenen zijn zich te verzetten tegen verdere verhandeling van die waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in het verkeer zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is. Voorts kan gewezen worden op de situatie dat het merk buiten de Benelux op waren is aangebracht, in welk geval alleen al de invoerhandeling in de Benelux, een inbreuk op de merkrechten van de Benelux-merkhouder oplevert (art. 2.20(2)(c) BVIE). Andersom geldt dat merken die in de Benelux voor het publiek niet zichtbaar gebruikt worden, omdat het exportmerken zijn, toch (Benelux-)merkenrechtelijke bescherming kunnen genieten. Zie nrs. 8.1, en Benelux-merken, Gemeenschapsmerken, Internationale merkinschrijvingen De merkinschrijvingen die in de Benelux een rol (kunnen) spelen zijn Beneluxmerkinschrijvingen, ingeschreven onder de regels van het BVIE, Gemeenschapsmerkinschrijvingen, ingeschreven onder toepassing van de Gemeenschapsmerkenverordening en zogenaamde internationale merkinschrijvingen, welke de Benelux als gedesigneerd territoir noemen (of de Benelux als basisinschrijving kennen). Deze 34 HR 12 januari 1939, NJ 1939, 535 m.nt. EMM; BIE , p. 62 (Nedigepha/Van Soest; Bayer in Kruis). 46

17 Hoofdstuk 2 / Algemeen verschillende merkinschrijvingen hebben in de Benelux gedeeltelijk identieke, gedeeltelijk verschillende (juridische) gevolgen Benelux-merken De Benelux-merkinschrijving vindt plaats op basis van een depot ingediend bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE, zie hierna nr ). Het Benelux-merk kent het grondgebied van de Benelux-landen in Europa als relevant territoir, en de daaraan verbonden rechten en beperkingen zijn omschreven in het BVIE. Het merkrecht kan in beginsel uitsluitend voor het Benelux-territoir worden ingeroepen. Opposities worden ingesteld bij het BBIE en nietig- en vervallenverklaring kan uitsluitend plaatsvinden door gerechtelijke instanties van de Benelux-landen Gemeenschapsmerken Het Gemeenschapsmerk wordt ingeschreven op basis van een aanvraag die wordt gedaan bij het Bureau voor de Harmonisatie van Interne Markt (BHIM) te Alicante (zie nr. 4.4), terwijl een inschrijving zich automatisch uitstrekt over alle landen die Lid-Staat zijn van de Europese Gemeenschap. De rechten die aan deze merkinschrijving kunnen worden ontleend en de beperkingen daarop, zijn omschreven in de Gemeenschapsmerkenverordening, waarbij geldt dat veel van die rechten en beperkingen gelijk zijn aan die welke gelden voor Benelux-merkinschrijvingen (omdat er identieke bepalingen voorkomen in de Gemeenschapsmerkenverordening en de Merkenrichtlijn, waarop het BVIE gebaseerd is). De rechten en beperkingen van het BVIE en de Gemeenschapsmerkenverordening zijn echter niet voor 100% identiek. Zie daarover met name Hoofdstuk 14 hierna. Het recht dat ontleend kan worden aan de Gemeenschapsmerkinschrijving kan overal in de Europese Gemeenschap worden ingeroepen, maar de reikwijdte van een uit te spreken verbod is afhankelijk van de vraag in welke Lid-Staat de procedure aanhangig wordt gemaakt. 35 Opposities worden ingesteld bij het BHIM, en vorderingen inzake vervallenverklaring of nietigverklaring van het Gemeenschapsmerk kunnen ofwel bij het BHIM worden ingesteld, ofwel (bij wijze van reconventionele vordering) bij (Gemeenschapsmerken)rechtbanken in de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap Internationale inschrijvingen Internationale inschrijvingen verricht op basis van de regeling van de overeenkomst van Madrid - dienen gebaseerd te zijn op inschrijving in het land van oorsprong (waarbij een Benelux-merkinschrijving ook als zodanig kan functioneren). Het verzoek tot inschrijving in andere landen wordt doorgeleid aan het internationaal bureau (de WIPO) dat onverwijld tot de internationale inschrijving overgaat en daarvan kennis geeft aan de administraties (merkenbureau s) van de aangesloten landen. Bij een dergelijke aanvraag dient te worden aangegeven tot welke landen, 35 In het bijzonder: is dat de Lid-Staat waar de merkhouder gevestigd is? 47

18 2.6 partij bij de Overeenkomst van Madrid, de internationale inschrijving zich dient uit te strekken (de zogenaamde gedesigneerde landen). De omvang van de rechten uit internationale inschrijving en de beperkingen daarop worden bepaald door de inhoud van het merkenrecht van de betrokken staat. De internationale inschrijving staat dus in werking gelijk met een bundel van nationale inschrijvingsverzoeken in de verschillende aangesloten landen. Daarbij kan, indien de termijn van voorrang dit toelaat, ten behoeve van die inschrijvingsverzoeken aanspraak worden gemaakt op de voorrang van het verzoek tot nationale inschrijving van hetzelfde merk in het land van oorsprong. Het gevolg daarvan is dat depots van derden verricht na de datum van voorrang, niet als oudere rechten kunnen worden ingeroepen ten opzichte van de inschrijving waarbij beroep op voorrang is gedaan. De inschrijving waarbij een beroep op voorrang is gedaan werkt voor het overige niet terug tot aan de voorrangsdatum. 36 De internationale inschrijving kan worden ingeroepen in alle gedesigneerde landen. Of oppositie kan worden ingesteld, is afhankelijk van het land waar de opponent de oppositie zou willen instellen, en is dan in het bijzonder ook afhankelijk van de vraag of het betrokken land een oppositieregeling kent. Hierbij is nog van belang dat gedurende de eerste vijf jaar van de inschrijving, de internationale inschrijving van het merk afhankelijk blijft van de basisinschrijving in het land van oorsprong. Wanneer in die vijf-jaarsperiode dus in het land van oorsprong succesvol een oppositieprocedure wordt gevoerd, heeft dit automatisch consequenties voor de internationale inschrijving in de andere (gedesigneerde) landen. Datzelfde speelt bij vervallen- en nietigverklaring van het merk, dat zowel kan plaatsvinden in de gedesigneerde landen, als in het land van oorsprong. Een dergelijke aanval op de inschrijving in het land van oorsprong, wordt (internationaal) ook wel aangeduid als een central attack. Het voorgaande laat zien dat de verschillende vormen van merkinschrijvingen verschillende, en overlappende, consequenties hebben. Mede in combinatie met vragen over de hoogte van taksen, is het voor merkhouders derhalve van belang strategische keuzes te maken bij de wijze waarop en waar zij hun merk onder bescherming stellen. 2.6 Nationaal Benelux-merkenrecht en Europees merkenrecht Het Benelux-merkenrecht was tot 1 januari 1996 (te vergelijken met) een nationaal merkenrecht, dat gelijkluidend was in drie Lid-Staten van de Europese Gemeenschap. De procesgang was nationaal van aard. Zaken volgden de gebruikelijke route, te beginnen bij de (toen nog in Nederland: President van de) Rechtbank met een beroepsmogelijkheid bij het Hof en de mogelijkheid van cassatie bij de Hoge Raad. Vragen van uitleg van de eenvormige wet konden worden gesteld aan het Benelux- Gerechtshof. Na implementatie van de Merkenrichtlijn, is een groot aantal, vooral materieelrechtelijke, onderwerpen op Europees niveau geharmoniseerd. Een aantal, vooral, procesrechtelijke, onderwerpen vielen daarbuiten 37, en daarom bleef het 36 Zie voor een gedetailleerde beschrijving van het leerstuk van prioriteit Deel 1 van deze serie (Industriële Eigendom, bescherming van technische innovatie), Hfst. III sectie 3 par. 4A. 37 Zie ov. 7 van de Merkenrichtlijn. 48