Wat zijn de gevolgen?

Transcriptie

1 Een nietig verklaard Beneluxmerk- of modelrecht: Wat zijn de gevolgen? Door H.G.D. Bongers s Scriptiecoördinator dhr. mr. P.G.F.A. Geerts Vakgroep Handelsrecht en Arbeidsrecht Rijksuniversiteit Groningen Datum 3 juli 2008

2 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Inleiding... 3 Hoofdstuk II Het begrip nietigheid Merk Model... 6 Hoofdstuk III Nietigheid en de vermogensrechtelijke gevolgen Nederland Licentieovereenkomst Vaststellingsovereenkomst Gerechtelijke beslissing Schadevergoeding België en Luxemburg Licentieovereenkomst Vaststellingsovereenkomst Gerechtelijke beslissing Schadevergoeding Gevolgen toepassing nationaal vermogensrecht: bescherming derde per Beneluxland verschillend? Conclusie algemeen Conclusie licentieovereenkomst Conclusie vaststellingsovereenkomst Conclusie gerechtelijke beslissing Conclusie schadevergoeding Hoofdstuk IV Rechtsvergelijking Duitsland IE-wetgeving Praktijk naar Duits vermogensrecht: de licentieovereenkomst, vaststellingsovereenkomst, de gerechtelijke beslissing en schadevergoeding Conclusie IE-recht en het Duitse vermogensrecht Vergelijking uitkomst in Nederland en Duitsland Groot-Brittannië IE-wetgeving Praktijk naar Engels vermogensrecht: de licentieovereenkomst, vaststellingsovereenkomst, de gerechtelijke beslissing en schadevergoeding Conclusie IE-recht en het Engelse vermogensrecht Vergelijking uitkomst in Nederland engroot-brittannië Hoofdstuk V Conclusie: Bijlage I Overzicht IE-bepalingen

3 Bijlage II Lijst van verkort aangehaalde literatuur en bronnenuitgaven Bijlage III Regelgeving (wetsartikelenregister) Bijlage IV Jurisprudentieregister

4 Hoofdstuk I Inleiding Zowel in de Gemeenschapsmerken- en modellenverordening als in de octrooiwetgeving van de Beneluxlanden is er een bepaling over te vinden, maar niet in de Merken- en Modellenrichtlijn en het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna BVIE). Over welke bepaling ik het heb? Een bepaling die de rechtsgevolgen van een nietigverklaring van een merk of model regelt. Het belang van een dergelijke bepaling komt in de volgende situaties aan de orde. Een merk- of modelhouder, ook wel deposant genoemd, sluit een licentieovereenkomst met een tweede persoon. Deze tweede persoon, de licentienemer, mag het merk of model exploiteren waarvoor hij als tegenprestatie zogeheten royalties betaalt. Bij deze royalties kan het, al naar gelang het merk of model en het gebruik door de licentienemer, om aanzienlijke bedragen gaan. Naderhand wordt het merk- of modelrecht nietig verklaard. Is er een mogelijkheid voor de licentienemer om zijn reeds betaalde royalties terug te vorderen, en zo ja, op welke juridische basis? Of is terugvordering helemaal niet mogelijk? Een andere situatie, maar met soortgelijke problematiek, is die waarin een merk- of modelhouder een ander ervan beschuldigt inbreuk te maken op zijn merk- of modelrecht. De vermeende inbreukmaker betaalt aan de deposant een schadevergoeding. De betaling van deze schadevergoeding kan zowel op grond van een gerechtelijke beslissing plaatsvinden als op grond van een vaststellingsovereenkomst. Het merk of model wordt naderhand nietig verklaard. De vraag is nu of ook hier een juridische grond bestaat waarop de vermeende inbreukmaker zich kan beroepen om zijn reeds betaalde schadevergoeding terug te vorderen. In bovengenoemde situaties staat de vraag centraal wat de nietigheid van het Intellectuele Eigendomsrecht (hierna IE-recht) voor gevolgen heeft voor de grondslag van de licentie- respectievelijk vaststellingsovereenkomst en de gerechtelijke beslissing. De nietigheid van een IE-recht ziet namelijk in beginsel alleen toe op het IE-recht zelf en niet op de vermogensrechtelijke gevolgen. Naast het vraagstuk of reeds betaalde gelden teruggevorderd kunnen worden bestaat de vraag of er ook schadevergoeding geëist kan worden op grond van het feit dat de IE-houder zich jegens de licentienemer of de vermeende inbreukmaker beroepen heeft op een recht wat achteraf niet blijkt te hebben bestaan. De hierboven weergegeven problematiek van de rechtsgevolgen wordt veroorzaakt doordat er in het BVIE geen bepaling over de rechtsgevolgen is opgenomen. Er wordt slechts vermeld dat een nietigverklaring terugwerkende kracht heeft; het verdrag zwijgt echter over de rechtsgevolgen die deze terugwerkende kracht van de nietigverklaring met zich mee brengt. Aangezien er in het BVIE geen bepaling opgenomen is inzake de rechtsgevolgen, is het de vraag waar het antwoord dan wel gevonden kan worden. Het lijkt er in beginsel op dat de oplossing dient te worden gezocht in de toepassing van het vermogensrecht van de Beneluxlanden. Vermogensrechtelijke begrippen komen dan ook aan bod. Ook de mogelijkheid van analoge toepassing van andere IE wetgeving staat echter wellicht ook open. Het is hierbij van belang of het verschil in toepassing (nationale vermogensrecht vs. analoge toepassing) uitmaakt ten aanzien van het te bereiken resultaat. De volgorde van de scriptie is als volgt. Allereerst zal ik de vraagstelling ontleden waarbij ik het begrip nietigheid van een merk- of modelrecht bespreek. Hierna zal ik uiteenzetten wat voor gevolgen de nietigheid van het IE-recht heeft voor de grondslag van (licentie/vaststellings) overeenkomsten en gerechtelijke beslissingen ingevolge het nationale vermogensrecht van de Beneluxlanden. Vervolgens vergelijk ik de uitkomsten die voortvloeien uit de toepassing van het vermogensrecht enerzijds en analoge toepassing van de IE-bepaling uit andere IE-wetgeving anderzijds met elkaar. In het laatste hoofdstuk behandel ik het Duitse en Engelse rechtsstelsel om weer te geven hoe daar de materie van de - 3 -

5 rechtsgevolgen van een nietigverklaring geregeld is. Interessant is het om ook hierbij de uitkomst naar nationaal IE-recht en naar nationaal vermogensrecht met elkaar te vergelijken. Ten slotte treft u in mijn conclusie een samenvatting aan van mijn bevindingen

6 Hoofdstuk II Het begrip nietigheid Om de hoofdvraag van deze scriptie te kunnen beantwoorden, i.e. wat de rechtsgevolgen zijn van de nietigverklaring van een merk of modeldepot, is het allereerst van belang te kijken naar wat het begrip nietigheid in het merk- en modellenrecht inhoudt. Het uitgangspunt vormt hierbij het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE). 2.1 Merk Artikel 2.28 BVIE (artikel 14 BMW oud) betreft de mogelijkheid van iedere belanghebbende, met inbegrip van het Openbaar Ministerie, om de nietigheid van het depot in te roepen. 1 Het artikel bevat limitatieve nietigheidsgronden 2 die betrekking kunnen hebben op relatief of absoluut ontoelaatbare merken. Absoluut ontoelaatbare merken zijn, zoals de naam al aangeeft, absoluut ontoelaatbaar. Relatief ontoelaatbare merken zijn merken die in strijd komen met de rechten van derden. 3 De termijn van het inroepen van de gronden varieert van geen (art.2.28 lid 1 a t/m e en lid 3 a BVIE) tot 3 en 5 jaar (art 2.28 lid 1 sub f jo. lid 3 sub b BVIE). De nietigheid van een merk werkt in beginsel erga omnes (jegens ieder) en retroactief. 4 Wanneer de rechter beslist dat een merk nietig is, betekent dit automatisch de schrapping van het merk in het register. Hierdoor krijgt de nietigheid een erga omnes effect. Het retroactieve effect zit hierin, dat doorhaling van het merk betekent dat het merkrecht moet worden geacht vanaf het begin af aan niet te hebben bestaan. Aangezien de nietigheid dus terug werkt tot op het moment van inschrijving, moet geconstateerd worden dat het deugdelijke merk achteraf slechts een schijnrecht blijk te zijn geweest. De terugwerkende kracht werking van nietigheid (ex tunc) is datgene waar de hoofdvraag in deze scriptie om draait; het doet namelijk de vraag rijzen wat het effect is op hetgeen in de periode tussen het depot en de nietigverklaring gebeurd is. 5 De genoemde ex tunc werking van de nietigheid geeft meteen het onderscheid weer tussen verval (genoemd in de artikelen 2.26 en 3.22 BVIE) en nietigheid. Een vervallenverklaring heeft namelijk geen terugwerkende kracht. Nietigheid moet ook duidelijk onderscheiden worden van ontbinding en opzegging. Deze laatste rechtsfiguren hebben, evenals een vervallenverklaring, geen terugwerkende kracht. Ook zij werken dus ex nunc. Hoewel een nietigverklaring jegens een ieder werkt wil dat niet zeggen dat de gronden ook bindend zijn. Het nietig verklaarde merk kan opnieuw worden gedeponeerd en dan zal opnieuw worden bekeken of dezelfde gronden gelden. Omstandigheden kunnen veranderen (bv. een teken waarvan is vastgesteld dat het geen onderscheidend vermogen heeft kan in de 1 Alleen de belanghebbende mag de nietigheid inroepen. In de artikel 2.28 lid 1BVIE genoemde gevallen valt hieronder ook het Openbaar Ministerie. Het begrip belanghebbende dient overigens ruim te worden uitgelegd. Zo valt daaronder een ieder die de nietigheid als verweer inroept of een reconventionele vordering tot nietig- of vervallenverklaring wil instellen. Zie ook Hagemans en Folmer (2005), p Zie Gielen en Wichers Hoeth (1992), p. 531 e.v., zie ook Gielen (2006), p. 120 e.v. 3 Zie Empel en Geerts (2005), p. 90 e.v. 4 De terugwerkende kracht blijkt uit de MvT bij artikel 14 C BMW (oud), het huidige artikel 2.27 BVIE. Zie tevens Hagemans en Folmer (2005), p Zie Gielen en Wichers Hoeth (1992), p

7 loop der tijd ingeburgerd zijn geraakt) zodat er op een later tijdstip wel aan de vereisten voor een depot wordt voldaan. 6 De nietigverklaring van een inschrijving kan ingevolge art 2.30 BVIE (artikel 16 BMW oud) alleen het merk in zijn geheel betreffen. 7 Als laatste dient nog vermeld te worden dat artikel 2.29 BVIE bepaalt dat de houder van een merk, die het gebruik van een ingeschreven jonger merk bewust heeft gedoogd gedurende 5 jaren, zich niet meer op grond van zijn oudere recht op de nietigheid van het jongere recht kan beroepen ex artikel 2.28 lid 3 BVIE tenzij het te kwader trouw gedeponeerd is. 2.2 Model Titel 3 BVIE gaat over tekeningen en modellen. Artikel 3.23 BVIE (artikel 15 BTMW oud) is vergelijkbaar met artikel 2.28 BVIE en gaat over het inroepen van de nietigheid. Ook hier kan iedere belanghebbende met inbegrip van het Openbaar Ministerie de nietigheid inroepen. Artikel 3.6 BVIE (artikel 4 BTMW oud) geeft verdere beperkingen aan waarbij geen recht op een tekening of model wordt verkregen door inschrijving. 8 Nietigheid heeft ook hier, evenals in het merkenrecht, retroactief effect en erga omnes werking. 9 Dit retroactieve effect geeft, evenals behandeld bij de bespreking van nietigheid in het merkenrecht, het verschil weer tussen nietigverklaring, verval en afstand. Verval en afstand hebben een ex nunc werking in tegenstelling tot de ex tunc werking van de nietigheid. De nietigverklaring van een model kan, evenals het geval is bij een merk, ex artikel 3.24 BVIE (artikel 19 BTMW oud) het model alleen in zijn geheel betreffen. Met het oog op het verschil in werking van verval en nietigheid (ex nunc vs. ex tunc), is er een bepaling die niet in het merkenrecht voorkomt maar wel in het modellenrecht. Het gaat hierbij om artikel 3.23 lid 6 BVIE (artikel 15 BTMW oud). 10 Deze bepaling bepaalt dat de inschrijving van het depot van een tekening of model ook na verval of afstand nietig kan worden verklaard Zie HR 30 maart 2001, NJ 2001, 321 m.nt. DWFV, BIE 2002, 211 m.nt. Ste (Chien Pu Wan). 7 In de Memorie van Toelichting bij het Benelux-Verdrag inzake de warenmerken en de Eenvormige Beneluxwet op de Warenmerken wordt de volgende reden opgegeven. Een uit meer bestanddelen samengesteld merk kan, in zijn geheel genomen, voldoende van elk ander onderscheiden zijn, ofschoon die bestanddelen, afzonderlijk genomen, met vroegere merken in strijd zouden raken. Een nietigverklaring ( ) die zou leiden tot handhaving van slechts een gedeelte van het oorspronkelijke geheel, zou dan ook het naast elkaar bestaan van overeenstemmende merken ten name van verschillende houders kunnen teweegbrengen. Artikel 16 (oud nu art BVIE) beoogt dit ontoelaatbare gevolg te voorkomen ( ). 8 Artikel 4 en 15 BTMW (oud) thans te vinden in artikel 3.6 resp. artikel 3.23 BVIE zijn gewijzigd in Artikel II van het protocol van 20 juni 2002 tot wijziging van het BTMW bepaalt dat de artikelen 4 en 15 BTMW zoals deze luiden na 1 december 2003 (artikel 3.6 en artikel 3.23 BVIE), niet van toepassing zullen zijn op rechten die voortvloeien uit een voor genoemd tijdstip voor het Beneluxgebied uit een internationaal depot voortvloeiend recht. Op rechten die voortvloeien uit voor 1 december 2003 verrichte depots, ook als de inschrijving van het depot plaatsvindt na deze datum, blijven de artikelen 4 en 15 BTMW (oud) van toepassing zoals deze luidden voor 1 december Zie Gemeenschappelijk Commentaar 2002, p. 30. Voor de artikelen 4 en 15 BTMW voor 1 december 2003 zie Vanhees (2006), p. 174; zie ook Verkade (1998), p. 268 resp. p Zie Geerts (2005), p. 368; zie verder Vanhees (2006), p. 171; zie ook Wichers Hoeth (2007), p Het artikel is gebaseerd op artikel 11 lid 9 van de Modellenrichtlijn (98/71/EG). 11 De vraag is nu wat de achterliggende gedachte is van de mogelijkheid om een model na een verval of afstand alsnog nietig te kunnen verklaren. Volgens het Gemeenschappelijk Commentaar bij artikel 15 lid 6 BTMW oud kan het in sommige gevallen voor een derde van belang zijn om ook, nadat het model is vervallen of er afstand - 6 -

8 Tot zover een beschrijving van de term nietigheid en de gevolgen van een nietigverklaring voor het desbetreffende IE-recht. In het volgende hoofdstuk zal ik de vermogensrechtelijke gevolgen uiteenzetten. Hierbij worden de gevolgen van de nietigverklaring voor de licentieovereenkomst, de vaststellingsovereenkomst en de gerechtelijke beslissing besproken. van is gedaan, nog nietigverklaring te kunnen vorderen. Als voorbeeld wordt gegeven de situatie waarin een modelhouder ten aanzien van een derde met succes een beroep op zijn modelrecht heeft gedaan waarna hij afstand van zijn model doet of waarna het modelrecht vervallen wordt verklaard, zie Gemeenschappelijk Commentaar 2002, p. 25. Hoewel in het Gemeenschappelijk Commentaar verder geen nadere uitleg hierover gegeven wordt, kan, met het oog op het verschil in werking tussen verval en afstand aan de ene en nietigheid aan de andere kant, beredeneerd worden dat de gedachte is dat door nietigverklaring de derde de mogelijkheid krijgt de ex-modelrechthouder aansprakelijk te stellen voor de schade die hij tengevolge van een tijdelijke, achteraf bezien onjuiste modelrechtpretentie heeft geleden. Op grond hiervan kan geconcludeerd worden dat in beginsel aan derden de mogelijkheid wordt geboden om financiële gelden terug te vorderen indien het model achteraf nietig blijkt te zijn. Zie Geerts (2005) p. 367; Vanhees (2006), p

9 Hoofdstuk III Nietigheid en de vermogensrechtelijke gevolgen Een interessante situatie ontstaat nu wanneer er een (licentie- of vaststellings)overeenkomst gesloten is óf er een gerechtelijk vonnis uitgesproken is dat gebaseerd is op een geldig merkof modelrecht. De nietigheid van het recht ziet immers in beginsel alleen toe op de nietigheid van het betreffende merk of model en niet op de vermogensrechtelijke betrekkingen die aangegaan zijn naar aanleiding van het (geldige) IE-recht. De centrale vraag is dan ook wat voor gevolgen de nietigheid van het IE-recht heeft op een voor de nietigverklaring gesloten overeenkomst of op een voor de nietigverklaring uitgesproken gerechtelijke beslissing. Deze hoofdvraag resulteert in de onderzoeksvraag van deze scriptie namelijk wat voor gevolgen een nietigverklaring van een merk- of modelrecht heeft op reeds betaalde gelden die naar aanleiding van een overeenkomst of een gerechtelijke beslissing door de licentienemer respectievelijk de vermeende inbreukmaker betaald zijn aan de IE-houder. Vervalt door de nietigverklaring de grondslag van de overeenkomst of het vonnis en kunnen op grond hiervan reeds betaalde gelden (royalties respectievelijk schadevergoedingen) teruggevorderd worden? Naast de vraag of reeds betaalde gelden teruggevorderd kunnen worden bestaat de vraag of bovenop de claim van teruggave van reeds betaalde gelden, wellicht ook nog een schadevergoeding kan worden gevorderd naar aanleiding van de geleden schade. Het BVIE bevat geen bepaling die de rechtsgevolgen regelt van een nietigverklaring van een merk of model en derhalve wordt er vanuit het Benelux IE-recht geen antwoord gegeven op bovenstaande vraag. Het antwoord lijkt dan ook in beginsel te moeten worden gezocht in het nationale vermogensrecht van de Beneluxlanden. Hieronder volgt daarom een uiteenzetting van het vermogensrecht van de Beneluxlanden waarbij allereerst het Nederlandse vermogensrecht besproken wordt. 3.1 Nederland Licentieovereenkomst In de situatie van de licentieovereenkomst is een vonnis van de Rechtbank Amsterdam uit 2007 van belang. 12 Het betrof hierbij een vordering tot nietigverklaring van een Benelux gedeelte van een internationaal modellendepot (naar aanleiding van een reeds nietig verklaard Frans model) en de gevolgen van deze nietigverklaring voor de reeds betaalde royalties die betaald waren op grond van een tussen partijen gesloten licentieovereenkomst. De rechtbank honoreerde (ten dele) het beroep op onvoorziene omstandigheden; de nietigverklaring van het Franse model leverde een voor partijen onvoorziene omstandigheid ex artikel 6:258 BW op. Met de nietigverklaring van het Franse model op 22 oktober 2001, is de noodzaak om een licentieovereenkomst voor Frankrijk te sluiten voor Agerti te komen vervallen, welke omstandigheid van dien aard wordt geacht dat Itcon c.s. naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst per die datum niet mocht verwachten. 13 De rechtbank zag hierin aanleiding de overeenkomst te wijzigen, doch uitsluitend ten aanzien van het Franse deel van de overeenkomst. Hierbij werd overwogen dat er onvoldoende reden was om terugwerkende kracht aan deze wijziging te verlenen voor de periode voorafgaand aan 22 oktober Voorop werd gesteld dat de rechter terughoudend dient te zijn bij de toepassing van artikel 6:258 BW, hetgeen temeer 12 Rb Amsterdam, 30 mei 2007 (Agerti/Itcon), LJN BA R.o

10 geldt voor het verlenen van terugwerkende kracht aan de ontbinding of wijziging van de overeenkomst. ( ) De omstandigheid dat het model ook hier voor de Benelux en voorts in andere landen mogelijk in de toekomst nietig zal worden verklaard, is voorts onvoldoende om de inmiddels reeds geëindigde overeenkomst (met terugwerkende kracht) op grond van onvoorziene omstandigheden te ontbinden of de gevolgen ervan te wijzigen. 14 De rechtbank wijzigde uiteindelijk de overeenkomst in die zin dat de na vernietiging van het Franse model betaalde licentievergoeding werd verminderd met 20%, het aandeel van de omzet van Agerti (de licentienemer) in Frankrijk. Op grond van het vonnis kan geconcludeerd worden dat reeds betaalde royalties vóór de nietigverklaring van het model niet terugbetaald dienen te worden; slechts vanaf het moment dat de nietigverklaring in Frankrijk werd uitgesproken, zijnde het moment waarop de feitelijke situatie niet meer in overeenstemming was met de intenties van de partijen, dienen de reeds betaalde royalties, voor zover het het Franse model betreft, door Itcon terugbetaald te worden. Het lijkt er dus op dat de nietigverklaring van het modelrecht (en de daarbij behorende terugwerkende kracht) niet tot het gevolg heeft dat de grondslag van de overeenkomst met terugwerkende kracht komt te vervallen. Omdat de grondslag blijft bestaan, kunnen reeds betaalde royalties vóór de nietigverklaring van het IE-recht niet teruggevorderd worden. Deze redenering lijkt tegenstrijdig. Immers, dankzij de terugwerkende kracht van de nietigverklaring van een model lijkt de oorzaak voor de overeenkomst ook met terugwerkende kracht te komen vervallen, waardoor de overeenkomst nietig is en op grond van onverschuldigde betaling restitutie dient plaats te vinden. Deze gedachtegang is echter onder het huidige recht niet juist meer. Het onder het oude recht voor de geldigheid van een overeenkomst gestelde oorzaakvereiste is in het huidige wetboek niet teruggekeerd. 15 De functie van het oorzaakvereiste 16 is overgenomen door andere (ten dele nieuwe) bepalingen waaronder een bepaling (artikel 6:229 BW) over de vernietigbaarheid van voortbouwende overeenkomsten. 17 Naast deze bepaling wordt de functie van de vroegere bepaling van het oorzaakvereiste ook vervuld door dwaling (artikel 6:228 BW), misbruik van recht en onvoorziene omstandigheden (artikel 6: 258 BW). 18 Het beginsel van het oorzaakvereiste is in deze bepalingen op grond van de redelijkheid en billijkheid in verschillende gevallen op andere wijze uitgewerkt op zodanige wijze dat de overeenkomst door het wegvallen van de oorzaak niet komt te vervallen. 19 Aangezien er door de licentienemer bij de terugvordering van reeds betaalde royalties geen beroep kan worden gedaan op het ontbreken van de oorzaak van de overeenkomst, is de vraag 14 R.o Artikel 1356 BW oud noemde 4 voorwaarden vereist voor overeenkomsten waarbij als vierde eis een geoorloofde oorzaak werd opgevoerd. In artikel 1371 oud BW werd vervolgens. In ons huidige recht is echter het vereiste dat naast de toestemming van partijen en een bepaalbaarheidsvereiste nog een grond voortoestemming aanwezig moet zijn niet opgenomen. 16 Het oorzaakvereiste strekt tot ter voorkoming van onredelijk benadeling van een partij bij een overeenkomst. 17 Zie Asser-Hartkamp 4 II (2005), nr Zie Asser-Hartkamp 4 II (2005), nr. 239, p. 237 en Parl. Gesch. Boek 6, p. 896 e.v. Opmerkelijk is dat er vaak een samenloop is tussen dwaling en de voortbouwende overeenkomst. In dat geval heeft de benadeelde de keuze tussen de vernietigingsgronden van artikel 6:228 BW en 6:229 BW. De bepalingen hebben verder gemeen dat zij beide het risico-element kennen: de aard van de overeenkomst, de in het verkeer geldende opvattingen of de omstandigheden van het geval kunnen er voor zorgen dat het ontbreken van een rechtsverhouding waarop is voortgebouwd of de dwaling, voor rekening van de benadeelde moet blijven. 19 Zie Parl. Gesch. Boek 6, p. 896 e.v

11 of de licentienemer een beroep kan doen op (één van) de rechtsfiguren die de functie van de vroegere bepaling van het oorzaakvereiste opvangen om reeds betaalde royalties terug te vorderen. Het vonnis van de Rechtbank Amsterdam geeft hierbij een adequate praktijksituatie weer. Door de licentienemer wordt een beroep gedaan op de rechtsfiguren van dwaling en onvoorziene omstandigheden 20 om op grond hiervan reeds betaalde royalties terug te vorderen. Het door de licentienemer gedane beroep op dwaling is door de rechtbank niet gehonoreerd. Hoewel een beroep op onvoorziene omstandigheden (in casu deels) wel slaagt, oordeelt de rechter dat een geslaagd beroep hierop niet tot het gevolg heeft dat reeds betaalde royalties vóór de nietigverklaring van een model teruggevorderd kunnen worden. Hoewel ik hieronder de overwegingen van de rechter zal onderzoeken waarbij de vraag centraal staat of de rechter mijns inziens blijk geeft van een juiste rechtsopvatting, lijkt het er in beginsel dus op dat dwaling en onvoorziene omstandigheden geen grond vormen om reeds betaalde royalties vóór de nietigverklaring van een model- en evenzo een merkenrecht, terug te kunnen vorderen. Naast dwaling en onvoorziene omstandigheden is, zoals reeds vermeld, tevens de nieuwe bepaling van de voortbouwende overeenkomst (artikel 6:229 BW) in het nieuwe burgerlijk wetboek opgenomen om de functie van het oorzaakvereiste te vervullen. De rechtsfiguur van de voortbouwende overeenkomst komt echter niet terug in het vonnis. Hoewel er in het geval van een licentieovereenkomst mijns inziens ook geen sprake is van een voortbouwende overeenkomst, wil ik deze rechtsfiguur wel toelichten aangezien men in eerste instantie wel degelijk zou kunnen menen dat op grond van de voortbouwende overeenkomst reeds betaalde royalties door de licentienemer teruggevorderd zouden kunnen worden. Daarnaast komt de figuur bij een andere overeenkomst, de hierna te bespreken vaststellingsovereenkomst, wél aan de orde. Artikel 6:229 BW bepaalt dat: Een overeenkomst die de strekking heeft voort te bouwen op een reeds tussen partijen bestaande rechtsverhouding, vernietigbaar is, indien deze rechtsverhouding ontbreekt, tenzij dit in verband met de aard van de overeenkomst, de in het verkeer geldende opvattingen of de omstandigheden van het geval voor rekening van degene die zich op dit ontbreken beroept, behoort te blijven. Toepassing van dit artikel zou het volgende betekenen. De terugwerkende kracht van de nietigheid van een merk- of modelrecht heeft tot gevolg dat het recht geacht moet worden vanaf begin af aan niet te hebben bestaan. De rechtsverhouding tussen partijen zou hierdoor ontbreken waardoor de overeenkomst vernietigbaar is en reeds betaalde royalties op grond van onverschuldigde betaling (artikel 6:203 BW) in beginsel terugbetaald dienen te worden. 21 De voortbouwende overeenkomst is echter niet van toepassing op deze situatie om de 20 Deze rechtsfiguren vangen zoals reeds aangegeven de functie van het oorzaakvereiste op. 21 De terugwerkende kracht van de nietigverklaring van een merk of model zorgt ervoor dat geacht moet worden dat het merk vanaf het begin af aan niet heeft bestaan. De basis voor de licentieovereenkomst bestaat derhalve met terugwerkende kracht ook niet. Op grond van artikel 6:229 BW zou er sprake zijn van een voortbouwende overeenkomst waardoor de overeenkomst vernietigbaar is en restitutie moet plaatsvinden. Deze restitutieverplichting impliceert dat reeds betaalde royalties terug betaald dienen te worden. Echter, de relativeringsgedachte -die gebaseerd is op de redelijkheid en billijkheid- is hierbij een belangrijk goed. Nietigheid en de terugwerkende kracht hiervan mag dus niet verder ingrijpen dan haar ratio rechtvaardigt. Zelfs als dit artikel wel van toepassing zou zijn geweest dan nog zouden dus -in het kader van redelijkheid en billijkheid- hoogstwaarschijnlijk niet alles reeds betaalde royalties teruggevorderd kunnen worden

12 volgende reden. Een belangrijk vereiste is dat er een reeds tussen partijen bestaande rechtsverhouding moet bestaan. Op deze bestaande rechtsverhouding dient een volgende overeenkomst voort te bouwen. In de situatie van de licentieovereenkomst is er geen sprake van een reeds bestaande rechtsverhouding waardoor de licentieovereenkomst niet kan worden gezien als een voortbouwende overeenkomst. In het IE-recht is immers slechts sprake van maar één rechtsverhouding; het (alleen) recht van de IE-houder om gebruik te maken van zijn recht. Dit IE-recht zorgt dus niet an sich voor een rechtsverhouding tussen partijen. De licentieovereenkomst is derhalve de enige bestaande rechtsverhouding tussen partijen; niet gezegd kan worden dat deze voortbouwt op een andere. Een vergelijking met de hiervoor genoemde vaststellingsovereenkomst verduidelijkt de situatie. Bij een vaststellingsovereenkomst, gesloten naar aanleiding van een vermeende inbreuk op een IE-recht, bepalen partijen welk bedrag de pleger van een onrechtmatige daad moet betalen. De vaststellingsovereenkomst bouwt derhalve voort op de reeds bestaande rechtsverhouding, namelijk die betreffende de onrechtmatige daad. De onrechtmatige daad is weer begaan naar aanleiding van een inbreuk op een IE-recht. Het IE-recht gaat dus aan de reeds bestaande rechtsverhouding (de onrechtmatige daad) vooraf. In het geval van de licentieovereenkomst ontbreekt er dus een reeds bestaande rechtsverhouding. Het IE-recht gaat immers rechtstreeks vooraf aan de licentieovereenkomst. Geconcludeerd kan worden dat artikel 6:229 BW niet van toepassing is op de situatie van de licentieovereenkomst. 22 Het lijkt er dus op dat de licentienemer het slachtoffer wordt van het feit dat in het huidige recht het oorzaakvereiste niet meer bestaat. De bepalingen die de functie van het vroegere oorzaakvereiste overnemen (d.w.z. de voortbouwende overeenkomst, de dwaling en de onvoorziene omstandigheden) zijn in het geval van de licentieovereenkomst niet toereikend genoeg om reeds betaalde royalties voor de nietigverklaring van een merk- of modelrecht terug te kunnen vorderen. Helaas is het vonnis van de Rechtbank Amsterdam de enige uitspraak op dit gebied die betrekking heeft op de licentieovereenkomst en het terugvorderen van reeds betaalde royalties. Het is dan ook van belang om de rechtsfiguren, waarop de partijen zich beroepen, te bespreken en te onderzoeken of de rechtbank blijk heeft gegeven van een juiste rechtsopvatting. Belangrijk is het of er -naast het oordeel van de rechtbank- ook nog een andere uitkomst mogelijk is op grond van het Nederlandse vermogensrecht op basis waarvan wél reeds betaalde royalties voor de nietigverklaring van een merk of model teruggevorderd kunnen worden door de licentienemer. Voordat ik de argumenten van de rechtbank bespreek, eerst kort nog even iets over de vermogensrechtelijke begrippen nietigheid en vernietigbaarheid die ook in het vonnis naar voren komen. *Nietigheid en vernietigbaarheid (en de rechtsgevolgen) Bij een nietige overeenkomst ontbreekt van meet af aan de door partijen, met het sluiten van de overeenkomst, beoogde rechtsgevolgen. 22 Mocht hij zich hier wel op hebben kunnen beroepen (i.e. er had wel een bestaande rechtsverhouding bestaan) dan staat waarschijnlijk diens risicoaansprakelijkheid, welke geldt volgens de verkeersopvatting, terugbetaling van de royalties in de weg

13 Bij een vernietigbare overeenkomst echter is er sprake van een volkomen geldige rechtshandeling met dien verstande dat daaraan een bijzonderheid kleeft; door vernietiging wordt haar geldigheid ontnomen. 23 Vernietiging heeft ex artikel 3:53 BW als hoofdregel dat zij terugwerkende kracht heeft. Dit heeft tot gevolg dat de vernietiging terugwerkt tot het tijdstip waarop de rechtshandeling is verricht. Met andere woorden, de overeenkomst ontbeert van meet af aan de beoogde rechtsgevolgen als ware de overeenkomst van meet af aan nietig geweest. 24 De terugwerkende kracht van de vernietiging heeft het gevolg dat de rechtsverhouding tussen de partijen wordt hersteld in de staat waarin deze voor het aangaan der overeenkomst was. 25 De wederpartij van degene die zich op de vernietigingsgrond beroept, is behalve tot teruggave van het ontvangende, verplicht tot vergoeding van eventueel geleden schade indien de vernietigingsgrond aan zijn schuld te wijten is. 26 De gevolgen van de van rechtswege intredende nietigheid kunnen worden vastgesteld met toepassing van grotendeels dezelfde beginselen die gelden met betrekking tot de vernietigde rechtshandelingen. 27 Waar de aard van de nietigheid ex tunc werking met zich meebrengt, heeft in geval van vernietiging de terugwerkende kracht tot gevolg dat ook vernietiging ex tunc werking verkrijgt. De consequentie van terugwerkende kracht is dat al hetgeen is gepresteerd als onverschuldigd kan worden teruggevorderd op grond van een beroep op onverschuldige betaling ex art 6:203 BW. De herziening van het Burgerlijk Wetboek in 1992 veranderde de positie van de restitutie zodat er in het huidige recht een belangrijke plaats wordt toegekend aan de zogenoemde relativeringsgedachte. 28 In de kern houdt deze gedachte in dat een nietigheid als inbreuk op de rechtshandelingsvrijheid niet verder mag ingrijpen dan haar ratio rechtvaardigt. Hierbij dient bij het doorvoeren van nietigheden en vernietiging waar mogelijk gezocht te worden naar een oplossing die toegespitst is op de omstandigheden van het geval. Dit kan tot gevolg hebben dat rechtsgevolgen gedeeltelijk in stand blijven of dat er juist voortgegaan wordt met gewijzigde rechtsgevolgen. 29 Tot zover de begrippen nietigheid en vernietigbaarheid en hun rechtsgevolgen naar Nederlands recht. Hieronder zal ik de rechtsgronden uit het vonnis bespreken waarbij ik de indeling aanhoudt zoals deze ook in het vonnis naar voren komt. Bij elke rechtsgrond geef ik eerst het betreffende wetsartikel weer. Hierna komt de uitspraak van de rechter ter sprake. Als laatste bespreek ik de algemene theorie die bij het desbetreffende wetsartikel hoort -voor zover in casu relevant- alvorens op grond van deze theorie mijn mening te geven over de uitspraak van de rechter. *Dwaling 23 Zie Brahn en Reehuis (2007), p Hierbij moet opgemerkt worden dat zolang de overeenkomst niet vernietigd is, zij de beoogde rechtsgevolgen van de partijen heeft. 25 Zie Asser-Hartkamp 4 II (2005), nr. 483, p De schadevergoedingsvordering is gebaseerd op de onrechtmatige daad. 27 Zie Asser-Hartkamp 4 II (2005), nr. 488, p Zie Parl. Gesch. Boek 3, p. 241; Hartkamp (2002), nr. 21 en Hammerstein en Vranken (1998), nr. 8 e.v. 29 Zie Hartlief (2002), p e.v

14 Artikel 6:228 BW: 1.Een overeenkomst die tot stand is gekomen onder invloed van dwaling is vernietigbaar indien a. de dwaling te wijten is aan inlichtingen van de wederpartij, tenzij deze mocht aannemen dat de overeenkomst ook zonder deze inlichting zou worden gesloten; b. indien de wederpartij in verband met hetgeen zij omtrent de dwaling wist of behoorde te weten, de dwalende partij had behoren in te lichten; c. indien de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst van dezelfde onjuiste veronderstelling als de dwalende is uitgegaan, tenzij zij ook bij en juiste voorstelling van zaken niet had behoeven te begrijpen dat de dwalende daardoor van het sluiten van de overeenkomst zou worden afgehouden. 2. De vernietiging kan niet worden gegrond op een dwaling die een uitsluitend toekomstige omstandigheid betreft of die in verband met de aard van de overeenkomst, de in het verkeer geldende opvattingen of de omstandigheden van het geval voor rekening van de dwalende behoort te blijven. Vonnis De rechtbank verwerpt het beroep op dwaling. Agerti heeft onvoldoende toegelicht waaruit blijkt dat ten tijde van de overeenkomst inlichtingen zijn verstrekt die tot een onjuiste voorstelling van zaken hebben geleid aan de zijde van Agerti. Belangrijk is dat de rechtbank van mening is dat het feit dat de overeenkomst zelf uitgaat van een geldig modelrecht hiertoe onvoldoende is. Op het moment van sluiten was er in Frankrijk nog sprake van een geldig modelrecht. 30 De dwaling kan ook niet voortvloeien uit een schending van een op de modelhouder rustende mededelingsplicht aangezien de rechtbank van mening is dat redelijkerwijs niet kon worden verwacht dat zij de tegenpartij op voorhand in algemene zin (ongevraagd) informeerden over de mogelijke nietigheidsgronden van een model. De nietigverklaring van het Franse model heeft ook pas plaats gevonden na het sluiten van de overeenkomst. 31 Het beroep op wederzijdse dwaling faalt ook. De mogelijkheid van nietigverklaring betreft wel degelijk een ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst uitsluitend toekomstige omstandigheid zoals bedoel in artikel 6:228 lid 2 BW. Ten tijde van het sluiten van de overeenkomst was de (mogelijke) nietigverklaring van het model nog helemaal niet aan de orde, terwijl de enkele wettige mogelijkheid tot het instellen van een vordering tot nietigverklaring altijd bestaat bij modelrechten, evenals bij bijvoorbeeld merkenrechten, welke omstandigheid krachtens de huidige verkeersopvattingen voor rekening van Agerti behoort te blijven. De omstandigheden dat de nietigheid van een modeldepot terugwerkende kracht heeft doet aan een en ander niet af. 32 Theorie Artikel 6:228 lid 1 sub a en b BW geeft de eenzijdige dwaling en sub c de wederzijdse dwaling weer. Als eerste zal ik hier de eenzijdige dwaling behandelen. Daarna komt de wederzijdse dwaling aan de orde. Aangezien het hier te ver gaat om het gehele leerstuk uitvoerig te bespreken, beperk ik mij hier tot de opmerkingen inzake het dwalingsleerstuk die in het kader van de bespreking van mijn hoofdvraag van belang zijn R.o R.o R.o Zie voor meer informatie over dwaling: Smits (2002), p

15 Zoals vermeld, wordt de eenzijdige dwaling geregeld in sub 1 lid a en b van artikel 6:228 BW. Bij de vereisten zoals genoemd in sub a en b gaat het om een inlichting en mededelingsplicht; in het eerste geval is de dwaling te wijten aan een inlichting van de wederpartij, in het tweede geval is de dwaling juist te wijten aan het feit dat de wederpartij een mededeling had moeten doen en dit niet gedaan heeft. Allereerst het volgende over de inlichtingen. Het feit dat inlichtingen volkomen te goeder trouw zijn gegeven staat een beroep op dwaling niet in de weg. De HR heeft in een tweetal toonaangevende arresten 34 overwogen dat men in de regel af mag gaan op de juistheid van de door de wederpartij gedane mededelingen en dat de wederpartij in strijd met de goede trouw (redelijkheid en billijkheid) zou handelen indien zij ter afwering van een beroep op dwaling zou aanvoeren dat ten onrechte op de juistheid van haar mededelingen is vertrouwd. Artikel 6:228 BW leidt volgens de vaste rechtspraak tot hetzelfde resultaat. 35 Er bestaan echter uitzonderingen op de hoofdregel dat men mag uitgaan van een mededeling. Eén hiervan vormt het geval waarin de wederpartij niet hoefde te verwachten dat de ander de overeenkomst zou sluiten zonder zelf een onderzoek in te stellen. Lid 2 maakt het dan mogelijk om ondanks de mededeling van de wederpartij, de dwaling in verband met de aard van de overeenkomst, de in het verkeer geldende opvattingen of de omstandigheden van het concrete geval voor risico van de dwalende te laten komen. Lid 2 komt hieronder verder aan de orde. 36 Tot zover de relevante informatie inzake de inlichtingen zoals genoemd in artikel 6:228 lid 1 sub a BW. Nu volgt de schending van de mededelingsplicht ex artikel 6:228 lid 1 sub b BW. Of er een mededelingsplicht bestaat is afhankelijk van een aantal zaken. Over het algemeen zal er geen mededelingsplicht bestaan wanneer de wederpartij er redelijkerwijs vanuit mag gaan dat de feiten reeds bij de dwalende bekend zijn of dat ze hem nog voor het aangaan van de overeenkomst bekend zullen worden. Van belang is onder andere de deskundigheid van de wederpartij; mag de wederpartij veronderstellen dat de dwalende op de hoogte is van mogelijkheid tot dwaling? De wederpartij zal naarmate zij zelf deskundiger is veelal een ruimere mededelingsplicht hebben; aan de andere kant slinkt deze verplichting weer naarmate de dalende zelf een grotere deskundigheid bezit. 37 Het is denkbaar dat de wederpartij in verband met hetgeen hij wist of behoorde te weten de dwalende op de hoogte te brengen, echter, een dergelijke verplichting tot preventief inlichten wordt niet snel aangenomen. 38 Het gaat er per saldo om wat de wederpartij had moeten melden en niet zozeer om wat zij, ter voorbereiding van een eventuele melding, wellicht had moeten doen (onderzoeken). Artikel 6:228 lid 1 sub c BW bepaalt de wederzijdse dwaling. 39 De betwiste veronderstelling moet in dit geval ook aan de zijde van de wederpartij bij de totstandkoming van het contract een rol hebben gespeeld. De gedachte hierbij dat de bewuste dwaling ook voor de wederpartij steeds causaal moet zijn geweest (m.a.w. dat ook zij bij een juiste voorstelling van zaken de 34 HR 15 november 1957, NJ 1958, 67 m.nt. LEHR, Baris-Riezenkamp; AA 1957/1958, p. 103 m.nt. G en 21 januari 1966, NJ 1966, 183 m.nt. GJS (Booy/Wisman). 35 Zie HR 19 september 2003, RvdW 2003, 146 zie Asser-Hartkamp 4 II (2005), nr. 183 ev. 36 Zie Asser-Hartkamp 4 II (2005), nr Zie Cohen Henriquez (1976), p. 631: het gaat er hierbij om hoe de ander zich presenteert en niet om de vraag of men feitelijk gesproken deskundig is. 38 Zie Commentaar Burgerlijk Wetboek 1998 p.1861 MvA II, Parl. Gesch. Boek 6, p Vgl. Smits (1993), p

16 overeenkomst niet of niet op deze zelfde voorwaarden zou hebben gesloten) is hierbij onjuist. 40 Tot zover artikel 228 lid 1 BW. Lid 2 van het artikel vermeldt wanneer er geen beroep kan worden gedaan op art. 6:228 BW. De vernietiging kan niet worden gegrond op een (eenzijdige of wederzijdse) dwaling die een uitsluitend toekomstige omstandigheid betreft of die in verband met de aard van de overeenkomst, de in het verkeer geldende opvattingen of de omstandigheden van het geval voor de rekening van de dwalende behoort te blijven. 41 De dwalingsregeling betreft slechts de situatie ten tijde van het aangaan der overeenkomst. De HR heeft echter bepaald dat vernietiging wel mogelijk is indien een in de toekomst betreffende dwaling tot een dwaling in het heden kan worden herleid. 42 Dit sluit aan op het artikel welke zegt dat het niet mag gaan om een uitsluitend toekomstige omstandigheid. 43 Wanneer gaat het nu precies om een uitsluitend toekomstige omstandigheid? Aan vele zaken kunnen belangrijke eigenschappen worden toegekend die niet duurzaam zijn. In Asser wordt de koopovereenkomst als voorbeeld gebruikt. Een voorbeeld vormt een in goede staat verkerende auto die na aankoop gebreken kan krijgen. Na het intreden van deze gebeurtenis mist de auto een eigenschap die door de koper van beslissende betekenis wordt geacht. Had de koper geweten dat de zaak die eigenschap in een nabije toekomst zou verliezen dan zou hij de overeenkomst niet hebben gesloten. Niettemin kan in een dergelijk geval een beroep op dwaling niet worden gedaan. 44 De wetgever heeft de contractspartij tot op zekere hoogte willen beschermen tegen de gevolgen van dwaling, maar het is niet zijn bedoeling geweest haar te ontheffen van het risico van onvoorziene gebeurtenissen en kwade kansen. 45 Afgezien van een uitsluitend toekomstige omstandigheid, kan de vernietiging ook niet worden gegrond op een dwaling die in verband met de aard van de overeenkomst, de in het verkeer geldende opvattingen of de omstandigheden van het geval (waaronder en contractueel beding) voor rekening van de dwalende behoort te blijven. De aard van de overeenkomst kan meebrengen dat geen beroep op dwaling kan worden gedaan. Dat zal bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de dwalingskans uitdrukkelijk of stilzwijgend in de overeenkomst is verdisconteerd. 46 Bij de in het verkeerde geldende opvattingen komt de onderzoeksplicht om de hoek kijken; er moet rekening worden gehouden met de omstandigheid dat door middel van een zelfstandig onderzoek de dwaling had kunnen voorkomen. Het is namelijk niet de bedoeling dat de ene contractant de dupe wordt van de fouten, nalatigheid, onervarenheid, de domheid of de onvoorzichtigheid van de andere 40 Als voorbeeld in Asser wordt genoemd het geval waarin een verkoper aan een koper een (door beider veronderstelde) antieke kast verkoopt terwijl later blijkt dat de kast namaak is. De koper zou bij kennis van de verkoop hebben afgezien, de verkoper echter zou voor hetzelfde bedrag juist wel de antieke kast van de hand hebben willen doen. Dit voorbeeld geeft weer dat voor een geslaagd beroep op wederzijdse dwaling het niet zo hoeft te zijn dat ook de wederpartij bij een juiste voorstelling van zaken zou hebben afgezien van een overeenkomst. 41 Zie Asser-Hartkamp 4 II (2005), nr. 189, p HR 3 november 1972, NJ 1973,37 m.nt. GJS Smeden/Christelijk onderwijs, HR 21 januari 1966, NJ 1966, 183, m.nt. GJS Booy/Wisman. 43 Indien er wel sprake is van een uitsluitend toekomstige omstandigheid kan men geen beroep doen op dwaling, echter dergelijke omstandigheden zouden echter wel aanleiding kunnen vormen voor een beroep op onvoorziene omstandigheden zoals genoemd in artikel 6:258 BW. 44 Zie Asser-Hartkamp 4 II (2005), nr. 189, p Zie Parl Gesch Boek 6, p. 903 en Zie Brahn en Reehuis (2007), nr. 399, p

17 contractant. 47 De HR heeft bepaald dat op de contractant in spé een gehoudendheid rust om binnen redelijke grenzen maatregelen te nemen om te voorkomen dat hij onder invloed van dwaling zijn toestemming geeft. 48 Van belang is hierbij dus wat redelijkerwijs qua onderzoek kan worden gevergd van een contractant. 49 Of de contractant dwaling aan zichzelf te wijten heeft zal van geval tot geval moeten worden beoordeeld. 50 Tot slot is nog het vermelden waard dat een beroep op dwaling niet een beroep op een andere vernietigingsgrond uitsluit; evenmin sluiten de mogelijkheid van een beroep op dwaling en die van een beroep op wanprestatie elkaar uit. Mijn mening Mijns inziens heeft de rechtbank blijk gegeven van een juiste rechtsopvatting door te oordelen dat de dwaling noch te wijten is aan een inlichting van Itcon, noch dat deze te maken heeft met een mededelingsplicht die Itcon verzaakt heeft. Met betrekking tot de inlichtingsplicht kan het volgende gezegd worden. Men mag in de regel uitgaan van de juistheid van de door de wederpartij gedane mededelingen. Uitzondering hierop is het geval waarin de wederpartij niet hoefde te verwachten dat de ander de overeenkomst zou sluiten zonder zelf een onderzoek in te stellen. De dwalende sluit een overeenkomst dat als basis de exploitatie van het IE-recht heeft. Het contract veronderstelt een geldig IE-recht. Kan dit dan gezien worden als een inlichting van de kant van Itcon dat er een geldig merk- of modelrecht bestaat? De rechtbank is van mening dat het niet voldoende is dat het contract zelf uitgaat van een geldig modelrecht. Er moet dus nog sprake zijn van een andere inlichting. In casu blijkt onvoldoende toegelicht dat er ook sprake is van een andere inlichting. Mijns inziens is inderdaad het feit dat het contract uitgaat van een geldig IE-recht niet voldoende om van een inlichting te spreken. En zelfs al zou er wel sprake zijn van een inlichting, dan nog was deze inlichting ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet onjuist aangezien er wel degelijk sprake was van een geldig recht. Dwaling gegrond op een inlichting is dus niet van toepassing. Er bestaat geen mededelingsplicht wanneer de wederpartij er redelijkerwijs vanuit mag gaan dat de feiten reeds bij de dwalende bekend zijn of dat ze hem nog voor het aangaan van de overeenkomst bekend zullen worden. Zoals tevens gezegd is deskundigheid van de wederpartij van belang. Over het algemeen mag worden aangenomen dat partijen die een licentieovereenkomst aangaan met betrekking tot een IE-recht deskundig (zouden moeten) zijn. In ieder geval gaat die deskundigheid zo ver, of zou deze zo ver moeten gaan, dat ook de partij die de overeenkomst aangaat weet dat het IE-recht waarop zijn licentieovereenkomst gebaseerd is altijd naderhand nietig kan worden verklaard. Het feit dat IE-rechten naderhand nietig kunnen worden verklaard is een gegeven dat bekendheid geniet in de IE-wereld. Men zou mogen aannemen dat iemand die zich in deze wereld gaat begeven zich eerst laat 47 Dit staat ook wel bekend als onverschoonbare dwaling waarbij onder onverschoonbaar moet worden verstaan al te naïef, al te ondoordacht en te spontaan. 48 HR 15 november 1957, NJ 1958, 67 m.nt. LEHR (Baris/Riezenkamp). 49 Zie Asser-Hartkamp 4 II (2005), nr. 194 p. 189; zie ook HR 13 februari 1981, NJ 1981, 441, m.nt. CJHB en HR 27 januari 1984, NJ 1984, Zie HR 13 maart 1981, NJ 1981, 442 (Hilders/de Galan). In deze zaak had Hilders, die als handelaar in onroerend goed de markt behoort te kennen, zich zelf op de hoogte zou stellen. Hij had dus niet klakkeloos af mogen gaan op de gegeven inlichtingen van de wederpartij

18 informeren over de mogelijkheden en gevaren van (het exploiteren van) een IE-recht. In ieder geval mag men niet van de wederpartij verwachten dat die de dwalende over eventuele gevaren van nietigheid gaat inlichten. Een dergelijke verplichting tot preventief inlichten is er in dit geval mijns inziens dan ook niet. Een beroep op wederzijdse dwaling lijkt hier aannemelijker; beide partijen zijn bij het sluiten van de overeenkomst van een geldig IE-recht uit gegaan, hetgeen achteraf gezien een onjuiste voorstelling van zaken is geweest. Echter, zoals artikel 6:228 lid 2 BW aangeeft kan vernietiging niet worden gegrond op dwaling die een uitsluitende toekomstige omstandigheid betreft of die voor de rekening van de dwalende moeten blijven.[cursivering HB] De rechtbank geeft tevens blijk van een juiste rechtsopvatting door te oordelen dat de dwaling omtrent de nietigheid een uitsluitend toekomstige omstandigheid betreft. Op het moment van het sluiten van de overeenkomst bestond er een geldig recht en was vernietiging nog niet aan de orde. Naast het feit dat de nietigverklaring een uitsluitend toekomstige omstandigheid betreft, behoort het risico dat een IE-recht achteraf nietig wordt verklaard m.i. inderdaad volgens de huidige verkeersopvattingen tot het risico en voor rekening van de dwalende te blijven. Het is voor een houder van een IE-recht in beginsel dan ook niet onrechtmatig om zich te beroepen op zijn IE-recht. Daarbij staat het hem ook vrij om licentieovereenkomsten af te sluiten die als grondslag het IE-recht hebben. Dit wordt anders indien de IE-houder wist of behoorde te weten dat zijn recht nietig was. In dat geval dient de nietigverklaring voor rekening van de IEhouder te blijven. 51 *Wanprestatie en overmacht Artikel 6:74 BW: Iedere tekortkoming in de nakoming van een verbintenis verlicht de schuldenaar de schade die de schuldeiser daardoor lijdt te vergoeden, tenzij de tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend. Artikel 6:75 BW: Een tekortkoming kan de schuldenaar niet worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Vonnis 51 Zie voor het octrooirecht bv. HR 29 september 2006, LJN AU6098 (CFS Bakel/Stork m.nt. A-G Huydecoper); Hof s-gravenhage 20 september 2001, IER 2001/57. Met name de conclusie van A-G Huydecoper bij het reeds aangehaalde arrest uit 2006 is van belangrijke waarde. Op grond van de contraargumenten en het feit dat de EG regelgeving, waarmee verwezen wordt naar de Handhavingsrichtlijn, ertoe strekt de handhaving van rechten van intellectuele eigendom effectiever te maken, heeft de gedachte voor een effectievere handhaving een lichte voorkeur boven de keus die handhaving wezenlijke beperkingen oplegt. Het gevolg dat de octrooihouder, om zijn recht effectiever te kunnen uitoefenen, meer beschermd wordt dan eventuele derden, is dat de hoofdregel in het octrooirecht luidt dat er in beginsel geen geld terug gevorderd kan worden na nietig verklaring van het octrooi, tenzij de octrooihouder wist of diende te beseffen dat er een grote kans bestond dat zijn octrooi nietig zou zijn (noot 29). Het uitgangspunt -dat een IE-recht houder te goeder trouw niet onrechtmatig handelt indien hij zich op zijn IE-recht beroept- is m.i. in beginsel op elke IE-houder van toepassing. Deze aanname wordt ook ondersteund door A-G Huydecoper ( ) ik weinig grond zie om ( ) wezenlijk andere regels voor octrooien te hanteren dan voor andere rechten van intellectuele eigendom ( ). (noot 39). Vgl. ook Brinkhof (1997), p

19 De rechtbank oordeelt alleen dat het beroep op ontbinding van de overeenkomst door Agerti op grond van wanprestatie niet kan leiden tot terugbetaling van alle reeds door haar betaalde royaltybedragen aan Itcon. Krachtens art. 6:269 BW heeft ontbinding namelijk geen terugwerkende kracht zodat deze alleen voor de toekomst werkt. De rechtbank gaat verder niet in op het beroep op wanprestatie. 52 Theorie Er is sprake van overmacht indien een tekortkoming niet toerekenbaar is. Bij overmacht bestaat in beginsel geen vergoeding van de door de tekortkoming veroorzaakte schade. Dit in tegenstelling tot wanprestatie waarbij deze verplichting wel bestaat (zie artikel 6:74 BW). De schuldenaar kan zich op overmacht beroepen in geval van een buiten zijn schuld ontstane en niet voor zijn risico komende tekortkoming in de nakoming. De tekortkoming zal hierbij vrijwel steeds bestaan uit een verhindering van de nakoming waarbij niet noodzakelijk is dat de tekortkoming voor een ieder volstrekt onmogelijk is; ook een onmogelijk of praktisch te bezwaarlijke nakoming valt onder verhindering. 53 Hoewel er zoals reeds gezegd meestal sprake zal zijn van een verhindering is dit echter geen voorwaarde voor een beroep op overmacht; in uitzonderingsgevallen kan ook zonder verhindering een beroep op overmacht mogelijk zijn. Een beroep op overmacht wordt niet toegelaten indien de oorzaak van de belemmering voorzienbaar was ten tijde van het aangaan van de verbintenis. Voorzienbaar houdt meer in dan alleen mogelijk te achten. Zou dit niet zo zijn dan zou een beroep op overmacht nooit slagen omdat vrijwel alles voor mogelijk moet worden gehouden. Het ogenblik waarop de belemmering niet te voorzien moet zijn geweest is dat van het aangaan der verbintenis. Een beroep op overmacht staat een schuldenaar dus niet in de weg indien de belemmering op het tijdstip van het aangaan van de overeenkomst nog niet voorzienbaar was maar pas daarna voorzienbaar is geworden. 54 Naast voor de schuldenaar voorzienbare omstandigheden, is de schuldenaar ook aansprakelijk voor hem persoonlijk treffende omstandigheden zoals onbekwaamheid en onervarenheid. Mijn mening De vraag is of er sprake is van wanprestatie; kan de tekortkoming worden toegerekend aan de IE-houder, in dit geval Itcon? Het IE-recht is nietig verklaard waardoor de licentiegever tekort schiet in zijn prestatie m.b.t. de licentieovereenkomst. Mijns inziens is de nietigverklaring van het IE-recht een omstandigheid die krachtens de verkeersopvattingen voor rekening van de derde behoort te blijven. 55 Hieruit vloeit voort dat het in beginsel de schuldenaar (IE-houder) niet kan worden toegerekend dat hij door de nietigverklaring van zijn IE-recht tekort komt in zijn prestatie. 56 Hij kan in mijn ogen daarom een beroep doen op overmacht. Een beroep op overmacht wordt niet gehonoreerd indien de 52 R.o Zie Asser-Hartkamp 4 I (2004), nr. 321, p Zie Asser-Hartkamp 4 I (2004), nr. 332, p Vgl. voor het octrooirecht HR 29 september 2006, LJN AU6098 (CFS Bakel/Stork m.nt. A-G Huydecoper); Hof s-gravenhage 20 september 2001, IER 2001/57; Vgl. ook Brinkhof (1997), p Dit is dus anders indien de IE-houder wist of behoorde te weten dat zijn recht nietig was. Zo kan betoogd worden dat als de IE-houder zijn recht handhaaft terwijl hij ernstig vermoeden heeft dat zijn recht nietig is en dit IE-recht naderhand inderdaad nietig blijkt te zijn de nietigverklaring voor zijn eigen rekening behoort te blijven. Vgl. voor het octrooirecht HR 29 september 2006 (CFS Bakel/Stork) LJN AU

20 oorzaak van de belemmering voorzienbaar was ten tijde van het aangaan van de verbintenis. Hierbij moet voorzienbaar meer zijn dan alleen mogelijk achten. Een IE-recht kan naderhand altijd nietig verklaard worden. Op het moment van sluiten van een overeenkomst zou men daarom een nietigverklaring mogelijk kunnen worden geacht. Voorzienbaarheid moet alleen meer zijn dan dat. Een IE-houder te goeder trouw weet niet beter dan dat zijn IErecht geldig is en daarom kan het hem dan ook niet verweten worden als naderhand zijn merk toch nietig blijkt te zijn. 57 Zoals reeds gezegd is het niet onrechtmatig als een IE-houder zich tegenover een ander op zijn recht beroept. Hij mag dus ook rechtsgeldig een overeenkomst sluiten dat gebaseerd is op dit IE-recht. *Ontbinding Art 6:265 BW: 1. Iedere tekortkoming van een partij in de nakoming van een van haar verbintenissen geeft aan de wederpartij de bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen rechtvaardigt. 2. Voor zover nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas, wanneer de schuldenaar in verzuim is. Artikel 6:269 BW: De ontbinding heeft geen terugwerkende kracht behoudens dat een aanbod tot nakoming, gedaan nadat de ontbinding is gevorderd, geen werking heeft, indien de ontbinding wordt uitgesproken. Artikel 6:271BW: Een ontbinding bevrijdt de partijen van de daardoor getroffen verbintenissen. Voor zover deze reeds zijn nagekomen, blijft de rechtsgrond voor deze nakoming in stand, maar ontstaan voor partijen een verbintenis tot ongedaanmaking van de reeds door hen ontvangen prestaties. Vonnis Aan een inhoudelijke beoordeling of de overeenkomst voor een (gedeeltelijke) ontbinding in aanmerking zou zijn gekomen komt de rechtbank niet toe bij gebrek aan belang. De rechtbank baseert dit op het feit dat het doel van Agerti is om betaalde royalties terug te vorderen maar dat dit doel door ontbinding per definitie niet bewerkstelligd kan worden aangezien ontbinding geen terugwerkende kracht heeft. 58 Theorie Onder de artikelen 1302 en 1303 oud BW was het een vereiste dat ontbinding slechts mogelijk is indien de tekortkomingen aan de schuldenaar kunnen worden toegerekend. In het huidige BW is dit geen vereiste meer; zoals in het artikel blijkt kan iedere tekortkoming in tot ontbinding leiden. Ontbinding is dus niet alleen in het geval van wanprestatie maar ook in het geval van overmacht mogelijk. 59 De grondslag van de ontbindingsbevoegdheid is gelegen in de billijkheid. Het zou in strijd zijn met de gerechtigheid en met de normen der moraal, indien de ene partij de haar toegezegde prestatie verkrijgt of behoudt, zonder van haar kant te presteren wat zij in ruil daarvoor had toegezegd Dit is m.i. zeker het geval indien de IE-houder onderzoek heeft verricht naar zijn merk of model. 58 R.o Zie Brahn en Reehuis (2007), nr. 574, p Zie Asser-Hartkamp 4 II (2005), nr. 510, p