III. beschermingsomvang

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "III. beschermingsomvang"

Johan van Dongen
8 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 beschermingsomvang 1

2 de merkhouder kan actie ondernemen tegen het gebruik van: i. een identiek teken voor identieke producten of diensten ii. een identiek of overeenstemmend teken voor identieke of soortgelijke waren of diensten indien hierdoor gevaar voor verwarring ontstaat iii. specifieke bescherming voor een bekend merk 2

3 i. identiek merk voor identieke producten / diensten artikel 8(1)(a) / 9(1)(a) / 52(1)(a) CTMR artikel 2.14(1)(a) / 2.20 (1)(a) / 2.28(3)(a) BVIE jonger teken gelijk aan het oudere merk & de waren of diensten zijn dezelfde als die waarvoor het oudere merk is ingeschreven 3

4 duidelijk bij namaakproducten 4

5 oorsprong namaak en geschonden IE recht. statistieken 2013 DG TAXUD 5

6 ii. verwarringsgevaar artikel 8(1)(b) / 9(1)(b) / 52(1)(a) CTMR: artikel 2.14(1)(a) / 2.20 (1)(b) / 2.28(3)(a) BVIE het jongere teken is gelijk aan of overeenstemmend met het oudere merk & heeft betrekking op dezelfde of soortgelijke waren of diensten & waardoor verwarring kan ontstaan bij het publiek 6

7 indien geen (soort)gelijke waren, geen verwarringsgevaar 7

8 verwarringsgevaar = wanneer het publiek kan menen, dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn 8

9 globale beoordeling van de overeenstemming tussen merk en teken: visueel fonetisch begripsmatig gebaseerd op de totaalindruk rekening houdend met de onderscheidende en dominerende bestanddelen 9

10 LUKIA vs LUKIE GM klasse 35- reclame en marketing advies OHIM oppositieprocedure, 25/09/

11 11

12 vs BX klasse 35,36,42 BX klasse 09,38,41,42 12

13 Luik, 28 maart 1999, BIE 1999,

vs koffie IR 726641 Gerecht EU, 25 maart 2010, in de gevoegde zaken T-5/08 T-

14 vs koffie IR Gerecht EU, 25 maart 2010, in de gevoegde zaken T-5/08 T- 7/08, Société des produits Nestlé SA tegen OHIM / Master Beverage Industries Pte Ltd 14

15 vs GM tabaks producten Gerecht EU 18 mei, T-207/08, Corporación Habana/OHIM Tabacos de Centroamérica. 15

16 iii. bescherming van bekende merken artikel 8(5) / 9(1)(c) / 52(1)(a) CTMR artikel 2.14(1)(b) / 2.20(1)(c) / 2.28(3)(a) BVIE het oudere merk heeft een reputatie (bewijslast bij merkhouder) het jongere teken wordt gebruikt voor (niet) soortgelijke waren is gelijk of overeenstemmend met het oudere merk (visueel, fonetisch, begripsmatig) associatiegevaar: het relevante publiek legt een verband of link tussen het bekende merk en het jongere teken het gebruik van het jongere teken betekent een inbreuk op het oudere merk = cumulatieve voorwaarden 16

17 iii. bescherming van bekende merken artikel 8(5) / 9(1)(c) / 52(1)(a) CTMR artikel 2.14(1)(b) / 2.20(1)(c) / 2.28(3)(a) BVIE 17

18 GM Protection is claimed for the colours blue (RAL 5002) and silver (RAL 9006). The ratio of the colours is approximately 50% - 50% vs de evolutie van het ATOMIC blikje: 18

19 type van inbreuken 1. afbreuk aan het onderscheidend vermogen = verwatering ( vervaging of verschraling ) niet langer in staat om een onmiddellijke associatie op te roepen met de goederen waarvoor het is ingeschreven en waarvoor het wordt gebruikt uithangbord bordeel AG in adidas Salomon: indien je bijvoorbeeld Rolls Royce restaurants en cafetaria's toestaat, en Rolls Royce broeken en snoep, bestaat er over 10 jaar geen Rolls Royce merk meer (HvJ 23 oktober 2003, C-408/01, Adidas-Salomon AG e.a. v. Fitnessworld trading Ltd.) 19

20 zware bewijslast voor merkhouder: moet wijziging van het economische gedrag van de gemiddelde consument aantonen vs HvJ, 14 November 2013, C-383/12 P, Environmental Manufacturing / OHIM Société Elmar Wolf 20

21 2. afbreuk aan de reputatie = aantasting of degeneratie de producten / diensten van het andere teken appelleren op zodanige wijze aan de zintuigen van het publiek dat de aantrekkingskracht van het merk vermindert vooral indien deze een kenmerk of kwaliteit bezitten waarvan een negatieve invloed op het imago van het merk kan uitgaan 21

22 jenever vs detergent Benelux Gerechtshof, 1 maart 1975, Colgate Palmolive/Lucas Bols, 22

23 3. ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie = parasitisme of meeliften / free-riding ENG: to ride on the coat-tails NL: in het kielzog varen 23

24 wanneer men in het kielzog van het bekende merk probeert te varen om te profiteren van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige van dat merk en om zonder financiële vergoeding profijt te halen uit de commerciële inspanning die de houder van het merk heeft geleverd om het imago van dit merk te creëren en te onderhouden 24

25 Lancôme - Trésor Coffret d or 25

26 Cerruti 1881 (women)

27 VIAGRA vs VIAGUARA (klasse 5) (klasse 32 en 33: drankjes gemaakt met extracten van guarana) OHIM hoger beroep, T332/10 DEP, 6 maart

28 vs OHIM oppositie divisie, B , 25 augustus 2014

29 BX Hof van Beroep Brussel, 23 juni

30 vs GM Coca-Cola IPSEI Hof van Beroep Amsterdam, 14 september 2006 UPIKO in oppositieprocedure in het VK, 17 november

31 IV. procedures 31

32 IV. PROCEDURES i. administratieve procedures a. oppositie tegen merkaanvraag (BBIE en OHIM) b. nietigverklaring van ingeschreven merk (enkel bij OHIM) ii. gerechtelijke procedures a. inbreukprocedure b. nietigverklaring van ingeschreven merk vaak bij wijze van tegenvordering c. vervallenverklaring van het recht op een merk wegens niet normaal gebruik iii. strafrechtelijke procedures 32

33 IV. PROCEDURES oppositie in de Benelux tegen merkaanvraag (art BVIE) na 2 maanden aanvang procedure < 2 maanden indienen argumentatie opposant beslissing BBIE (beroep: HvB Den Haag, BXL, Lux) publicatie van jonger merk < 2 maanden indienen oppositie ouder merk onontvankelijk cooling-off periode < 2 maanden indienen tegenargumentatie verweerder EN / OF ontvankelijk bewijs van gebruik vragen 33

34 IV. PROCEDURES IE inbreuk! wat doen? beslag inzake namaak = eenzijdige procedure OF ingebrekestelling + onthoudingsverklaring raid bij inbreukmaker expertiseverslag procedure ten gronde procedure in kort geding

35 IV. PROCEDURES IE inbreuk! wat doen? procedure ten gronde procedure in kort geding (zelden ingesteld bij IE-zaken) stakingsprocedure ( duur: 3 à 6 maanden) normale procedure = staking + schadevergoeding (duur: 12 à 18 maanden) bevoegde rechtbank: (Vz.) Rb. Koophandel van Antwerpen, Gent, Bergen, Luik en Brussel Brussel is exclusief bevoegd voor GM

36 VRAGEN? Tour & Taxis Building Havenlaan 86C b Brussel

Vergelijkbare documenten

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM BESLISSING inzake OPPOSITIE Nº van 27 februari 2009

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM BESLISSING inzake OPPOSITIE Nº 2001974 van 27 februari 2009 Opposant: LES DESSOUS BOUTIQUE DIFFUSION S.A. 15, rue de la Tuilerie 38170 Seyssinet-Pariset Parijs