Merk Teletubbies op merchandise-artikelen. Is dat verwijzing naar de characters of merkgebruik?

Transcriptie

1 Kenmerkend NIEUWSBRIEF Nr. 5 - Mei 2009 Merk Teletubbies op merchandise-artikelen. Is dat verwijzing naar de characters of merkgebruik? Het Gerechtshof te Den Haag oordeelde op 31 maart 2009 over de vraag of de exploitatie van een character via merklicenties merkgebruik oplevert. In deze kwestie was er sprake van het gebruik van het woordmerk Teletubbies op merchandise-artikelen. Daarbij kwam aan de orde of dit gebruik opgevat kon worden als gebruik van het merk met als functie om het publiek te informeren over de herkomst van deze waren. Lees verder BECKER: welke rol speelt de voornaam Barbara? Barbara Becker wilde het merk BARBARA BECKER in de Europese Gemeenschap laten registreren en diende een aanvraag in. Harman International Industries, Inc. uit de Verenigde Staten vreesde gevaar voor verwarring. Zij voerde oppositie tegen deze aanvraag. Deze oppositie was gebaseerd op twee gemeenschapswoordmerken, nl. BECKER ONLINE PRO en BECKER, die voor soortgelijke waren zijn geregistreerd. In beide gevallen ging het om waren van technische aard, zoals computers, elektrische apparaten e.d. Lees verder Hoe omvangrijk is de bescherming van een bekend merk zoals NASDAQ? The Nasdaq Stock Market, Inc. uit Washington is in een oppositieprocedure verwikkeld waarbij zij op grond van haar Gemeenschapswoordmerk NASDAQ de inschrijving van het woordbeeldmerk probeert te beletten. Nasdaq s Gemeenschapsmerk NASDAQ is voor diverse waren en diensten geregistreerd, waaronder computerprogramma s, financiële diensten, telecommunicatie en computerdiensten. Lees verder

2 Reikwijdte van WE strekt niet tot ELLE Kunnen de WE kledingwinkels en ELLE modewinkels naast elkaar bestaan? Deze vraag hield het Gerechtshof Amsterdam eerder dit jaar bezig. We Netherlands B.V. is bekend van de WE kledingwinkels. Hachette uit Frankrijk is bekend van het ELLE modetijdschrift. Welke beschermingsomvang heeft een handelsnaam bestaande uit een persoonlijk voornaamwoord? Lees verder Nieuwsflitsen Verlaging tarief Gemeenschapsmerk Waarschuwing misleidende facturen Verordening inzake het Gemeenschapsmerk

3 Merk Teletubbies op merchandise-artikelen Is dat verwijzing naar de characters of merkgebruik? Het Gerechtshof te Den Haag oordeelde op 31 maart 2009 over de vraag of de exploitatie van een character via merklicenties merkgebruik oplevert. In deze kwestie was er sprake van het gebruik van het woordmerk Teletubbies op merchandise-artikelen. Daarbij kwam aan de orde of dit gebruik opgevat kon worden als gebruik van het merk met als functie om het publiek te informeren over de herkomst van deze waren. Merchandise-artikelen Ragdoll productions (UK) Ltd. (hierna: Ragdoll) is de bedenker van een TV-programma voor kleine kinderen met de naam Teletubbies, waarin de vier characters Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa en Po de hoofdrol spelen. De uitzendingen waren een groot succes en snel volgden er ook merchandise-artikelen aangeboden door Ragdoll zelf of door haar licentienemers, zoals poppen van de vier characters en speelgoed, boeken en kinderkleding met afbeeldingen van de characters. Uitspraak door Rechtbank Eerder, bij de Rechtbank, werd besloten dat het woord Teletubbies op de merchandise-artikelen door het publiek wordt opgevat als een verwijzing naar de characters en dat de aantrekkelijkheid van de merchandise-artikelen in deze verwijzing is gelegen. De rechter oordeelde dat het woord Teletubbies in de merchandising niet wordt gebruikt ter onderscheiding van de waren en daarin niet de functie heeft om het publiek te informeren over de herkomst van deze waren. Een merk dient de consument namelijk de waarborg te bieden dat alle van het merk voorziene waren zijn vervaardigd door of onder controle van een en dezelfde onderneming die verantwoordelijk kan worden geacht voor de kwaliteit daarvan. Wanneer een merk voor merchandising wordt gebruikt, is er volgens de rechter geen sprake van gebruik als merk. Een merk kan als zodanig namelijk alleen bekendheid hebben verkregen wanneer het in feite als merk wordt gebruikt. Kortom, er werd geoordeeld dat het gebruik van het woord Teletubbies geen merkgebruik opleverde. In hoger beroep Ragdoll ging echter in hoger beroep tegen deze uitspraak en niet geheel zonder succes. Het Gerechtshof oordeelde dat indien het merk wordt aangebracht op waren in het kader van verkoop aan consumenten er in beginsel wel sprake zal zijn van gebruik ter onderscheiding van die waren, indien het gebruik de indruk kan doen ontstaan dat er in het economisch leven een materieel verband bestaat tussen de waren en de merkhouder. Oftewel, gebruik van het woord Teletubbies op merchandise-artikelen levert wel degelijk merkgebruik op. Oordeel van publiek Deze uitspraak creëert veel duidelijkheid omtrent het gebruik van een merk. Nog steeds is de belangrijkste functie van het gebruik van een merk de herkomstfunctie. Dit uitgangspunt werd in het verleden altijd strikt gehanteerd. Met deze uitspraak geeft het Gerechtshof aan dat het voor de beoordeling of het merk die functie vervult mede van belang wat het oordeel is van het relevante publiek. In dit specifieke geval wordt daarmee de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de desbetreffende merchandise-artikelen bedoeld. Indien het publiek het gebruik van het merk op merchandise opvat als een waarborg van de identiteit van de oorsprong van de waren en diensten, in de zin dat de consument deze zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren en diensten van andere herkomst, is er sprake van merkgebruik.

4 BECKER: Welke rol speelt de voornaam Barbara? Barbara Becker wilde het merk BARBARA BECKER in de Europese Gemeenschap laten registreren en diende een aanvraag in. Harman International Industries, Inc. uit de Verenigde Staten vreesde gevaar voor verwarring. Zij voerde oppositie tegen deze aanvraag. Deze oppositie was gebaseerd op twee gemeenschapswoordmerken, nl. BECKER ONLINE PRO en BECKER, die voor soortgelijke waren zijn geregistreerd. In beide gevallen ging het om waren van technische aard, zoals computers, elektrische apparaten e.d. Een oppositieprocedure maakt deel uit van het inschrijvingsproces van een merk. Houders van oudere merken kunnen tijdens een korte periode bezwaren indienen tegen de aanvraag van een identiek of overeenstemmend merk. Bij het Europese Merkenbureau De oppositieafdeling en de Kamer van beroep waren in de procedure bij het Europese Merkenbureau verdeeld over deze zaak. De oppositieafdeling wees de oppositie toe omdat er sprake is voor verwarring. Om proceseconomische redenen heeft de kamer van beroep alleen de merken BECKER en BARBARA BECKER vergeleken. Deze merken stemmen slechts in zekere mate visueel en fonetisch overeen. De naam Barbara staat op een belangrijke beginplaats in het aangevraagde merk. De mening van de Kamer van beroep over begripsmatige overeenstemming was als volgt: in Duitsland en de andere landen van de EU verschillen de merken duidelijk van elkaar. Het merk BARBARA BECKER zal door het publiek als één begrip worden gezien. Barbara Becker is tenslotte een beroemdheid in Duitsland geweest. De naam Becker is een vaak voorkomende en gewone familienaam. De Kamer van beroep vernietigde de beslissing van de oppositieafdeling. Verwarringsgevaar De zaak werd daarom voorgelegd aan het Gerecht van Eerste Aanleg. Dat moet oordelen over het verwarringsgevaar tussen de merken bij het publiek. Zal dit publiek denken dat de betrokken waren van dezelfde onderneming afkomstig zijn? In deze zaak is de mening van het publiek in alle EU landen bepalend. Wel is het zo dat verwarring al vastgesteld kan worden als er maar in één van de 27 EU landen verwarringsgevaar mogelijk is. De waren waarom het gaat zijn van technische aard, wat met zich meebrengt dat het publiek bij aankoop daarvan betrekkelijk oplettend is. Het Gerecht van Eerste Aanleg heeft als belangrijkste vraag te beantwoorden of de merken overeenstemmen. Duidelijk is dat de merken BECKER en BARBARA BECKER de naam Becker gemeen hebben. Het komt er dus op aan welke rol de naam Barbara hierin speelt. Dit aspect wordt vanuit fonetisch, visueel en begripsmatig oogpunt beoordeeld. Vanwege het verschil in aantal letters en aantal woorden zijn er duidelijke verschillen. Echter, door de totaalindruk van de merken stelt het Gerecht vast dat er fonetisch en visueel een zekere mate van overeenstemming is. Familienamen Op begripsmatig gebied neemt het Gerecht van Eerste Aanleg een ander standpunt in dan de kamer van beroep. Het Gerecht verwijst naar eerdere rechtspraak waarin werd vastgesteld dat ten minste in Italië de consumenten doorgaans aan de familienaam een groter onderscheidend vermogen toekennen dan aan de voornaam in merken. In de eerdere zaak uit 2003 ging het om de naam Enzo Fusco waartegen op grond van het merk Antonio Fusco oppositie was ingediend. Er werd toen vanuit gegaan dat de Italiaanse consument doorgaans aan de familienaam een groter onderscheidend vermogen toekent dan aan de voornaam in de betrokken merken. Het kan zijn dat de perceptie van merken waarin persoonsnamen voorkomen, verschilt in de diverse landen van de Gemeenschap. Maar als er in één van de landen verwarringsgevaar tussen twee merken dreigt, kan dat al doorslaggevend zijn. De rol van de naam Barbara Het Gerecht merkt op dat de Duitse status van een beroemdheid van Barbara Becker als ex-

5 echtgenoot van tennisser Boris Becker niet zonder meer met zich meebrengt dat de merken BECKER en BARBARA BECKER overeenstemmen. Men moet in gedachten houden dat de naam Becker in de eerste plaats zal worden opgevat als een familienaam. Het Gerecht is het dus niet met de kamer van beroep eens. Er is wel degelijk verwarringsgevaar tussen de merken. In dit geval hecht het Gerecht dus meer waarde aan de gemeenschappelijke naam BECKER dan aan de status in Duitsland van een bekend persoon. Gerecht Eerste Aanleg 2 december 2008 T-212/07

6 Hoe omvangrijk is de bescherming van een bekend merk zoals NASDAQ? The Nasdaq Stock Market, Inc. uit Washington is in een oppositieprocedure verwikkeld waarbij zij op grond van haar Gemeenschapswoordmerk NASDAQ de inschrijving van het woordbeeldmerk probeert te beletten. Nasdaq s Gemeenschapsmerk NASDAQ is voor diverse waren en diensten geregistreerd, waaronder computerprogramma s, financiële diensten, telecommunicatie en computerdiensten. Het merk van de tegenpartij, de Italiaanse onderneming Antartica Srl, heeft in de warenopgave o.a. beschermende sportkleding, fietsen, chronometers, sportkleding en (winter)sportartikelen. Een oppositieprocedure maakt deel uit van het inschrijvingsproces van een merk. Houders van oudere merken kunnen tijdens een korte periode bezwaren indienen tegen de aanvraag van een identiek of overeenstemmend merk. Reputatie van het merk Nasdaq baseerde de oppositie o.a. op een bepaling uit de Verordening inzake het Gemeenschapsmerk inzake het ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk doen aan het onderscheidende vermogen of de reputatie van het oudere merk. In dit soort gevallen kan inschrijving van een merk worden geweigerd als dit merk overeenstemt met een ouder merk en is ingeschreven voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die van het oudere merk, Om succesvol gebruik te maken van deze oppositiegrond, moet worden aangetoond dat het oudere merk inderdaad een reputatie heeft in de EU. Nasdaq was hierin volgens het Europese Merkenbureau (OHIM) geslaagd en dit bureau was bereid om de aanvraag van het woordbeeldmerk te weigeren. Gerecht van Eerste Aanleg De aanvrager, Antartica Srl, was het hiermee niet eens en ging in beroep bij het Europese Gerecht van Eerste Aanleg. In de beroepsprocedure ging het niet om overeenstemming tussen de merken. Deze overeenstemming was geen twistpunt. Punt van geschil was de bekendheid van het merk NASDAQ. Het Gerecht stelde vast dat het merk NASDAQ bij het publiek van de Europese Gemeenschap een reputatie heeft voor financiële diensten en voor de koersindicatie op de aandelenbeurs. Het Hof van Justitie Antartica ging in beroep bij het Hof van Justitie. Daarbij voerde zij aan dat het gebruik van een merk alleen vastgesteld kan worden als onder het merk waren en/of diensten verkocht worden. De diensten onder het merk NASDAQ worden volgens haar gratis verleend. Het Hof oordeelde op 12 maart 2009 dat zelfs als een deel van de diensten gratis door The Nasdaq Stock Exchange worden aangeboden, dat niet betekent dat door het aanbieden van die diensten niet geprobeerd wordt een afzetgebied te vinden voor die diensten t.o.v. concurrenten. Antartica s tweede grief betreft de totaal verschillende consumenten van haar producten ten opzichte van die van de diensten van de opposant. Het is daardoor volgens haar onwaarschijnlijk dat het publiek een link legt tussen haar sportartikelen en de diensten van een beursbedrijf. Oplettende kopers Het Hof wijst erop dat de zaak moet worden beoordeeld aan de hand van de kopers van sportartikelen. Deze kopers worden in de algemene media geconfronteerd met berichten over het merk NASDAQ. Ook kopers van kleding en sportartikelen zijn geïnteresseerd in ontwikkelingen op de

7 financiële markt. De reputatie van het merk NASDAQ reikt dan ook verder dan het professionele publiek dat in financiële informatie gespecialiseerd is. Afzet vinden Deze uitspraak maakt weer iets meer duidelijk over de reikwijdte van merkbescherming. De spelregels voor merkhouders over gebruik van een merk zijn iets aangescherpt. Het is niet noodzakelijk dat onder een merk diensten of producten worden afgezet tegen betaling. Het commerciële karakter van de onderneming en het proberen te vinden van een afzet voor de diensten zijn kenmerken van gebruik van een merk. Hof van Justitie van EG, 12 maart 2009, C-320/07 P, Antartica Srl vs OHIM

8 Reikwijdte van WE strekt niet tot ELLE Kunnen de WE kledingwinkels en ELLE modewinkels naast elkaar bestaan? Deze vraag hield het Gerechtshof Amsterdam eerder dit jaar bezig. We Netherlands B.V. is bekend van de WE kledingwinkels. Hachette uit Frankrijk is bekend van het ELLE modetijdschrift. Welke beschermingsomvang heeft een handelsnaam bestaande uit een persoonlijk voornaamwoord? We De firma We Netherlands is in Nederland met name bekend vanwege de verkoop van kleding. Tot 1999 gebruikte zij de handelsnamen HIJ, ZIJ en YOU voor de verkoop van kleding en accessoires. Vanaf 1999 maakt zij in het handelsverkeer met name nog gebruik van de naam WE of woordcombinaties waarin WE het kenmerkende bestanddeel is. Elle De Franse uitgever Hachette Filipacchi Presse S.A brengt al sinds 1976 in Nederland het modetijdschrift ELLE op de markt en houdt zich op beperkte schaal tevens bezig met de handel in o.a. kleding. Zij heeft een franchiseketen licentie verleend voor gebruik van de naam Elle voor modewinkels. Argumenten WE betoogt o.a. dat - het publiek de winkels van ELLE ziet als een chiquere variant van de WE-ketens; - er begripsmatige overeenstemming is tussen WE (en haar vroegere handelsnamen Hij, Zij en You) en ELLE, waardoor het publiek zal denken dat deze winkels tot dezelfde keten behoren; - het gebruik van een persoonlijk voornaamwoord als (handels)naam van een modewinkel, ook als dit in een andere taal is, per definitie zal leiden tot verwarring bij het publiek. Taalkundige benadering Het Gerechtshof vindt niet dat door het gebruik van een persoonlijk voornaamwoord door een onderneming die niet bij de WE-keten behoort, verwarringsgevaar bij het publiek zal ontstaan. In het algemeen zal het publiek de namen niet taalkundig benaderen of vertalen. Bovendien is ELLE al een bekende naam in Nederland met een eigen positie in de modewereld. Aannemelijk is dat de naam ELLE voor een modewinkel geassocieerd zal worden met het modetijdschrift. Volgens het Hof is er geen reden om aan te nemen dat het publiek de namen WE en ELLE zal verwarren.

9 Nieuwsflits Verlaging tarief Gemeenschapsmerk Nederlandsch Octrooibureau heeft met directe ingang zijn vaste tarief voor het voorbereiden en indienen van een aanvraag tot inschrijving als Gemeenschapsmerk praktisch gehalveerd. Dit maakt het nog aantrekkelijker om voor uw merk(en) direct een aanvraag tot inschrijving in de Europese Gemeenschap in te dienen waarmee u immers bescherming van uw merk krijgt in alle 27 lidstaten van de Gemeenschap. Ons nieuwe vaste tarief voor het voorbereiden en indienen van een aanvraag tot inschrijving in maximaal drie klassen is met ingang van heden 1845 Euro (was 3268 Euro). Vanaf 1 mei 2009 wordt geen registratietaks meer in rekening wordt gebracht. Deze wijziging heeft met terugwerkende kracht ook effect op alle aanvragen tot inschrijving waarvoor het Europese Merkenbureau op 1 mei nog geen verzoek tot betaling van de registratietaks heeft verstuurd. Strategisch advies: Voorafgaand aan een aanvraag kunnen wij u in een persoonlijk gesprek adviseren welke registratie aan uw merk de juiste bescherming biedt. Hebt u al een merkenportefeuille, dan is het raadzaam deze van tijd tot tijd onder de loep te laten nemen. Wij kijken samen met u naar uw behoefte aan bescherming, naar de te beschermen producten en/of diensten in combinatie met het merk, uw doelgroep, afzetmarkt en toekomstplannen. Aan de hand van deze gegevens geven wij u een persoonlijk advies voor uw merkstrategie (kosten EUR 215). De juridische sectie van Nederlandsch Octrooibureau verzorgt graag uw aanvraag en informeert u graag verder. Wilt u direct contact met ons opnemen dan kunt u bellen met of en.

10 Nieuwsflits Waarschuwing misleidende facturen De teruggang in de economie lijkt een verhoging van het aantal nepfacturen met zich mee te brengen. Houders van merken, modellen of octrooien ontvangen een rekening die er bedrieglijk officieel uitziet. In grote letters staat uw merk, model of octrooi genoemd. Vetgedrukt is het te betalen bedrag, vaak tussen de 1000 en 2000 Euro. In de kleine letters staat weliswaar het werkelijke doel van de factuur, maar die tekst wordt niet altijd gelezen. In veel gevallen wordt opname van uw octrooi, model of merk in een register voorgesteld. Echter, het gaat niet om een officieel register. Als het bedrag wordt betaald wordt uw octrooi, merkregistratie of modelinschrijving als het goed is - opgenomen in een of ander commercieel register. Ons advies is: let goed op als u een factuur ontvangt van dergelijke bedrijven en betaal deze niet. Bij twijfel kunt u de factuur naar ons sturen ter beoordeling op echtheid. Wij benadrukken dat een dergelijk register niets te maken heeft met bescherming van uw vinding, merk of model. Mocht het noodzakelijk zijn dat u betaalt voor verlenging of handhaving van de beschermingsduur van uw octrooi, merk- of modelinschrijving, dan wordt u door Nederlandsch Octrooibureau benaderd.

11 Nieuwsflits Een nieuwe versie van de Verordening inzake het Gemeenschapsmerk is op 13 april van kracht geworden. Deze Verordening bevat de regelgeving voor het Gemeenschapsmerk. De oorspronkelijke Verordening nr. 40/94 van 20 december 1993 werd onoverzichtelijk door de vele wijzigingen die sindsdien hebben plaatsgevonden. De wijzigingen zijn verwerkt in de nieuwe Verordening die het nummer 207/2009 gekregen heeft. Er is bijna niets veranderd aan de inhoud. De nummering van de artikelen is wel anders geworden.