(vervolg inhoud op blz. 182)

Transcriptie

1 U I T G A V E V A N H E T B U R E A U V O O R D E I N D U S T R I E } L E E I G E N D O M mei 2004, 72e jaargang, nr. 5 I N H O U D In memoriam Prof. mr. P.L. Wery (blz. 232). Jurisprudentie Rechterlijke uitspraken Nr. 33 Benelux Gerechtshof, 15 dec. 2003, BeneluxMerkenbureau/Vlaamse Toeristenbond (bevel tot inschrijving voor bepaalde waren of diensten mag door de hoven van Brussel, Den Haag of Luxemburg slechts worden gegeven in zoverre BMB ook in verband met die bepaalde waren of diensten heeft beslist). 1 Octrooirecht Nr. 29 Hoge Raad, 21 febr. 2003, Bogaard Beheer/ Installerende Partners Bouw (Hof: voorstellen voor beperktere conclusies bij gedeeltelijke nietigheid niet te beschouwen als frontverandering; inventiviteit ontbreekt nu voor de hand ligt dat vakman gegevens uit 2 publicaties zal combineren; nu vier verschillende conclusievoorstellen zijn overgelegd is niet voldaan aan Spiro/Flamco nu niet kan worden gezegd dat een van deze vier voorstellen voor een vakman voldoende voor de hand lag) (met noot Ste.). Nr. 30 Vzr. Rechtbank s-gravenhage, 18 maart 2003, Beecham Group/Centrafarm e.a. (aangenomen wordt dat hemihydraat spontaan in de tabletten is ontstaan uit het anhydraat; verbod tot directe octrooi-inbreuk; voorzover hemihydraat pas ontstaat na levering van de tabletten is er geen indirecte octrooi-inbreuk, nu niet is gesteld dat de tabletten voor toepassing van de beschermde uitvinding zijn bestemd, met wetenschap van Centrafarm en FAL). Nr. 34 Benelux Gerechtshof, 28 febr. 2003, Zoontjens Beton e.a./kijlstra (voor toewijzing van een vordering tot schadevergoeding van een gebruiker die niet houder van het merk is, is een schriftelijke licentie vereist, die echter niet ten tijde van de merkinbreuk hoeft te zijn ingeschreven). 3 Handelsnaamrecht Nr. 35 Hof s-hertogenbosch, 2 maart 2004, Van Wijnen Eindhoven/Bouwmij. Wijnen Someren (Wijnen Someren heeft eerder een handelsnaam gevoerd met de familienaam; handelsnamen wijken slechts in geringe mate van elkaar af; de werkgebieden van partijen zijn elkaar gaan overlappen; voor verjaring vordering is niet doorslaggevend de recente verdere toename van de activiteiten van Van Wijnen, maar dat er 20 jaar geleden al sprake was van mogelijk verwarringsgevaar, waarvan opheffing gevorderd had kunnen worden; vordering verjaard). 4 Onrechtmatige daad Nr. 31 Rechtbank s-gravenhage, 13 aug. 2003, Smithkline Beecham/Synthon e.a. (EP octrooi niet nieuw t.o.v. Synthons PCT-aanvrage gecombineerd met bekende materie uit farmaceutische handboeken; elementaire basiskennis voor een formuleringsdeskundige). 2 Merkenrecht Nr. 32 Vzr. Rechtbank s-gravenhage, 19 dec. 2003, U.S.P.A. Properties/Effertz Fashion e.a. (geen uitspraak vzr. over vraag of merklicentie is vervallen door opzegging overeenkomst en of sublicentie rechtsgeldig is; de gevraagde voorziening, die van kracht zal zijn binnen de EU, is slechts toewijsbaar indien hoge mate van duidelijkheid bestaat omtrent rechtsgeldigheid aanspraken merkhouder). Nr. 36 Hoge Raad, 8 maart 2002, Pharmacia & Upjohn e.a./ Cosmetique Active Nederland (Richtlijn 65/65 en Geneesmiddelenvoorziening: voor toepassing toedieningscriterium gaat het er niet om of de werking van het middel betrekking heeft op ziekte of gebrek, maar is voldoende dat het kan worden toegediend om organische functies te herstellen of te wijzigen). Nr. 37 Hof s-gravenhage, 27 mei 2003, Pharmacia & Upjohn e.a./cosmetique Active Nederland (o.g.v. wijze van presenteren wordt indruk gewekt dat Dercos een reële inwerking heeft op de organische functies bij de mens en dus o.g.v. (vervolg inhoud op blz. 182)

2 1 8 2 B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M 1 7 M E I C O L O F O N Bijblad bij Verschijnt maandelijks, rond de 16e Abonnementsprijs: EUR 79, per jaar met inbegrip van het jaarregister; aan abonnees buiten Nederland wordt EUR 22,50 per jaar aan verzendkosten in rekening gebracht; prijs per los nummer EUR 7,90 Nieuwe abonnementen: gaan in bij het begin van een kalenderjaar; aan tussentijdse nieuwe abonnees worden de eerder verschenen nummers van de jaargang alsnog geleverd. Nieuwe aanmeldingen dienen, bij voorkeur schriftelijk, te worden gericht aan de administratie Beëindiging abonnement: door schriftelijke opzegging bij de administratie uiterlijk zes weken vóór het begin van een nieuw kalenderjaar. Zonder tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch verlengd Administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Patentlaan 3, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnummer (070) , Faxnummer (070) , doclev@bie.minez.nl Rabobank Bankrekeningnummer Kopij: zoals artikelen en interessante uitspraken kunt u naar het redactie-adres sturen t.a.v. de secretaris Overname publicaties: na schriftelijke toestemming van de redactie De Industriële Eigendom Redactie: prof. mr. J.J. Brinkhof mr. J.L. Driessen dr. J.H.J. den Hartog jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper mr. P. Neleman prof. mr. C.J.J.C. van Nispen prof. mr. A.A. Quaedvlieg prof. mr. J.H. Spoor mr. P.J.M. Steinhauser mr. D.W.F. Verkade prof. mr. D.J.G. Visser mr. ir. J.H.F. Winckels Correspondenten: F. Henning-Bodewig (verbonden aan het Max-Planck-Institut, München) H. Laddie (mr. Justice, High Court London) R.J. Prins (advocaat te Parijs) Redactie-secretaris (waarnemend): mr. J.L. Driessen; josdri@bie.minez.nl Redactie-adres: Patentlaan 3, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnr. (070) Telefax (070) Vormgeving en druk: DeltaHage bv, Den Haag Auteursrecht voorbehouden het toedieningscriterium moet worden aangemerkt als geneesmiddel in de zin van de WVG en Richtlijn 65/65; WVG niet bestemd om eerlijke mededinging te beschermen; op de markt brengen van Decros als cosmetisch product zonder registratie volgens de WVG is onzorgvuldig en onrechtmatig jegens Upjohn). Officiële mededelingen Orde van Octrooigemachtigden. Register van Octrooigemachtigden. Berichten Grotius specialisatie opleiding: Benelux, Europees en Internationaal Merkenrecht (blz. 230).

3 1 7 M E I B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M J U R I S P R U D E N T I E Nr. 29 Hoge Raad der Nederlanden, 21 februari 2003* (anti-sliplaag) Mrs. R. Hermann, A.E.M. van der Putt-Lauwers, O. de Savornin Lohman, A. Hammerstein en E.J. Numann Art. 130 Rv Hof: Bij pleidooi zijn door Boogaard vier voorstellen voor beperktere conclusies overgelegd, zulks ter beoordeling in geval dat het octrooi gedeeltelijk nietig zou moeten worden verklaard. Deze voorstellen moeten niet als een frontverandering buiten beschouwing worden gelaten. Wanneer een octrooi een uitvinding betreft, die slechts gedeeltelijk nieuw of inventief is, kan dat octrooi in beginsel ook deels vernietigd worden. Het moet toelaatbaar worden geacht, dat de octrooihouder aangeeft wat er naar zijn mening in een dergelijk geval van het octrooi overblijft. Dit kan in beginsel ook bij pleidooi geschieden, tenzij de eisen van een goede procesorde zich daartegen verzetten. In dit geval evenwel heeft Boogaard reeds bij memorie van grieven erover geklaagd dat de rechtbank niet heeft onderzocht in hoeverre de conclusies in aangepaste vorm zouden kunnen worden gehandhaafd. Verder kan niet worden gezegd dat IPB niet voldoende op de genoemde voorstellen heeft kunnen reageren. Art. 53, lid 2 Row 1995 Hof: De inventiviteit ontbreekt aan de materie van conclusie 1, nu enerzijds de toepassing van korrelvormig anti-slipmateriaal reeds bekend is uit de Nederlandse octrooiaanvrage en anderzijds uit het Duitse Offenlegungsschrift de toepassing van antislipmateriaal uit kunststof bekend is. Het ligt voor de gemiddelde vakman voor de hand een en ander te combineren. Dit zal hij des te eerder doen nu de aanduiding propyltex pasta in verband met het deeltjesvormige materiaal volgens de Nederlandse aanvrage voor een deskundige op zijn minst de suggestie van kunststofmateriaal inhoudt, zelfs al zou uit analyse het tegendeel blijken. Hieraan doet niet af dat de Duitse publicatie op geen enkele wijze anti-slipmateriaal in de vorm van korrels noemt of suggereert. Korrels in anti-slipmateriaal zijn bekend, kunststof als antislipmateriaal is bekend, kunststofkorrels in anti-slipmateriaal ligt voor de hand. De onafhankelijke conclusie 10 betreft een werkwijze voor het aanbrengen van een anti-sliplaag op een oppervlak, waarbij het oppervlak met een reinigingsmiddel en vervolgens met een hechting bevorderend middel wordt voorbehandeld en op het oppervlak het preparaat volgens het octrooi wordt aangebracht. De Nederlandse octrooiaanvrage beschrijft een soortgelijke werkwijze. Het toepassen van de bekende methode voor het aanbrengen van het preparaat volgens het octrooi is niet inventief. 1 * Zie ook de bespreking van dit arrest door mr. ir. F.N. Ferro in Bijblad I.E. 2004, blz. 51/4. Red. 1 Zie de noot op blz Red. Art. 75, leden 1 en 5 Row 1995 Hof: Aan de voorwaarden van HR 9 febr. 1996, BIE 1996 p. 334 (Spiro/Flamco) voor handhaving van de conclusies in aangepaste vorm is niet voldaan, nu door Boogaard vier verschillende conclusievoorstellen zijn voorgelegd, die ieder een andere, en onderling verschillende aanvulling bevatten. Hiermede geeft Boogaard zelf aan, dat er kennelijk meer mogelijkheden zijn tot aanvulling van het octrooi. Niet kan worden gezegd, dat één van deze voorstellen voor de gemiddelde vakman reeds tevoren voldoende voor de hand lag om tot de slotsom te komen dat het octrooi slechts verleend had behoren te worden met de in dat voorstel gelegen beperking. Partiële nietigverklaring van het octrooi van Boogaard is daarom niet toelaatbaar, zodat de voorgelegde conclusievoorstellen niet inhoudelijk behoeven te worden onderzocht. De HR verwerpt het ingestelde cassatieberoep. BoogaardBeheer BV te Utrecht, eiseres tot cassatie, advocaat aanvankelijk mr. L.M. Schreuders-Ebbekink, thans mr. R.S. Meijer te s-gravenhage, tegen Installerende Partners Bouw BV te Lopik, verweerster in cassatie, advocaat mr. C.J.J.C. van Nispen te Amsterdam. a Rechtbank te s-gravenhage, 14 april 1999 (mrs. J.W. du Pon, H. Wien en J. de Bruijn) Rechtsoverwegingen 1 Feiten Tussen partijen staat als gesteld en niet (voldoende gemotiveerd) weersproken, deels ook blijkend uit de stukken, het volgende vast. 1.1 Boogaard is houdster van het Nederlands octrooi NL C , haar na een aanvraag van 3 juli 1996 op 5 augustus 1997 zonder voorafgaand nieuwheidsonderzoek en derhalve voor de duur van zes jaren verleend voor een preparaat en werkwijze voor het aanbrengen van een antisliplaag op een oppervlak en voortbrengsel voorzien van een anti-sliplaag. De conclusies van dit octrooi luiden als volgt. 1 Preparaat voor het aanbrengen van een anti-sliplaag op een oppervlak, waarbij het preparaat een deeltjesachtig materiaal bevattende bekledingssamenstelling en een hardend middel omvat, met het kenmerk, dat het deeltjesachtige materiaal uit kunststofkorrels bestaat. 2 Preparaat volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de kunststofkorrels uit polypropeen, polyetheen, polystyreen, copolymeren van etheen en vinylacetaat of van etheen en onverzadigde alkenen vervaardigde korrels zijn. 3 Preparaat volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat de kunststofkorrels uit polypropeen vervaardigde korrels zijn. 4 Preparaat volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de kunststofkorrels een gemiddelde grootte van 20 tot 400 µm bezitten. 5 Preparaat volgens conclusie 4, met het kenmerk, dat de kunststofkorrels een gemiddelde grootte van 30 tot 100 µm bezitten. 6 Preparaat volgens conclusie 4, met het kenmerk, dat de kunststofkorrels een gemiddelde grootte van 100 tot 300 µm bezitten. 7 Preparaat volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat het preparaat een oppervlakte-actief middel bevat. 8 Preparaat volgens conclusie 7, met het kenmerk, dat het oppervlakte actieve middel een polysiloxaan is. 9 Preparaat volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat het preparaat tevens een of meer vulmiddelen, krasvastheid bevorderende middelen, glansmiddelen, kleurstoffen en/of pigmenten bevat. 10 Werkwijze voor het aanbrengen van een anti-sliplaag op een oppervlak, met het kenmerk, dat men:

4 1 8 4 B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M 1 7 M E I i het oppervlak met een reinigingsmiddel en vervolgens met een hechting bevorderend middel voorbehandelt en ii op het oppervlak het preparaat volgens conclusies 1 tot 9 aanbrengt. 11 Werkwijze volgens conclusie 10, met het kenmerk, dat men een siliciumhoudend oppervlak met een polysiloxaan voorbehandelt. 12 Werkwijze volgens conclusie 11, met het kenmerk, dat het polysiloxaan 3-aminopropyltriethoxysilaan en/of bis (3-triethoxysilylpropyl)amine bevat. 13 Werkwijze volgens conclusie 10, met het kenmerk, dat men een kunststofhoudend oppervlak met een uit een polaire polymere vloeistof bestaande hechtprimer voorbehandelt. 14 Werkwijze volgens conclusie 13, met het kenmerk, dat de hechtprimer een of meer synthetische harsen bevat. 15Voortbrengseldatvoorzienisvaneenanti-sliplaagdieeendeeltjesachtig materiaal omvattend preparaat omvat, met het kenmerk, dat het deeltjesachtig materiaal uit kunststofkorrels bestaat. 16 Toepassing van een kunststofkorrels omvattend preparaat voor het aanbrengen van een anti-sliplaag op een oppervlak. 17 Toepassing volgens conclusie 16, met het kenmerk, dat de kunststofkorrels uit polypropeen vervaardigde korrels zijn. 1.2 Voorafgaand aan het onderhavige octrooi heeft de heer Boogaard (directeur van partij Boogaard) op 20 april 1993 een octrooiaanvrage voor een werkwijze voor het aanbrengen van een antislipvoorziening ingediend onder nummer NL Deze aanvrage is op 16 november 1994 ter inzage gelegden per 2 april 1996 vervallen verklaardwegens het niet-tijdig indienen van een verzoek tot beoordeling (art. 105 ROW 1995). Op 18 april 1995 heeft de heer Boogaard onder nummer NL een octrooiaanvrage ingediend voor naar eigen zeggen een verbeterde versie van de door voornoemde aanvrage onder bescherming gestelde uitvinding; deze aanvrage is niet ter inzage gelegden op 18 juli 1996 op verzoek van de heer Boogaard ingetrokken. Het onderhavige octrooi, op 3 juli 1996 aangevraagd onder nummer NL , stelt naar de eigen stellingen van Boogaard een sterk verbeterde versie van de uitvinding onder bescherming. Op 27 juni 1997 heeft Boogaardeen PCT-aanvrage onder nummer PCT/NL97/00367 ingediend voor een preparation and method for applying an anti-slip layer to a surface and product provided with an anti-slip layer; prioriteit is geclaimdper 3 juli 1996 (NL ) en publicatie heeft op 8 januari 1998 plaatsgevonden onder nummer WO 98/ Deze PCTaanvrage met 18 conclusies bevat naar de eigen stellingen van Boogaard slechts een nadere precisering van de conclusies van NL C Bij International Preliminary Examination Report (IPER) van 23 juni 1998 heeft de PCT- Examiner de 18 conclusies voldoende nieuw, inventief en industrieel toepasbaar geacht. 1.3 Op 2 februari 1996 hebben onder meer de heer Boogaarden IPB een licentieovereenkomst gesloten terzake van onder meer de octrooiaanvragen met de nummers NL en De voorgenomen samenwerking is mislukt. Bij vonnis van 27 november 1996 heeft de rechtbank te Utrecht de vordering van (de directeuren van) IPB tot kort gezegd ontbinding van de licentie-overeenkomst afgewezen; dit vonnis is bij arrest van 5 maart 1998 door het hof te Amsterdam bekrachtigd. Tegen deze beslissing loopt thans cassatieberoep. 1.4 Op 8 september 1997 heeft Boogaardeen desbewustheidsexploit van octrooi-inbreuk aan IPB doen betekenen. IPB heeft vervolgens op 7 oktober 1997 bij het Bureau voor de Industriële Eigendom een verzoek om een nietigheidsadvies op de voet van art. 84 ROW 1995 betreffende octrooi NL C van Boogaard ingediend. IPB heeft zich daarbij beroepen op nieuwheids- en inventiviteitsgebreken wegens de terinzagelegging van NL en het bij die aanvrage behorende nieuwheidsonderzoek met verwijzingen naar US , WO 88/00018, GB en DE Bij Advies van 29 januari 1998 heeft het Bureau de aangedragen nietigheidsgronden van toepassing geacht op de conclusies 1 tot en met 10 en 13 tot en met 17 van het octrooi van Boogaard. Het Bureau heeft daartoe (sterk verkort weergegeven) overwogen dat de voornoemde conclusies door de combinatie van NL en DE uitvindingshoogte missen en dat tegen de volgconclusies 11 en 12 geen bezwaren zijn geformuleerd. 2 Geschil 2.1 IPB vordert dat de rechtbank het octrooi NL C nietig verklaart, met veroordeling van Boogaard in de proceskosten en uitvoerbaar bij voorraad. 2.2 IPB stelt daartoe, verkort weergegeven en onder verwijzing naar het nietigheidsadvies van het Bureau van 29 januari 1998, dat het onderwerp van de conclusies nieuw noch inventief is en dat het octrooischrift niet een in voldoende mate toepasbare beschrijving van de uitvinding bevat. 2.3 Boogaardvoert gemotiveerdverweer. 3 Beoordeling 3.1 De rechtbank overweegt ambtshalve dat het hier een na 1 april 1995 aangevraagden verleendnederlands octrooi betreft, zodat ingevolge art. 102 Rijksoctrooiwet 1995 (ROW 1995) uitsluitend het bepaalde bij en krachtens de ROW 1995 van toepassing is. 3.2 Evenals het Bureau oordeelt de rechtbank dat de hoofdconclusie 1 inventiviteit mist, omdat uit de door de terinzagelegging tot de stand van de techniek behorende octrooiaanvrage NL van de heer Boogaard de toepassing van korrelvormig antislipmateriaal reeds bekend is en uit het Duitse Offenlegungsschrift de toepassing van anti-slipmateriaal uit kunststof. De gemiddelde vakman, geconfronteerd met de op blz. 1 rg. 19 e.v. van de octrooibeschrijving geformuleerde nadelen, zal zonder enige inventieve arbeidertoe komen een en ander te combineren en aldus kunststofkorrels als anti-slipmateriaal toe te passen. Daaraan doet onvoldoende af het betoog van Boogaard bij pleitnota, inhoudende (kort gezegd) dat in voornoemd Duits geschrift op blz. 6 een reeks kunststoffen met sterk uiteenlopende eigenschappen is vermeld, dat niet vermeld is of deze kunststoffen in korrelvorm verkrijgbaar en/of toepasbaar zijn, dat op blz. 5 is vermeld dat een antisliplaag wordt verkregen door gieten, strijken of sproeien en dat de gemiddelde vakman niet uit de beschreven materialen een geschikt kunststofmateriaal, toepasbaar in korrelvorm, zou kunnen kiezen. Met IPB oordeelt de rechtbank dat het in het Duitse geschrift vermelde gieten, strijken of sproeien in beginsel niet het gebruik van korrelvormig materiaal als anti-slipmaterie uitsluit. De verkrijgbaarheiden/of toepas-

5 1 7 M E I B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M baarheidin korrelvorm leert de vakman uit NL , niet uit het Duitse geschrift. Het betoog van Boogaardmiskent voorts dat hoofdconclusie 1 van het onderhavige octrooischrift geen specifieke kunststof vermeldt en dat conclusie 2 nu juist de eveneens in het Duitse geschrift genoemde polyeth(yl)een en polyprop(yl)een als bij uitstek bruikbare kunststoffen aanbeveelt. De rechtbank verwerpt voorts het beroep van Boogaardop een handboek voor chemische technologie uit 1980, omdat NL en DE van significant latere datum en voorts meer toegesneden op de onderhavige anti-slipmaterie zijn dan (kennelijk) voornoemdhandboek. Ook doet aan voornoemd oordeel onvoldoende af dat de PCT-Examiner de conclusies van WO 98/00241 vooralsnog voldoende inventief heeft geacht. De PCT-Examiner heeft immers blijkens de overgelegde stukken in zijn reasoned statement slechts US (D1) in zijn voorlopig oordeel betrokken en niet de combinatie van NL (D2) en DE (D3) inhoudelijk beoordeeld, nog daargelaten de vraag of de PCT-aanvrage met haar gewijzigde conclusies al dan niet wezenlijk verschilt van het onderhavige octrooi. 3.3 De rechtbank verenigt zich voorts met het advies van het Bureau terzake van de hoofdconclusie 10. Uit NL blijkt uit blz. 1 rg. 31 e.v. wel degelijk reeds stap (i) van conclusie 10, de voorbehandeling van het oppervlak met een vetoplossend reinigingsmiddel (...) en/of met een hechting bevorderend middel, of in de woorden van Boogaard de combinatie van de stappen 1 en 3 van NL Omdat stap (i) van conclusie 10 reeds bekend is en het preparaat van conclusie 1 stap (ii) van conclusie 10 blijkens rov. 3.2 niet inventief is, is ook de werkwijzeconclusie 10 naar het oordeel van de rechtbank niet als een uitvinding te beschouwen. 3.4 De rechtbank oordeelt voorts de volgconclusies niet inventief, deels onder verwijzing naar het advies van het Bureau. a Terzake van conclusies 2-3 heeft te gelden dat polyprop(yl)een en polyeth(yl)een reeds in het Duitse geschrift als bruikbare kunststof genoemdzijn, terwijl de overige in het octrooischrift genoemde kunststoffen als equivalent zijn te beschouwen en als zodanig geen inventieve betekenis hebben; de toepassing in korrelvorm is geïndiceerd door NL , terwijl ook US reeds zag op (zand)korrels; b Terzake van conclusies 4-6 heeft te gelden dat de keuze voor de aldaar genoemde korrelgroottes blijkens de beschrijving afhankelijk is van de gewenste toepassing en dat deze keuze voor de gemiddelde vakman evident is; c Terzake van conclusies 7-9 heeft te gelden dat niet gebleken is dat de toevoeging van oppervlakte-actieve middelen zoals bij voorkeur polysiloxaan en/of de toevoeging van vulmiddelen, glansmiddelen etcetera als zodanig als een uitvinding kan (kunnen) worden beschouwd; d Terzake van volgconclusies oordeelt de rechtbank dat onvoldoende gesteld of gebleken is dat de voorbehandeling van een siliciumhoudend oppervlak met (een bepaald type) polysiloxaan als zodanig als een uitvinding kan worden beschouwd, nog daargelaten of een en ander voor de gemiddelde vakman als zodanig voldoende duidelijk uit het octrooischrift naar voren komt; e Terzake van conclusies heeft te gelden dat de voorbehandeling van een kunststofhoudend oppervlak met een uit polaire polymere vloeistof bestaande hechtprimer die een of meer synthetische harsen bevat reeds bekend is uit NL en als zodanig niet als een uitvinding kan worden beschouwd; f Terzake van de voortbrengsel- en toepassingsconclusies heeft te gelden dat het verkregen resultaat en de toepassing van niet-inventief geoordeelde werkwijzen evenmin als inventief kan gelden. Aan het voorgaande doet het voorlopig oordeel van de PCT- Examiner onvoldoende af; de rechtbank verwijst dienaangaande naar rov. 3.2, slot en wijst er voorts op dat de Examiner de hem voorgelegde volgconclusies in zijn reasoned statement niet afzonderlijk en inhoudelijk heeft beoordeeld. 3.5 Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de vordering van IPB, die de rechtbank zal lezen als een vordering tot vernietiging op de voet van art. 75 ROW 1995, moet worden toegewezen wegens gebrek aan inventiviteit van alle 17 conclusies van NL C , zulks in het licht van NL in combinatie met DE Gelet op het voorgaande kunnen de overige, subsidiaire nietigheidsargumenten van IPB thans onbesproken blijven. Boogaard zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Beslissing De rechtbank: vernietigt op de voet van art. 75 ROW 1995 de conclusies 1 tot en met 17 van het Nederlands octrooi NL C ; enz. b Gerechtshof te s-gravenhage, 1 maart 2001 (mrs. J.C. Fasseur-Van Santen, A.D. Kiers-Becking en S.U. Ottevangers) 4 Bij pleidooi zijn door Boogaard vier voorstellen voor (beperktere) conclusies overgelegd(producties F1 F4), zulks ter beoordeling van het hof in het geval, dat het octrooi gedeeltelijk nietig zou moeten worden verklaard. Door IPB is betoogd, dat deze voorstellen buiten beschouwing dienen te worden gelaten, omdat deze gezien dienen te worden als een frontverandering van Boogaard, vergelijkbaar met het aanvoeren van een nieuwe grief. Het hof deelt deze zienswijze van IPB niet. Wanneer een octrooi een uitvinding betreft, die slechts gedeeltelijk nieuw of inventief is, kan dat octrooi in beginsel ook deels vernietigd worden. Het moet toelaatbaar worden geacht, dat de octrooihouder aangeeft, wat er naar zijn mening in een dergelijk geval van het octrooi overblijft. Dit kan in beginsel ook bij pleidooi geschieden, tenzij de eisen van een goede procesorde zich daartegen verzetten. In dit geval evenwel heeft Boogaard reeds bij memorie van grieven (punt 43) erover geklaagd dat de rechtbank niet heeft onderzocht in hoeverre de conclusies in aangepaste vorm zouden kunnen worden gehandhaafd. Verder kan niet worden gezegd dat IPB niet voldoende op de genoemde voorstellen heeft kunnen reageren. 5 Ingevolge artikel 53, lid 2 Rijksoctrooiwet 1995 wordt de beschermingsomvang van het octrooi bepaald door de inhoud van de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen tot uitleg van die conclusies dienen en wel (op grond van de memorie van toelichting, en in overeenstemming met artikel 69, lid1 Europees Octrooiverdrag, het Protocol bij dat artikel, en artikel 8, lid 3 van

6 1 8 6 B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M 1 7 M E I het Verdrag van Straatsburg) zodanig dat zowel een billijke bescherming aan de octrooihouder als een redelijke rechtszekerheid aan derden wordt geboden. 6 Conclusie 1 van het octrooi betreft een preparaat voor het aanbrengen van een antisliplaag op een oppervlak, waarbij het preparaat een deeltjesachtig materiaal bevattende bekledingssamenstelling en een hardend middel omvat. Een dergelijk preparaat is bekend uit de Nederlandse octrooiaanvrage , waarin een werkwijze voor het aanbrengen van een antislipvoorziening wordt beschreven. De anti-slip materie bij het bekende preparaat kan een fijnof een grofkorrelig materiaal zijn. Bij wijze van voorbeeld wordt propyltex pasta genoemd. Het octrooi beoogt een preparaat te verschaffen, met behulp waarvan een antisliplaag kan worden aangebracht, die (onder meer) niet verkleurt, die hard is en kras- en slijtvast en die een uitstekende buitenduurzaamheid en een hoge bestendigheid tegen chemische stoffen bezit. Volgens het aangevallen octrooi bestaat daartoe het deeltjesachtige materiaal uit kunststofkorrels. 7 IPB stelt dat het in de Nederlandse octrooiaanvrage genoemde propyltex pasta korrels van polypropyleen/polypropeen (een kunststof) bevat en dat dus de nieuwheid aan conclusie 1 ontbreekt. Boogaard bestrijdt dit. 8 Wat er ook zij van de samenstelling van het propyltex pasta volgens de Nederlandse octrooiaanvrage , het hof is van oordeel dat in ieder geval de inventiviteit aan de materie van conclusie 1 ontbreekt, nu enerzijds de toepassing van korrelvormig antislipmateriaal reeds bekend is uit genoemde publicatie en anderzijds uit het Duitse Offenlegungsschrift de toepassing van antislipmateriaal uit kunststof bekendis. Het hof kan zich met het oordeel van de rechtbank verenigen, dat het voor de gemiddelde vakman voor de hand ligt een en ander te combineren. Naar oordeel van het hof zal de gemiddelde vakman des te eerder tot een dergelijke combinatie overgaan nu de aanduiding propyltex pasta in verbandmet het deeltjesvormige materiaal volgens de Nederlandse octrooiaanvrage voor een deskundige op zijn minst de suggestie van kunststofmateriaal inhoudt, zelfs al zou uit analyse het tegendeel blijken, zoals Boogaard heeft gesteld. 9 Aan het voorgaande doet niet af dat, zoals door Boogaard is betoogd, de Duitse publicatie op geen enkele wijze antislipmateriaal in de vorm van korrels noemt of suggereert. Dat betoog van Boogaard gaat voorbij aan de door de rechtbank gevolgde redenering: korrels in anti-slipmateriaal zijn bekend, kunststof als anti-slipmateriaal is bekend, kunststofkorrels in anti-slipmateriaal ligt voor de hand. Dat betoog van Boogaard is door de rechtbank onder 3.2 van het bestreden vonnis reeds weerlegd. Het hof kan zich met die weerlegging geheel verenigen. 10 Ter ondersteuning van haar stelling, dat conclusie 1 nieuw en inventief moet worden geacht heeft Boogaard gewezen op de aan haar verleende octrooien in Europa, de Verenigde Staten van Amerika, Nieuw-Zeeland, Australië en Zuid-Afrika. De tekst van het Zuid-Afrikaanse octrooi ontbreekt, zodat dit buiten beschouwing moet blijven. Boogaard verliest voorts uit het oog, dat bij de overige octrooien sprake is van een beperktere hoofdconclusie dan de ruime conclusie 1 van het onderhavige octrooi. Aan die verleningen elders kunnen al daarom geen argumenten ontleend worden ter staving van de octrooieerbaarheid van die ruime conclusie De onafhankelijke conclusie 10 van het octrooi betreft een werkwijze voor het aanbrengen van een anti-sliplaag op een oppervlak, waarbij het oppervlak met een reinigingsmiddel en vervolgens met een hechting bevorderend middel wordt voorbehandeld en op het oppervlak het preparaat volgens het octrooi wordt aangebracht. De Nederlandse octrooiaanvrage beschrijft een soortgelijke werkwijze, waarbij eveneens het oppervlak wordt voorbehandeld (schoon en vetvrij wordt gemaakt) door het behandelen van de bodem met een vetoplossend middel, en/of het polijsten van de bodem met fijn schuurpapier, en/of het met een adhesieve promotor, zoals xyleen, behandelen van de bodem (blz. 1, regels van die aanvrage). Het toepassen van de bekende methode voor het aanbrengen van het preparaat volgens het octrooi acht het hof niet inventie 12 De materialen, genoemdin conclusie 2 en 3 van het octrooi zijn op zichzelf bekenduit of equivalent aan de materialen genoemd in de eerder genoemde Duitse publicatie. Toepassing van die materialen in korrelvorm wordt niet inventief geacht om redenen als uiteengezet onder 8 hiervoor. 13 Het kiezen van een korrelgrootte, zoals omschreven in de conclusies 4 6 acht het hof binnen het bereik van de gemiddelde vakman te liggen en derhalve niet inventief. 14 Het in het preparaat opnemen van een oppervlakte-actief middel (conclusie 7 8)is naar oordeel van het hof niet inventief, nu blijkens de toelichting op de grieven een dergelijk middel hetzelfde is als een hechtprimer en de toepassing van een dergelijk middel reeds bekend is uit de Nederlandse octrooiaanvrage Voorzover in die publicatie niet reeds kan worden gelezen, dat het oppervlakte-actief middel deel uitmaakt van een preparaat voor het aanbrengen van een anti-sliplaag, acht het hof het opnemen van dat middel in het preparaat voor de vakman voor de hand liggend. Om dezelfde redenen is het hof van oordeel, dat aan de materie van de volgconclusies inventiviteit ontbreekt. 15 Het toevoegen van vulmiddelen, kleurstoffen en/of pigmenten aan een preparaat voor het aanbrengen van een antisliplaag is bekenduit de Britse octrooiaanvrage GB A, die in het aangevallen octrooi als stand van de techniek wordt besproken. Het toevoegen van die middelen aan het preparaat volgens conclusie 1 acht het hof daarom niet inventief. Het toevoegen van de samen met die middelen in volgconclusie 9 ook genoemde krasvastheid bevorderende middelen of glansmiddelen ligt naar het oordeel van het hof voor de hand, zodat volgconclusie 9 niet zelfstandig octrooieerbaar is. 16 De conclusies hebben geen zelfstandige betekenis en zijn niet octrooieerbaar, nu de overige conclusies niet inventief worden geacht. 17 Door Boogaard is nog aangevoerd, dat, indien de geldende conclusies van het octrooi vernietigd moeten worden, nog onderzocht moet worden in hoeverre die conclusies in aangepaste vorm zouden kunnen worden gehandhaafd. Zij heeft een viertal daartoe strekkende voorstellen ingediend (producties F1 F4). Hierover oordeelt het hof als volgt.

7 1 7 M E I B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M De vier voorstellen noemen alle vier als bestanddeel van een preparaat voor het aanbrengen van een anti-sliplaag een bekledingssamenstelling met een hars, een deeltjesachtig kunststofmateriaal en een hardend middel. Voorstel I eist dat het deeltjesachtig kunststofmateriaal apolair is. Voorstel II eist dat het deeltjesachtig kunststofmateriaal een Shore D-hardheid van bezit. Voorstel III eist dat het deeltjesachtig kunststofmateriaal apolair is én een Shore D-hardheid van bezit. Voorstel IV eist hetzelfde als voorstel III en bovendien nog dat aan het preparaat polysiloxaan als oppervlakte-actief middel is toegevoegd. 19 Uit HR 9 februari 1996, BIE 1996, p. 334 (Spiro Research/ Flamco) blijkt dat partiële nietigverklaring alleen toelaatbaar is wanneer voor de gemiddelde vakman die kennis neemt zowel van het octrooischrift als van de stand van de techniek op de indieningsdatum, voldoende duidelijk is waar de grenzen van de bescherming liggen die door het octrooi, voor zover geldig, wordt geboden. Daartoe is niet alleen vereist dat achteraf een aanvulling van het octrooischrift kan worden geformuleerd, waardoor deze grenzen met voldoende duidelijkheid worden getrokken, maar tevens dat het gaat om een aanvulling die voor de gemiddelde vakman reeds tevoren voldoende voor de hand lag, om aan de hand van de inhoud van het octrooischrift in samenhang met de stand van de techniek op de indieningsdatum, zelfstandig tot de slotsom te komen dat het octrooi slechts verleend had behoren te worden met de in die aanvulling gelegen beperking en dat het derhalve binnen de daaruit af te leiden engere grenzen geldig was. Tevens moet het voor de gemiddelde vakman voldoende duidelijk zijn dat de aanvulling slechts het bestaande octrooi beperkt en niet leidt tot een ander octrooi dan dat waarvan de nietigverklaring wordt gevorderd. 20 Naar het oordeel van het hof is aan de genoemde voorwaarden niet voldaan, nu door Boogaard vier verschillende conclusievoorstellen zijn voorgelegd, die ieder een andere, en onderling verschillende, aanvulling bevatten. Hiermede geeft Boogaardzelf aan, dat er kennelijk meer mogelijkheden zijn tot aanvulling van het octrooi. Gelet op het bovenstaande kan niet worden gezegd, dat één van deze voorstellen voor de gemiddelde vakman reeds tevoren voldoende voor de hand lag om tot de slotsom te komen dat het octrooi slechts verleend had behoren te worden met de in dat voorstel gelegen beperking. Partiële nietigverklaring van het octrooi van Boogaard is daarom niet toelaatbaar, zodat het hof de voorgelegde conclusievoorstellen niet inhoudelijk behoeft te onderzoeken. 21 Gelet op het vorenstaande kan de behandeling van grief I achterwege blijven. 22 Aan het door Boogaard gedane bewijsaanbod gaat het hof voorbij, daar dit in het licht van het bovenstaande, voor zover gericht op de samenstelling van propyltex pasta, niet ter zake dienende is en voor het overige onvoldoende gesubstantieerd. 23 Aangezien alle grieven falen zal het vonnis worden bekrachtigd. Boogaard zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het geding. Beslissing Het Gerechtshof: bekrachtigt het vonnis waarvan beroep en verwijst Boogaard in de kosten van het hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van IPB begroot op ƒ 5.575,. Enz. c Conclusie, A.-G. mr. D.W.F. Verkade, 29 november Nietigheidsactie tegen een registratie-octrooi 4.1 Als ik mij niet vergis is deze zaak de eerste zaak die de Hoge Raadbereikt, waarin het gaat om een zgn. registratieoctrooi (of zesjaars-octrooi, of klein octrooi), verleenddoor het BIE op basis van art. 33 van de Rijksoctrooiwet Zo n octrooi is behoudens formaliteiten niet aan voorafgaand onderzoek onderworpen, met name ook niet ten aanzien van nieuwheid en inventiviteit. Dat is dus heel anders dan bij Europees verleende octrooien en bij de octrooien verleend onder de Rijksoctrooiwet van Een registratieoctrooi is, zo kan men zeggen, in feite niet meer dan een claim. 4.2 Het registratie-octrooi staat bloot aan vernietiging op basis van de (Europees geharmoniseerde) vereisten waaraan ieder octrooi moet voldoen: met name (wederom) nieuwheid en inventiviteit. In de ROW 1995 vindt men die twee eisen nader uitgelegd in art. 4 en art. 6, waaruit ik citeer: Artikel 4 1 Eenuitvinding wordt als nieuw beschouwd, indien zij geen deel uitmaakt van de stand van de techniek. [...] Artikel 6 Een uitvinding wordt als het resultaat van uitvinderswerkzaamheid aangemerkt, indien zij voor een deskundige niet op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek. [...] 4.3 Om de uitoefening van het ongetoetste registratieoctrooi niet al te gemakkelijk te maken, heeft de wetgever in art. 70 lid2 ROW 1995 bepaalddat een rechtsvordering tot handhaving van het octrooi niet ontvankelijk is indien niet bij conclusie van eis de resultaten van een door het BIE of door het Europese Octrooibureau (EOB) ingesteld nieuwheidsonderzoek worden overgelegd. De octrooihouder behoeft evenwel niet tevens een advies omtrent de inventiviteit (art. 6 ROW 1995) over te leggen. Opvallenderwijs bepaalt art. 76 ROW 1995 daarentegen dat de partij die een vordering tot vernietiging instelt niet ontvankelijk is, wanneer hij niet bij conclusie van eis (in conventie of in reconventie al naar gelang de vordering tot vernietiging als principale of als reconventionele vordering is ingesteld) een door het BIE uitgebracht advies over de nietigheidsgrond(en) overlegt. Wie van zijn kant de nietigheidvan een ongetoetst registratie-octrooi wil inroepen, moet dus wachten 3 op een door hem aan te vragen en te betalen (althans voor te financieren 4 ) advies van het Bureau. 4.4 De onderhavige zaak speelt overigens tussen partijen die met elkaar al langer over nauw verwante (licentie-)materie 3 Mede in verband met de door het BIE in acht te nemen hoor en wederhoor, kan dat even duren. Het procesdossier in deze zaak leert dat het adviesverzoek aan het Bureau dateert van 7 oktober 1997, en het advies van het Bureau van 29 januari Denkbaar is dat art. 6:96, lid 2 BW toepassing kan vinden.

8 1 8 8 B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M 1 7 M E I strijden, 5 ook reeds voordat Boogaard op basis van zijn nieuwe registratie-octrooi NL C dd. 5 augustus 1997, op 8 september 1997 aan IPB het desbewustheidsexploit deed betekenen. IPB heeft daarop gereageerd door harerzijds als eiseres de onderhavige nietigheidsactie te beginnen, na het vragen en verkrijgen van het meergenoemde advies van het BIE. 4.5 Het debat in cassatie geeft, als ik goed zie, geen aanleiding tot ampele overwegingen omtrent stelplicht en nog minder omtrent bewijslast in geval van nietigheidsprocedures bij een registratie-octrooi. Toch wil ik wel kwijt dat het verschil tussen na toetsing verleende octrooien enerzijds en registratie-octrooien anderzijds, daartoe m.i. aanleiding zou kunnen geven. In geval van een na toetsing verleendoctrooi, waarbij als het goed is de octrooihouder zelf de nieuwheid en inventiviteit bij de octrooiverlenende instantie heeft moeten staven/bevechten, 6 is er aanleiding om na de octrooiverlening de stelplicht primair te leggen op de betwister van de geldigheid. Maar ligt bij een registratie-octrooi niet het omgekeerde voor de hand? Het is, zoals ik hierboven zei, al opmerkelijk dat in Nederland bij zo n registratie-octrooi degene die de nietigheid inroept verplicht is een nietigheidsadvies van het BIE te vragen, op straffe van niet-ontvankelijkheid. 7 Wat daarvan zij, het is m.i. vooreerst in het kader van de hoor en wederhoor door het BIE de houder van het registratie-octrooi die primair nieuwheids- en inventiviteitsclaims dient te onderbouwen en bezwaren daartegen moet zien te weerleggen. Dat uitgangspunt dient m.i. ook bij de rechter te gelden. 8 Ik kom hierop omdat Boogaard, de houder van het onderhavige registratie-octrooi, blijkens haar stellingname in cassatie meer dan eens (impliciet) lijkt uit te gaan van het tegendeel. IPB zag kennelijk onvoldoende reden om hier expliciet op in te gaan, hetgeen begrijpelijk is in het licht van haar verdere stellingname in cassatie. 4.6 In het bovenstaande zijn mogelijkerwijs een of meer gegevens of gezichtspunten vervat, die bij de beoordeling van de cassatiemiddelen dienstig kunnen zijn. 5 Bespreking van het cassatiemiddel 5 Vgl. rov. 1.3 van het vonnis van de Rechtbank. Het aldaar bedoelde arrest van het hof te Amsterdam van 5 maart 1998 is door Boogaard overgelegd als prod. 5 bij Conclusie van antwoord. De pleitnota in appèl van mr. Brinkman maakt in par. 13 melding van het arrest van de Hoge Raadin deze zaak, waarbij het arrest van het hof wegens motiveringsgebreken vernietigdis, en de zaak verwezen is naar het hof te s-gravenhage. Ik heb het arrest van de Hoge Raadgetraceerdals HR 4 februari 2000, nr. C98/199HR, JOL 2000, 78 (zie ook RvdW 2000, blz. 408) zonder er verder net zo min als partijen in de in deze conclusie besproken nieuwe zaak iets mee te doen. 6 Als het (in dit verband) nog beter is: mede tegen opposities van belanghebbende derden. 7 Uit de mond van de oud-advocaat bij de Hoge Raad mr. R. Laret tekende ik eens de opmerking op: moet hier niet gesproken worden van een [aanzienlijke] verkapte verhoging van het griffierecht? 8 Een eventueel gunstig advies van het BIE of het EOB vormt voor de octrooihouder dan natuurlijk een belangrijke steun in de rug. De onderdelen 1 t/m 4; algemeen 5.1 De onderdelen 1 t/m 4 met hun vele subonderdelen richten zich alle tegen rov. 14 van s hofs arrest. 5.2 Hoewel de onderdelen stuk voor stuk s hofs overweging onjuist noemen, laten de onderdelen stuk voor stuk achterwege aan te geven welke rechtsregels met name ook welke (uitleg-)regels ten aanzien van nietigverklaring van octrooien door het hof eventueel miskend zouden zijn. De onderdelen zijn de facto motiveringsklachten. 5.3 Nu het enkel gaat om motiveringklachten, lijken de onderdelen vervolgens meer dan eens over het hoofd te zien dat de uitleg van octrooien van feitelijke aard is, 9 zodat een door de octrooihouder bepleite andere lezing of uitleg op zichzelf niet tot cassatie kan leiden. Daarvoor is méér nodig, zoals onbegrijpelijkheid, of het passeren van essentiële stellingen van de octrooihouder. 5.4 Ik meen dat veel (sub-)onderdelen voorts het volgende uit het oog verliezen Bij de beoordeling van de geldigheid van Boogaard s octrooi heeft in casu (begrijpelijkerwijs) een grote rol gespeeld de vergelijking met de eerdere octrooiaanvrage Daarmee is echter allerminst gezegd dat de stand van de techniek ten tijde van de aanvrage van Boogaard s octrooi NL C niet nog méér bezwaren aan het licht kan brengen dan alleen die eerdere octrooiaanvrage Boogaardgaat m.i. daarenboven vaak voorbij aan het verschil tussen de wijze van toetsing aan nieuwheidsbezwaren (art. 4 ROW) en de wijze van toetsing aan het inventiviteitscriterium (art. 6 ROW). Bij de nieuwheid staat een (voor juristen soms wat wereldvreemde) zeer exacte beoordelingswijze voorop. Als autobanden met een doorsnee van 5 decimeter, 6 decimeter, en 10 decimeter bekend waren, kunnen autobanden met een doorsnee van 12 decimeter nog steeds nieuw zijn. Het inventiviteitscriterium van art. 6 ROW: indien zij voor een deskundige niet op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek. [...] dient er nu juist toe om de toepassing van octrooirecht te onttrekken aan louter millimeterij, en om de redelijkheid de doorslag te laten geven: is er sprake van een inventieve (niet voor de hand liggende) sprong voorwaarts? Dat het bij dit laatste (onvermijdelijk) om waarderingsoordelen gaat, is duidelijk. Dat die waarderingsoordelen behoren tot het domein van de feitenrechter, hoogstens binnen bepaalde door de wetgever resp. de cassatierechter gegeven uitlegregels, moge eveneens duidelijk zijn. 5.5 Met deze vooropstelling moge de anders wellicht wat kortaf opgevatte afdoening van een groot aantal middelonderdelen, verklaard zijn. 5.6 Ik geef thans de aangevallen rov. 14 van het hof weer: 14 Het in het preparaat opnemen van een oppervlakte-actief middel (conclusie 7-8) is naar het oordeel van het hof niet inventief, nu blijkens de toelichting op de grieven een dergelijk middel hetzelfde is als een hechtprimer en de toepassing van een dergelijk middel reeds bekend is uit de Nederlandse octrooiaanvrage Voorzover in die publicatie niet reeds kan worden gelezen, dat het oppervlakte-actief middel deel uitmaakt van een preparaat voor het aanbrengen van een anti-sliplaag, acht het hof het opnemen van dat middel in het preparaat voor de hand liggend. Om diezelfde redenen is het hof van oordeel, dat aan de materie van de volgconclusies inventiviteit ontbreekt. 9 Ik verwijs naar Van Nieuwenhoven Helbach/Huydecoper/Van Nispen, in T.J. Dorhout Mees Ned. Handels- en Faillissementsrecht II, 8e druk 1989, nr. 335, en naar bijv. (recent) HR 2 november 2001, NJ 2001, 686 (BT/ KPN), rov

9 1 7 M E I B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M Onderdeel Onderdeel 1 richt zich vooreerst tegen s hofs oordeel met betrekking tot de conclusies 7 en 8 dat de toepassing van een oppervlakte-actief middel reeds bekend is uit de Nederlandse octrooiaanvrage (rov. 14, eerste volzin). 5.8 Subonderdeel 1.1 acht die overweging onbegrijpelijk met de in het subonderdeel daartoe naar voren gebrachte argumenten. 5.9 Dit subonderdeel, gericht tegen de eerste volzin van rov. 14, faalt bij gebrek aan belang. In de tweede volzin overweegt het hof dat voor zover in de eerdere aanvrage niet kan worden gelezen dat het oppervlakte-actief middel deel uitmaakt van het preparaat, het hof die opname voor de vakman voor de hand liggend acht. Dat is een zelfstandig dragende nietigheidsgrond, die hierna bestand zal blijken tegen het dáártegen gerichte middelonderdeel Subonderdeel 1.2 stelt dat conclusie 8 een specifiek oppervlakte-actief middel betreft dat veel voordelen kent, te weten het middel polysiloxaan. Het hof heeft, aldus het subonderdeel, nagelaten op kenbare wijze te toetsen of dit specifieke oppervlakte-actieve middel bekend is uit in het bijzonder aanvrage Voor dit subonderdeel geldt hetzelfde als voor subonderdeel Subonderdeel 1.3 klaagt dat rov. 14 ten aanzien van de conclusies 7-8 geen voldoende kenbare en gemotiveerde behandeling van enige daar genoemde, volgens het subonderdeel essentiële stellingen (a, b en c) van Boogaard bevat. Die stellingen, waarin ik mij enige cursiveringen gepermitteerd heb, zijn in het onderdeel als volgt weergegeven: a. Het grote voordeel van het gebruik van een oppervlakteactief middel, met name polysiloxaan, ten opzichte van andere middelen als component van de bekledingssamenstelling is de goede hechting met de ondergrond die wordt verkregen (zie plt. in appèl 55). b. De hechting van de bekledingssamenstelling zonder gebruik te maken van een oppervlakteactief middel, met name polysiloxaan, in het mengsel is dusdanig slecht dat het vrijwel onmiddellijk loslaat. Dit is dan ook een belangrijk element van de uitvinding; (zie plt. in appel 57). c. Het gebruik van een oppervlakte-actief middel, met name polysiloxaan, als component van de bekledingssamenstelling heeft bovendien als grote voordeel ten opzichte van andere middelen dat men een betere homogene vermenging krijgt van de apolaire kunststof met de bekledingssamenstelling (zie plt. in appèl 55). Een niet-homogene vermenging van de kunststofkorrels, die zorgen voor het anti-slipeffect, met de bekledingssamenstelling leidt tot het ongewenste gevolg dat de korrels uitzakken (vgl. plt. in appèl 47). Een ander voorbeeld is de verbetering van de hechting van de korrels in de bekledingssamenstelling, ter voorkoming dat de korrels los komen te liggen nadat de antisliplaag is gelegd(zie plt. in appèl 48) Om aan de kwalificatie essentiële stellingen te voldoen, moet het gaan om stellingen die, indien juist, tot een ander oordeel hadden behoren te leiden met betrekking tot de door de rechtbank aangenomen nietigheid wegens nietnieuwheiden/of niet-inventiviteit. Ik vermeldnog eens de bijbehorende wettelijke criteria in de ROW 1995: dat de betrokken eigenschappen niet behoorden tot de standder techniek (art. 4); resp. dat de betrokken eigenschappen voor een deskundige niet op een voor de hand liggende wijze voortvloeien uit de standvan de techniek (art. 6) De door mij gecursiveerde kwalificaties grote voordeel (2 x), belangrijk element en verbetering zijn (als zij feitelijk juist zijn) mogelijk goede verkoopargumenten voor producten als in het octrooi omschreven. Zij zeggen daarmee echter niet iets over de nieuwheid resp. inventiviteit ten opzichte van de stand der techniek ten tijde van de aanvrage van het onderhavige octrooi, laat staan dat zij de gronden waarop de rechtbank dienovereenkomstig tot nietigheid concludeerde, aantasten. Het hof heeft de stellingen dan ook niet als essentieel behoeven op te vatten, en zijn oordeel is evenmin onbegrijpelijk. Reeds hierop stuit het subonderdeel af Onderdeel 2 richt zich tegen het oordeel in de tweede volzin van rov. 14, inhoudende dat het opnemen van het oppervlakte-actief middel in het preparaat voor het aanbrengen van een anti-sliplaag voor de vakman voor de hand ligt. Het gaat hier dus om de inventiviteitstoets van art. 6 ROW Subonderdeel 2.1 stelt dat, voor zover het hof hier doelt op oppervlakte-actieve middelen in het algemeen, het hof miskent dat in conclusie 8 specifiek wordt gesproken over polysiloxaan als oppervlakte-actief middel. Het hof heeft, aldus het subonderdeel, niet op voldoende kenbare en begrijpelijke wijze getoetst of de toepassing van polysiloxaan in het preparaat voor de vakman voor de hand ligt. Subonderdeel 2.2 vervolgt dat, indien het hof die toets wel heeft uitgevoerd, het kennelijk oordeel van het hof dat toepassing van polysiloxaan in het preparaat voor de vakman voor de hand ligt, onvoldoende begrijpelijk is (gemotiveerd). Zijdens Boogaard is, zo besluit dit subonderdeel, uitvoerig gewezen op de vele voordelen die dit middel kent In het BIE-advies is over deze volgconclusies het volgende te lezen: de conclusies 7-9 betreffen slechts maatregelen als de toepassing van een oppervlakte actief middel (concl. 7), van met name polysiloxaan (concl. 8), dan wel (...). Deze maatregelen houden (...) geen enkel verband met de in conclusie 1 beschreven maatregelen en zijn bovendien als zodanig niet als een uitvinding te beschouwen Het hof is kennelijk, en niet onbegrijpelijk, tot het oordeel gekomen dat de juistheid van het op dit advies voortbouwend oordeel van de rechtbank niet door het niet noemen van voordelen van nu juist polysiloxaan, kan worden aangetast. Mede in het licht van partijdebat behoefde dit oordeel geen nadere motivering. Voor wat betreft de verwijzing in subonderdeel 2.2 naar stellingen en vindplaatsen genoemd in subonderdeel 1.3, verwijs ik naar hetgeen ik hierboven in nrs en 5.13 van deze conclusie heb opgemerkt Als ik het niet gemakkelijk leesbare subonderdeel 2.3 goed begrijp, gaat dat subonderdeel er (stilzwijgend) van uit dat het hof zijn oordeel dat het in het preparaat opnemen van een oppervlakte-actief middel voor de vakman voor de hand zou liggen, gegrondzou hebben op (enkel) lezing van de Nederlandse octrooiaanvrage Dáárvan uitgaande klaagt het subonderdeel over onbegrijpelijkheid, nu die octrooiaanvrage slechts spreekt over het schoon en vetvrij maken van de bodem door het behandelen van de bodem