Debat II Schiet het merkenrecht te kort in de economische werkelijkheid? Gregor Vos 16 maart 2016 Stelling 1 De hogere drempel voor bescherming van vormen, kleuren en andere kenmerken die samenvallen met het uiterlijk van (de verpakking van) producten is niet in overeenstemming met de economische werkelijkheid. 1
Economische realiteit Vormen en kleuren Vormen en kleuren basis voor branding Vormen en kleuren worden directer waargenomen dan woorden Menselijk brein evolutionair ingesteld op herkenning vormen en kleuren Menselijk zicht maar voor 20% gefocust, overige 80% wazig Menselijk brein ingericht op herkenning van bekende vormen kleuren => wolken kijken Vormen en kleuren bij uitstek geschikt als merk Vormen en kleuren zijn tekens Artikel 2 Merkenrichtlijn 2008/95 Merken kunnen worden gevormd door alle tekens ( ), met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, ( ) 2015/2436 Merken kunnen worden gevormd door alle tekens, in het bijzonder woorden, waaronder namen van personen, of tekeningen, letters, cijfers, kleuren, vormen van waren of verpakkingen van waren, of geluiden, ( ) 2
De economisch realistische wetgever Alle tekens zijn gelijk Discriminatie in 2008/95: Niet ingeschreven worden tekens die uitsluitend bestaan uit: de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt, of de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, of de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft. Desegregatie door EU wetgever: Toevoeging 2015/2436: of een ander kenmerk dat Bedoeling wetgever ondubbelzinnig, alle tekens zijn gelijk Animal farm in Luxemburg Alle tekens zijn gelijk, maar sommigen zijn gelijker dan anderen HvJEU (2003) Linde: Richtlijn verbiedt strengere criteria voor vormen Maar in de praktijk kan het evenwel moeilijker zijn om het onderscheidend vermogen aan te tonen van een merk bestaande uit de vorm van een waar dan dat van een woord- of beeldmerk. (Zou blijken uit stukken Oostenrijk, VK en Commissie) 3
Animal farm in Luxemburg Alle tekens zijn gelijk, maar sommigen zijn gelijker dan anderen HvJEU (2003) Libertel: Publiek gewend om woord- of beeldmerken onmiddellijk op te vatten als merk Geldt niet voor tekens die samenvallen met het uiterlijk van de waar. Consumenten niet gewend om herkomst van waren zonder grafisch of tekstueel element af te leiden uit de kleur of de kleur van de verpakking ervan Kleur als zodanig in hedendaags handelsgebruik in beginsel niet gebruikt als identificatiemiddel. Kleur als zodanig heeft normaliter niet de wezenlijke eigenschap dat zij de waren van een bepaalde onderneming onderscheidt. Animal farm in Luxemburg Alle tekens zijn gelijk, maar sommigen zijn gelijker dan anderen HvJEU (2004) Henkel: Waarneming van gemiddelde consument in geval van vormmerk niet dezelfde als bij een woord- of beeldmerk Gemiddelde consument is immers niet gewend om de herkomst van de waar zonder grafisch of tekstueel element af te leiden uit de vorm van de verpakking Voor vormmerk zou het dus moeilijker zijn om het onderscheidend vermogen vast te stellen dan in geval van een woord- of beeldmerk. 4
Schijnrealiteit HvJEU feitelijkheden zijn puur normatief HvJEU misbruikt onbewezen feiten en presenteert die als norm Feiten misbruikt om via achterdeur toch strengere criteria aan te leggen Feiten als rechtsregel onaantastbaar Strenge criteria alleen bedoeld om niet conventionele merken buiten de deur te houden Uiting van conservatieve nationale tradities Geen enkel verband met economische realiteit HvJEU buiten economische werkelijkheid Stelling 2 De inbreukcriteria zoals geformuleerd door het HvJEU zijn in overeenstemming met de economische werkelijkheid 5
Overeenstemming normatief begrip op feitelijke grondslag Overeenstemming centraal begrip voor inbreuk HvJEU (2011) TiMi Kinderyoghurt Aard van overeenstemming voor verwarrings- en bekendheidsbescherming identiek, alleen mate verschilt HvJEU (1997) Puma/Sabel: Overeenstemming als merk en teken in ogen van relevant publiek voor een deel gelijk zijn op één of meer relevante aspecten Visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis Globale beoordeling van overeenstemming berust op totaalindruk Indruk die bij de gemiddelde consument achterblijft is beslissend Overeenstemming normatief begrip op feitelijke grondslag Perceptie consument centraal De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Puma/Sabel maakt feitelijke invulling normatief begrip mogelijk Zet beoordeling open voor feiten als marktgegevens, -onderzoeken, etc. 6
Overeenstemming normatief begrip op feitelijke grondslag HvJEU (2000) adidas/marca: positief vast te stellen verwarringsgevaar HvJEU (2002) Arsenal/Reed: alleen inbreuk als aan functies van het merk afbreuk wordt gedaan HvEU (2005) Medion/Thomson: ruimte voor specifiek feitencomplex om basisnorm te omzeilen HvJEU (2006) Picasso/Picaro: neutralisator-regel: concrete invulling verwarringsgevaar HvJEU (2010) Google: extreme concrete toepassing HvJEU (2013) Wolf: economische gedragswijziging objectieve voorwaarde, vereist waarschijnlijkheidsanalyse HvJEU (2013) Specsavers: bescherming ongeregistreerde elementen op basis van effectief gebruik Inbreukcriteria in lijn met economische werkelijkheid Rechtspraak HvJEU gericht op concreetheid van normatieve overeenstemmingscriteria HvJEU wil zo veel mogelijk rekening houden met concrete omstandigheden en is gericht op realistisch merkenrecht HvJEU inbreukcriteria in lijn met economische werkelijkheid 7
Stelling 3 Het HvJEU geeft rechterlijke instanties bij de beoordeling onvoldoende ruimte om tegemoet te komen aan de economische realiteit HvJEU heeft eigen agenda Feitenrechters in strak keurslijf van onbewezen feitelijkheden die zijn geobjectiveerd tot norm HvJEU sterke voorkeur voor vrije mededinging en klein merkenrecht HvJEU gedreven door oude nationale tradities HvJEU past kunstgrepen toe om beleid door te voeren Doelredeneringen om specifieke casus op te lossen Zet nationale feitenrechter in lastig parket 8
Teleologische beslissingen HvJEU (2002) Arsenal, HvJEU (2007) Opel/Autec Merkbescherming bij dubbele identiteit absoluut, toch? De merkhouder kan immers het gebruik van een teken dat gelijk is aan het merk, voor dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven, niet verbieden indien door dit gebruik, gelet op de functies van het merk, zijn eigen belangen als merkhouder niet kunnen worden aangetast. Rechter gedwongen tot onnodige extra toets Risico in praktijk op onnodige en ongewenste afwijzingen Concrete beslissingen veralgemeniseerd HvJEU (2010) Google France Adwords beslissing Voor HvJEU belang om adwords toe te staan Zeer feitelijke beoordeling van o.m. vormgeving Google website Feitelijkheden dragen normatieve beslissing Willekeurige keuze van relevante merkfuncties Laat feitenrechter met meer vragen dan antwoorden achter 9
Concrete beslissingen veralgemeniseerd HvJEU (2014)) Red Bull/Bull Dog Gebruik van jonger teken kan natuurlijke uitbreiding zijn van bestaand assortiment The Bulldog al bekend voor horecawaren en -diensten, in het kader waarvan dranken worden verkocht. Verkoop van energiedranken geen poging om voordeel te trekken uit de reputatie van het merk Red Bull, maar daadwerkelijke uitbreiding van het assortiment waren en diensten. Houder bekend merk moet ogv geldige reden tolereren dat een derde een overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde waren als vaststaat dat dat teken is gebruikt voordat het merk werd gedeponeerd en het gebruik ervan voor dezelfde waren te goeder trouw is. Specialiteitsbeginsel? Uitspraken HvJEU te concreet, doelgericht en onduidelijk Uitspraken HvJEU laten feitenrechter te weinig ruimte om rekening te houden met economische realiteit Normatieve beslissingen te zeer gebaseerd op sterk feitelijke oordelen Geobjectiveerde feiten beperken ruimte feitenrechter in te spelen op (steeds veranderende) economische realiteit Onduidelijke lijn rechtspraak maakt leven feitenrechter moeilijk Dwing feitenrechter tot moeilijke motiveringen om bij realistische uitspraak te komen 10
Gregor Vos T +31 20 305 3248 E: gregor.vos@brinkhof.com Brinkhof N.V. De Lairessestraat 111-115 1075 HH Amsterdam T +31 20 305 32 00 F +31 20 305 32 01 E info@brinkhof.com www.brinkhof.com 11