Bij blad bij. De Industriële Eigendom. Inhoud van deze aflevering. 16 januari 1984, 52e jaargang, nr 1 Auteursrecht voorbehouden

Transcriptie

1 1 16 januari 1984, 52e jaargang, nr 1 Auteursrecht voorbehouden Bij blad bij Redactie: Mr S. Boekman, Mr W. L. Haardt, Ir L.W. Kooy, Prof. Mr E. A. van Nieuwenhoven Helbach, Mr W. M. J. C. Phaf, Mr R. Prins, Prof. Mr D. W. F. Verkade en Mr J. W. van der Zanden. Secretaris der Redactie: Mr J. L. Driessen. Medewerkers: Ir P. L. Hazelzet en Mr L. Wichers Hoeth. De Industriële Eigendom.Verschijnt de 16e, 17e of 18e van iedere maand. Prijs f 80,- per jaar met inbegrip van het jaarregistei; een afzonderlijk nummer f 8,-; het jaarregister afzonderlijk f 8,. Adres der administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z.H. Telefoonnr (070) Postgirorekeningnr Adres der Redactie: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z.H. Telefoonnr (070) Inhoud van deze aflevering Officiële mededelingen. Personeel. Herbenoeming van een buitengewoon lid van de Octrooiraad. Verdrag tot bescherming van de industriële eigendom. Haiti en Honduras zijn toegetreden tot het Verdrag tot oprichting van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom. P.C.T.-Verdrag van toepassing op het eiland Man. Viet-Nam en de Merkenschikking van Madrid. Monaco treedt toe tot het Modellenprotocol van Genève. Orde van Octrooigemachtigden. Artikel. Mr P. A. C. E. van der Kooy en Mr S. J. A. Mulder, Kanttekeningen bij de modellenrechtelijke bescherming ingevolge de B.T.M.W. (blz. 3-10). Jurisprudentie. a. Rechterlijke uitspraken. 1. Octrooirecht. Nr 1. Hoge Raad, 21 januari 1983, Centrachemie e.a./f. Hoffmann-La Roche (tot zijn oordeel dat Centrachemie c.s. niet aannemelijk hebben gemaakt, dat de door haar verhandelde diazepam is vervaardigd volgens een andere - namelijk de Specta - werkwijze dan de geoctrooieerde Roche-werkwijzen, is het Hof gekomen op grond van de beschikking van de Aanvraagaf deling van de Octrooiraad, waarbij de oppositie door Roche tegen de Specta-aanvrage gegrond is verklaard, waartegen Centrachemie es. afgezien van de stelling dat Specta inmiddels van die beschikking in beroep is gekomen niets anders ter ontzenuwing van het wettelijk vermoeden van art. 43, lid 5 ROW hebben aangevoerd; aldus oordelende heeft het Hof geen rechtsregel geschonden; het stond het Hof vrij bij de beslissing op de vraag of in de vermelde omstandigheden een voorziening bij voorraad geboden was, voorbij te gaan aan de van de vervaardiger van de door Centrachemie c.s. verhandelde diazepam afkomstige fabricageprotocollen). 2. Merkenrecht. Nr 2. Hof van Beroep Gent, 13 mei 1982, Labo Vandenbussche/Laves-Arzneimittel (de merken Colovit en Colivit-Laves stemmen nagenoeg overeen en worden voor dezelfde waren gebruikt; de doorhaling van de inschrijving van Colovit betekent niet dat gedaagde erkent dat zij het teken Colovit onrechtmatig gebruikt ten aanzien van eiseres). Nr 3. President Rechtbank Breda, 30 december 1982, Vrumona/Plompen (het merk Sifris voor alcoholvrije of frisdranken stemt in grote mate overeen met het merk SiSi, voor dezelfde waren eerder gebruikt). Nr 4. Benelux-Gerechtshof, 2 februari 1983, Research Specialties/Chrompack (degene die zich van een anders merk bedient door in een publikatie, ter bevordering van de afzet van zijn eigen waar, aan te geven dat bij het vervaardigen van die waar gebruik is gemaakt van onder dat merk in het verkeer gebracht materiaal, maakt van dat merk gebruik in het economisch verkeer; of de merkhouder zich daartegen kan verzetten, hangt af van de schade aan de merkhouder toegebracht en het ontbreken van een geldige reden voor dat gebruik). Bijblad Industriële Eigendom (B.I.E.) 52e jaargang Nr 1 Blz Rijswijk, 16 januari 1984

2 2 Bijblad Industriële Eigendom, nr 1 16 januari Modellenrecht. Nr 5. Hof van Beroep Luik, 15 februari 1981, Latour/ Van Com e.a. (het grafmonument ontworpen door Latour en het grafmonument van Van Com verschülen op essentiële onderdelen, zodat van inbreuk of namaak geen sprake is; nietigheid van het depot van Latour kan alleen worden uitgesproken als in de vijftig jaar voorafgaande aan het depot een identiek produkt feitelijke bekendheid in de Benelux heeft genoten, hetgeen niet is aangetoond). 4. Handelsnaamrecht. Nr 6. Hof Amsterdam, 14 februari 1979, Sari/Sara (geen vrees voor verwarring tussen de beide handelsnamen, omdat een uitgeverij van puzzelboeken, kinderboeken, misdaadverhalen etc. (Sari) zich op een geheel ander terrein beweegt dan een uitgeverij die beoogt richting te geven aan het linkspolitjeke denken op het gebied van de maatschappelijke en culturele ontwikkeling der vrouwen). 5. Auteursrecht. Nr 7. President Rechtbank Zwolle, 3 juni 1982, Daventria/Interchoc e.a. (geen schending van een aan Daventria toekomend auteursrecht of slaafse nabootsing van het in diens meeloopstrip gerealiseerde ontwerp door de sticker van Van Melle-Verduyn (zie afbeeldingen); de specifieke zeggingskracht en onderscheidende functie van het woord "bakkerskwaliteit" als zodanig is uiterst gering, zo niet nihil). 6. Kwekersrecht. Nr 8. Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, Luxemburg, 8 juni 1982, Nungesse* e.a./ Commissie (er is onvoldoende grond om het kwekersrecht anders te behandelen dan de andere rechten van industriële of commerciële eigendom, al moet bij de toepassing van de mededingingsregels rekening gehouden worden met de specifieke aard van de produkten waarvoor het kwekersrecht geldt; volgens vaste jurisprudentie van het Hof leidt absolute gebiedsbescherming, bedoeld om nevenimporten te belemmeren, tot een met het E.E.G.-Verdrag strijdige, kunstmatige handhaving van nationale markten; de aan de licentiehouder verleende absolute gebiedsbescherming was voor de Commissie voldoende grond om in zoverre ontheffing krachtens art. 85, lid 3 E.E.G.-Verdrag te weigeren) (met noot v. d. Z.). b. Beschikkingen van de Octrooiraad. Nr 9. Afdeling van Beroep, 12 augustus 1980 (de bijzondere eigenschappen die de inventiviteit van een, slechts als zodanig in de oorspronkelijke stukken genoemd, tussenprodukt bepalen, zijn eerst gevonden na indiening van de aanvrage; de mogelijkheid om in een aanvrage na indiening bepaalde voordelen van de uitvinding te vermelden bestaat slechts indien in de oorspronkelijke stukken van die voordelen reeds een aanduiding is gegeven) (zie noot onder nr 10). Nr 10. Afdeling van Beroep, 5 februari 1982 (het is geoorloofd materie die in eerdere beschrijving en/of conclusies niet meer voorkwam, wederom in de aanvrage op te nemen, mits deze materie eenheid van uitvinding vormt met het overgebleven deel van de aanvrage en in de oorspronkelijke stukken is terug te vinden, en mits de procesorde zich daartegen niet verzet; derden dienen zich bewust te zijn dat voor de te verlenen uitsluitende rechten het totaal der oorspronkelijke stukken maatgevend is, zodat zij op tussentijdse wijzigingsvoorstellen niet kunnen afgaan) (met noot v. N.H.). Nr 11. Afdeling van Beroep, 5 augustus 1983 (de aanvrage was oorspronkelijk vóór 1 januari 1978 ingediend als aanvrage om aanvullingsoctrooi, doch de overgangsbepaling van art. III is hier niet van toepassing, omdat de aanvrage door wijziging van de gevraagde uitsluitende rechten op 1 januari 1978 niet meer was gericht op verkrijging van een aanvullingsoctrooi). Litteratuur. Unie tot bescherming van de Industriële Eigendom, stand op 1 januari 1984 (blz. 43/4). Officiële mededelingen Personeel. Benoemd in vaste dienst. De heer Mr M. C. Geuze, juridisch ambtenaar in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is met ingang van 1 december 1983 benoemd in vaste dienst (Beschikking van de Minister van Economische Zaken van 8 november 1983, nr Pers./73). De heer H. Hoeben, administratief ambtenaar B 2e klasse in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, is met ingang van 1 december 1983 benoemd tot administratief ambtenaar B Ie klasse in vaste dienst (Beschikking van de Minister van Economische Zaken van 11 november 1983, nr Pers./75). Herbenoeming van een buitengewoon lid van de Octrooiraad. De heer Prof. Ir M. Gout is met ingang van 1 december 1983 herbenoemd tot buitengewoon lid van de Octrooiraad voor een periode van vijfjaren (Koninklijk besluit van 1 november 1983, nr 36). Verdrag tot bescherming van de industriële eigendom. Haïti is op 2 augustus 1983 toegetreden tot het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom, zoals herzien te Stockholm op 14 juli 1967 (Trb. 1969, nr 144 en 1970, nr 187). Bovendien is het Verdrag door het Verenigd Koninkrijk van Groot- Brittannië en Noord-Ierland toepasselijk verklaard op het eiland Man op 27 juli Het Verdrag is in werking getreden voor het eiland Man op 29 oktober 1983 en voor Haïti op 3 november (Mededeling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Directie Verdragen 16 augustus 1983.) Haïti en Honduras zijn toegetreden tot het Verdrag tot oprichting van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom. Haïti en Honduras zijn op 2 resp. 15 augustus 1983 toegetreden tot het Verdrag tot oprichting van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom,

3 16 januari 1984 Bijblad Industriële Eigendom, nr 1 gesloten te Stockholm 14 juli 1967 {B.I.E. 1967, blz. 208; Trb. 1969, nr 185, 1970, nr 188 en 1980, nr 30). Het Verdrag is in werking getreden voor Haiti op 2 november 1983 en voor Honduras op 15 november (Mededeling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Directie Verdragen, dd. 16 augustus en 20 september 1983.) Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (P.C.T.) van toepassing verklaard op het eiland Man. Het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland heeft op 27 juli 1983 het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien, met Reglement {Trb. 1981, nr 207 en 1982, nrs 106 en 183) toepasselijk verklaard op het eiland Man. Het Verdrag is op 29 oktober 1983 voor het eiland Man in werking getreden. (Mededeling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Directie Verdragen, 16 augustus 1983.) Viet-Nam en de Merkenschikking van Madrid. Viet-Nam heeft zijn lidmaatschap van de Unie van Madrid, ingesteld bij de Schikking van Madrid van 14 april 1981 betreffende de internationale inschrijving van merken, herzien te Stockholm, 14 juli 1967 {Trb. 1969, nr 143 en 1970, nr 186), bevestigd. (Mededeling ontvangen van de directeur-generaal van W.I.P.O., 5 september 1983.) Voor het effect van internationale merkeninschrijvingen op het grondgebied van Viet-Nam wordt verwezen naar de mededeling in Les Marques Internationales 1983 (7) blz Het Prinsdom Monaco treedt toe tot het modellenprotocol van Genève. Het Prinsdom Monaco is op 5 februari 1981 toegetreden tot het Protocol van Genève van 29 augustus 1975 {Trb. 1976, nr 32 en 1979, nr 62) bij de Schikking betreffende het internationale depot van tekeningen of modellen van nijverheid van 's-gravenhage, 6 november (Mededeling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Directie Verdragen, 18 augustus 1983.) Orde van Octrooigemachtigden. Het bestuur van de Orde van Octrooigemachtigden is met ingang van 1 november 1983 als volgt samengesteld: Ir H. M. Urbanus Ir L. C. de Bruijn Ir C. Weening A. J. M. Dries \ h-p N.Hoorweg _ leden Drs J. P. Potter ( Ir J. J. H. Van kan ) voorzitter secretaris penningmeester Het adres van het Ordebureau is: Raamweg 44, 2596 HN 's-gravenhage, tel De Raad van Toezicht voor de Octrooigemachtigden is met ingang van 1 november 1983 als volgt samengesteld: Ir E. J. van der Brugh Ir W. F. Cammel Drs R. E. W. Kropveld Drs A. Kupecz Mr Ir H. Mulder Drs A. van Grafhorst Drs LM. Lerner Ir H. Mathol Drs E. J. Mebius Drs H. J. Schenkman voorzitter secretaris leden plaatsvervangende leden Het adres van het secretariaat van de Raad van Toezicht is:>raamweg 44, 2596 HN 's-gravenhage, tel Artikel Kanttekeningen bij de modëllenrechtelijke bescherming ingevolge de B.T.M.W., Inleiding. 1. Op 1 januari 1975 traden het Benelux-Verdrag en de als "Bijlage" toegevoegde Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen (BTMW) in werking 1 ). Bedoeling van de nieuwe regelingen was o.a. om belemmeringen voor het vrije goederenverkeer tussen België, Nederland en Luxemburg op te heffen, waartoe het in het leven roepen van juist een uniforme bescherming van (tweedimensionale) tekeningen öp en (driedimensionale) modellen van door industriële en ambachtelijke ontwerpers yervaardigde gebruiksvoorwerpen dienstig werd geacht 2 ). Nederland kwam hiermee een verplichting na, die o.a. voortvloeide uit de Overeenkomst van 's-gravenhage betreffende het internationale depot van tekeningen of modellen van nijverheid, gesloten op 6 november 1925 (!) en nadien enkele malen herzien 3 ). ') Men zie voor tekst en toelichting Trb. 1966, nr ) Toelichting, Algemeen gedeelte, p. 35 en p. 40; zie ook de inleiding van de toelichting bij het Benelux- Verdrag inzake de warenmerken, Trb. 1962, nr 58. door Mr P. A. C. E. van der Kooij en Mr S. J. A. Mulder. Vóór 1 januari 1975 behielp men zich in ons land bij de bescherming van vormgeving met art BW (van beperkte betekenis als gevolg van de bekende slaafse nabootsings-jurisprudentie van de Hoge Raad), met art. 10, lid 1, onder 10 Auteurswet (alleen van toepassing, wanneer sprake was van een werk van toegepaste kunst) en vanaf 1 januari 1971, toen de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken (BMW) in werking trad - met art. 1, lid 2 BMW, dat onder bepaalde voorwaarden vormen van waren merkenrechtelijke bescherming bood 4 ). Door inwerkingtreding van de BTMW verviel de mogelijkheid van een beroep op de wettelijke bepalingen ter bestrijding van,onoirbare concurrentie grotendeels (vgl. art. 14, lid 5 van de wet), behalve dan wanneer een 3 ) Men zie (laatstelijk) Trb. 1961, nr 40 en (in het Nederlands) Trb. 1963, nr 188;Drucker-Bodenhausen- Wichers Hoeth, Kort begrip van het recht betreffende de industriële en intellectuele eigendom, 1976, p ) Vgl. Molijn, BIE 1975, p. 36; Verkade, WPNR 1975, nr 5289, p. 2; Van Nieuwenhoven Helbach, Industriële eigendom en mededingingsrecht, 1974, p.87.

4 4 Bijblad Industriële Eigendom, nr 1 16 januari 1984 overgangsbepaling (zie bijv. art. 25) van toepassing zou zijn. De wet voerde daarnaast een systeem in, dat onder omstandigheden gecumuleerde modellen- 5 ) en auteursrechtelijke bescherming mogelijk maakt (artt. 21 e.v.). Wanneer wij nu alle, in de twee voorgaande alinea's genoemde, beschermingsmogelijkheden voor tekeningen of modellen buiten beschouwing laten en er bovendien van uitgaan, dat in een gegeven situatie sprake is van een tekening die (of model dat) aan alle wettelijke vereisten voldoet, rijst de vraag, welke nu precies de omvang van de "zuiver modellenrechtelijke" bescherming is. Naar onze mening nl. hebben de tekst van wet en (gemeenschappelijke) toelichting (inclusief uitvoerings- en toepassingsreglement 6 )) enkele vragen op dit terrein opengelaten, die ook in de tot nog toe verschenen handboeken, commentaren en tijdschriftartikelen geen volledige beantwoording vonden. In hoeverre speelt bijv. de gebruiksfunctie van het beschermde voortbrengsel een rol bij de afbakening van de beschermingsomvang, in welke opzichten is de inhoud van het depot hiervoor van belang en wat is bij dit alles nu precies de betekenis van de Overeenkomst van Locarno tot instelling van een internationale classificatie voor tekeningen en modellen 7 )? Naar het zich laat aanzien is thans echter met betrekking tot sommige van deze problemen wel enige jurisprudentie verschenen. In het onderstaande zal door bespreking van deze en andere vragen, afzonderlijk en in hun onderlinge samenhang getracht worden de omvang van de bescherming van tekeningen en modellen enigszins te verduidelijken. Waar dit nuttig lijkt komt daarbij de positie van voorgebruikers aan de orde. Tenslotte zal nog één en ander worden opgemerkt over de zg. uitputting van het modelrecht (vgl. art. 14, lid 3 BTMW) en de betekenis van de EEG daarbij. De omvang van de bescherming nader bekeken. 2. In navolging van het in het octrooirecht wel gemaakte onderscheid tussen de aan de rechthebbende voorbehouden handelingen enerzijds en de "technische" beschermingsomvang'van de geoctrooieerde uitvinding 8 ) anderzijds, zou men wellicht in het modellenrecht naast de onder het uitsluitende recht vallende gedragingen van een "creatieve" beschermingsomvang kunnen spreken. Men zou dan bij deze gedragingen kunnen denken aan alle specifieke handelingen, die de wetgever al dan niet uitdrukkelijk aan de rechthebbende heeft willen voorbehouden, terwijl de term "creatieve" beschermingsomvang betrekking zou kunnen hebben op alle al dan niet beschermde (variaties op) voortbrengselen, voor- 5 ) Wanneer in het onderstaande over modellenrecht, het (subjectieve) modelrecht of de modelhouder wordt gesproken, omvat dit steeds behalve de modellen ook de tekeningen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 6 )Trb. 191A, nr 219 resp. 7>2>. 1974, nr ) Naast de in noot 4 genoemde besprekingen van de BTMW kan recentelijk o.m. gewezen worden op: Drucker-Bodenhausen-Wichers Hoeth, a.w., p. 74 e.v.; Van Oven/Bruining-Volmer, Handelsrecht, 1981, p. 383 e.v.; Braun-Evrard,Droit des dessins et modèles au Benelux, 1975; Limpetg, Bescherming van vormgeving tegen plagiaat, 1971, en Praktijkgids voor de bescherming van vormgeving tegen plagiaat, 1978; Van Dijk, Modellenrecht in de Beneluxlanden, Laatstgenoemde auteur besteedt enige aandacht aan bovengenoemde vragen; in het navolgende komen de door hem ontwikkelde opvattingen nog ter sprake. De Overeenkomst van Locarno, (Nederlandse tekst in Trb. 1970, nr 189) is voor ons land op in werking getreden, vgl. Trb. 1977, nr 5. 8 ) Vgl. Van Oven/Bruining-Volmer, a.w., p. 362; Van Nieuwenhoven Helbach, a.w., p ; Drucker- Bodenhausen-Wichers Hoeth, a.w., p zien van een bepaalde tekening (patroon, dessin) of waarin een bepaald model belichaamd is. Misschien zou hierdoor de onderhavige materie wat doorzichtiger kunnen worden, al zal de rechter bij de oplossing van een modellengeschil het genoemde onderscheid meestal niet expliciet maken. Hoe dit ook zij, in deze bijdrage bedienen wij ons terwille van de overzichtelijkheid wel van deze splitsing; daarom vooreerst enkele opmerkingen over bovenbedoelde handelingen. De BTMW somt deze, aan de rechthebbende op de tekening of het model voorbehouden, gedragingen op in art. 14 lid 1. Het betreft: "... elke vervaardiging, invoer, verkoop, het te koop aanbieden, verhuur, het te huur aanbieden, tentoonstelling, levering, gebruik of het in voorraad hebben voor een van deze doeleinden, met industrieel of commercieel oogmerk...". De inbreukmakende handelingen zijn hier limitatief weergegeven 9 ), wat niet wegneemt, dat langs de weg van de ruime interpretatie soms een niet uitdrukkelijk genoemde handeling tot het uitsluitend recht gerekend kan worden, omdat het in feite om een wèl door art. 14 vermelde gedraging gaat. Te denken valt bijv. aan het publiceren van de tekening of het model: afhankelijk van de omstandigheden kan dit een vorm van te koop of te huur aanbieden zijn of met enige goede wil een soort tentoonstellen 10 ). Uiteraard kan publikatie alleen verboden worden, wanneer zij met industrieel of commercieel oogmerk geschiedt. Volgens de toelichting bij art. 14 moeten deze laatste woorden ruim worden uitgelegd; volgens diezelfde toelichting echter is reproduktie (en tevens, naar wij mogen aannemen, publikatie) met een opvoedend of documentair oogmerk toegestaan. Strikt genomen vallen gedragingen als het ten geschenke aanbieden, in bruikleen geven of ruilen van het beschermde voortbrengsel niet onder de opsomming, zodat de modelhouder zich hiertegen niet zou kunnen verzetten, alhoewel goed denkbaar is, dat deze handelingen zich in een commerciële sfeer afspelen. Normaal gesproken zal de modelhouder, met dergelijk gedrag van derden geconfronteerd, evenwel degene, die het voortbrengsel heeft vervaardigd, ingevoerd of geleverd kunnen aanspreken 11 ). Dezelfde redenering zal men moeten volgen met betrekking tot uitvoer van het beschermde voortbrengsel. Ook deze handeling wordt in art. 14 lid 1 niet als zodanig vermeld, evenmin als het in voorraad hebben voor dit doel. Het laatste is in het verleden door enkele schrijvers bekritiseerd 12 ) en wellicht niet ten onrechte. In de meeste gevallen zal de rechthebbende ook hier de vervaardiger enz. kunnen aanspreken, maar wanneer deze onvindbaar blijkt, staat de modelhouder met lege handen tegenover degene, die daadwerkelijk exporteert. Evenmin komt in art. 14 lid 1 het te koop aanbieden (verkopen) van onderdelen waaruit men het model kan samenstellen ter sprake (men denke bijv. aan een bouwpakket), noch het repareren van het model. Indachtig het octrooirecht (vgl. onder meer Van Nieuwenhoven Helbach, a.w., p. 60) zou men het eerste o.i. als het te koop aanbieden (verkopen) van het voort- 9 ) Toelichting bij art. 14, Trb. 1966, nr 292, p ) Zie ook Van Dijk, a.w., blz. 60 en voorts Braun- Evrard, a.w., p. 147 e.v. n ) Wanneer onder "levering" in art. 14 de feitelijke aflevering verstaan wordt, kan wederom via ruime interpretatie tevens degene, die in bruikleen geeft (resp. ruilt) rechtstreeks wegens modelinbreuk worden aangesproken. Vgl. verder nog Pres. Rb. Breda, , RvdWjKG '82, 151, BIE '83,nr60: het "om niet" ter beschikking stellen van modellenrechtelijk beschermde reservoirs als monster ontneemt daaraan niet het commerciële karakter. 12 ) Gerbrandy, GRUR Int. 1965, p. 547 en, in navolgingvan deze, Limperg, Bescherming van vormgeving tegen plagiaat, p. 218.

5 16 januari 1984 Bijblad Industriële Eigendom, nr 1 5 brengsel, waarin het model belichaamd is, kunnen beschouwen. Of het repareren als vervaardigen van het model kan worden aangemerkt zal geheel van de omstandigheden afhangen; met name zal de vraag beantwoord moeten worden of de reparatie al dan niet van ingrijpende aard was. 3. Vergelijking van de scala van handelingen van art. 14 lid 1 BTMW met dat van art. 30 lid 1 sub a Rijksoctrooiwet (ROW), kennelijk eveneens als uitputtende opsomming te beschouwen 13 ), levert op z'n minst twee opvallende verschillen op: in de BTMW zijn invoer en tentoonstelling (van het beschermde voortbrengsel) als zodanig verboden 14 ). (Wij gaan er hierbij van uit, dat met de woorden "met industrieel of commercieel oogmerk" in art. 14 hetzelfde is bedoeld als met de zinsnede "in of voor zijn bedrijf" in art. 30). Uit de rechtspraak met betrekking tot art. 30 ROW valt af te leiden, dat invoer resp. tentoonstelling van geoctrooieerde voortbrengselen op zichzelf rast onrechtmatig is en met name niet onder het begrip "in het verkeer brengen" wordt gerangschikt 15 ). De uitbreiding ten aanzien van invoer wordt in de toelichting op art. 14 niet nader gemotiveerd, evenmin overigens als één der andere handeüngen. Misschien heeft (ook) hier de bedoeling voorgezeten, de mogelijkheden voor plagiaat tot een minimum te beperken, alsmede de kans op verspreiding van beschermde produkten en (daardoor) aantasting van het recht van de s modelhouder. Dat deze echter invoer onder alle omstandigheden zonder meer kan verbieden lijkt ons een te ver gaande bevoegdheid. Invoer kan immers plaatsvinden voor verschillende doeleinden, bijv. met het oog op doorvoer naar een ander land, op zodanige wijze, dat de desbetreffende produkten op geen enkele manier voor derden zichtbaar zijn, zoals wanneer zij gedurende enige tijd verpakt en al in een loods of op een fabrieksterrein opgeslagen liggen 16a ). Los hiervan vragen wij ons af, hoe in de ogen van de wetgever de modelhouder van invoer op zichzelf door derden op de hoogte zou kunnen zijn. De toelichting geeft wèl een motief voor het invoerverbod, dat aan de voorgebruiker in art. 17 lid 4 van de wet wordt opgelegd, te weten de bescherming van de binnen het Beneluxgebied gelegen industrieën. Men denke hierbij aan de voorgebruiker, die buiten de Benelux goedkoper kan vervaardigen of inkopen en aan de vergrote kans op nabootsing na invoer 17 ). Ook deze aan de voorgebruiker opgelegde beperking met betrekking tot invoer gaat echter naar onze smaak iets te ver, ingeval de invoer uitsluitend geschiedt t.b.v. doorvoer. De uitbreiding van de modellenrechtelijke bescherming ten aanzien van het tentoonstellen, tenslotte, zal, zo veronderstellen wij althans, voor een deel haar oor- 13 ) Vgl. Van Nieuwenhoven Helbach, a.w., p ) Zie verder Van Nieuwenhoven Helbach, a.w., p ) Men zie m.b.t. de invoerproblematiek HR ,JV7 1951,69;HR 16-1 l-1962,iv7 1965, 117enHR , NJ 1964,494. Het tentoonstellen als zodanig kwam aan de orde in Pres. Rb. A'dam , BIE 1972, nr ) M.b.t. doorvoer kan voor het octrooirecht nog verwezen worden naar HR ,NJ 1933, 1357 (m.n. P.S.). i6a) vgl. voor een parallel met het merkenrecht t.a.v. het in de openbaarheid treden van bepaalde handelingen m.b.t. een merk: HR ,NJ '63,37; men kan zich echter afvragen, of en in hoeverre deze uitspraak thans nog van belang is, gezien de in het arrest Hagens-Niemeyer (BGH , NJ '82, 624) aan het begrip "gebruik" toegekende betekenis. Evenzo Wichers Hoeth in zijn noot onder HR '82, NJ '83, 232. Vgl. tevens Hof Den Bosch '82,7V7 '83, 451 nt. LWH. zaak vinden in het gegeven, dat plagiaat in bepaalde sectoren van de nijverheid veelvuldig voorkomt 18 ). Men kan het met deze uitbreiding eens zijn, temeer omdat nabootsing van een tentoongesteld model doorgaans eenvoudiger en sneller kan worden gerealiseerd dan het vervaardigen van een tentoongestelde uitvinding. Bovendien zou tentoonstelling door derden van het model een eventueel opgeschorte publikatie in de zin van art. 11 BTMW voortijdig kunnen frustreren. 4. In het voorgaande zijn de handelingen (vervaardigen... etc.) aan de orde gekomen welke krachtens de wet (art. 14 lid 1) aan de houder van het recht zijn voorbehouden. Daarmee is het laatste woord over de beschermingsom vang echter nog niet gesproken, want nu kan men wel zeggen: hier is sprake van vervaardigen... etc, maar het gaat er uiteraard om dat men een bepaalde handeling verricht ten aanzien van een beschermd model (beschermde tekening), vgl. art. 14 lid 1:... zich verzetten tegen elke vervaardiging... van een voortbrengsel dat hetzelfde uiterlijk vertoont als de gedeponeerde tekening of het gedeponeerde model dan wel daarmede slechts ondergeschikte verschillen vertoont. Het gaat er dus om welke (uitvoeringsvormen nu precies onder het (voortbrengsel met het) beschermde model (c.q. de beschermde tekening) vallen, m.a.w. wat onder dat begrip "voortbrengsel" is te verstaan. Is dat uitsluitend het (gebruiks)voorwerp zoals afgebeeld en/of aangeduid en omschreven bij het depot, of omvat dat voortbrengsel (c.q. valt onder de beschermingsomvang) nog meer? De problematiek kan met de volgende voorbeelden worden geïllustreerd: gedeponeerd is een bepaald patroon, aangebracht op een bloemenvaas, waarvan de driedimensionale vorm niet beschermd is. Mag een ander dan de rechthebbende dit patroon nu gebruiken voor een deken of voor een bloemenvaas van andere driedimensionale vorm? Of stel dat gedeponeerd is een bepaald model voor een vaatwasmachine. Mag dan een ander dan de rechthebbende hetzelfde model voor andere huishoudelijke apparatuur (bijv. een koelkast) gaan gebruiken? Voor wat betreft de deken is de gestelde vraag vrij eenvoudig te beantwoorden. Het is wel duidelijk 19 ) dat de BTMW niet de immateriële schepping 17 ) De bescherming van de industrieën in het Beneluxgebied is volgens de toelichting tevens de reden geweest voor de erkenning van het recht van voorgebruik als zodanig. In dit verband is ook de tekst van art. 17 lid 1 BTMW begrijpelijk, waar deze als één der vereisten voor het verkrijgen van de status van voorgebruiker noemt de vervaardiging (van voortbrengselen) binnen het Beneluxgebied. Vgl. ook Van Dijk, a.w., p. 70 en Braun-Evrard, a.w. p ) Vgl. Limperg, Bescherming van vormgeving tegen plagiaat, p. 19 e.v. 19 ) Zie M.v.T. p. 40,46. Op p. 40 lezen wij: "De bescherming beperkt zich tot het uiterlijk van gebruiksvoorwerpen. Hieruit volgt dat slechts het uiterlijk van een bepaald voortbrengsel voor bescherming in aanmerking komt. Met andere woorden, het depot van een siermotief, waarvan niet duidelijk blijkt op welk voortbrengsel het is aangebracht, is nietig." En op p. 46: "De wet is derhalve niet van toepassing op ontwerpen van ornamenten,, die zonder meer toegepast kunnen worden op verschillende categorieën van voortbrengselen, tenzij de voortbrengselen waarop zij aangebracht zijn worden vermeld." Vgl. verder bijvoorbeeld ook Braun-Evrard, a.w., p. 69;Cohen Jehoram,NJB 1981, p. 679, 699; Cohen Jehoram, Design Protection (1976), p. 22; Drucker-Bodenhausen-Wichers Hoeth, a.w., p. 75; Van Dijk, a.w., p. 19, 20;Gotzen, T.v.P. 1979, p. 684;eninhet bijzonder nog Hof Arnhem , BIE 1981, nr 62.

6 6 Bijblad Industriële Eigendom, nr 1 16 januari 1984 op zichzelf beoogt te beschermen, zoals dat in het auteursrecht het geval is. Beschermd is krachtens de BTMW het voortbrengsel waarin het patroon resp. model belichaamd is. Hieruit kan worden afgeleid dat het overbrengen van een patroon op iets dat men als een geheel ander voorwerp beschouwt geoorloofd is 20 ). Blijft de vraag wanneer er sprake is van het beschermde voorwerp (of één dat daar ondergeschikte verschillen mee vertoont) resp. een ander voorwerp 21 )- Vergelijk de hierboven ten tonele gevoerde bloemenvaas in andere driedimensionale vorm en de koelkast. Moet men wellicht een oplossing zoeken in de (identieke of verschillende) gebruiksfunctie van de voorwerpen, hun (niet-) soortgelijkheid (vgl. het hierna sub 5 te bespreken begrip soortgelijkheid uit het merkenrecht), de termen van de lijst van de classificatie-overeenkomst van Locarno? Of geeft een strikte uitleg van het depot 22 ) de doorslag doordat men kan zeggen: uitsluitend dit voorwerp is afgebeeld en omschreven (bijv. deze bepaalde bloemenvaas met het patroon), dan is ook alleen déze bloemenvaas met het patroon beschermd en niet een andere, gemaakt door een concurrent, in andere driedimensionale vorm, die het ontwikkelde patroon zonder meer overneemt? In het hierna volgende zullen wij wat nader op de opgeworpen vragen trachten in te gaan, waarbij we ervan uitgaan dat de deposant geen meervoudig depot heeft verricht en geen auteursrechtelijke bescherming e.d. geniet (vgl. sub 1). 5. Hoe komt de hiervoor geschetste problematiek naar voren in literatuur en jurisprudentie? In de literatuur pleegt men gemeenlijk te constateren wat wij sub 4 ook hebben vastgesteld dat het modelrecht niet de immateriële schepping beschermt, doch een bepaald voorwerp waarin het model (patroon) is belichaamd 23 ). Meestal volstaat men met de betreffende constatering, zonder nadere beschouwingen tesvijden aan wat onder dat "bepaalde voorwerp" is te begrijpen. Als een uitzondering daarop springt allereerst in het oog de opvatting van Van Dijk 24 ). Uitgaande van de gebruiksfunctie als "grondbeginsel" van de BTMW, meent hij dat in principe de bescherming alleen effect zal sorteren tegen voorwerpen met dezelfde gebruiksfunctie als die van het gedeponeerde model. Of, zoals Van Dijk meent, het in de vorige zin gestelde rechtstreeks uit de M.v.T. op art. 1 BTMW af te leiden is, lijkt ons twijfelachtig. Weliswaar stelt de M.v.T. dat de gebruiksfunctie één der grondbeginselen voor de toepassing van de wet vormt, doch dit is, dunkt ons, geschied om de tegenstelling aan te geven met voorwerpen die louter een decoratieve functie hebben en aldus anders dan de voorwerpen met enig praktisch nut (d.w.z. een 20 ) Men zie echter ook Van Dijk, a.w., p. 61, die dit niet altijd geoorloofd acht. 21 ) Vgl. Gaspar, Ing. Cons. 1975, p. 225 e.v. 22 ) Op zichzelf (nog) een probleem: hoe legt men een depot uit i.h.b. als de afbeelding en het geschrevene verschillen? Men zie hierna sub ) Zie naast de in noot 19 genoemde literatuur ook nog: Molijn, BIE 1975, p. 37: "dat wanneer eenzelfde model op verschillende voortbrengselen wordt aangebracht, er steeds sprake is van verschillende modellen". Vgl. tevens zijn opmerking (p. 37) dat men ook niet het voorstel van de Studiecommissie Industriële Eigendom heeft gevolgd, om bescherming te verlenen aan een serie voortbrengselen indien het model op deze bepaalde met name aangeduide voortbrengselen wordt aangebracht. De in het geding zijnde voortbrengselen zouden dan binnen één klasse van een in te voeren warenclassificatie moeten vallen; zie ook Verkade, WPNR 1975, nr 5289, p. 5: geen bescherming tegen reproduktie van de vormgeving in of op een ander voorwerp. 24 )A.w., p.60, 61. gebruiksfunctie) buiten de bescherming van de wet vallen. Hoe dit echter zij, terecht constateert Van Dijk dat art. 14 lid 1 die gelijke gebruiksfunctie niet expliciet eist. Hij meent dan vervolgens, dat het onder bepaalde omstandigheden een eis van billijkheid is, dat ook nabootsing van voorwerpen met een afwijkende gebruiksfunctie verboden kan worden. Een tweede uitzondering treffen wij aan bij Braun- Evrard 25 ), die enkele pagina's wijden aan hetgeen wij hiervoor soortgelijkheid genoemd hebben en aan de Overeenkomst van Locarno. Vergelijk in dit verband het merkenrecht, alwaar verzet mogelijk is door de merkhouder bij gebruik van het teken voor soortgelijke waren (art. 13 A lid 1 sub 1 BMW). Of en in hoeverre soortgelijkheid van waren (wat men daar ook onder mag verstaan 26 )) betekenis heeft bij het bepalen van de beschermingsomvang van het modellenrecht is volgens deze auteurs niet duidelijk. Zij willen blijkbaar een en ander aan de jurisprudentie overlaten 27 ). Wel zal men o.i. zoals ook Braun-Evrard terecht doen 28 ) moeten concluderen dat in verband met de beschermingsomvang van het modellenrecht aan de hiervoor ter sprake gebrachte Overeenkomst van Locarno (m.b.t. de waren classificatie) slechts administratieve betekenis toekomt. De rechter zal door deze classificatie niet gebonden zijn. De opvatting van Van Dijk 29 ) dat de begripsopvatting van de Administratie de door de wet gewilde grenzen stelt aan de bevoegdheid van de rechter de beschermingsomvang te bepalen lijkt ons dan ook minder juist. Iets anders is dat de rechter doorgaans wel van de in het depot gebruikte classificatie zal uitgaan. Werpen wij thans een blik op de hier te lande nog schaarse jurisprudentie. In de eerste plaats is interessant de uitspraak van het Hof te Arnhem d.d. 19 dec. 1977, BIE 1981, nr 62 (stadion-lichtmasten en lampenrekken). Het ging in dit geval om beweerde inbreuk op het model van een mastconstructie en het model van een drager voor enige verlichtingsarmaturen. Bescherming werd door het Hof gerelateerd aan het concrete gedeponeerde model. Het overwoog namelijk: "dat appeëante heeft aangevoerd dat zij haar produkten aanpast aan de lokale situatie en de wens der opdrachtgevers, maar zij daardoor haar gedeponeerde model niet ondergraaft en geen rechten prijs geeft, omdat het principe dat aan het model ten grondslag ligt onaangetast blijft"; in feite zo zou men wellicht kunnen zeggen wordt hier door appellant verdedigd dat óók bescherming toekomt aan afwijkende voorwerpen die echter wel als soortgelijk of als voorwerpen met identieke gebruiksfunctie zullen kunnen worden gekenschetst. Het Hof vervolgt dan: "dat appellante evenwel, naar het Hof voorshands van mening is, daarbij over het hoofd ziet dat zij zowel van de mast als van het rek één concreet model heeft gedeponeerd en dat door de Eenvormige Wet alleen het nieuwe uiterlijk van een voortbrengsel dat een gebruiksfunctie heeft wordt beschermd, doch niet een daaraan ten grondslag liggend principe". Een volgende interessant lijkende uitspraak is Hof 25 ) A.w., p ) Het is in het merkenrecht een zeer onduidelijk en naar allerlei criteria beoordeeld begrip: vgl. Van Oven/Bruining-Volmer, a.w., p. 412; Drucker-Bodenhausen-Wichers Hoeth, a.w., p ) Men zie ook nog Van Dijk, a.w., p ) Zie hun overtuigende argumentatie op p. 73, vgl. ookp ) A.w., p. 61. Van Dijk gaat voorzichtig formulerend - uit van de gedachte dat het oordeel over de modellenrechtelijke beschermingsomvang kan worden beihvloed door de modellenclassificatie. Ook Braun- Evrard, a.w., p. 73, nemen overigens aan dat de classificatie eventueel (voor de rechter geheel vrijblijvend) een rol zou kunnen spelen.

7 16 januari 1984 Bijblad Industriële Eigendom, nr 1 7 Den Bosch 12 dec. 1918,NJ '80, 457, BIE 1982, nr 14 (knoopgaren). Dit geval betrof onder meer de vraag hoe men het depot moet uitleggen waarop de bescherming wordt gebaseerd. I.c. weken de afbeeldingen (in hoofdzaak verpakt knoopgaren) af van de aanduiding (vermelding) van het voortbrengsel (nl. als verpakking voor knoopgaren) krachtens art. 1 lid 6 Uitvoeringsreglement 30 ). De president (Rb. Den Bosch 2 mei 1978) had in eerste instantie geoordeeld: "dat immers door deze afbeeldingen geen uitbreiding kan worden gegeven aan het (de) in het depot vermelde voortbrengsel(s) waarvoor de bescherming van voormelde wet wordt ingeroepen in casu "verpakking voor knoopgaren" waarbij opmerking verdient dat ook uit de op het bewijs van inschrijving voorkomende aanduiding "kl 9", onder welke klasse volgens de Overeenkomst van Locarno "verpakkingsmiddelen en houders" vallen, voortvloeit dat het onderhavige depot uitsluitend op de verpakking zelf en niet op "verpakt knoopgaren" betrekking heeft". Het Hof echter achtte de concrete afbeelding (nl. volgens het Hof: verpakt knoopgaren) voor de beschermingsomvang beslissend: "immers dat deze vermelding..., tot strekking heeft de gebruiksfunctie van het voortbrengsel van andere gebruiksfuncties te onderscheiden hetwelk zij op duidelijke wijze doet doch niet er toe dwingt bescherming te verlenen voor iets anders dan het uit de fotografische afbeelding blijkend nieuwe uiterlijk van het betreffend voortbrengsel"; "dat ook de indeling in klasse 9... onderklasse van de internationale classificatie bedoeld in de Overeenkomst van Locarno daargelaten of deze enige andere dan administratieve betekenis heeft niet onverenigbaar is met de beschermingsomvang, welke als voormeld beoogd wordt". Een soortgelijke situatie deed zich voor in het geval, berecht door het Hof te Arnhem op 7 dec. 1981, NJ '83,91, BIE 1983, nr 15 (prijskaarthouder). Ook hier week de volgens het Uitvoeringsreglement verplichte vermelding van het voortbrengsel (nl. als haak voor het ophangen van een voorwerp aan een stang of dergelijke) af van de gedeponeerde tekeningen van het model (nl. van een prijskaarthouder). Bovendien bleek, althans voor het Hof, de wettelijk niet verplichte omschrijving van de kenmerkende eigenschappen (krachtens art. 8 lid 1 BTMW) onduidelijk. De president (Rb. Arnhem 1 april 1981) had als oordeel gegeven: "Het uitsluitend recht op grond van een depot wordt niet bepaald door de benaming (omschrijving) van het gedeponeerde voortbrengsel, maar door de afbeelding van het uiterlijk ervan. Het onderhavige depot omvat verschillende afbeeldingen van de gehele prijskaarthouder, zodat er van uitgegaan moet worden, dat het model van een houder is gedeponeerd." (r.o. 5). In r.o. 6 wordt dan o.a. nog opgemerkt: "Art. 8 BTMW opent de mogelijkheid voor een zodanige beschrijving van de kenmerkende eigenschappen, ofschoon dit voor de beschermingsomvang niet doorslaggevend geacht moet worden." Het Hof achtte het depot van de afbeelding van het uiterlijk van het voortbrengsel beslissend, doordat inhoudelijk het depot daardoor bepaald wordt. En wel beslissend niet alleen voor de uiterlijke vorm doch bovendien voor de vraag om welk beschermd voorwerp het precies ging (nl. een prijskaarthouder). 30 ) Art. 1 lid 6 luidt: Het voortbrengsel, waarin de tekening of het model is of wordt belichaamd, moet nauwkeurig worden aangegeven en bij voorkeur met gebruikmaking van de bewoordingen van de alfabetische lijst van de internationale classificatie, bedoeld in de Overeenkomst van Locarno van 8 oktober 1968 tot instelling van een internationale classificatie voor tekeningen en modellen van nijverheid. 31 ) Vgl. Gotzen, T.v.P. 1979, p Welke conclusie valt er nu uit deze jurisprudentie te trekken? Het valt op dat het, om problemen te vermijden, zeer belangrijk is dat men zorgvuldig deponeert, d.w.z. zich goed realiseert waar nu precies een exclusief recht voor gevraagd wordt en dat de omvang van de bescherming van het concreet gedeponeerde model afhankelijk is 31 ). Men lette zowel nauwkeurig op de afbeelding als op het geschrevene en controlere vooral of dit met elkaar overeenstemt. Beschermd wordt dat wat gedeponeerd is en voor de vraag wat precies gedeponeerd is, is de concrete afbeelding van een bepaald voorwerp essentieel, waarbij de afbeelding niet alleen beslissend is voor het antwoord op de vraag hoe hef voorwerp er uitziet, doch óók om welk voorwerp het gaat. Noch de aanduiding van het voorwerp (determinatie d.m.v. zijn gebruiksfunctie, vgl. hierna sub 6) krachtens art. 1 lid 6 Uitvoeringsreglement noch de classificatie is van doorslaggevende betekenis en evenmin de beschrijving van de kenmerkende eigenschappen. Terecht is, dunkt ons, de afbeelding beslissend omdat het visuele aanschouwen voor derden die op de publikatie moeten (kunnen) afgaan het meest doeltreffend is (vgl. ook hierna sub 6). Eerst na het aldus uitleggen van het depot komt de rechter toe aan de vraag of de inbreukmaker het gedetermineerde, beschermde voorwerp namaakt, althans een voorwerp produceert dat daarmee slechts ondergeschikte verschillen vertoont 32 ). 6. In het hetgeen hiervoor aan de orde is gekomen, zijn enige woorden gewijd aan de (eventuele) relevantie van de begrippen soortgelijkheid en gebruiksfunctie. Het zonder meer hanteren van het begrip soortgelijkheid lijkt ons in dit verband niet geheel adequaat. Het is een term die, zoals gezegd, in het merkenrecht voorkomt en aldaar gehanteerd wordt met het oog op de veronderstelling dat bij soortgelijkheid het publiek de produkten, wat hun herkomst betreft, met elkaar in verband bre^igt 33 ). Wanneer er sprake is van soortgelijkheid is onduidelijk, de meningen zijn verdeeld. Bovendien is niet goed in te zien hoe de hierboven genoemde, aan de eis der soortgelijkheid ten grondslag liggende gedachte opgeld zou kunnen doen in het modellenrecht, waar het om de (aantrekkelijke) vormgeving van voorwerpen gaat. Interessant is echter dat in de merkenjurisprudentie wel wordt aangenomen dat er sprake is van soortgelijkheid indien de waren hetzelfde gebruiksdoel hebben, dus dezelfde gebruiksfunctie 34 ). Daarmee zouden wij ineens aangeland zijn bij het begrip gebruiksfunctie en bij de vraag naar de betekenis voor de onderhavige modellenproblematiek van het hanteren van dit begrip. Er zij echter nogmaals op gewezen dat het aannemelijk is dat het in het modellenrecht niet gaat om de gebruiksfunctie als criterium voor soortgelijkheid en de daarachter liggende gedachte; doch de vraag blijft in hoeverre het begrip gebruiksfunctie anderszins in de BTMW van belang is bij de beschermingsomvang. Nu lijkt het ons zo te zijn dat dit begrip een rol speelt bij het determi- 32 ) Vgl. verder ook Molijn, BIE 1975, p. 38, alwaar deze er op wijst dat in een inbreukprocedure het beschermde voortbrengsel niet in natura aanwezig zal zijn, omdat de rechthebbende ageert o.g.v. het depot. Het ten tonele voeren in natura komt echter in de praktijk wel voor (zie bijv. r.o. 1 van de uitspraak van de Arnhemse President, voorafgaande aan het ter sprake gekomen prijskaarthouder-arrest). Daartegen bestaat op zichzelf geen bezwaar, doch bij verschil tussen het voortbrengsel in natura en het depot zal de rechter op het eerste geen acht mogen slaan. 33 ) Drucker-Bodenhausen-Wichers Hoeth, a.w., p. 125; Van Nieuwenhoven Helbach, a.w., p. 163, 164;vgl. ook Braun-Evrard, a.w., p. 72. ) Van Oven/Bruining-Volmer, a.w., p. 412.

8 8 Bijblad Industriële Eigendom, nr 1 16 januari 1984 neren van het inbreukmakende voorwerp, niet omdat de BTMW de gebruiksfunctie in dit verband essentieel zou achten (zie hiervoor sub 5) doch omdat men in feite in het maatschappelijk leven voorwerpen naar een gebruiksfunctie pleegt te determineren, voorwerpen als het ware met hun gebruiksfunctie associeert. En zonder nu te willen beweren dat altijd direkt vaststaat wat precies de gebruiksfunctie van een voorwerp is, zal het criterium gewoonlijk in feite doorslaggevend zijn. Gaat men van dit laatste uit dan kan men vragen: voorwerpen met welke gebruiksfunctie kunnen door de modelhouder worden bestreden? Alléén die met een identieke of ook die met een aanverwante of geheel andere gebruiksfunctie? O.i. zullen dit uitsluitend dïe voorwerpen kunnen zijn, die krachtens determinatie d.m.v. hun gebruiksfunctie als identiek aan het gedeponeerde dienen te worden beschouwd. Is dus bijv. een bepaald model vaatwasmachine gedeponeerd dan zal men uitsluitend tegen een voorwerp kunnen optreden dat óók gedetermineerd via zijn gebruiksfunctie als vaatwasmachine te beschouwen is. Gaat het om een' patroon aangebracht op een bloemenvaas (zie ons voorbeeld sub 4), dan zal eerst vastgesteld moeten worden dat de beweerde inbreukmaker óók een bloemenvaas maakt die het patroon vertoont. Wijkt nu deze laatste bloemenvaas driedimensionaal gezien niet af van de gedeponeerde vaas dan heeft een actie van de rechthebbende o.g.v. art. 14 lid 1 succes; bestaat er wel een afwijking (driedimensionaal gezien en/of qua patroon) dan is er bescherming als de afwijking als ondergeschikt is te beschouwen. Het hier uiteengezette systeem past niet alleen in de opzet van de BTMW (geen bescherming van de immateriële schepping, zie hiervoor sub 4), doch dient bovendien de rechtszekerheid. Zoals wij hiervoor hebben gezien wordt een bepaald concreet voorwerp bij het depot aangegeven, waarbij de afbeelding beslissend is. Welnu, hierop moet men kunnen afgaan en dat geldt zowel voor de deposant zelf als voor derden in het algemeen en een eventuele voorgebruiker (zie hierna sub 7) in het bijzonder. Aanverwante gebruiksfuncties bijvoorbeeld kunnen in een dergelijk systeem niet tegengeworpen worden, nog afgezien van de vraag wat er precies onder het begrip aanverwante gebruiksfunctie moet worden verstaan. Tenslotte lijkt ook de door het Benelux-Bureau voor Tekeningen of Modellen gevolgde praktijk een aanwijzing te vormen voor het beschreven systeem. Uit de toelichtingsnota betreffende enkelvoudige en meervoudige Beneluxdepots blijkt namelijk onder het kopje "Welke formulieren moeten in het enkelvoudig of het meervoudig depot worden gebruikt?" dat een enkelvoudig depot alleen betrekking kan hebben op een voortbrengsel, dat: bestaat uit één element of uit meer elementen, die i.v.m. de gebruiksfunctie van het voortbrengsel onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn; als regel met één benaming (die niet het karakter heeft van een verzamelnaam) wordt aangeduid; in de handel in de regel als eenheid wordt verkocht. Het gaat dus kennelijk om een concreet voorwerp (niet: een categorie voortbrengselen) met één bepaalde gebruiksfunctie, hetgeen een aanwijzing vormt voor de juridische positie van derden die immers in het systeem van de BTMW op de gepubliceerde inschrijvingen van de Benelux-depots redelijkerwijs moeten (kunnen) afgaan. Bescherming en voorgebruik. 7. De conclusie uit het voorgaande heeft ook consequenties voor het zg. recht van voorgebruik. Het zal duidelijk zijn dat als de modelhouder in bepaalde gevallen niet o.g.v. zijn modelrecht kan optreden, er voor die gevallen ook geen behoefte is aan een recht van voorgebruik. Trekt men de grenzen zo eng als wij hebben gedaan dan zal het uitsluitend zinvol zijn een recht van voorgebruik te doen ontstaan als de voorgebruiker het voortbrengsel zoals gedetermineerd door uitleg van het bepaalde depot reeds vervaardigde... etc. (zie art. 17 lid 1 en 2 BTMW). Anders lijkt de situatie echter te worden indien men zou aannemen dat in bepaalde gevallen door de modelhouder ook opgetreden kan worden tegen andere voortbrengselen dan het gedeponeerde. Er ontstaat dan een problematiek die enigszins te vergelijken is met hetgeen aan de orde was in het Koese-arrest (HR 20 juni 1947, NJ '48, 92, BIE'Al, nr 40). Dit arrest handelde weliswaar over octrooirecht, doch de regeling van het voorgebruik aldaar (vgl. art. 32 ROW) lijkt sterk op die van de BTMW. In het arrest kwam o.a. de vraag aan de orde in welke omvang de voorgebruiker het recht van voorgebruik verwerft. Het geval deed zich daar namelijk voor dat het octrooi een hoofdconclusie en een aantal volgconclusies bevatte, volgens welke laatste een aantal uitvoeringsvarianten beschermd werd. De voorgebruiker vervaardigde echter slechts enkele varianten en de vraag was of het recht van voorgebruik ook t.a.v. de overige varianten ontstond. De Hoge Raad besliste: "dat de bevoegdheid van den voorgebruiker om andere vormen van uitvoering aan te wenden dan de oorspronkelijk gebezigde, ook al zijn deze door het octrooi beschermd, echter daar haar grens vindt, waar het betreft door het octrooi beschermde verbeteringen of uitvoeringsvormen, waarin een nieuwe zelfstandige inventieve gedachte is neergelegd, waarmede de voorgebruiker onbekend was; dat toch het recht van voorgebruik slechts het benutten van de uit het voorgebruik gebleken kennis der uitvinding tegenover het verleende octrooi in bescherming neemt." Wellicht is vol te houden dat deze gedachte ook bruikbaar is in het modellenrecht. In die zin namelijk dat daar dan weliswaar niet het "technische" inzicht van de voorgebruiker het punt is waar het op aankomt, doch in de terminologie die wij hiervoor gebruikt hebben het "creatieve" inzicht. Het komt er dan dus op neer dat aangenomen een bepaalde, ruime, beschermingsomvang nagegaan zal moeten worden welke uitvoeringsvormen (belichamingen) van het patroon c.q. model, binnen het kader van die beschermingsomvang, voor de voorgebruiker voor de hand lagen. Dit hoewel vóór de datum van het depot of de datum van het ontstaan van het recht van voorrang slechts (bijvoorbeeld) één bepaald voortbrengsel met het patroon of model werd vervaardigd. Het bepalen van dit "creatieve" inzicht lijkt niet altijd een eenvoudige zaak. De gedachte dringt zich dan ook op dat een nadeel van de erkenning van een ruime beschermingsomvang zou kunnen zijn, dat er een bepaalde onzekerheid ontstaat t.a.v. de positie van de voorgebruiker. Tenzij men uiteraard ook bij een ruime modellenrechtelijke bescherming zou aannemen dat de bescherming van de voorgebruiker zich uitsluitend beperkt tot het in concreto voor de datum van het depot vervaardigde voortbrengsel. Of dit echter t.a.v. de voorgebruiker onder alle omstandigheden redelijk is kan worden betwijfeld. Mogelijk echter zal soms art. 17 lid 2 BTMW de voorgebruiker enig soelaas bieden, bijvoorbeeld ingeval van aanwezigheid van ontwerpen waarbij het patroon of model ook in andere voorwerpen belichaamd is dan de, voor de door art. 17 lid 1 BTMW aangegeven datum, concreet vervaardigde voorwerpen. De uitputting van het modelrecht. 8. Het modelrecht is uitgeput, biedt derhalve de rechthebbende geen bescherming meer tegen de in art. 14 lid 1 genoemde handelingen door derden, indien de voortbrengselen, waarop het modelrecht betrekking heeft, door de modelhouder zelf, door iemand anders met zijn toestemming of door een voorgebruiker in de zin van art. 17 in het Beneluxgebied in het verkeer zijn gebracht. De toelichting bevat over dit onderdeel van art. 14 geen bijzondere opmerkingen. Met name wordt geen

9 16 januari 1984 Bijblad Industriële Eigendom, nr 1 9 aandacht besteed aan de vraag, of en zo ja in hoeverre de regeling op gespannen voet staat met het EEG- Verdrag, in het bijzonder de artt betreffende het vrije verkeer van goederen. Met dienaangaande door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (hierna: Hof) gewezen rechtspraak kon uiteraard chronologisch gezien nog geen rekening gehouden worden. Al met al was tot voor kort niet geheel zeker of art. 14 lid 3 BTMW vanuit EEG-gezichtspunt al dan niet door de beugel zou kunnen, alhoewel er op grond van recente uitspraken van het Hof aanleiding toe was te veronderstellen, dat genoemd artikel onder bepaalde omstandigheden met het EEG-recht in strijd zou zijn. Te denken valt hierbij bijv. aan het arrest Terrapin- Terranova 35 ), waarin het Hof o.a. in heel algemeen luidende bewoordingen overwoog, (r.o. 6), dat "... de gerechtigde tot een in een Lid-Staat wettelijk beschermd recht van industriële en commerciële eigendom zich niet op de wettelijke regeling van die Staat kan beroepen om de invoer van een produkt dat in een andere Lid- Staat door hemzelf of met zijn toestemming rechtmatig in het verkeer is gebracht, te verhinderen...". Sedert 14 september 1982 zullen eventuele overgebleven twijfels wel grotendeels opgehouden hebben te bestaan, gezien het antwoord dat het Hof op die dag gaf op door het Gerechtshof te Den Haag gestelde prejudiciële vragen (vgl. art. 177 EEG-Verdrag) over de verenigbaarheid van enkele BTMW-bepalingen met de artt , vragen, welke gerezen waren naar aanleiding van het geschil tussen Keurkoop B.V. en Nancy KeanGiftsB.V. 36 ). Keurkoop bracht nl. in 1980 handtassen op de Nederlandse markt, waarvoor Nancy Kean Gifts vanaf april 1979 het modelrecht voor de Benelux hield. Waar het ons thans uitsluitend om te doen is, is de tweede prejudiciële vraag, die volgens het Hof (r.o. 21) in wezen het probleem betrof "... of de bepalingen van het Verdrag toelaten dat de houder van een in een Lid- Staat wettelijk beschermd uitsluitend recht op een model zich met een beroep op de wettelijke regeling van die staat verzet tegen de invoer van voortbrengselen met hetzelfde uiterlijk als het gedeponeerde model, die afkomstig zijn uit één der Lid-Staten van de Gemeenschap, waar hun verhandeling geen inbreuk maakt op enig recht van de houder van het uitsluitend recht in de staat van invoer. " Het Hof besliste, na een tamelijk uitvoerige weergave van en herinnering aan zijn eerdere jurisprudentie op dit gebied, dat een modelhouder zich inderdaad tegen dergelijke invoer kan verzetten, op voorwaarde dat de betrokken voortbrengselen "... in het verkeer zijn gebracht zonder toedoen of toestemming van de houder van het recht of van iemand die door banden van economische of juridische afhankelijkheid met hem is verbonden, dat er tussen de betrokken natuurlijke of rechtspersonen geen enkele ondernemersafspraak ter beperking van de mededinging bestaat, en dat tenslotte de onderscheidene rechten van de houders van het modelrecht in verschillende Lid-Staten onafhankelijk van elkaar tot stand zijn gekomen", (r.o. 29). De conclusie ten aanzien van art. 14 lid 3 BTMW moet thans derhalve luiden, dat deze bepaling ingeval van in het verkeer brengen in de EEG door de modelhouder of met diens toestemming te eng geformuleerd 35 )Zaak 119/75, d.d , Jur. 1976, p Vgl. voor een recent overzicht van tot op heden gepubliceerde arresten van het Hof op het hier besproken terrein: Cohen Jehoram in zijn noot onder het IDG- Beele-arrest, AA 1983, p (voetnoot 5). 36 ) Zaak 144/81, BIE 1983, nr 5 met noot Verkade; TVVS 1983, p. 221, korte bespreking door Mok; SEW 1983, p. 418 e.v. met noot Eeckman. is en internationaal gezien alleen nog van betekenis zal kunnen zijn bij invoer van het beschermde produkt in de Benelux vanuit een land, dat geen lid van de EEG is 37 ). 9. Men kan zich echter nog afvragen, of art. 14 lid 3 onverkort van toepassing blijft, indien een voorgebruiker ex art. 17 voortbrengselen, waarop een ander in de Benelux een modelrecht heeft, buiten de Benelux maar in een EEG-Lid-Staat in het verkeer heeft gebracht. Kan dan, met andere woorden, de modelhouder invoer in de Benelux door derden tegenhouden, omdat gezien de tekst van art. 14 lid 3 zijn recht nog niet is uitgeput, óf moet de modelhouder invoer toestaan, omdat de desbetreffende produkten met zijn toestemming in een EEG-Lid-Staat in het verkeer zijn gebracht? Wij gaan er, zolang het Hof hierover geen uitdrukkelijk andersluidende uitspraak heeft gedaan, van uit, dat het eerste het geval is. Gezien het zoeven geciteerde gedeelte uit het arrest Keurkoop-Nancy Kean Gifts immers, kan van een voorgebruiker bezwaarlijk gezegd worden, dat hij door toedoen van de modelhouder of met diens toestemming in het verkeer brengt. Het recht van voorgebruik ontstaat van rechtswege, indien aan de vereisten van art. 17 is voldaan en aan dit recht is geen toedoen of toestemming van de modelhouder om in het verkeer te brengen inherent. Wat precies onder "toedoen" verstaan moet worden, blijft vooralsnog de vraag. De term werd in eenzelfde kontekst door het Hof nog niet eerder gebruikt en kwam in zaak 144/81 min of meer uit de lucht vallen. Naar de eventuele zelfstandige, praktische betekenis, die "toedoen" naast "toestemming" zou kunnen hebben, kan slechts gegist worden. Bij vergelijking van de omschrijving der beide begrippen in Van Dale, Groot woordenboek der Nederlandse taal, 1976, valt op, dat "toedoen" ruimer is en bijvoorbeeld schuld (aan het ontstaan-zijn van een bepaalde situatie) omvat. Wellicht kan hierbij gedacht worden aan een modelhouder A, die een licentiehouder B van beschermde voortbrengselen voorziet, welke B vervolgens in strijd met gemaakte afspraken in bepaalde EEG-Lid-Staten gaat verhandelen 38 ). Naar onze (voorlopige) mening had het Hof bij dit "toedoen" echter niet de voorgebruiker, die ergens in de EEG produkten op de markt brengt, op het oog. Anders ligt de zaak uiteraard, indien één van de andere door het Hof genoemde omstandigheden (banden van economische of juridische afhankelijkheid etc, ook in "Terrapin-Terranova" terug te vinden) zich zou voordoen, zodat van een door art. 85 lid 1 EEG- Verdrag verboden situatie sprake zou zijn. Het zou echter thans te ver voeren hierop nader in te gaan. Slo topm erkingen. 10. Wij hopen dat uit het voorgaande goed naar voren is gekomen dat, hoe men verder ook over de modellenrechtelijke bescherming denkt, een duidelijk depot van essentieel belang is voor alle betrokkenen. Bij een interpretatie van de beschermingsomvang als in 37 ) Zie voor vergelijkbare gevallen op merkenrechtelijk gebied de arresten EMI-CBS (o.a. 51/75, d.d , Jur. 1976, p. 811) en Polydor (zaak 270/80, d.d ,,L4 1982, p. 521 e.v. met noot Schermers). Vgl. tevens Van Dijk, a.w., p Het aldaar sub 2 gestelde lijkt ons onjuist: het door latere bezitters gewijzigde voortbrengsel heeft een nieuwe vorm gekregen, zodat het modelrecht zich er niet over uitstrekt, óf het heeft géén nieuwe vorm gekregen, zodat verdere verhandeling een ieder vrijstaat op grond van art. 14 lid 1 jo. lid ) Vgl. voor een andere suggestie Verkade, BIE 1983, p. 15.

10 10 Bijblad Industriële Eigendom, nr 1 16 januari 1984 het voorgaande onder woorden gebracht, dient men zich in elk geval te realiseren dat wij met opzet van een enkelvoudig depot zijn uitgegaan. De mogelijkheid van bijvoorbeeld een meervoudig depot of een andere vorm van bescherming dan de modellenrechtelijke neemt niet weg dat ook degene die volstaan heeft met een enkelvoudig depot zich van de gevolgen daarvan bewust moet zijn. Leiden, september Jurisprudentie Nr 1. De Hoge Raad der Nederlanden, 21 januari (diazepam) President: Mr H. Drion; Raadsheren: Mrs W. Snijders, S. Royer, A. C. van den Blink en M. J: P. Verburgh. Feiten: Roche vordert op grond van aan haar verleende octrooien voor werkwijzen tot bereiding van de nieuwe stof diazepam in kort geding een verbod tot de verhandeling hier te lande van diazepam door Centrachemie c.s. Centrachemie c.s. voeren als verweer dat de door haar verhandelde diazepam is bereid volgens de werkwijze waarvoor ten name van Specta een Nederlandse octrooiaanvrage openbaar is gemaakt. De President acht het beroep door Centrachemie c.s. op de Spectawerkwijze ter weerlegging van het vermoeden van art. 43, lid 5 Row voldoende en ontzegt aan Roche haar vordering. In appel vernietigt het Hof het vonnis van de President nadat Roche een beschikking van de Aanvraagafdeling van de Octrooiraad heeft overgelegd, waarbij de oppositie van Roche tegen verlening, van octrooi op de Specta-aanvrage gegrond is verklaard. Art. 43, lid 5 Rijksoctrooiwet. H.R.: Tot zijn oordeel, dat Centrachemie c.s. niet op de voet van art. 43 lid 5 Row aannemelijk hebben gemaakt dat de door haar verhandelde diazepam is vervaardigd volgens een andere werkwijze dan die waarvoor aan Roche octrooien zijn verleend, is het Hof gekomen uit overweging dat hetgeen door Centrachemie c.s. in eerste aanleg was aangevoerd en door de President ter weerlegging van het in genoemde wetsbepaling neergelegde vermoeden als genoegzaam was aanvaard, haar nadien uit handen is geslagen door de in 's Hof's arrest vermelde beschikking van de Octrooiraad, Aanvraagafdeling, en dat Centrachemie c.s. - afgezien van hun stelling dat Specta inmiddels van die beschikking in hoger beroep is gekomen - niets anders ter ontzenuwing van dit wettelijk vermoeden hebben aangevoerd. Aldus oordelende heeft het Hof geen rechtsregel geschonden en met name niet blijk gegeven van een onjuiste opvatting van de taak van de rechter, die in kort geding heeft te oordelen over een vordering tot verbod van de inbreuk op een octrooi met betrekking tot een werkwijze. Art. 289 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. H.R.: Het stond het Hof vrij bij de beslissing op de vraag of in de vermelde omstandigheden een voorziening bij voorraad geboden was, voorbij te gaan aan de van de vervaardiger van de door Centrachemie c.s. verhandelde diazepam afkomstige fabricageprotocollen. Hof: Nu het Centra-concern jarenlang zonder ander risico dan een eventuele verplichting tot vergoeding van moeilijk vaststelbare schade, diazepam heeft verhandeld, terwijl gegronde vrees bestaat dat zij daarbij inbreuk op de octrooien van Roche heeft gemaakt en het duidelijk is dat zij bij weigering van de thans door ' Roche gevraagde voorziening, daarmede zal doorgaan, acht het Hof het belang van Roche bij een voorziening in kort geding van zodanige aard dat deze voorziening geboden is. 1. Centrachemie B.V. te Breda, 2. Centrafarmacie B.V. te Breda, en 3. Adriaan de Peijper te Rijsbergen, eisers tot cassatie, advocaat Mr E. Korthals Altes, tegen F. Hoffmann-La Roche & Co. A.G. te Bazel, Zwitserland, verweerster in cassatie, advocaat Jhr Mr J. A. Stoop. a) President Arrondissementsrechtbank te Breda, tussenvonnis, 12 september 1980 (Mr B. Pronk). Ten aanzien van het recht: Overwegende dat het gestelde in het 1ste tot en met het 11e "aangezien" der dagvaarding als door gedaagden [Centrachemie, Red. ] erkend, ten processe vaststaat; O. dat gedaagden bij monde van R. L. W. Veldman, technisch directeur van gedaagde sub 1, hebben erkend, dat gedaagde sub 1 tot begin juni 1980 de nog aanwezige diazepam van Centrafarm in het verkeer heeft gebracht alvorens naar zij stellen over te gaan op het verwerken en in het verkeer brengen van diazepam, bereid volgens een van die van eiseres afwijkende methode ontwikkeld door Specta, Speciaal Chemicaliën Industrie Ter Apel B.V. te Ter Apel, omschreven in de openbaar gemaakte Nederlandse octrooi-aanvraag van Specta nr welke gedaagde sub 1 zou betrekken van een licentiehouder van Specta, Ravensberg GmbH te Konstantz, West-Duitsland; O. dat Wij, alvorens in te gaan op de overige stellingen van partijen, nader geïnformeerd dienen te worden omtrent de door eiseres betwiste mogelijkheid voor gedaagde sub 1 om die "Specta-diazepam" te importeren, mede gelet op de door gedaagden in het geding gebrachte licentie-overeenkomst gesloten tussen Specta en Ravensberg, welke de clausule inhoudt, dat Ravensberg de krachtens die licentie vervaardigde diazepam niet naar de Benelux mag exporteren en een door gedaagden in het geding gebracht "Lieferungsvertrag" d.d. 23 juni 1980, gesloten tussen Ravensberg en Centrafarm GmbH te Bentheim, Bondsrepubliek Duitsland, dat eveneens een verbod tot uitvoer naar de Beneluxlanden inhoudt; O. dat Wij te dien einde gedaagden in voege als na te melden zullen toelaten te bewijzen, dat zij, althans gedaagde sub 1, diazepam, bereid volgens de Specta-methode importeren, waarbij zij aangetekend, dat het wenselijk voorkomt dat gedaagden daarbij ook een of meer getuige(n) voorbrengen, afkomstig uit de kringen van Specta B.V.; Rechtdoende in Naam der Koningin: In kort geding: Laten gedaagden toe te bewijzen feiten en omstandigheden, waaruit blijkt dat zij, althans gedaagde sub 1, diazepam bereid volgens de methode als omschreven in de openbaar gemaakte Nederlandse

11 16 januari 1984 Bijblad Industriële Eigendom, nr 1 11 octrooi-aanvraag van Specta B.V. nr in Nederland importeren; Bepalen dat gedaagden daartoe getuigen zullen kunnen doen horen ter terechtzitting in kort geding, te houden op donderdag 2 oktober 1980 te 9.30 uur in één der lokalen van het Gerechtsgebouw aan de Kloosterlaan 46 te Breda; Houden iedere verdere beslissing aan; enz. b) President Arrondissementsrechtbank te Breda, eindvonnis, 29 oktober Ten aanzien van het recht: Overwegende dat Wij geheel volharden bij hetgeen Wij te dien aanzien in het hiervoren vermelde tussenvonnis hebben overwogen; O. dat Wij, gelet op de verklaringen ter terechtzitting afgelegd door (...) Doppstaedt en Steenbergen, en gelet op een door gedaagden in het geding gebrachte schriftelijke verklaring van haar accountant drs G. J. Derksen r.a. te 's-gravenhage, in onderling verband beschouwd, van oordeel zijn, dat gedaagden voldoende aannemelijk hebben gemaakt, dat Ravensberg GmbH in Duitsland diazepam vervaardigt volgens de methode omschreven in de openbaar gemaakte Nederlandse Octrooiaanvraag nr van Specta, Speciaal- Chemicaliën Industrie Ter Apel B.V. en dat Ravensberg de volgens die methode bereide diazepam sedert april 1980 daadwerkelijk levert aan één of meer besloten vennootschappen van de Centra-groep, waartoe ook gedaagden sub 1 en 2 behoren; O. dat Wij, gelet op de eindbeslissing van de Afdeling van Beroep van de Octrooiraad d.d. 22 oktober 1979, waarbij tot openbaarmaking van de Nederlandse octrooiaanvraag van Specta is besloten, voorshands van oordeel zijn, dat zolang het tegendeel niet is komen vast te staan moet worden aangenomen, dat de Specta bereidingswijze een nieuwe vinding is die geen inbreuk maakt op de ten processe bedoelde octrooien van eiseres; O. dat het vorenstaande meebrengt, dat gedaagde sub 1 naar Ons voorlopig oordeel geen inbreuk maakt op de octrooien van eiseres door diazepam, bereid volgens de Specta methode te verwerken en in het verkeer te brengen, en dat de gedaagden sub 2 en 3 niet onrechtmatig jegens eiseres handelen door zulks mogelijk te maken of te bevorderen; O. dat dit naar Ons voorlopig oordeel niet anders is nu een zuster-maatschappij van de gedaagden sub 1 en 2, Centrafarm B.V., bij vonnis van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam op straffe van dwangsommen is verboden inbreuk te maken op de ten processe bedoelde octrooien van eiseres, daar het naar Ons voorlopig oordeel de Centragroep niet euvel kan worden geduid dat zij, gelet op de naar Ons voorlopig oordeel onterechte stellingname van eiseres ten aanzien van de volgens de Specta-methode vervaardigde diazepam, het verwerken en verhandelen daarvan niet door Centrafarm B.V. doen plaatsvinden, doch door gedaagde sub 1, mede gelet op het feit dat, naar ter terechtzitting is gebleken, de naar Wij verstaan goedkopere Specta-diazepam ook door een concurrerend bedrijf, vooralsnog ongehinderd door het risico van het verbeuren van dwangsommen, in Nederland op de markt wordt gebracht; O. dat Wij geen termen aanwezig achten om in het kader van dit kort geding in te gaan op het door eiseres subsidiair ingenomen standpunt, dat de Spectabereidingswijze van haar octrooien afhankelijk is, daar het naar Ons voorlopig oordeel op de weg van eiseres ligt om in eerste instantie Specta hier over aan te spreken, terwijl het in de rede ligt aan te nemen dat, indien dit standpunt van eiseres juist zal blijken te zijn, de oplossing zal kunnen worden gevonden in een dwanglicentie als bedoeld in artikel 34 van de Rijksoctrooiwet en eventueel schadevergoeding; O. tenslotte, dat Wij in de enkele omstandigheid dat gedaagde sub 1, gelijk in het tussenvonnis van 12 september 1980 overwogen, bij Centrafarm B.V. nog aanwezige diazepam tot begin juni 1980 in het verkeer heeft gebracht, die naar stelling van gedaagden afkomstig is van de Italiaanse vennootschap S.I.R.S., geen reden voor toewijzing van de vordering van eiseres zien, nu naar Ons voorlopig oordeel aannemelijk is gemaakt dat nadien uitsluitend Specta-diazepam is ingekocht en verwerkt; 0. dat Wij, gelet op al het vorenstaande, de vorderingen van eiseres zullen ontzeggen, met veroordeling van eiseres als in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het geding; Rechtdoende in Naam der Koningin: In kort geding: Ontzeggen aan eiseres haar vorderingen; Veroordelen eiseres in de kosten van het geding, aan de zijde van gedaagden gevallen en tot op heden begroot op f 3000, ; enz. c) Gerechtshof te 's-hertogenbosch, Vierde Kamer, 7 oktober 1981 (Mrs F. M. J. Jansen, J. C. van Hasselt en L. M. M. Nijst). Ten aanzien van het recht: 1. Overwegende dat Roche tegen het tussenvonnis van de President van 12 september 1980 geen grieven heeft aangevoerd, zodat zij in haar appel tegen dat vonnis niet ontvankelijk is; 2. O. dat Roche een verbod tot inbreuk door Centrachemie c.s. op de ten processe bedoelde aan Roche toebehorende Nederlandse octrooien vordert, onder meer op navolgende gronden: a. Roche is houdster en rechthebbende op de ten processe bedoelde Nederlandse octrooien haar verleend voor werkwijzen voor de bereiding van een nieuw voortbrengsel namelijk farmacologisch werkzame 1,4 benzodiazepine-derivaten, waartoe behoort een verbinding bekend onder de naam diazepam. b. Centrachemie verhandelt in Nederland diazepam, Directie Maatschappij is enig directrice van Centrachemie en bepaalt als zodanig direkt en zelfstandig het beleid van Centrachemie, De Peijper bepaalt het beleid van Directie Maatschappij en aldus ook van Centrachemie. c. Ingevolge artikel 43 lid 5 der Rijksoctrooiwet wordt vermoed, dat het door Centrachemie verhandeld diazepam volgens de geoctrooieerde werkwijze(n) is vervaardigd, zodat Centrachemie de octrooien van Roche schendt en ook Directie Maatschappij en De Peijper tegenover Roche onrechtmatig handelen; 3. O. dat Centrachemie c.s. het verhandelen in Nederland van diazepam erkennen, doch zij zich er op beroepen, dat het betrokken voortbrengsel wordt vervaardigd volgens een werkwijze, waarvoor door Specta, Speciaal-Chemicaliè'n Industrie Ter Apel B.V. te Ter Apel hierna aan te duiden als Specta octrooi is aangevraagd en welke werkwijze verschilt van die van Roche, zodat daarbij de octrooien van Roche niet worden geschonden; 4. O. dat Centrachemie c.s, ten bewijze van haar laatstgenoemde stelling zich er op beroepen, dat de Octrooiraad, Afdeling van Beroep, bij beschikking van 22 oktober 1979 had besloten tot openbaarmaking van de aanvrage van Specta, waaruit bleek, dat de Octrooiraad die werkwijze octrooieerbaar achtte en dus verschillend van die van Roche; 5. O. dat de President dit verweer van Centrachemie c.s. juist heeft bevonden, het vermoeden van artikel 43 lid 5 der Rijksoctrooiwet daardoor weerlegd heeft geacht en de vordering van Roche heeft ontzegd; 6.O. dat Roche bij akte bij pleidooi in hoger beroep

12 12 Bijblad Industriële Eigendom, nr 1 16 januari 1984 heeft overgelegd een beschikking van de Octrooiraad, aanvraagaf deling, van 22 juni 1981, waarbij de oppositie van Roche tegen de octrooiaanvrage van Specta gegrond werd verklaard en octrooiverlening werd geweigerd; 7. O. dat Centrachemie c.s. weliswaar hebben overgelegd een memorie van grieven van Specta, waaruit blijkt, dat Specta van voornoemde beschikking van de aanvraagaf deling in beroep is gegaan, doch dit niet wegneemt, dat thans aan de beschikking,tot openbaarmaking geen tegenbewijs tegen het wettelijk vermoeden van artikel 43 lid 5 der Rijksoctrooiwet kan worden ontleend; 8. O. dat Centrachemie c.s. ook niet op enig andere wijze voormeld tegenbewijs hebben geleverd, zodat voormeld wettelijk vermoeden niet is ontzenuwd; 9. O. dat, wat betreft de belangen van partijen met betrekking tot de gevraagde voorziening in kort geding, het Hof in aanmerking neemt: A. Roche heeft reeds bij exploit van 25 april 1975 tegen Centrafarm een B.V., die tot'hetzelfde concern behoort als Centrachemie, in hetzelfde gebouw is gehuisvest als Centrachemie en die, naar bij pleidooien voor het Hof kwam vast te staan, eveneens als directrice heeft Directie Maatschappij, gedagvaard terzake inbreuk op de ten processe bedoelde octrooien door het verhandelen van diazepam. B. Nadat de Rechtbank te Rotterdam aan Centrafarm in voormelde procedure bij vonnis van 28 april 1980 een verbod tot octrooiinbreuk had opgelegd, heeft Centrafarm de verhandeling van diazepam gestaakt, doch haar afnemers bericht gezonden, dat zij voortaan diazepam van Centrachemie konden betrekken, terwijl daarna Centrachemie dit diazepam is gaan leveren, zodat in feite aan de bestaande situatie niets veranderde en het Centra-concern diazepam bleef verhandelen. 10. O. dat, nu het Centra-concern jarenlangxzonder ander risico dan een eventuele verplichting tot vergoeding van moeilijk vaststelbare schade diazepam heeft verhandeld, terwijl gegronde vrees bestaat, dat zij daarbij inbreuk op de octrooien van Roche heeft gemaakt en het duidelijk is dat zij bij weigering van de thans door Roche gevraagde voorziening daarmede zal doorgaan, het Hof het belang van Roche bij een voorziening in kort geding als gevorderd van zodanige aard acht, dat deze voorziening geboden is; voorts, dat ook het tegen Directie Maatschappij en De Peijper gevorderde voor toewijzing vatbaar is, gezien de bovenaangehaalde voorgeschiedenis, waarbij het Hof nog in aanmerking neemt, dat De Peijper ter gelegenheid van de pleidooien heeft erkend persoonlijk te hebben gehandeld bij de ten processe bedoelde beslissingen tot verhandelen van diazepam; dat derhalve grieven I, II en V gegrond zijn, het bestreden eindvonnis behoort te worden vernietigd en de vordering van Roche voor toewijzing vatbaar is; dat deze beslissing meebrengt, dat Roche geen belang heeft bij beoordeling van grieven III en IV, zodat deze buiten behandeling kunnen blijven; dat Centrachemie c.s. als in het ongeüjk gesteld, in de kosten van eerste aanleg en van hoger beroep behoren te worden veroordeeld; Rechtdoende in naam der Koningin: Verklaart appellante niet-ontvankelijk in haar beroep tegen het tussenvonnis van de President der Arrondissementsrechtbank te Breda van 12 september Vernietigt het eindvonnis van 29 oktober 1980 en opnieuw rechtdoende: 1. Verbiedt aan ieder der geïntimeerden om, nadat 8 dagen na betekening van het onderhavig arrest zullen zijn verstreken, inbreuk te plegen op een of meer der Nederlandse octrooien , , en of dergelijke inbreuk door een derde te doen of laten plegen. 2. Veroordeelt ieder van geïntimeerden tot betaling aan appellante ten titel van dwangsom van een bedrag groot f , (...) voor ieder gram werkzame stof ten aanzien waarvan het aan de betrokken geïntimeerde opgelegde verbod mocht worden overtreden. Verklaart dit arrest tot zoverre uitvoerbaar bij voorraad. Veroordeelt geïntimeerden in de kosten van eerste aanleg en die van hoger beroep. Begroot deze kosten aan zijde van appellante voor wat betreft de eerste aanleg op f ,30, waarvan f , salaris, en wat betreft het hoger beroep tot aan de uitspraak op f ,50, waarvan f , salaris. Enz. d) Middel van cassatie. Schending van het recht en verzuim van vormen, waarvan de niet-inachtneming nietigheid mede brengt, doordien het Hof op de in het arrest vermelde en hier als herhaald en overgenomen te beschouwen gronden het vonnis van de President van de Arrondissementsrechtbank te Breda heeft vernietigd en opnieuw rechtdoende, de vorderingen van Hoffmann-La Roche heeft toegewezen in voege als in het dictum van het arrest is omschreven, zulks ten onrechte om de navolgende, in onderling verband en samenhang te beschouwen redenen: In rechtsoverweging 3 van zijn arrest heeft het Hof overwogen, dat Centrachemie c.s. het verhandelen in Nederland van Diazepam erkennen doch zij zich erop beroepen dat het betrokken voortbrengsel wordt vervaardigd volgens een werkwijze, waardoor door Specta, Speciaal-Chemicaliën Industrie Ter Apel B.V. te Ter Apel hierna aan te duiden als Specta octrooi is aangevraagd en welke werkwijze verschilt van die van Roche, zodat daarbij de octrooien van Roche niet worden geschonden. Vervolgens overweegt het Hof in rechtsoverweging 4 t/m 7 van zijn arrest, dat Centrachemie c.s. ten bewijze van haar laatstgenoemde stelling zich hebben beroepen op een beschikking van de Octrooiraad, Afdeling van Beroep, van 22 oktober 1979 tot openbaarmaking van de octrooiaanvrage van Specta, dat de President dit verweer van Centrachemie c.s. juist heeft bevonden en daardoor het vermoeden van art. 43 lid 5 der Rijksoctrooiwet weerlegd heeft geacht, dat de Octrooiraad, Aanvraagafdeling, evenwel bij beschikking van 22 juni 1981 de oppositie van Roche tegen de octrooiaanvrage van Specta gegrond heeft verklaard en octrooi-verlening heeft geweigerd, waardoor gelijk het Hof in r.o.v. 7 slot overweegt thans aan de beschikking tot openbaarmaking geen tegenbewijs tegen het wettelijk vermoeden van art. 43 lid 5 der Rijksoctrooiwet kan worden ontleend. Tenslotte overweegt het Hof in r.o.v. 8 van zijn arrest, dat Centrachemie c.s. ook niet op enige andere wijze voormeld tegenbewijs hebben geleverd, zodat voormeld wettelijk vermoeden niet is ontzenuwd. Deze beslissing alsmede het slot van r.o.v. 7 van 's Hofs arrest is rechtens onjuist althans onbegrijpelijk en niet naar de eis der wet met redenen omkleed. Vooreerst spreekt het Hof zowel in r.o.v. 7 slot als in r.o.v. 8 ten onrechte over het ontlenen respectievelijk leveren van "tegenbewijs" tegen het wettelijk vermoeden als bedoeld in art. 43 lid 5 der Rijksoctrooiwet, aangezien ingevolge voormeld artikel voor weerlegging van het daarin vervatte wettelijke vermoeden voldoende is dat de gedaagde aannemelijk maakt dat het betrokken voortbrengsel niet volgens de geoctrooieerde werkwijze is vervaardigd. Voorts is de beslissing van het Hof in r.o.v. 8 rechtens onjuist, onbegrijpelijk en in ieder geval niet naar de eis der wet met redenen omkleed omdat Centrachemie c.s.

13 16 januari 1984 Bijblad Industriële Eigendom, nr 1 13 ter staving van hun stelling dat de werkwijze van Specta verschilt van die van Roche zodat daarbij de octrooien van Roche niet worden geschonden, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep hebben overgelegd een fabricage-protocol ("Produktions-Bericht") van Ravensberg GmbH, de producent van de door hun verhandelde Diazepam, uit welk fabricageprotocol volgt althans kan volgen dat de door Centrachemie c.s. verhandelde en volgens de z.g. Specta-methode bereide Diazepam is vervaardigd volgens een werkwijze welke verschilt van die van Roche, terwijl de rechter zelfstandig desgeraden na voorlichting door deskundigen zal moeten vaststellen of de werkwijze van Ravensberg al dan niet inbreuk maakt op de octrooien van Roche. Door te overwegen dat Centrachemie c.s. ook niet op enig(e) andere wijze voormeld "tegenbewijs" hebben geleverd en door vorenbedoeld fabricage-protocol niet in zijn onderzoek en oordeelsvorming te betrekken heeft het Hof een rechtens onjuiste en onbegrijpelijke beslissing gegeven en in ieder geval zijn wettelijke motiveringsplicht verzaakt. Enz. e) Conclusie van de Advocaat-Generaal Mr Th. B. ten Kate. (Post alia) Ik heb het cassatiemiddel in de onderdelen a-e verdeeld. Onderdeel a houdt een inleiding in, die op p. 3 van de cassatiedagvaarding op de een na laatste alinea eindigt. Dit onderdeel behoeft verder geen bespreking. Onderdeel b, de klacht in de op een na laatste alinea van genoemde p. 3, bevat een generale klacht, die vervolgens uitgewerkt wordt en geen afzonderlijke bespreking behoeft. Onderdeel c, de klacht in de laatste alinea op p. 3, is de eerste uitwerking. Onderdeel d, waarheen ik reeds als de kern verwees, is de eerste alinea op p. 4 (wederom genummerd p. 3), waarna in de tweede alinea onderdeel e volgt. Ik meen evenwel dat deze hoofdklacht in onderdeel d geen doel treft. In zijn arrest stelt het Hof slechts vast dat uit het voorhanden materiaal geen tegenbewijs over welke term onderdeel c tegen het wettelijk vermoeden van art. 43, lid 5 R.O.W. volgt. De enige directe aanhaking in die zin, liggende in de beschikking van 22 oktober 1979 van de Afdeling van Beroep van de Octrooiraad, was door het slagen van de oppositie van Roche bij de beschikking van 22 juni 1981 vervallen. Het Hof doet dit uitdrukkelijk blijken met de term "thans" in r.o. 7, in welk verband het Hof ook tevoren zegt dat het feit van het beroep van Specta tegen de laatstbedoelde beschikking daaraan niet afdoet. Bij de stand van het geding ten tijde van zijn beslissing achtte het Hof derhalve vooralsnog het wettelijke vermoeden van art. 43, lid 5 R.O.W. niet weerlegd. Daarop gaat het Hof niet over tot een onderzoek als voormeld. Het Hof onderzoekt, of er redenen zijn in de aldus bestaande onzekere toestand ordenende maatregelen in kort geding te treffen als gevorderd. Het Hof komt daarom tot een belangenafweging. Men zie r.o. 9, 10 en 11. Het Hof onderstreept dit door niet uit te gaan van een voorshands vaststaande octrooiinbreuk doch door in de op dit punt op het ogenblik van beslissen bestaande onzekerheid in de zin als voormeld op grond van de voorgeschiedenis als uitgangspunt te nemen (in r.o. 10) dat "gegronde vrees" bestaat van inbreuk op de octrooien van Roche. Dit is een op zichzelf niet onbegrijpelijke gedachtengang, die het Hof in kort geding toekomt. Deze is ook geen inzet in cassatie. Het Hof heeft in dit geval en in voormelde situatie bij alle bestaande verschillen en gedingen, over hier bestaande inbreuk of niet, dit kort geding niet de juiste plaats geacht om tot een beslissend materieel onderzoek naar de inbreukvraag te komen. Een beslissing op de door Roche in haar octrooirechten gevraagde bescherming zou daardoor mede in het licht van de voorgeschiedenis te lang worden uitgesteld (vgl. r.o. 10). Een oordeel ten principale kan ook niet in kort geding verkregen worden. In enkele andere hangende of juist gestarte hoofdgedingen is deze vraag aan de orde. Van de beslissing daarop zal de uiteindelijke verhouding tussen partijen afhangen. Een oordeel als voormeld komt het Hof in dit kort geding toe en is niet onbegrijpelijk. Het behoefde geen nadere motivering. Vgl. HR 15 maart 1968, N.J no 228; en ook HR 3 januari 1975, N.J no 205 (W.L.H, en L.W.H.), B.I.E nr 48, p Vgl. ook HR 21 april 1978, N.J no 194 (W.H.H.), B.I.E nr 40, p. 212 met gegevens in noot en conclusie. Als gezegd, het is ook geen inzet in cassatie. Onderdeel d kan bij deze opzet van het arrest niet slagen. Ook onderdeel c faalt. Uit het gebruik van woorden als "ten bewijze waarvan" of "tegenbewijs" in een kort geding bovendien, waarin de gewone bewijsregels niet gelden blijkt in het geheel niet wat het Hof daartoe onvoldoende oordeelt. Het feit dat het Hof in r.o. 7 mede in dat verband verwijst naar art. 43, lid 5 R.O.W., maakt integendeel aannemelijk dat het Hof deze term in de zin van dat artikel gebezigd heeft, nl. "tenzij het tegendeel aannemelijk wordt gemaakt". Vgl. over dit begrip als nuancering van "bewijs" met verdere gegevens: VV, Zitting Tweede Kamer , stuk nr 1, p. 13 onderaan; M.v.A., Zitting Tweede Kamer , p. 9 l.k. onder art. 4; Moorrees, "Het Octrooirecht" I (1912), p. 16 resp. p. 25; Drucker-Bodenhausen-Wichers Hoeth, "Kort begrip van het recht betreffende de industriële en intellectuele eigendom" (1976), p. 42/43. Dat het Hof op basis van het in het geding overgelegde materiaal het bedoelde "tegenbewijs" reeds aannemelijk kon en wellicht moest achten, wordt trouwens in dit onderdeel ook niet gesteld. De hulp van deskundigenbericht met verhoor van partijen daarop zou minst genomen nodig zijn geweest, naar het mij voorkomt. Onderdeel e voegt aan de vorenbesproken klachten geen wezenlijk nieuwe toe en zal derhalve het lot van de onderdelen c en d volgen. De conclusie luidt tot verwerping van het beroep met veroordeling van eisers tot cassatie in de kosten. Enz. f) De Hoge Raad, enz. (...) 3. Beoordeling van het middel 3.1. Het Hof heeft kennelijk geoordeeld dat Centrachemie c.s. niet, op de voet van art. 43, lid 5 Rijksoctrooiwet, aannemelijk hebben gemaakt dat de door hen verhandelde diazepam is vervaardigd volgens een andere werkwijze dan die waarvoor de ten processe bedoelde octrooien aan Roche zijn verleend. Tot dit oordeel is het Hof gekomen op grond van zijn overwegingen samengevat weergegeven dat hetgeen door Centrachemie c.s. in eerste aanleg was aangevoerd, en door de President als genoegzaam was aanvaard, ter weerlegging van het in genoemde wetsbepaling neergelegde vermoeden, haar nadien uit handen is geslagen door de in rechtsoverweging 6 van 's Hofs arrest bedoelde beschikking van de Octrooiraad, Aanvraagafdeling, van 22 juni 1981, en dat Centrachemie c.s. afgezien van haar stelling dat Specta inmiddels van die beschikking in hoger beroep is gekomen niets anders ter ontzenuwing van voormeld wettelijk vermoeden hebben aangevoerd Aldus oordelend heeft het Hof geen rechts-

14 14 Bijblad Industriële Eigendom, nr 1 16 januari 1984 regel geschonden en met name niet blijk gegeven van een onjuiste opvatting van de taak van de rechter die in kort geding heeft te oordelen over een vordering tot verbod van inbreuk op een octrooi met betrekking tot een werkwijze. Het oordeel is ook niet onbegrijpelijk en, in aanmerking genomen dat het hier een uitspraak in kort geding betreft, voldoende gemotiveerd. Aan het gebruik door het Hof van het woord "tegenbewijs" komt in dit verband niet de betekenis toe die het middel eraan wil toekennen. Het stond het Hof vrij bij de beslissing op de vraag of in de hiervoor aangegeven omstandigheden een voorziening bij voorraad geboden was voorbij te gaan aan de in het middel bedoelde, van de vervaardiger van de door Centrachemie c.s. verhandelde diazepam afkomstige, fabricageprotocollen. Waar het hier gaat om een uitspraak in kort geding behoefde het Hof de beslissing op dit punt ook niet nader te motiveren. Het middel kan derhalve niet tot cassatie leiden. 4. Beslissing De Hoge Raad: verwerpt het beroep; veroordeelt Centrachemie c.s. in de kosten van het geding in cassatie tot op deze uitspraak aan de zijde van Roche begroot op f 305,45 aan verschotten en f 1.700, voor salaris. Enz. Nr 2. Hof van Beroep te Gent, 13 mei (Colovit/Colivit Laves) Voorzitter: D. de Buck; Raadsheren: P. Devos en Van Waerebeek. < Art. 13 onder A, lid 1, aanhef en sub 1 en 2 Benelux-Merkenwet. Eiseres (geopponeerde) voert het op 24 december 1971 gedeponeerde merk "Colivit Laves", gedaagde (opposante) het merk (of teken) "Colovit", gedeponeerd op 11 februari Dat gedaagde de inschrijving van Colovit inmiddels liet doorhalen betekent niet dat zij erkent het teken Colovit onrechtmatig ten aanzien van eiseres te gebruiken, evenmin als de inschrijving door het Benelux-Merkenbureau betekent, dat het merk rechtsgeldig gevoerd werd. Het bureau is lijdelijk. De merken stemmen nagenoeg overeen. De toevoeging "Laves" maakt daarbij geen verschil. De merken worden voor soortgelijke waren gebruikt; ook al zou dit niet zo zijn, dan zou ingevolge art. 13 onder A, aanhef en sub 2 Benelux-Merkenwet inbreuk op eiseresses merkenrecht moeten worden geconstateerd. Schade is aannemelijk. Verbod van het merk Colovit. Art. 4, aanhef en sub 2 c.q. sub 6 Benelux-Merkenwet. Nietigverklaring en voorzoveel nodig doorhaling bevolen van de inschrijving in het Benelux-Merkenregister. Publikatie van het vonnis afgewezen. De personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid Labo Vandenbussche te Öostrozebeke, appellante, advocaat Mr J. Tremmery te Menen, tegen de vennootschap naar Duits recht Laves-Arzneimittel Gesellschaft mbh & Co Kommanditgesellschaft te Hannover, geihtimeerde, advocaat Mr I. van der Vorst te Gent. a) Rechtbank van Koophandel Kortrijk, 17 mei 1979 (W. Bulckaert, R. Theys en W. Lapere). Bij dagvaarding van 5 juli 1976 vordert hoofdeiseres [ Laves, Red. ] dat de rechtbank opposante verbiedt nog langer het woordmerk Colovit te gebruiken voor de handel in farmaceutische nijverheid, de nietigheid uitspreekt van het Benelux-merkendepot nr met ambtshalve bevel tot doorhaling ervan en veroordeling van opposante om binnen de acht dagen na het te vellen vonnis alle artikelen, publikaties, prijslijsten en etiketten voorzien van het merk Colovit uit de handel te nemen, zoniet hoofdeiseres te machtigen dit zelf te doen, desnoods met behulp van de openbare macht. Bovendien vordert zij machtiging tot publikatie van het vonnis onder het hoofd "gerechtelijk herstel" in een nederlandstalig en een franstalig dagblad en vaktijdschrift, dit op kosten van opposante, inbaar op voorlegging van de facturen, kosten van het geding ten laste van opposante. In het verstekvonnis van 9 september 1976 stelt de rechtbank vast dat hoofdeiseres krachtens de eenvormige B.W. haar woordmerk Colivit Laves op 24 december 1971 deponeerde met dienvolgens terugwerkende kracht tot 18 juli 1955, datum van het internationaal depot en dat eiseres op 19 december 1975 dit depot hernieuwde, alsmede dat opposante op 11 februari 1975 haar merk Colovit in het Beneluxregister liet inschrijven voor farmaceutische, diergeneeskundige en hygiënische waren. De vordering werd grotendeels gegrond verklaard omdat hoofdeiseres lang voordien haar merk Colivit Laves ter onderscheiding van haar waren, namelijk geneesmiddelen bereid met toepassing van levende colibacillen, gebruikt en er ernstig gevaar voor verwarring bij de doorsnee-afnemer te vrezen is door de aanwending die opposante sinds 11 februari 1975 doet voor haar merk Colovit, voor soortgelijke waren. Dit vonnis wordt bij gerechtsdeurwaardersexploot van 2 december 1976 ten verzoeke van de hoofdeiseres aan opposante betekend. Bij gemotiveerd gerechtsdeurwaardersexploot van 13 december 1976 tekent opposante verzet aan tegen dit verstekvonnis. Het verzet is tijdig ingesteld en komt regelmatig voor, hetgeen ten andere door hoofdeiseres niet betwist wordt. 1. Luidens art. 37 B van de BMW dient de rechter uitdrukkelijk zijn bevoegdheid ratione loei vast te stellen (Wichers Hoeth, Kort commentaar op de Benelux Merkenwet, blz. 145; Komen en Verkade, Het nieuwe Merkenrecht, nr 149, blz. 123; Braun, Précis des Marques de produits, nr 373). De maatschappelijke zetel van opposante is gelegen in het territorium ressorterende onder het rechtsgebied van de rechtbank, zodat deze overeenkomstig art. 37 A van de BMW bevoegd is. 2. De formele geldigheid van het ingeroepen merk wordt door opposante niet betwist en het merk komt formeel geldig voor. 3. Colivit Laves is een benaming dienende om waren van eiseres te onderscheiden. De rechtbank, die niet bevoegd is om art. 4 BMW ambtshalve toe te passen (Wichers Hoeth, op. cit. blz. 54) moet dan ook niet onderzoeken of het merk van hoofdeiseres niet zou kunnen vallen onder de uitsluitingen in dit artikel voorzien. De materiële geldigheid van het merk dient derhalve aanvaard te worden. 4. Merkenrecht is een recht van toeëigening (Gyselinck, Onrechtmatige mededinging, blz. 30). De merkhouder kan zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen inbreuken door anderen op dit exclusief recht. 5. Opposante is ten onrechte van oordeel dat elke inbreuk in haren hoofde uitgesloten is, omdat het BM-bureau haar nooit enig recht op het merk Colovit zou verleend hebben, moest het gebruik van dit merk tot misleiding van het publiek aanleiding kunnen

15 16 januari 1984 Bijblad Industriële Eigendom, nr 1 15 gegeven hebben. De lijdelijkheid van de instantie, waarbij gedeponeerd wordt brengt o.a. met zich mee dat het depot niet de zekerheid geeft dat men daardoor een onaantastbaar merkenrecht verkregen heeft. De met het in ontvangst nemen van een deponering belaste organen onderzoeken enkel of de overgelegde stukken aan de vormvereisten voldoen. Het depot mag dan ook alleen geweigerd worden wegens een tekortkoming aan de vormvereisten. Het BM-bureau kan het bezwaar niet maken dat het gedeponeerd merk overeenstemt met reeds eerder gedeponeerde merken (Wichers Hoeth, op. cit. blz. 67; Komen en Verkade, op. cit. nr 42 en nr 51; Braun, op. cit. nr 168). 6. Uit de door opposante overgelegde stukken blijkt dat zij, zoals art. 15 A BMW haar toelaat, doorhaling van haar inschrijving van het Benelux-depot verzocht heeft. Als lijdelijke instantie heeft het BM-bureau aan dit verzoek gevolg gegeven. De motieven die tot vrijwillige doorhaling leiden kunnen menigvuldig zijn. Het kan gebeuren dat het gebruik van een gedeponeerd merk iemand niet welgevallig is, zonder dat deze laatste met succes een actie tot nietigheid of verval zou kunnen instellen (Komen en Verkade, op. cit. nr 110 in fine). Hoofdeiseres meent dan ook ten onrechte in die doorhaling een bekentenis van usurpatie in hoofde van opposante te mogen zien. 7. Het door opposante ingeroepen verzetsmotief "Colivit Laves lijkt op de Belgische markt niet verkocht te worden" snijdt geen hout, gezien art. 5, 3 BMW bepaalt dat het merkenrecht vervalt, voor zover van het merk hetzij binnen driejaren volgend op het depot, hetzij gedurende een ononderbroken tijd van vijfjaren, geen normaal gebruik is gemaakt van het merk binnen het Benelux-gebied en hoofdeiseres facturen overlegt van verkoop van Colivit aan Belgische en Nederlandse apothekers in 1974, 1975 en Het is niet omdat hoofdeiseres de persoonsnaam Laves mede deponeerde, dat zij geen exclusief recht heeft op het voornaamste bestanddeel "Colivit". 9. In de dagvaarding steunt hoofdeiseres zich op art. 13 A, 1 BMW dat voorziet dat de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht kan verzetten tegen elk gebruik dat van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren. Het uitermate miniem verschil (één klinker in één lettergreep van een woord van drie lettergrepen) brengt verwarringsgevaar en overeenstemming der woordmerken mee (vergel. rechterlijke beslissingen aangehaald door Demaret en Sequaris-Deliège, I.C. 1976, en L. Van Bunnen, J.T. 1977, 286). Soortgelijkheid blijkt o.a. uit: de rangschikking van beide merken in dezelfde klasse 5 "farmaceutische, veterinaire en hygiënische produkten" van de Internationale Waren- en Dienstenclassificatie vastgesteld bij de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957, Klasseihdeling die niet beslissend is krachtens art. 13 B BMW (Wichers Hoeth, op. cit. blz. 89); de verwantschap naar produktiewijze en/of verkooppunt, van dien aard dat een niet onbelangrijk deel van het publiek redelijkerwijs, zou kunnen vermoeden dat het gaat om waren uit eenzelfde onderneming of uit verbonden ondernemingen (Komen en Verkade, op. cit. nr 70): beide produkten worden in apotheken verkocht, in verpakking en met bijsluiters die de overeenstemmende woordmerken in grote en de namen van de vervaardigende laboratoria en die van Dr E. Laves (Colivit) en van Dr J. P. Stosskopf (Colovit) in kleinere letter vermelden, zoals voor geneesmiddelen veelal het geval is. De doorsnee-koper, die het ene produkt kent, zal bij het zien van het andere normaliter denken dat het om dezelfde produkten gaat of minstens dat beiden van dezelfde onderneming afkomstig zijn. Dat Colivit momenteel voor mensen en Colovit voor duiven bestemd is, is ter zake niet dienend: het is ver van ondenkbaar dat éénzelfde farmaceutische firma èn produkten voor menselijk èn andere voor dierlijk gebruik vervaardigt en de achtergrond voor het niet toelaten van overeenstemmende merken voor gelijksoortige waren is er juist in gelegen dat in zo'n geval verwarring omtrent de herkomst der waren te duchten is (Komen en Verkade, op. cit. nr 70). Daarbij is het merkrecht een toeëigeningsrecht (zie hoger onder 4). Het feit dat men merkrecht door depot verkrijgt, brengt mede dat men door een merk voor een zeer groot aantal warensoorten te deponeren voor dat ruime scala als rechthebbende wordt aangemerkt. Hoe "ruimer" men deponeert, des te eerder zal men kunnen stellen dat een andere het merk voor dezelfde of soortgelijke waren gebruikt (Komen en Verkade, nr 70). Hoofdeiseres is derhalve rechthebbende op het merk Colivit voor produkten bestemd voor gebruik door dieren, o.a. duiven. 10. In haar conclusie, ingevolge het verzet van opposante tegen het verstekvonnis, beroept hoofdeiseres zich ook op art. 13 A, 2, dat aan de merkhouder op grond van hetzelfde uitsluitend recht de mogelijkheid biedt zich te verzetten tegen elk ander gebruik, dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt onder zodanige omstandigheden, dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht. Het arrest van het Beneluxhof van 1 maart 1975 (R. W , 2059 met noot P. Eeckman) dat de deur opende voor een uitbreiding van het merkenrecht tot buiten de kring van soortgelijke waren leidde tot de veroordeling van het kenteken Klarein voor een schoonmaakmiddel wegens inbreuk op het overeenstemmende merk Claeryn voor jenever (Hoge Raad, 27 juni 1975, B.I.E. 1975, blz. 192). Zelfs zo er moet besloten worden dat het merk van opposant^geen betrekking heeft op "soortgelijke waren", dan nog heeft hoofdeiseres het recht zich tegen de inbreuk door opposante te verzetten op grond van art. 13 A, 2. Het is klaar dat hoofdeiseres schade kan lijden. De gedachtenassociatie, voortvloeiende uit het gebruik van een merk, zij het dat de naam lichtelijk gewijzigd werd, voor andere waren, dan waarvoor het eerst wordt gebruikt, kan de aantrekkingskracht van het oorspronkelijke merk verminderen wegens de aard van de wederzijdse waren. Door het verlies van zijn exclusiviteit kan het merk van hoofdeiseres niet meer in staat zijn de onmiddellijke associatie te wekken met de waren waarvoor het is ingeschreven en wordt gebruikt. 11. Naar de letter van de wet schijnt de uitbreiding van het exclusieve merkenrecht tot anderssoortige waren alleen te kunnen leiden tot het stopzetten van de inbreuk en het bekomen van schadevergoeding op basis van art. 13 A, 2. Er is niet uitdrukkelijk in de mogelijkheid voorzien een gedeponeerd merk te doen nietig verklaren zoals dit binnen de kring van de soortgelijke waren wel het geval is (art. 14 B, 1). De rechtbank kan moeilijk aanvaarden dat het de wil van de wetgever zou geweest zijn de merkregisters belast te laten met inschrijvingen van merken en tekenen die niet meer mogen worden gebruikt. In elk geval zou zoiets ongezond en derhalve best te vermijden zijn. Met Gotzen acht de rechtbank het gepast aan te nemen dat bij merkinbreuk in verband met ongelijksoortige waren de nietigheid van art. 4, 2 BMW (misleiding van het publiek) of die van het algemeen gestelde art. 4, 6 BMW (kwade trouw) kan gelden om de inschrijving te doen doorhalen. Omwille van het uitermate miniem verschil tussen de woorden Colivit en Colovit is het noodzakelijk gevaar van misleiding aannemelijk (Komen en Verkade, op. cit. nr 98 in fine).

16 16 Bijblad Industriële Eigendom, nr 1 16 januari 1984 Opposante had mogelijkheden te over om een eigen woordmerk te kiezen. Dat haar keuze precies op "Colovit" viel, kan maar spruiten uit de kwade bedoeling aan te leunen bij en te profiteren van "Colivit". 12. De BMW voorziet expressis verbis publikatie van het vonnis niet als sanctie, zoals opposante voorhoudt ten einde het verstekvonnis op dit punt gewijzigd te zien, maar wel uitdrukkelijk schadevergoeding (art. 13). Publikatie is de meest voorkomende vorm van schadeloosstelling (Braun, op. cit. nr 268). Als sanctie, voorzien in het interne recht lijkt publikatie mogelijk (L. DeGryse,i?.W ,314). Hoofdeiseres doet echter geen de minste inspanning om het bewijs te leveren van enige schade in haren hoofde. Publikatie zou neerkomen op publiciteit ten koste van opposante, hetgeen misplaatst zou zijn, nu eiseres bekomt wat ze beoogt èn door de doorhaling op verzoek van opposante zelf èn door het handhaven van het verstekvonnis, behoudens voor wat de publikatie betreft (vergel. Brussel, 9 juli 1956,1.C. 1957, 54). 13. Artikel 4, K.B. 30 november 1970 voorziet in geval van verzet enkel aanvullende rechtsplegingsvergoeding ten voordele van de partijen die zelf geen verzet doen. Opposante neemt dan ook ten onrechte een post rechtsplegingsvergoeding op in haar omstandige kostenopgave. Om deze redenen, De Rechtbank, alle andere besluiten afwijzend, Ontvangt het verzet en verklaart het gedeeltelijk gegrond. En opnieuw wijzende: Zegt uitdrukkelijk dat de rechtbank van koophandel van het arrondissement Kortrijk bevoegd is om huidig geding in eerste aanleg te beslechten. Acteert dat opposante van het Benelux-merkenbureau op 10 februari 1977 bericht van de doorhaling van de inschrijving van haar merk in het Benelux^merkenregister bekwam ingevolge haar eigen verzoek van 6 december Verbiedt opposante elk verder gebruik van het merk "Colovit" voor de handel in farmaceutische waren. Verklaart het Benelux-merkendepot nr nietig en beveelt voor zoveel als nog nodig de doorhaling ervan. Veroordeelt opposante om binnen de veertien dagen der betekening van het vonnis, alle waren, publikaties, prijslijsten en etiketten, voorzien van het merk Colovit uit de handel te nemen, zoniet machtigt hoofdeiseres dit zelf te doen, desnoods met behulp van de openbare macht. Wijst de vraag tot publikatie van het vonnis als ongegrond af. Veroordeelt opposante tot alle de kosten, tot op heden in hoofde van hoofdeiseres begroot op F dagvaarding en rolrecht en F rechtsplegingsvergoeding, met de gebeurlijke uitvoeringskosten en in hoofde van opposante op F verzetakte en rolrecht. Verklaart het vonnis uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande elke voorziening en zonder borgstelling. Enz. b) Het Hof, enz. De kern van het geschil ligt in de vraag of de eis van huidige geihtimeerde gegrond is wanneer deze vordert dat het Benelux-merkendepot nr nietig zou verklaard worden; dat huidige appellante zou verboden worden nog langer het woordmerk "Colovit" te gebruiken en dat deze zou veroordeeld worden alle artikelen, prijslijsten en etiketten uit de handel te nemen. De eerste rechter is grotendeels op de eis ingegaan met dien verstande dat hij akte genomen heeft van het bericht dat appellante van het Beneluxmerkenbureau ontvangen heeft betreffende de doorhaling op eigen verzoek van haar merk in het Benelux-merkenregister en dat geihtimeerde's eis tot publikatie van het vonnis als ongegrond werd afgewezen. Appellante beoogt de volledige afwijzing van de eis en formuleert tegen het vonnis grieven die, in zover ze tot weerlegging van de motieven van de eerste rechter nuttig zijn wat niet altijd het geval is als volgt kunnen samengevat worden: 1) Over de soortgelijkheid van appellante's merk Colovit en geihtimeerde's Colivit. Een vluchtige blik op de terzake heersende rechtspraak laat onmiddellijk toe te constateren dat in vele gevallen, waarin de optische en fonetische gelijkenis tussen de in het geding zijnde merken veel minder voor de hand lagen dan in de onderwerpelijke zaak, de rechters toch tot gelijksoortigheid besloten, uitgaande van het algemeen principe dat het de op het eerste gezicht opgedane totaalindruk is die daarbij beslissend is. Het zijn niet de zelf belangrijke verschillen die daarbij doorslaggevend zijn maar de gelijkenissen. Het hoeft geen verder betoog dat voor de niet gewaarschuwde potentiële koper het licht verschil tussen Colivit en Colovit onopgemerkt zal blijven. De toevoeging van de naam Laves in het merk van geihtimeerde neemt die indruk niet weg. Dat eerstgenoemd merk betrekking heeft op een geneesmiddel voor darmkwalen en het tweede op een produkt dienstig voor het in conditie brengen van duiven op basis van vitamines, dat het ene op doktersvoorschrift zou worden verkocht, het andere uiteraard niet, dat de keuze van het merk van appellante een samentrekking is van de woorden Colombe en Vitamine, dat alles neemt de mogelijkheid van verwarring niet weg. Integendeel worden beide produkten in apotheken verkocht en bovendien, wat Colovit betreft, in een verpakking die niet of nauwelijks te onderscheiden is van een geneesmiddelenverpakking. 2) De opwerping dat beide produkten voor een verschillend kliënteel bestemd zijn is eveneens waardeloos; ook een duivenliefhebber kan al eens darmstoornissen hebben en een zieke kan ook duivenmelker zijn. Geihtimeerde moet niet gedogen dat haar faam afhankelijk wordt gemaakt van de waarde van een produkt voor het opvoeren van de prestaties van duiven. 3) Een andere opwerping is dat geihtimeerde niet bewijst dat haar produkt in België geregistreerd is. Het spreekt vanzelf dat het ene niets te maken heeft met het andere, vooral nu appellante zelf toegeeft dat een apotheker een niet geregistreerd medicament op eigen verantwoordelijkheid mag verkopen en geihtimeerde bovendien bewijst dat haar geneesmiddel daadwerkelijk in België in de handel is. 4) Appellante voert verder aan dat haar produkt geregistreerd is bij het Ministerie van Landbouw en dat het "meer bij vergissing en uit gewoonte" in het Benelux-register in klasse 5 "farmaceutische, veterinaire en hygiënische produkten" ingeschreven werd. Het is duidelijk dat dit geen argument is om aan te tonen dat er geen gelijksoortigheid bestaat. Veeleer blijkt daaruit hoe gemakkelijk er verwarring kan ontstaan nopens de bestemming van Colovit in die zin dat het ook als een geneesmiddel zou worden beschouwd. Trouwens, vergissing of niet, het is het feit dat telt en dat alleen. Appellante argumenteert dat het feit dat zij de schrapping van het merk aangevraagd heeft niet als een bekentenis mag beschouwd worden en dat zij dit alleen maar gedaan heeft om verdere discussie te vermijden. Ook deze opwerping is naast de kwestie; de gelijkenis is zodanig dat een bekentenis overbodig is. De kwestie van al of niet goede trouw heeft evenmin belang. 5) Appellante heeft het verder over de mogelijkheid tot schade die zij terzake in hoofde van geihtimeerde ontkent, ten onrechte evenwel. Hierboven werd reeds

17 16 januari 1984 Bijblad Industriële Eigendom, nr 1 17 gezegd dat geihtimeerde de faam van haar produkt niet moet laten afhangen van de kwaliteit van dit van geihtimeerde; hier bestaat alleszins reeds een mogelijkheid van schade. Geihtimeerde moet ook niet dulden dat haar goede naam van pharmaceutisch producent wordt gedevalueerd tot die van een firma die van alles zou produceren o.m. een produkt om duiven "in superconditie te brengen". Terecht spreekt geihtimeerde van een "verwatering" van haar merk. In het kort samengevat blijkt geen enkel van de door appellante aangevoerde middelen of argumenten afdoende te weerleggen dat er soortgelijkheid bestaat tussen de respectievelijke merken zowel inzake gelijkluidendheid en uitzicht als inzake verpakking en verkooppunten en dat er bovendien gevaar voor schade bestaat; de uitspraak van de eerste rechter is derhalve gegrond. Het aangevochten vonnis heeft geen uitspraak gedaan over de vraag van geihtimeerde om haar voorbehoud te verlenen om passende schadeloosstelling te vragen in de loop van het geding. In haar laatste besluiten herhaalt zij deze eis, doch er is geen reden om daarop in te gaan. Het geding sleept reeds aan sinds 5 juli 1976 zonder dat geihtimeerde in staat is enige reële schade te bewijzen. Er kan evenmin ingegaan worden op de subsidiaire vraag van appellante om haar nog zes maanden toe te staan om alle waren, publikaties en prijslijsten en etiketten voorzien van het merk Colovit uit de handel te nemen. Geheel in tegenstrijd met haar beweerde goede trouw en met de schrapping van het merk begin 1977 "om alle discussies te vermijden" is zij doorgegaan met de verkoop onder dit merk, spijts de uitvoerbaarheid bij voorraad van het vonnis, zoals onweerlegbaar blijkt uit het proces-verbaal van vaststelling van gerechtsdeurwaarder Hugo Vossen d.d, 10 december Zij heeft alle tijd gehad om zich naar het vonnis te voegen, minstens de nodige maatregelen te nemen met het oog daarop. Op die gronden, Het Hof, Ontvangt het hoger beroep; verklaart het ongegrond; bevestigt het vonnis in al zijn beschikkingen met deze aanvulling dat de vraag van geihtimeerde tot het haar verlenen van voorbehoud wordt afgewezen; Verwijst appellante in de kosten van de aanleg, begroot aan de zijde van geihtimeerde op fr. rechtsplegingsvergoeding. Enz. Nr 3. President Arrondissementsrechtbank te Breda, 30 december (Sifris/SiSi) Mr B. Pronk Art. 13 onder A, lid 1, aanhef en sub 1 Benelux- Merkenwet. Het merk Sifris voor alcoholvrije of frisdranken stemt in grote mate overeen met het merk SiSi voor dezelfde waren eerder gebruikt. Verbod. Art. 4 aanhef en sub 6, aanhef en sub a Benelux- Merkenwet. Aan de stelling van gedaagde dat eiseres haar woord/ beeldmerk (etiket) heeft gedeponeerd, na het depot door gedaagde van haar woord/beeldmerk, wordt voorbijgegaan, omdat eiseres onweersproken heeft gesteld dat zij haar etiket gebruikte lang voor gedaagde haar "Sifris" woord/beeldmerk deponeerde, terwijl gedaagde niet heeft gesteld dat zij toen niet bekend was met het eerdere gebruik door eiseres van haar etiket. Art. 289 Wetboek van Burgerlijke Rech tsvordering. Qmdat niet zonder meer kan worden aangenomen dat gedaagde het in haar macht heeft de reeds in het verkeer gebrachte flessen "Sifris" terug te halen, kan zij daartoe niet op straffe van een dwangsom worden veroordeeld. De besloten vennootschap Vrumona B.V. te Bunnik, eiseres [in kort geding], procureur Mr G. C. van Spaendonck, advocaat Jhr Mr R. E. P. de Ranitz te 's-gravenhage, tegen de besloten vennootschap Plompen Agenturen en Commissiehandel B.V. te Ossendrecht, gedaagde [in kort geding], procureur Mr W. G. A. Kousemaker, advocaat Mr A. M. van Dusseldorp te Apeldoorn. Ten aanzien van het recht: Overwegende dat gedaagde is gevestigd te Ossendrecht zodat Wij ingevolge artikel 37 van de Eenvormige Beneluxwet op de Warenmerken ten deze bevoegd zijn; O. dat het gestelde in het 1ste tot en met het 3e, en in het 5e "aangezien" van de dagvaarding, alsmede het in het 4e "aangezien" gestelde depot van het woord-/ beeldmerk "Sifris", als door gedaagde erkend, dan wel niet, althans onvoldoende weersproken, ten processe vaststaat; O. dat gedaagde heeft betwist dat haar merk "Sifris" overeenstemt met het merk "SiSi" van eiseres; O. dat naar Ons voorlopig oordeel beide merken auditief en visueel een grote mate van overeenstemming vertonen; O. immers, dat beide merken korte, twee-lettergrepige woorden zijn, die overheerst worden door de in beide woorden tweemaal als enige klinker voorkomende "i" en de in beide woorden tweemaal voorkomende "s" terwijl de allesbeheersende klankwaarde van die twee letters in "SiSi" in "Sifris" slechts in geringe mate wordt afgezwakt dpor de letters "fr" en de korte "i" in de tweede lettergreep; O. dat Wij gedaagde niet kunnen volgen in haar stellingen voor zover die er op neerkomen dat het onderscheidend vermogen van het merk "Sifris" ten opzichte van het merk "SiSi" is gelegen in het feit dat "SiSi" een zuiver fantasiemerk is, terwijl "Sifris" is samengesteld uit twee voor het publiek herkenbare afkortingen van de eigenschappen van de waar aanduidende woorden, te weten "si" als aanduiding van de sinaasappelsmaak en "fris" als afkorting van "frisdrank"; O. dat Wij met gedaagde, die immers "Sifris" als Beneluxmerk heeft gedeponeerd, voorshands van oordeel zijn, dat het combinatiewoord "Sifris" geen aanduiding van de samenstelling of eigenschappen van de waar is doch een merk in de zin van artikel 1 van de Eenvormige Beneluxwet op de Warenmerken, dienend om haar produkt van andere frisdranken, al dan niet met sinaasappelsmaak, te onderscheiden; O. dat in het taalgebruik frisdrank een verzamelwoord is voor diverse soorten alcoholvrije dranken, vaak afgekort tot "fris"; O. dat in dit taalgebruik ook de ten processe relevante "SiSi" dranken frisdranken of "fris" zijn; O. dat daarom het onderdeel "fris" in het merk "Sifris" omschrijvend is, immers herkenbaar staat voor frisdrank, en als zodanig geen of hoogstens een zwak onderscheidend vermogen heeft; O. dat het onderscheidend vermogen dat gedaagde aan haar merk toekent derhalve geheel, althans hoofdzakelijk gezocht moet worden in de eerste lettergreep "Si"; O. dat Wij voorshands verwerpen de stelling van gedaagde dat het publiek dit "Si" uitsluitend zal associëren met de sinaasappelsmaak van haar produkt en daarom geen overeenstemming zal zien tussen dit "Si" en het fantasie woord "SiSi";

18 18 Bijblad Industriële Eigendom, nr 1 16 januari 1984 O. immers, dat het verband tussen "Si" en "sinaas" zo gering is, dat dit verband voor het grote kritiekloos kopende publiek niet herkenbaar is, terwijl het alleszins in de rede ligt aan te nemen dat het publiek bij het kopen of in een horeca gelegenheid bestellen van frisdrank geen onderscheid zal kunnen maken tussen "Sifris"(drank) en "SiSi"fris(drank); O. dat gedaagde door haar gebruik van het merk "Sifris" naar Ons voorlopig oordeel dan ook inbreuk maakt op het beschermde merk "SiSi", zodat het gevraagde verbod in zoverre toewijsbaar is; O. dat Wij voorshands voorbijgaan aan de stelling van gedaagde dat eiseres haar woord/beeldmerk bedoeld in het eerste "aangezien" sub V van de dagvaarding (het etiket van de fles "SiSi" sinaasappellimonade, uitgevoerd in de kleuren groen, oranje en wit) pas op 25 november 1982 heeft gedeponeerd, derhalve na haar depot van het in groen, oranje en wit uitgevoerde woord/beeldmerk dat zij voor haar etiket gebruikt; O. immers, dat eiseres onweersproken heeft gesteld dat zij haar etiket gebruikte, lang voordat gedaagde het "Sifris" woord/beeldmerk deponeerde, terwijl gedaagde niet heeft gesteld dat zij toen niet bekend was met het eerdere gebruik door eiseres van haar etiket; O. dat de beide etiketten naast aanmerkelijke verschillen een zekere mate van overeenstemming vertonen, welke overeenstemming, afgezien van de identieke kleurencombinatie, echter geheel gelegen is in het op die etiketten in grote letters voorkomende woord "SiSi" respectievelijk "Sifris", meer bepaald de schrijfwijze van de letter "s" en de geprononceerde punt op de "i"; O. dat de kleurencombinatie oranje, groen en wit voor het etiket op een fles frisdrank met sinaasappelsmaak naar Ons voorlopig oordeel zo voor de hand ligt, dat eiseres het gebruik van die kleurencombinatie niet kan monopoliseren; O. dat Wij, gelijk vorenoverwogen, het gebruik van het merk "Sifris" door gedaagde zullen verbiedfen, hetgeen meebrengt dat gedaagde haar etiket zal moeten wijzigen juist op die punten waarop haar etiket overeenstemming vertoont met het gedeponeerde woord/beeldmerk van eiseres; O. dat de belangen van eiseres naar Ons voorlopig oordeel dan ook voldoende worden beschermd door het enkele verbod tot het gebruik door gedaagde van het merk "Sifris" zodat er voor toewijzing van het sub 1 meer gevorderde geen plaats is; O. dat Wij termen aanwezig achten gedaagde een termijn van 14 dagen te laten om haar bedrijfsvoering aan het te geven verbod aan te passen; O, dat niet zonder meer kan worden aangenomen dat gedaagde het in haar macht heeft om de reeds in het verkeer gebrachte flessen "Sifris" terug te halen, zodat zij daartoe niet op straffe van dwangsommen kan worden veroordeeld; O. dat het sub 2 en 3 gevorderde derhalve niet toewijsbaar is; O. dat Wij de dwangsommen zullen vaststellen en aan een maximum binden als hierna in het dictum vermeld; O. dat gedaagde als in hoofdzaak in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het geding dient te worden verwezen; Rechtdoende in naam der Koningin: In kort geding: Verbieden gedaagde inbreuk te maken op de merkenrechten van eiseres door het teken "Sifris" te gebruiken voor limonades of andere waren waarvoor eiseresses merken zijn ingeschreven of voor soortgelijke waren, zulks ingaande 14 dagen na de betekening van dit vonnis en op straffe van een dwangsom van f 100,- voor iedere overtreding van dit verbod tot een maximum van f ,-; Verklaren dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; Verwijzen gedaagde in de kosten van het geding en veroordelen haar mitsdien aan eiseres te betalen de aan haar zijde gevallen kosten, tot op heden begroot op f 1.500,-(...); Ontzeggen het meer of anders gevorderde; enz. Nr 4. Benelux-Gerechtshof, 2 februari 1983, (zaak nr A 82/1) (NJ 1983,450 (L.W.H.)). (Superox) President: F. Goerens; Eerste Vice-President: R. Legros; Tweede Vice-President: Mr Ch. M. J. A. Moons; Rechters: R. Thiry, C. Wampach, Mr H. E. Ras, Mr W. L. Haardt, A. Meeüs en R. Janssens. Art. 13 onder A, lid 1, aanhef en sub 2 Benelux-Merkenwet. Degene die zich van een anders merk bedient door in een publikatie, ter bevordering van de afzet van zijn eigen waar, aan te geven dat bij het vervaardigen van die waar gebruik is gemaakt van onder dat merk in het economisch verkeer gebracht materiaal, maakt van dat merk gebruik in het economisch verkeer, in de zin van deze bepaling. Het antwoord op de vraag of de merkhouder zich tegen dat gebruik kan verzetten, hangt daarvan af of door dat gebruik aan de merkhouder schade kan worden toegebracht en voor dat gebruik geen geldige reden bestaat. (Advocaat-Generaal: Hierover zijn geen vragen gesteld). Art. 13 onder A, lid 1, aanhef en sub 1 en art. 13 onder A, lid 3 Benelux-Merkenwet. Art. 13 onder A, laatste lid heeft uitsluitend betrekking op het geval, bedoeld in art. 13 onder A, aanhef en sub l 6. De bepalingen zijn vreemd aan het bovenomschreven geval. (Zie ook de conclusie van de Advocaat- Generaal). Research Specialties for Laboratories P.v.b.A., gevestigd te Eke, advocaat Mr G. Van de Vijver te Gent, tegen Chrompack België N.V., gevestigd te Merksem, advocaat Mr Chr. Dieryck te Antwerpen. a) Conclusie van de Advocaat-Generaal E. Krings. Bij een vonnis van 4 februari 1982 heeft de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, zitting houdend in kort geding, conform artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof van 31 maart 1965, uw Hof verzocht uitspraak te doen over twee vragen van uitlegging van artikel 13-A van de Eenvormige Benelux wet op de warenmerken. Uit het vonnis blijkt, dat de personenvennootschap R.S.L. houder is van een merknaam "Superox", neergelegd bij het Beneluxmerkenbureau; dat de N.V. Chrompack België een reclameblad verspreidt, genaamd "Chrompack News", waarin de merknaam "Superox" wordt vermeld. Het vonnis beslist: dat geen rechtstreekse aanslag op het merk wordt begaan en dat R.S.L. niet betoogt dat Chrompack N.V. een onrechtmatig gebruik maakt van het merk door de naam aan te brengen op produkten die niet afkomstig zouden zijn van de merkhouder; dat uit de inleidende dagvaarding, conclusies en pleidooien blijkt dat R.S.L. aanstoot vindt in de omstandigheid dat N.V. Chrompack de merknaam Superox vermeldt

19 16 januari 1984 Bij blad Industriële Eigendom, nr 1 19 in haar reclame en dit van R.S.L. afkomstig produkt verkoopt en aanwendt in samenstellingen die zij op de merkt brengt. Het vonnis zegt dat R.S.L. bezwaar maakt omdat in het gewraakte adverteerartikel, verschenen in Chrompack News, N.V. Chrompack het doet voorkomen als zou "Superox" van haar afkomstig zijn. In dit verband wijst het vonnis erop dat de kwestieuze oplage in de eerste plaats als kop van het artikel vermeldt: "only from Chrompack" terwijl op het einde van de eerste paragraaf, die onmiddellijk op de evengenoemde kop volgt, verwezen wordt naar p. 2 van hetzelfde reclameblad, waarin een lijst opgegeven wordt van een groot aantal chemische produkten, waaronder "Superox" vermeld staat. De Voorzitter van de rechtbank van koophandel heeft in verband hiermede de navolgende vragen gesteld: 1. Betekent "elk gebruik" of alleszins "ieder ander gebruik in het economisch verkeer", ook de uitsluitende vermelding van de merknaam in publiciteitsdruksels zonder toestemming van de merkhouder, zonder aanduiding van de herkomst van het produkt of zonder enige aanwijzing waaruit blijkt dat het produkt niet afkomstig is van diegene die er in zijn publiciteit gewag van maakt? Kan de merkhouder zich tegen dergelijke vermeldingen verzetten? 2. Moet een chemisch produkt, aangewend in samenstellingen, beschouwd worden als hebbende uit hoofde van die aanwending wijzigingen ondergaan of betreft deze aangelegenheid louter een feitenkwestie, die niet theoretisch beoordeeld kan worden? Het Benelux-Gerechtshof heeft sedert zijn oprichting een merkwaardige reeks arresten gewezen die het mogelijk maken de strekking van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken op sommige belangrijke punten nader te bepalen. Elke studie van de bepalingen van die wet moet derhalve uitgaan van de reeds bestaande arresten van het Hof, ten einde in de lijn van de strekking van deze rechtspraak te blijven. De eerste vraag die aan het Hof wordt gesteld houdt verband zowel met artikel 13-A-l als met artikel 13-A-2. In verband met deze bepalingen heeft het Hof een vijftal arresten gewezen, waarin een reeks punten duidelijker werden gesteld. Het arrest van 1 maart 1975 (A 74/1)') in zake Colgate-Palmolive/N.V. Bols, ook arrest Klarein geheten, houdt verband met artikel 13-A-2. De eerste vraag die toen door het Hof werd beantwoord was of, wanneer gebruik wordt gemaakt van het merk of van een overeenstemmend teken voor een andere soort van waren dan die waarvoor het merk is ingeschreven, evengenoemd artikel 13-A-2, als vereiste stelt voor het verzet van de merkhouder tegen elk gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken, dat: 1. door dat gebruik afbreuk is gedaan aan de onderscheidende kracht van het merk; 2. door dat gebruik gevaar ontstaat voor verwarring bij het publiek omtrent de herkomst van de waren of op onbehoorlijke wijze wordt geprofiteerd van de bekendheid van het merk waarvoor de bescherming wordt ingeroepen. U hebt die vraag ontkennend beantwoord onder meer onder overweging, dat, "volgens het nieuwe eenvormige recht, de beschermingsomvang van het merk ruimer is dan nodig is om het merk te beschermen tegen aantasting van zijn onderscheidende kracht en ter voorkoming van het gevaar dat bij het publiek omtrent de herkomst der waren verwarring zou ontstaan". Hieruit volgt dan ook, dat in de zin van voormelde bepaling 13-A-2, geen andere voorwaarde wordt gesteld 1 ) Jurispr. van het Benelux-Gerechtshof, , blz. 3 en vlg. [BIE 1975, nr 30, blz. 175,.Red.] dan dat het gebruik plaatsvindt: a. zonder geldige reden; b. in het economisch verkeer en c. onder zodanige omstandigheden dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht. In zijn conclusie vóór dit arrest heeft advocaat-generaal Berger de klemtoon gelegd op de vaststelling dat sinds een vijftigtal jaren naast "de funktie van het merk als herkomstaanduiding" (onderscheidende kracht) ook "de individualiserende funktie van het merk steeds sterker naar voren is getreden. Het merk is steeds zelfstandiger geworden" 2 ), zodat "het in zijn reclamefunktie gematerialiseerde merk een zelfstandig waardeobjekt is geworden" 3 ), en advocaat-generaal verwijst in dit verband naar vooraanstaande auteurs, zoals Van Nieuwenhoven Helbach 4 ), Bodenhausen 5 ), Drion 6 ), Martens 7 ). Hoewel het arrest van 1 juni ) inzake Mölnlycke/Sat'oma op een geheel ander vraagstuk betrekking had, moet uit de motivering ervan evenwel onthouden worden dat het Hof een definitie heeft gegeven van het begrip "overeenstemmen ", waardoor de strekking van de wetgeving wordt bepaald, t.w. dat van een met een merk overeenstemmend teken kan worden gesproken als er door de presentatie ervan verwarring kan ontstaan omtrent de herkomst van de waren. Die beslissing werd genomen op de eensluidende conclusie van de h. Advocaat-generaal Berger 9 ). De draagwijdte van die definitie werd dan verder uitgediept in het arrest van 29 juni ) inzake Hagens/ Niemeyer, waarbij het Hof het woord "gebruik" nader heeft uitgelegd. Het gebruik is, in de kontekst van de bepaling van artikel 13, het zich van het merk of teken bedienen met betrekking tot en ter bevordering van de afzet van eigen handelswaren of diensten, dan wel ter aanduiding van de eigen onderneming. In het zeer recent arrest van 5 oktober 1982 n ) werd bovendien de klemtoon gelegd op het verband tussen het onderscheidend vermogen en de beschermingsomvang. Hoe geringer het onderscheidend vermogen van het teken,-hoe geringer de associatie tussen het teken en de waren in de geest van het publiek, en dus hoe geringer ook de bescherming die het teken verdient. Het arrest van 6 juli ) inzake Pfizer/Meditec tenslotte, sluit aan bij het evengenoemde, wanneer het de uitdrukking "zich verzetten" uitlegt, in die zin dat het, onder meer, bestaat in het verbod om het merk te gebruiken d.i. al wat de merkhouder niet heeft toegelaten. Hieruit werd dan afgeleid dat, nu het derde lid van artikel 13-A een uitzondering op het eerste lid uitmaakt, d.w.z. op het recht van de merkhouder om zich tegen elk gebruik te verzetten, de bewijslast van de feiten die onder deze uitzondering vallen, rust op al wie zich op die uitzondering beroept 13 ). Bij het overzien van die rechtspraak stelt men vast dat het Hof het begrip "gebruik" zeer ruim heeft opgevat. 2) Jurisprudentie , blz. 17. Aid., blz. 18. *)id., blz )id., blz. 17. <>\id., blz. 18. Aid., blz ) Jurisprudentie , blz. 133 [BIE 1979, nr l,blz. 3,Red.] 9) Jurisprudentie , blz. 148/149. i ) Tot nu toe onuitgegeven. [BIE 1982, nr 74, blz. 227,Red.]») Tot nu toe onuitgegeven. [BIE 1983, nr 24, blz. 63,Red.] 12) Jurisprudentie , blz [BIE 1980, nr. 1, blz. 2, Red.] 1 3 ) Conclusie Advocaat-generaal Rouff, Jurisprudentie , blz. 211 met verwijzing naar Van Bunnen, Belgisch rapport VIIInternationaal Congres van vergelijkend recht 1966, blz. 211.

20 20 Bij blad Industriële Eigendom, nr 1 16 januari 1984 Het gebruik zoals het door het Hof wordt uitgelegd is niet enkel het gebruik dat het onderscheidend vermogen van het merk betreft, doch ook elk gebruik dat de andere funkties, welke het merk in het economisch verkeer vervult, aangaat. Hier wordt onder meer gedacht aan de reclamefunktie, waarbij het merk tot een zelfstandig waardeobjekt wordt gemaakt 14 ). Dit brengt dan ook mede dat de bepaling van artikel 13, zowel A-l als A-2 dat de inbreuken op het merkenrecht betreft, zeer ruim dient te worden uitgelegd. Kan in de zin van artikel 13-A-l, de merkhouder zich tegen elk gebruik van het merk, voor waren van dezelfde aard, verzetten, al hoeft hij niet het bewijs te leveren van enige schade 15 ), hij kan ook in de zin van artikel 13-A-2 zich tegen elk ander gebruik van het merk verzetten, ook voor niet soortgelijke waren, en. zulks niet enkel wegens aantasting van het onderscheidend vermogen van het merk, maar eveneens wegens aantasting van de andere funkties van het merk in het economisch verkeer, zoals o.m. de reclamefunktie, de koopaantrekkingskracht van het merk enz. In die gevallen moet echter het bewijs van de schade worden geleverd en zal de schuldige zich slechts kunnen bevrijden door aan te tonen dat hij daartoe een geldige reden kan doen gelden. Er blijkt derhalve dat in de uitleg die het Hof van artikel 13-A heeft gegeven, alleen de houder van het merk er gebruik van mag maken, onder voorbehoud evenwel van de beperkingen die in litt. A-2 worden gegeven. Wanneer dus een derde adverteerdrukwerk verspreidt, waarin het merk van de merkhouder vermeld wordt, buiten dezes toestemming, zonder aanduiding van de herkomst van het produkt of zonder enige aanwijzing waaruit blijkt dat het produkt niet afkomstig is van diegene die er in zijn reclame gewag van maakt, dan kan de merkhouder zich op grond van artikel 13-A-2 telgen dat gebruik verzetten, voor zover hij het bewijs levert van de schade die hij daardoor zou kunnen lijden, en mits de derde geen geldige reden kan doen gelden. Immers, uit de vraag zelve blijkt, dat het gebruik in elk geval in het ekonomisch verkeer plaatsvindt, zodat er vanuit dit oogpunt geen twijfel kan bestaan omtrent de toepassing van de bepaling van artikel 13-A-2. Er valt te worden opgemerkt, dat de vraag het Hof niet verzoekt om uitleg in verband met het begrip "schade", noch in verband met het begrip "geldige reden", zodat hierover geen nadere uitleg behoeft te worden gegeven. Die vraagstukken werden overigens reeds besproken in het arrest van 1 maart 1975 en wellicht vindt de rechtbank voldoende uitleg in die beslissing. De tweede vraag die de voorzitter van de rechtbank heeft gesteld houdt verband met artikel 13-A, lid 3 (en niet paragraaf 5), zoals het vonnis het verkeerdelijk aanstipt). In genoemde bepaling is het beginsel neergelegd dat, wanneer een produkt werd verkocht de merkhouder het recht niet heeft zich te verzetten tegen het gebruik ervan door de afnemers en onderafnemers, voor zoveel de toestand van de waren niet werd veranderd. Dit is wat men gebruikelijk aanduidt als de "uitputting" van het recht van de merkhouder. * 6 ). 14 ) Zie Eeckman, noot onderaan het arrest van 1 maart 1975, Rechts. Weekbl , kol. 2081, 2082 en ) Die stelling schijnt niet te zijn bijgetreden door Mevr. Deliège-Sequaris, "La protection de la marque selon 1'article 13-A de la loi Benelux", Ing. Cons. 1979, p. 204, doch ligt in de lijn van de zienswijze uitgedrukt o.m. door A. Braun, Précis des marques de produits, n 229, p ") Braun, Loc. cit. blz. 170/171. Gaat het recht van de merkhouder evenwel door de verkoop van het produkt te niet? Gelet op wat zoeven uit de rechtspraak van het Hof werd aangehaald in verband met de onderscheidene funkties van het merk zou dit wellicht overdreven zijn. Het merk heeft niet alleen een onderscheidend vermogen; het staat ook in rechtstreeks verband met de hoedanigheden van het produkt, met de koopaantrekkingskracht, met de kwaliteitswaarborgen die het aan het verkocht produkt verleent. Bijgevolg, als het produkt dat door de afnemer verkocht wordt niet meer overeenstemt met de staat waarin het zich bevond toen het door de merkhouder in de handel werd gebracht, dan kan dit hierop neerkomen dat het produkt niet meer beantwoordt aan de vereisten die door het merk worden gewaarborgd zodat de merkhouder hierdoor schade kan lijden. Nu moet hierbij evenwel een voorbehoud worden gemaakt voor tweedehands produkten die als dusdanig worden verkocht maar niettemin het oorspronkelijk merk van de producent hebben behouden. De bedoeling van de wetgever is klaarblijkelijk niet geweest dergelijke handel aan het verzetsrecht van de producent, merkhouder, te onderwerpen. Overigens, weet de koper in dat geval dat hij met tweedehands waren te doen heeft, die derhalve reeds aan slijtage onderhevig zijn geweest en dus niet meer al de waarborgen bieden van nieuwe waren. De beperking die op de uitputting van het recht van de merkhouder is gesteld, geldt dus niet voor tweedehandse waren, ook al werden die door de voortverkoper hersteld en gereinigd, op voorwaarde evenwel dat melding wordt gemaakt van de omstandigheid dat het om tweedehandse waren gaat. Uit wat voorafgaat valt dus allereerst af te leiden dat de vraag of de toestand van een produkt zodanig werd gewijzigd dat het niet meer beantwoord aan de hoedanigheden die door het merk worden gewaarborgd, in beginsel een feitelijke vraag is, waarvoor alleen door de feitenrechter mag worden beslist. Wanneer een produkt door de koper als grondstof of als halfafgewerkt produkt wordt aangewend om een eigen produkt voort te brengen, dan is het mogelijk dat door die aanwending sommige eigenschappen van het oorspronkelijke produkt verloren gaan, zodat de koper zich ten onrechte op de hoedanigheid van de gemerkte grondstoffen die hij heeft aangekocht zou beroepen om zijn eigen produkten aan te prijzen. Hiertegen zou de merkhouder zich dan ook kunnen verzetten. Doch die vraag valt uiteraard in concreto te beantwoorden. In abstracto kan de gestelde vraag dus enkel in deze zin worden beantwoord dat wanneer de koper het gemerkt produkt in samenstelling met andere produkten aanwendt om een eigen produkt voort te brengen, de merkhouder zich tegen het gebruik ervan slechts kan verzetten voor zover bij die aanwending de hoedanigheden en de kwaliteit van de grondstof of van het produkt gewijzigd worden. Enz. b) Het Benelux-Gerechtshof, enz. Ten aanzien van de feiten: Overwegende dat de feitelijke gegevens, aangehaald door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel en toegelicht door de partijen, substantieel de volgende zijn: eiseres is houder van het merk "Superox", gedeponeerd bij het Beneluxmerkenbureau onder nummer ; verweerster verspreidt een publiciteitsblad "Chrompack News"; in de onderwerpelijke oplage nr 36 van 1981 staat als hoofd van een artikel vermeld: "Only from Chrompack"; in het eerste lid van dat artikel wordt verwezen naar de tweede bladzijde; op die bladzijde bood verweerster meer dan veertig verschillende soorten capillaire kolommen te koop aan, elk bekleed met een verschillende "coating"; voor een van