Bijblad bij. De Industriële Eigendom. 17 december 2001, 69e jaargang, nr. 12. Actualiteiten. 3 Handelsnaamrecht

Transcriptie

1 S T R I E L E I" I fi E N D O M december 2001, 69e jaargang, nr. 12 Bijblad bij De Industriële Eigendom I N H O U D Actualiteiten 3 Handelsnaamrecht Ondubbelzinnige toestemming nodig bij parallelimport (blz.435). Nr. 92 Kantongerecht Leiden, 26 april 2001, G.Bischoff/ Ligtvoet Grammofoonplaten (wegvallen van afstand russen locale detailhandels in geluidsdragers door openen van website, maakt eenmaal rechtmatig voeren van handelsnaam niet onrechtmatig; geen verwarringsgevaar nu platenproductiemaatschappij en groothandel van gedaagde een onderneming van andere aard is). Artikelen Prof. mr. J.J. Brinkhor', Beslechting van octrooigcsehillen in Europa. Over droom, werkelijkheid en verbeelding (blz. 436/9)Jurisprudentie 1 Octrooirecht Nr. 89 Hof's-Gravenhage, 27 jan. 2000, Bochringer Mannhcim c.a./kirin Amgen e.a. (van niet toegelichte maar wel geclaimde verbindingen moet worden aangetoond dat ze de werking volgens de uitvinding vertonen; niet ter zake doet of rechtstreeks verkregen voortbrengsel nieuw is; verlening van een Europees octrooi na oppositie is geen 'nieuwe' verlening waarop de ROW1995 van toepassing is). 2 Merkenrecht Nr. 90 Hof Amsterdam, 3 juni 1999,Bukae.a./XS4ALLIntcrnet (tekens XS4Components en XS4Dealers stemmen auditief, visueel en begripsmatig sterk overeen met het merk XS4ALL; toegang verschaffen totiiitemctcnhandel inhardwarc zijn geen soorrgelijke waren en diensten (anders; Pres.); gebrek aan functionele betekenis van X, S en 4 In door gedaagde gebruikte aanduidingen zijn aanwijzing voor aanhaken bij en voordcel trekken van reputatie van merk XS4ALL). 4 Auteursrecht Nr. 93 Hof Amsterdam, 2 nov. 2000, R.M.F. van Stralendorff/Ei5 Design und Distributions (ondanks mogelijk functioneel bepaald element is tafel Bigfoot auteursrechte1 ijk beschermd werk omdat de totaalindruk van beschermde en onbeschermde trekken bepalend is; ontlening; bezwaar tegen veroordelingen en dwangsom terecht; auteursrechti n breuk, geen onrechtmatige daad; voorschot op schadevergoeding geweigerd). Nr. 94 Pres. Rechtban k Amsterdam, 9 dec. 1999, 15 Design und Distributions/Framas Meubelfabriek ca. (tafel Bigfoot is auteursrechtelijk beschermd werk; de Opmaat is geen gehele of gedeeltelijke nabootsing van de Bigfoot) (met noot A.A. OJ. Nr. 95 Pres. Rechtbank's-Gravcnhage, 21 juli 2000, E15 Design und Distributions/Ambiance (tafel Bigfoot is auteursrechtelijk beschermd werk; de Elephant is een verveelvoudiging van de Bigfoot; vordering tot opgave o.m. gegevens afnemers geweigerd). Wetgeving Nr. 91 Pres. Rechtbank Amsterdam, 7 april 2000, Unilever c.a./namc S pace e.a. (gebruik domeinnamen in economisch verkeer; merkinbreuk; geen geldige reden omdat gevraagde voorzieningen de mogelijkheid tot de beoogde communicatie niet ontnemen; schade door gevaar voor herkomstverwarring en associatie; overdracht domeinnamen). Rijkswet aanpassing rijkswetten euro (blz. 470). (vervolg inhoud op blz. 434)

2 4 3 4 B I J B L A D I N D U S T R I Ë L E E I G E N D O M '7 DECEMBER 2001 C O L O F O N.-' : >'.' I. ' L.. De Ine Verschijnt maandelijks, rond de 16c Abonnementsprijs: NIG 175,- per jaar met inbegrip van het jaarregister; aan abonnees buiten Nederland wordt NLG 50, per jaar aan verzendkosten in rekening gebracht; prijs per los nummer NLG 17,50 Nieuwe abonnementen: gaan in bij het befiiu van een kalenderjaar: aan tussen tijdse nieuwe abonnees worden de eerder versehenen nummers van de jaa rgang alsnog geleverd. Nieuwe aanmeldingen dienen, bij voorkeur schriftelijk, te worden gericht aan de administratie Beëindiging abonnement: door schriftelijke opzegging bij de administratie uiterlijk zes weken vóór het begin van een nieuw kalenderjaar. Zonder tijdige opzegging wordt het abonnemenr automatisch verlengd Administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Patentlaan 3, Postbus 5820, 2280 HVRijswijk (Z.H.)Telefoonnummer (070) Rabobank Bankrekeningnummer 1923.z4.179 Overname publicaties: na schriftelijke toestemming van de redactie Vormgevingen dmk: Sdu Grafisch Bedrijf bv, Den Haag <B Auteursrecht voorbehouden Ete-vacrzitier van de redactie: prof. mr. E.A. van Nicuwenhoven Helbaeh Reductie: prof. mr.j.j. Brinkhof mr.j.l. Dricsscn mevr. mr. drs. N. Hagemans dr.j.ji.j. deiihartog jhr. mr. J. L.K.A. Huydecoper mr. P. Neleman prof. mr. C.J.J.C. van Nispen prof. mr. A.A. Quaedvlieg prof. mr. J.H. Spoor mr. P.J.M. Steinhauser prof. mr. D. W. E Vcrkadc mr. ir.j.h.f. Winekels Correspondenten: F.Hennhig-Bodcwig (verbonden aan het Max-Planck-lnstitut,München) H. Ladd ie (mr. Jusiiee, High Court London) Redactiesecretaris: mevr. mr. A.P. van Rooden Redactie-adres: t'atentlaan 3, Tostbus 5820, 2280 nvrijswvjk (Z.H.) Tclcfoonnr. (070) Telefax (070) Berichten Openbare verkoping octrooien (blz. 471). Overeenkomst van Straatsburg. - Schikking van Madrid en Protocol. - Overeenkomst van Nice. Officiële mededelingen Sluiting van het Bureau 1.1:.- Sluiting leeszaal Bureau T.E. - Personeel. - Overeenkomst inzake erkenning voorrang. -

3 17 D E C C M B E R B I J E L A D I N D U S T R I Ë L E E I G E N D O M 13 5 A C T U A L I T E I T E N Ondubbelzinnige toestemming nodig bij parallelimport In deze rubriek is eerder (BIE 1999, blz. 197) melding gemaakt van de prejudiciële vragen die Mr Justicc Laddie van het High Court te Londen heeft gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen over uitputting van merkrechten. Die vragen werden gesteld in een zaak van Davidoff tegen A&G Tmports Ltd. betreffende import door A&G uit Singapore van Davidoff 'Cool Water'. Davidoff nam het standpunt in dat uit het feit dat de parallelimporteurdegoedercninsingapore kan kopen zonder contractueel opgelegd verbod tot export naar Europa nog niet kan worden afgeleid dat er toestemming is; A&G nam het tegenovergestelde srand pu nr in. Laddie sympathiseerde duidelijk met het standpunt van A&G en stelde prejudiciële vragen. Verwante vragen volgden kort daarop in een zaak van Levi Strauss tegen Tcsco en Costco. Op 20 november jl. heeft bet Hof van Justitie uitspraak gedaan in beide gevoegde zaleen, welke voor de parallelimporteurs niet gunstig is. 56 likewise, implied consent cannot be inferredfrom. thefact that a trade mark proprietor has not communicated kis opposition to marketingwithin theeea orfrom thefact thatthegoodsdo norcarryany warning that it isprohibited to place them on the markot within the EEA. 5/l:inaUy,siuliconsentcannotbcinferredfromthefactthatthe trade mark proprietor transferredownership ofthegoods hearing the mark without imposing contractual reservations orfrom thefact that, according to the lawgoverning thecontract, theproperty right transferred includes, in the absence ofsuch resev/ations, an uniimited right of'resaleor,attheveryleast, arightto market thegoodssubsequently within theeea. 58 A ruk ofnational law which proceeded upon the mere silence of the trade mark proprietor would not recognise implied consent hut rather dcemed consent. This would not- meet the needfor consent positively expressed required by Community law. 59 In sofar as itfalls to the Community legislaturc to determine the rights ofa trademark proprietor within the Member States of the Community it would be unacceptable on the basis of the lawgoverningthecontractformarketingoutside theeea toapply rulesoflaw that have the effect of limiting theprotection afforded to the proprietor ofa trade mark by Articles 5(1) and7(1) ofthedirective. Artikel 7 lid 1 van de Eerste Merkenrichtlijn bepaaltdathet Tenslotte maakt het hof duidelijk dat een beperking van dit aan het merk verbonden recht de houder niet toestaat het recht om vrij over goederen te beschikken, opgelegd aan de gebruik daarvan te verbieden voo r waren die onder dit merk eerste koper, tegen een derde partij kan worden ingeroepen: door de houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap 64 That is a different question from those conceming the effect on (EER) in de handel zijn gebracht. trade inarkrightsofconsentromarketingwithin theeea. Sincesuch consent cannot be inferredfrom the proprietofs silence, preservation Het Hof stelt voorop dat het begrip toestemming uniform ofhis exchisive right cannot depend on therc being an express prohimoet worden geïnterpreteerd (ov. 43), en wel aldus dat die bitionofmarketingwithin theeea, which the proprietor is not oblitoestemming ondubbelzinnig moet zijn geuit (ov. 45). In ged to impose, nor, afortiori, on a rcpetition ofthatprohibition in one het algemeen zal die toestemming expliciet worden gegeor more of the contracts conduded in the distribution chain. ven maar denkbaar is dat zij soms uit feiten en omstandigheden wordt afgeleid (ov. 46). De toestemming moet wor65 The national mies on the enforceability of sales restrictions den bewezen door degene die zich erop beroept: agüinst thirdparties are not, therefore, relevant to the resohition ofa 54 Ttfollows thut it isfor the trader dieging consent to prove it and dispute between the proprietor ofa trade mark and a subsequent trader in the distribution chain conceming the preservation or extincnotfor the irade mark proprietor to demonstratc its absence. 55 Consequently, implied consent to the marketing within the EEA tion of therightsconferrcd by the trade mark ofgoodsput on the market outsidt thatarea cannot be inferredfrom the mere silence of the trade mark proprietor. C. v. N.

4 4 3 9 B I J B L A D I N D U S T R I Ë L t E I G E N D O M 17 D E C E M B E R A R T I K E L E N Beslechting van octrooigeschillen in Europa Over droom., werkelijkheid en verbeelding" De huidige problemen liggen vooral op het terrein van de nietigverklaring en handhaving. Zonder volledigheid na te streven noem ik de volgende knelpunten: JJ. Brinkhof - De oppositicprocedure in München duurt vaak te lang. Dit enkele feit zorgt voor onzekerheid op de markt. 1 Inleiding - De lange duur van oppositicprocedures heeft bijkomende Wie heeft niet ooit ervaren dat het huis te klein wordt en dat gevolgen. 1 let komt voor dat nationale rechters over in breuk voor dat probleem een oplossing noodzakelijk is? Verbouen nietigheid uitspraken doen hangende oppositieprocedures. Dit zorgt voor verwarrende situaties en rechtswen en uitbteiden is een mogelijke oplossing. Een andere is onzekerheid wanneer in oppositie nadien wordt beslist dat het bouwen van een nieuw huis. Denken over nieuwbouw het octrooi gewijzigd in stand blijft of wordt herroepen. zet de fantasie in beweging. De contouren van het droomhuis doemen op. Dat droomhuis mist uiteraard de tekort- De deskundigheid en werklast van octrooirechters in Eukomingen van het huidige huis: het is licht, rui m, praktisch, ropa loopt sterk uiteen. Rechtsonzekerheid is het gevolg. duurzaam en streelt het oog. Daarna komt meestal de ontde concurrentieverhoudingen kunnen daardoor per land goocheling. De realisering van het droomhuis blijkt niet zo verschillen. Binnen de Europese Unie staat dit aan de realieenvoudig. Het bestaande huis zal bij verkoop minder opsering van de interne markt inde weg. brengen dan nodig is voor de financiering van het nieuwe - De nationale rechters zijn niet goed op de hoogte van de huis. Bouwgrond voor het nieuwe huis is alleen maar ver beslissingen van buirenlandse collega's over dezelfde vravan de bewoonde wereld enigszins betaalbaar. Sommige gegen van octrooirecht. Dit vergroot de kans op nodeloze verschillen. wenste bouwmaterialen blijken schaarser dan verwacht. En - Elke nationale rechter past het eigen nationale procesrecht de prijs van het geheel is hoger dan de financiële middelen toe. Het procesrecht in Europa verschilt aanzienlijk en is de toelaten. Nieuwbouw blijkt geen teëleoplossing.erzitnicts oorzaak van rechtsongelijkheid en rechrsonzekerheid. Ook anders op dan de huidige woning te verbouwen en enigshier geldt dat dit afbreuk doet aan de realisering van de inzins uit te breiden. Ook dat is geen eenvoudige opgave. De terne markt. manoeuvreerruimte is beperkt en voor marmer en graniet - Een goede oplossing voor grensoverschrijdende geschilontbreken definanciëlemiddelen. Veel creativiteit is nodig len is nog nier gevonden. Daardoor kan het onvermijdelijk om aan de extra eisen te voldoen en substantiële voorruitzijn rechters in verschillende landen te laten oordelen over gang te boeken. Maar met bakstenen en hout blijkt meet dezelfde inbreuk en dezelfde nictighcidsargumenten. Het mogelijk dan aanvankelijk gedacht. gevaar van uiteenlopende beslissingen ligt dan uiteraard op de loer. En het is natuurlijk een inefficiënre besteding van 2 Het Europese octrooihuis beantwoordt niet aan de eisen van vantijd, geld en energie, zowel voor rechtets als voor partijen. daag Het Europese octrooisysteem, het octrooi huis, vertoont ge3 Droom breken. Het voldoet al 1 an gere tijd niet aan de eisen van vanzijn de genoemde gebreken te verhelpen?2 Intellectueel gedaag. Er is nu ongeveer 40 jaar aan gebouwd. Ontegenzegzien is een oplossing niet zo moeilijk te bedenken: de cengelijk is veel voorruitgang geboekt, in de Europese ruimte trale verlening van octrooien vraagt om een logisch vervo I g, zijn de nationale octrooiwetten geharmoniseerd en is een te weten de mogelijkheid van centrale vaststelling van de centrale verlening van nationale octrooien gecreëerd. Het geldigheid van en inbreuk op parallelle octrooien. Het Europees Octrooiverdrag is een groot succes. Van de rechtdtoombeeld vormt zich van een waarlijk Europees octrooispraakvan de Kamers van Beroep van het Europees Octrooigerecht met de volgende kenmerken. Van dit gerecht mabureau gaat feitelijk een sterke harmoniserende werking ken de beste octrooirechters uit verschillende landen deel uit. Maar over nietigheid kunnen alleen de nationale rechuit. Het toepasselijke procesrecht zou moeten bestaan uit ters beslissen en voor de beslechting van multinationale de combinatie van de beste elementen uit de nationale inbreukgeschillen met betrekking tot parallelle octrooien procesregels. Het gerecht zou efficiënt en snel moeten zijn. uit hetzelfde Europees bundeloctrooi is nog geen bevredi1 Daarover: D. B rand Ie, D/c ktinftige Gestaltimg des Geriehtssystems in Poten tgende oplossing gevonden. Het Verdrag van Brussel biedt sachen in Europa, Sondcrausgabe zum AniLsblatt 1999 (Europaisch.es in dit opzicht slechts beperkte mogelijkheden. De NederPatentamt), ; J.J. Brinkhof, Patent Utigation in Europe in neeci of landse grensoverschrijdende verboden bleken geen panaihange. Special edition of the Officia] Journal 1999 (European Patent cee, terwijl de torpedo's ondanks de krachtige, Belgische afoffice}, ; R. Jacob, The Liarmonization of patent lrigarion, ME1997, ; R. Jacob, The future shape of the judicial system in weer nog niet volledig zijn ontmanteld.' " Nederlandse tekst van 'Die Schlichtung von Patemstreitigkeiten in Ruropa, ÜberTraum, WirldichkeitundVision', in:rcstsdirift4ojahre BundcspatemgericlU, (-RIJK 2001, De huidige situatie in Europa is voortreffelijk beschreven door C. Wadlow, Enfircementcfintcilemialpropcrty ineuropean and International law, Swcct & Maxwell, London Zie ook:j. Straus, The Present State ofthe Patent System in tlie European Union. Publication of the European Commision, Europe, Special edition of iheoffieial Journal 1999 (European Paccni Office), ; P. Mcsserii, Ein europaïschesgerichtssysremin Patentsachen, Sonderausgabe zum Amtsbütt 1999 (Europaisehes l'arenraïïiti, ; M. Rau, Wiesoll eingcrichtl.kha Patcmsctiutzsystem in Europa neben den nalioniikn Gerklttm unter besonderer Reriicksichtigimg des 'GrlinbaihGetminsch{iftspcitentEU'misschcn?,M'Mciiuü9,ciidcitlaiVicber\ Patentanwalte 1998,241; A. Sedemund-Treiber, Smitau einer etiropiliselten P(irfnr.?f/7WinIwftei(,MitteilungenderdeutschenPatentwaltei999,

5 1 / D E C E M B E R 2001 B I J B L A D I N D U Ü T n i E I E E I G E N D O M Het zou duidelijke richtsnoeren dienen te ontwikkelen met betrekking tot bijvoorbeeld uitvinderswerkzaamheid, de gemiddelde deskundige, de bcschermingsomvang van octrooien, equivalentie, nawerkbaarheid van de uitvinding en steun van de conclusies in de beschrijving. Die richtsnoeren zou het Europees Octrooibureau, in het kader van de verlening in acht nemen. Zij zouden voorts zodanige overtuigingskracht moeten hebben dat zij ook gebruikt zouden worden door nationale rechters die over nationale octrooien moeten oordelen. Het perspectief opent zich van een soepel verlopende verlening van sterke octrooien en een efficiënte geschillenbeslechting wanneer processen onvermijdelijk blijken te zijn. Rechtszekerheid en voorspelbaarheid zouden heersen in het Europese octrooiland. Zowel het Voorstel van de Europese Commissie voor een Verordening betreffende het Gemeenschapsoctrooi van de Europese Commissie-* als het voorstel voor een protocol van de Working Party on Litigationi proberen deze droom op een min of m eer vergelijkbare manier te realiseren. In bei d e plannen neemt een Europees octrooigcrccht een centrale plaats in. Dit Europese octrooigcrccht zou een eigen - nog te ontwerpen - procesrecht hanteren. 4 Werkelijkheid Na een droom pleegt men te ontwaken. Als men zelf niet spontaan wakker is geworden, dan moet men gewekt zijn door stemmen uit Duitsland*. De vraag is niet te ontlopen of de droom realiseerbaar is. Is denkbaar d at het gedroomde octrooigerecht de geschillenbeslechting zoals deze thans in de verschillende landen plaatsvindt met betrekking tot Europese octrooien, niet alleen zal kunnen overnemen maar zelfs zal verbeteren? Tk beschik niet over precieze cijfers met betrekking tot zowel het aantal gerechten in Europa dat octrooigeschillen behandelt als het aantal octrooigcschillen. Voor zover ik weet, bestaan die cijfers niet. Pagenberg biedt hulp 6. Hij schrijft dat alleen al in Duitsland ongeveer 600 octrooizaken per jaar door de gerechten in eerste aanleg worden beoordeeld. Hij maakt voorts melding van een schatting door een vertegenwoordiger van epi (organisatie van Europese octrooigemachtigden). Die schatting kwam voor de verdragsstaten van het Europees Octrooiverdrag uit op duizend zaken over Europese octrooien per jaar. Als wc aan de voorzichtige kant blijven en uitgaan van 300 octrooizaken per jaar, moeten wc vaststellen dat het Europese octrooigerecht onmiddellijk met een grote hoeveelheid zaken wordt geconfronteerd. Misschien oogt een hoeveelheid van 300 zaken per jaar voor een buitenstaander niet hoog. Octrooizaken zijn echter bewerkelijk omdat men zich behalve in het recht meestal ook in de techniek zal dienen te verdiepen. Er zullen al gauw 15 rechters nodig zijn. Die zul- -' COM(zooo), 4i2cnsooPCo4iz. 4 The First Steps Towards an Opiional Protocol undcr the European PatentConventïon 011 Uie Scttclmcnt of Litigarion Concerning European Patents (EPLP); J. Willems, f irst proposal fnr an EPLP (WPL/SUB 5/01), Munich, 23 February J. Pagenberg, the First Instancc European Patnet Court - A Tribunal Without Judges and Attorneys?, IÏC 2000,4S1-499; J- Schade, C,erichtliclicRegelungdcrFatenrsrreitsachen in Huropa, GUUR 2000,101-m; J. Schade, Das Streitregelungssystem zum Gcmcinschctfrsparent nach dem Verordnungs-VorschlagdcrKommision, GRUH 2000, J. Pagenberg, The Fitst Instance Buropean Patent Court - A Tribunal VVirhourJudges and Attorneys?, TIC 2000, lcn alle zei len moeten bijzetten om de stroom te vcrwctken. Te verwachten is dat het tempo in de aanvang niet hoog zal kunnen zijn. Het vraagt nu eenmaal meer tijd als rechters die afkomstig zijn uit verschillende rechtsculturen, in een voor velen vreemde taal beslissingen moeten nemen en ook nog eens een nieuw te ontwerpen procesrecht moeten toepassen. Zal het eenvoudig zijn 15 ervaren Europese octrooirechters aan te trekken voor het Europees octrooigerecht? Dat valt ernstig te betwijfelen. Het aantal ervaren octrooirechters in Europa is sowieso niet groot. In sommige landen is dit aantal zo gering dat de beslechting van geschillen over nationale octrooirechten ernstig in het gedrangkan komen als de ervaren rechters deel gaan uitmaken van het Europees octrooigerecht. Natuurlijk kan ook worden geput uit het reservoir van de leden van de Kamers van Beroep van het Europese Octrooiburcau. Maar deze leden hebben geen ervaring met betrekking tot inbreuken op octrooien. Een Europees octrooi gerecht zoals wordt voorgesteld door de Working Party 011 Litigation en besloten ligt i n het Voorstel voor een Verordening betreffende het Gemeenschapsoctrooi, lijkt niet realistisch. Daarom komt het niet verstandig voor onverkort vast te houden aan een Europees octrooigerecht van eerste aan leg i n de voorgestelde vorm. Daarvoor zijn ook nog andere redenen. Een Europees octrooigerecht is aantrekkelijk voor octrooihouders in -met name- twee situaties. In de eerste plaats wanneer zij geconfronteerd worden met vermeende inbreuken in landen waar de rechters overbelast en/of weinig gespecialiseerd zijn. En in de tweede plaats wanneer zij te maken krijgen met vermeende inbreuken die zich in meer dan één land afspelen. Daarbij zijn enige kanttekeningen te plaatsen. Opent men in liet eerste geval de weg naar een Europees octrooigerecht dan zal de druk in die landen om de rechtspraak te verbeteren bepaald niet toenemen. Te vrezen valt dat de kleinere octrooihouders in die landen - waarschijnlij k ondernemingen die ook aldaar gevestigd zijn - daarvan de dupe worden. In het tweede geval zal het in de meeste gevallen gaan om sterke octrooihouders. De mogelijkheid van een centrale procesgang is in hun belang. Naar verwachting zal dat procederen ten overstaan van een Europees octrooigerecht duurder zij n dan voor een nationaal gerecht. Te den ken valt allereerst aan vertaalkosten. Voorts zal de rechtsbijstand waarschijnlijk duurder worden omdat degene die voor het Europees octrooigerecht gaat procederen veelal genoodzaakt zal zijn internationaal georiënteerde octrooigemachtigden en octrooiadvocaten in te schakelen. Voor mi nder kapitaalkrachtige octrooihouders (én vermeende inbreukmakers) zal de over het algemeen toch al hoge drempel om te procederen, nog hoger worden. Het moge duidelijk zijn dat een Europees octrooigerecht niet voor alle betrokkenen alleen maar voordelen heeft: de kwaliteit van de octrooirechtspraak op nationaal niveau zal eerder zwakker dan sterker worden, terwijl procederen zeer waarschijnlijk nog duurder zal worden. Dat laatste is in zoverre in het voordeel van de financieel sterkere partijen dat deze partijen zich zonodig procedures kunnen veroorloven. Financieel zwakkere partijen zu I len daarentegen eerder ge-

6 4 3 8 B I J B I A D I N D U S 1 H I Ë L E E I G E N D O M 17 DECEMBER 2001 noopt worden inbreuken toe te laten, verweer achterwege te laten en minder gunstige regelingen te aanvaarden. Ik noem nog een reden waarom het niet verstandig is alle kaarten te zetten op een Europees octrooi gerecht zoals voorgesteld in het Protocol en het Voorstel vooreen Verordening. Als een nieuw schip wordt gebouwd en de bouwers daarvan ervan overtuigd zijn dat het onzinkbaar is, zal men toch niet mogen n al aten voorzieningen aan te brengen voor het geval het schip averij oploopt. Houden de voorstellen met de mogelijkheid van averij in voldoende mate rekening? Het is algemeen bekend dat de beste infrastructuur voor octrooiprocedures in Duitsland bestaat. N iet alleen worden in Duitsland verreweg de meeste octrooiprocedures gevoerd, maar vooral de wijze waarop dir gebeurt dwingt elders in Europa bewondering af. In trefwoorden uitgedrukt zijn de karaktertrekken van octrooiprocedures in Duitsland: snel, van hoge kwali tci t en rel atief goedkoop. In Duitsland is het nog steeds mogelijk dat kleinere ondernemingen octrooigcschillcn aan de rechter voorleggen. Dat is een groot goed. Daarmee is natuurlijk niet gezegd dat de octrooirechtspraak in andere Europeselanden ook niet voorbeeldige elementen zou bevatten. Wichccftbij voorbeeld geen groot respect voor de hoge kwaliteit en toegankelijkheid voor de Engelse rechtspraak? Maar dat Duitsland het octrooiland in Europa is, valt moeilijk te betwisten. Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Bundespatentgerichts mag dit wel gezegd worden. Als het Europese octrooi ge recht er komt, zal dit voor de Duitse situatie geen geringe gevolgen hebben. Een naar verwachting steeds aanzienlijker aandeel van de procedures zal niet langer door ervaren Duitse rechters kunnen worden beoordeeld. Dat aandeel zal aan het Europese octrooigerecht worden voorgelegd. Het lijkt me niet meer dan realistisch ervan uit te gaan dat de kosten die partijen moeten maken daardoor zullen stijgen. En dat zal weer tot gevolg hebben dat cen deel van de geschillen niet meer aan de rechter zal worden voorgelegd. Het is verder aannemelijk dat een enander ook gevolgen zal hebben voor octrooigemachtigden. De overgang naar een nieuw systeem zal in Duitsland offers vragen. Uiteraard staan daar voordelen tegenover. Met name voor de internationaal opererende ondernemingen en advocaten. Maar stel nu eens dat het Europese octrooigerecht niet wordt wat we ervan hopen? De Duitse infrastructuur zal als gevolg van de overgang veranderd en in kwaliteit waarschijnlijk verminderd zijn. De schade zal niet zo snel te repareren zijn. Naar mijn vaste overtuiging is dit niet alleen nadelig voor Duitsland maar voor heel Europa! Moeten wc dan maar afzien van een Europees octrooigerecht van eerste aanleg? Is het hoogste bereikbare een Europees octrooigcrccht van tweede aanleg? Of moeten we vaststellen dat we in Europa in wezen niet verder kunnen komen dan wat is neergelegd in het uit daterende en van het Akkoord betreffende Gemeenschapsoctrooien deeluitmakende Protocol betreffende de beslechting van geschillen inzake inbreuken op en de geldigheid van Gemeenschapsoctrooicn (Geschillenprorocol)" met de gecompliceerde regeling met betrekking tot de Gemeenschapsoctrooirechtbanken van eerste en tweede ' Publicatieblad 1,401/1 (30 december 1989). aanleg en het Gemeenschappelijk Hof van Beroep (COPAC)? De laatste vraag zou eigenlijk niet bevestigend beantwoord mogen worden. Het Akkoord is namelijk mede niet in werking getreden vanwege het geringe vertrouwen in het Gcschillenprotocol. Komen we niet verder dan betekent dit stilstand. We zouden dan moeten concluderen dat we gezamenlijk niet in staat zijn de tekortkomingen van het huidige octrooisysteem op een verstandige wijze op te heffen. 5 Verbeelding Onlangs las ik in een krant een stelling van een promovendus: 'Wie met beide benen op de grond blijft staan, komt meestal geen stap vooruit.' In Europa moeten wc vooruit. Maken we ons met beide benen los van de grond dan bestaat het gevaar dat we vallen. Maar zonder tenminste een been los van de grond zal er geen vooruitgang zijn. Naar mijn overtuiging vormen de ideeën van Pagenberg en Schade 8 goede uitgangspunten om in het kader van de EuropeseUnie en/of het Europees Octrooiverdrag vooruitgang te boeken. Hun belangrijkste ideeën - welke uiteraard voortbouwen op eerdere voorstellen en plannen - verraai ik op een vrije manier - en onder toevoeging van en kele eigen geluiden - als volgt: - concentreer in elk land de octrooi rechtspraak bij één, en in grote landen bij hooguit twee of drie, gerechten; aldus wordt een belangrijke voorwaarde geschapen voor het op een hoger niveau brengen van de kwaliteit van de rechtspraak; -wijs die gerechten aan als Europees octrooi gerecht van eerste aanleg; deze gerechten zullen aldus naast gesch i I len over nationaal verleende octrooien tevens geschillen beslechten over door het Europese Octrooibureau verleende octrooien (waartoe in de toekomst ook gemeenschapsoctrooien behoren); laat de Europese octrooigercchtcn zowel oordelen over inbreuk en geldigheid van het octrooi; de voordelen van een en ander zijn: dat men efficiënt gebruik maakt van het beperkte aantal beschikbare octrooirechters; dat wordt bevorderd dat de rechtspraak over nationaal en Europees verleende octrooien niet uiteenloopt; dat procederen in eerste aanleg betaalbaar blijft en de procestaai over het algemeen de taal van de gedaagde zal zijn; - zorg ervoor dat de Europese octrooigerechten hetzelfde - nog te ontwikkelen - procesrecht hanteren; laat de advocaten meepraten over het nieuwe procesrecht; - creëer een E uropees octrooigcrccht van tweede aanleg dat bestaat uit ervaren octrooirechters (mcr inbegrip van technische rechters), afkomstig uit de verschillende landen; overweeg de mogelijkheid dat partijen zich gezamenlijk - met voorbijgaan van het Europees octrooigerecht van eerste aanleg - rechtstreeks kunnen wenden tot dit gerecht; geef dl t gerecht de opdracht zoveel mogelijk te trachten vaste lijnen uit te zetten; - zorg ervoor dat de Europese gerechten van eerste en tweede aanleg organisatorisch een geheel vormen; dit wordt bevorderd door onderlinge communicatie en uitwisseling van ideeën bijvoorbeeld inde vorm van de in Duitsland bekende jaarlijkse Tagung van octrooirechters; e J. Schade, J. Pagenberg, Protocol on the settlcment of litigation conccniing the iiicringement and validiry of Europcan patents (Protocol un litigation - optional protocol to the EPC).

7 1 / D E C L M B E R B I J R L A D I N D U S T H I F L E E I G E N D O M 4 3 S - zorg ervoor dat naar het voorbeeld van de jaarlijkse overzichten van de Case Law in het Official Journal van heteuropean Patent Office gerubriceerde overzichten van de jurisprudentie van de üuropese octrooigerechten beschikbaar komen; goede informatie vergroot de kans op rechtseenheid; - zorg voor goede communicatie tussen het Europese Octrooiburcau en de Europese gerechten van eerste en tweede aanleg. 6Slot Zowel in het kader van de Europese Octrooiorganisatie als binnen de Europese Commissie is met grote inzet, voortvarendheid en creativiteit gewerkt aan oplossingen van een oud, maar steeds nijpender probleem: de beslechting van octrooigeschillen die past bij de huidige en toekomstige situatie in Europa. Het materiële octrooirecht is inmiddels geharmoniseerd en de verlening van octrooien vind tin toenemende mate op centraal niveau plaats. De beslechting van octrooigeschillen geschiedt echter nog steeds (vrijwel) uitsluitend op het nationale niveau. Rechtsonzekerheid en rechtsongelijkheid zijn daarvan het steeds minder aanvaardbare gevolg. Tn de voorstellen van de Europese Commissie en de Working Party on Litigation binnen de Europese Octrooiorganisatie is - tot nu toe - gekozen voor de ideale oplossing, een droomoplossing: een centraal Europees gerecht van eerste aanleg dat wordt gevormd door rechters die uit verschillende landen afkomstigzijn.vanduitsezijdc is naar mijn mening op overtuigende wijze aangevoerd dat deze voorgestelde oplossing thans niet realiseerbaar is. Bepleit is dat het Europese octrooigcrecht van eerste aanleg zal bestaan uit als zodanig aangewezen gespecialiseerde, nationale gerechten. Een oplossing die vergelijkbaar is met die van de Gcmeenschapsmerkenverordening. Dit lijkt op het eerste gezicht een weinig gedurfde aanpak. De kracht van de Duitse benadering schuilt in twee hiermee samenhangende voorstellen. Inde eerste plaats wordt voorgesteld dat de Europese octrooigerechten van eerste aanleg hetzelfde, nog te ontwikkelen procesrecht zullen toepassen bij de beoordeling van zowel inbreuk al nietigheid. En ten tweede wordt voorgesteld dat het Europese octrooigcrecht van tweede aanleg uit een 'echt' Europees gerecht zal bestaan, dat wil zeggen een gerecht dat wordt gevormd door rechters die uit verschillende landen afkomstig zijn. Uiteraard zal ook dit gerecht een eigen procesrecht toepassen. Deze voorstellen zijn enerzijds realistischer dan de opvattingen van de Europese Commissie en de Working Party on Litigation. Anderzijds gaan zij aanzienlijk verder dan hetgeen in het Gcscbillenprotocol van 1989 is neergelegd. Als U het mij vraagt zou aanvaarding van de kernpunten van de Duitse voorstellen een innovatieve verbouwing van het Europese octrooihuis opleveren. Het zou een voorbeeld zijn voor ontwikkelingen op andere terreinen vanhetiiuropese recht. Want dat het de hoogste tijd is dat de rechterlijke organisatie en het procesrecht "Europeser" worden, staat voor mij vast. Als zo vaak lopen rechtspraak en procesrecht in ontwikkeling achter. Het Bundespatcntgcricht wens ik alle goeds voor de toekomst. 's-gravenhage, 20 november 2001

8 4 10 L t I J B L A D I N D U S T R I I '. LE E I G E N D O M 1 7 D E C E M B E R J U R I S P R U D E N T I E Nr. 89 Gerechtshof te 's-gravenhage, 27 januari zooo publicatie van de 'nieuwe' verlening op 23 december 199S vindt haar grondslag niet in art. 97, maar in art. 103 EOV. (erythropoietin 111) 1 Boehringer Mannheim GmbH te Mannheim, Duitsland,, 2 Boehringcr Mannheim BV LeAlmere.appellantcn, procureur mr. H.C. Grootveld, advocaat mr. P.A.M. Hendrick te Amsterdam, Art. 51, lid ib ROW (1910) tegen Van een uilvinder kan niet mecrworden geëist dan dat hij op het 1 Kirin Amgen Ine tethousand Oaks, Californië, Verenigde tijdstip van indiening van het octrooi aannemelijk maakt dat ook Staten van Amerika, alle tot de geclaimde groep behorende verbindingen waarvan de be-2 Ortho Pharmaceutical Corporation te Raritan, New Jersey, reiding niet met een uitvoeringsvoorbeeld is toegelicht, de volgens de Verenigde Staten van Amerika, uitvinding bedoelde werking vertonen. Het feit dat EPO in de 'na- 3 Cilag NV/SA te Brussel, België, geïntimcerden, procureur tuur'(in urine) voorkomt, brengtmetzich meedatmetbetrekkingtot jhr. mr. J.L.R.A. Huydccoper. een octrooi voor EPO verkregen met behulp van recombinant technologie, waarvan op grond van fysische parameters (bijvoorbeeld het a Arrondissementsrechtbank te 's-gravenhagc, 13 maart molecuulgewicht) vermoed wordt dat het identiek is aan urinair EPO 1996 (mrs. E.J. Numann, J.H.P.J. Willems en R.C.D.E. Ha(uEPO),eendisclaimemodigis.Qmhct daardoor ontstane'gat' inde sekamp) stofbescherming te dichten is het redelijk de uitvinder een conclusie toe te staan die gericht is op een werkwijze met toepassing van heirechtsoverwegingen nieuwe 'middel', zodat de uitvinder bescherming krijgt voor de daar-in conventie en in reconventie: mee rechtstreeks verkregen recombinant EPO-verbindingen, waar1 Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet onder recombinant EPO dat identiek is aan het bekende uepo. (voldoende) weersproken en op grond van de inhoud van Met de gewonde cxons heeft de uitvinder de wezenlijke genetische overgelegde stukken, staat tussen partijen het navolgende informatie verstrekt voor het bereiken van het beoogde doel: de provast: ductie van EPO langs recombinante weg. Het is daarom redelijk de1.1 Het geschil tussen partijen speelt 7.ich af op het gebied uitvinder een veralgemeende werkwijze-conclusie toe te staan meivan de recombinant DNA-techniek en heeft met name betoepassingvan elk 'middel' waarbij gebruik wordt gemaakt van (ten trekking op het door middel van die techniek vervaardigen ininsteeen gedeeltevan') diegenetischeinformatie. Dat in het vinden van een als hormoon fungerend eiwit, erythropoictinc (vervan die alternatieve 'middelen' op zichzelf uitvindingen kunnen zijn der: EPO), dat in het lichaam de vorming van rode bloedlichaampjes en/of ijzeropname stimuleert. gelegen, doet aan hetvoorgaande niet af. Ook deze alternatieve 'middelen' omvatten immers noodzakelijkerwijze de in het octrooi geo- 1.2 DNA-moleculen (DNA= deoxyribonucleïnezuur) bestaan uit twee afzonderlijke aan elkaar complementaire penbaarde exons en zijn derhalve ondergeschikte uitvindingen. strengen die zijn opgebouwd uit de nucleotidebascn adenine, thymine, cytosinc en guanine. Adenine in de ene Art. 30, lid tbrow (1510) streng kan uitsluitend worden gekoppeld aan een thyminekrachtens artikel30, lid 1 onder b, ROW 1910 (en artikel 53, lidmoleculc in de andere streng terwijl cytosine in de ene 1 onder b ROW 199$) is het voortbrengsel dat rechtstreeks verkregen strcnguitsluitendkan worden gekoppeld aan guanine in de is door toepassing van de werkwijze als omschreven in conclusie 27 andere streng. Vandaar dat de beide strengen steeds noodvan het octrooivankirinamgcnmeebeschermd. Hierbijdoet nietter- zakelijk eikaars spiegelbeeld zijn. zakeofhetverkregen voortbrengsel nu nieuw ofnietnieuw is; ookeen 1.3 EPO wordt in het menselijke lichaam normaliter geniet nieuw voortbrengsel verkregen met die werkwijze valt dus onder vormd in niereellen. De vorming van EPO wordt gereguhet Octrooi Nu onder conclusie 1 ookhumaancdna isbegrepen (conleerd door een gen, zij nde een inde celkern aanwezige DNAclusie 27 is voor dat gedeelte dus niet nietig), valt ook onder het ocsequentic. Dat gen bevat naast gedeelten die voor de trooi humaan EPO verkregen langs de cdna-weg volgens conclusie vorming van EPO coderen, de zgn. exons, ook gedeelten die 27, ook al zou dat humane EPO volstrekt identiek zijn aan urinair dat niet doen, de zgn. introns. De exons worden in de celepo. kern afgelezen en gekopieerd ('transcriptie') in betrekking onstabiele RNA-moleculen (RNA = ribonucleïnezuur), het Art. 103, lid 1 ROW 1995 zgn. messenger-rna (mrna). De mrna-moleculen begede verlening van het Europese octrooi na oppositie is niet te be-ven zich vanuit de celkern naar het cytoplasma en worden schouwen als een'nieuwe''verleningopgrond waarvan derow 1993daar afgelezen en vertaald ('translatie') in eiwitten doordat vantoepassingis. opvolgende codons (tripletten van nucleotiden) coderen Art. 103, lid 1 ROW 1995 bepaalt dat t.a.v. Europese octrooien waarvoor opvolgende aminozuren. Bij ieder codon past slcchrs van de vermelding van de verlening overeenkomstig art. 97, vierdeéén aminozuur, doch voor een aantal aminozuren wordt gelid EOV is gepubliceerd vóór de inwerkingtreding (1-4-95) van decodeerd door meerdere, verschillende, codons. Dit verrow 199$ uitsluitend het bij of krachtens de ROW (1910) bepaaldeschijnsel wordt genoemd: de degeneratie van de genetische van toepassing is. De vermelding vond op 25 juli 1990 plaats. Decode. 1.4 Indien het gen als geheel wordt geïsoleerd spreekt men ' Cassatieberoep iiircsicul; voorerythropoierin U zie Pres. Rb. van genomisch DNA. 's-gravenhage, 26 jan. 2000, nr. 1, blz. 4. Ktü. Mrs. J.J. Brinkhof, R.A. Crootoonk en J. B. A. van den EndeWiefkers

9 17 D E C E M B E H I [ I I B I J B L A ] I N D U S T R I L L I - H I G E N D O M i. S Het is echter ook mogelijk het hiervoor bedoelde mrna te isoleren uit cel len waarin dat mrna op dat moment voorkomt en daarvan vervolgens in vitro een complementaire DN A-kopic te maken, die dan wordt aangeduid als complementair DNA (cdna). Voor de vervaardiging van cdna is het dus niet nodig de beschikking te hebben over het gen als geheel. 1.6 Kirin Amgen is houdster van Europees octrooi o , verder te noemen: het Amgen- octrooi. De titel van dit octrooi luidt: Production of erythropoietin. De verlening van het octrooi is op 25 juli 1990 gepubliceerd. Het octrooi is verleend voor Nederland, Oostenrijk, België, Zwitserland, Duitsland, Frankrijk.hetVerenigd Koninkrijk,Italië,Liechtenstein, Luxemburg en Zweden. De aanvrage is ingediend op 12 deeem ber Er is een beroep op prioriteit gedaan. De prioriteitsstukken dateren van 13 december 1983, 21 februari 1984, 28 september 1984 en 30 november De conclusies van het octrooi omvatten onder andere: - DNA reeksen die coderen voor erythropoietinc (hierna te noemen EPO) daaronder begrepen mcnsclijkepo; - plasmiden of vectoren waarin DNA reeksen als hiervoor aangeduid zijn opgenomen; - gastheercellen die met DNA sequenties of plasmiden of vectoren als eerder aangeduid zijn getransformeerd of gctransfecteerd, en waarin EPO tot expressie komt; - polypeptiden, gekenmerkt doordat zij door prokaryotische of eukaryotische expressie van een exogene DNA reeks als eerder aangeduid zijn geproduceerd; - werkwijzen voor de bereiding van EPO met toepassing van de DNA reeksen, plasmiden en vectoren en gasthecrccllijnen als eerder aangeduid; - farmaceutischesamcnstellingen waarin de eerder aangeduide polypeptiden zijn opgenomen, en in het bijzonder: EPO, op de eerder aangeduide wijze vervaardigd, hierna aangeduid als repo. 1.8 Tegen de verlening van het octrooi is door zes opposanten oppositie ingesteld. De Oppositieafdeling van het Europees Octrooibureau heeft in haar beslissing van 25 november 1992 de opposities afgewezen. 1.9 Bij beslissing van 21 novembet 1994 heeft de Technische Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau het octrooi in gewijzigde vorm gehand haafd. ï.io De thans van belang zijnde conclusies van het octrooi, inde versie waarin dit door de Kamer van Beroep is gehandhaafd, luiden: 1 A DNA sequence for use in seairing expression in a pmaryotic ot eucaryotic host eelt ofa poïypeptide product havingat least part of the primary structural conformcition of that of erythropoietin to allow possession of the biologicalproperty of causingbone marrow cells to increase produaion ofrecticulocytes and red blood cells and to increasc hemoglobin synthesis or iron uptake, said DNA sequence selectedfrom thegroup consistingof: a) the DNA sequences setout in Tables V'and VI01theircomplementarystrands; b) DNA sequences wich hybridize ander stringent conditions to the protein coding regions of the DNA sequences deftned in a) orfragments thereof; and c) DNA sequences whkh, bui fox the degeneracy of thegenetk code, would hybridize to the DNA sequence deftned in a) and b). zadna sequence accordingto claim ïencodinghumancrytktopoietin. 3 A cdna sequence according to claim 1, being a monkcy species erythropoktin codingdna sequence. 19 A recombinant polypetide hoving partor all of the primery structural confirmation of hitman or monkey erythropoktin as setforth in Table VI ot Table V orany alklic variant or derivative thereofpossesing the bioligkalproperty ofcausing bone marrow cells to inctease production ofrecticulocytes and red blood cells and to increase hemoglobin synthesis or iron uptake and characterized by being the product of eukaryotic expression of an exogeneous DNA sequence and which lias higher molecular weight by SDS~PAGEfrom erythmpoietin isolatedfrom urinary sources. 26 A poïypeptide product of'the expression in a eukaryotic hostcell of a DNA sequence accordingto any claims 1,2,3,5,6and/. 27 A process for prodiiction ofa poïypeptide havingat leastpart of'the primery structural conformation of erythropoietin to allow possession of the biological property ofcausing bone marrow cells to increase production ofrecticulocytes and red blood cells and to increase hemoglobin synthesis or iron uptake, wich process is characterized by culruring under suitdbk nutriënt conditions a procaryotic oreacaryotk host cell transformed or transfected with a DNA sequence according to any of claims 1,2., 3,5,6and 7 in a marnier allow ing the hostcell to express said poïypeptide; and aptionally isolating thedesired poïypeptide product oftlie expression of the DNA sequence. 3oApharmaceuticalcomposition comprisingapoly peptide produccd in accordance with the process of"claim 27,28 0x29 and apharmaceuticatly aeceplabk diluent, adjuvant orcarrier Genetics Institute Tnc. te Cambridge (Masschusetts, USA) is rechthebbende op het Europees octrooi Bi, dat haar met dagtekening 2 mei 1991 en prioriteit vanaf 4 december 1984 is verleend voor een 'method for the production of erythropoietin', verder ook te noemen: het Genctics-octrooi. Dit octrooi beschermt, voor zover te dezen van belang, de vervaardiging met behulp van recombinant DNA-techniek van humaan EPO, zu I ks met toepassing van humaan cdna. Tegen dit octrooi is nog een oppositieproccdure hangende bij de Oppositieafdeling van het EOB Boehringer Mannheim produceert onder een licentie die haar is verleend door Genetics Institute Tnc. een farmaceutisch preparaat dat als werkzaam bestanddeel humaan EPO bevat, verkregen door toepassing van eukaryotische gastheercellen welke getransformeerd of getransfcctccrd zijn met DNA reeksen in plasmiden of vectoren. Gebruik wordt daarbij gemaakt van cdna-reclcscn als bedoeld in conclusie i 1 van het Genetics-octrooi, te weten: AcDNA sequence encodingthei- i66amino acid sequence of'erythropoietin said cdna comprising the sequence oftabk 3from the GCC codon encoding the 1 Ala through theaga codon encoding the 166 Ars. Het product werd door Boehringer onder de m erknaara Recormon in Nederland op de markt gebracht Aan beide gedaagden is het Amgcn-octrooi bij exploitcn van 23 maart 1993 betekend Bij arrest in kort geding van 3 februari 1994 heeft het Gerechtshof te 's-gravcn hagc aan Boehringer verboden Rccormon in Nederland in het verkeer te brengen, welk arrest in stand is gelaten bij arrest van de Hoge Raad d.d. 21 april Ortho Pharmaceutical Corporation (verder: Ortho) is licentichoudster van Kirin Amgen onder het Amgen-octrooi en produceert onder dat octrooi begrepen producten.

10 4 4 2 B I J R I A D I N D U S T R I Ë L E E I G E N D O M 17 D E C E M B E R 2001 l.iö Cilag is subliccntiehoudster van Ortho en distribueert krachtens die licentie de producten van Ortho in de Benelux. 2 Kirin Amgen c.s. vorderen op grond van vorenstaande feiten een verbod aan gedaagden van iedere betrokkenheid bij handelingen die inbtcuk opleveren op haat Europees octrooi, zulks voor Nederland, dit op straffe van een dwangsom en met andere nevenvorderingen, alsmede schadevergoeding dan wel winstafdracht. 3 Boehringer voert gemotiveerd verweer en vordert in reconventie de nietigverklaring van het octrooi, voor zover verleend voor Nederland. Kirin Amgen c.s. voeren in reconventie gemotiveerd verweer. Status van het octrooi De redenering van Boehringer is - naar de rechtbank begrijpt - als volgt: De Kamer van Beroep van het EOB heeft beslist dat de beslissing van de Oppositieafdeliiig (tot ongewijzigde handhaving van het octrooi) niet in stand kan blijven. Daarmee is die beslissing vernietigd en - dus - ook het octrooi. Door de beslissing van de Kamer van Beroep is de zaak terugverwezen naar de Oppositieafdeling. Deze zal het octrooi opnieuw moeten verlenen en daarbij niet alleen de conclusies moeten verlenen zoals die door de Kamer van Beroep zijn geformuleerd maar ook de i n leidende beschrijving van het octrooi moetenherzien en deze in overeenstemming moeten brengen met de 'grounds for the decision' van de Kamer van Beroep. Pas als dat is gebeurd en het octrooi opnieuw is gepubliceerd, is er weer sprake van een octrooi waaraan verbodsaanspraken kunnen worden ontleend. Zolang dat niet het geval is, heeft het octrooi juridisch de status van een Europese octrooiaanvrage. Er kan dus ten hoogste sprake zijn van schadevergoeding, aldus nog steeds Boehringer, en niet van een verbod. 5 Die door Boehringer ingenomen stelling is naar het oordeel van de rechtbank onjuist. Dat de (door het ingestelde beroep opgeschorte) beslissing van de Oppositieafdeling tot instandhouding van het octrooi is vernietigd wil immers nog niet zeggen dat de verleningsbeslissing (van de Onderzoeksafdeling) ook zou zijn vernietigd. TI et octrooi is dus fotmeel nog gewoon in stand en gelijk te stellen met een Europees octrooi waartegen een oppositieprocedurc hangende is, zulks met dit verschil, dat de uitkomst van die oppositie, in elk geval voor wat betreft de formulering van de conclusie, reeds bekend is. Daaraan doet niet af dat dit octrooi in rechr geen handhaving verdient buiten de omvang waarin het door de Kamer van Beroep is gehandhaafd. Op een dergelijke excessieve bescherming wordt overigens door Kirin Amgen ook geen aanspraak gemaakt. 6 Het beroep dat Boehringer ter gelegenheid van de pleidooien op 26 j anuari 1996 n og heeft gedaan op het bepaal d e in art. 69 lid 2 EOV, kan haar in dit opzicht niet baten. Die bepaling ziet immers slechts op de beschermingsomvang van de oorspronkelijke octrooiaanvrage en bepaalt geenszins wat de status is van een in betoep in gewij zigd e vorm in stand gehouden octrooi. 7 Een systeem als door gedaagden bepleit zou bovendien inhouden dat inbreukmakende gedragingen aanvankelijk, na de verlening van een octrooi, zouden kunnen worden verboden. Vervolgens zouden diezelfde gedragingen (in een periode tussen cen beslissing van de Kamer van Beroep en een hernieuwde verlening) niet kunnen worden verboden doch slechts aanleiding kunnen zijn tot schadevergoeding, om vervolgens opnieuw onder een verbod te kunnen gaan vallen. Dit lijkt nodeloos gecompliceerd en onpraktisch en doet ook geen rechr aan de gerechtvaardigde belangen van de octrooihouder. Veeleer ligt het voor de hand dat de gedeeltelijke herroeping van een octrooi weliswaar conform het verdrag terugwerkt tot aan de verlening, doch het octrooi ook vanaf die verlening geachr wordt voortdurend in die beperkte vorm te hebben gegolden. S Ambtshalve wordt voorts overwogen dat het hier een Europees octrooi betreft waarvan de verlening - gelet ook op hethiervooroverwogenc-isgepubliceerd vóór 1 april 1995, zodat ingevolge het bepaalde in art. 103 Rijksoctrooiwet 1995 het bepaalde in en krachtens de Rijksoctrooiwet (van 1910) onverkort van toepassing is. 9 De rechtbank acht termen aanwezig voorts allereerst de «conventionele vordering tot nietigverklaring te behandelen nu deze de verste strekking heeft. Voorts in reconventie: 10 Ter zitting van 23 januari 1996 heeft Boehringer te kennen gegeven dat zij van de aanvankelijk aangevoetde nietigheidsgronden voor dit geding alleen handhaaft de stelling dat het Amgen-octrooi nietig dient te worden verklaard omdat dit volgens de letter, in de vorm waarin het is verleend, ook humaan cdna (recombinant DNA) omvat. In het octrooischrift wordt echter niet geopenbaard hoe humaan cdna moet worden vervaardigd zodatvolgens Boehringer nier is voldaan aan het vereiste van artikel 83 EOV, inhoudende dat de uitvinding in de octrooiaanvrage zodanig duidelijk moet zijn beschreven dat zij door een deskundige kan worden toegepast. 11 In dit kader beroept Boehringer zich met name ook op de uitspraak van de Technische Kamer van Beroep van het EOB no. T 409/91 d.d. 18 maart 1993 (inz. Fucl Oils/lixxon, OJ blz ); waarin onder meer wordt gewezen op het 'general legal principlc that the extentof the patent monopoly, as defined by the claims, should correspond to the tcchnical contribution to the art in order for it to be supported, or justified' en dat 'the claims should nol extend to subject-matter which, after reading the description, woukl still not be at the disposal of the person skilled in the art.' 12 Vooropgesteld dient te worden dal beslissingen van de organen van het EOB de rechtbank niet binden: zij dient te komen tot een zelfstandige oordeelsvorming. Dat neemt echter niet weg dat dergelijke EOB-beslissingen en de daaraan ten grondslag liggende motiveringen zwaar dienen mee te wegen in de oordeelsvorming van de rechtbank, al ware het slechts in het belang van cen uniforme rechtspraak binnen de bij het EOV aangesloten landen. 13 Wat in het Amgen-octrooi wordt geopenbaard, en wat dus de bijdrage aan de stand der techniek betreft, is niet alleen de vol ledige aminozuursequentie van het humane EPO maar bovendien de sequentie van het daarvoor coderende gen, inclusief introns. Ook wordt geopenbaard wel kc delen van dit gen als voor het eiwit EPO coderende sequentie moeten worden aangemerkt. Tenslotte wordt aan de vakman geopenbaard hoe hij de hand kan leggen op die sequentie(s).

11 17 D E C E M 3 E R 2001 BIJ BLAD I N D U S T R I Ë L E I I G E N D Q M 14 Terecht en in overeenstemming met de bijdrage aan de techniek claimt het octrooi dan ook die geopenbaarde sequenties en de coderende delen daarvan, ongeacht hoe die zijn bereid. Ook als die sequenties op een andere wijze kunnen worden bereid, neem t dat nog niet weg dat dat het Amgen-octrooi is geweest waarin voor het eerst is beschreven hoe de vakman over deze sequenties kon beschikken. 15 Het beroep op de uitspraak van de Technische kamer van beroep van het EOB inzake FuelOils/üxxon kanboehringer in dit opzicht niet baten. Die uitspraak betrof een octrooi met betrekking tot een uitvinding die er in bestond dat door toevoeging aan dieselolie van een bepaald additief de waskristallcn (die bij afkoeling in dieselolie ontstaan) zo klein bleven dat die de olicfilters konden passeren en die filters dus niet verstopten. De Technische Kamer van Beroep weigerde in die zaak octrooi voor een conclusie die alle ol iën omvatte waarin de waskristallen kleiner bleven dan 4000 nanometer: de aanvraagsterhad in haar octrooi beschreven hoe kristallen bereikt konden worden tussen de 1200 en de 4000 nanometer maar niet hoe kristallen van klein er dan ïzoo nanometer konden worden berei kt. De Technische Kamer van Beroep weigerde een conclusie te verlenen die ook kristallen van kleiner dan 1000 nanometer omvatte. Die weigering berustte echter niet op het feit dat niet (vervaardiging van) alle oliesooi'tcn werden beschreven waarin de uitvinding (kristallen van tussen de 1200 en 4000 nanometer) kon worden toegepast. Zo zou er bij het Amgcn-octrooi wel aanleiding zijn om cen conclusie te weigeren waarin ook sequenties werden beschermd die niet volgens de leer van het octrooi en de stand der techniek konden worden gemaakt, ür is echter geen aanleiding om een octrooi te weigeren omdat sequenties die volgens het octrooi worden geopenbaard, ook kunnen voorkomen in andere en op andere wijze vervaardigde sequenties. r6in conclusie 1 van het Amgen-octrooi worden geclaimd - zakelijk samengevat en voor zover te dezen van belang - DNA-sequenties die coderen voor humaan EPO en die geheel of ten dele hybridiscren met de voor eiwit coderende delen van de in tabel VI van het octrooi omschreven DNAsequentic dan wel met de complementen daarvan. Gezien de selectieve koppeling van adenine aan uitsluitend thyminc en van cytosine uitsluitend aan guanine en gezien de omstandigheid dat precies bekend is welke codons kunnen coderen voor welke aminozuren betreft het een groep van stoffen die vrij nauwkeurig afgegrensd is. 17 Niet in dispuut is tussen partijen dat de stand van de techniek de vakman ten tijde van de priorircitsdatum in staat stelde de door deze gewenste DNA-sequenties samen te stellen, mits hem althans de basenvolgorde van de beoogde sequentie bekend was. Dat blijkt overigens niet alleen ui t voorbeeld 11 van het octrooi waar synthetisch beoogde DNA-sequenties worden vervaardigd en worden ingebouwd in gastheercellen (resp. E. Coli en gistccllen) maar ook uit andere plaatsen van het octrooischrift. Zie bijvoorbeeld pag. 4 regels 15 en volgende. 18 Gezien het hiervoor reeds bedoelde voorbeeld 11 uitliet octtooischrift is dan ook in elk geval de stelling van Boehringer onjuist, dat de leer van het Amgen-octrooi beperkt zouzijn tolde verkrijging van genomischedna. 19 Naar het oordeel van de rechtbank is dus geenszins gebleken dat conclusie r van het octrooi stoffen claimt die niet volgens de leer van het octrooi in combinatie met de stand van de techniek konden worden vervaardigd: de stand van de technieklccrt hoe een bepaalde gewenste DNA-sequentie kon worden vervaardigd en het Amgen-octrooi leert wat de cod erende DNA-sequentie voor EPO is. 20 Daaraan doer niet af dat er inmiddels andere vervaardigingswijzenmogclijkzijngebleken van stoffen die gezien hun eigenschappen en/of samenstelling geheel en al vallen onder de letter van conclusie 1, zoals bij voorbeeld het cd NA waarvan de vervaard iging geschiedt op de door Gcnctics lnstitute Inc. geoctrooieerde en door Boehringer toegepaste werkwijze. Dat vervaardiging van cdna niet door het octrooi van Kirin Amgen wordt geopenbaard wil niet zeggen dat dat cdna gezien het bevatten van (onder meer) de voor humaan EPO coderende sequentie niet kan vallen onder de beschermingsomvang van het Amgen-octtooi. Zie daarvoor nader hetgeen inde rechtsoverwegingen 31 en volgende wordt overwogen. 21 Ook betekent het vorenstaande niet dat Kirin Amgen bescherming zou krijgen die niet in overeenstemming zou zijn met de bijdrage van het octrooi aan de ontwikkeling van de techniek: Kirin Amgen leert in dit octrooi voor het eerst welke de DNA-sequentie is die codeert voor humaan EPO en op welke wijze de vakman de beschikking kan krijgen over die sequentie en vergelijkbare sequenties. Het is niet onredelijk dat zij dan ook bescherming kan claimen voor die sequentie terwijl het (gezien enerzijds de genetische verschi I len die in de natuur kunnen voorkomen en anderzijds ter voorkoming van al te gemakkelijk omzeilen van haar octrooi) ook noodzakelijk is die bescherm ingsomvang ruim te formuleren. 22 Overigens valt op dat de Technische Kamer van Beroep in de 'grounds for the decision' van haar uitspraak met geen woord verwijst naar de uitspraak in de zaak T 409/91, zulks hoewel deze uitspraak de kamer bekend moet zijn geweest. ook in aanmerking genomen dat publicatie daarvan heeft plaatsgevonden in het Officia! Journal van september 1994 (blz. 653). Dat lijkt erop te wijzen dat ook de Technische Kamer van Beroep van oordeel was dat de beslissing in de zaak T 409/91 geen belang heeft voor het onderhavige geschil. 23 Boehringer heeft zich bij pleidooi ook nog beroepen op de uitspraak van de Technische kamer van Beroep van het EOB in de zaak T 19/90 (onco-mouse/harvard OJ1990, blz. 476 e.v.). Het is de rechtbank echter niet duidelijk welk argument Boehringer voor haar stellingen meent te ontlenen aan deze uitspraak, waarin onder meer wordt overwogen: 'However, the mere fact that a claim is broad is not in i tself a ground for considering the application as not complying with the requirement for sufficiënt disclosure under Article 83 EPC. Only if there are serious doubts, substantiated by verifiable facts, may an application be objected to for lack of sufficiënt disclosure' en 'A biological invention was thus considered sufficiently disclosed if it clcarly indicated at 1 east one way in which the skilled person cou I d carry it out.' 24 De rechtbank komt dus tot de conclusie dat het - enige thans ter disaissiestaandc-nietigheidsargumentvanboeh-

12 4 4 4 B I J B L A D N D D S T R I L L E t I G E N D O M 1 / D t C C M B E R 2001 ringer moet falen, zodat de nictigheidsvordering moet worden afgewezen met veroordeling van Boehringer in de kosten van de procedure in reconventie. Voorts in conventie: Inbreuk 25 Boehringer heeft - voor het eerst bij het herhaalde pleidooi op 23 januari betwist dat de door haar gebruikte cdna-sequentie (te weten de sequentie als weergegeven in tabel 3 van het Genetics-octrooi nr BT) onder stringente voorwaarden hybridiseert met de voor eiwir coderende delen van de DNA-scquentie uit tabel VI van het Amgcn-octrooi als bedoeld in conclusie 1 onder b). 26 De rechtbank is van oordeel dat deze betwisting - in het geheel niet ondersteund door enig bewijssru k - als tardicf is aan te merken zodat zij die zal passeren. Overigens heeft Boehringer van die tardieve stelling ook geen bewijs aangeboden terwijl de rechtbank geen termen aanwezig acht haar dat bewijs ambtshalve op te dragen. ne bewijslast dienaangaande zou wel op Boehringer hebben gerust gezien de door eenieder vast te stellen mate van overeenstemming van het relevante deel van de in tabel 3 van het Genetics-octrooi gegeven sequentie met de coderende sequentie in tabel VI van het Amgcn-octrooi. Boehringer heeft ter zitting van 23 januari 1996 desgevraagd verklaard dat zij voor de synthese van haar EPO gebruikt de in conclusie 11 van het Genetics-octrooi bedoelde sequentie, te weten vanaf het codon GCC, coderend voor het aminozuur nummer 1 (alanine) tot en met het codon AGA, coderend voor het aminozuur 166 (arginine). Vergelijking van die sequentie (weergegeven in tabel 3 van het Genetics-octrooi, productie XX van Boehringer) leert dat die sequentie letterlijk overeenstemt met de eiwitcoderende delen van de sequentie, gegeven in tabel VI van het Amgen-octrooi. 1 Gezien die mate van overeens temming moet bij gebrek aan tegenbewijs worden aangenomen dat die sequenties met elkaar, dan wel met eikaars complement, zouden hybridiseren. 27 Boehringer heeft ook overigens ten onrechte aan Kirin Amgcn verweten geen bewijs te hebben bijgebracht voor het wel hybridiseren van de door Boehri ngcr gebruikte sequentie met de coderende gedeelten van de sequentie van tabel VI van het octrooi: nu door Boehringer dit hybridiseren niet was betwist was er immers voor Kirin Amgen geen enkele aanleiding met bewijs dienaangaande te komen omdat het hybridiseren als onbetwist tussen partijen vast stond. 28 De rechtbank gaat er dan ook van uit dat de door Boehringer gebruikte DNA-sequentie geheel valt binnen de letter van conclusie 1 van het Amgen-octrooi. 29 Boehringer heeft ook betwist dat zij inbreuk maakt op het octrooi zoals dit door de Kamer van Beroep in stand is gelaten omdat immers, aldus Boehringer, door de Kamer van Beroep humaan cdna uit het octrooi is geschrapt en het octrooi voorts is beperkt tot repo dat een molecuulgewicht heeft dat groter is dan van uit utine gewonnen EPO. Die beperkingen zijn met zoveel woorden slechts aangebracht inde conclusies 3 en 19 (nieuw) maar hebben volgens 1 Met dien verstande dat de aminozuren 101 Lot en met 120 overeenstemmen echter de daarvoor coderende codons niet zijn weergegeven op de aan de rechtbank ter beschikking gestelde fotokopieën. gedaagden ook hun uirstraling naar de overige conclusies omdat anders geen sprake zou zijn van eenheid van uitvinding. Volgens gedaagden heeft A het repo in Recormon een molecuu Igewicht dat overeenkomt met dat van urinair EPO terwijl B dit repo bovendien wordt vervaardigd met behulp van humaan cdna. Om deze beide redenen valt Recormon volgens gedaagden niet onder de beschermingsomvang van het octrooi. 30 Vooropgesteld moet worden dat de beschermingsomvang van cen Europees octrooi volgens artikel 69 van het Europees Octrooi Verdrag wordt bepaald door de inhoud van de conclusies waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies. Die uitleg dient volgens het bij dit verdragsartikel behorende protocol dusdanig te geschieden dar zowel een billijke bescherming aan de aanvrager als een redelijke rechtszekerheid aan derden wordt geboden. 31 Da t in aanmerking genomen d cel t de rechtbank de zienswijze van gedaagden niet. Veeleer neemt de Rechtbank over de zienswijze van het Haagse Hof zoals vervat in de rechtsoverwegingen 28 en 29 van meergesteld arrest van 3 februari 1994, waarin het Hof overweegt: IndienjuistzouzijndatrEPOnietverschiltvanuEPOMtutditROEH- RWGER niet: de werkwijzeconclusie i$ z zou onaangetast olijven, hetgeen meebrengt dat JCfRTN AMGEN zich kan verzetten tegen het in of voor her bedrijfgebruiken, in het verkeer brengen, verder verkopen, afleveren en verhandelen van het voortbrengsel dat rechtstreeks verkregen is door toepassing van die werkwijze. Conclusie 3Z 3 beschermt farmaceutische preparaten waarvan hetwerkzaine bestanddeel is verkregen door toepassing van de werkwijze van conclusie 29. Door het vervaardigen en in het verkeer brengen van Recormon met daarin EPO, dat verkregen is door toepassing van DNA recombinant technologie, wordt aldus inbreuk gemaakt op de rechten van KIRIN AMGEN... en BOEHRINGEK heeft verdedigd dat haar repo is verkregen door expressie van het voor repo coderende gen dat op inventieve wijze geïsoleerd is uit een ct)na-bank. Dit doet echter niet terzake omdat KTRTN AMGEN blijkens conclusie 1 rechten heeft verkregen voorhet gen 4 onafliankelijk van de al dan niet inventieve wijze waarop het wordt verkregen. Weliswaar heefr Boehringer doen betogen dat het Hof in laatstbedoelde overwegingen ten onrechte spreekt over 'het gen' waar het de coderende sequentie beoogt aan te duiden en hebben zij er op gewezen dat in een cdna-bank 'genen' voorkomen doch uitsluitend DNA-sequenties zonder introns, doch dat betoog vermag gedaagden, ook als het juist is, niet te baten. Het Hof beoogt immers geen biologische of organisch-chcmische stelling te verdedigen doch een juridisch oordee I te geven. Waar het Hof in de laatste geci teerde overweging twee maal spreekt over 'het gen' en daarmee tweemaal kennelijkhetzelfde bedoelt, te weten de voorepo coderende sequentie, is het betoog van het Hof geheel inzichtelijk en wordt dit ook door de Rechtbank geheel onderschreven en overgenomen. 1 Conclusie 17 nieuw, noot Rechrbank. 1 Conclusie W nieuw, noot Rechtbank. + Onderstreping Rechtbank, [hier romein. Red.]

13 17 D E C E M B E R I J 3 I A D I N D U S T R I Ë L E E I G E N D O M U C 32 Naai - het oordeel van de rechtbank doet de omstandigheid, dat Kirin Amgen na de uitspraak van de Technische Kamer van Beroep geen uitsluitende rechten meer toekomen voor humaan cdna voor EPO als zodanig, in generlei opzicht af aan de validiteit van de hiervoor geciteerde overweging van het Hof; dat betekent slechts dat Genetics voor humaan cdna mogelijk een afhankelijk octrooi kan verkrijgen. 33 Boehringer heeft in dit verband ook betoogd dat Kirin Amgen c.s. geen verbod kunnen vorderen van menselijk cdna omdat zij bescherming daarvan in het kader van de beroepsprocedure bij het EOB hebben prijsgegeven door indienen bij wege van hulpvoorstcl van een gewijzigde conclusie Ook die stelling van Boehringer wordt verworpen: Kirin Amgen claimt geen rechten met betrekking tot humaan cdna als zodanig doch vordert een verbod van inbreuk op haar conclusie 1 en daarmee ook van humaan cdna. Uit de overgelegde stukken blijkt geenszins dat Kirin Amgen op enig moment het recht heeft prijsgegeven zich daar tegen te verzetten, ook al was zij niet in sraat menselijk cdna zelf te vervaardigen. 35 Er van uitgaande dat de door Boehringer gebruikte cdna-scquentie valt onder de beschermingsomvang van het oerrooi van Kirin Amgen, moet worden geconcludeerd dat ook het met benul p van die sequ en tie vervaardigde repo inbreuk maakt op dat octrooi en wel met name op de conclusies 26 en 30 terwijl de vervaardiging daarvan inbreuk maakt op conclusie 27. Afzonderlijk onderzoek van de vraag of dit door Boehringer vervaardigde repo ook nog inbreuk maakt op conclusie 19 van het gehandhaafde octrooi, kan dus achterwege blijven. 36 Zoals hiervoor sub 14 reeds is overwogen, is een dergelijke uitleg van de beschermingsomvang ook in overeenstemming met cen billijke bescherming voor de octrooihouder. Ook kan niet worden volgehouden dat in die uitleg een redelij ke rechtszekerheid voor derden in het ged rang komt; lezing van conclusie 1 van het octrooi maakt eenieder duidelijk dat daarin - naar hiervoor is beslist: terecht - een bijzonder brede beschermingsomvang wordt geclaimd. Strijd met het Europees recht? 3 7 De aanvankelijk door B oeliringer aangevoerde Europeesrechtelijke bezwaren zijn ter gelegenheid van de herhaalde pleidooien niet langer in dit geding gehandhaafd, gezien hetgeen de Hoge Raad dienaangaande heeft overwogen in zijn tussen partijen in kort geding gewezen arrest van 21 april Dit punt behoeft dus geen bespreking meer. Algemeen belang 38 Boehringer heeft ook nog betoogd dat het algemeen belang zich tegen een verbod als gevorderd zou verzetten. In aanmerking genomen dar ook Kirin Amgen en haar licentiehoudsters met repo op de markt zijn, is daarvan echter onvoldoende gebleken. Conclusie 39 De conclusie van het vorenstaande moet zijn dat er sprake is van inbreuk op het geldig octrooi van Kirin Amgen zodat het gevraagde verbod inbcginsel voor toewijzing gereed ligt jegens Kirin Amgen als houdster van het Amgen-octrooi. Ortho en Cilag moeten als (sub)licentiehoudsters echter in hun verbodsvordering niet ontvankelijk worden verklaard; zij kunnen slechts worden ontvangen in hun vorderingen tot schadevergoeding c.q. winstafdracht. Omvang verbod 40 Boehringer heeft aangevoerd dat van een eventueel verbod in elk geval uitgezonderd zouden moeten worden een aantal klinische onderzoeken, waarvoor haar een beroep toekomt op de onderzoeksexceptie van artikel 30, lid 3 Rijksoctrooiwct (ROW). Het betreft onderzoeken in liet Academisch Ziekenhuis te Nijmegen, het Nederlands Kankerinstituut te Amsterdam, het ziekenhuis De Lichtenberg te Amersfoort en de Daniël Den Hoed Kliniek te Rotterdam. Zij voert aan dat deze onderzoeken worden verricht ter realisering van een tweede (en volgende) medische indicatie. 41 Kirin Amgen c.s. hebben niet (voldoende) weersproken dat deze onderzoeken ten doel hebben een tweede (en volgende) medische indicatie te vinden. Daarvan uitgaande moet worden vastgesteld dat de onderzoeken gericht zijn op enig de strekking van de Rijksoctrooiwet verwezenlijkend doel. Dergelijk onderzoek valt onder het bereik van de onderzoeksexceptie van arrikel 30, lid 3 ROW. Kirin Amgen kan zich hiertegen niet verzetten en ter zake hiervan is geen schadevergoeding of winstafdracht verschuldigd nu deze handelingen van het uitsluitend recht van de octrooihouder zijn uitgezonderd. 42 Voorts vorderen Kirin Amgen c.s. een schriftelijke opgave van alle afnemers aan wie gedaagden producten hebben afgeleverd, aangeboden of verkocht waarop het octrooi van toepassing was, zulks onder opgave van de data en de betrokken hoeveelheden product. Naar voorshands wordt geoordeeld komt die vordering voor toewijzing in aanmerking. Dat Kirin Amgen c.s. reeds zouden weten wie deze afnemers zijn is onvoldoende gebleken. 43 Met betrekking tot het gevorderde terugroepgebod heeft Boehringer betoogd dat dit geen zin heeft omdat zij sedert de betekening op 21 februari 1994 van het door het Gerechtshof gegeven verbod in kort geding geen Recormon meer op de markt heeft gebracht en het vóórdien in het verkeer gebrachte Recormon inmiddels ruimschoots zal zijn opgebruikt. Deze stelling van Boehringer is niet althans onvoldoende weersproken en lijkt ook aannemelijk. Onder die omstandigheden acht de rechtbank geen termen aanwezig het gevorderde terugroepgebod toe te wijzexi. 44 Tenslotte heeft Boehringer doen berogen dat Kirin Amgen c.s. in geval van een toewijzend vonnis in elk geval een zekerheid zouden moeten stellen ten bedrage van ƒ ,- (conclusie van antwoord) althans van ƒ ,-(pleidooi d.d. 21 oktober 1994). De rechtbank acht voor het bevelen van een dergelijke zekerheid onvoldoende reden aanwezig. Het betreft hier geen voorlopige maatregel inkort gedingmaar een bodemvonnis en de enkele omstandigheid dat Kirin Amgen is gevesrigd buiten het werkingsgebied van het Europees Executieverdrag is in casu voor een zekerheidstelling onvoldoende. 45 Als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij dienen gedaagden te worden veroordeeld in de proceskosten.

14 4 4 6 B I J B I A D I M D U S T H I Ë L E E I G E N D O M 17 D E C E M B E R 20 1) 1 Beslissing De rechtbank: in conventie: A vert/sarrortho Pharmaceutical Corporation en CilagN.V./ S.A. niet ontvankelijk in hun vorderingen tot verkrijging van een inbreukverbod; B verbiedt gedaagden, ieder afzonderlijk, jegens Kirin Amgen iedere directe of indirecte inbreuk in Nederland op het Europees octrooi van Kirin Amgcn; C beveelt gedaagden, ieder afzonderlijk, om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis aan Kirin Amgen een schriftelijke opgave te verstrekken met vermelding van alle afnemers aan wie de betreffende gedaagde in Nederland Recormon of andere producten heeft afgeleverd, aangeboden of verkocht, vallend onder de beschermingsomvang van het Europees octrooi , met vermelding van de data van die handelingen en van de hoeveelheden daarbij betrokken product. D veroordeelt gedaagden om aan Kirin Amgen c.s. te vergoeden de schade, op te maken bij staat, die Kirin Amgcn c.s. hebben geleden als gevolg van inbreuken op het octrooi van Kirin Amgen nan april 1993, dan wel, ter keuze van Kirin Amgcn c.s., om aan Kirin Amgen c.s. af te dragen de winst die de betreffende gedaagde uit hoofde van bedoelde octrooi-inbreuken heeft verkregen; E gebiedt gedaagden, ieder afzonderlijk, om binnen zestig dagen na betekening van dit vonnis aan de betreffende gedaagde, een gespecificeerde schriftelijke opgave te laten maken door een onafhankelijke register-accountant dan wel een in Duitsland daarmee gelijk te stellen deskundige, waarin gedetailleerd opgave wordt gedaan van de winst die de betreffende gedaagde heeft gemaakt met inbreuken na 22 april 1993 op het in Nederland geldende Europees octrooi van Kirin Amgcn en die opgave aan de raadsman van Kirin Amgen c.s. te doen toekomen; E veroordeelt gedaagden, ieder afzonderlijk, tot betaling aan KirinAmgcn van een dwangsom van ƒ ,- voor iedere overtreding door de betreffende gedaagde van het verbod sub B en/of tot betaling van een dwangsom van f ,- voor iedere afnemer ten aanzien van wie, of ieder adres met betrekking waartoe, of iedere dag waarmee (ter keuze van Kirin Amgen c.s.) debetreffende gedaagde in gebreke mocht blijven aan de hiervoor sub C en E gegeven geboden te voldoen; G veroordeelt gedaagden in de kosten van d eze procedure, tot nu toe aan de zijde van Kirin Amgen begroot op ƒ 7.012,- voor verschotten en op ƒ ,- voor salaris voor haar procureur; F wijst afhet meer of anders gevorderde. in reconventie: wijst de vorderingen af, veroordeelt Boehringer in de kosten van de procedure in reconventie, tot nu toe aan de zijde van Kirin Amgen c.s. begroot op nihil voor verschotten en op ƒ ,-voor salaris voor hun procureur. Enz. b Gerechtshof te 's-gravenhage, tussenarrest, 28 augustus 1997 (mrs. J.J. Erinkhof, J.C. Easseur-van Santen en mr. ir. R.A. Grootoonk) Beoordeling van het verzoek tot schorsing 5 Ter adstructie van hun verzoek tot schorsing hcbbcnboehringer c.s. onder meer aangevoerd dat zowel de vorderingen van Kirin Amgen c.s. welke gebaseerd zijn op de stelling dat zij, Boehringer c.s., inbreuk maken op genoemd Europees octrooi van Kirin Amgen, als hun eigen vordering tot nietigverklaring van dit octrooi, niet goed beoordeeld kunnen worden zolang over de inhoud van de beschrijving van het octrooi nog ten overstaan van een Technische Kamer van Beroep van het Europees Octrooiburcau wordt geptocedeerd. 6 Het hof is van oordeel dat er termen zijn de behandeling van het geschil te schorsen. Het hof neemt hierbij in aanmerking enerzijds dat de onderhavige procedure geen kort geding is maar een bodemprocedure waarin in hoogste feitelijke instantie een oordeel wordt gevraagd over de geldigheid en beschermingsomvang van het litigieuze octrooi, en anderzijds dat het, gelet op d e in de processtukken door partijen ingenomen standpunten, voor de beoordeling van de geldigheid en de beschermingsomvang van her octrooi essentieel is dat de tekst van de beschrijving vast staat. Natuurlijk is het gevolg van schorsing dat Kirin Amgen c.s. langer verstoken zullen blijven van een beslissing ten aanzien van hun vorderingen. Dit nadeel is voor hen echter in ditgevalnietzogrootnuccnin kort geding aan Boehringer c.s. opgelegd inbreukverbod van kracht is dat door Boehringer c.s. wordt nageleefd. In ieder geval weegt het belang van eenbeoordcling op de grondslag van de definitieve tekst van de beschrijving zwaarder. Het hof gaat er overigens van uit dat de bewuste Technische Kamer van Beroep, mede in het licht van artikel 6, lid 1, van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, met voortvarendheid tot een beslissing zal komen. Schorsing van de behandeling door het hof om de bovenvermelde reden levert geen strijd met dit artikel op, Beslissing Het hof: stficrsf de behandeling van het geschil voor onbepaalde tijd; bepaalt dat de meest gerede partij na de beslissing van de Technische Kamer van Beroep als bedoeld onder 5, het hof om voortzetting van de behandeling kan vragen. Enz. c Het Hof, enz. Beoordeling van het hoger beroep 1 Als enerzijds gesreld en anderzijds erkend dan wel niet (voldoende) weersproken, en voorts op grond van de inhoud van niet bestreden producties, staat tussen partijen her volgende vast: 3. Kirin Amgen is houdster van het Europese octrooi EP B2 dat betrekking heeft op de 'production of erythropoietin'. Eryrhropoictin zal hierna worden aangeduid als EPO. b De aanvrage voor dit octrooi is ingediend op 12 decemberi984cn tcrinzagegelegdop 17 juli De ingeroepen prioriteiten berusten op vier in de Verenigde Staten van Amerika ingediende octrooiaanvragen van respectievelijk 13 december 1983, 21 februari 1984,28 september 1984 en 30 november Genoemde aanvrage van 12 december

15 17 D E C E M B E R 2001 B I J Ü L A D I N D U S T R I Ë L E T, E N D O M heeft geleid tot octrooiverlening op 25 juli Het octrooischrift EP BI is op dezelfde dag gepubliceerd. c Tegen het octrooi is oppositie gevoerd door verscheidene opposanten waaronder Boehringer Mannheim GmbH. De Oppositieafdeling van het Europees Octrooibureau (EOB) heeft bij beslissing van 20 januari 1993 de oppositie afgewezen. Daarop heeft de Technische Kamer van Beroep (TKB) van het EOB op 21 november 1994 beslist dat de beslissing van de Oppositicafdeling wordt vernietigd en dat de zaak wordt terugverwezen naar de Oppositieafdeling met de opdracht het octrooi te handhaven op basis van de conclusies 1 tot 31 van het elfde zogenaamde 'auxiliary request'. De zeer uitvoerige schriftelijke neerslag van deze beslissing dateert van 23 augustus 1995 (T 412/93). De Oppositieafdeling heeft bij tussenbeslissing van 26 mei overeenkomstig de beslissing van de TKB - het octrooi gehandhaafd op basis van de genoemde conclusies, maar met cen gewijzigde beschrijving. Van deze beslissing zijn zowel de octrooihoudster Kirin Amgen als opposante Boehringer in beroep gekomen. d Bij beslissing van 26 maart 199S- waarvan de schriftelijke vorm als datum heeft 7 oktober 1998 (T 636/97) - heeft de TKB de tussenbeslissing van de Oppositicafdeling vernietigd, de verzoeken van opposanten waaronder die van Boehringer Mannheim GmbH geweigerd, en de zaak opnieuw terugverwezen naar de Oppositicafdeling met de opdracht het octrooi te handhaven op basis van de bedoelde conclusies 1 tot3i en op basis van een gewijzigde beschrijving zoals die op 25 maart 1998 tijdens de mondelinge behandeling van de TKB is komen vast te staan. e Tenslotte is het aldus gewijzigde octrooi op 13 december 1998 als (nieuw) octrooi EP Kz gepubliceerd. f Conclusie 1 van het octrooi van Kirin Amgen luidt: A DNA sequence for use in securing expression in a procaryotk or eucaryotk 5 Met hun 27 grieven tegen het vonnis van de rechtbank beogen Boehringer c.s. het geschil in volle omvang aan het host celi ofa polypeptide product hoving at kast part oftheprimary oordeel van het hof te onderwerpen. structural confirmarion [sic] 1 oftfuil oferyihropoietin to allowpossession of the biologkal property ofcausingbone marrow cells to increase production ofreticulocytes and red blood cells and to increase orde zijn, ligt het in het algemeen voor de hand eerst in te 6 Wanneer geldigheid en inbreuk in cen procedure aan de hemoglobin [sic] 2 synthesis or iron uptakc, said DNA sequence selectedfrom thegroupansistingojr. deeld worden dat het octrooi dient te worden nictig- gaan op de geldigheid van het octrooi. Zou immers geoor a the DNA sequences set out in Tables V and VI oftheir complementary strands; ding meer. verklaard, dan behoeft de inbreukvraag geen beantwoor b DNA sequences which hybridize understringent conditions to the 7 Alvorens over te gaan tot de beoordeling van de n ietigheid proteincodingregionsofthednasequencesdefinedinaorfragments thereof, and rdna sequences which, butfor the degencracy ofthegenetic code, would hybridizc to the DNA sequences defined in a and b. g Conclusie 27 luidt: A process forproduction ofa polypeptide having at least part of the primary structural conformation of erythropoktin to allowpossession of the biologkal property ofcausing bone marrow cells to in 1 Die wcord is aldus vermeld in de officiële publicatie. 2 Dit woord is aldus vermeld in de officiële publicatie. Ln conclusie 3a: Apharmaccutkal composition comprising a polypeptide produced in acccrdance with the process ofclaim 27,zSorzg and a pharmaceutically acceptabk diluent. adjuvant or carrier. h Boehringer Mannheim GmbH vervaardigt cen farmaceutisch preparaat met als werkzame Stof EPO dat onder het merk Recormon op de markt wordt gebracht. Zij leverde dit preparaat aan Boehringer Mannheim BV die het in Nederland in het verkeer bracht. Bij de vervaardiging van het EPO wordt gebruik gemaakt van humaan cdn A. i Het hof heeft in zijn arrest van 3 februari 1994 in de kort gedingprocedure tussen Kirin Amgen cnerzij ds en Boehringer c.s. anderzijds geoordeeld dat Boehringer c.s. door het verrichten van de onder h genoemde handelingen - voorzover deze zich in Nederland afspeelden - inbreuk maakten op de rechten van Kirin Amgen uit bovengenoemd octrooi. Aan Boehringer c.s. is toen een inbreukverbod opgelegd. Het cassatieberoep tegen dit arrest is door de Hoge Raad bij arrest van 21 april 1995 (NJ 1996,462) verworpen. 2 Tn deze procedure, die in eerste aanleg bij dagvaarding van 10 augustus 1993 aanhangig is gemaakt, vorderen Kirin Amgen c.s. om Boehringer c.s. - naast een aantal nevenvorderingen - op straffe van een dwangsom te verbieden inbreuk te maken op Europees octrooi o , voor zover dat octrooi op Nederland betrekking heeft. 3 Tegen deze vorderingen hebben Boehringer c.s. verweer gevoerd. Zij hebben voorts in eerste aanleg in reconventie gevorderd het octrooi van Kirin Amgen nietig te verklaren. 4 Bij vonnis van 13 maart 1996 heeft de rechtbank in conventie Boehringer es. - onder andere - verboden in Nederland inbreuk te maken op liet octrooi van Kirin Amgen. De rcconventionele vordering tot nietigverklaring van het octrooi is door de rechtbank afgewezen. zal in dit geval eerst vastgesteld moeten worden of humaan cdna onder het bereik van conclusie 1 van het octrooi valt. Uit de stellingname van Boehringer c.s. - zie bijvoorbeeld d e toelichting op grief IX - val t namelijk op te maken dat zij de nietigheidsvordcring instellen onder de voorwaarde dat geoordeeld wordt dat humaan cdna inderdaad onder conclusie 1 van het octrooi valt. crease production ofreticulocytes and red blood cells and to increase 8 Naar het oordeel van het hof kan er-de conclusie uitleggend overeenkomstig artikel 69, lid 1, van het Europees hemoglobin synthesis or iron uptakc, which process is characterimi by culturing under suitable nutriënt condiiions a procaryotk or eucaryotk host cell transformed or transfected with a DNA sequence inzake de uitleg van dit artikel - geen twijfel over bestaan Octrooiverdrag (EOV) met inachtneming van het Protocol according to any of Claims 1,2,3.5,6 and 7 in a wanner allowing dat humaan cdna onder het begrip 'DNA sequence...' valt the host cell to express said polypeptide; and optionally isolating the zoals dit begrip voorkomt in conclusie 1. Het begrip is in de desired polypeptide product of the expression of the DNA sequence. conclusie in algemene zin, zonder enige beperking omschreven. De beschrijving bevat voorts geen enkele aanwijzing dat het begrip 'DNA sequence' in meer beperkte zin, in

16 4 4 8 BIJBLAI) I N D U S T R I Ë L E F I G E N D O M 17 D E C U I B C R 2001 dit geval met uitsluiting van cdna, zou moeten worden verstaan. Het hof verwijst in dit verband naar de beslissing van tegen een n ieuw te verlenen A mgen-octrooi in te stellen. geclaimde materie kan worden verkregen alsnogeen nieligheidsaktic de TKB van z6 maart 1998 (T 636/97). Onder paragraaf Uit deze passage laat zich naar het oordcel van het hof is daar te lezen: slechts afleiden dat Boehringer c.s. zich het recht wilden Thereqtiests (van onder andere BoehringerMannhcim GmbH voorbehouden - wat daarvan ook de juridische betekenis is in de onderhavige procedure, hof) tluit an insert be made 'Nor - om een nieuwe nietigheidsactie in te stellen zodra het claimedaredna seqtiences originating by reverse transcriptionfrom Amgen-octrooi opnieuw is verleend. Boeh ringcr c.s. wilden hurnan mrna' offend against the principle of res judicata as they kennelijk in de onderhavige procedure alken het door de conflict v?ith decision T 412/93 where claims were allowed wilhoiit rechtbank vermelde nictigheidsargument nog ter discussie anysuch limitation. No claim specifically directed todna sequences stellen. originating by reverse transcriptionfrom human mkna lias been allowed. Hieruit volgt dat naar het oordeel van de TKB de vakman zal begrijpen dat conclusie 1, overeenkomstig artikel 69, lid 1 Europees Octrooiverdrag gelezen in het licht van de beschrijvingen de tekeningen, tevens betrekking heeft op humaan cdna in de (beperkte) zin zoals door Bochringer c.s. bedoeld (zie T 412/93, par. 19:... cdna, in accordance with usual scientific usage, refers to the product obtained by in vitro synthesis of a double-strandcd DNA sequenceby enzymatic'reversc transcription' ot'mrna,...). Hieruit volgt ook dat naar het oordcel van de TKB Kirin Amgen met liet schrappen van conclusie 3 uit de Bt-versie van het octrooi niet 'uitdrukkelijk afstand heeft gedaan' van het daarin neergelegde cdna (vergelijk de Memorie van grieven, onder andere paragraaf 3.32). Terzijde merkt het hof op dat uit het hierboven genoemde verzoek tot het aanbrengen van de beperking is op te maken dat ook Boehringer Mannheim GmbH er blijkbaar van uitgaat dat humaan cdna naar de letter onder conclusie 1 valt. Bij deze uitleg wordt recht gedaan aan de 'fair protection' waarop de octrooihouder op grond van het uitlegprotocol bij artikel 69 EOV aanspraak kan maken en is de 'reasonable degree of certainty' ten behoeve van derden gewaarborgd. Een en ander zal worden onderstreept door hetgeen hierna bij de bespreking van de nictigheidsvraag zal worden overwogen. Wat in dat kader zal worden gezegd over de toelaatbaarheid in dit geval van de'brede'conclusie 1, geldt mutatis mutand is voor de beschermingsomvang van het octrooi. 9 De voorwaarde waaronder de nietigheidsvordering is ingesteld, is gezien het vorenstaande in vervulling gegaan. Het hof zal nu de nietigheidsvraag beoordelen. 10 De eerste vraag die beantwoording behoeft, is welke nietigheidsargumenten van Boehringer c.s. in appèl ter discussie staan. 1 o. 1 De rechtbank overwoog in haar vonnis onder 10: Ter zitting van 23 januari 1996 heeft Boehringer te kennen gegeven Iet hof stelt vast dat Boeh ri nger c.s. in de memorie van grieven in feite ook geen andere nietigheidsargumenten naar voren hebben gebracht Tijdens het pleidooi op 21 januari 1999 hebben Boehringer c.s. echter ook andere nietigheidsargumenten naar voren gebracht Naar het oordeel van het hof brengr het grievenstelsel mee dat slechts aan de orde is het enige nictigheidsargument dat door Bochringer c.s. uiteindelijk in eerste instantie is aangevoerd, toen door de rechtbank is verworpen en door middel van de grieven aan het oordeel van de appelrechter is voorgelegd. Met dit stelsel in onverenigbaar dat bij pleidooi andere nieügheidsgronden - en dus in feite nieuwe grieven - worden aangevoerd. Een dergelijke wijze van procederen zou cen ordelijk verloop van de procedure in hoger beroep en een eerl ijk proces frustreren: een geïntimeerde wordt daardoor overvallen en verkeert om die reden in een nadelige positie ten opzichte van een appellant die de 'aanval' in alle rust kon voorbereiden. Het moge voorts duidelijk zijn dat cen 'voorbehoud van rechten' niet de betekenis kan hebben dat nieuwe grieven bij pleidooi naar voren kunnen worden gebracht. Een dergelijk voorbehoud heeft geen processuele betekenis; het is niet meer dan een loze frase Ten overvloede merkt het hof op dat vrijwel alle tijdens het pleidooi van 21 januari 1999 aangevoerde nieuwe nietigheidsargumenten al uitvoerig aan de orde zijn geweest in de oppositieprocedurc en door de Oppositieafdeling en TKB zijn beoordeeld. TTct hof zou zich in dit opzicht hebben aangesloten bij de TKB. 11 Vervolgens zal het hof de vraag beantwoorden of het octrooi nietig is voorzover het octrooi ook betrekking heeft op humaan cdna Uit de discussie tussen partijen is duidelijk geworden dat er in beginsel drie wegen ter beschikking staan om te komen tot het eindproduct EPO: kort gezegd, de 'genomische weg*, de 'cdna-wcg' exi de 'synthetische weg'. Wat betreft de humaan cdna-weg heeft de TKB beslist dat dat zij van de aanvankelijk aangevoerde nictigheidsgronden voor dit deze weg niet nawerkbaar i n het octrooi is geopenbaard, (zie geding alleen handhaaft de stelling dat het Amgen-octrooi nietig de paragrafen van T 412/92), hetgeen door Kirindient te worden verklaard omdat dit volgens de letter, in de vorm Amgen wordt bestreden. Apen cdna is daarentegen waarin het is verleend, ook humaan cdna (recombinan t DNA) omvat. is bestreden. nawerkbaar beschreven, hetgeen niet door Bochringer c.s. 10.z Tn de toelichting op grief VUT voeren Boehringer c.s. Wat betreft de genomischc weg heeft de TKB uitgemaakt aan dat de rechtbank de stelling niet goed heeft weergegeven. Zij verwijzen naar de volgende passage in paragraaf S.2 c.s. wordt bestreden. Het octrooi heeft ook nog betrekking dat deze weg wel begaanbaar is, hetgeen door Boehringer van de pleitaantekeningen (in eerste aanleg) van hun raadsman: Boehringer c.s. lijken daar geen bezwaren tegen aan te voe op de door de TKJ3 nawerkbaar gcachrc synthetische weg. Koehringerbehoiidtzichóók het recht voor-en kan dat ook doen -,om ren. zodra het Amgen-octrooi opnieuw zal zijn verleend en op basis van ïi.z In de oppositicprocedure voor het EOB hebben zowel het nieuwe octrooischrifteen duidelijk inzicht in de ter bescherming de Oppositieafdeling als de TKB in uitvoerige beslissingen

17 1/ D E C S M B E R 2001 B I J B L A D I N D U S T R LLE L 3 E N D O M te kennen gegeven dat de gcnomischc weg nawerkbaar in het octrooi is geopenbaard. Het hof sluit zich bij dit oordeel aan, omdat de bezwaren zoals door Boehringer c.s. naar voren gebracht in wezen slechts herhalingen betreffen van in de oppositieprocednre aangevoerde argumenten welke door deze twee bij uitstek deskundige colleges zijn beoordeeld en verworpen. 1 r.3 Het hof gaat er met de TKB van uit dat het octrooi van Kirin Amgcn niet nawerkbaar de weg heeft beschreven om humaan cdna te verkrijgen Iet betoog van Boehringer es. dat het octrooi van Ki ri n Amgcn nietig is, komt er in de kern op neer dat dit octrooi geen betrekking mag hebben op humaan cdna omdat het octrooi niet leert op welke wijze humaan cdna te verkrijgen is. Conclusie 1 zou volgens Boehringer c.s. te ruim zijn - en dus nietig - voorzover humaan cdna onder het bereik daarvan valt Het octrooi van Kitin Amgen ligt op het gebied van de biotechnologie. Voor de beantwoording van de onder n geformuleerde vraag komt het nuttig voor acht te slaan op de octrooiverleningspraktijk op het terrein van de 'klassieke' chemie. Het hof stelt vast dat conclusie 1 een zogenaamde stof- of voortbrengselconclusie is die is gericht op een groep van DNA- sequenties, welke sequenties kunnen worden beschouwd als chemische verbindingen die zijn gekarakteriseerd door middel van 'structuurformules' (basenvolgordes) volgens de Tabellen V en VI van het octrooi In de laatste uitspraak van de TKB in deze zaak (T 636/ 97) is in paragraaf 4.5 te lezen: The boards have considered this cluestion ofallowability ofa broad cen uitvoeringsvoorbeeld toegelichte verbindingen, omdat het voor de vakman aannemelijk is dat ook deze niet toegelichte verbindingen op de aangegeven wijze kunnen wor claim versus the requirements ofarticle83epc, strictly on a case by case basis, influenced by the extent to which the informatica in the den bereid en de bedoelde therapeutische werking zullen patent could bc used to develop further embodiments without a major conceptualleap Veronderstel dat wordt vastgesteld, dat een tot die hebben welke direct samenhangt met de gegeven structuur Het hof acht dit een juist uitgangspunt. Daarvan uitgaande, dient dan de vraag te worden beantwoord of het dat octrooi toegelichte chemische verbinding niet volgens groep behorende, doch niet in een uitvoeringsvoorbeeld van onderhavige geval te rangschikken is onder een van de volgende gevallen: wijze te verkrijgen is, doch eerst kan worden bereid volgens de normale vakkennis of de in het octrooi vermelde werk In thcboard'sjudgmeni, this case differsfrom those where a class of een nu gevonden inventieve werkwijze, maar dat deze spe chemical compounds is claimcd and only one method of preparing cifieke verbi n d i ng wel de bedoel de therapeutische werking them is necessaiy to enable a skilled person to carry out the inven-vertoonttion, i.e. to prepare all compounds of the claimed class. Rather, the Dan rijst de vraag of deze specifieke chemische ver present case is comparable to cases where a group of chemical compounds is claimed, and not all of the claimed compounds can be pre- omdat eerst nu, na de octrooiverlening, duidelijk wordt dat binding dan niet meer onder het bereik van het octrooi valt, pared by the methods disdosed in the description or beingpart of the op de indieningsdatum van het octrooi die specifieke verbinding - tegen de verwachting van de vakman in - niet common general knowledge (see e.g. T 206/83, OJ EPO 19S7,5), in the latter case, it was not held sufficiënt for the purpose ofarticle 83 met de werkwijze volgens het octrooi kon worden bereid. EPC to disclose a method of obtaining only some memben of the claimedclassofchemkalcompositions.thiis.theboard'sfindingthat the disclosure of the claimed invention is only sufficiënt ifitenables theskiuedpersonioobtainsubstantial!yal\ca\bodimemsfa\\ing within the ambit of the claims, is consistent with the earlier j urisprudence of the Board s of Appcal of the Ero (see also T 226/85, OJ EPO 1988,336)- Dit citaat is te lezen inde door Boehringer aangehaalde uitspraak Fucl Oils/EXXON, T 409/9 1, OJ 1994, , en wel op bladzijde Octrooien die nieuwe stoffen betreffen, hebben veelal een hoofdconclusie gericht op een groep van chemische verbindingen die aan cen bepaalde structuurformule voldoen. De uitvinder heeft vastgesteld dat verrassenderwijs juist deze tot die groep behorende verbindingen een bepaalde, bijvoorbeeld therapeutische werking hebben. Hier is dus de uitvinding gelegen in het ter beschikking stellen ('aan de stand van de tcch niek toevoegen') van een nieuwe groep van chemische verbindingen, waarbij de inventiviteit wordt bepaald door de (verrassende) vondst dat die groep van verbindingen niet die structuur de bedoelde therapeutische werkinghebben: daarin ligt de verdienste van de uitvinder. is met het enkele aanwijzen van deze groep verbindingen de groep nu nawerkbaar geopenbaard? Ja, indien het de vakman met zij n algemene vakkennis onmiddellijk duidelijk is hoe hij deze verbindingen dient te bereiden gezien de bereidingswijzen die in de stand der techniek bekend zijn voor chemische verbindingen met een nauw verwante structuur. In een dergelijk geval hoeft in het octrooi dus geen enkele bereidingswijze te worden vermeld. Dit komt echter zelden voor en daarom is het gebruikelijk en noodzakelijk in het octrooi ten minste één (al dan niet bekende) werkwijze te beschrijven waarmee de nieuwe verbindingen uit de geclaimde groep kunnen worden bereid. Daarnaast dienen er uitvoeringsvoorbccldcn te zijn waarin wordt beschreven hoe men met de aangegeven werkwijze specifieke tot die groep behorende chemische verbindingen bereidt en voorbeelden waarin wordt aangetoond dat de verkregen nieuwe verbindingen ook inderdaad de bedoelde therapeutische werking hebben. Als nu de specifieke uirvoeringsvoorbeelden uniform zijn verdeeld over de geclaimde groep dan is de gehele groep nawerkbaar geopenbaard, dus ook de niet aan de hand van Zou het antwoord bevestigend luiden dan zou artikel 83 EOV als het ware 'terugwerkende kracht' krijgen: een aanvankelijk onder het octrooi vallende specifieke chemische verbinding valt buiten het octrooi zodra een, voor de vervaardiging ervan, noodzakelijke, nieuwe en inventieve werkwijze wordt gevonden Inde uitspraak T 206/83, OJ EPO 19S7, 5-13 (zie Fuel Oils/EXXON, bladzijde 653) is te lezen: There is no doubt in this case that Claim 1 of the application in suit embraces a number of chemical compounds which were individiially identified in Dow's earlier patent application, There is, however, no dispute either thata compound deflned by its chemical structure can only be regarded as being dklosed in a particular document ifit has been 'made available to the public' in thesense of Art. 54 (2) EPC. ]n the field ofchemistry this reduirement is, for instance satisfied ifa

18 d 5 n B I J B L A D I N D U S T R I Ë L E E I G E N D O M 1 / II F G F H U L II rcproducibk method is dcscribed in the same document. Th is needfor dus ook voor niet specifiek in het octrooi vermelde verbindingen die voldoen aan de gegeven structuutformule en anenablingdisclosurenotonlyapplkstodocumentscitcdunderart. 54 (z) and {f) EPC butisalso in conformity with theprincipleexpressed in Art. 83 EPC forpatent applications whkh must, accordingly, dat zij dezelfde werking hebben. waarvan ten tijde van de indieningsdatum aannemelijk is 'disclose the invention in a mannersufficiently clearand complete Bochringcr c.s. hebben opgemerkt dat de'echte'stand for it to becarriedout by a person skilled in the art' (emphasis added). der techniek onder artikel 54(2) voor de door Genetics institute geoctrooieerde uitvinding van de cdna methode voor Tlw requirements as to the sufficienty of disclosure are, therefore, identical in all these instances. humaan EPO in haar octrooi EP o b2 vrijwel geheel Deze uitspraak vervolgt met: dezelfde is als de voor Kir in Amgen geldende s tand der techniek (zie de pleitaantekeningen van mr. Hendrick, onder U is the view of the Board thora document does not cffcctively disclose achcmicalcompoimd.eventhoughitstatesthestrtictureandthesteps meer bladzijde 55, paragraaf 122). Hiermee lijken Boehringer c.s. te willen zeggen dat Genetics in het geheel niet voort by whkh itisproduced, ifthe skilled person is unable tofind outfrom the document orfrom common genera] knowledge how to obtain the bouwt op datgene wat door Kirin Amgen aan de stand der requiredstartingtnaterialsor inrermediates. Information, whichcan techniek is toegevoegd; Genetics heeft op eigen kracht het only be obtained aftera comprehensive search is not to bc regarded as humaan cdna moeten vinden. Op zichzelf is dit juist omdat de aanvrage voor het Amgen-octrooi later is part of common general knowledge, Zou men deze uitspraak hier onverkort toepassen dan gepubliceerd dan de indienings-, c.q. voorrangsdatum van lijkt de boven onder 11.1 o gestelde vraag positief te moeten dit Genetics-octrooi. Dit betoog is echter nier relevant in het worden beantwoord en zouden Bochringcr c.s. het gelijk kader van het in het EOV gehanteetde first-to-filc-systccm aan hun kant hebben. De chemische verbinding, i.c. humaan cdna, zou dan niet nawerkbaar geopenbaard zijn in een tweede uitvinder die dezelfde uitvinding later aanmeldt waarin een uitvinder die als eerste een uitvinding aanmeldt de zin van artikel 83 LOV, omdat, zoals de TKB in de onderhavige zaak heeft vastgesteld, op de indieningsdatum van niet op de hoogte van de eerste uitvinding (artikel 54(3)). met lege handen doet staan ook al was de tweede uitvinder het octrooi voor humaan cdna nog geen geschikte mrm A- Dit argument is op zichzelf dan ook niet voldoende om Kirin bron was gevonden en overigens ook geen andere nawerkbare bereidingswijze van het humaan cdna in het octrooi is Uit het bovenstaande (vermeld in ) is af te Amgen bescherming voor het humaan cdna te onthoud en. beschreven (zie 'f 412/93, paragraaf 22). Deze verbinding leiden dat niet meer geëist kan worden dan dat de uitvinder zou dan als niet nawerkbare materie uit het octrooi, dat wil op her tijdstip van indiening van het octrooi aannemelijk zeggen ook uit conclusie 1, moeten worden geschrapt. maakt dat ook alle tot de geclaimde groep behorende verbindingen waarvan de bereiding niet met een uitvocrings Het hof is echter van oordcel dat een onverkorte toepassing van deze jurisprudentie tot een onjuiste uitkomst voorbeeld is toegelicht, de bedoelde werking vertonen. Zoals hierboven reeds gezegd, is dit bijvoorbeeld mogelijk leidt, in het hierboven gegeven voorbeeld is i mmers ook gegeven dat de met de nieuwe inventieve werkwijze verkregen verbinding wel de bedoelde therapeutische werking over het geclaimde gebied is verdeeld en waaruit blijkt dal door her opnemen van experimenteel materiaal dat uniform blijkt te vertonen welke werking op de indieningsdatum de werking (die rechtstreeks samenhangt met de geopenbaarde structuur van de groep van verbindingen) over het reeds aannemelijk was. Deze verbinding was dan ook (achteraf gezien) terecht in het octrooi geclaimd, omdat in het gehele geclaimde gebied optreedt. octtooi reeds het inventieve verband is gegeven tussen de Voor dit oordeel vindt het hof steun in de uitspraak 'Polypeptide expiession/gcncntcch ï, T 292/85, 0/ 1987, 275- (structuur van de) groep van verbindingen en de therapeutische werking. Ook deze verbinding dient daarom tot de 292 (zie 3.1.5): uitvinding van het octrooi gerekend te worden. (...) the needfor afairprotection govems both the consideratwns of Zou men hier anders over denken dan leidt dit tot de, the scope of claims and of the requirementsfor sufficiënt disclosure. naar het oordeel van het hof, te vergaande consequentie dat Unkssvariantsofcomponentsarealsoeinbracedintheclaims.whkh een uitvinder van alle individuele leden uit een door een are, now or later on, equally suitabk to achieve the same effect in a structuurfbrmulc gekarakteriseerde groep van chemische manner which could not have been envisaged without the invention, verbindingen uitvocringsvoorbcclden moet opnemen om theprotection would be inejfectual. (...) any non-availability ofsome aan te tonen dat deze ook te bereiden zijn en ook daadwerkelijk bereid zijn met de in het octrooi aangegeven werk the invention is immaterial to sufficiency as long as there are suita partiatlar variants of a functionally defined component feature of wijze, wil de uitvinder niet de kans lopen dat de, naar later bk variants known to rhe. shilledperson through the disclosure or blijkt, meest waardevolle verbinding uit zijn groep verdwijnt. Men bedenke hierbij dat cen derde uit de door de vention. The disclosure need not includc specific instriictions as to common general knowledge, which provide the same effect for the in uitvinder gegeven structuurformule van de groep chemische verbindingen aanwijzingen kan putten over mogelijke tion shottld be obtained. how all possible component variants within the functional defini- andere bereidingswijzen dan die in het octrooi zijn vermeld Deze overwegingen die gegeven zijn voor een functioneel en aldus, voortbordurend op de kennis uit het octrooi, in omschreven kenmerk, zijn zeker van toepassing op een kenmerk in de vorm van een structuurformule. staat wordt gesteld een nieuwe werkwijze te vinden voorde bereiding van juist de meest waardevolle verbinding in hel Ook vindt het hof daarvoor steun in het door Boehringer c.s. aangehaalde oordeel van Lord TToffmann van het octrooi. Het hof is dan ook van oordcel dat door de stof eenduidig te karakteriseren aan de hand van een structuurformule, dus een karakterisering onafhankelijk van welke bezijde 49, regels 1-10: House of Lords in de zaak Bi ogen Tnc. v. Mcdcva plc, bladreidingswijze dan ook, de uitvinder een met het openbaren Thus ifthe patentee has hit upon a new product which has a beneficial effect but cannot demonstrate that there is a common van deze kennis overeenkomstige bescherming verdient, principle

19 ï 7 D E C E M B E R I J B L A D I N D U S I R I Ë L E E I G E N D O M by which that effect wil! be shared by otherprodticts ofthe sameclass, he V/ill be entitkd to a patent f or that product bilt notfor the dass, even ihough some may subsequently turn out to have the same beneficial effect: see May & Baker Ltd. v. Boots Pure Drug Co. Ltd (1950) 67 R.P.C. 23, 50. On the other hand, if he has disclosed a beneficial property which iscommon to the dass, he willbe entitkd to apatentforall vroductsoj that dass iassumingthcm to be new) even though he has not himselfmade more than one or two ofthem De te beantwoorden vraag is of in het octrooi van Kirin-Amgen, indien men de sequenties in conclusie 1 beschouwt als een groep chemische verbindingen, waaronder cdna in het bijzonder humaan cdna, die als bepaalde werldnghebbenhetcodcrcnvoorin hetbijzonderluimaanepo, voldaan aan de voorwaarde dat op de indienings-, c.q. priorircirsdatum, van het octrooi aannemelijk is dat de tot die groep behorende, individuele verbinding humaan cdna waarop geen na werkbaar voorbeeld is gericht, ook die werking heeft? 3. Op grond van zijn algemene vakkennis weet de vakman dathumaancdnadczclfdeof nagenoeg dezelfde coderende gedeelten zal bevatten als die welke in het humaan genomisch DNA voorkomen. Hij hoeft er dan niet aan te twijfelen dat als het humaan cdna tot expressie kan worden gebracht, het gewenste eiwit wordt verkregen. Daarmee is dus aannemelijk dar ook het humaan cdna de gewenste werking, i.c. het verkrijgen van EPO, vertoont. b Hierbij komt dat in het octrooi een nawerkbaar voorbeeld voor het verkrijgen van apen cdna gegeven is, voorts, hoe men dit apen cdna tot expressie kan brengen, en tenslotte dat zulks leidt tot een eiwit met de eigenschappen van EPO (vergelijk dedoori5oehringcrc.s.opgesomdeprocesstappen in de Memorie van grieven, z z 1 en de voorbeelden 3 A, 6 en 9 inlictoctrooi). Naar kan worden afgeleid uit TabelVTT zal humaan cdna in hoge mate homoloog zijn aan apen cdna, zodat aannemelijk is dat als men beschikt over een passende bron van mrna ook de humaan cdna-weg wat betreft de stappen van expressicsysteem etc. begaanbaar zal zijn. 12 Ook op grond van het bovenstaande (zie ook overweging 8) is het hof met de TKB van oordeel dat humaan cdna onder de sequenties valt van conclusie 1 van het octrooi, waarbij in het midden kan blijven of deze sequentie door hybridisatie nu valt onder desequentics van kenmerk (b) of onder de sequenties van (cen van) beide andere kenmerken. De TKB laat zich daar niet over uit, maar rekent, blijkbaar als vanzelfsprekend, humaan cdna tot de door conclusie 1 omvatte sequenties. Hierbij verdient opmerking datdoor Boehringer c.s. niet is betwist dat apen cdna ook tot de materie van conclusie 1 behoort. Dan valt niet goed in te zien waarom humaan cdna, waarvan zoals gezegd uit Tabel VII is af te leiden dat het wat de coderende gedeelten betreft in hoge mate zal overeenkomen met apen cdna, niet onder conclusie 1 zou vallen. Conclusie 1 van het octrooi is dan ook niet nietig noch voor humaan cdna en evenmin voor wat betreft het genomisch DNA (zie boven) of synthetisch DNA. 13 Zo u men toch nog twij fclcn of het boven staande wel j uist is, dan merkt het hof nog het vo Igen d e op In het voorgaande is ervan uitgegaan dat de in conclusie 1 genoemde groep van sequenties geheel vergelijkbaar is met een groep van chemische verbindingen met een therapeutische werking in de'klassieke' chemie. Die vergelijking is niet onjuist, maar doet niet volledig recht aan het vakgebied van de biotechnologie waartoe de sequenties behoren. Immers, de chemische verbindingen waarmee vergeleken wordt, zijn in wezen eindproducten (zij worden als zodanig in geneesmiddelen verwerkt), maar de sequenties niet. Men kan het probleem dus ook nog van een andere kant benaderen: de sequenties zijn te beschouwen als 'middelen' waarmee het gewenste eindproduct, het EPO, wordt bereid, zo men wil vervaardigd of verkregen. Zie in dit verband de TKB (T 412/93, paragraaf 121): (...) the tedimcalobjectiveprobkmcanbestatedjor the claims to the DNA sequences, as being making available the mcans or the tools to enable the manufacture ofepo in quantities sufficiënt to meet the demand for Epo for extended dinical studies andfor therapetitkal applications Stel dat het octrooi (in ieder geval) één nawerkbare rccombinant-dna-techniek geeft waarmee recombinant EPO (repo) wordt verkregen: de weg via genomisch.humaan DNA waarbij met dit genomisch DN A ('het middel') het polypeptide repo (het 'eindproduct'), waarvan de aminozuurvolgorde (structuurformule) eveneens in Tabel VI van het octrooi is getoond, wordt verkregen. Op grond van zijn normale vakkennis kan de vakman nu (kleine) veranderingen aanbrengen in de coderende gedeelren van het genomisch DNA, waardoor repo-achtige poly peptiden ontstaan die de biologische activiteit van repo in meer of mindere mate hebben. Aangenomen dat slechts het genomische DNA nawerkbaar in het octrooi is geopenbaard dan is daardoor toch de vakman voor het eerst in staat gesteld om met behulp van de genetische informatie gelegen in de coderende gedeelten van het genomische DNA, langs recombinante weg een geheel scala van repo-achtige verbindingen op grote schaal te maken (zie in dit verband ook de voorbeelden betreffende de LCEPO- en SCEPO-scqucntics en verder pagina 47 van het octrooischrift, regels 12-52). Dit repo en al deze repo-achtige polypeptiden vormen een groep van nieuwe stoffen gekarakteriseerd op basis van de volgorde van de in Tabel VI aangeduide 166 aminozuren van het rijpe eiwit. Opmerking hierbij verdient dat van deze aminozuurvolgorde slechts een gedeelte, namelijk de eerste twintig aminozuren, bekend was (zie het octrooischrift, pagina 6, regels en de verklaring van Professor Hobom, pagina 3, derde alinea). De inventiviteit van deze groep nieuwe stoffen is gelegen in de werking daarvan, de vorming van rode bloedlichaampjes en/of de stimulering van de ijzeropname In een dergelijke situatie, waarin de uitvinder cen groep van nieuwe en inventieve repo-verbindingcn aan de stand van de techniek heeft toegevoegd en heeft gekarakteriseerd aan de hand van de aminozuurvolgorde volgens Tabel VI, dus onafhankelijk van welke bereidingswijze dan ook, rei kt de verdienste van de uitvinder verder dan de doot hem als enige in het octrooi aangegeven weg via het genomisch humaan DNA. Nu de uitvinder één weg heeft gewezen voor het verkrijgen op grote schaal en met een hoge zu i- verheid van deze groep repo- verbindingen, is het niet nodig dat alle wijzen ('middelen') waarmee deze groep van polypeptiden kan worden verkregen (bijvoorbeeld de weg via het cdna), in het octrooi zijn geopenbaard In casu doet zich nog een probleem voot. EPO komt in de 'natuur' voor. EPO kan - zonder dat de preciese struc-

20 1 6 2 R I J B L A D I N D U S T R I Ë L E E I G E N D O M 1 / D F C L M 3 E B tuur is opgehelderd - verkregen worden uit urine. Dit brengt met zich mcc dat met betrekking tot een octrooi voor EPO dat verkregen wordt metbehulp van recom binant technologie, en waarvan op grond van fysische parameters (bijvoorbeeld het molecuulgewicht) vermoed wordt dat het identiek is aan urinair EPO (uepo) een disdaimcr nodig is. Om het daardoor ontstane 'gat' in de stofbescherming te d i ch ten is het redelijk de uitvinder een conclusie toe te staan die gericht is op een werkwijze met toepassing van het nieuwe 'middel', zodat de uitvinder bescherming krijgt voor de daarmee rechtstreeks verkregen recombinant EPOverbindingen waaronder recombinant EPO dat identiek is aan het bekende uxpo. De vraag rijst hoc 'breed' de werkwijzeconclusie mag zijn. Concreet gaat het om d e vraag of de werkwijzeconclusie beperkt dient te zijn tot de toepassing van het enige door de uitvinder geopenbaarde 'middel' (dus - in dit voorbeeld - alleen de toepassing van genomisch DNA) of dat een veralgemeende werkwijzeconclusie gericht op toepassing van el k 'middel' (waaronder - in dit geval - de toepassing van cdna en synthetisch DNA), is toegestaan? 13.5 In tabel VI van het octrooi heeft de uitvinder voor het eerst geopenbaard de volledige en foutloze sequenties van de coderende gedeelten (exons) van genomisch DNA, naast de volledige en juiste aminozuurvolgorde van rijp humaan EPO. Op grond van deze informatie weet de vakman dat elk alternatief 'midder' (in casu: de toepassing van cdna en synthetisch DNA) in ieder geval ook deze coderende gedeelten dient te omvatten wil dit 'middel' tot het gewenste humaan EPO leiden. Met de getoonde exons heeft de ui tvindcr dus de wezenlijke genetische informatie verstrekt voor het bereiken van het beoogde doel: de productie van EPO langs recombinante weg. Het is daarom redelijk de uitvinder een veralgemeende werkwijze-conclusie toe te staan met toepassingvan elk'middel' waarbij gebruik wordtgemaakt van (ren minste een gedeelte van) die genetische informatie. Dat in het vinden van die alternatieve'middelen'op zichzelf uitvindingen kunnen zijn gelegen, doet aan het voorgaande niet af. Ook deze alternatieve 'middelen' omvatten immers noodzakelijkerwijze de in het octrooi geopenbaarde exons en zijn derhalve ondergeschikte uitvindingen fm.z Red.] Deze kwestie kan nog op een andere wijze benaderd worden. Daarbij wordt uitgegaan van de stand van de techniek waaruit bekend is het verkrijgen van EPO langs urinaire weg. Tn de enkele gedachte dit bekende EPO te produceren langs recombinanre weg ten tijde van de prioriteitsdatum kan uiteraard geen uitvinding worden gewaardeerd, omdat iedere deskundige zich bewust was van de voordelen van deze productiewijze. Vergelijk in dit verband ter illustratie Lord Iloffmann in zijn oordeel op pagina 43: (...) De uitvinding wordt in het onderhavige geval van het vervaardigen van EPO dan gezien in de praktische uirwerking van de daarvoor reeds aangegeven weg van recombinant DNA technologie. In het octrooi zijn daarvoor drie uitvoeringsvormen gegeven: de weg door middel van apen cdna, de weg via het menselijk genomisch DNA en de weg van het synthetisch DNA. Gemeenschappelijk aan al deze uitvoeringsvormen is de toepassing van de in TabelVT weergegeven exons. Als hoofdconclusie is dus toelaatbaar een werkwijze gericht op het produceren van EPO via (elke) recombinant techniek gekarakteriseerd door het toepassen van (ten minste een gedeelte van) de in Tabel VI weergegeven coderende gedeelten (exons). Daarbij kan in het midden blijven of her EPO nu wel of niet bekend is, omdat het rechtstreeks verkregen product van deze (veralgemeende) werkwijze meebeschermd is. Aldus wordt de hierboven gesignaleerde moeilijkheid wat betreft het natuurproduct EPO omzeild. 14 Op grond van dit alles is het hof gelijk de TKB van mening dat in het onderhavige geval (humaan) cdna tot de sequenties van conclusie 1 behoort. in het voorgaande ligt tevens besloten dat het hof niet van belang acht dat 'de cdna methode in het geval van humaan EPO een uitvinding op zich [is], die niet in het Amgenoctrooi , maar in het Gcnctics Institute octrooi EP is geopenbaard en beschermd.' (pleitaantekeningen mr. Hendrick, bladzijde 47, paragraaf 104). 15 Krachtens artikel 30, lid 1 onder b ROW 1910 (en artikel 53, lid 1 onder b ROW 1995) is het voortbrengsel dat rechtstreeks verkregen is door toepassing van de werkwijze als omschreven in conclusie 27 van het octrooi van Kirin Amgen meebeschermd. Hierbij doet niet terzake of het verkregen voortbrengsel nu nieuw of niet nieuw is; ook een niet nieuw voortbrengsel verkregen met die werkwijze valt dus onder het octrooi. Nu onder conclusie 1 ook humaan cdna is begrepen (conclusie 27 is voor dat gedeelte dus niet nietig), valt ook onder het octrooi humaan EPO verkregen langs de cdna-weg volgens conclusie 27, ook al zou dat humane EPO volstrekt identiek zijn aan urinair EPO. Aangezien de werkwijze volgens het boven genoemde Genetics-octrooi voldoer aan conclusie 27 valr het daarmee rechtstreeks verkregen EPO onder de beschermingsomvang van het Amgen-octrooi. 16 Gelet op het onder 15 overwogene behoeft niet te worden ingegaan op het nieuwheidsbezwaar van Boehringer c.s. dat het octrooi van TCirin Amgcn ook stofconclusies bevat betreffende recombinant humaan EPO welke conclusies nieuwheid missen omdat daaronder ook recombinant humaan EPO valt dat (in molecuulgewicht) gelijk is aan het bekende urinair EPO. 17 Over de inbreukvraag kan het hof na al het voorgaande (...) Ar this stage I only obsem that asformutatei by AldousJ-, the kort zijn. Hierboven is vastgesteld dat humaan cdnaonder inventive concept means, in effect, hoving the idca of making HBV het bereik van conclusie 1 van het octrooi van Kirin Amgen antigens by recombinant DNA technology.but that seems to me to bc valt. Het vervaardigen van EPO waarbij gebruik wordt gemaakt van humaan cdna valt daardoor onder het bereik puttingthematterfartoowide.'fheideaofmtikinghbvamigcnsby recombinant DNA was shared by everyone at the Geneva meeting of van conclusie 27, terwijl het farmaceutisch preparaat dat Biogcn injebruary 1978 andno doubt byothasworhiiigin the-field, langs die weg vervaardigd EPO bevat, wordt bestreken door conclusie Boehringer c.s. handhaven in hoger beroep hun stelling dat toewijzing van het gevorderde inbreukverbod op gespannen voet staat met het Europese recht.