IIET OCTROOISYSTEEM ALS WERELDWUD BESCIIERMINGSSYSTEEM II. lnternationaal Octrooirecht

Transcriptie

1 Module: Octrooien Blz.25 II. IIET OCTROOISYSTEEM ALS WERELDWUD BESCIIERMINGSSYSTEEM lnternationaal Octrooirecht II.1 Kennis kent geen grenzen. Met veel kunst- en vliegwerk kan men trachten bepaalde kennis (geclassificeerde informatie) binnen een bepaalde groep te houden, maar dat is toch de uitzondering, die de regel bevestigt, dat kennis, eenmaal doorgegeven, of met anderen gedeeld, niet meer is terug te fluiten en zich, snel of geleidelijk, over de gehele wereld verbreidt. Het recht, dat kennis beschermt, het octrooi, is daarentegen volstrekt aan gíenzen gebonden. Recht, * ieder recht -, kan immers slechts bestaan binnen het gezagsgebied van de autoriteit, die dat recht schept en handhaaft. Octrooien worden in beginsel slechts in het leven geroep door nationale wetten en kunnen in beginsel dan ook slechts gelden binnen het land, dat zo'n octrooi in het leven riep. Niet daarbuiten. Er is dus een spanningsveld tussen kennis en de bescherming daarvan. Indien men bijv. een uiwinding zou doen in Nederland, en daarvoor ook alleen in Nederland octrooi zou vragen en verkrijgen, zou men spoedig tot de ontdekking komen, dat die uiwinding buiten Nederland door iederee naar believen kan worden toegepast zonder dat men daaraan iets zou kunnen doen. Wil men dus tot een adequate bescherming komen, dan zal men ook in het buitenland octrooi moeten vragen. Nu is "buitenland" een nogal rekbaar begrip: voor de één is dat de Benelux, voor een ander de EU, voor weer anderen is dat de gehele wereld. Men kan zelf kiezen hoe groot men de kring van bescherming wil maken, en zal daarbij uiteraard de kosten en moeite om zover te komen moeten afwegen tegen de baten. Maar of men nu 10 landen of 50 kiest: men zou in ieder land wéér de hele weg van aanvrage tot verlening moeten afleggen, men zou in de nationale taal moeten werken met alle kosten van dien, men zou bovendien in alle gekozen landen zoveel mogelijk gelijktijdig moeten werken omdat anders alsnog

2 Module:.ïïï; grote gaten in de gewenste bescherming kunnen vallen. Al met al een vrijwel onoverkomelijk probleem. Het kan dus geen verwondering wekken, dat men al vroegtijdig gezocht heeft naar mogelijkheden de opbouw van een wereldwijd beschermingssysteem door internationale verdragen te stroomlijnen en te bevorderen Hierboven (II.1.) zagen wij, dat alle recht in principe nationaal recht is. Wat is dan internationaal recht?? Internationaal geldende regels van privaatrecht (waartoe het octrooirecht ook behoort) kunnen op twee manieren tot stand komen nl. als supranationaal recht en door harmonisatie. Schepping van supranationaal recht geschiedt door supranationaal gezag, d.w.z. een gezag, dat, in ieder geval functioneel, staat bóven het nationale gezag. Een dergelijke situatie is heel bijzonder en komt dan ook maar weinig voor. Maar het belangrijkste voorbeeld hebben wij dicht bij huis, nl. de Europese Unie. De Europese wetgever heeft in de bij Verdrag aan de Unie opgedragen gezagsgebieden (Economie, Arbeidsverhoudingen, Milieu) een gezag van hoger status dan dat van de nationale overheid van de lidstaten. Een EU-Verordening bindt alle burgers van de EU rechtstreeks, als ware het een nationale wet van het eigen land, en kan bij conflict een dergeldke nationale wet opzlj zetten. Veel belangrijker als bron van internationaal geldende regels van privaatrecht is de andere figuur: harmonisatie. Harmonisatie vindt plaats als twee of meer staten met elkaar afspreken een bepaald onderwerp in hun eigen nationale recht uniform te regelen. Alle belangrijke verdragen op het gebied van het octrooirecht zijn verdragen, waarin bepaalde procedures zijn afgesproken, die vervolgens in het eigen nationale recht erkend zrjn. Het zich in ontwikkeling bevindende internationale octrooirecht komt dan ook grotendeels langs de weg van geharmoniseerd nationaal recht tot stand. Harmonisatie is ook een methode die actief gebruikt wordt door de EU. Wij zagen al, dat de EU-wetgeveÍ zgn. Verordeningen kan maken, en dat zijn wetten, waardoor alle EU-burgers rechtstreeks worden gebonden. Daarnaast maakt de EU-wetgeveÍ zgn. RichtlUnen. Dat zijn geen regelingen, die zich rechtstreeks tot de burger richten, maar een instructie bevatten aan de regeringen van de lidstaten

3 Modute:."11;ï; om een bepaalde materie in haar eigen wetgeving op te nemen. Dit is dus harmonisatie, maar geen harmonisatie die tot stand komt door vrijwillig besluit van óón of meer staten, maar die aan de lidstaten wordt opgelegd, een soort dwangharmonisatie dus! 1I.3. Om de opbouw van internationaal octrooirecht goed te begrijpen is het ook van belang even stil te staan bij de inhoudelijke kant. In het internationale vlak gaat het vooral om praktische, direct aansprekende dingen zoals bijv. de maatregelen die meteen moeten worden genomen om een uitvinding voorlopig te beschermen. Een ontzettende "nuisance" is de noodzaak om precies dezelfde uifvinding in alle landen steeds weer aan een volledige ambtelijke beoordeling te moeten onderwerpen. De gedachte dringt zich op, dat het toch mogelijk moet zljn om een beoordeling, die in êén land heeft plaatsgevonden in andere landen gewoon te erkennen, zonder hem weer helemaal over te doen. Met name geldt dit voor het nieuwheidsonderzoek: Grosso modo omvat de weg van octrooiaanvrage tot verleend octrooi twee fasen. De eerste fase is het nieuwheidsonderzoek. Daarna volgt de eigenlijke "examination", de dialoog met de Examiner, waarin het oordeel wordt gegeven over de inventiviteit, en de omvang en formulering van de beschrijving en de claims wordt vastgesteld. (zie echter Deel IIf. Wij zagen al (I.6.), dat het octrooirecht absolute nieuwheid eist. Dat is in de meeste landen zo. Wat nieuw is in Nederland, is nieuw in Engeland, is nieuw in Duitsland, etc. etc. Dus waarom zou men niet met één onderzoek voor al die landen kunnen volstaan? Eón nieuwheidsonderzoek was een belangrijk beleidsdoel. De volgende stap is dan dat men gaat proberen ook de examination te combineren, en dus tot één verleningstraject voor zoveel mogelijk landen te komen. De onderstaande verdragen en internationale regelingen geven een goed beeld van deze ontwikkeling. (De opsomming is niet volledig).

4 Module:"Hïi Unieverdrag Parijs 1883 IÍ.4. Het eerste grote internationale verdrag op het gebied van de industriële eigendom, (het heeft ook betrekking op Merken!) is het Unieverdrag van Parijs, gesloten in 1883, maar sindsdien vele malen vernieuwd. Tot dit verdrag is inmiddels vrijwel de gehele "beschaafde wereld" toegetreden. Voorzover hier van belang, introduceerde het verdrag twee belangrijke beginselen, t.w.: a) Reciprociteit: De afspraak tussen de verdragstaten om elkaars onderdanen op gelijke voet te behandelen als de eigen onderdanen. Aan een buitenlandse octrooiaanvrager mogen dus geer zwaaídere of zelfs andere eisen worden gesteld dan aan aanvragers uit het eigen land. Dat lijkt een vanzelfsprekendheid, maar is het klaarblijkelijk niet! b) Het Prioriteitsjaar: Dit beginsel is richtinggevend geworden voor de octrooipraktijk in de gehele wereld!! Wat is het? Wij zagen al, dat de vraag of datgene, dat door de uitvinder is gevonden werkelijk nieuw en inventief is, beoordeeld moet worden naar de toestand voorafgaand aan de dag, dat de uiwinder zrjn octrooiaanvrage indiende. Het referentiekader, de stand der techniek, is immers al datgene, dat op de dag voorafgaand aan de indiening van de octrooiaanvrage van openbare bekendheid was of kon zijn (f.6.). De dag van indiening van de eerste octrooiaanvrage schept het referentiepunt, de zgn. priarilqilxlalulo. Het verdrag zegt nu, dat als iemand in enig verdragsland een dergelijke eerste aanvrage indient, de daardoor geschapen prioriteitsdatum geldig zal zljn voor het gehele verdragsgebied, mits binnen een jaar overeenkomstige octrooiaanvragen in de andere verdragslanden zullen zijn ingediend. Indien, en voorzover, dat niet gebeurt, vervalt het beroep op de eerste prioriteit. Let wel: het systeem werkt voor elk verdragsland afzonderlijk. Er zijn dus situaties denkbaar, dat in sommige landen het beroep op de eerste prioriteit in stand blijft, omdat daar tijdig, d.w.z. binnen een jaar, een parallelle octrooiaanvrage is ingediend, terwijl het beroep in andere verdragslanden verloren gaat, omdat dit níet is gebeurd. Dat is zelfs de normale situatie, omdat men slechts hoogst zelden het gehele omvangrijke verdragsgebied met parallelle octrooiaanvragen zal willen afdekken. Meestal maakt men een beperkte keus. In het geselecteerde gebied

5 Module: "ïï:ï; heeft men dan het voordeel van de "Unie-prioriteit". Daarbuiten gaat dat recht verloren. Wil men daar alsnog een parallelle octrooiaanvrage indienen, dan zal dat in het algemeen wel mogelijk zijn, maar het beroep op prioriteit voor de uitvinding blijft dan beperkt tot de dag, waarop de aanvrage in dat land is ingediend. Het "voorrecht" van het verdrag werkt niet meer, en de normale situatie treedt daarvoor dus weer in de plaats, net zoals dit bestaat in nietverdragslanden. Zoals gezegd., is dit systeem richtinggevend geworden voor de gehele octrooipraktijk: in plaats van zo snel mogelijk in zoveel mogelijk landen maatregelen te moeten nemen ter voorlopige bescherming van een uiwinding, kan men nu volstaan met indiening van één octrooiaanvrage in één land!! Deze aanvrage, het zgn. premier deoot legt de prioriteitsdatum vast. Daarmee begint ook het zgn. pdoriteileiau waarbinnen men de uiwinding nog iets kan vervolmaken, eventueel voorbeelden uitwerken, etc. en waarin men rustig een keuze kan maken van het gebied waarin men uiteindelijk de bescherming wenst. In dat gebied, in de geselecteerde landen, volgt dan tijdig voor het eind van het prioriteitsjaar de zgn. serie-indiening. Dit patroon; van premier depot naar serie-indiening, is gemeengoed geworden. Verdrag Washington 1070: Patent Cooperation Treaty II.5. Het verdrag van Washington van 1970, in de wandeling vaak genoemd "het PCT- Verdrag", was weer een stapje verder op de weg naar internationaal octrooirecht. Tot dit verdrag zijn rond 35 staten toegetreden. Het geeft een compleet stel van regels voor een wereldwijd te volgen octrooi-aanvraagprocedure, die in de PCTlanden ook erkend wordt, en die een zekere aantrekkelijkheid heeft omdat de termijnen doorgaans ruimer en soepeler zljn, dan die in de meeste bestaande procedures. PCT-aanvragen zijn altijd direct te herkennen door hun speciale "format", hun nummering, etc. Toch blijft de "PCT-route" een alternatief dat nog lang niet algemeen gevolgd wordt. In de PCT-route is het nieuwheidsonderzoek geconcentreerd: indien men dat onderzoek bij één van de vier aangewezen instellingen laat uitvoeren, is de uitslag bindend voor het hele PCT-gebied. Dat bespaart enorm veel kosten voor de aanvrager en is inderdaad een grote stap voorwaarts!

6 Verdrag Mtinchen 1073: European Patent Convention Modure: "ïl::t;l II.6. Het verdrag van Mtinchen van t973 heeft het leven gegeven aan het Europese Octrooirecht. Hier is niet alleen het nieuwheidsonderzoek, maar ook de examination, dus het héle verleningstraject geconcentreerd in êén centrale Europese verleningsprocedure, die bij positieve uitkomst leidt tot de verlening van een Europees octrooi. Voor deze procedure is ook een apart orgaan in het leven geroepen, het Europees Octrooibureau (European Patent Office, EPO), gevestigd te Miinchen. EPO heeft een bijkantoor in Rijswijk, waar alle nieuwheidsonderzoek is geconcentreerd. De eigenlijke examination en de behandeling van alle geschillen geschiedt dan in Miinchen zelf. Tot het Verdrag van Mtinchen, ook genoemd Het Europese Octrooi Verdrag (European Patent Convention. EPC\ zljn inmiddels 15 staten toegetreden, t.w. Nederland, België, Luxemburg, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Denemarken, Zweden, Zwitserland, Liechtenstein, Spanje, Portugal en Griekenland. Uit deze opsomming is duidelijk, dat het verdragsgebied een aaníal EU-landen omvat, maar niet alle, terwijl omgekeerd een aantal belangrijke landen lid zijn, die niet bij de EU behoren. EPC is dan ook een zelfstandig verdrag, dat niet via de organen in Brussel tot stand is gekomen en daarvan dan ook geheel onaftrankelijk is. Mede door het gebruik van het woord "Europees" voor beide systemen, geeft dat in de praktijk nogal eens verwarring. Een ander punt, dat verduidelijking behoeft, is de betekenis van zo'n Europees octrooi: is dat een octrooi dat automatisch geldt binnen alle aangesloten landen? Zo ja, hoe verhoudt zo'n Europees octrooi zich dan tot de nationale octrooien in die landen? De oplossing is, dat een Europees octrooi een document is, dat in elk van de aangesloten landen met een simpele formaliteit (maar wél met een vertaling in de nationale taal!) kan worden geregistreerd en vanaf dat moment h dat land geldt als ware het een nationaal verleend octrooi!! (lll.2.). Een Europees octrooi is dus eigenlijk een bundel nationale octrooien, waarvoor alleen een uniforme en centrale verleningsroute is gevolgd. Eenmaal in de nationale fase existeren zij verder als nationale octrooien, hetgeen overigens betekent, dat de verdere lotgevallen van die octrooien heel verschillend kunnen zijn. Ook hier is weer geen verpliehting om het hele verdragsgebied af te dekken met parallelle octrooien. Men mag een keuze maken, maar die keuze moet reeds bij de aanvrage kenbaar gemaakt worden (des ignated countries)

7 Module: Octrooien Blz.3l Verdrag Luxemburg 1o8o: CPC IL7 Naast het Europese Octrooiverdrag, EPC (II.6) bestaat ook nog een Octrooiverdrag, waarin wérkelijk gestreefd wordt naar een Europees octrooi, niet als een bundel van in feite nationale octrooien, mílar als een écht EU-octrooi, over de grenzen heen universeel geldend voor het hele gebied van de Gemeenschappelijke Markt. Dit is het zgn. Gemeenschapsoctrooiverdrag (Community Patent Convention, CPC). Al is dit verdrag al in 1989 tot stand gekomen en successievelijk door de meeste Lidstaten geratificeerd, is het nog niet ingevoerd, terwijl zelfs over delen van de inhoud nog niet volledig overeenstemming bestaat. Over zaken als: octrooieerbaarheid, verleningsprocedure, hoger beroep en oppositie, etc. is men het wel eens. Het zal geenverwondering wekken, dat de regeling van díe onderwerpen in hoge mate aansluit bij de bestaande regels m.b.t. Europese octrooien, in EPC. Waar de problemen ontstaan, is in het vervolgstuk, dat door EPC nu juist níet geregeld wordt, omdat dat overgelaten blijft aan de nationale rechtssfeer van de lidstaten: beperkingen van het verbodsrecht, voorgebruik, dqranglicentie, handhaving en nietigheid. Doordat er slechts één octrooi is. ontstaat een uitermate sensitieve situatie: in ieder land van de Unie kan dat octrooi iets overkomen, waardoor het verloren gaat voor de gehele Unie. Daarbij komt, dat er ook weinig vertrouwen bestaat in de eenheid van rechtspraak: De rechter in Palermo (díe wordt altijd als afschrikkend voorbeeld genoemdll) zal vermoedelijk heel anders met de materie omgaan dan bijv. de rechter in Dublin! Er zullen makkelijke en moeilijke, vriendelijke en onvriendelijke rechters z jn, hetgeen aanleiding zal geven tot ongewenste praktijken van "forum shopping" en allemaal heel slecht is voor de rechtszekerheid. Dus wordt gedacht aan een centrale beroepsinstantie voor de hele Gemeenschap Community Patent Court (COPAC). Men is er nog niet uit. Andere struikelblokken zijn: het talenprobleem, de verdeling van de opbrengsten en de plaats van vestiging van de uiwoerende organen.

8 Module: "ïl;:ï; Verdrag Handelsaspecten I.E. 1oo4: TRIPs II.8. De pogingen om te komen tot een wereldomvattend economisch systeem concentreren zich in hoge mate om het General Agreement on Tariffs and Trade, GATT. De GATT-onderhandelingen waren niet permanent, maar verliepen in periodieke, meerjarige ronden. Zo was er de Tokio-ronde ( ) en, de meest recente, de Uruguay-ronde ( ). De Uruguay-ronde was in het bijzonder gericht op het opheffen van belemmeringen voor het wereldhandelsverkeer, waaronder ondermijnende praktijken als merkenpiraterij etc. Een belangrijk resultaat was de oprichting van een permanente organisatie, de World Trade Organisation, WTO. Hieraan werd gekoppeld een internationaal verdrag inzake de Handelsaspecten van Intellectuele Eigendom, (Trade- related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPs). Voor Nederland is dit verdrag per 1 januari 1996 in werking getreden. Zoals de naam ai zegt, heeft het niet uitsluitend op octrooirecht betrekking, maar behandelt het vrijwel alle I.E. recht systemen. Voor ieder systeem geeft het een aantal grondbeginselen en basisvoorwaarden, met bijzondere aandacht voor rechtshandhaving. De bedoeling is om a.h.w. een modelsysteem aan te reiken, dat landen en bloc in hun eigen wetgeving kunnen opnemen. Dat zou een belangrijke stap voorwaarts zijn op de weg naar wereldwijde harmonisatie van I.E. recht. EU - Regelingen II.9 Een gebied als het I.E. recht, dat zozeer verweven is met waardeschepping en economie, moet wel een aandachtsgebied zijn voor de bestuurders van de gemeenschappelijke markt in de Europese Unie. Een wat meer uitgebreide behandeling hiervan valt buiten het bestek van deze cursus. Daarom thans slechts een paar opmerkingen: Voor het octrooirecht is allereerst van belang geweest de ontwikkeling van het communautaire uitputtingsbeginsel in de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie (zie en I.26.). Die jurisprudentie is dit jan, 1997, trog met een tweetal belangrijke beslissingen afgerond.

9 Module: "ï;:tï Directe regelgeving (II.2) is voor het octrooirecht pas in dit decennium een beetje op gang gekomen en beperkt zich tot "randonderwerpen". Dat is niet verwonderlijk: het communautaire octrooirecht ligt in hoofdzaak immers al klaar in het Gemeenschapsoctrooiverdrag (II.7), dat nog steeds niet is ingevoerd. De regelgeving door de gewone Brusselse organen heeft tot dusver slechts betrekking op de twee volgende onderwerpen: a) Herstel van de effectieve octrooiduur: in I.20. zagen wij al, dat geoctrooieerde producten, die aan een wettelijke toelatingsprocedure zijn onderworpen, eerst op de markt worden geïntroduceerd wanneer die toelating is verkregen. Daar hiermede vaak enige jaren gemoeid zijn, kan daardoor de periode gedurende welke de aanbieder van het product in de markt bescherming aan zijn octrooi kan ontlenen ernstig worden verkort. Een tweetal verordeningen beogen hierin te voorzien door de octrooiduur (in principe) te verlengen met de tijd, die na de octrooiverlening verloren is gegaan in de toelatingsprocedure. Die verlenging is echter aan een maximum gebonden. Bovendien komt tijdverlies dat aan laksheid van de belanghebbende zelf is te wijten niet voor vergoeding in aanmerking. Bovendien wordt het octrooi niet als zodanig verlengd, maar uitsluitend de bescherming, die m.b.t. een specifiek, in de markt geïntroduceerd product aan dat octrooi ontleend zou kunnen worden. Het instrument, dat dus m.b.t. een dergelijk specifiek product, (dus: per product afzonderlijk) wordt uitgegeven is het zogenaamde aanvullende - beschermingscertificaat (supplementary protection certificate, SPC). Er zijn twee verordeningen: - (EEG) d.d. 18 juni 1992, in werking januari 1993, voor farmaceutischen veterinaire producten; - (EG) 1610/96 d.d. 23 j:ri,i 1996, in werking 8 februari I9g7, voor gewasbeschermings middelen. Aanvullende beschermingscertificaten worden verstrekt door de nationale octrooiverlenende instanties. De nieuwe Rijksoctrooiwet 1995 (artt. 90 e.v.) legt deze taak bij het Bureau I.8..

10 Module: "ï?:tl b) Biotechnologie: de Brusselse overheid heeft het dienstig geoordeeld een poging te ondernemen het recht m.b.t. de octrooiering van levend materiaal te harmoniseren. Zoals we zageí (I1.2.), is een richtlijn daartoe het geëigende instrument. Sedert oktober 1988 bestaat dan ook al een concept-richtlijn voor de bescherming van biotechnologische uiwindingen, die echter volstrekt in het politieke prikkeldraad terecht is gekomen. Verdere behandeling van deze problematiek valt buiten het bestek van deze cursus. Volledigheidshalve kan hier nog melding gemaakt worden van de verordening - (EG) d.d. 31 januari 1996, íruake de toepassing van art. 85 lid 1 van het Verdrag op groepen overeenkomsten betreffende technologie-overdracht. Dit is geen octrooirecht, maar is hiermede wel sterk gelieerd omdat deze verordening met name ook octrooi-licenties betreft. Grosso modo gaat het om het volgende: art. 85 legt overeenkomsten met een concurrentie beperkende werking aan sterke banden. Het is een "nee, tenzij " systeem, waarvan bij deze verordening alle overeenkomsten worden vrijgesteld die aan de in de verordening omschreven voorwaarden voldoen. Zoals gezegd: de meeste octrooi-licenties vallen hieronder en krijgen hiermede dus van de Europese overheid hun boterbriefje. De Europese verleningsroute II.10 Wij hebben al gezien, dat de weg van octrooiaanvrage tot octrooiverlening grosso modo twee fasen omvat, t.w. het nieuwheidsonderzoek en de eigenlijke examination (II.3.). Dít althans is het geval in landen, waar de octrooiverlening plaatsvindt na vooronderzoek. Het ligt dan voor de hand, dat het hele verleningstraject in één keer wordt afgewerkt: het is een zaak tussen de aanvrager en de behandelende ambtenaar, de vooronderzoeker (Examiner), waaraan verder geen derden te pas komen. De vooronderzoeker overtuigt zichzelf eerst van nieuwheid, en gaat daarna met de betrokkene op de andere vragen in, waaruit tenslotte de afwijzing van de aanvrage of de verlening van een al dan niet gewijzigd octrooi resulteert.

11 Modute:.ïï:t; II.11. Het achter elkaar afwerken van het gehele verleningstraject heeft tot gevolg, dat iedere aanvrage móet eindigen met een beslissing tot afwijzing of verlening. Dit heeft bij veel Octrooiraden tot problemen geleid, omdat het aantal aangeboden octrooiaanvragen groter was dan de beschikbare ambtelijke verwerkingscapaciteit met als gevolg, dat het systeem verstopte en enorme vertraging in de aftrandeling van de octrooiaanvragen ontstond. Omdat dit een structureel verschijnseleek, dat men ook door het aannemen van steeds maar meer Examiners niet zou kunnen oplossen, heeft men het systeem van het uitgesteld vooronderzoek (deferred examination) bedacht. Dat was een poging om de ijzeren band tussen indiening van een octrooiaanvragen de noodzaak daarop een eindbeslissing te geven, te doorbreken. In het systeem van uitgesteld vooronderzoek wordt iedere aanvragg, ongeacht de stand van het vooronderzoek, na verloop van 18 maanden gepubliceerd. De termijn van 18 maanden wordt gerekend vanaf de prioriteitsdatum. Daarnaast wordt voor iedere fase van het vooronderzoek een speciaal initiatief van de aanvrager verlangd: Er komt geen nieuwheidsonderzoek, tenzij de aanvrager er speciaal om verzoekt. Na het nieuwheidsonderzoek komt er geen examination tenzlj de aanvrager er wederom speciaal om verzoekt. Als een dergelijk verzoek binnen bepaalde tijd niet is gedaan, vervalt de aanvrage. Het effect van deze wijzigingen is in de eerste plaats, dat men het automatisme uit de zaak haalt, maar er is méér! Door de publicatie komt de aanvrage in openbaarheid. Derden kunnen gaan meespelen, officieel en onofficieel. De wet kent een aantal gevallen, waarin derden zich naar aanleiding van de publicatie in het geding kunnen mengen. Maar veel belangrijker is wat men misschie niet ziet: De octrooiaanvrager geeft met de publicatie een signaal aan de wereld waar hij mee bezig is. Misschien zet hij zijn aanvrage door, misschien ook niet. Maar zijn octrooipretentie hangt als een potentiële bedreiging boven de markt. En veel concurrenten zullen, bewust of onbewust, hun gedrag al gaan aanpassen. En daarmee heeft, in veel gevallen, de octrooiaanvrager zljn doel al bereikt. De praktijk leert dan ook, dat rond30% van de gepubliceerde aanvragen niet wordt doorgezet. zo heeft een systeem, dat eigenlijk alleen maar bedoeld was om de octrooiraden te ontlasten, een belangrijke invloed gekregen op de wljze waarop in de samenleving met octrooipretenties wordt omgegaan.

12 Module:.ï1;:t;: IÍ.I2. Het lijkt erop alsof men in het Europese systeem heeft getracht de voordelen van de beide boven omschreven systemen te combineren: enerzijds heeft men een instrument gewild voor een relatief snelle octrooiverleningspolitiek. Maar anderzijds heeft men de mogelijkheden om aan het automatisme te ontkomen, zodat octrooiverlening achterwege kan blijven voor al die aanvragen, waarin de belanghebbenden dat zelf niet meer wensen, volledig behouden: Het nieuwheidsonderzoek (European Search Report) is niet meer iets waarover de aanvrager zich nog eens kan beraden. Het gebeurt ambtshalve en wel meteen na de indiening van de aanvrage. Overgenomen is echter de publicatie na 18 maanden na de prioriteitsdatum. En de examination moet apart worden aangevraagd, maar wél binnen eeí zeeí korte termijn, t.w. 6 maanden na de publicatie, bu gebreke waarvan de. aanvrage geacht zal worden te zljn ingetrokken. Er zit dus een strakke lijn in, maar het automatisme, waardoor iedere aanvrage móet leiden tot een eindbeslissing is doorbroken en de publicatie heeft haar "purgerende werking" volledig behouden. Oppositie II.13. Derden kunnen tegen een octrooipretentie bezwaar maken op bepaalde, in het Europese Octrooiverdrag nader omschreven gronden. Er wordt geopponeerd tegen het reeds verleende octrooi. Op de dag van de verlening begint een periode van 9 maanden, waarbinnen derden tegen het octrooi oppositie kunnen instellen. Er is dus grote onzekerheid: pas na verloop van de 9-maandstermijn weet men op z'n vroegst wat men in handen heeft gekregen. Is in die tijd inderdaad oppositie ingesteld, dan duurt die onzekerheid nog veel langer. Een oppositie is een compleet proces, met hoorzittingen, pleidooien, deskundigenbericht, hoger beroep, etc. etc. en kan jaren duren. Al die tijd hangt een Zwaard van Damocles boven het octrooi. Juist díe omstandigheid is vaak het motief, zelfs het enige motief, om oppositie in te stellen. Wat betekent dat voor de octrooihouder? Kan hij alles met zijn octrooi doen dat er anders ook mee had kunnen doen of is hij in zijn recht gekortwiekt?? In theorie maakt het geen verschil: de octrooihouder heeft een volwaardig octrooi gekregen en kan zijn rechten op grond daarvan normaal uitoefenen. Maar een rechter, die weet dat tegen het octrooi een oppositie loopt, die weleens zou kunnen slagen, zal zeer terughoudend zijn om op grond van dat octrooi een bevel

13 Module: "ïï:g te geven, dat aan de gedaagde partij onherstelbare schade zou kunnen berokkenen (buv. een bedrijfssluiting). In Nederland is de rechter formeel bevoegd een octrooigeding te schorsen totdat de tegen het octrooi lopende oppositie beslist is. Het komt er dus ook vaak op neer, dat de oppositie (door het enkele feit, dat hij loopt, ongeacht nog de uitslag) het octrooi min of meer vleugellam maakt. Een geslaagde oppositie leidt tot "revocation" van het octrooi. Het octrooi wordt dan dus ongedaan gemaakt. De vraag is, of het tussen haar verlening en de revocation wél heeft bestaan en rechtsgevolgen heeft gehad!! Nietigheid II.14. Oppositie is dus gericht op gehele of gedeeltelijke vernietiging van het octrooi. Daarmee is de oppositie sterk verwant aan de nietigheidsactie. De gronden waarop beide acties kunnen worden ingesteld, zijn dezelfde!! Het verschil is, dat oppositieprocedures worden gevoerd voor het EOB en nietigheidsacties voor de gewone civiele rechter. Dat geeft aan het verloop van de procedure toch een heel ander accent. Het tweede verschil is, dat oppositie uitsluitend in een bepaalde fase van het verleningstraject mogelijk is, terwijl nietigheidsacties gedurende het hele leven van het octrooi mogelijk zijn. Niet zelden wordt een nietigheidsactie gehanteerd als verweer tegen een inbreukactie. ("Het kan wel, dat ik inbreuk maak. maar waarop eigenlijk??? Uw octrooi is niets waard!!") Een derde verschil is, dat oppositie wordt ingesteld tegen het Europese octrooi, en dus automatisch effect heeft in alle gedesigneerde landen, terwijl een nietigheidsactie wordt ingesteld tegen een octrooi in zijn nationale fase, en dan ook alleen effect heeft in het betreffende land. Zo kan het dus gebeuren dat in een reeks parallelle octrooien, alle afkomstig van één en hetzelfde Europese octrooi, bijv. het Duitse octrooi wordt nietig verklaard, terwijl alle andere in stand blijven.

14 Modure: "ff.ïi Het is vaste jurisprudentie, dat een nietigverklrying "ex tunc" werkt, d.w.z. dat gedaan wordt alsof het ocffooi nooit heeft bestaan en dus ook geen enkel, rechtsgevolg kan hebben gehad. Dat dat gecompliceerde juridische problemen kan oproepen, behoeft geen betoog! Tot 1988 werd daarover in Nederland anders geoordeeld: daar werkte nietigverklaring "ex nuncn, d.w.z. alleen voor de toekomst. v e v

15 Module: Octrooien Blz.39 Ttr. HET NEDERLANDSE OCTROOIRECHT De Octrooiwet 1Q10 III. 1. Na ruim een halve eeuw zonder wetteluk octrooisysteem te hebben gedaan (men beschouwde octrooien als ongewenste belemmeringen van het vrijhandelssysteem! Een geluid, dat men vandaag nog in veel ontwikkelingslanden kan horen!), werd in 1910 onze eerste moderne octrooiwet ingevoerd. Die wet is vele malen gewijzigd, waardoor alle ruimte aan de verdere ontwikkeling van het octrooisysteem werd geboden. Een belangrijke wijziging was die van 1977, waarbij de nationale effecten van Europese octrooien werden geregeld. Diepgaande behandeling van deze wet valt buiten het bestek van deze cursus. De grondslagen van het systeem zijn aangegeven in de paragrafenl.619ll2l13l16 en volgende. Het was een systeem van uitgesteld vooronderzoek (II.11.) met publicatie van de aanvrage na 18 maanden, en een ruime termijn voor het doorzetten van de aanvrage daarna. De instantie belast met de behandeling van de octrooi-aanvragen, het vooronderzoek, verlening en beheer van octrooien was de Octrooiraad te Rijswijk. Deze wet is nu door de Octrooiwet 1995 vervangen, maar is nog van toepassing op octrooiaanvragen ingediend vóór 1 april 1995, de datum waarop de nieuwe wet in werking trad. Het kan dus nog even duren voordat dit systeem geheel zal zijn "uitgestorven". Europese Octrooien III.2. In II.6 zagen wij al, dat het Europese octrooi in feite een bundel identieke nationale octrooien is. Eenmaal in de nationale fase existeren deze octrooien als gewone nationale octrooien. In III.1 zagen wij, dat daarvoor ook in de Nederlandse Octrooiwet 1910 al een opening werd gegeven. Naast "zuiver Nederlandse" octrooien, verleend in Rijswijk, gelden in Nederland dus in toenemende mate "Nederlandse" octrooien, verleend in Mtinchen.

16 Module:.ï?:ïl Iemand, die een octrooi wil aanvragen in Nederland (en eventuele andere lidstaten van de EPC) heeft dus twee opties: hij kan in ieder land de nationale route volgen, moet in ieder land de gehele verleningsprocedure volgen en verkrijgt dan, als alles goed gaat, in ieder land afzonderlijk een octrooi. Zrjn andere optie is om de Europese route te volgen, dus: zijn aanvrage in te dienen bij het Europese Octrooibureau te Mtinchen, en de landen waar hij uiteindelijk octrooi wil hebben in die aanvrage te designeren. Hij behoeft dan slechts één verleningsprocedure, t.w. de Europese procedure, te volgen en verkrijgt dan, als alles goed gaat, één Europees octrooi, dat hij in ieder van de betrokken landen als nationaal octrooi kan inschrijven. Waarom de Octrooiwet 1ao5? III.3. De Europese route is dus zeer aantrekkelijk en is dan ook een groot succes geworden. Behandelde de Nederlandse Octrooiraad vroeger gemiddeld zo'n nieuwe octrooi-aanvragen per jaar, bij het Europese Octrooibureau is de aanwas rond nieuwe aanvragen per jaar en dat neemt nog steeds toe. Het Europees Octrooibureau werd daarmedeen geduchte concurrent van de nationale octrooiraden. Naarmate de Europese route meer populair werd begon het aantal nationale aanvragen in Nederland te dalen tot een "all-times low" van in Daardoor waren ook de inkomsten van de Octrooiraad op schrikbarende wljze gedaald en werd de vraag actueel, of de Octrooiraad en het Nederlandse nationale octrooirecht naast het Europese nog wel reden van bestaan had. Afschaffing van Nederlands nationaal octrooirecht zou alleen in aanmerking kunnen komen als het Europese systeem de maatschappelijke behoefte op dit punt volledig zou dekken. Gebleken is echter dat met name bij private uitvinders en bij het midden- en kleinbedrijf behoefte bestaat aan een snel, goedkoop, eenvoudig te verkrijgen octrooi. Deze gedachte is uitgewerkt in de nieuwe Rijksoctrooiwet 1995: naast het Europese systeem, dat zijn eigen belangrijke rci zal blijven spelen, biedt deze wet twee opties voor een zgn. registratie-octrooi. Het nieuwe Nederlandse Systeem: het Registratie-octrooi III.4. [n I.7. zagen wij dat, in het algemeen, octrooi-aanvragen ambtetijk vooronderzocht plegen te worden. In II.3. en II.l0. zagen wij, dat volledig

17 = Modure:.ï1;:ïï vooronderzoek twee fasen omvat, t.w. nieuwheidsonderzoek en examination. In II. 11. behandelden wij het uitgesteld vooronderzoek, waarbij na het nieuwheidsonderzoek publicatie van de aanvrage plaatsvindt en examination vervolgens pas ter hand wordt genomen na een daartoe strekkend verzoek van de aanvrager. Wordt dit verzoek niet of niet tijdig gedaan, dan vervalt de aanvrage. De Europese route is een procedure van dit type. Het nieuwe Nederlandse systeem gaat nog een stapje verder: daar is het nieuwheidsonderzoek facultatief geworden en de examination geheel afgeschaft! De materiële vereisten voor octrooieerbaarheid (nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid, nawerkbare beschrijving in de octrooi-aanvrage) zijn gehandhaafd. Een nationale octrooi-aanvrage nieuwe stijl is derhalve niet zo heel veel anders dan een traditionele aanvrage. Maar als deze aanvrage formeel in orde is, dan wordt daarop na 18 maanden automatisch een octrooi verleend, dat een geldigheidsduur van 6 jaar heeft. Als de aanvrager een nieuwheidsonderzoek heeft gevraagd vindt dat éérst plaats en wordt daarna een octrooi verleend met de volle geldigheidsduur van 20 jaar. Er is geen oppositie, maar derden kunnen hunnerzijds een nieuwheidsonderzoek uitlokken en terzake van belang zijnde informatie aan het Bureau I.E. (onder de nieuwe wet is de Octrooiraad vervangen door het Bureau I.E.) doorspelen. Wie op grond van zijn octrooi een procedure aanspant tegen een derde moet in ieder geval een nieuwheidsrapport overleggen. \- Dit is de kern van het nieuwe nederlandse systeem: de aanvrager krijgt zijn octrooi als zijn aanvrage formeel in orde is. Inhoudelijk wordt de aanvrage echter niet meer ambtelijk getoetst. De bezwaren die bij een normaal vooronderzoek zouden hebben kunnen opduiken blijven nu in eerste instantie onder water. De octrooi-aanvrager/octrooihouder komt er mee weg, teruij het octrooi door een derde wordt aangevallen. En dan komen die bezwaren niet meer voor het Bureau I.E., maar voor de gewone rechter, zlj het ook, dat deze op zijn beurt het Bureau I.E. kan raadplegen. Bovendien voorziet de wet in de voor iedere belanghebbende openstaande mogelijkheid om van het Bureau I.E. advies uit te lokken inzake de geldigheid of nietigheid van een onder deze wet verleend octrooi. Het Bureau moet alle partijen horen en dat advies ongewoon snel, d.w.z. binnen twee maanden, uitbrengen.

18 Module: "ï?:ï; Daar de rechter zich doorgaans aan dit advies zal refereren, is dit toch een soort veiligheidsklep: het biedt de mogelijkheid om een ten onrechte verleend octrooi in geval van strijdige belangen snel onderuit te halen. Maar, veiligheidsklep of niet, het Nederlandse nationale octrooi nieuwe stijl is een registratie-octrooi: het recht van de octrooihouder ontsraat door de registratie van zijn aanvrage. Zoals een merk-recht ontstaat door inschrijving van het merk in het merkenregister, ontstaat een octrooirecht door inschrijving van de aanvrage in het octrooi-register. En de discussie over de materiële geldigheid daarvan (áls er al ooit een discussie komt!) wordt verlegd naar een tijdstip ná de verlening van het recht. Die discussie ontstaat wanneer het recht wordt ingezetegen een derde of wordt aangevallen door een derde. Ook de octrooihouder zal, dan pas echt weten wat hij in handen heeft. Dat ldkt heel onzeker. Die onzekerheid is de prijs, die betaald wordt voor een snel en goedkoop octrooirecht. Bovendien zal dat doorgaans geen probleem opleveren: de praktijk leert, dat slechts een fractie van alle verleende octrooien ooit ter toetsing bij de rechter komt. Doorgaans worden octrooien gewoon gerespecteerd! Bijkomende nova volgens de Rijksoctrooiwet 1ao5 III.5. Wij zagenzeal: - Uitbreiding van de regeling voor uitvindingen in dienstbetrekking met twee quasi-dienstbetrekkingen (I. 12.). - Uitbreiding van de research exemption met magistrale geneesmiddelenbereiding Q,.22.). - Opname in de wet van het communautaire uitputtingsbeginsel (I.23.). - Opname in de wet van een procedure voor de verstrekking van aanvullende beschermingscertificaten (II. 9.). - Vervanging van de Octrooiraad door het, eveneens in Rijswijk gevestigde Bureau voor de Industriële Eigendom (Bureau I.E.), met een modernere opzet en ruimere taakstelling (III.4.).