Domeinnaam-jurisprudentie.nl Vodafone - Zhou DomJur

Transcriptie

1 Domeinnaam-jurisprudentie.nl Vodafone - Zhou DomJur Pres. Rb. 's-gravenhage 9 februari 2001 Rolnummer KG 01/25 Vonnis in kort geding gewezen in de zaak van: de vennootschap naar het recht van het Verenigd Koninkrijk Vodafone Group PLC, gevestigd te Newbury, Berkshire, Verenigd Koninkrijk, eiseres, procureur: mr. H.C. Grootveld, advocaat: mr. C. van Boxtel te Amsterdam, tegen Weizong Zhou, wonende te 's-gravenhage, tevens handelende onder de naam De GSMHOP.NL, gevestigd te 's-gravenhage, Weizi Zhou, wonende te Delft, tevens handelend onder de naam G-TRADE, gevestigd te 's-gravenhage, gedaagden, procureur: mr. D. Regts, advocaat: mr. M.Ch. Kaaks te Amsterdam. Overwegingen ten aanzien van het verloop van het geding: Eiseres heeft gedaagden - verder ook wel te noemen: Zhou cs - doen dagvaarden om te verschijnen ter terechtzitting van de president in kort geding van 26 januari Zhou is verschenen. Ter zitting heeft de raadsvrouwe van eiseres de vordering toegelicht aan de hand van pleitnotities en produkties. Zhou cs hebben verweer gevoerd bij monde van hun raadsman, die daarbij eveneens een pleitnota met produkties heeft gebezigd. Vervolgens hebben partijen vonnis gevraagd onder overlegging van de stukken, de pleitnota's daaronder begrepen. Overwegingen ten aanzien van het recht: 1. In dit kort geding kan van het navolgende worden uitgegaan. a. Eiseres is houdster van het woordmerk Vodafone, dat op 7 juni 1988 in het Beneluxmerkenregister onder nummer voor waren in de klassen 9 en 38 (o.a. electrische en electronische apparaten, telecommunicatieapparatuur en instrumenten, mobiele telefoons alsmede telecommunicatiediensten in de ruimste zin van het woord) is gedeponeerd. b. Eiseres is voorts houdster van het woordmerk Vodafone dat op 16 april 1998 als gemeenschapsmerk is gedeponeerd onder nummer voor waren en diensten in de klassen 9 (electrische en telecommunicatie-apparatuur), 36 (financiële diensten gerelateerd aan telecommunicatie), 37 (installatie en reparatie van telecommunicatie-apparatuur) en 38 (telecommunicatiediensten en telecommunicatie-apparatuur in de ruimste zin van het woord). 1

2 c. Op 7 februari 2000 is op naam van Gsmhop.nl de domeinnaam vodafone.nl geregistreerd d. Op 29 augustus 2000 heeft Weizong Zhou het woordmerk Vodafone gedeponeerd bij het Benelux-merkenbureau voor de klassen 9 (electronische apparatuur en speciaal accessoires hiervoor, voor zover niet begrepen in andere klassen), 16 (speelgoed) en 18 (lederwaren, voor zover niet begrepen in andere klassen). e. Op de website was op 12 december 2000 de volgende mededling te lezen: " Vodafone - Voor al uw Voice- en Dataprodukten Binnenkort komt hier: Vodafone Voor al uw Voice- en Dataproducten Tijdelijk kunt u deze producten bestellen bij: " 2. Eiseres vordert na vermeerdering van haar eis - zakelijk weergegeven-: a. Zhou cs te bevelen het gebruik van de domeinnaam VODAFONE.NL of ieder ander teken, aanduiding of naam die met de merken en/of handelsnaam van eiseres overeenstemt alsmede ieder overig onrechtmatig handelen jegens eiseres te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden, op straffe van een dwangsom. b. Weizong Shou te bevelen al datgene te doen wat nodig is om de domeinnaam VODAFONE.NL over te dragen aan dan wel op naam te stellen van eiseres of een door haar aan te wijzen rechtspersoon, zonder enige vergoeding, een en ander conform artikel 13 van het reglement van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland onder toezending van kopieën van de desbetreffende stukken aan de raadsvrouw van eiseres, alles op straffe van een dwangsom; c. Eiseres te machtigen om, indien zij de kopieën niet binnen de gestelde termijn heeft ontvangen het vonnis in de plaats te stellen van een wilsverklaring van Zhou cs; Alles met veroordeling van Zhou cs in de kosten. 3. Eiseres legt aan haar vordering ten grondslag de onder 1. vermelde feiten Voorts stelt zij dat de naam Vodafone op 6 februari 2000 in een klap wereldberoemd werd. Op die dag nam Vodafone de grootste Duitse aanbieder van telecommunicatiediensten, Mannesmann AG, over. Zij betaalde daarvoor 419 miljard gulden. Zo ontstond het grootste telecommunicatiebedrijf ter wereld. Weizong Zhou heeft vervolgens op 7 januari 2000 de domeinnaam vodafone. nl laten registreren. Eiseres betoogt dat zij het merk al geruime tijd in de Benelux gebruikt en verwijst 2

3 daarvoor naar door haar overgelegde producties; Daarnaast stelt zij dat het gebruik als dienstmerk in Nederland al vanaf 1995 bestaat, het moment dat zij zich publiekelijk bekend maakte als aandeelhoudster en later als meerderheidsaandeelhoudster. Op 4 oktober 2000 is bekend gemaakt op welke wijze de naam Vodafone met ingang van 1 januari 2001 onderdeel gaat uitmaken van de handelsnaam en de merken van Libertel. Zhou cs plegen merkinbreuk op grond van art. 13a lid 1 a BMW, nu zij een merk mede voor de klasse 9 hebben gedeponeerd.- Daarnaast maken zij inbreuk op het merk van eiseres op grond van de artikelen 13a lid 1 b t/m c BMW Ook plegen Zhou cs inbreuk op het gemeenschapsmerk van eiseres als bedoeld in de artikelen 9 leden 1 t/m 3 van de Verordening inzake het Gemeenschapsmerk. Het gaat hier namelijk om een merk dat bekend is in een aanmerkelijk deel van de Gemeenschap. Bekendheid is er in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Nederland Verder beroept eiseres zich op artikel 5 van de Handelsnaamwet. Er is in casu sprake van verwarringsgevaar. Op het gebied van telecommunicatie raken de ondernemingen elkaar. De huidige schijnbaar onschuldige handtassenhandel van Zhou cs kan gaan conflicteren met de activiteiten van eiseres. Ook artikel 5b van de Handelsnaamwet is van toepassing Geheel subsidiair voert eiseres aan dat Zhou es onrechtmatig handelen. Zij stichten allereerst nodeloos verwarring. Elk belang bij het teken Vodafone voor damestassen ontbreekt. Zij maken zich schuldig aan misleiding, daar zij met hun domeinnaam de suggestie wekken dat deze is gelieerd aan eiseres. Zij profiteren en leunen op onrechtmatige wijze aan bij de naamsbekendheid van eiseres. Tenslotte verhinderen zij eiseres zonder geldige reden, laat staan enig ander rechtens relevant belang, om zelf haar merk als domeinnaam te laten registreren. 4. Zhou cs hebben gemotiveerd verweer gevoerd. Als aandeelhouder van de op de Nederlandse markt opererende onderneming Libertel heeft eiseres het woordmerk Vodafone in de Benelux niet gebruikt, ook niet als dienstmerk. Er is sprake van non usus. Zhou cs hebben de naam Vodafone als domeinnaam geregistreerd, omdat die naam in de Benelux vrij was, daar Vodafone in de Benelux onder de naam Libertel opereerde. Vervolgens hebben zij het merk laten registreren op 29 augustus Tot december 2000 dachten zij ook nog Vodafone voor leren telefoonaccessoires te kunnen voeren. Dat idee hebben ze laten varen. Zij hebben inmiddels verzocht de inschrijving voor de klasse 9 door te halen. Zij wensen het merken uitsluitend voor lederwaren en speelgoed te gebruiken. Op het moment van de inschrijving van het merk was het merk Vodafone van eiseres geen bekend merk. Het werd toen in de Benelux niet gebruikt. Het gebruik is in januari 2001 begonnen. Zhou es beroepen zich op het zg Teletubbies vonnis van deze rechtbank. Het gebruik van de domeinnaam vodafone.nl kan de toets van artikel 13A BMW doorstaan. De vermelding van de naam Vodafone vóór 2001 in de kranten had betrekking op een buitenlandse handelsnaam. Zhou es maken om twee redenen geen inbreuk op de handelsnaamrechten van eiseres. Zij gebruiken de domeinnaam niet als handelsnaam. Zelfs al zou dat het geval zijn, dan is er geen verwarringsgevaar. Tenslotte, mocht wel tot geoordeeld worden dat inbreuk op handelsnaamrechten heeft 3

4 Beoordeling plaatsgevonden, dan kan de vordering tot overdracht van de domeinnaam niet worden toegewezen zo lang als Zhou cs een geldig merkrecht hebben. Het gemeenschapsmerk van Vodafone 5. In het midden kan blijven of eiseres het merk Vodafone in de Benelux heeft gebruikt vóór Het gemeenschapsmerk kan in elk geval niet op grond van non usus vervallen worden verklaard. 6. Ter zitting hebben Zhou cs voldoende aannemelijk gemaakt dat zij ten aanzien van het onder l.d. vermelde merkdepot doorhaling hebben verzocht van de klasse 9. Het merkdepot zal derhalve uitsluitend betrekking hebben op, kort gezegd, leren tassen en speelgoed. Zhou es gebruiken een teken dat weliswaar identiek is aan het gemeenschapsmerk van eiseres, maar dat niet bestemd is voor het gebruik van dezelfde' waren of diensten, noch voor het gebruik van gelijksoortige waren. Eiseres kan zich derhalve niet op de bescherming beroepen van artikel 9 lid 1 onder a. en b. van de Verordening inzake het Gemeenschapsmerk (de Verordening). 7. Resteert de vraag of eiseres de bescherming van artikel 9 lid 1 onder c. van de Verordening kan inroepen. Daarvoor is nodig dat het merk Vodafone een bekend merk is. Aan dit vereiste doet dit merk naar het oordeel van de president niet. Het merk is buiten het Verenigd Koninkrijk niet gebruikt in de Benelux en in andere landen van de EG. Eiseres heeft niet aannemelijk gemaakt dat het merk desondanks buiten het Verenigd Koninkrijk bekendheid bezit. De omstandigheid dat eiseres vanaf 1995 als aandeelhouder van Libertel in Nederland is opgetreden kan niet leiden tot de conclusie dat eiseres aldus gebruik heeft gemaakt van een dienstmerk. Bescherming op grond artikel 9 lid 1 onder c. van de Verordening komt eiseres derhalve niet toe. Handelsnaam 8. Uit de door eiseres overgelegde producties wordt voldoende aannemelijk dat de handelsnaam van eiseres in verband met haar activiteiten, gericht op de overneming van Mannesmann in Duitsland, in de periode januari en februari 2000 de nodige bekendheid in de Westeuropese pers, waaronder begrepen die van Nederland, heeft verkregen. 9. Het gebruik van een domeinnaam kan niet alleen worden aangemerkt als het gebruik van een (woord)merk, maar evenzeer als het gebruik van een handelsnaam. Het internet ontleent zijn aantrekkelijkheid mede aan het feit dat via dit medium informatie op snelle en eenvoudige wijze kan worden verkregen. De eenvoud en snelheid wordt bevorderd door het gebruik van simpele domeinnamen. Het internetpubliek verwacht dat informatie over bekende ondernemingen en instellingen verkregen kan worden door alleen maar de naam van die onderneming of die instelling in te typen. Het enkele feit dat het internetpubliek door het intypen van die naam niet bij de verwachte onderneming of instelling uitkomt, maar bij een volkomen andere, volstrekt onbekende, onderneming of instelling, zal reeds gevaar voor verwarring doen ontstaan. Het publiek zal zich dan immers gaan afvragen of de 4

5 onderneming of instelling die op het scherm verschijnt misschien toch iets te maken heeft met de bekende onderneming of instelling waarnaar het op zoek was. 10. Zhou cs hebben precies in de periode dat eiseres landelijke bekendheid in Nederland verkreeg de domeinnaam vodafone.nl laten registreren. De tekst die Zhou es in december 2000 op de internetsite hadden geplaatst, zie no. I.e., schept zonder meer verwarring tussen de eenmanszaken van Zhou es en de onderneming van eiseres. Gevaar voor verwarring is nadien blijven bestaan, ook al hebben Zhou cs de tekst van hun site aangepast en is daar nu summiere informatie over lederproducten te vinden (aangeduid als : lady bags, luggage bags, notebook bags, suitecases en leather wallets.). Ook bij deze tekst behoeft het aan het internetpubliek niet aanstonds duidelijk te zijn dat hier niet een aan eiseres gelieerde onderneming betreft. 11. Zhou cs handelen derhalve in strijd met artikel 5 Handelsnaamwet door de bewuste domeinnaam te voeren. Voor zover al moet worden aangenomen dat Zhou cs een geldig woordmerk Vodafone hebben, leidt dit niet tot een andere uitkomst. Het eventuele (woord)merk van Zhou cs, dat dateert van 29 augustus 2000 moet hier wijken voor de veel oudere handelsnaam van eiseres. De gevraagde voorzieningen zijn als volgt toewijsbaar. De gevorderde dwangsommen zullen worden toegewezen en gemaximeerd als na te melden. 12. De in artikel 50 van het TRIPS-verdrag bedoelde termijn waarbinnen eiseres uiterlijk een bodemprocedure zal moeten aanspannen zal op op zes maanden worden gesteld. 13. Zhou cs zullen als de in overwegende mate in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Beslissing: De President: Beveelt ZHOU CS om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis het gebruik van de domeinnaam VODAFONE. NL en/of ieder ander teken, aanduiding of naam die met de handelsnaam van eiseres overeenstemt te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden; Beveelt WEIZONG ZHOU binnen 5 werkdagen na betekening van dit vonnis al datgene te doen wat nodig is om de domeinnaam VODAFONE. NI, op de daartoe geëigende wijze over te dragen dan wel op naam te stellen van eiseres of een door haar aan te wijzen rechtspersoon zonder dat Weizong Zhou hiertoe enige vergoeding van eiseres verlangt, een en ander conform artikel 13 van het Reglement van de Stichting Internet Domeinregistatie Nederland, onder gelijktijdige toezending van de kopieën van de desbetreffende stukken aan de raadsvrouw van eiseres; Bepaalt dat ZHOU CS, resp. WEIZONG ZHOU een dwangsom verbeuren van f 5.000,-per dag of per keer voor iedere overtreding van één dezer bevelen - zulks ter keuze van eiseres, zulks tot een maximum van f ,--; Bepaalt de redelijke tennijn als bedoeld in artikel 50 lid 6 van het TRIPS verdrag op zes maanden, nadat door Zhou cs bij de bevoegde rechter een bij deurwaardersexploit 5

6 aan eiseres kenbaar gemaakt verzoek is ingediend om de beslissing in kort geding geheel dan wel gedeeltelijk te herroepen of verder gevolg te ontzeggen; Veroordeelt ZHOU CS in de kosten van het geding, aan de zijde van eiseres tot aan deze uitspraak begroot op f 2.024,80, waarvan f 400,-- aan griffierecht en f 74,80 (excl. BTW) aan dagvaardingskosten; Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad; Wijst af het anders of meer gevorderde Aldus gewezen door mr. Von Maltzahn en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 9 februari 2001 in tegenwoordigheid van de griffier. Bron: domeinnaam-jurisprudentie.nl. Met bronvermelding is overname toegestaan. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard. 6