Verweerster is Multi Media Concepts, gevestigd te Dongen, Nederland.

Transcriptie

1 Herbalife Multi Media Concepts DomJur WIPO arbitration and mediation center Zaak-/rolnummer: DNL Datum: Partijen Eiseres is Herbalife International Inc., gevestigd te Century City, Californië, Verenigde Staten van Amerika, vertegenwoordigd door Hoogenraad & Haak, Nederland. Verweerster is Multi Media Concepts, gevestigd te Dongen, Nederland. 2. De Domeinnaam De onderhavige domeinnaam <herbalifebestellen.nl> is geregistreerd bij SIDN via Hostnet B.V. 3. Geschiedenis van de Procedure De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het Instituut ) op 16 april Het Instituut heeft op 16 april 2010 per een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de onderhavige domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 19 april 2010 bevestigd dat Verweerster geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerster overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor.nl-domeinnamen (de Regeling ). Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerster formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 19 april 2010 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 9 mei Het Instituut heeft van Verweerster een Verweerschrift noch een andere reactie ontvangen. Derhalve deelde het Instituut op 10 mei 2010 mee dat Verweerster in gebreke was gebleven. Op 10 mei 2010 heeft Verweerster per aan het Instituut laten weten dat zij het Instituut om uitstel gevraagd had voor het indienen van een Verweerschrift. Zij gaf daarbij aan inhoudelijk verweer te willen voeren. Het Instituut heeft Verweerster vervolgens op 11 mei 2010 verzocht om de gronden voor dit verzoek om uitstel kenbaar te maken, waarna Verweerster het Instituut op 11 mei 2010 heeft bericht dat de gronden van het verweer bij Eiseres bekend zijn en dat zij conform een bericht van 28 april 2010 aan het Instituut had verzocht om twee weken uitstel. Het Instituut heeft Verweerster daarop verzocht het betreffende bericht alsnog toe te zenden, en heeft Eiseres op de hoogte gesteld van het verzoek tot uitstel van Verweerster. Eiseres heeft op 11 mei 2010 het Instituut gemotiveerd verzocht het verzoek van Verweerster af te wijzen. Verweerster heeft op haar beurt op 11 mei 2010 het Instituut verzocht om dit verzoek van Eiseres af te wijzen. Op 12 mei 2010 heeft Verweerster het Instituut de betreffende van 28 april 2010 doorgestuurd. Op 12 mei 2010 heeft het Instituut aan partijen aangegeven dat overgegaan zou worden tot de benoeming van een geschillenbeslechter. Het Instituut heeft Alfred Meijboom op 20 mei 2010 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat hij correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling. Op 27 mei 2010 heeft de Geschillenbeslechter Procedurele Order nr. 1 uitgevaardigd.

2 Middels deze Order heeft de Geschillenbeslechter de Verweerster tot 4 juni 2010 de gelegenheid gegeven om alsnog een Verweerschrift in te dienen. Op 3 juni 2010 heeft het Instituut een ontvangen van Verweerster, waarin Verweerster een aantal gronden heeft opgegeven als verweer tegen de Eis. Deze e- mail is echter geen Verweerschrift omdat zij op grond van artikel 7.2 van de Regeling niet volledig is. Omdat het verweer van Verweerster bekend is en uit de overgelegde stukken blijkt, zal de Geschillenbeslechter evenwel in de onderhavige uitspraak coulancehalve rekening houden met het verweer van Verweerster zoals dat blijkt uit bedoelde . Na overleg tussen het Instituut en de Geschillenbeslechter is, in de bijzondere procedurele omstandigheden van de zaak, de zaak op 4 juni 2010 door het Instituut doorverwezen naar SIDN voor mediation. Op 7 juli 2010 is door SIDN vastgesteld dat het mediation proces niet heeft geleid tot een regeling van het geschil tussen partijen en is het mediation proces beëindigd. 4. Feitelijke Achtergrond Eiseres is een onderneming die voedingssupplementen en afslankproducten produceert en verhandelt. Eiseres is houdster van het Gemeenschapswoordmerk HERBALIFE met registratienummer , geregistreerd op 12 november 2007 voor onder meer voedingssupplementen, voedingswaren en non-alcoholische dranken, het Benelux woordmerk HERBALIFE met registratienummer , geregistreerd op 4 mei 1983 voor onder meer verzorgingsproducten en vitaminepreparaten en van een drietal HERBALIFE beeldmerken met registratienummers (Gemeenschapsbeeldmerk), (Gemeenschapsbeeldmerk) en (Benelux beeldmerk), geregistreerd op respectievelijk 23 januari 1998, 8 oktober 2009 en 16 oktober 1992 voor onder meer voedingssupplementen, non-alcoholische dranken en voedingswaren. Deze merken worden hierna tezamen ook als de Merken aangeduid. Verweerster is een in Nederland gevestigde onderneming die blijkens haar website onder meer diensten verleent op het gebied van online marketing. Op 7 augustus 2007 heeft zij de domeinnaam <herbalifebestellen.nl> (de Domeinnaam ) geregistreerd bij SIDN. 5. Stellingen van Partijen A. Eiseres Eiseres stelt dat er verwarringwekkende overeenstemming is tussen de Merken en de Domeinnaam, omdat de Domeinnaam het merk HERBALIFE bevat en daar slechts het zuiver beschrijvende, niet-onderscheidende element bestellen aan toevoegt. De combinatie van HERBALIFE en bestellen suggereert daarnaast een band tussen Eiseres en de Domeinnaam, inhoudende dat met toestemming van Eiseres haar producten worden aangeboden. Internetgebruikers zullen de Domeinnaam associëren met de Merken en als gevolg een economische dan wel juridische band veronderstellen, aldus Eiseres. Eiseres voert voorts aan dat het eerste deel van de Domeinnaam identiek is aan de Merken, waarbij het van belang is dat het eerste deel van het merk en het teken meer aandacht krijgt van het publiek, waardoor dit deel zwaarder weegt bij de overeenstemmingsvraag. Zij concludeert dat er grote auditieve, visuele en begripsmatige overeenstemming bestaat tussen de Merken en de Domeinnaam. Eiseres stelt dat Verweerster geen recht heeft op, of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Verweerster heeft geen toestemming van Eiseres om haar Merken te gebruiken. Verweerster gebruikt de Domeinnaam om buiten het distributiestelsel van Eiseres om de producten van Eiseres te verkopen. Verweerster is geen erkende distributeur van Eiseres, en kan daarom alleen de producten van Eiseres betrekken via

3 een erkende distributeur, die als gevolg daarvan handelt in strijd met zijn verplichtingen jegens Eiseres, of via een andere wijze, die inbreuk maakt op de merkrechten van Eiseres. Ook al zou Verweerster wel een erkende distributeur van Eiseres zijn, dan zou zij in strijd handelen met haar verplichtingen jegens Eiseres, aangezien Eiseres haar distributeurs niet toestaat met de prijs van haar producten te adverteren en de Merken te gebruiken in een domeinnaam. Verweerster gebruikt de Domeinnaam voor de ongeautoriseerde verkoop van producten van Eiseres en doet daarmee de erkende distributeurs van Eiseres oneerlijke concurrentie aan. Daarnaast handelt zij onrechtmatig jegens Eiseres. Verweerster gebruikt de Domeinnaam niet voor het te goeder trouw aanbieden van goederen en diensten. Nu Verweerster ook niet algemeen bekend is onder de Domeinnaam of de Domeinnaam gebruikt voor legitieme niet-commerciële doeleinden, heeft Verweerster geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam. Eiseres stelt dat de registratie van de Domeinnaam door Verweerster te kwader trouw heeft plaatsgevonden. Verweerster was ten tijde van de registratie bekend met Eiseres en haar merkrechten, en heeft de Domeinnaam geregistreerd om de activiteiten van Eiseres te verstoren. De ongeautoriseerde verkoop van producten van Eiseres door Verweerster ondermijnt het distributiestelsel van Eiseres, hetgeen voor haar schadelijk is en haar activiteiten verstoort. Ook het gebruik van de Domeinnaam door Verweerster is te kwader trouw. Verweerster gebruikt de Domeinnaam om internetgebruikers naar haar website te leiden door gebruik te maken van de verwarring die kan ontstaan met de merken van Eiseres. De Domeinnaam is klaarblijkelijk bedoeld om internetgebruikers die op zoek zijn naar (producten van) Eiseres te lokken naar de website van Verweerster, waarop buiten het distributiestelsel van Eiseres om haar producten worden aangeboden. Verweerster gebruikt de Domeinnaam derhalve te kwader trouw. B. Verweerster Zoals hiervoor in paragraaf 3 uiteengezet heeft Verweerster geen Verweerschrift ingediend, maar zal de Geschillenbeslechter coulancehalve rekening houden met het verweer zoals geformuleerd in de mail van 3 juni 2010 van Verweerster. In haar genoemde van 3 juni 2010 voert Verweerster aan dat zij in samenwerking met een erkend distributeur van Eiseres, sinds eind 2007 op de bij de Domeinnaam behorende website producten aanbiedt onder de Merken. Daarbij gebruikt Verweerster een uniek concept, waarbij mensen door het storten van een geldbedrag extra besteltegoed krijgen. Verweerster stelt dat zij handelt in overeenstemming met de reglementen van Eiseres, en dat zij via de bij de Domeinnaam behorende website alleen producten van Eiseres verkoopt. Verweerster voert verder aan dat de eerdergenoemde erkende distributeur van Eiseres in 2007 aan diens Herbalife supervisor en aan Herbalife Nederland toestemming heeft gevraagd voor het registreren van de Domeinnaam, en die toestemming heeft verkregen. Eiseres heeft Verweerster reeds in februari 2008 aangesproken met betrekking tot het gebruik van de Domeinnaam. Door Eiseres en de erkende distributeur van Eiseres is vervolgens over deze kwestie gecorrespondeerd, met als gevolg dat de erkende distributeur van Eiseres tijdelijk is geschorst als distributeur van Eiseres. Verweerster heeft daarna twee jaar niets meer vernomen van Eiseres. Verweerster gaat niet akkoord met de overdracht van de Domeinnaam, en wil een schadevergoeding van Eiseres voor de moedwillige sabotage van [haar] <Herbalifebestellen.nl> project. 6. Oordeel en Bevindingen Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient Eiseres in dit geschil te stellen en te bewijzen dat:

4 A) de Domeinnaam zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiseres rechthebbende is, dan wel met een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eiseres duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en B) Verweerster geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en C) de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en/of te kwader trouw wordt gebruikt. A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend Eiseres stelt dat de Domeinnaam haar HERBALIFE merken bevat en daar slechts een beschrijvende term aan toevoegt. Eiseres beroept zich daarbij op haar Merken. Naar het oordeel van de Geschillenbeslechter heeft Eiseres voldoende aangetoond dat zij rechthebbende is op naar Nederlands recht beschermde merken, waarvan een aantal voorafgaand aan de registratie van de Domeinnaam zijn geregistreerd. De in de Domeinnaam vervatte term Herbalife is identiek aan de relevante woordmerken en (het dominante woordelement van) de relevante beeldmerken van Eiseres. De Domeinnaam bevat daarnaast alleen de toevoeging bestellen, welke term als beschrijvend moet worden beschouwd voor de activiteiten die via de bij de Domeinnaam behorende website plaatsvinden. Het toplevel domein.nl ten slotte moet bij de beoordeling ten aanzien van verwarringwekkende overeenstemming buiten beschouwing worden gelaten (onder meer Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD., WIPO Zaaknr. DNL ). Gezien het bovenstaande is de Geschillenbeslechter van oordeel dat de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met de Merken van Eiseres. B. Recht of Legitiem Belang Eiseres heeft gesteld dat Verweerster op de bij de Domeinnaam behorende website producten aanbiedt die voorzien zijn van de Merken, welke stelling zij met stukken heeft onderbouwd. Eiseres heeft voorts gesteld dat het aanbieden van deze producten niet te goeder trouw geschiedt. Artikel 3.1 onder a van de Regeling bepaalt dat een legitiem belang (onder meer) aanwezig wordt geacht indien blijkt dat de domeinnaamhouder voorafgaand aan het geschil de domeinnaam gebruikte om te goeder trouw producten of diensten aan te bieden. Ten aanzien van de vraag of het aanbieden van goederen of diensten via een bij de domeinnaam behorende website als te goeder trouw moet worden gekwalificeerd, gelden onder de Regeling dezelfde eisen als die onder de UDRP van kracht zijn 1 (Dr. Ing. h.c. F. Porsche v. Bv berry smits trading co, WIPO Zaaknr. DNL en de daarin genoemde uitspraken): - er moeten daadwerkelijk goederen en diensten worden aangeboden via de website; - op de website moeten uitsluitend de gemerkte producten aangeboden worden, omdat het merk anders gebruikt kan worden om internetgebruikers te lokken om 1 Het mechanisme van de UDRP is vergelijkbaar met dat van de Regeling, zodat paneluitspraken onder de UDRP mede van belang zijn voor geschillen onder de Regeling (Technische Unie B.V. en Otra Information Services v. Technology Services Ltd., WIPO Zaaknr. DNL ).

5 andere goederen te kopen; - de website moet ondubbelzinnig de relatie met de merkhouder vermelden; - de domeinnaam mag niet gebruikt worden om de merkhouder buiten spel te zetten door deze te weerhouden zijn eigen merk in een domeinnaam weer te geven. Eiseres stelt dat Verweerster noch de eerder genoemde erkende distributeur van Eiseres erkende distributeurs van Eiseres zijn. Verweerster stelt dat de erkende distributeur van Eiseres, met wie zij samenwerkt, wèl een erkende distributeur van Eiseres is. Daargelaten wat de juiste weergave van de feitelijke situatie in dit verband is, sluit de enkele omstandigheid dat Verweerster zelf geen erkende distributeur van Eiseres is naar het oordeel van de Geschillenbeslechter niet uit dat zij te goeder trouw producten aanbiedt. Uit de door Eiseres bij de Eis gevoegde Bijlagen blijkt echter dat Verweerster op de bij de Domeinnaam behorende website ook verwijst naar een tweetal websites die geen relatie hebben met Eiseres en waar Verweerster blijkens haar website zelf bij betrokken is. Daarmee gebruikt zij de merken van Eiseres om internetgebruikers te bewegen haar eigen producten en/of diensten af te nemen. Eiseres heeft bovendien in voldoende mate aangetoond dat Verweerster op de bij de Domeinnaam behorende website de suggestie wekt dat zij is verbonden aan of behoort tot het dealernetwerk van Eiseres. Dit blijkt uit de vermelding onafhankelijk Herbalife distributeur alsmede uit het uiterlijk van de website, dat sterk overeenkomt met het uiterlijk van de website(s) van Eiseres. Verweerster wekt derhalve met de bij de Domeinnaam behorende website de suggestie dat er een band bestaat tussen haar website en Eiseres, terwijl dit in werkelijkheid niet het geval is. Derhalve is niet voldaan aan de hierboven genoemde vereisten dat de Domeinnaam uitsluitend wordt gebruikt om gemerkte producten en/of diensten aan te bieden en dat de relatie met de merkhouder ondubbelzinnig moet worden vermeld. De Geschillenbeslechter is dan ook van oordeel dat er geen sprake is van het te goeder trouw aanbieden van producten of diensten door Verweerster. Eiseres heeft verder aangevoerd dat Verweerster niet algemeen bekend is onder de Domeinnaam en deze niet gebruikt voor legitieme niet-commerciële doeleinden. Verweerster heeft op dit punt geen verweer gevoerd. Nu niet anders is gebleken, oordeelt de Geschillenbeslechter dat Verweerster geen bekendheid geniet onder de Domeinnaam en de Domeinnaam niet gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Naar het oordeel van de Geschillenbeslechter heeft Verweerster geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam. C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw Op grond van artikel 2.1 sub c van de Regeling moet de Domeinnaam te kwader trouw zijn geregistreerd of te kwader trouw worden gebruikt, wil de vordering tot overdracht van de Domeinnaam in aanmerking komen voor toewijzing. Verweerster heeft aangevoerd dat Herbalife Nederland, naar de Geschillenbeslechter aanneemt een Nederlandse dochter van Eiseres, toestemming heeft gegeven om de Domeinnaam te registreren en om deze voor de verkoop van producten van Eiseres te gebruiken. Mocht een dergelijke toestemming verleend zijn, dan ligt het in beginsel niet voor de hand de registratie en het gebruik van de Domeinnaam door Verweerster als te kwader trouw aan te merken. Verweerster heeft daarnaast gesteld dat Eiseres gedurende twee jaar nadat zij bekend werd met het gebruik van de Domeinnaam door Verweerster geen actie heeft ondernomen.

6 Verweerster heeft haar stellingen dienaangaande niet onderbouwd met relevante stukken terwijl Eiseres in haar Eis heeft gesteld dat het gebruik van de Domeinnaam zonder haar toestemming plaatsvindt. Het had derhalve op de weg van Verweerster gelegen om aan te tonen dat zij wel degelijk met toestemming van of namens Eiseres de Domeinnaam (heeft) gebruikt. Voorts blijkt uit onderzoek van de Geschillenbeslechter in de publiek toegankelijke internetarchieven dat Verweerster vanaf in ieder geval begin 2008 via de Domeinnaam producten van Eiseres aanbiedt. Op het moment van deze Uitspraak biedt Verweerster via de bij de Domeinnaam behorende website slechts een drietal producten van Eiseres aan en bevat de website, zoals eerder vermeld, sinds in ieder geval begin 2008 links naar twee websites waar Verweerster zelf bij betrokken is, alwaar andere waren en diensten worden aangeboden. Daarbij maakt Verweerster gebruik van de verwarring die mogelijk ontstaat door het gebruik van de merken van Eiseres en doordat zij bovendien nalaat te vermelden dat er geen relatie bestaat tussen haarzelf en Eiseres. Bovengenoemde omstandigheden in aanmerking genomen, is de Geschillenbeslechter van oordeel dat er sprake is van gebruik te kwader trouw van de Domeinnaam door Verweerster. Verweerster heeft het bestaan van de door haar gestelde toestemming niet aangetoond en gebruikt de Domeinnaam sinds in ieder geval begin 2008 om internetbezoekers aan te trekken die op zoek zijn naar producten van Eiseres, teneinde, naast die producten, internetbezoekers middels links door te verwijzen naar twee websites waar andere waren en diensten worden aangeboden daarbij bovendien gebruik makend van mogelijke verwarring omtrent haar relatie met Eiseres bij de internetgebruikers. Dit kwalificeert op grond van artikel 3.2 sub d van de Regeling als gebruik te kwader trouw. Gezien het bovenstaande kan in het midden blijven of ook de registratie van de Domeinnaam door Verweerster te kwader trouw heeft plaatsgevonden. De Geschillenbeslechter oordeelt dat sprake is van gebruik te kwader trouw door Verweerster. Daarmee is aan alle vereisten van artikel 2.1 van de Regeling voldaan. 7. Uitspraak Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnaam <herbalifebestellen.nl> zodat Eiseres in plaats van Verweerster domeinnaamhouder wordt. Alfred Meijboom Geschillenbeslechter Datum: 20 juli 2010 Met bronvermelding is overname toegestaan. Aansprakelijkheid wordt niet aanvaard.