(vervolg inhoud op blz. 230)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(vervolg inhoud op blz. 230)"

Transcriptie

1 2 2 9 NUMMER 6/7 c 18 augustus 2008 c JAARGANG 76 I N H O U D Artikelen Daan de Lange, Wat moet de Nederlandse octrooirechter doen bij een GAT/LuK verweer? (blz. 231). Jurisprudentie Rechterlijke uitspraken 1 Octrooirecht Nr. 16 Hoge Raad, 30 nov. 2007, Roche Nederland e.a./dr. F.J. Primus e.a. (door het HvJEG voor art. 6, lid 1 EEX- Verdrag en art. 6, lid 1 EVEX geformuleerde eis van samenhang geldt niet voor het in deze zaak nog van toepassing zijnde art. 126, lid 7 (oud), ongeacht of gedaagde inbreuk op het Nederlandse deel of op een buitenlands deel van het Europese octrooi wordt verweten) (blz. 234). Nr. 17 Raad van State, 27 febr. 2008, Hollandse Beton Groep e.a./octrooicentrum Nederland (geen grond voor door appellanten voorgestane beperkte uitleg van begrip rechtsvorderingen het octrooi betreffende in art. 31, lid 2 Row 95; tekst van deze bepaling is duidelijk; dagvaarding tot nietigverklaring is een rechtsvordering het octrooi betreffend) (blz. 240). Nr. 18 Rechtbank s-gravenhage, 25 okt. 2006, Bluewater Energy Services e.a./single Buoy Moorings e.a. (bestreden octrooi laat open hoe de verbinding tussen koker en ring moet gebeuren; het kan ook op de manier zoals in de anticipatie afgebeeld; niet aannemelijk dat afbeelding anders moet worden begrepen; anticipatie neemt de nieuwheid van het octrooi niet weg) (blz. 241). 2 Merkenrecht Nr. 19 Hof van Justitie EG, 25 jan. 2007, Dyson/Registrar of Trade Marks (merkaanvraag in hoofdgeding heeft geen betrekking op specifiek type transparante verzamelbak die deel uitmaakt van buitenkant van een stofzuiger, maar op algemene en abstracte wijze op alle denkbare vormen van een dergelijke verzamelbak; Dyson kan niet aanvoeren dat voorwerp van haar merkaanvraag in het hoofdgeding visueel waarneembaar is; grafische voorstellingen in de aanvraag kunnen niet gelijk worden gesteld aan het voorwerp van de aanvraag aangezien zij enkel voorbeelden daarvan zijn; voorwerp van de merkaanvraag niet meer dan een eigenschap van de betrokken waar en geen teken in de zin van art. 2 Mrl (met noot D.J.G. Visser) (blz. 243). Nr. 20 Hof Amsterdam, 8 nov. 2007, M.J.R. Retail e.a./ Adidas-Salomon (voldoende aannemelijk dat het relevante publiek een verband legt tussen het bekende merk van Adidas en het twee-strepenteken van Scapa, wat volstaat voor het aannemen van overeenstemming; aangebrachte maar weinig opvallende Scapa-beeldmerk maakt dit niet anders; publiek ervaart de strepen als een merk; strepengebruik niet als louter decoratief te beschouwen) (blz. 260). Nr. 21 Hoge Raad, 11 jan. 2008, Hugo Boss/Reemtsma Cigarettenfabriken (zonder nadere toelichting valt niet in te zien waarom de omstandigheden, waarop Hugo Boss zich in de feitelijke instanties heeft beroepen, niet kunnen worden aangemerkt als liggende buiten de macht van Hugo Boss en als niet behorende tot haar normale ondernemersrisico; noch valt in te zien waarom die het gebruik van de merken niet zo bezwaarlijk maken dat dat gebruik, naar in het economisch verkeer gebruikelijke maatstaven, niet van haar kan worden verwacht) (blz. 265). 3 Modelrecht Nr. 22 Vzr. Rechtbank s-gravenhage, 20 febr. 2007, J.J.M. Bax/Fortex Caravanvoortenten e.a. (de Aronde voortent wekt een andere algemene indruk dan het modeldepot van Bax; op zich was een voortent met ellips-vormige voorboog al bekend; bescherming van het model strekt zich niet uit tot toepassing van een dergelijke boog als zodanig) (blz. 273). (vervolg inhoud op blz. 230) Octrooicentrum Nederland is een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken.

2 2 3 0 B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M 1 8 A U G U S T U S C O L O F O N Bijblad bij Verschijnt maandelijks, rond de 16e Abonnementsprijs: EUR 79, per jaar met inbegrip van het jaarregister; aan abonnees buiten Nederland wordt EUR 22,50 per jaar aan verzendkosten in rekening gebracht; prijs per los nummer EUR 7,90 Nieuwe abonnementen: gaan in bij het begin van een kalenderjaar; aan tussentijdse nieuwe abonnees worden de eerder verschenen nummers van de jaargang alsnog geleverd. Nieuwe aanmeldingen dienen, bij voorkeur schriftelijk, te worden gericht aan de administratie Beëindiging abonnement: door schriftelijke opzegging bij de administratie uiterlijk zes weken vóór het begin van een nieuw kalenderjaar. Zonder tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch verlengd De Industriële Eigendom Redactie: prof. mr. J.J. Brinkhof mr. J.L. Driessen dr. J.H.J. den Hartog jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper prof. mr. C.J.J.C. van Nispen prof. mr. A.A. Quaedvlieg prof. mr. J.H. Spoor mr. P.J.M. Steinhauser Correspondenten: F. Henning-Bodewig (verbonden aan het Max-Planck-Institut, München) H. Laddie R.J. Prins (advocaat te Aix-en-Provence) Administratie: Octrooicentrum Nederland, Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnummer (070) , faxnummer (070) , finadm@octrooicentrum.nl Rabobank Bankrekeningnummer Kopij: zoals artikelen en interessante uitspraken kunt u naar het redactie-adres sturen t.a.v. de secretaris Redactie-secretaris: mevr. S.H. van Gelder; s.gelder@octrooicentrum.nl Redactie-adres: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnr. (070) Telefaxnr. (070) Overname publicaties: na schriftelijke toestemming van de redactie Vormgeving en druk: DeltaHage bv, Den Haag Auteursrecht voorbehouden 4 Kwekersrecht Nr. 23 Vzr. Rechtbank s-gravenhage, 7 sept. 2007, Danziger Dan Flower Farm/Biological Industries Plant Propagation e.a. (dat eiseres tevergeefs heeft geprobeerd elders de verhandeling van het ras Bambino tegen te houden, betekent niet dat zij een redelijke mogelijkheid had om haar recht m.b.t. de componenten uit te oefenen; door DNAfingerprinten vastgestelde mate van gelijkenis van het genoom van gipskruid-rassen Million Stars en Bambino is aannemelijk dat het ene ras is verkregen door afleiding uit het andere; inbreukverbod uitdrukkelijk beperkt tot Nederland) (met noten J.L.R.A.H.) (blz. 275). 5 Onrechtmatige daad Nr. 24 Hof Arnhem, 11 sept. 2007, Richard Chambers/ D.A.T. Group International (mededeling dat men een verbeterd product levert, suggereert niet dat het eerder geleverde product inferieur was; mededeling dat het aantal klachten is afgenomen niet onnodig diffamerend en gaat de grenzen betamelijkheid in het maatschappelijk verkeer niet te buiten; mededeling dat doorverkopen van de van appellante afkomstige producten aan sancties onderhevig en strafbaar zijn, niet onrechtmatig; geen verwarringsgevaar) (met noot J.L.R.A.H.) (blz. 280). Wetgeving Wijziging Rijksoctrooiwet 1995 (blz. 284). Berichten Kluwer Actualiteitenmiddag IE (blz. 284). EPO Patent Information Conference 2008 (blz. 284). Officiële mededelingen Faillissement octrooigemachtigde door onrechtmatig handelen Register van octrooigemachtigden (blz. 284). (vervolg inhoud op blz. 231)

3 1 8 A U G U S T U S B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M Mededeling van de redactie Nummervolgorde Jurisprudentie Dit Bijblad begint de nummering van de rubriek Jurisprudentie met Nr. 16, aangezien in het gecombineerde februari/ maartnummer (2/3) 2008 de nummering met Nr. 15 was geëindigd. Hiermee komen de reeds op de website gepubliceerde nrs. 16 t/m 21 van 2008 te vervallen. Gecombineerde nummers Bijblad De nummers juni en juli 2008 zijn gecombineerd tot één nummer (6/7). In het eerstvolgende Bijblad zullen de maanden augustus en september tevens gecombineerd worden (8/9). A R T I K E L E N Wat moet de Nederlandse octrooirechter doen bij een GAT/LuK verweer?*,1 Daan de Lange** Het arrest van het Hof van Justitie (HvJ) in de zaak GAT/ LuK 2 heeft ruime aandacht gekregen. 3 Een onderwerp van discussie was met name de vraag naar de praktische uitwerking van de regel die het HvJ formuleerde. Wat moet een rechter die wordt aangezocht te oordelen over inbreuk op een buitenlands (deel van een Europees) octrooi doen wanneer de vermeende inbreukmaker de geldigheid van het ingeroepen buitenlandse octrooirecht betwist (een GAT/LuK verweer )? Op 30 november 2007 heeft de Hoge Raad in Roche/Primus II 4 een toepassing gegeven aan het oordeel van het HvJ in GAT/LuK. De rechtbank s-gravenhage heeft in zijn vonnis van 27 februari jl. in de zaak Bettacare/H3 II, 5 aan deze uitleg van de Hoge Raad een uitwerking gegeven. Die uitwerking heeft de rechtbank s-gravenhage recentelijk, bij vonnis van 18 juni jl. in de zaak Fort Vale/Pelican 6 en bij vonnis van 16 juli jl. in de zaak Bettacare/H3 III 7 bevestigd. Reden om de uitspraken van de Hoge Raad en de rechtbank kort te bespreken. Voor een goed begrip daarvan is het nuttig eerst de GAT/LuK beslissing van het HvJ kort in herinnering te roepen. * Zie het arrest van de Hoge Raad, 30 nov op blz. 234 in dit nummer. Red. ** Advocaat te Amsterdam. 1 Met dank aan Jan Brinkhof voor zijn commentaar. 2 Arrest van 13 juli 2006, C-4/03, PB C 224 van , blz.1; BIE 2006/73; IER 2006/75 m.nt SdW. 3 Zie, zonder volledig te willen zijn, onder meer : B. Brouwer, Kort commentaar op GAT/LuK en Roche/Primus, 17 juli 2006; W.A. Hoyng, Roche v Primus / GAT v LuK, 28 juli 2006; W. Pors, Some first remarks on GAT v LuK, Roche v Primus & Goldenberg and Sisvel v. Sandisk & Oduslink, 9 augustus 2006; I. de Nooijer, Scheiden doet lijden, GAT/LuK en Roche/ Primus: gescheiden inbreuk en geldigheidsprocedures, 24 augustus 2006 en de reactie daarop van W. Pors, alle te vinden op J.J. Brinkhof, HvJ EG beperkt mogelijkheden van grensoverschrijdende verboden, BIE 16 augustus 2006, pag. 319 e.v.; S. de Wit, Over hoe het was en hoe het zou kunnen zijn, IER nr. 5, oktober 2006, blz. 265 e.v.; R. de Ranitzonder IER 2006/76; D.F. de Lange, Het cross border verbod doorkruist?, JBPR 2007 blz. 5-17; C.A. Heinze en E. Roffael, Internationale Zuständigkeit für Entscheidungen über die Gültigkeit ausländischer Immaterialgüterrechte, GRUR int, 2006, Heft 10, pg. 787 e.v. 4 Arrest van 30 November 2007, C02/228HR en C02/280HR, LJN: BA9698, NJ 2008/81; IER 2008/12 5 Rolnummer HA ZA 07-41, tekst te vinden via 6 Rechtbank s-gravenhage 18 juni 2008, rolnummer HA ZA (Fort Vale Engineering Limited/Pelican Worldwide B.V.). 7 Rechtbank s-gravenhage 16 juli 2008, rolnummer HA ZA Het HvJ in GAT/LuK GAT/LuK ging, zo zal bekend zijn, over de uitleg van de exclusieve bevoegdheidgrond van art. 16(4) EEX-verdrag (nu: art. 22(4) EEX-Verordening). Art. 16(4) EEX-verdrag bepaalt kort gezegd dat de gerechten van de staat, op het grondgebied waarvan de deponering of registratie van het IE recht heeft plaatsgehad, exclusief oordelen over de geldigheid daarvan. Art. 22(4) EEX- Verordening verschilt hier niet wezenlijk van. Het HvJ legde in GAT/LuK deze exclusieve bevoegdheidsgrond zo uit dat het alle geschillen over de registratie of de geldigheid van een octrooi betreft, ongeacht of de kwestie bij wege van rechtsvordering dan wel exceptie wordt opgeworpen. Het HvJ legde art. 16(4) EEX-verdrag dus ruim uit. De inbreukrechter mag zich op geen enkele wijze bezighouden met de geldigheidsvraag, zo is de boodschap. Het HvJ gaf daarbij echter niet aan wat de inbreukrechter moet doen als hij wordt geconfronteerd met een beroep op de ongeldigheid van een buitenlands octrooi. Ik vraag me af of beantwoording van die vraag tot de competentie van het HvJ behoort. Het betreft immers geen vraag naar de bevoegdheid van de aangezochte inbreukrechter, waarvoor communautaire regels gelden die door het HvJ moeten worden uitgelegd. De vraag lijkt veeleer te liggen op het terrein van het nationale (octrooi)procesrecht en een goede procesorde; kan/mag een rechter over de inbreuk beslissen terwijl hij niet over de geldigheid kan oordelen? Als deze visie juist is, moet de beantwoording plaatsvinden aan de hand van de regels van nationaal, niet-geharmoniseerd procesrecht. Dit zou als gevolg kunnen hebben dat verschillende Europese rechters op een verschillende manier met een GAT/LuK verweer kunnen (en mogen) omgaan. Men kan zich voorstellen dat in Duitsland, waar de inbreuk- en de geldigheidsdiscussie los van elkaar worden gevoerd, de rechter daarbij tot een ander oordeel komt dan bijvoorbeeld de Nederlandse rechter, die gewend is de inbreuk en de geldigheid gezamenlijk te behandelen. De Hoge Raad in Roche/Primus II In Roche/Primus II heeft de Hoge Raad een beslissing gegeven over hoe de Nederlandse rechter moet omgaan met een GAT/LuK verweer. De Hoge Raad overwoog allereerst in r.o dat hij terug moet komen van zijn oordeel in r.o van Roche/Primus I, 8 waarin hij overwoog: De enkele omstandigheid dat er serieuze aanwijzingen bestaan dat het ingeroepen bui- 8 Arrest van 13 juli 2006, C- C-539/03, IER 2006/76, JBPR 2007/2, BIE 2006/72, NJ 2008/76 m.nt. Vlas.

4 2 3 2 B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M 1 8 A U G U S T U S tenlandse gedeelte van een Europees octrooi nietig is, behoeft de Nederlandse rechter niet te weerhouden van een oordeel omtrent een gestelde inbreuk op dat octrooi door een partij te wier aanzien hij [overigens] rechtsmacht bezit, nu een eenmaal verleend octrooi geldigheid bezit, zolang het niet is nietig verklaard of vernietigd. A-G Langemeijer meent in zijn conclusie van 15 juni 2007 bij Roche/Primus II, nr. 2.15, dat door GAT/LuK het fundament [is] weggenomen onder de opvatting dat de geadieerde rechter (in dit geval: de Nederlandse rechter) mag uitgaan van de geldigheid van het buitenlandse deel van de octrooibundel zolang de daartoe bevoegde buitenlandse autoriteit niet heeft beslist dat het desbetreffende recht ongeldig of nietig is. Hoewel de Hoge Raad minder expliciet is dan zijn A-G, lijkt de Hoge Raad door de overweging dat hij moet terugkomen op zijn oordeel in Roche/ Primus I, in navolging van de A-G te menen dat uit GAT/ LuK volgt dat de presumptie van de geldigheid van het ingeroepen (buitenlandse) octrooirecht is weggevallen. Dit volgt naar mijn mening echter niet dwingend uit GAT/ LuK. Het HvJ geeft in GAT/LuK nergens aan wat de inbreukrechter moet doen als een beroep wordt gedaan op de ongeldigheid van een ingeroepen buitenlands octrooirecht. GAT/ LuK geeft slechts aan dat deze rechter zich niet mag bezighouden met de geldigheid van buitenlandse octrooien, ook niet bij wijze van verweer. De consequentie daarvan voor de inbreukdiscussie, lijkt allereerst een kwestie van nationaal procesrecht. Zowel de twee uitersten van (i) het stilleggen van de van inbreukprocedure totdat de buitenlandse rechter over de (on)geldigheid van het ingeroepen buitenlandse octrooi heeft beslist, als (ii) het voorzetten van de inbreukprocedure totdat het ingeroepen buitenlandse octrooi ongeldig blijkt, verdragen zich beide met het oordeel van het HvJ in GAT/LuK. De Hoge Raad overweegt vervolgens in r.o dat een beroep op de ongeldigheid van het ingeroepen octrooi de bevoegdheid van de rechter ter zake van de inbreuk niet wegneemt. Dit lijkt mij terecht: het HvJ heeft nergens in GAT/ LuK aangegeven dat de ruime uitleg die het aan art. 16(4) EEX-verdrag heeft gegeven enige invloed heeft op de omvang van de bevoegdheid van de rechter ten aanzien van de inbreukvraag. Een bevoegdheidsgrond (bijvoorbeeld art. 2 EEX-Verordening) komt niet te vervallen door het inroepen van een GAT/LuK verweer. Omdat de Hoge Raad meent dat uit GAT/LuK volgt dat hij niet langer van de geldigheid van het ingeroepen buitenlandse octrooirecht mag uitgaan, komt hij tot de conclusie dat de inbreukrechter bij een GAT/LuK verweer niet zonder meer de inbreukzaak kan continueren. Als handleiding voor de inbreukrechter bij een GAT/LuK verweer geeft de Hoge Raad daarom de regel dat hij [de inbreukrechter, DdL] eerst tot een oordeel omtrent de inbreuk mag komen, indien de ingevolge art bevoegde rechter omtrent de geldigheid van het octrooi heeft beslist. Deze rechter mag de procedure aanhouden als de eiser dat wil, aldus de Hoge Raad. De eiser mist in dat geval echter de mogelijkheid in het land van de rechter die over de geldigheid gaat, een nieuwe inbreukprocedure aan te spannen vanwege litispendentie (art. 27 EEX-Verordening). Als de eiser om die reden geen aanhouding wenst, moet de rechter de vordering afwijzen. De eiser zou dan in het andere land een nieuwe inbreukzaak aanhangig kunnen maken, aldus de Hoge Raad (nog steeds r.o ). Ik begrijp deze overwegingen van de Hoge Raad zo, dat ze betrekking hebben op het gedeelte van de vordering dat ziet op buitenlandse gedeelten van een Europees octrooi. Voor het Nederlandse deel van het Europees octrooi is er geen reden voor de Nederlandse rechter de procedure aan te houden of te schorsen. 9 Aan de gebruikte terminologie afwijzen in de overwegingen van de Hoge Raad moet naar mijn mening niet al te veel processuele betekenis worden gehecht. Afwijzen is een begrip dat kan worden gebruikt wanneer de vordering inhoudelijk is beoordeeld maar niet valide is bevonden. In die gevallen zou een afwijzen door de eerste rechter in de weg kunnen staan aan het opnieuw aanbrengen van dezelfde vordering bij de tweede rechter. In gevallen zoals de Hoge Raad op het oog heeft, heeft de eerst aangezochte Nederlandse rechter echter geen inhoudelijk oordeel gegeven, en zou dit dus geen ne bis in idem-achtige grond mogen opleveren. 10 Een en ander kan echter wel lost in translation - achtige taferelen opleveren bij de ten tweede aangezochte rechter. Om dit te voorkomen doet Hoyng 11 de praktische aanbeveling de eis te verminderen met de vorderingen die betrekking hebben op de buitenlandse delen van het octrooi of, met medewerking van de wederpartij, doorhaling te verzoeken, cf. art. 246 Rv (afstand van instantie (art. 249 Rv) kan alleen voordat de wederpartij van antwoord heeft gediend). De Hoge Raad stipt in een overweging ten overvloede een suggestie van A-G Geelhoed aan in zijn conclusie in de zaak GAT/LuK, namelijk de mogelijkheid dat de inbreukrechter aan een nietigheidsverweer voorbij gaat als hij van mening is dat dit te kwader trouw is gevoerd. Het feit dat de Hoge Raad hier een overweging aan wijdt, is naar mijn mening een indicatie dat de Hoge Raad niet uitsluit dat een nietigheidsverweer in dergelijke gevallen kan worden gepasseerd. De Hoge Raad geeft overigens niet aan welke eisen gesteld moeten worden aan de kwaliteit van het nietigheidsverweer. Het louter stellen zou naar mijn mening onvoldoende moeten zijn, maar een volledig uitgewerkt nietigheidsbetoog lijkt mij ook niet vereist. Het nietigheidsverweer zou minimaal enigszins gesubstantieerd moeten zijn om überhaupt te kunnen spreken van een geschil over (...) de geldigheid van een octrooi [mijn onderstreping], zoals GAT/LuK eist (o.a. r.o. 31). De rechtbank s-gravenhage In de eerste Bettacare/H3-zaak besliste de rechtbank dat de leer van GAT/LuK niet geldt in kort geding. 12 De twee recente Bettace-uitspraken betroffen de bodemprocedure. Tegen een groep van Nederlandse gedaagden samen genoemd H3, werd een vordering wegens octrooiinbreuk aanhangig 9 De onduidelijkheid die Vlas in zijn noot onder dit arrest, NJ 2008/81, ten aanzien van de overweging van de Hoge Raad signaleert, zie ik niet. 10 Dat hangt natuurlijk af van het procesrecht van de als tweede aangezochte rechter, zoals opgemerkt door Hoyng, After Primus-Roche and GAT-LUK, B9 5901, te vinden via 11 Hoyng, After Primus-Roche and GAT-LUK. 12 Vonnis van 21 september 2006, KG ZA , b9 2653, BIE 2006/91, IER 2007/5, bevestigd in de uitspraak Ford Vale/Pelican van 18 juni jl. Voor kritiek op de beslissing, zie o.a. D.F. de Lange, t.a.p.

5 1 8 A U G U S T U S B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M gemaakt op basis van een Europees octrooi, waarbij behalve voor Nederland tevens een verbod werd geëist voor Duitsland. H3 betwistte de geldigheid van het Nederlandse en het Duitse gedeelte van het ingeroepen Europees octrooi. In zijn uitspraak van 27 februari jl. paste de rechtbank de uitwerking van de Hoge Raad van de regel uit GAT/LuK voor het eerst toe. De rechtbank constateerde in de uitwerking van de Hoge Raad een belangrijk verschil met de door Bettacare bepleitte door het Handelsgericht Zürich gehanteerde oplossing. 13 In de in de voetnoot genoemde Zwitserse zaak van 13 oktober 2006 beriep de in Zwitserland gevestigde gedaagde zich op de nietigheid van het ingeroepen IE recht, in casu een gemeenschapsmerk. De rechter stelde een termijn van 6 weken waarbinnen de gedaagde de geldigheid van het gemeenschapsmerk moest aanvechten bij het OHIM in Alicante, bij gebreke waarvan de rechter de inbreuk vordering verder zou behandelen. Deze oplossing klinkt aantrekkelijk voor unitaire IE rechten waar één instantie over de geldigheid in de hele Gemeenschap kan oordelen, maar dit zou voor octrooigeschillen, waar dit niet mogelijk is en waarbij het HvJ nu juist zegt dat strikt de hand moet worden gehouden aan de exclusieve bevoegdheidsgrond van art. 22(4) EEX-Verordening, de vermeende inbreukmaker onevenredig zwaar kunnen belasten. De octrooihouder kan bijvoorbeeld een vordering instellen ten aanzien van alle landen waarvoor het octrooi is gedesigneerd. Als de vermeende inbreukmaker van mening is dat het ingeroepen recht niet geldig is, kan in de Zwitserse methode van hem worden gevorderd dat hij dan in alle landen een nietigheidsprocedure aanhangig moet maken om de presumptie van geldigheid te ontkrachten. Dit brengt de gedaagde in een onevenredig nadelige positie. De rechtbank oordeelde dat uit het arrest van Hoge Raad in Roche/Primus II volgt, dat er maar twee smaken zijn bij een GAT/LuK verweer: aanhouden of afwijzen. Dit komt mij in het licht van het arrest juist voor, 14 daargelaten een eventueel beroep op misbruik van procesrecht, waarvan in casu geen sprake van was. In de vervolguitspraak van 16 juli jl. herhaalde de rechtbank dat hij de Zwitsere methode niet toepast. Bovendien preciseerde de rechtbank dat, alvorens hij kan doorgaan met de behandeling van de inbreuk van het Duitse gedeelte van het octrooi, een onherroepelijk oordeel van de bevoegde Duitse rechter inzake de geldigheid van het Duitse deel nodig is (r.o. 2.5). Deze eis brengt met zich dat het voor de eiser in het algemeen niet aantrekkelijk zal zijn de zaak aan te laten houden voor wat betreft de inbreuk op de buitenlandse delen van het octrooi. Er kunnen jaren overheen gaan voordat de buitenlandse rechter definitief over de geldigheid heeft beslist. Al die tijd kan de eiser nergens anders de inbreuk aanhangig maken in verband met art. 27 EEX-Verordening. 13 De rechtbank gaf geen verwijzing in zijn vonnis, maar mogelijk had hij het oog op een uitspraak van dat gerecht van 13 oktober 2006, zaaknr. HG Voor zover ik weet is deze uitspraak niet in de Nederlandse vakliteratuur gepubliceerd. 14 Anders: Hoyng, After Primus-Roche and GAT-LUK. De rechtbank s-gravenhage heeft zijn overwegingen uit Bettacare/H3 II bevestigd in zijn uitspraak van 18 juni jl. in zaak Fort Vale/Pelican. Octrooihouder Fort Vale vorderde een verbod tegen het Nederlandse Pelican, niet alleen voor Nederland, maar ook voor andere landen waarvoor het octrooi was gedesigneerd. Toen Pelican een GAT/LuK verweer opwierp, overwoog de rechtbank dat hij, op verzoek van Fort Vale, de hoofdzaak diende aan te houden totdat de buitenlandse rechter in door gedaagde Pelican aan te spannen nietigheidsprocedures over de geldigheid zou hebben geoordeeld. DerechtbankoordeeldeverderdatderegeldiedeHogeRaad in Roche/Primus II heeft gegeven, ook van toepassing is op een Gillette-verweer, waarbij de gedaagde stelt dat hij de stand van de techniek toepast of een niet-inventieve variant daarop. Een dergelijk verweer impliceert dat het octrooi niet (in de betreffende vorm) had mogen worden verleend, aldus de rechtbank. De rechtbank achtte zich daarom niet bevoegd de Gillette-verweren van Pelican te behandelen voor zo ver die op de buitenlandse delen van het octrooi zagen. Formeel is een Gillette of Formstein-verweer geen nietigheidsargument. Het verweer kan in principe inhoudelijk worden beoordeeld zonder naar het ingeroepen octrooi te kijken. De rechter hoeft alleen het litigieuze product en de stand van de techniek met elkaar te vergelijken. 15 Slechts door de stellingname van de octrooihouder dat het litigieuze product onder de beschermingsomvang van het octrooi valt, komt de (on)geldigheid van het octrooi in beeld. Omdat een rechter bij een Gillette-verweer geen uitspraak hoeft te doen over de geldigheid van de (buitenlandse delen van) het ingeroepen octrooi, 16 vraag ik mij af of toepassing van de GAT/Luk doctrine bij een dergelijk verweer wel nodig is. Conclusie Voor de Nederlandse situatie geeft Roche/Primus II en de toepassing daarvan door de rechtbank s-gravenhage in Bettacare/H3 en Fort Vale/Pelican dus voor het moment de kaders aan waarbinnen de rechter bij een GAT/LuK verweer moet opereren. Een eiser die in een bodemprocedure een verbod vordert op basis van een buitenlands (deel van een) octrooi loopt het zeer grote risico een GAT/LuK verweer tegengeworpen te krijgen. Als dit verweer wordt opgeworpen, kan de eiser kiezen tussen aanhouden en afwijzen. Daarbij lijkt afwijzen in het algemeen het gunstigst voor de eiser; een aanhouding kan door de eis van een onherroepelijk vonnis zeer lang duren. De GAT/Luk doctrine geldt niet in kort geding. De door de Hoge Raad gekozen oplossing valt niet met zoveel woorden af te leiden uit GAT/LuK. De mogelijkheid bestaat dat andere Europese rechters een andere oplossing kiezen. Amsterdam, juli Voor een voorbeeld waarbij een Gilette-verweeer werd gehonoreerd zonder dat daarbij een octrooischrift werd betrokken, zie Rechtbank s-gravenhage 13 februari 2008, rolnummer HA ZA (Merck/ ratiopharm c.s.). 16 Zoals de Duitse inbreukrechter bij een Formstein verweer ook niet doet. Vgl. Busse, Patentgesetz(2003) 14 Rn 104.

6 2 3 4 B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M 1 8 A U G U S T U S J U R I S P R U D E N T I E Nr. 16 Hoge Raad der Nederlanden, 30 november 2007*, ** (Roche/Primus) Mrs. D.H. Beukenhorst, E.J. Numann, A. Hammerstein, F.B. Bakels en W.D.H. Asser Art. 126, lid 7 (oud) Rv, art EEX-Verdrag De door het HvJEG voor art. 6, lid 1 EEX-Verdrag en art. 6, lid 1 EVEX geformuleerde eis van samenhang geldt niet voor het in deze zaak nog van toepassing zijnde art. 126, lid 7 (oud), ongeacht of gedaagde inbreuk op het Nederlandse deel of op een buitenlands deel van het Europese octrooi wordt verweten. Voor zover het hof gedaagde heeft verboden inbreuk te maken op een buitenlands deel van het Europese octrooi dient evenwel rekening te worden gehouden met hetgeen het HvJEG heeft beslist in zijn arrest van 13 juli 2006, zaak C-4/03 (GAT/LUK) (BIE 2006, nr. 73, Red.). In dat arrest heeft het HvJEG beslist dat, indien, zoals hier het geval is, in een octrooi-inbreukprocedure de geldigheid wordt betwist van het ingeroepen octrooi ongeacht of dat bij wege van verweer of van een (reconventionele) vordering geschiedt art EEX-Verdrag toepassing dient te vinden, hetgeen betekent dat bij uitsluiting de gerechten van de verdragsluitende staat op het grondgebied waarvan het octrooi geregistreerd is, bevoegd zijn omtrent die geldigheid te beslissen. De Hoge Raad dient voor gevallen als hier bedoeld dus terug te komen van zijn oordeel, neergelegd in van het tussenarrest (zie BIE 2005, nr. 78; Red.). De Nederlandse rechter is jegens de andere verdragsluitende staten van het EEX-Verdrag aan die bevoegdheidsbeperking gebonden en dient dan ook in iedere te zijnen overstaan gevoerde procedure, ongeacht de vraag waar de partijen woonplaats hebben, art toe te passen indien de geldigheid van het octrooi wordt aangevochten. In het arrest GAT/LUK heeft het HvJEG evenwel geen uitsluitsel gegeven over de vraag welke de gevolgen zijn voor de inbreukvordering ingeval de verweerder in een inbreukprocedure de geldigheid van een ingeroepen, in een der andere lidstaten geldend octrooi, resp. van een buitenlands gedeelte van een Europees octrooi aanvecht (bij wege van verweer of vordering). Nu het HvJEG niet heeft beslist dat de bevoegdheidsbepaling van art ook de inbreukvraag als zodanig treft, moet worden aangenomen dat een rechter, tot oordelen geroepen over een octrooi-inbreukvordering die met een nietigheidsverweer of -vordering wordt begroet, door die enkele omstandigheid zijn bevoegdheid ter zake van de inbreukvordering niet verliest aangenomen dat hij die overigens bezit, bijvoorbeeld op grond van de hoofdregel van art. 2 EEX-Verdrag, resp. art. 2 EEX-Vo zij het dat hij eerst tot een oordeel omtrent de inbreuk mag komen indien de ingevolge art bevoegde rechter omtrent de geldigheid van het octrooi heeft beslist. Het staat de rechter daarom vrij de inbreukprocedure aan te houden in afwachting van het door een partij uit te lokken oordeel van de bevoegde buitenlandse rechter, doch slechts indien de eisende partij dat wenst, nu die immers, hangende de procedure, gelet op art. 21 EEX-Verdrag (thans art. 27 EEX-Vo) de mogelijkheid mist in het land van de ingevolge art (onderscheidenlijk art. 22.4) bevoegde * Vervolg op Hoge Raad 19 dec. 2003, BIE 2005, nr. 78. Zie ook Hoge Raad 19 dec. 2003, BIE 2004, nr. 59 en HvJEG 13 juli 2006, BIE 2006, nr. 72 en Actualiteit door Brinkhof HvJEG beperkt mogelijkheden van grensoverschrijdende verboden, BIE aug Red. ** Zie het artikel van Daan de Lange op blz. 231 in dit nummer. Red. rechter de inbreuk te bestrijden. Indien eiser geen aanhouding wenst, dient de rechter de vordering af te wijzen nu hij de bevoegdheid mist te oordelen over een voor toewijzing van de inbreukvordering noodzakelijk geschilpunt. Of de rechter, niettegenstaande een nietigheidsverweer of -vordering, de inbreukprocedure mag voortzetten, indien hij van oordeel is dat de verweerder te kwader trouw handelt en aldus misbruik van procesrecht maakt, kan thans in het midden blijven. Roche Nederland BV te Mijdrecht en 8 anderen, eiseressen tot cassatie verweersters in het incidentele cassatieberoep, advocaat mr. R.S. Meijer, tegen 1 Dr. F.J. Primus te Claremont, de Verenigde Staten van Amerika, 2 M. Goldenberg te Mendham, New Jersey, de Verenigde Staten van Amerika, verweerders in cassatie, eisers in het incidentele cassatieberoep, advocaat aanvankelijk mr. W. Taekema, thans mr. H.J.A. Knijff. a Conclusie A.-G. mr. F.F. Langemeijer, 15 juni 2007 In deze octrooizaken, waarin het HvJ EG prejudiciële vragen van de Hoge Raad heeft beantwoord, dienen thans de resterende klachten te worden behandeld. 1 Het procesverloop 1.1 Voor het verloop van het geding in de feitelijke instanties en in cassatie wordt verwezen naar het arrest van de Hoge Raad van 19 december 2003 (RvdW 2004, 10 1 ). In dit arrest heeft de Hoge Raad het merendeel van de wederzijdse cassatiemiddelen reeds afgehandeld. Met betrekking tot onderdeel 5.5 van het principaal cassatiemiddel heeft de Hoge Raad prejudiciële vragen voorgelegd aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. 1.2 Bij arrest van 13 juli 2006 (C-539/03) heeft het HvJ EG deze vragen beantwoord. 2 Vervolgens is het geding voor de Hoge Raad hervat. Elk van partijen heeft een nadere schriftelijke toelichting gegeven. 2 Verdere bespreking van het principaal cassatieberoep 2.1 Voor het gemak van de lezer volgt een kort overzicht: Onderdeel 1 is verworpen (rov ). Onderdeel 2 is verworpen (rov. 4.8). Onderdeel 3 (hoor en wederhoor met betrekking tot een aan het gerechtshof overgelegd rapport) is door de Hoge Raad gegrond bevonden (rov. 4.9). Onderdeel 4 richtte dezelfde klachten tegen rov. 10 van het eindarrest, waarin het hof heeft voortgebouwd op de beslissingen van het tussenarrest; nu onderdeel 3 gegrond is bevonden, slaagt in zoverre ook onderdeel 4 (rov. 4.10). 1 RvdW 2006, 759. Ook gepubliceerd in BIE 2005, 78; IER 2004, 32 en JBPr 2004, 20 m.nt. M.W. Kellogg. Zie ook: D.F. de Lange, Het cross border verbod doorkruist?, JPr 2007, blz. 5 17; n.a.v. een onderdeel van dit arrest: E.M.H. Hirsch Ballin, Constitutionele rechtsvorming in Europees perspectief, AA 2005, blz Zie voor de parallelzaak C 01/151: HR 19 december 2003, BIE 2004, Ook gepubliceerd in BIE 2006, 72 met commentaar van J. Brinkhof in BIE 2006, blz ; IER 2006, 76 m.nt. REPdR; JBPr 2007, 2. Zie ook: P. Lange in GRUR 2007, 107; S.J. Schaafsma in NJB 2007, blz. 831.

7 1 8 A U G U S T U S B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M De onderdelen 5.1 en 5.2 zijn door de Hoge Raad gegrond bevonden (rov ). Onderdeel 5.3 is verworpen (rov ). Onderdeel 5.4 is verworpen (rov ). Onderdeel 5.5 heeft geleid tot het stellen van prejudiciële vragen; dit onderdeel zal hierna afzonderlijk worden besproken. Onderdeel 6.1 is gegrond bevonden (rov ). De onderdelen 6.2 en 6.3 zijn verworpen (rov ) Onderdeel 7 is verworpen (rov ). 2.2 Met onderdeel 5.5 bestreden de Rochevennootschappen het oordeel van het hof dat de Nederlandse rechter bevoegd is kennis te nemen van de vorderingen van Primus en Goldenberg, gebaseerd op de beweerde inbreuk op hun octrooirechten, ook voor zover de octrooibescherming zich uitstrekt buiten Nederland. De Hoge Raad heeft naar aanleiding hiervan de volgende prejudiciële vragen aan het HvJ EG gesteld: A. Bestaat tussen de rechtsvorderingen ter zake van octrooi-inbreuk die een houder van een Europees octrooi heeft ingesteld tegen een in de Staat van de aangezochte rechter gevestigde verweerder enerzijds en tegen verschillende, in andere Verdragsstaten dan die van de aangezochte rechter gevestigde verweerders anderzijds, van wie de octrooihouder stelt dat zij inbreuk maken op dat octrooi in een of meer andere Verdragsstaten, een verband als is vereist voor de toepasselijkheid van art. 6, aanhef en onder 1 EEX? B. Indien het antwoord op vraag A niet of niet zonder meer bevestigend luidt, onder welke omstandigheden is van zodanig verband dan sprake, en is daarbij bijvoorbeeld van belang of de verweerders behoren tot één en hetzelfde concern? of bij de verweerders sprake is van een gezamenlijk handelen waaraan een gemeenschappelijk beleidsplan ten grondslag ligt en zo ja, of de plaats van waar dat beleidsplan is uitgegaan, van belang is? of de beweerdelijk inbreukmakende handelingen van de verschillende verweerders dezelfde of nagenoeg dezelfde zijn? 2.3 Het HvJ EG heeft hierop voor recht verklaard: Artikel 6, punt 1, van het Verdrag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, zoals laatstelijk gewijzigd bij het Verdrag van 29 november 1996 inzake de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden, moet aldus worden uitgelegd dat het niet van toepassing is in het kader van een geschil ter zake van inbreuk op een Europees octrooi waarbij onderscheiden, in verschillende verdragsluitende staten gevestigde vennootschappen zijn gedagvaard voor feiten die zij zouden hebben begaan op het grondgebied van een of meer van deze staten, zelfs niet wanneer deze vennootschappen tot eenzelfde concern behoren en op dezelfde of nagenoeg dezelfde wijze hebben gehandeld overeenkomstig een gemeenschappelijk beleidsplan dat is uitgegaan van slechts een van hen. 2.4 Het antwoord van het HvJ EG brengt mee dat onderdeel 5.5 van het principaal cassatiemiddel thans gegrond moet worden geacht. De bevoegdheid van de Nederlandse rechter om kennis te nemen van de vorderingen van Primus en Goldenberg, voor zover gebaseerd op een inbreuk op het Europees octrooi begaan buiten het land waar de desbetreffende verweerder is gevestigd, kan niet worden gegrond op art. 6, onderdeel 1, EEX/EVEX. Het lijkt mij niet nodig hieraan nog nadere beschouwingen te wijden: in hun nadere schriftelijke toelichting d.d. 19 januari 2007 hebben [verweerders], naar aanleiding van het arrest van het HvJ EG, de Hoge Raad uitdrukkelijk verzocht de zaak tegen de gedaagden 3 t/m 9 terstond af te doen door, na vernietiging van het bestreden arrest, de rechtbank onbevoegd te verklaren ten aanzien van de vorderingen tegen de gedaagden 3 t/m 9. 3 De Roche-vennootschappen zijn in hun nadere s.t. (onder 18) tot dezelfde slotsom gekomen. Aan het verzoek tot afdoening van de zaak door de Hoge Raad kan m.i. gevolg worden gegeven. 2.5 Met betrekking tot de vraag of de Nederlandse rechter bevoegd is kennis te nemen van de vordering tegen gedaagde onder 2 (Roche Diagnostic Systems Inc.) die in de Verenigde Staten is gevestigd is in cassatie nog geen beslissing genomen. Partijen zijn over het antwoord op deze vraag nog steeds verdeeld. In de inleidende dagvaarding hebben Primus en Goldenberg de bevoegdheid van de Nederlandse rechter om kennis te nemen van de vordering tegen gedaagde onder 2 gegrond op art. 126 lid 7 (oud) Rv. Die bepaling houdt in dat indien er meerdere verweerders zijn, kan worden gedagvaard voor de rechter van de woonplaats van een hunner, ter keuze van de aanlegger. In eerste aanleg hebben de buitenlandse Roche-vennootschappen zich beroepen op de onbevoegdheid van de Nederlandse rechter om kennis te nemen van de tegen hen gerichte vorderingen voor zover de ingestelde vorderingen grensoverschrijdend zijn. 4 Dit rechtsmachtverweer was in hoofdzaak gebaseerd op de uitleg die de buitenlandse Roche-vennootschappen gaven aan de EEX- resp. EVEX-bepalingen. Met betrekking tot gedaagde onder 2, die buiten Europa is gevestigd, hebben zij tevens een materieel verweer gevoerd. 5 De rechtbank heeft zich op grond van art. 126 lid 7 (oud) Rv bevoegd geacht kennis te nemen van de vorderingen tegen gedaagde onder In hoger beroep is de vraag of de Nederlandse rechter rechtsmacht heeft pas bij pleidooi weer aan de orde gekomen. Met betrekking tot gedaagde onder 2 is van de zijde van de Roche-vennootschappen aangevoerd dat indien het standpunt van de Roche-vennootschappen over de bevoegdheidsregels in de EEX- resp. EVEX-bepalingen wordt gevolgd niet valt in te zien waarom ten aanzien van de bevoegdheidsregel in art. 126 lid 7 (oud) Rv anders zou moeten worden geoordeeld. Het hof heeft zich echter aangesloten bij het oordeel van de rechtbank dat de Nederlandse rechter bevoegd is op grond van art. 126 lid 7 (oud) Rv Art. 126 (oud) Rv is inmiddels vervallen als gevolg van de inwerkingtreding (op 1 januari 2002) van het herziene boek 1 Rv. Onder het vroegere recht werd, kort gezegd, aangenomen dat distributie van bevoegdheid onder de gerechten door de nationale wetgever ook een attributie van rechtsmacht inhield. Internationale bevoegdheid van de Nederlandse rechter vloeide in die redenering voort uit de om- 3 Het (in rov door de Hoge Raad bedoelde) standpunt dat de buitenlandse Roche-vennootschappen op de voet van art. 18 EEX de rechtsmacht van de Nederlandse rechter hebben aanvaard, hebben [verweerders] ingetrokken: zie de nadere s.t. blz Zie de akte van 27 mei 1997, tevens incidentele conclusie houdende exceptie van onbevoegdheid (blz. 7), welke tevens verwijst naar (paragraaf 2 van) de CvA in een eerder tussen partijen gevoerd kort geding. 5 Kort samengevat: gedaagde onder 2 zou in het geheel niet zijn betrokken bij de gestelde octrooi-inbreuk in de gedesigneerde (Europese) landen en daarom nodeloos door [verweerders] zijn gedagvaard. 6 Zie pleitnota blz. 9, resp. rov. 14 van het vonnis van 1 oktober Zie rov. 1 van het arrest van 27 juni 2002.

8 2 3 6 B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M 1 8 A U G U S T U S standigheid dat in art. 126 (oud) Rv een rechter is aangewezen, aan wiens kennisneming de vordering kon worden onderworpen. 8 Met ingang van 1 januari 2002 is dit uitgangspunt gewijzigd. Nu de internationale bevoegdheid (de rechtsmacht) van de burgerlijke rechter voor een belangrijk deel in verdragen of communautair recht is geregeld, heeft de Nederlandse wetgever het uitgangspunt verlaten dat distributie van rechtsmacht een attributie van rechtsmacht inhoudt. 9 In het huidige recht is, zoals bekend, een afzonderlijke afdeling opgenomen over rechtsmacht van de Nederlandse rechter (art.1 14 Rv). 2.8 Het nieuwe artikel 7 Rv bevat een eerste lid, dat weliswaar is ontleend aan art. 126 (oud) Rv, maar slechts beperkt het mede dagvaarden van in het buitenland woonachtige of gevestigde (rechts)personen toelaat: Indien in zaken die bij dagvaarding moeten worden ingeleid de Nederlandse rechter ten aanzien van een van de gedaagden rechtsmacht heeft, komt hem deze ook toe ten aanzien van in hetzelfde geding betrokken andere gedaagden, mits tussen de vorderingen tegen de onderscheiden gedaagden een zodanige samenhang bestaat, dat redenen van doelmatigheid een gezamenlijke behandeling rechtvaardigen. Blijkens de parlementaire geschiedenis van deze bepaling, heeft de wetgever het vestigen van rechtsmacht enkel op de grond dat ook andere verweerders in het geding zijn betrokken, exorbitant geacht indien tussen de vorderingen tegen de verschillende verweerders geen verband bestaat. De wetgever heeft met het nieuwe artikel 7 willen aansluiten bij de maatstaf van art. 6, onderdeel 1, van het EEX/EVEX en bij de rechtspraak van het HvJ EG dienaangaande In het genoemde arrest van 13 juli 2006 heeft het HvJ EG niet alleen zijn eerdere rechtspraak herhaald, maar bovendien voor recht verklaard hetgeen hiervoor in alinea 2.3 is aangehaald. Hoewel de Verenigde Staten niet behoren tot de verdragsluitende staten (bedoeld in EEX/EVEX), ligt het, gegeven de wens van de Nederlandse wetgever de maatstaf in het nationale recht te doen aansluiten bij die van art. 6, onderdeel 1, EEX/EVEX, voor de hand artikel 7 Rv (nieuw) niet anders uit te leggen dan art. 6, onderdeel 1, EEX/EVEX Art. 4, lid 1, EEX/EVEX houdt in dat indien de verweerder geen woonplaats heeft op het grondgebied van een verdragsluitende staat, de bevoegdheid (van de rechter) in elke verdragsluitende staat wordt geregeld door de wetgeving van die staat, onverminderd de toepassing van het bepaalde in art. 16. Artikel 16 regelt de exclusieve bevoegdheid. Volledigheidshalve zij toegevoegd, dat ingaande 1 maart 2002 voor de landen van de Europese Unie (behalve Denemarken) de EEX-verordening 11 van kracht is geworden, waarin een soortgelijke bepaling is opgenomen (art. 4 lid 1 EEX-Vo). Met betrekking tot art. 16, onderdeel 4, EEX/ 8 De toepassing hiervan in octrooizaken was overigens niet onomstreden. Zie: M.E. Koppenol-Laforce, De grenzen van de bevoegdheid van de Nederlandse rechter bij inbreuk op een Europees octrooi, NTBR 1999, blz , i.h.b. blz. 126, alwaar verdere vindplaatsen. 9 MvT; zie Parl. Gesch. burg. procesrecht, Van Mierlo/Bart, blz MvT; zie Parl. Gesch. burg. procesrecht, Van Mierlo/Bart, blz. 108; zie ook de MvA I, op blz Verordening van 22 december 2000, PbEG L 12, betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken; nadien gewijzigd. EVEX is door het HvJ EG op dezelfde datum 12 beslist dat deze bepaling: aldus moet worden uitgelegd dat de hierin opgestelde exclusieve bevoegdheidsregel alle geschillen over de registratie of de geldigheid van een octrooi betreft, ongeacht of de kwestie bij wege van rechtsvordering dan wel exceptie wordt opgeworpen. Met deze twee beslissingen van het HvJ EG van 13 juli 2006 is, naar de kern genomen, een einde gemaakt aan de praktijk van cross border-veroordelingen in octrooiinbreukzaken In de onderhavige zaak is art. 7 lid 1 (nieuw) Rv nog niet toepasselijk; de inleidende dagvaarding is uitgebracht op 24 maart De inwerkingtreding van het nieuwe boek 1 Rv heeft niet tot gevolg gehad dat de Nederlandse rechter tijdens het geding rechtsmacht verliest in zaken waarvoor hij onder het vroegere recht bevoegd was (vgl. HR 19 maart 2004, NJ 2004, 295 m.nt. PV) Voor zover de vordering tegen gedaagde onder 2 betrekking heeft op een inbreuk die volgens Primus en Goldenberg in Nederland is begaan, dus betrekking heeft op een inbreuk op het Nederlandse deel van de octrooibundel, 14 is de rechtsmacht van de Nederlandse rechter niet bestreden. Gedaagde onder 2 heeft echter gesteld zich in Nederland nimmer te hebben beziggehouden met het verhandelen van de waren die volgens Primus en Goldenberg inbreukmakend zijn. Indien de verweerder in een inbreukzaak een beroep doet op de nietigheid van het octrooi, kan de Nederlandse rechter (overeenkomstig art. 16 onder 4 EEX zoals die bepaling volgens het HvJ EG moet worden uitgelegd), een uitspraak doen over de geldigheid van het Nederlandse deel van de octrooibundel Voor zover de vordering tegen gedaagde onder 2 betrekking heeft op inbreuken die volgens Primus en Goldenberg in andere gedesigneerde landen 15 zijn begaan en dus betrekking hebben op een buitenlands deel van de octrooibundel, verzet de bevoegdheidsregel van art. 16, onder 4, EEX/EVEX (thans art. 22 onder 4 EEX-verordening) zich ertegen dat de Nederlandse rechter óók in een geding tegen een buiten Europa gevestigde vennootschap enige beslissing neemt waarin de geldigheid of ongeldigheid wordt vastgesteld van het Europees octrooi voor zover dit is verleend voor een ander land dan Nederland. Dit laatste behoeft enige uitwerking In zijn conclusie, voorafgaand aan de in alinea 2.10 aangehaalde beslissing van het HvJ EG in de Duitse zaak C-4/03 (GAT/LuK) heeft advocaat-generaal Geelhoed drie 12 HvJ EG 13 juli 2006, C-4/03 (Gesselschaft für Antriebstechnik/ Lamellen und Kupplungsbau), IER 2006, 75 m.nt. SdW. 13 In kringen van beoefenaars van het intellectueel eigendomsrecht is hierover ongerustheid ontstaan. Een aantal hoogleraren, verenigd in de European Max-Planck Group for Conflict of Laws in Intellectual Property, heeft op 20 december 2006 voorstellen gedaan tot wijziging van de EEX-verordening (J. Basedow e.a., Exclusive jurisdiction and cross border IP (patent) infringement; suggestions for amendment of the Brussels I Regulation; te raadplegen via 14 De verlening van een Europees octrooi leidt tot een bundel nationale octrooien. 15 Oostenrijk, België, Zwitserland, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Luxemburg en Zweden. 16 Het gaat in de onderhavige zaak om de bevoegdheid van de Nederlandse rechter in een bodemprocedure. Er bestaat nog discussie of voor voorlopige maatregelen een andere maatstaf geldt (art. 31 EEXverordening): Voorzieningenrechter Rb s-gravenhage 21 september 2006, LJN: BA0224, IER 2007, 5.

9 1 8 A U G U S T U S B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M hypothesen onderscheiden die voor de uitleg van art. 16, onder 4, EEX van belang kunnen zijn. Hij heeft zich aangesloten bij de derde hypothese, die inhield dat de in art. 16, onder 4, EEX voorziene exclusieve bevoegdheid steeds bepalend is wanneer in een civielrechtelijk geding de geldigheid van een door een autoriteit van een lidstaat toegekend of bij deze autoriteit geregistreerd recht wordt betwist. Hij concludeerde dan ook dat genoemd artikel van toepassing is wanneer in een procedure tot vaststelling van een octrooi-inbreuk de verweerder of in geval van een procedure tot vaststelling van niet-inbreuk de verzoeker aanvoert, dat het octrooi ongeldig respectievelijk nietig is. De rechter in een ander (EU-)land is zijns inziens wel bevoegd om kennis te nemen van een pure inbreukzaak; met die term doelde hij kennelijk op gevallen, waarin een vordering is ingesteld op grond van inbreuk op een uitsluitend recht, zonder dat de geldigheid van het recht wordt betwist en zonder dat de nietigheid van het uitsluitend recht wordt ingeroepen. Indien zodanig verweer wel wordt gevoerd, kan de rechter volgens Geelhoed telkens de zaak aanhouden totdat de krachtens art. 16, onder 4, bevoegde rechter van een andere lidstaat heeft beslist omtrent de geldigheid van het octrooi. Geelhoed voegde hieraan toe: en hij kan de zaak zelf afhandelen, in geval van een te kwader trouw handelende verweerder (conclusie onder 46) Door de beslissing van het HvJ EG in het arrest GAT/ Luk is m.i. het fundament weggenomen onder de opvatting dat de geadieerde rechter (in dit geval: de Nederlandse rechter) mag uitgaan van de geldigheid van het buitenlandse deel van de octrooibundel zolang de daartoe bevoegde buitenlandse autoriteit niet heeft beslist dat het desbetreffende recht ongeldig of nietig is. Het enkele feit dat de verweerder het bestaan of de geldigheid van het uitsluitend recht betwist is volgens het HvJ EG al voldoende om de geadieerde rechter (in dit geval: de Nederlandse rechter) onbevoegd te maken tot enigerlei beslissing die betrekking heeft op het geschil over de geldigheid of ongeldigheid van het buitenlandse deel van de octrooibundel. Oudere andersluidende opvattingen 17 zijn door deze beslissing van het HvJ EG achterhaald Wanneer voor de Nederlandse rechter een vordering wordt aangespannen tegen een in Nederland wonende persoon of in Nederland gevestigde vennootschap is de Nederlandse rechter in beginsel bevoegd kennis te nemen van die vordering: zie art. 2 lid 1 EEX/EVEX. Indien de verweerder geen woonplaats heeft op het grondgebied van een Verdragsluitende Staat zoals het geval is ten aanzien van Roche Diagnostic Systems Inc. wordt de bevoegdheid van de rechter geregeld door het nationale recht, onverminderd de toepassing van art. 16 EEX/EVEX; zie art. 4 EEX/EVEX. Art. 16, onder 4, EEX/EVEX, zoals deze bepaling door het HvJ EG wordt uitgelegd, brengt ongeacht de woonplaats van de verweerder mee dat de Nederlandse rechter geen uitspraak kan doen in een geschil over de geldigheid van het buitenlandse deel van de octrooibundel. In theorie laat de uitspraak van het HvJ EG de geadieerde Nederlandse rechter ruimte om de beslissing in de inbreukzaak aan te houden in afwachting van de onherroepelijke uitkomst van een elders te voeren procedure over de geldigheid van het uitsluitend recht. Na afloop kan de behandeling van de inbreukzaak worden hervat en kan de Nederlandse rechter, zich onvoorwaardelijk richtend naar de uitkomst van de procedure in het in art. 16, onder 4, EEX/EVEX aangewezen land (waarmee vast staat of het desbetreffende buitenlandse deel van de octrooibundel wel of niet geldig is), een oordeel geven over de vraag of de gestelde inbreuk heeft plaatsgevonden en wat daarvan de rechtsgevolgen zijn. Het moge duidelijk zijn dat de benadeelde rechthebbende veelal deze omweg niet zal verkiezen en liever rechtstreeks zal procederen voor de in art. 16, onder 4, EEX/EVEX (thans art. 22, onder 4, EEX-verordening) aangewezen rechter De slotsom is, dat onderdeel 5.5 slaagt. Mijns inziens dient verwijzing te volgen. In de zaak tegen gedaagde onder 2 mag de rechter naar wie de zaak zal wordt verwezen zelf beslissen over onbevoegdverklaring van de Nederlandse rechter dan wel het aanhouden van de zaak in afwachting van een beslissing van de bevoegde buitenlandse rechter, voor zover de vordering betrekking heeft op een door gedaagde onder 2 buiten Nederland begane inbreuk op een buitenlands deel van de octrooibundel. 3 Verdere bespreking van het incidenteel cassatieberoep 3.1 De onderdelen 1 en 2 van het incidenteel cassatiemiddel zijn reeds door de Hoge Raad verworpen (rov ). Onderdeel 3 (over het desbewustheidsvereiste) is gegrond bevonden (rov ). Ook de motiveringsklacht in onderdeel 4 (afwijzing vordering tot winstafdracht) is gegrond bevonden (rov ). Reeds de gegrondbevinding van deze twee middelonderdelen zal moeten leiden tot vernietiging van het bestreden arrest en tot verwijzing van de zaak naar een ander gerechtshof. Dit geldt in ieder geval voor zover de vordering is gericht tegen Roche Nederland B.V. Voor zover het onderdeel de klacht richt tegen de afwijzing van de vordering ter zake van inbreuken in de andere gedesigneerde landen, heeft de Hoge Raad in rov iedere verdere beslissing aangehouden. 3.2 Wanneer de Hoge Raad naar aanleiding van het principaal cassatieberoep zou besluiten dat de Nederlandse rechter onbevoegd is tot kennisneming van de vorderingen, voor zover gericht tegen de buitenlandse Rochevennootschappen, behoeft deze klacht geen bespreking meer. Voor zover de Nederlandse rechter kan toekomen aan een inhoudelijke beoordeling, heb ik eerder al de klacht gegrond geacht Met betrekking tot onderdeel 5 van het incidenteel cassatiemiddel heeft de Hoge Raad in het arrest van 19 december 2003 iedere verdere beslissing aangehouden. Onderdeel 5 ziet op de afwijzing door het hof van de vordering tot vergoeding van schade (op te maken bij staat) tegen de buitenlandse Roche-vennootschappen. Het hof heeft die vorderingen afgewezen, kort gezegd, omdat ten aanzien van die vennootschappen niet is voldaan aan de vereisten voor schadevergoeding zoals die naar het recht van de lan- 17 Waaronder de mijne; zie alinea 3.46 en 3.47 van de conclusie voor het arrest van 19 december 2003 in deze zaak. De Hoge Raad heeft zich in dit arrest (rov ) iets voorzichtiger uitgedrukt: De enkele omstandigheid dat er serieuze aanwijzingen bestaan dat een buitenlands gedeelte van een Europees octrooi nietig is, behoeft de Nederlandse rechter niet te weerhouden van een oordeel omtrent een gestelde inbreuk op dat octrooi door een partij te wier aanzien hij (overigens) rechtsmacht bezit, nu een eenmaal verleend octrooi geldigheid bezit, zolang het niet is nietig verklaard of vernietigd. 18 Zie alinea 4.14 van de conclusie voor het arrest van 19 december 2003.

10 2 3 8 B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M 1 8 A U G U S T U S den van vestiging van de desbetreffende vennootschappen gelden (rov HR). 3.4 Nu deze conclusie strekt tot onbevoegdverklaring van de Nederlandse rechter om kennis te nemen van de vorderingen tegen de verweerders 3 tot en met 9, behoeft onderdeel 5 geen bespreking meer in de zaak tegen die verweerders. Voor wat betreft de vordering tegen verweerder onder 2 (Roche Diagnostic Systems Inc.), is van de beslissing op het principaal cassatiemiddel afhankelijk of deze klacht nog bespreking behoeft. In de conclusie, voorafgaand aan het arrest van 10 december 2003, heb ik het standpunt ingenomen dat voor zover de klacht onder 5.c het hof een onjuiste toepassing van bepalingen van buitenlands recht verwijt, de klacht afstuit op het bepaalde in art. 79, lid 1 onder b, RO. Het argument, in onderdeel 5.a, dat de aangevallen overweging onbegrijpelijk is omdat sprake is van (vrijwillige) aanvaarding van rechtsmacht, behoeft in ieder geval geen bespreking meer, nu Primus en Goldenberg dit verweer hebben ingetrokken. De motiveringsklacht onder 5.b heb ik gegrond geacht. 3.5 Met betrekking tot de proceskosten kan nog worden genoteerd dat art. 1019h Rv sinds 1 mei 2007 in zaken van intellectuele eigendom in beginsel een volledige proceskostenveroordeling voorschrijft. Deze bepaling is echter niet van toepassing op procedures als de onderhavige, die vóór 1 mei 2007 aanhangig zijn gemaakt Conclusie De conclusie strekt ertoe dat de Hoge Raad, op het principaal en het incidenteel cassatieberoep, de bestreden arresten van 15 februari 2001 en 27 juni 2002 zal vernietigen en vervolgens: in de zaak tegen verweerder onder 1 (Roche Nederland B.V.) en in de zaak tegen verweerder onder 2 (Roche Diagnostic Systems Inc, thans genaamd Roche Diagnostic Corporation): de zaak zal verwijzen naar een ander gerechtshof ter verdere afdoening met inachtneming van het arrest; in de zaak tegen de verweerders onder 3 9 in het principaal cassatieberoep: opnieuw rechtdoende, het vonnis van de rechtbank te s- Gravenhage van 1 oktober 1997 zal vernietigen, behoudens voor zover Immunomedics bij dat vonnis niet-ontvankelijk is verklaard in haar vorderingen, en de rechtbank onbevoegd zal verklaren tot kennisneming van de vorderingen van Primus en Goldenberg tegen deze verweerders. b De Hoge Raad, enz. 2.1 De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 19 december 2003 hierna: het tussenarrest de onderdelen 1, 2, 5.3, 5.4, 6.2, 6.3 en 7 ongegrond verklaard. De onderdelen 3, 4, 5.1, 5.2 en 6.1 zijn gegrond bevonden. Thans moet aan de hand van 19 Zie de overgangsbepaling in art. IX van de wet van 8 maart 2007, Stb. 108; MvT, Kamerstukken II 2005/06, , nr. 3, blz. 33. De implementatie van Richtlijn 2004/48/EEG van 29 april 2004 (Pb EG L 195), waarop deze nieuwe bepaling berust, had uiterlijk 29 april 2006 moeten plaatsvinden. De onderhavige cassatieprocedure is vóór 29 april 2006 aanhangig gemaakt. Nu in deze zaak niet om een volledige proceskostenveroordeling is verzocht en partijen zich in het geheel niet hebben uitgesproken over deze kwestie, laat ik deze problematiek verder rusten. de door het Hof van Justitie gegeven hiervóór in 1 weergegeven antwoorden op de hem door de Hoge Raad voorgelegde vragen onderdeel 5.5 van het middel in het principale cassatieberoep worden behandeld. 2.2 Dat onderdeel komt op tegen het door het hof bekrachtigde oordeel van de rechtbank dat de Nederlandse rechter op grond van het bepaalde in art. 6 lid 1 EEX-Verdrag, art. 6 lid 1 EVEX en art. 126 lid 7 (oud) Rv. bevoegd is kennis te nemen van de tegen de buiten Nederland gevestigde medegedaagden van Roche Nederland B.V. hierna: Roche Nederland gerichte vorderingen van Primus c.s., die betrekking hebben op inbreuk op delen van het Europese octrooi. Het voert daartoe in de kern genomen aan, dat er onvoldoende samenhang bestaat tussen de tegen de afzonderlijke medeverweerders van Roche Nederland gerichte vorderingen en de door Primus c.s. aan Roche Nederland verweten inbreuk, die enkel betrekking heeft op het Nederlandse gedeelte van het Europese octrooi. 2.3 Het Hof van Justitie heeft in zijn uitspraak van 13 juli 2006 de door de Hoge Raad gestelde vragen op de volgende wijze beantwoord: Artikel 6, punt 1, van het Verdrag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, zoals laatstelijk gewijzigd bij het Verdrag van 29 november 1996 inzake de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden, moet aldus worden uitgelegd dat het niet van toepassing is in het kader van een geschil ter zake van inbreuk op een Europees octrooi waarbij onderscheiden, in verschillende verdragsluitende staten gevestigde vennootschappen zijn gedagvaard voor feiten die zij zouden hebben begaan op het grondgebied van een of meer van deze staten, zelfs niet wanneer deze vennootschappen tot eenzelfde concern behoren en op dezelfde of nagenoeg dezelfde wijze hebben gehandeld overeenkomstig een gemeenschappelijk beleidsplan dat is uitgegaan van slechts een van hen Uit dit antwoord op de door de Hoge Raad gestelde vragen blijkt dat het onderdeel terecht is voorgesteld ten aanzien van de medegedaagden van Roche Nederland in eerste aanleg die zijn gevestigd in een bij het EEX-Verdrag of EVEX aangesloten land, thans eiseressen tot cassatie 3 tot en met 9, nu niet is voldaan aan de voor de toepasselijkheid van art. 6 lid 1 EEX-Verdrag respectievelijk van het daarmee overeenstemmende art. 6 lid 1 EVEX geldende eis van samenhang, als geformuleerd in de uitspraak HvJEG 27 september 1988, zaak 189/87 (Kalfelis/Schröder), NJ 1990, 425. De medegedaagden zijn immers in verschillende verdragsluitende staten gevestigde vennootschappen die zijn gedagvaard ter zake van beweerde inbreuk op delen van een Europees octrooi, begaan op het grondgebied van een of meer andere verdragsluitende staten dan Nederland Nu Primus c.s. hun in van het tussenarrest bedoelde beroep op art. 18 EEX-Verdrag in hun nadere schriftelijke toelichting hebben ingetrokken, kan de bevoegdheid van de Nederlandse rechter tot kennisneming van de vorderingen tegen de Roche-vennootschappen 3 tot en met 9 niet uit het EEX-Verdrag of het EVEX volgen. Teneinde verdere vertraging te voorkomen van de mogelijkheid voor Primus c.s. elders in Europa inbreukvorderingen tegen de bedoelde Roche-vennootschappen aanhangig te maken, zal de Hoge Raad, overeenkomstig het verzoek van partijen, de zaak in zoverre zelf afdoen en die onbevoegdheid uitspreken.

11 1 8 A U G U S T U S B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M Voor zover het onderdeel betoogt dat het hof in het bestreden arrest heeft miskend dat de Nederlandse rechter evenmin internationale bevoegdheid toekomt ten aanzien van een beweerde octrooi-inbreuk door eiseres tot cassatie 2, de in de Verenigde Staten gevestigde Roche Diagnostic Systems Inc. hierna: Roche Diagnostic Systems wordt het volgende overwogen De door het Hof van Justitie voor de in art. 6 lid 1 EEX- Verdrag en art. 6 lid 1 EVEX geformuleerde eis van samenhang geldt niet voor het in deze zaak nog van toepassing zijnde art. 126 lid 7 (oud) Rv., ongeacht of Roche Diagnostic Systems inbreuk op het Nederlandse deel of op een buitenlands deel van het Europese octrooi wordt verweten Voor zover het hof Roche Diagnostic Systems heeft verboden inbreuk te maken op een buitenlands deel van het Europese octrooi, dient evenwel rekening te worden gehouden met hetgeen het Hof van Justitie heeft beslist in zijn arrest van 13 juli 2006, zaak C-4/03 (GAT/LuK), RvdW 2006, 760, waarnaar het Hof in zijn arrest in de onderhavige zaak (van dezelfde datum) ook verwijst (rov. 40). In dat arrest heeft het Hof beslist dat, indien, zoals hier het geval is, in een octrooi-inbreukprocedure de geldigheid wordt betwist van het ingeroepen octrooi ongeacht of dat bij wege van verweer of van een (reconventionele) vordering geschiedt art van het EEX-Verdrag toepassing dient te vinden, hetgeen betekent dat bij uitsluiting de gerechten van de verdragsluitende staat op het grondgebied waarvan het octrooi is geregistreerd, bevoegd zijn omtrent die geldigheid te beslissen. De Hoge Raad dient voor gevallen als hier bedoeld dus terug te komen van zijn oordeel, neergelegd in van het tussenarrest. De Nederlandse rechter is jegens de andere verdragsluitende staten van het EEX- Verdrag aan die bevoegdheidsbeperking gebonden en dient dan ook in iedere te zijnen overstaan gevoerde procedure, ongeacht de vraag waar de partijen woonplaats hebben, art van dat verdrag toe te passen, indien de geldigheid van het octrooi wordt aangevochten. Nu een eenmaal verleend Europees octrooi moet worden beschouwd als een bundel nationale octrooien, dient de rechter art. 16.4, zoals uitgelegd in het arrest GAT/LuK, dan ook eveneens in het geding tegen Roche Diagnostic Systems toe te passen. Daarop heeft de Hoge Raad ook ambtshalve toe te zien, gelet op art. 19 EEX-Verdrag en het arrest HvJEG 15 november 1983, nr. 288/82 (Duijnstee/ Goderbauer), NJ 1984, In het arrest GAT/LuK heeft het Hof van Justitie evenwel geen uitsluitsel gegeven over de vraag welke de gevolgen zijn voor de inbreukvordering ingeval de verweerder in een inbreukprocedure de geldigheid van een ingeroepen, in een der andere lidstaten geldend octrooi, respectievelijk van een buitenlands gedeelte van een Europees octrooi aanvecht (bij wege van verweer of vordering). Het Hof heeft zich immers niet uitgelaten over de verschillende mogelijkheden die de Advocaat-Generaal Geelhoed het Hof in zijn conclusie van 16 september 2004 onder 36 heeft voorgehouden. Nu het Hof niet heeft beslist dat de bevoegdheidsbepaling van art ook de inbreukvraag als zodanig treft, moet worden aangenomen dat een rechter, tot oordelen geroepen over een octrooi-inbreukvordering die met een nietigheidsverweer of -vordering wordt begroet, door die enkele omstandigheid zijn bevoegdheid ter zake van de inbreukvordering niet verliest aangenomen dat hij die overigens bezit, bijvoorbeeld op grond van de hoofdregel van art. 2 EEX-Verdrag, respectievelijk art. 2 EEX-Verordening zij het dat hij eerst tot een oordeel omtrent de inbreuk mag komen, indien de ingevolge art bevoegde rechter omtrent de geldigheid van het octrooi heeft beslist. Het staat de rechter daarom vrij de inbreukprocedure aan te houden in afwachting van het door een partij uit te lokken oordeel van de bevoegde buitenlandse rechter, doch slechts indien de eisende partij dat wenst, nu die immers, hangende de procedure, gelet op art. 21 EEX-Verdrag (thans art. 27 EEX- Verordening) de mogelijkheid mist in het land van de ingevolge art (onderscheidenlijk 22.4) bevoegde rechter de inbreuk te bestrijden. Indien eiser geen aanhouding wenst, dient de rechter de vordering af te wijzen, nu hij de bevoegdheid mist te oordelen over een voor toewijzing van de inbreukvordering noodzakelijk geschilpunt. Of de rechter, niettegenstaande een nietigheidsverweer of -vordering, de inbreukprocedure mag voortzetten indien hij van oordeel is dat de verweerder te kwader trouw handelt en aldus misbruik van procesrecht maakt, zoals door de Advocaat- Generaal Geelhoed bepleit, kan thans in het midden blijven, nu Primus c.s. een degelijke stelling in dit geding niet hebben betrokken. 2.6 Onderdeel 5.5 is dus ook in de zaak tegen de eiseressen tot cassatie 2 terecht voorgesteld, voor zover zij de geldigheid van andere delen van het Europese octrooi dan het Nederlandse heeft aangevochten. Verwijzing moet volgen teneinde te bezien in hoeverre dit het geval is en, voor zover dat het geval is, Primus c.s. in de gelegenheid te stellen zich uit te laten omtrent hun wens de procedure al dan niet aan te houden. 3 Verdere beoordeling van het middel in het incidentele beroep 3.1 De Hoge Raad heeft in zijn hiervóór in 1 vermelde arrest de onderdelen 1 en 2 ongegrond verklaard en de onderdelen 3 en 4 gegrond, wat de motiveringsklacht van onderdeel 4 betreft, voor zover die betrekking heeft op de inbreuken in Nederland. Voor zover het inbreuken in het buitenland betreft, behoeft de klacht, gelet op de gegrondbevinding van onderdeel 5.5 in het principale beroep, geen behandeling ten aanzien van de Roche-vennootschappen 3 tot en met 9. Ten aanzien van de Roche-vennootschappen 1 en 2 is zij terecht voorgesteld, op de gronden, vermeld in de conclusie van de Advocaat-Generaal voor het tussenarrest onder Onderdeel 5, dat ziet op de afwijzing door het hof van de vordering tot vergoeding van schade (op te maken bij staat) tegen de buitenlandse Roche-vennootschappen, is, naar reeds werd overwogen in het tussenarrest rov , waarin in de vierde regel gelezen moet worden: de verweerders 3 tot en met 9 slechts van belang voor de zaken tegen de Roche-vennootschappen 2 tot en met 9. Nu de Nederlandse rechter ten aanzien van de Roche-vennootschappen 3 tot en met 9 bevoegdheid mist, behoeft het onderdeel alleen nog ten aanzien van Roche Diagnostic Systems behandeling. Onderdeel 5a speelt niet langer een rol, nu Primus c.s., zoals eerder overwogen, hun beroep op vrijwillige aanvaarding van de rechtsmacht van de Nederlandse rechter door (ook) Roche Diagnostic Systems hebben prijsgegeven. Onderdeel 5c stuit af op het bepaalde in art. 79 lid 1, aanhef en onder b, RO. Onderdeel 5b slaagt, op de gronden vermeld in de conclusie van de Advocaat-Generaal voor het tussenarrest onder 4.18.

12 2 4 0 B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M 1 8 A U G U S T U S Beslissing De Hoge Raad: in het principale en het incidentele beroep: vernietigt de arresten van het gerechtshof te s-gravenhage van 15 februari 2001 en 27 juni 2002; in het principale beroep voorts: vernietigt het vonnis van de rechtbank te s-gravenhage van 1 oktober 1997, voor zover gewezen in de zaak tegen eiseressen tot cassatie 3 tot en met 9, behoudens wat betreft de proceskostenveroordeling; verklaart de rechtbank onbevoegd kennis te nemen van de vorderingen tegen deze Roche-vennootschappen; in het principale en het incidentele beroep voorts: verwijst het geding wat de zaak tegen eiseressen tot cassatie 1 en 2 betreft naar het gerechtshof te s-gravenhage ter verdere behandeling en beslissing; veroordeelt Primus c.s. in het principale beroep in de kosten van het geding in cassatie, daaronder begrepen de kosten verband houdende met de behandeling van de zaak bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, tot op deze uitspraak aan de zijde van Roche c.s. begroot op 765,10 aan verschotten en 4.800, voor salaris; veroordeelt Roche c.s. in het incidentele beroep in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Primus en Goldenberg begroot op 136,14 aan verschotten en 2.600, voor salaris. Nr. 17 Raad van State, 27 februari 2008* (gedeeltelijke afstand van octrooi) Mrs. M. Vlasblom, B. van Wagtendonk en W. van den Brink Art. 63, lid 2 Row 1995 Er bestaat geen grond voor de door appellanten voorgestane beperkte uitleg van het begrip rechtsvorderingen het octrooi betreffende in artikel 63, tweede lid. De tekst van deze bepaling is duidelijk. Een dagvaarding tot nietigverklaring is een rechtsvordering het octrooi betreffend. 1 Hollandsche Beton Groep NV te Bunnik, 2 Gebroeders Kessel BV te Buren, appellanten, advocaat mr. W.J.G. Maas te Amsterdam, tegen Octrooicentrum Nederland, vertegenwoordigd door mr. dr. ir. M.W.D. van der Burg en mr. C. Witteman. Het bureau schrijft de akte niet in zolang er personen zijn, die krachtens in het octrooiregister ingeschreven stukken rechten op het octrooi of licenties hebben verkregen of rechtsvorderingen, het octrooi betreffende, hebben ingesteld en deze personen tot de afstand geen toestemming hebben verleend. 2.2 Aan de in bezwaar gehandhaafde weigering om de door HBG e.a. aangeboden akte van gedeeltelijke afstand van het octrooi in te schrijven, heeft OCN ten grondslag gelegd dat op 4 oktober 2005 op verzoek van Janssen de Jong Infra B.V. te Horst een dagvaarding tot nietigverklaring van het octrooi in het octrooiregister is ingeschreven. OCN stelt zich op het standpunt dat, gelet op artikel 63, tweede lid, van de ROW 1995, slechts met toestemming van Janssen de Jong Infra B.V. aan het verzoek van HBG e.a. tot inschrijving van een akte van gedeeltelijke afstand van het octrooi kan worden voldaan. Nu deze toestemming ontbreekt, kan het verzoek van HBG e.a. volgens OCN niet worden ingewilligd. 2.3 HBG e.a. bestrijden het oordeel van de rechtbank dat een dagvaarding tot nietigverklaring dient te worden beschouwd als een rechtsvordering het octrooi betreffende als bedoeld in artikel 63, tweede lid, van de ROW Met de rechtbank wordt overwogen dat geen grond bestaat voor de door HBG e.a. voorgestane beperkte uitleg van het begrip rechtsvorderingen het octrooi betreffende in artikel 63, tweede lid, van de ROW De tekst van deze bepaling is duidelijk. Een dagvaarding tot nietigverklaring van een octrooi is een rechtsvordering het octrooi betreffende. Anders dan de rechtbank, ziet de Afdeling derhalve geen aanleiding tot beoordeling van hetgeen HBG e.a. hebben aangevoerd met betrekking tot de wijze waarop bedoeld begrip volgens hen dient te worden uitgelegd. 2.5 Uit het vorenoverwogene volgt dat het besluit van OCN van 27 april 2006 in rechte stand houdt. De rechtbank is terecht, zij het deels op andere gronden, tot hetzelfde oordeel gekomen. 2.6 Het hoger beroep is ongegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden bevestigd, met verbetering van de gronden waarop deze rust. 2.7 Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 3 Beslissing De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Recht doende in naam der Koningin: bevestigt de aangevallen uitspraak. Enz. 2 Overwegingen 2.1 Ingevolge artikel 63, eerste lid, van de Rijksoctrooiwet 1995 (hierna: ROW 1995), vervalt een octrooi geheel of gedeeltelijk wanneer de octrooihouder geheel onderscheidenlijk gedeeltelijk afstand doet. Ingevolge het tweede lid geschiedt de afstand door inschrijving van een daartoe strekkende akte in het octrooiregister. * Vervolg op Rb. s-gravenhage, 12 juni 2007, BIE 2007, nr. 119 en besluit op bezwaar van Octrooicentrum Nederland van 27 april 2006, BIE 2006, nr. 71. Red.

13 1 8 A U G U S T U S B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M Nr. 18 Rechtbank te s-gravenhage, 25 oktober 2006*, ** (drijvende olieopslagplatforms III) Mrs. Chr.A.J.F.M. Hensen, E.F. Brinkman en L. Beijen Art. 54 EOV Het bestreden octrooi stelt slechts de eis dat er een verbinding tussen koker en ring moet zijn. Hoe dat precies moet gebeuren laat het octrooi open. Het kan dus ook op de manier zoals in de anticipatie is afgebeeld. Dat de afbeelding anders moet worden begrepen is niet aannemelijk. De anticipatie neemt de nieuwheid van het onderwerp van het octrooi weg. Dat de in de anticipatie afgebeelde constructie op het achterschip is geplaatst doet aan de nieuwheidsschadelijkheid niet af nu conclusie 1 van het bestreden octrooi in dit opzicht geen beperking vermeldt. Species anticipeert genus. cables (14), characterized in that the outer ring (8) of the axial/ radial hearing (8, 9) is fixed to a rigid ring (7), which in turn is fastened to a tube (2) fixed within the ship s structure and forming the said chamber and surrounding the rotatory tube (31), said rigid ring (7) being attached to the said fixed tube (2) at a distance from the structure of the ship (1). 2. Ship according to claim 1, characterized in that the rigid ring (7) is a tubular section. 3. Ship according to claim 1 or 2, characterized in that the rigid tube (2) extends over the entire height of the open chamber. 4. Ship according to claim 3, characterized in that a radial bearing (15) is provided between the fixed tube (2) and the rotary tube (11) at a level below the axial bearing or axial/radial bearing (8, 9). 3.3 Bij het octrooi behoren de volgende figuren: zaak met rolnr Bluewater Energy Services BV te Hoofddorp, eiseres, procureur mr. H.J.A. Knijff, advocaat mr. G. Kuipers te Amsterdam, tegen Single Buoy Moorings Inc te Marly, Zwitserland, gedaagde, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. L. Oosting te Amsterdam, zaak met rolnr Single Buoy Moorings Inc te Marly, Zwitserland, 2 SBM-Imodco Inc te Houston, Texas, Verenigde Staten van Amerika, eiseressen, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. L. Oosting te Amsterdam, tegen 1 Bluewater Energy Services BV te Hoofddorp, 2 Bluewater Terminal Systems NV te Hoofddorp, 3 Mercon Steel Structures BV te Gorinchem, 4 Mercon Montage BV te Gorinchem, gedaagden, procureur mr. H.J.A. Knijff, advocaat mr. G. Kuipers te Amsterdam. 3 De feiten 3.1 SBM is houdster van het Europees octrooi nr , welk octrooi betrekking heeft op een Ship with mooring means, De verlening van het octrooi, waarin Frankrijk, Engeland, Nederland en Italië zijn aangewezen, is gepubliceerd op 17 juni 1992 naar aanleiding van een aanvraag op 21 maart 1989 met inroeping van prioriteit van 19 april 1988 (hierna ook te noemen: het octrooi). 3.2 De conclusies van het octrooi luiden, in de originele Engelse taal, als volgt: 1. Ship with mooring means comprising a tube (1 1) which is fastened rotatably about a vertical ax is to the ship (1) by means of a bearing structure(8,9)insidethehulloftheship(1)inachamber(2,19)which is at least open at the bottom, which bearing structure (8, 9) can absorb axial and radial forces and has its outer ring (8) fastened to the said chamber and its inner ring (9) to the said tube (11), which tube (11) at its bottom end has means (13) for fastening anchor chains or * Beroep ingesteld. Red. ** Zie BIE 2006, nr. 92 en BIE 2005, nr. 47. Red. 3.4 Het octrooi heeft betrekking op (een onderdeel van) de zogenaamde Floating Production, Storage and Offloading systems (FPSO s). Een FPSO is een drijvend systeem voor de winning van olie op zee. In feite is een FPSO een olietanker die is omgebouwd door in of op de olietanker een zogenaamd turret mooring system te installeren. Een turret mooring system omvat een verticale ronde koker (moonpool) welke vast is verbonden aan de structuur van het schip. Deze koker is aan de onder- en bovenzijde open. In de ronde doorgaande koker wordt een zogenaamde turret (toren), een hoofdzakelijk ronde buisstructuur, draaibaar geplaatst. De turret is aan de onderzijde voorzien van zogenaamde mooring means (kabels of ankerkettingen). Hiermee wordt de turret boven een vooraf bepaalde locatie in het olieveld aan de zeebodem verankerd. Aan deze turret hangen niet alleen de kabels of ankerkettingen maar ook (tonnenzware) stijgleidingen voor de van grote diepte op te pompen olie. Het schip zelf is anders dan de turret niet aan de zeebodem verankerd, maar kan als het ware als een windvaan om de verankerde turret heendraaien onder invloed van de omstandigheden op zee (wind, golven en stroming). Het schip fungeert als drijvende opslagplaats voor de ruwe olie die door de op het schip geïnstalleerde en aan de zeebodem verankerde turret omhoog wordt gepompt. Het dek van een dergelijk schip is onderhevig aan spanningen (hogging and sagging) als gevolg van golfslag, die maken dat een rond gat in het dek tot een ovaal wordt vervormd. Deze vervorming is echter ongewenst waar het de verbinding van de koker aan de scheepsstructuur betreft, omdat daarmee de lagers die zorgen dat het schip vrij kan

14 2 4 2 B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M 1 8 A U G U S T U S draaien om de verankerde turret, (te) zwaar worden belast en onbruikbaar kunnen worden. Het octrooi beoogt de vervorming af te bouwen door kort gezegd de lagers (verwijzingsnummers 8, 9 in bovenstaande figuren) rond de turret niet direct op het scheepsdek te monteren maar daartussen afstand te creëren en bovendien de lagers te monteren op een stijve ring (7) en deze te verbinden met de moonpool (de koker (2) door het schip waarin de turret hangt en ronddraait). 3.5 De voorzieningenrechter van deze rechtbank heeft bij vonnis van 6 juli 2004 geoordeeld dat op het octrooi geen inbreuk wordt gemaakt door Bluewater c.s., welk oordeel is bevestigd door het hof alhier op 18 mei [met het kenmerk dat] de buitenring (8) van het axiale/radiale lager (8, 9) is bevestigd aan een stijve ring (7) 6.2 die op zijn beurt weer is bevestigd aan een koker (2) die in de constructie van het schip is bevestigd en de genoemde kamer vormt en de draaibare koker (11) omgeeft 6.3 welke stijve ring (7) aan de genoemde vaste koker (2) is bevestigd op een afstand van de constructie van het schip (1). 5.3 SBM c.s. hebben aangevoerd dat niet al deze kenmerken in figuur 9 van EP 072 zijn terug te vinden. Zij betwisten (voor zover het de constructie aan de bovenzijde van het mooring system van figuur 9 betreft) daarin de aanwezigheid van maatregelen 6.2 en 6.3. Figuur 9 van EP 072 ziet er als volgt uit: 4 Het geschil in de zaak Bluewater vordert samengevat vernietiging van he ctrooi, vermeerderd met kosten. 4.2 SBM voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. in de zaak SBM c.s. vorderen samengevat en na deze ten pleidooie te hebben beperkt tot Nederland een verbod tot verdere inbreuk op het octrooi, met diverse nevenvorderingen, schadevergoeding nader op te maken bij staat eniof winstafdracht, en met kosten. 4.4 Bluewater c.s. voeren verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 5 De beoordeling in beide zaken Zowel in de nietigheidsprocedure met rolnummer als in de inbreukprocedure met rolnummer wordt door Bluewater respectievelijk Bluewater c.s. aangevoerd dat het octrooi nietig is, omdat het niet nieuw althans niet inventief is te achten in verband met EP , waarvan de aanvraag is gepubliceerd op 9 maart 1988 (hierna EP 072). 1 De rechtbank acht dat beroep gegrond, waartoe als volgt wordt overwogen. 5.2 De rechtbank zal daarbij uitgaan van de onderverdeling van conclusie 1 van het octrooi die SBM c.s. hebben gepresenteerd in hun laatst ingediende stukken (in het Nederlands; Bluewater c.s. betwisten de juistheid van de Nederlandse vertaling van het octrooi op een aantal punten): Een schip met afmeermiddelen, bestaande uit: 1. Een koker (11) die draaibaar om een verticale as is bevestigd aan het schip (1) door middel van 2. een lagerconstructie (8, 9) 3. binnen de romp van het schip (1) in een kamer (2, 19) die althans aan de onderkant open is, 4.1 welke lagerconstructie (8, 9) axiale en radiale krachten kan opnemen en 4.2 diens buitenring (8) aan de kamer bevestigd heeft en 4.3 diens binnenring (9) aan de genoemde koker (11) 5. [die] aan diens ondereinde de middelen (13) voor het bevestigen van ankerkettingen of kabels (14) 1 De rechtbank is ervan uitgegaan dat de publicatie van de aanvraag voor zover in het kader van deze procedure relevant overeenstemt met de overgelegde B1-publikatie van 15 mei 1991; zij heeft overigens via espacenet kunnen vaststellen dat de hierna op te nemen figuur 9 inderdaad in de aanvrage dezelfde is. 5.4 De rechtbank stelt voorop dat de box sectioned support aangeduid met nummer 67 in figuur 9 naar de eigen stellingen van SBM c.s. moet worden beschouwd als een stijve ring in de zin van kenmerk 6.1 van het octrooi. Vervolgens wordt overwogen dat die stijve ring, anders dan SBM c.s. hebben bepleit, wel degelijk is bevestigd aan de koker 2 van het octrooi in de zin van kenmerk 6.2, terwijl pilaren 68 zorgen voor afstand tussen de ring 67 en de constructie van het schip volgens kenmerk 6.3. De ring 67 is immers via pilaren ( columns 68 ) en via een ondersteunend, driehoekig vormgegeven steundeel (geen nummeraanduiding), bevestigd aan de koker ( tube 61, de moonpool van figuur 9). Weliswaar is die bevestiging minder direct te noemen dan zoals in figuren 1 en 2 van het octrooi is weergegeven (waarin koker 2 lijkt door te lopen en overgaat in koker 6), maar uit de beschrijving van het octrooi blijkt dat kenmerk 6.2 ook andere bevestigingen aan de koker 2 toelaat (zolang maar afstand tot de constructie wordt gecreëerd als in kenmerk 6.3 bedoeld). Zonder meer volgt dit uit het gebruik van het woord can in kolom 2, regel 17-18: A tube 6 runs upwards from the bottom 5, and said tube 6 can be an extension of the tube 2. Eenzelfde can komt voor in kolom 1, regel 57- kolom 2, regel 3: This fixed tube (bedoeld is tube 6, rechtbank) can, however, extend over the entire height of the open chamber and can then, together with the rotary tube (bedoeld is tube 11, rechtbank) provide space for the radial hearing which is known per se, and which is located near the bottom end of the rotary tube. 5.5 Aan de gemiddelde vakman zal daarmee duidelijk zijn dat het octrooi met kenmerk 6.1 niet vereist dat de afstand van de constructie van het schip als bedoeld in kenmerk 6.3 wordt overbrugd door in feite het verlengde van de koker 2, zoals SBM c.s. betogen. Het behoeft zelfs niet eens door een koker te geschieden. Het octrooi stelt in kenmerken 6.2 en

15 1 8 A U G U S T U S B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M slechts de eis dat er een verbinding tussen koker 2 en de stijve ring 7 moet zijn en voorts dat die ring 7 op afstand van de constructie (dek) van het schip 1 moet worden gehouden. Hoe dat precies moet gebeuren laat het octrooi open. Dat kan zodoende ook op de wijze als in figuur 9 van EP 072, waarbij pilaren 68 zorgen voor het scheppen van afstand tussen de stijve ring 67 en de constructie van het schip (kenmerk 6.3) en het steunonderdeel die pilaren op hun beurt verbindt met koker (verwijzingsnummer 2 in het octrooi, nummer 61 in figuur 9 van EP 072) volgens kenmerk 6.3. Niet is vol te houden dat uit de omstandigheid dat in figuren 1 en 2 van het octrooi koker 2 lijkt door te lopen en één koker lijkt te vormen met koker 6, een beperking tot uitsluitend die uitvoeringsvorm moet worden afgeleid. Voor die beperking geeft de tekst van de conclusie, in samenhang gelezen met voornoemde passages uit de beschrijving, geen aanleiding, zodat deze ook niet daarin alsnog kan warden gelezen (zoals SBM c.s. willen). 5.6 Zo er al niettemin onduidelijkheid bij de gemiddelde vakman zou zijn over dit een en ander, is van belang dat uit de verleningsgeschiedenis volgt dat de octrooihouder aan heeft gegeven dat tube 6 best op het dek kon worden geplaatst en (dus) niet noodzakelijkerwijs op koker 2 behoefde te zijn afgesteund, welke laatste stelling SBM c.s. thans trachten ingang te doen vinden. De octrooigemachtigde van SBM schreef op 31 mei 1991 namelijk het volgende aan de Examiner van het EOB: The present invention dissociates the bearing from deformations such as ovalisations by placing the bearing on a type of podium. The bearing support structure according to the invention now consists of a stiffened box ring mounted on the top of the cylinder which has its foundation on deck or inside the tanker. (onderstreping rechtbank). 5.7 SBM c.s. hebben ten pleidooie nog aangevoerd dat de pilaren 68 van figuur 9 van EP 072 ook los zouden kunnen staan (en aldus geen verbinding in de zin van het octrooi zouden vormen), doch dat is niet logisch te achten in verband met het feit dat dan het deel van de toren met de stijgleidingen in zijn geheel omhoog kan schieten, met alle ongewenste gevolgen van dien. 5.8 Voor zover SBM c.s. tot slot betogen dat de constructie van figuur 9 in het (weinig vervormende) achterschip moet worden geplaatst, faalt dit betoog omdat conclusie 1 van het octrooi geen beperkingen kent ten aanzien van de plaats van de mooring means in het schip. Zo blijft figuur 9 als al moet worden aangenomen dat die constructie slechts is geopenbaard voor montage in het achterschip nog immer nieuwheidsschadelijk voor conclusie 1 (species anticipeert genus). 5.9 Uit het voorgaande kan de conclusie worden getrokken dat conclusie 1 van het octrooi niet nieuw is in verband met EP 072 en zodoende nietig is te achten. Niet gesteld is dat het octrooi gedeeltelijk in stand zou moeten blijven, noch is anderszins gebleken hoe en op welke wijze dit zou moeten gebeuren, indachtig ook de criteria die daarvoor in de jurisprudentie zijn ontwikkeld. Het octrooi moet derhalve integraal worden vernietigd en het daarop gebaseerde inbreukverbod dient te worden afgewezen. De overige over en weer gevoerde verweren behoeven geen bespreking meer. Evenmin behoeft nog over het bevoegdheidsverweer tegen de aanvankelijk grensoverschrijdende vorderingen van SBM c.s. te worden beslist, nu de vorderingen ter zitting zijn beperkt tot Nederland SBM zal als de zaak met rolnummer in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Bluewater worden begroot op: dagvaarding 70,40, vast recht 244, plus salaris procureur 1.808, (4,0 punten x tarief 452, ). Totaal 2.122, SBM c.s. zullen als ook in de zaak in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Deze procedure is aangevangen voorafgaand aan de uiterste implementatiedatum van richtlijn 2004/48/EG (29 april 2006). Anders dan Bluewater c.s. in deze procedure hebben verzocht, worden de kosten derhalve aan de zijde van Bluewater c.s. aan de hand van het liquidatietarief begroot op: explootkosten 0,, vast recht 248, plus salaris procureur 1.356, (3,0 punten x tarief 452, ). Totaal 1.604,. 6 De beslissing De rechtbank in de zaak vernietigt EP B1 voor Nederland, 6.2 veroordeelt SBM in de proceskosten, aan de zijde van Bluewater tot op heden begroot op 2.122,40, 6.3 verklaart dit vonnis in deze zaak wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad, 6.4 wijst het meer of anders gevorderde af, in de zaak wijst de vorderingen af, 6.6 veroordeelt SBM c.s. in de proceskosten, aan de zijde van Bluewater c.s. tot op heden begroot op 1.604,, 6.7 verklaart dit vonnis in deze zaak wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad. Enz. Nr. 19 Hof van Justitie Europese Gemeenschappen, 25 januari 2007 (transparante stofzuigerbak) Mrs. A. Rosas, J. Malenovský en A.Ó Caoimh Art. 2 j 3, lid 1 Mrl Art. 3 lid 1, sub a, verhindert de inschrijving van tekens die niet voldoen aan de voorwaarden van art. 2 van de richtlijn, dat vastlegt welke soorten van tekens een merk kunnen vormen. In deze omstandigheden dient eerst te worden onderzocht of het voorwerp van de betrokken aanvraag kan worden aangemerkt als een teken dat een merk kan vormen in de zin van art. 2 van de richtlijn, ook al heeft de formulering van de vragen van de verwijzende rechter alleen betrekking op art. 3 van de richtlijn en ook al heeft deze rechter die kwestie in het hoofdgeding niet behandeld. Het voorwerp van een aanvraag kan slechts een merk in de zin van art. 2 van de richtlijn vormen, indien aan drie voorwaarden is voldaan: (a) het moet als zodanig een teken zijn; (b) dit teken moet vatbaar zijn voor grafische voorstelling en (c) geschikt zijn om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen. In casu staat vast dat de merkaanvraag in het hoofdgeding geen betrekking heeft op een specifiek type transparante verzamelbak die deel uitmaakt van de buitenkant van een stofzuiger, maar op algemene en abstracte wijze op alle denkbare vormen

16 2 4 4 B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M 1 8 A U G U S T U S van een dergelijke verzamelbak. Dienaangaande kan Dyson niet aanvoeren dat het voorwerp van haar merkaanvraag in het hoofdgeding visueel waarneembaar is. De grafische voorstellingen ervan, zoals die in de aanvraag zijn opgenomen, kunnen niet worden gelijkgesteld aan het voorwerp van de aanvraag, aangezien zij enkel voorbeelden daarvan zijn, zoals Dyson herhaaldelijk heeft beklemtoond. Het voorwerp van de merkaanvraag is dus in werkelijkheid niet meer dan een eigenschap van de betrokken waar en is dus geen teken in de zin van art. 2 van de richtlijn. Artikel2vanderichtlijndientaldustewordenuitgelegddathetvoorwerp van een aanvraag tot inschrijving van merken zoals die welke in het hoofdgeding is ingediend, die betrekking heeft op alle denkbare vormen van een transparante bak of verzamelkamer die deel uitmaakt van de buitenkant van een stofzuiger, geen teken in de zin van die bepaling is en derhalve geen merk in de zin daarvan kan vormen.* Dyson Ltd, tegen Registrar of Trade Marks. a Conclusie A.-G. P. Léger, 14 september Kan een zichtbaar functioneel kenmerk van een waar een merk vormen in de zin van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad 2 en zo ja, onder welke voorwaarden? 2 Dit zijn in wezen de vragen die de High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division (Verenigd Koninkrijk), heeft gesteld in het kader van een geding tussen Dyson Ltd(hierna: Dyson of verzoekster ) en de Registrar of Trade Marks over de inschrijving als merk van de transparante verzamelbak voor stof die deel uitmaakt van de stofzuigermodellen van Dyson. I Rechtskader A Internationale regeling 3 De overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom van 15 april 1994 (hierna: TRIPsovereenkomst ), welke bijlage 1C vormt bij de overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie, is namens de Europese Gemeenschap voor wat betreft de onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, goedgekeurd bij besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december ) 4 Artikel 7 van de TRIPs-overeenkomst bepaalt: De bescherming en handhaving van rechten uit hoofde van de intellectuele eigendom dient bij te dragen aan de bevordering van technologische vernieuwing en aan de overdracht en verspreiding van technologie, tot wederzijds voordeel van producenten en gebruikers van technologische kennis en op een wijze die bevorderlijk is voor het sociaal en economisch welzijn, en aan een evenwicht tussen rechten en verplichtingen. * Zie de noot van D.J.G. Visser. Red. (blz. 256). 2 Eerste richtlijn van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1; hierna: richtlijn ). 3 PB L 336, blz. 1 en 214. B Gemeenschapsregeling 5 De richtlijn is door de Raad vastgesteld teneinde de verschillen tussen de wetgevingen van de lidstaten uit de weg te ruimen die het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten kunnen belemmeren en de mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt kunnen vervalsen. 4 Zij beperkt de aanpassing tot de bepalingen van nationaal recht welke het meest rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt. 5 Het gaat hierbij onder meer om de bepalingen die de voorwaarden voor de verkrijging van de inschrijving van een merk vaststellen 6 en de bepalingen die vaststellen welke bescherming regelmatig ingeschreven merken genieten. 7 6 Artikel 2 van de richtlijn omschrijft de tekens die een merk kunnen vormen op de volgende wijze: Merken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden. 7 Artikel 3 van de richtlijn noemt de gronden voor weigering of nietigheid die kunnen worden aangevoerd tegen de inschrijving van een merk. Dit artikel 3, lid 1, bepaalt: Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden: a) tekens die geen merk kunnen vormen; b) merken die elk onderscheidend vermogen missen; c) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten; d) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden; e) tekens die uitsluitend bestaan uit: de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt, of de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, of de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft; [...] 8 Artikel 3, lid 3, van de richtlijn bepaalt dat een merk niet wordt geweigerd of, indien ingeschreven, niet nietig kan worden verklaard overeenkomstig lid 1, sub b, c of d, van hetzelfde artikel, indien het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvrage om inschrijving onderscheidend vermogen heeft verkregen. 9 Artikel 5 van de richtlijn bepaalt vervolgens de rechten die de inschrijving van het merk meebrengt voor de houder ervan. Lid 1 van deze bepaling luidt als volgt: Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden: a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is; b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. 4 Eerste overweging van de considerans van de richtlijn. 5 Derde overweging van de considerans van de richtlijn. 6 Zevende overweging van de considerans van de richtlijn. 7 Negende overweging van de considerans van de richtlijn.

17 1 8 A U G U S T U S B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M C Nationale regeling 10 De merkenwet (Trade Marks Act) van 1994 (hierna: wet van 1994 ), die de richtlijn heeft omgezet in Engels recht, omschrijft in section 1(1) het begrip merk als alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling en de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden. Krachtens deze bepaling kunnen [m]erken [...] met name worden gevormd door woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking. 11 De gronden voor weigering van inschrijving van een merk worden genoemd in section 3 van de wet van Deze bepaling luidt als volgt: 1. Niet ingeschreven worden: (a) tekens die niet aan de vereisten van section 1(1) voldoen; (b) merken die elk onderscheidend vermogen missen; (c) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten; (d) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden. Een merk wordt niet geweigerd overeenkomstig het bepaalde sub (b), (c) of (d), indien het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, vóórdedatumvandeaanvraagominschrijvingonderscheidend vermogen heeft verkregen. [...] II Feiten en hoofdgeding 12 Sinds 1993 produceert en verkoopt Dyson de stofzuiger Dual Cyclone, een zakloze stofzuiger die het stof en het vuil opvangt in een transparante verzamelbak die deel uitmaakt van het apparaat. 13 Op 10 december 1996 heeft de vennootschap Notetry Ltd 8 overeenkomstig de wet van 1994 een inschrijvingsaanvraag ingediend. In het aanvraagformulier werd deze aanvraag formeel vormgegeven door de volgende afbeeldingen en beschrijvingen: Het merk bestaat uit een transparante bak of verzamelkamer die deel uitmaakt van de buitenkant van een stofzuiger, zoals wordt getoond op de afbeelding. 14 De inschrijvingsaanvraag werd ingediend voor waren van klasse 9 in de zin van de Overeenkomst van Nice. 9 Deze waren zijn omschreven als volgt: Reinigings-, boen- en shamponeermachines voor vloeren en tapijten; stofzuigers; tapijtshamponeermachines; vloerboenmachines; onderdelen en accessoires voor alle voornoemde goederen. 15 Bij beslissing van 23 juli 2002 heeft de onderzoeker (Registrar of Trade Marks) deze aanvraag afgewezen op grond dat het betrokken teken elk onderscheidend vermogen miste in de zin van section 3(1), sub b, van de wet van Hij heeft eveneens gesteld dat de transparante verzamelkamer per slot van rekening diende om de soort en de bestemming van de betrokken waar aan te duiden, hetgeen krachtens section 3(1), sub c, van deze wet een absolute weigeringsgrond voor inschrijving vormt. 16 Dyson heeft op 16 augustus 2002 bij de High Court of Justice beroep ingesteld tegen deze beslissing. III Prejudiciële vragen 17 In haar verwijzingsbeslissing 10 is de High Court of Justice om te beginnen van oordeel dat de aangevraagde merken elk onderscheidend vermogen missen in de zin van section 3(1), eerste alinea, sub b, van de wet van De High Court merkt eveneens op dat deze merken kenmerken van de betrokken waren beschrijven in de zin van section 3(1), eerste alinea, sub c, van genoemde wet, 12 en de consumenten niet in staat stellen, de commerciële herkomst van de waar vast te stellen. 19 De High Court benadrukt voorts dat de betrokken inschrijvingsaanvraag zou kunnen worden afgewezen op grond dat de inschrijving van het merk een monopolie zou verlenen op het gebruik van een materiaal dat volgens haar vrij beschikbaar moet blijven voor producenten van zakloze stofzuigers. 20 De verwijzende rechter 13 vraagt zich vervolgens af of de betrokken merken op de datum van de aanvraag tot inschrijving, te weten in 1996, geen onderscheidend vermogen had- Het merk bestaat uit een transparante bak of verzamelkamer die deel uitmaakt van de buitenkant van een stofzuiger, zoals wordt getoond op de afbeelding. 8 James Dyson, die eveneens president is van Dyson, is eigenaar van deze onderneming. 9 Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. 10 Punten Deze bepaling zet artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn om. 12 Deze bepaling zet artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn om. 13 Verwijzingsbeslissing, punten

18 2 4 6 B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M 1 8 A U G U S T U S den verkregen door het gebruik ervan in de zin van section 3(1), tweede alinea, van de wet van Op basis van de voor de onderzoeker overgelegde getuigenissen stelt de High Court om te beginnen vast dat in 1996 en gedurende de gehele periode dat Dyson een feitelijk monopolie had op de betrokken markt, de consumenten de transparante verzamelkamer hebben geassocieerd met een zakloze stofzuiger. Zij merkt vervolgens op dat deze consumenten door reclame en door het ontbreken van concurrerende producten op de markt wisten dat het ging om een door Dyson geproduceerde stofzuiger. Daarentegen merkt de verwijzende rechter op dat Dyson op dat ogenblik de betrokken transparante verzamelkamer niet actief als merk had gepromoot. 22 De verwijzende rechter vraagt zich dus af of, gelet op het oordeel van het Hof in het arrest Philips, 15 het bezit van een dergelijk monopolie, dat de consument ertoe brengt het teken te associëren met deze producent alleen, voldoende kan zijn om aan een dergelijk teken onderscheidend vermogen te verlenen als bedoeld in artikel 3, lid 3, van de richtlijn. Dienaangaande vraagt de High Court zich af of het niet noodzakelijk is te eisen dat het teken actief als merk is gepromoot. 23 Volgens de verwijzende rechter is deze vraag van bijzonder belang omdat de toekenning van het betrokken merk aan verzoekster het uitsluitende recht zou verlenen om de transparante kunststof te gebruiken als een aanduiding van de commerciële herkomst van de waar, ook na de periode waarin de onderneming als enige zakloze stofzuigers produceerde. 24 Daarop heeft de High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division, de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld: 1. Is het in een geval waarin een aanvrager een teken (dat geen vorm is) heeft gebruikt dat bestaat uit een functioneel kenmerk dat deel uitmaakt van het uiterlijk van een nieuwe soort waar, waarbij de aanvrager tot de datum van de merkaanvraag een feitelijk monopolie op die waren heeft gehad, voor het verkrijgen van onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 3, van de [richtlijn] voldoende dat een aanzienlijk deel van het relevante publiek op de datum van de aanvraag de van dit teken voorziene betrokken waren is gaan associëren met de aanvrager en met geen enkele andere producent? 2. Wat is er, indien dat niet voldoende is, verder nodig opdat het teken onderscheidend vermogen verkrijgt, en is het met name noodzakelijk dat degene die het teken heeft gebruikt, het als merk heeft gepromoot? IV Beoordeling A Opmerkingen van partijen 25 Vooraf benadrukt verzoekster dat de tekens waarop de betrokken inschrijvingsaanvraag betrekking heeft, niet bestaan uit een vorm, maar uit een transparante verzamelbak als zodanig. Zij stelt ook dat deze aanvraag evenmin een kleur betreft, maar wordt gekenmerkt door een afwezigheid van kleur en dus door transparantie. Hierdoor kan de consument vaststellen hoeveel vuil en stof zich in de verzamelbak bevindt en kan hij zien wanneer deze vol is. Volgens Dyson kan dit resultaat ook worden bereikt door andere technische procédés, zoals het plaatsen van een kijkvenster 14 Deze bepaling zet artikel 3, lid 3, van de richtlijn om. 15 Arrest van 18 juni 2002, C-299/99, Jurispr. blz. I of van een controlelampje op de buitenkant van de stofzuiger. 26 Verzoekster stelt vervolgens dat het niet noodzakelijk is dat een teken als merk is gepromoot om onderscheidend vermogen te verkrijgen in de zin van artikel 3, lid 3, van de richtlijn. Volgens Dyson volstaat het dat een aanzienlijk deel van het relevante publiek op de datum van de inschrijvingsaanvraag de betrokken waar is gaan associëren met de aanvrager en met geen enkele andere producent. Deze conclusie vloeit niet alleen voort uit de bewoordingen en de doelstellingen van de richtlijn, maar eveneens uit het arrest Windsurfing Chiemsee van het Hof Voor zover nodig preciseert verzoekster de elementen die volgens haar voldoende moeten zijn om een teken onderscheidend vermogen toe te kennen in de zin van artikel 3, lid 3, van de richtlijn. Het betreft drie kenmerken. Om te beginnen moet het teken zich onderscheiden van de waren waarvoor de inschrijving wordt gevraagd. Vervolgens moet de opvallende aard ervan een aanzienlijk deel van het relevante publiek in staat stellen, de betrokken waren te associëren met een onderneming. Ten slotte moet het met deze onderneming gelegde verband blijven voortbestaan na het einde van het feitelijke monopolie en het op de markt verschijnen van nieuwe marktdeelnemers. 28 De regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie van de Europese Gemeenschappen, die in de zaak hebben geïntervenieerd, zijn daarentegen van mening dat het voor het verkrijgen van onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 3, van de richtlijn noodzakelijk is dat het teken als merk is gebruikt. 29 Zij baseren zich met name op het oordeel van het Hof in het reeds aangehaalde arrest Philips, volgens hetwelk de betrokken kringen de waar als afkomstig van een bepaalde onderneming [moeten] identificeren op basis van het gebruik van het teken als merk, en dus aan de hand van de aard en het effect van het teken, waardoor dit de betrokken waar van die van andere ondernemingen kan onderscheiden Zowel de regering van het Verenigd Koninkrijk als de Commissie stelt dat dit vereiste beoogt te vermijden dat een leverancier met een monopoliepositie de introductie op de markt zou kunnen verhinderen van waren met hetzelfde functionele kenmerk, louter doordat hij zijn waren op de markt heeft gebracht op een tijdstip dat hij als enige deze techniek gebruikte. 31 De Commissie stelt evenwel, anders dan de regering van het Verenigd Koninkrijk, dat eerst moet worden onderzocht of de betrokken tekens werkelijk een merk kunnen vormen in de zin van artikel 2 van de richtlijn De Commissie vraagt zich om te beginnen af of de in geding zijnde tekens daadwerkelijk tekens zijn in de zin van die bepaling. De inschrijvingsaanvraag beoogt immers de inschrijving van het concept van een transparante verzamelbak van een stofzuiger, ongeacht de vorm ervan. Volgens de Commissie is een concept geen teken, omdat het niet wordt 16 Arrest van 4 mei 1999, C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I In haar opmerkingen verwijst verzoekster met name van de punten 51 en 52 van genoemd arrest. 17 Punt De Commissie baseert zich met name op het oordeel van het Hof in het arrest van 6 mei 2003, Libertel (C-104/01, Jurispr. blz. I-3793, punten 22 en 23).

19 1 8 A U G U S T U S B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M waargenomen door een van de vijf zintuigen en het enkel een beroep doet op de verbeelding Wordt een dergelijke benadering toegestaan, dan zou volgens de Commissie de aan artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn ten grondslag liggende gedachte op losse schroeven komen te staan. 34 De Commissie is in ieder geval van mening dat de grafische voorstelling van de tekens waarvan Dyson in het hoofdgeding om inschrijving verzoekt, niet voldoet aan het vereiste dat een grafische voorstelling duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief moet zijn, zoals het Hof in het reeds aangehaalde arrest Sieckmann heeft geoordeeld. 20 Deze tekens hebben immers geen enkele specifieke vorm en zij kunnen meerdere vormen aannemen. Bovendien is het begrip van transparantie dubbelzinnig. De Commissie vraagt zich daarenboven af of de grafische voorstellingen bestaande uit een beschrijving in woorden en afbeeldingen die voorbeelden van het concept tonen, voldoende duidelijk en nauwkeurig kunnen worden geacht. B Voorwerp van het geding 35 In het onderhavige geval stelt de verwijzende rechter het Hof twee prejudiciële vragen over artikel 3, lid 3, van de richtlijn teneinde te bepalen of, en in voorkomend geval onder welke voorwaarden, een functioneel kenmerk dat deel uitmaakt van het uiterlijk van de waar onderscheidend vermogen kan verkrijgen door het gebruik dat ervan is gemaakt. 36 Uit vaste rechtspraak van het Hof volgt dat het uitsluitend een zaak is van de nationale rechter aan wie het geschil is voorgelegd en die de verantwoordelijkheid voor de te geven rechterlijke beslissing draagt om, gelet op de bijzonderheden van het geval, de noodzaak van een prejudiciële beslissing voor het wijzen van zijn vonnis te beoordelen alsmede de relevantie van de vragen die hij aan het Hof voorlegt Het Hof is evenwel van oordeel dat het tot taak heeft, alle gemeenschapsrechtelijke bepalingen uit te leggen die noodzakelijk zijn voor de beslechting van bij de nationale rechterlijke instanties aanhangige gedingen, ook wanneer die bepalingen niet uitdrukkelijk worden genoemd in de door die rechterlijke instanties gestelde vragen Aldus heeft het Hof in het reeds aangehaalde arrest Libertel, dat betrekking had op de inschrijving van de kleur oranje als merk voor waren en diensten op het gebied van telecommunicatie, geoordeeld dat, om de door de verwijzende rechter gestelde vragen te kunnen beantwoorden, eerst moest worden onderzocht of een kleur als zodanig een merk in de zin van artikel 2 van de richtlijn kon vormen Ik denk dat deze redenering ook geldt voor de onderhavige zaak. Ik ben namelijk met de Commissie van mening 19 De Commissie verwijst naar de conclusie van advocaat-generaal Ruiz- Jarabo Colomer in de zaak Sieckmann (arrest van 12 december 2002, C-273/00, Jurispr. blz. I-11737). 20 Zie met name de punten 54 en 55 van dat arrest. 21 Zie met name de arresten van 15 december 1995, Bosman (C-415/93, Jurispr. blz. I-4921, punt 59) en van 22 juni 2006, Conseil général de la Vienne (C-419/04, Jurispr blz , punt 19). 22 Zie arrest van 18 maart 1993, Viessmann (C-280/91, Jurispr. blz. I-971, punt 17), en, ter illustratie, arrest van 25 februari 1999, Swaddling (C-90/97, Jurispr. blz. I-1075, punt 21). 23 Punt 22. dat de beantwoording van de door de High Court of Justice gestelde vragen vereist dat eerst wordt onderzocht of een functioneel kenmerk, zoals dat in het hoofdgeding, een merk kan vormen in de zin van artikel 2 van de richtlijn. C In artikel 2 van de richtlijn gestelde voorwaarden 40 Om een merk te kunnen vormen in de zin van artikel 2 van de richtlijn, moet een aanduiding voldoen aan drie voorwaarden. In de eerste plaats moet zij een teken vormen. 24 In de tweede plaats moet dit teken vatbaar zijn voor grafische voorstelling. In de derde plaats moet dit teken de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen. 25 ) Enkel de aanduidingen die aan deze drie voorwaarden voldoen, kunnen als merk worden ingeschreven. 41 Zoals de zevende overweging van de considerans van de richtlijn preciseert, stelt artikel 2 ervan een niet-limitatieve opsomming vast van tekens die een merk kunnen vormen. Tot deze tekens behoren met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking. 26 ) Zoals blijkt uit de bewoordingen van dit artikel is dit geen uitputtende opsomming. 42 Deze bepaling noemt niet het geval waarbij een merk wordt gevormd door een functioneel kenmerk van een waar. Zij sluit dat echter niet uitdrukkelijk uit. Er dient derhalve te worden nagegaan of een dergelijk kenmerk kan voldoen aan de in artikel 2 van de richtlijn gestelde voorwaarden. 43 Anders dan verzoekster en de regering van het Verenigd Koninkrijk stellen, ben ik van mening dat een functioneel kenmerk dat deel uitmaakt van het uiterlijk van een waar, niet voldoet aan de in deze bepaling gestelde voorwaarden om een merk te kunnen vormen, aangezien het volgens mij geen teken is dat vatbaar is voor grafische voorstelling en de waren of diensten van een onderneming kan onderscheiden. 1 Bestaan van een teken 44 In het kader van artikel 2 van de richtlijn moet om te beginnen worden vastgesteld of, binnen de context waarin deze wordt gebruikt, de transparante verzamelkamer waarvan de inschrijving wordt gevraagd, daadwerkelijk een teken is. Zoals het Hof heeft vastgesteld, heeft dat vereiste met name tot doel, te verhinderen dat het merkrecht wordt misbruikt om een ongerechtvaardigd mededingingsvoordeel te verkrijgen Zoals ik heb opgemerkt, verzoekt Dyson om de inschrijving als merk van een transparante bak of verzamelkamer die deel uitmaakt van de buitenkant van een stofzuiger, zoals wordt getoond in de inschrijvingsaanvraag. 46 Het betreft een bak die wordt gevormd door een transparant en afneembaar element. Deze maakt deel uit van de uitwendige structuur van een stofzuiger en volgt de vorm, de lijnen en de omtrek ervan. Deze bak, welke dient om het van 24 In het reeds aangehaalde arrest Libertel heeft het Hof voor het eerst het bestaan van een teken tot een zelfstandige voorwaarde gemaakt voor de geschiktheid om een merk te vormen in de zin van artikel 2 van de richtlijn. 25 Zie met name reeds aangehaalde arresten Philips (punt 37) en Libertel (punt 23), evenals arrest van 24 juni 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, Jurispr. blz. I-6129, punt 22). 26 Cursivering door mij. 27 Zie met name reeds aangehaalde arrest Heidelberger Bauchemie, punt 24.

20 2 4 8 B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M 1 8 A U G U S T U S Punt 6 van de opmerkingen van de Commissie. 29 Le Petit Robert, Dictionnaire de la langue française, Paris, Éditions Dictionnaires Le Robert, de vloer opgezogen stof en vuil te verzamelen, is in de eerste plaats functioneel en nuttig. Hij vermijdt dat de consument stofzuigerzakken en -filters moet kopen. Tevens kan de gebruiker vaststellen hoe vol de verzamelbak is. Deze bak kan bovendien een esthetische functie vervullen, aangezien hij deel uitmaakt van het uiterlijk van de waar waarin hij is geïncorporeerd. 47 Met de Commissie ben ik van mening dat verzoekster in feite verzoekt om bescherming van een nieuw concept voor het verzamelen, opslaan en verwijderen van afval. 28 Zoals wij zojuist hebben gezien, maakt dit door Dyson ontwikkelde concept het gebruik van stofzuigerzakken en -filters overbodig en informeert het de gebruiker wanneer de verzamelkamer vol is. 48 Volgens het Franse woordenboek is een concept een [r]eprésentation mentale générale et abstraite d un objet ( algemeen en abstract mentaal beeld van een voorwerp ) 29 en doet het een beroep op de verbeelding. De ontwikkeling van een concept kan in de praktijk uitmonden in de verwezenlijking van een grote verscheidenheid aan voorwerpen. 49 In het onderhavige geding stel ik vast dat de inschrijvingsaanvraag in werkelijkheid tot doel heeft, uitsluitende rechten te verkrijgen met betrekking tot alle mogelijke verschijningsvormen die het betrokken functionele kenmerk kan aannemen. 50 Zo is de bak in het aanvraagformulier weergegeven in twee verschillende vormen, welke zijn aangepast aan de twee stofzuigermodellen waarvan de bak deel uitmaakt. Op de eerste afbeelding, die een stofzuiger weergeeft die valt onder de categorie van borstelstofzuigers, lijkt de verzamelbak een cirkelvormig omhulsel rond de zuigstang van de machine te vormen. Op de tweede afbeelding, die een stofzuiger van het sledemodel weergeeft, zijn de vorm en afmetingen van de verzamelbak anders en lijkt deze bak enkel een halve cirkel rond de zuigstang te vormen. 51 Deze afbeeldingen zijn evenwel niet exclusief. De gevraagde bescherming is immers niet beperkt tot een bepaalde vorm, opbouw of bijzondere samenstelling, aangezien dit kenmerk enkel deel moet uitmaken van de buitenkant van de stofzuiger en de gebruiker in staat moet stellen om in de verzamelkamer te kijken. De mogelijkheden inzake de vorm, de afmetingen, de aanbiedingsvorm en de opbouw van deze verzamelkamer, in verbinding met de betrokken waar, zijn echter talrijk en hangen niet enkel af van de door verzoekster ontwikkelde stofzuigermodellen, maar ook van de technologische vernieuwingen. Wat de transparantie betreft, deze maakt het mogelijk om vele kleuren te gebruiken. De houder van een merk bestaande uit het betrokken functionele kenmerk kan aldus een cirkelvormige of rechthoekige verzamelkamer, met of zonder handgreep, gebruiken, die, hoewel transparant, verschillende kleuren kan hebben. 52 Zoals verzoekster uiteindelijk in haar opmerkingen erkent, beoogt de betrokken inschrijvingsaanvraag niet de bescherming van een vorm, maar van de transparante verzamelbak als zodanig. Deze aanvraag beoogt evenmin de bescherming van een kleur, maar wordt daarentegen gekenmerkt door de afwezigheid van kleur, namelijk door transparantie Ondanks de extensieve rechtspraak van het Hof met betrekking tot tekens die krachtens artikel 2 van de richtlijn een merk kunnen vormen, ben ik van mening dat een concept, zoals het door verzoekster ontwikkelde, geen merk kan vormen in de zin van die bepaling. 54 Zoals de Commissie in haar opmerkingen heeft gesteld, doet een concept immers uitsluitend een beroep op de verbeelding. 31 Anders dan een geur, 32 een kleur 33 of een klank, 34 wordt een concept gevormd in de geest en kan het niet worden waargenomen door een van de vijf zintuigen van de mens, te weten het gezichtsvermogen, het gehoor, de tastzin, de reukzin of de smaakzin. 35 Het denk- en voorstellingsvermogen van de mens is oneindig en het vermogen van de menselijke geest om zich een voorwerp of een beeld voor te stellen is volgens mij onbegrensd. Aangezien volgens vaste rechtspraak de wezenlijke functie van een merk erin bestaat, de consument in staat te stellen de hem aangeboden waren en diensten zonder gevaar voor verwarring te onderscheiden wat de herkomst ervan betreft, 36 lijkt mij dat dit doel niet kan worden bereikt door een teken dat door de mens op zoveel verschillende wijzen kan worden opgevat. Derhalve kan een concept mijns inziens geen aanduiding voor de consument vormen en kan het dus geen teken zijn dat de onderscheidende functie van een merk kan vervullen. 55 Gelet op het bovenstaande ben ik derhalve van mening dat een functioneel kenmerk, zoals het in casu in geding zijnde, geen teken kan zijn in de zin van artikel 2 van de richtlijn. 56 Volgens mij voldoet een dergelijk kenmerk evenmin aan de tweede voorwaarde van artikel 2 van de richtlijn, name- 30 Punten 5 en Punt In het reeds aangehaalde arrest Sieckmann heeft het Hof zich uitgesproken over de mogelijkheid om olfactorische tekens in te schrijven en heeft het met name geoordeeld dat artikel 2 van de richtlijn niet uitdrukkelijk een teken uitsluit dat als zodanig niet visueel waarneembaar is, in casu een geur, echter op voorwaarde dat het vatbaar is voor grafische voorstelling. 33 In het reeds aangehaalde arrest Libertel heeft het Hof geoordeeld dat een kleur, in casu de kleur oranje, hoewel het niet meer dan een eigenschap van voorwerpen is, in relatie tot een waar of dienst echter wel een teken kan vormen (punt 27). Deze rechtspraak is door het Hof bevestigd in het reeds aangehaalde arrest Heidelberger Bauchemie met betrekking tot een kleurencombinatie (punt 23). 34 In het arrest van 27 november 2003, Shield Mark (C-283/01, Jurispr. blz. I-14313), werden het Hof vragen voorgelegd met betrekking tot de geldigheid van veertien klankmerken, waarvan er elf de eerste maten van het muziekwerk voor piano Für Elise van L. van Beethoven als motief hadden en de drie andere het gekraai van een haan. Het Hof heeft geoordeeld dat de bewoordingen van artikel 2 van de richtlijn evenmin uitsloten dat een klank een teken vormt dat kan worden ingeschreven. 35 Wat de tekens betreft die kunnen worden waargenomen door de zintuigen van de mens, verwijs ik ter illustratie naar de conclusie van advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer in de reeds aangehaalde zaak Sieckmann (punten 22 e.v.). 36 Het merk dient aldus de waarborg te bieden dat alle van dat merk voorziene waren of diensten zijn vervaardigd of verricht onder controle van een en dezelfde onderneming die verantwoordelijk kan worden geacht voor de kwaliteit ervan. Zie met name arresten van 23 mei 1978, Hoffmann-La Roche (102/77, Jurispr. blz. 1139, punt 7, tweede alinea) en van 29 september 1998, Canon (C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 28), evenals arrest Philips, reeds aangehaald, punt 30.

21 1 8 A U G U S T U S B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M lijk dat merken enkel kunnen worden gevormd door tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling. 2 Geschiktheid voor grafische voorstelling 57 Uit vaste rechtspraak blijkt dat de grafische voorstelling welke wordt vereist in artikel 2 van de richtlijn een visuele weergave van het teken mogelijk moet maken, inzonderheid door middel van figuren, lijnen of lettertekens, zodat het teken nauwkeurig kan worden geïdentificeerd. 37 Om deze functie te vervullen moet deze voorstelling duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief zijn Volgens het Hof heeft het vereiste van grafische voorstelling inzonderheid ten doel, het merk zelf af te bakenen, om aldus te bepalen wat precies de bescherming is die het ingeschreven merk de houder ervan verleent. 39 Het draagt in dat opzicht bij tot de rechtszekerheid Zoals ik reeds heb uiteengezet in mijn conclusie in de reeds aangehaalde zaak Heidelberger Bauchemie, wordt met deze voorwaarde de verwezenlijking van twee precieze doelstellingen beoogd. De eerste doelstelling bestaat erin, de bevoegde autoriteiten in staat te stellen om zich een duidelijk en nauwkeurig beeld te vormen van de aard van de tekens die een merk vormen teneinde het vooronderzoek van de inschrijvingsaanvragen te verrichten alsmede voor de publicatie en het bijhouden van een adequaat en nauwkeurig merkenregister te zorgen. De tweede doelstelling bestaat erin, de marktdeelnemers de mogelijkheid te bieden om zich er duidelijk en nauwkeurig van te vergewissen, welke inschrijvingen zijn verricht, of welke inschrijvingsaanvragen hun feitelijke of potentiële concurrenten hebben ingediend, en aldus relevante informatie over de rechten van derden te verkrijgen In deze omstandigheden is het Hof van oordeel dat een teken voortdurend en stellig moet worden waargenomen, teneinde enerzijds de herkomstaanduidende functie van het merk te waarborgen en anderzijds ondubbelzinnig vast te stellen wat het voorwerp van de uitsluitende rechten vormt. Gelet op de duur van de inschrijving van een merk en op het feit dat deze voor langere of kortere tijd kan worden verlengd, moet de voorstelling bovendien duurzaam zijn Ik ben van mening dat een functioneel kenmerk, zoals het in casu in geding zijnde, niet aan deze voorwaarden voldoet. 62 Zoals ik in punt 52 van deze conclusie heb opgemerkt, kan het functionele kenmerk, waarvan de inschrijving door Dyson wordt gevraagd, duidelijk een groot aantal verschillende vormen en verschijningsvormen aannemen die niet enkel afhangen van de door verzoekster ontwikkelde stofzuigermodellen, maar eveneens van de technologische evolutie. Aangezien de door het merkrecht verleende bescherming van onbeperkte duur kan zijn (onder voorbehoud van het normale gebruik ervan en van betaling van de 37 Zie reeds aangehaalde arresten Sieckmann (punt 46); Libertel (punt 28); Shield Mark (punt 55) en Heidelberger Bauchemie (punt 25). 38 Arrest Sieckmann, reeds aangehaald, punten Ibidem, punt Ibidem, punt Punt 52 van de conclusie, overgenomen door het Hof in zijn arrest in de punten Arrest Heidelberger Bauchemie, reeds aangehaald, punt 31. taksen voor vernieuwing van de inschrijving) is het volgens mij zeer waarschijnlijk dat de verschijningsvorm van de transparante verzamelbak en de manier waarop deze in de stofzuiger wordt geïncorporeerd, zich in de loop der jaren zullen ontwikkelen. 63 In deze omstandigheden lijkt het mij niet mogelijk om met zekerheid vast te stellen hoe het geclaimde functionele kenmerk zal worden geïncorporeerd in de waren waarvoor de inschrijving wordt gevraagd. De betrokken grafische voorstelling stelt derhalve noch de bevoegde autoriteiten, noch de marktdeelnemers in staat, te bepalen wat precies het voorwerp is van de aan de merkhouder verleende bescherming. Een dergelijke onzekerheid is mijns inziens in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel dat ten grondslag ligt aan het vereiste dat het teken geschikt moet zijn voor grafische voorstelling. 64 Er moet derhalve worden vastgesteld dat het functionele kenmerk, zoals het in het hoofdgeding aan de orde zijnde, niet de door artikel 2 van de richtlijn vereiste nauwkeurigheid en duurzaamheid bezit. 65 Gelet op een en ander ben ik van mening dat een functioneel kenmerk dat deel uitmaakt van het uiterlijk van een waar en dat een groot aantal verschijningsvormen kan aannemen, niet kan worden geacht een teken te zijn dat vatbaar is voor grafische voorstelling in de zin van artikel 2 van de richtlijn. 66 Ik ben van mening dat een dergelijk kenmerk evenmin voldoet aan de derde voorwaarde van artikel 2 van de richtlijn, volgens welke merken enkel kunnen worden gevormd door tekens die de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden. 3 Bestaan van onderscheidend vermogen 67 Het onderscheidend vermogen van een merk houdt in dat het teken zich leent om de waar als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden De beoordeling van het onderscheidend vermogen dat een merk van huis uit heeft, staat in beginsel los van het gebruik van het teken. Zij betreft uitsluitend de vraag of het teken op zichzelf onderscheidend vermogen kan hebben. 69 In de onderhavige zaak dient derhalve te worden vastgesteld of een functioneel kenmerk dat deel uitmaakt van het uiterlijk van een waar op zichzelf in staat is om de waren of diensten van een onderneming van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Er moet dus worden nagegaan of het betrokken functionele kenmerk zich al dan niet leent om nauwkeurige inlichtingen inzake de herkomst van de waar over te brengen. Ik ben van mening dat dit om twee redenen niet zo is. 70 Ten eerste, zoals wij zojuist hebben gezien, kan op basis van de betrokken inschrijvingsaanvraag niet met zekerheid worden vastgesteld hoe dit functionele kenmerk zal worden geïncorporeerd in de waren waarvoor de inschrijving wordt gevraagd. Zoals ik reeds in mijn conclusie in de reeds aangehaalde zaak Libertel heb gesteld, betekent de beoordeling van de vraag of een merk onderscheidend vermogen 43 Zie met name arrest Windsurfing Chiemsee, reeds aangehaald (punt 46) en arrest van 8 april 2003, Linde e.a. (C-53/01 C-55/01, Jurispr. blz. I-3161, punten 40 en 47).

22 2 5 0 B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M 1 8 A U G U S T U S kan hebben, dat nauwkeurig bekend moet zijn wat het merk is Ten tweede ben ik van mening dat een functioneel kenmerk, zoals het in casu in geding zijnde, de wezenlijke functie van het merk niet kan waarborgen. Er dient immers aan te worden herinnerd dat volgens het Hof deze functie daarin is gelegen dat aan de consument of de eindverbruiker met betrekking tot de gemerkte waar de identiteit van de oorsprong wordt gewaarborgd, in dier voege dat hij de waar zonder gevaar voor verwarring van waren van andere herkomst kan onderscheiden. 45 Het merk moet derhalve aan de consument de herkomst van de aangeduide waar waarborgen. 72 Zoals ik reeds in de punten 51 tot en met 55 van deze conclusie heb gesteld, kan een functioneel kenmerk dat deel uitmaakt van de betrokken waar, weliswaar een nauwkeurige vorm aannemen, maar de betrokken inschrijvingsaanvraag beoogt in werkelijkheid uitsluitende rechten te verkrijgen op een concept of op zijn minst op alle mogelijke verschijningsvormen die dit functioneel kenmerk kan aannemen. Een concept kan mijns inziens evenwel geen voldoende nauwkeurige aanduiding voor de consument vormen. 73 In deze omstandigheden ben ik van mening dat niet kan worden aangenomen dat een functioneel kenmerk, zoals het in het hoofdgeding aan de orde zijnde, een dermate nauwkeurige betekenis kan hebben dat het zonder gevaar voor verwarring de herkomst van de waar aanduidt. 74 Gelet op een en ander ben ik van mening dat een functioneel kenmerk dat deel uitmaakt van het uiterlijk van een waar en dat een groot aantal verschijningsvormen kan aannemen, niet voldoet aan de voorwaarden om een merk te kunnen vormen in de zin van artikel 2 van de richtlijn, in die zin dat het geen teken is dat vatbaar is voor grafische voorstelling en dat de waren of diensten van een onderneming kan onderscheiden. 75 Voor het geval het Hof evenwel zou oordelen dat een functioneel kenmerk, zoals het in casu in geding zijnde, alle kenmerken bezit die vereist zijn om een merk te kunnen vormen in de zin van genoemde bepaling, ben ik van mening dat artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, van de richtlijn zich verzet tegen de inschrijving van een dergelijk merk. D Bestaan van een absolute weigeringsgrond 76 Ik ben van mening dat er een absolute weigeringsgrond voor inschrijving van het betrokken merk bestaat op grond van artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, van de richtlijn. Ik ben namelijk van mening dat een functioneel kenmerk, zoals het in het hoofdgeding aan de orde zijnde, niet kan worden voorbehouden voor uitsluitend gebruik door een enkele marktdeelnemer en overeenkomstig het doel van het merkrecht ter beschikking moet blijven van eenieder. 77 Zoals ik reeds heb opgemerkt, noemt artikel 3, lid 1, van de richtlijn verschillende weigeringsgronden voor inschrijving van een merk. Deze gronden zijn onafhankelijk van elkaar en vereisen volgens het Hof een afzonderlijk onderzoek. Volgens vaste rechtspraak moeten deze weigeringsgronden bovendien worden uitgelegd tegen de achtergrond van het algemeen belang dat aan elk van hen ten grondslag 44 Punt 88 van de conclusie. 45 Zie de in voetnoot 36 van deze conclusie aangehaalde rechtspraak. ligt. Het algemeen belang dat bij het onderzoek van elk van deze weigeringsgronden in aanmerking wordt genomen, kan en moet zelfs andere overwegingen weerspiegelen naar gelang van de betrokken weigeringsgrond In het bijzonder heeft artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn betrekking op drie gevallen waarin de tekens uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar. 47 Onder het tweede streepje van deze bepaling bevindt zich het geval dat een teken uitsluitend bestaat uit de vorm van de waar (of uit een grafische voorstelling ervan 48 ) die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. 79 Het algemeen belang dat ten grondslag ligt aan deze bepaling, is door het Hof in het reeds aangehaalde arrest Philips geformuleerd. 80 In deze zaak werd het Hof de vraag gesteld of een teken bestaande uit de vorm van een waar onderscheidend vermogen kon verkrijgen. Het betrof de grafische voorstelling van de vorm en configuratie van het bovenstuk van een elektrisch scheerapparaat, waarbij dit bovenstuk bestaat uit drie ronde scheerkoppen met roterende mesjes, die zijn opgesteld als een gelijkzijdige driehoek. De vennootschap Philips, die gedurende lange tijd als enige elektrische scheerapparaten in deze vorm had aangeboden, was van mening dat de als merk ingeschreven voorstelling onderscheidend vermogen had verkregen tengevolge van deze exclusieve verkopen gedurende een lange periode. 81 In zijn arrest heeft het Hof met name geoordeeld dat een teken dat uitsluitend bestaat in de vorm van een waar, op grond van artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, van de richtlijn niet kan worden ingeschreven indien wordt aangetoond dat de wezenlijke functionele kenmerken van die vorm uitsluitend aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven Om tot een dergelijk oordeel te komen heeft het Hof overeenkomstig vaste rechtspraak de in bovengenoemde bepaling opgesomde weigeringsgrond uitgelegd tegen de achtergrond van het algemeen belang dat eraan ten grondslag ligt Het Hof heeft om te beginnen geoordeeld dat de weigeringsgronden van artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn als ratio hebben te verhinderen dat, als gevolg van de bescherming van het merkrecht, de merkhouder een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt. Volgens het Hof wil deze bepaling aldus vermijden dat het merkrecht verder gaat dan de bescherming van tekens op basis waarvan een waar of dienst van die van concurrenten kan worden onderscheiden, en op die manier eraan in de weg zou komen te staan dat concurrenten ongestoord in 46 Zie met name arresten van 16 september 2004, SAT.1/BHIM (C-329/ 02 P, Jurispr. blz. I-8317, punt 25) en van 29 april 2004, Henkel/BHIM (C-456/01 P en C-457/01 P, Jurispr. blz. I-5089, punten 45 en 46). 47 Het betreft tekens die bestaan uit de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt (eerste streepje), of uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen (tweede streepje), of uit de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft (derde streepje). 48 Zie arrest Philips, reeds aangehaald, punt Ibidem, punt Zie in deze zin reeds aangehaalde arresten Windsurfing Chiemsee (punten 25 t/m 27); Philips (punt 77); Linde e.a. (punt 71) en Libertel (punt 51).

23 1 8 A U G U S T U S B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M concurrentie met de merkhouder waren kunnen aanbieden waarin die technische oplossingen of die gebruikskenmerken aanwezig zijn Wat in het bijzonder artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, van de richtlijn betreft, heeft het Hof geoordeeld dat het door deze bepaling nagestreefde doel van algemeen belang vereist dat een vorm waarvan de wezenlijke kenmerken beantwoorden aan een technische functie, niet aan één onderneming wordt voorbehouden en door eenieder ongestoord kan worden gebruikt. Volgens het Hof zouden de aan het merk verbonden uitsluitende rechten concurrenten immers de mogelijkheid ontnemen om een waar met een dergelijke functie aan te bieden. 52 Het Hof oordeelt derhalve dat, door te bepalen dat inschrijving van de daarin vermelde tekens wordt geweigerd, artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, van de richtlijn de legitieme doelstelling weergeeft, particulieren niet toe te staan een merk in te schrijven teneinde uitsluitende rechten op technische oplossingen te verkrijgen of te bestendigen Het Hof heeft eveneens gepreciseerd dat een teken waarvan de inschrijving op basis van artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn wordt geweigerd, nooit onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 3, kan verkrijgen door het gebruik dat ervan is gemaakt Er dient immers aan te worden herinnerd dat artikel 3, lid 3, van de richtlijn bepaalt dat enkel merken waarvan de inschrijving overeenkomstig artikel 3, lid 1, sub b, c of d, wordt geweigerd, door het gebruik dat ervan is gemaakt een onderscheidend vermogen kunnen hebben verkregen dat zij aanvankelijk niet hadden, en dus als merk kunnen worden ingeschreven. 55 Een teken waarvan de inschrijving wordt geweigerd krachtens artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn, valt derhalve niet binnen de werkingssfeer van deze bepaling. 87 Het Hof heeft in die zaak ten slotte opgemerkt dat het bewijs dat er nog andere vormen bestaan waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen, de in artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, van de richtlijn vermelde grond voor weigering of nietigheid van de inschrijving niet opzij zet Het is mijns inziens duidelijk dat deze redenering ook geldt voor een functioneel kenmerk dat deel uitmaakt van het uiterlijk van een waar. Hoewel dit artikel enkel betrekking heeft op tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm van een waar, ben ik namelijk van mening dat het algemeen belang dat aan deze bepaling ten grondslag ligt, vereist dat de inschrijving wordt geweigerd van een functioneel kenmerk, zoals het in het hoofdgeding aan de orde zijnde. 89 In de eerste plaats zou de inschrijving van het betrokken functionele kenmerk overeenkomstig artikel 5, lid 1, van de richtlijn ertoe leiden dat, zonder enige beperking in de tijd, het uitsluitend recht op gebruik van een technische oplossing aan één marktdeelnemer wordt toegekend. 90 Dit uitsluitend recht zou verzoekster een monopolie toekennen op een technisch en gebruikskenmerk waarnaar de 51 Zie arrest Philips, reeds aangehaald, punt Ibidem, punten 79 en Ibidem, punt Ibidem, punt Ibidem, punten 57 en Ibidem, punt 81. consument mogelijkerwijs in de zakloze stofzuigers van concurrerende ondernemingen zoekt. 91 Aangezien dit uitsluitend recht op gebruik niet enkel betrekking heeft op het functionele kenmerk zoals dat is weergegeven in de inschrijvingsaanvraag, maar zich eventueel uitstrekt tot een groot aantal vormen die dit kenmerk kan aannemen, zou het voor de concurrerende ondernemingen bovendien onmogelijk kunnen zijn om nauwkeurig vast te stellen of en hoe zij nog gebruik kunnen maken van dit kenmerk. 92 Aldus kunnen de toekenning en het bezit van uitsluitende rechten op dit type van functioneel kenmerk concurrerende marktdeelnemers de mogelijkheid ontnemen om een dergelijke functioneel kenmerk te gebruiken, ongeacht de vorm of verschijningsvorm ervan. De toekenning van een dergelijk monopolie zal hun vrijheid derhalve buitensporig beperken in een sector waar technische vooruitgang nochtans berust op een proces van voortdurende verbetering van eerdere vernieuwingen. Het is zelfs gerechtvaardigd te denken dat dit monopolie de komst van nieuwe marktdeelnemers op de markt van zakloze stofzuigers kan belemmeren en de mededinging op de innovatiemarkt kan verlammen. Dit zou derhalve schadelijke gevolgen met zich meebrengen voor de vrije mededinging, die nochtans een van de doelstellingen van de richtlijn vormt. 93 In deze omstandigheden zal de inschrijving als merk van een functioneel kenmerk, zoals het in casu in geding zijnde, mijns inziens afbreuk doen aan het stelsel van onvervalste mededinging dat het EG-Verdrag beoogt te vestigen en handhaven, zoals met name blijkt uit artikel 3, lid 1, sub g en m, EG Een dergelijke inschrijving zou eveneens de in artikel 7 van de TRIPs-overeenkomst vastgestelde doelstelling schenden, volgens welke de bescherming en handhaving van rechten uit hoofde van de intellectuele eigendom niet alleen dient bij te dragen aan de bevordering van technologische vernieuwing en aan de overdracht en verspreiding van technologie, maar eveneens aan het waarborgen van een evenwicht tussen rechten en verplichtingen van de verschillende marktdeelnemers. Aangezien zowel de lidstaten als de Gemeenschap, wat de onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden betreft, 58 partij zijn bij deze overeenkomst, moet artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, van de richtlijn zo veel mogelijk tegen de achtergrond van de bewoordingen en het doel van deze overeenkomst worden uitgelegd. 95 In de tweede plaats kan de inschrijving van een dergelijk kenmerk ertoe leiden dat door middel van het merkrecht uitsluitende rechten worden verkregen of bestendigd op uitvindingen die in feite octrooieerbaar zijn, hetgeen in strijd is met de legitieme doelstelling van artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, van de richtlijn. 96 Er moet dus in elk geval worden vermeden dat het merkrecht wordt misbruikt om een ongerechtvaardigd mede- 57 Krachtens artikel 3, lid 1, sub g en m, EG omvat het optreden van de Gemeenschap onder de voorwaarden en volgens het tijdschema waarin dit Verdrag voorziet: [...] een regime waardoor wordt verzekerd dat de mededinging binnen de interne markt niet wordt vervalst, [...]het versterken van het concurrentievermogen van de industrie van de Gemeenschap. 58 Arrest van 16 juni 1998, Hermès (C-53/96, Jurispr. blz. I-3603, punt 28) en arrest Heidelberger Bauchemie, reeds aangehaald, punt 20.

24 2 5 2 B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M 1 8 A U G U S T U S Verwijzingsbeslissing, punt Zie arresten van 17 oktober 1990, HAG GF (C-10/89, Jurispr. blz. I- 3711, punt 13) en van 23 februari 1999, BMW (C-63/97, Jurispr. blz. I- 905, punt 62). 61 Dit wordt in de rechtspraak van het Hof het specifieke voorwerp van het merkrecht genoemd. Het specifieke voorwerp duidt de kern van het recht van industriële en commerciële eigendom aan. Zie in deze zin arrest van 31 oktober 1974, Winthrop (16/74, Jurispr. blz. 1183). dingingsvoordeel te verkrijgen. Zoals de verwijzende rechter terecht opmerkt: een merk heeft niet als functie om een monopolie te creëren voor technologische vernieuwingen Dienaangaande zij eraan herinnerd dat volgens vaste rechtspraak het merkrecht een essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging [is], dat het Verdrag wil vestigen en handhaven. 60 Door zijn optreden op dit gebied is de gemeenschapswetgever erin geslaagd, dit stelsel te handhaven door ervoor te zorgen dat de merken hun wezenlijke functie kunnen vervullen. Ik herinner eraan dat deze functie daarin is gelegen dat aan de consument met betrekking tot de gemerkte waren de identiteit van de oorsprong wordt gewaarborgd, in dier voege dat hij deze van waren van andere herkomst kan onderscheiden. 98 Teneinde deze functie te waarborgen verleent artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn de merkhouder het uitsluitende recht op gebruik van het onderscheidende teken en beschermt het hem tegen concurrenten die misbruik zouden willen maken van de positie en reputatie van het merk door van dit merk valselijk voorziene waren te verkopen Anders dan de bescherming die door de andere rechten van intellectuele en industriële eigendom wordt verleend, kan de door het merkrecht verleende bescherming echter van onbeperkte duur zijn, onder voorbehoud van het normale gebruik ervan en van betaling van de taksen voor vernieuwing van de inschrijving. 100 Het valt derhalve te vrezen dat sommigen met het merkrecht niet de bescherming beogen van een onderscheidend teken, maar die van een schepping of een industriële innovatie, die vallen onder andere rechten van intellectuele eigendom en waarvan de beschermingsduur in principe in de tijd is beperkt. 101 Hoewel Dyson in het onderhavige geval dus terecht mag worden beloond voor haar onderzoeks- en innovatieve inspanningen en om die reden aanspraak kan maken op uitsluitende rechten voor de exploitatie van haar uitvinding, ben ik van mening dat deze bescherming, vermits het een technologische innovatie betreft, enkel kan worden verleend door de toekenning van een octrooi en niet door de inschrijving van een merk. 102 Gelet op het voorgaande ben ik dus van mening dat artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, van de richtlijn zich verzet tegen de inschrijving als merk van een functioneel kenmerk dat deel uitmaakt van het uiterlijk van een waar. 103 In deze omstandigheden kan het betrokken teken geen onderscheidend vermogen verkrijgen door het gebruik dat ervan is gemaakt in de zin van artikel 3, lid 3, van de richtlijn. 104 Zoals ik reeds heb gesteld in de punten 85 en 86 van deze conclusie, blijkt immers uit de bewoordingen van deze bepaling, evenals uit vaste rechtspraak, dat enkel merken waarvan de inschrijving overeenkomstig artikel 3, lid 1, sub b, c of d, van de richtlijn wordt geweigerd, door het gebruik dat ervan is gemaakt een onderscheidend vermogen kunnen verkrijgen dat zij aanvankelijk niet hadden, en dus als merk kunnen worden ingeschreven Gelet op deze analyse ben ik van mening dat niet behoeft te worden onderzocht aan welke voorwaarden een functioneel kenmerk, zoals het in casu in geding zijnde, moet voldoen om onderscheidend vermogen te kunnen verkrijgen in de zin van artikel 3, lid 3, van de richtlijn. V Conclusie 106 Gelet op het voorgaande, geef ik het Hof in overweging de vragen van de High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division, te beantwoorden als volgt: 1 Een zichtbaar functioneel kenmerk van een waar dat een groot aantal verschijningsvormen kan aannemen, voldoet niet aan de voorwaarden om een merk te kunnen vormen in de zin van artikel 2 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, in die zin dat het geen teken is dat vatbaar is voor grafische voorstelling en dat de waren of diensten van een onderneming kan onderscheiden. 2 In elk geval verzet artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) zich tegen de inschrijving als merk van een zichtbaar functioneel kenmerk van een waar. b Het Hof, enz. Toepasselijke bepalingen Gemeenschapsregeling 3 De richtlijn heeft volgens de eerste overweging van de considerans ervan tot doel, de merkenwetgevingen van de lidstaten aan te passen teneinde de bestaande verschillen uit de weg te ruimen die het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten kunnen belemmeren en de mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt kunnen vervalsen. 4 De zevende overweging van de considerans van de richtlijn bepaalt dat het doel van de aanpassing alleen kan worden bereikt als de verkrijging en het behoud van het recht op een ingeschreven merk in alle lidstaten in beginsel afhankelijk wordt gesteld van gelijke voorwaarden en dat hiertoe een niet-limitatieve opsomming van tekens moet worden vastgesteld die een merk kunnen vormen, vooropgesteld dat zij de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen [...]. 5 Artikel 2 van de richtlijn, Tekens die een merk kunnen vormen, bepaalt: Merken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden. 6 Artikel 3 van de richtlijn, Gronden voor weigering of nietigheid, bepaalt in de leden 1 en 3 ervan: 1. Nietingeschrevenwordenof, indieningeschreven, nietigverklaard kunnen worden: a) tekens die geen merk kunnen vormen; 62 Zie voetnoot 55 van deze conclusie.

25 1 8 A U G U S T U S B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M b) merken die elk onderscheidend vermogen missen; c) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten; [...] e) tekens die uitsluitend bestaan uit: de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt, of de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, of de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft; [...] 3. Een merk wordt niet geweigerd of kan, indien ingeschreven, niet worden nietig verklaard overeenkomstig lid 1, sub b, c of d, indien het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvrage om inschrijving onderscheidend vermogen heeft verkregen. De lidstaten kunnen voorts bepalen dat deze bepaling ook van toepassing is, wanneer het onderscheidend vermogen verkregen is na de aanvrage om inschrijving of na de inschrijving. Nationale regeling 7 De bepalingen van de sections 1(1) en 3(1) van de Trade Marks Act 1994 (merkenwet van 1994; hierna: wet van 1994 ) luiden als volgt: 1. (1) In deze wet wordt onder merken verstaan: alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling en die de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden. Merken kunnen met name worden gevormd door woorden, met inbegripvannamenvanpersonen, tekeningen, letters, cijfers, vormenvan waren of van verpakking. [...] 3. (1) Niet ingeschreven worden: (a) tekens die niet aan de vereisten van section 1(1) voldoen; (b) merken die elk onderscheidend vermogen missen; (c) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten; (d) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden. Een merk wordt niet geweigerd overeenkomstig het bepaalde sub (b), (c) of (d), indien het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, vóórdedatumvandeaanvraagominschrijvingonderscheidend vermogen heeft verkregen. Hoofdgeding en prejudiciële vragen 8 Sinds 1993 produceert en verkoopt Dyson de stofzuiger Dual Cyclone, een zakloze stofzuiger die het vuil en de stofdeeltjes opvangt in een bak van transparante kunststof die deel uitmaakt van het apparaat. 9 Op 10 december 1996 heeft de vennootschap Notetry Ltd, waarvan James Dyson eigenaar is, bij de Registrar een aanvraag ingediend tot inschrijving van zes merken voor reinigings-, boen- en shamponeermachines voor vloeren en tapijten; stofzuigers; tapijtshamponeermachines; vloerboenmachines; onderdelen en accessoires voor alle voornoemde goederen van klasse 9 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Deze aanvraag is op 5 februari 2002 overgedragen aan Dyson. 10 Deze aanvraag werd ingetrokken met betrekking tot vier van deze merken, maar werd gehandhaafd voor de twee andere merken die beide als volgt worden beschreven: [het] merk bestaat uit een transparante bak of verzamelkamer die deel uitmaakt van de buitenkant van een stofzuiger, zoals wordt getoond op de afbeelding. Bij elk van deze beschrijvingen was een afbeelding gevoegd van het betrokken model zakloze stofzuiger dat door Dyson wordt geproduceerd en verkocht. 11 De aanvraag werd afgewezen bij beslissing van de Registrar, die op 23 juli 2002 door de Hearing Officer werd bevestigd. Dyson heeft tegen deze laatste beslissing beroep ingesteld bij de High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division. De High Court was van oordeel dat de twee betrokken merken elk onderscheidend vermogen misten in de zin van section 3(1), eerste alinea, sub b, van de wet van 1994 en dat deze merken voorts kenmerken van de in de inschrijvingsaanvraag opgegeven waren beschreven in de zin van section 3(1), eerste alinea, sub c, van die wet. De High Court vraag zich evenwel af of deze merken op de datum van de aanvraag, te weten in 1996, geen onderscheidend vermogen hadden verkregen door het gebruik ervan in de zin van section 3(1), tweede alinea, van de wet van Dienaangaande is de High Court van mening dat de consumenten in 1996 de transparante verzamelbak opvatten als een aanwijzing dat het een zakloze stofzuiger betrof en voorts door reclame en door het ontbreken van een concurrerend product Dyson had in die tijd een feitelijk monopolie op dit soort waar wisten dat de zakloze stofzuigers door Dyson werden geproduceerd. Daarentegen beklemtoont zij dat Dyson op dat ogenblik de transparante verzamelbak nog niet actief als merk had gepromoot. Gelet op punt 65 van het arrest van 18 juni 2002, Philips (C-299/ 99, Jurispr. blz. I-5475), vraagt de High Court zich dus af of louter een feitelijk monopolie voldoende kan zijn om onderscheidend vermogen te verlenen, rekening houdend met het feit dat de waar wordt geassocieerd met de producent, dan wel of ook dient te worden geëist dat het teken als merk wordt gepromoot. 13 Daarop heeft de High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division, de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld: 1) Is het in een geval waarin een aanvrager een teken (dat geen vorm is) heeft gebruikt dat bestaat uit een functioneel kenmerk dat deel uitmaakt van het uiterlijk van een nieuwe soort waar, waarbij de aanvrager tot de datum van de merkaanvraag een feitelijk monopolie op die waren heeft gehad, voor het verkrijgen van onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 3, van de [richtlijn] voldoende dat een aanzienlijk deel van het relevante publiek op de datum van de aanvraag de van dit teken voorziene betrokken waren is gaan associëren met de aanvrager en met geen enkele andere producent? 2) Wat is er, indien dat niet voldoende is, verder nodig opdat het teken onderscheidend vermogen verkrijgt, en is het met name noodzakelijk dat degene die het teken heeft gebruikt, het als merk heeft gepromoot? 14 Bij beschikking van 12 oktober 2004 heeft het Hof overeenkomstig artikel 54, derde alinea, van het Statuut van het

26 2 5 4 B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M 1 8 A U G U S T U S Hof de behandeling geschorst tot de einduitspraak van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen in de zaak Dyson/BHIM (stofzuiger) (T-278/02), die dezelfde vraag van uitlegging als de onderhavige zaak betrof. 15 Met haar beroep bij het Gerecht verzocht Dyson om vernietiging van de beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) waarbij de inschrijving werd geweigerd van een merk bestemd voor reinigings-, boen- en shamponeermachines voor vloeren en tapijten; stofzuigers; tapijtshamponeermachines; vloerboenmachines; onderdelen en accessoires voor alle voornoemde goederen. Op het formulier van de inschrijvingsaanvraag had Dyson het aangevraagde merk beschreven als volgt: Het merk bestaat uit een transparante bak of verzamelkamer die deel uitmaakt van de buitenkant van een stofzuiger. 16 Nadat Dyson deze inschrijvingsaanvraag had ingetrokken, heeft het Gerecht bij beschikking van 14 november 2005 overeenkomstig artikel 113 van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht geoordeeld dat het beroep zonder voorwerp was geraakt en dat er dus niet op behoefde te worden beslist. Bijgevolg is op dezelfde datum de behandeling van de zaak voor het Hof hervat. Beantwoording van de prejudiciële vragen 17 Met zijn vragen wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen onder welke voorwaarden een teken onderscheidend vermogen kan verkrijgen in de zin van artikel 3, lid 3, van de richtlijn, wanneer zoals in casu de marktdeelnemer die dit teken heeft gebruikt, voor de indiening van zijn merkaanvraag een feitelijk monopolie bezat op de van dit teken voorziene waar. 18 Uit de verwijzingsbeslissing blijkt dat deze vragen worden gesteld naar aanleiding van een door Dyson ingediende aanvraag tot inschrijving van twee merken die volgens de bewoordingen van die aanvraag bestaan uit een transparante bak of verzamelkamer die deel uitmaakt van de buitenkant van een stofzuiger, zoals wordt getoond op de afbeelding. 19 Zoals Dyson herhaaldelijk zowel in haar schriftelijke opmerkingen als ter terechtzitting heeft gepreciseerd, en zoals de nationale rechterlijke instantie zelf in haar verwijzingsbeslissing heeft vastgesteld, beoogt deze aanvraag niet de inschrijving van een merk voor een of meer specifieke vormen van een transparante verzamelbak aangezien de vormen die in de aanvraag grafisch zijn voorgesteld, slechts voorbeelden van een dergelijke bak zijn, maar de inschrijving van een merk voor de bak zelf. Verder staat vast dat deze merken niet een bepaalde kleur hebben, maar worden gekenmerkt door het ontbreken van een specifieke kleur en dus door transparantie, zodat de consument kan vaststellen hoeveel stof zich in de verzamelbak bevindt en kan zien wanneer deze vol is. 20 Bijgevolg heeft de merkaanvraag in het hoofdgeding betrekking op alle denkbare vormen van een transparante verzamelbak die deel uitmaakt van de buitenkant van een stofzuiger. 21 In haar schriftelijke opmerkingen en ter terechtzitting heeft de Commissie van de Europese Gemeenschappen aangevoerd dat het voorwerp van een dergelijke aanvraag geen teken in de zin van artikel 2 van de richtlijn is, en dat het dus niet als merk kan worden ingeschreven. Hoewel deze kwestie niet door de verwijzende rechter is opgeworpen, moet dus eerst worden nagegaan of het voorwerp van deze aanvraag voldoet aan de voorwaarden van artikel 2 van de richtlijn, alvorens in voorkomend geval artikel 3 van deze richtlijn uit te leggen. 22 Volgens Dyson en de regering van het Verenigd Koninkrijk staat het niet aan het Hof om in het kader van een prejudiciële verwijzing krachtens artikel 234 EG ambtshalve een vraag op te werpen die door de verwijzende rechter niet werd behandeld. Ter terechtzitting hebben deze partijen in dit verband beklemtoond dat de Registrar tijdens de administratieve procedure eerst bezwaren had geuit met betrekking tot de vraag of het voorwerp van de aanvraag van Dyson een teken is dat een merk kan vormen, en deze bezwaren vervolgens liet vallen toen Dyson de aanvraag voor vier van de zes merken om inschrijving waarvan zij oorspronkelijk had verzocht, introk. 23 Het is juist dat het volgens de rechtspraak uitsluitend aan de verwijzende rechter staat om het voorwerp te bepalen van de vragen die hij aan het Hof wil stellen. Het is immers uitsluitend een zaak van de nationale rechter aan wie het geschil is voorgelegd en die de verantwoordelijkheid voor de te geven rechterlijke beslissing draagt om, gelet op de bijzonderheden van het concrete geval, de noodzaak van een prejudiciële beslissing voor het wijzen van zijn vonnis te beoordelen alsmede de relevantie van de vragen die hij aan het Hof voorlegt (zie in die zin arresten van 16 maart 1999, Castelletti, C-159/97, Jurispr. blz. I-1597, punt 14, en 6 juli 2006, Kersbergen-Lap en Dams-Schipper, C-154/05, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 21). 24 Zelfs indien de verwijzende rechter zijn verzoek formeel beperkt tot de uitlegging van bepaalde gemeenschapsrechtelijke bepalingen die in aanmerking kunnen komen, belet een en ander evenwel niet dat het Hof de nationale rechter alle uitleggingsgegevens met betrekking tot het gemeenschapsrecht verschaft die nuttig kunnen zijn met het oog op een beslissing in de bij hem aanhangige zaak, ongeacht of er in zijn vragen naar wordt verwezen (zie in die zin arresten van 29 april 2004, Weigel, C-387/01, Jurispr. blz. I-4981, punt 44, en 21 februari 2006, Ritter-Coulais, C-152/03, Jurispr. blz. I-1711, punt 29). 25 Artikel 3, lid 1, sub a, van de richtlijn bepaalt dat tekens die geen merk kunnen vormen, niet worden ingeschreven of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden. Deze bepaling verhindert dus de inschrijving van tekens die niet voldoen aan de voorwaarden van artikel 2 van de richtlijn, dat vastlegt welke soorten tekens een merk kunnen vormen (zie in die zin arrest Philips, reeds aangehaald, punt 38). 26 Anders dan Dyson en de regering van het Verenigd Koninkrijk aanvoeren, dient in deze omstandigheden eerst te worden onderzocht of het voorwerp van de betrokken aanvraag kan worden aangemerkt als een teken dat een merk kan vormen in de zin van artikel 2 van de richtlijn, ook al heeft de formulering van de vragen van de verwijzende rechter alleen betrekking op artikel 3 van de richtlijn en ook al heeft deze rechter die kwestie in het hoofdgeding niet behandeld(zieindiezinarrestvan6 mei2003,libertel,c-104/ 01, Jurispr. blz. I-3793, punt 22). 27 Artikel 2 van de richtlijn bepaalt dat alle tekens merken kunnen vormen, op voorwaarde dat zij vatbaar zijn voor

27 1 8 A U G U S T U S B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M grafische voorstelling alsmede de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden (arrest Philips, reeds aangehaald, punt 32, en arrest van 12 december 2002, Sieckmann, C-273/00, Jurispr. blz. I-11737, punt 39). 28 Bijgevolg kan het voorwerp van een aanvraag slechts een merk in de zin van artikel 2 van de richtlijn vormen, indien aan drie voorwaarden is voldaan. In de eerste plaats moet het als zodanig een teken vormen. In de tweede plaats moet dit teken vatbaar zijn voor grafische voorstelling. In de derde plaats moet dit teken geschikt zijn om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen (zie in die zin arrest Libertel, reeds aangehaald, punt 23, en arrest van 24 juni 2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, Jurispr. blz. I-6129, punt 22). 29 Volgens de Commissie voldoet de door Dyson ingediende aanvraag niet aan de eerste voorwaarde. Haar aanvraag heeft immers betrekking op een concept, in casu het concept van een transparante verzamelbak van een stofzuiger, ongeacht de vorm ervan. Aangezien een concept niet kan worden waargenomen door een van de vijf zintuigen en het enkel een beroep doet op de verbeelding, is het geen teken in de zin van artikel 2 van de richtlijn. Kon een concept een merk vormen, dan zou de aan artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn ten grondslag liggende gedachte, te weten te verhinderen dat als gevolg van de bescherming van het merkrecht de merkhouder een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskenmerken van een waar, op losse schroeven komen te staan. Vermeden moet dus worden dat dit voordeel kan worden verkregen door inschrijving van alle vormen die een bepaald functioneel kenmerk kan aannemen, hetgeen het geval zou zijn indien inschrijving mogelijk was van een concept dat tal van feitelijke verschijningsvormen kan omvatten. 30 Dyson, op dit punt ondersteund door de regering van het Verenigd Koninkrijk, is daarentegen van mening dat, zoals zij ter terechtzitting heeft opgemerkt, een concept weliswaar geen teken is dat als merk kan worden ingeschreven, maar haar aanvraag wel een teken in de zin van artikel 2 van de richtlijn betreft. Het begrip teken, dat in de rechtspraak ruim wordt gedefinieerd, doelt immers op elke boodschap die door een van de vijf zintuigen kan worden waargenomen. Uit het hoofdgeding blijkt dat de consumenten de transparante verzamelbak waarop de aanvraag betrekking heeft, associëren met Dyson. Bovendien kan de consument deze verzamelbak, die een materieel onderdeel van de stofzuiger vormt, zien en vaststellen dat hij transparant is. De transparante verzamelbak is dus visueel waarneembaar en kan derhalve niet worden geacht het resultaat te zijn van de verbeelding van de consument. 31 Dienaangaande zij eraan herinnerd dat volgens artikel 2 van de richtlijn met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, tekens zijn die merken kunnen vormen. 32 Deze bepaling noemt weliswaar slechts twee- of driedimensionale tekens die visueel waarneembaar zijn en die dus door middel van letters of lettertekens of door een afbeelding kunnen worden voorgesteld, maar uit de tekst van zowel artikel 2 als de zevende overweging van de considerans van de richtlijn, die spreekt van een niet-limitatieve opsomming van tekens die een merk kunnen vormen, blijkt dat dit geen uitputtende opsomming is. Het Hof heeft derhalve reeds geoordeeld dat, hoewel artikel 2 van de richtlijn geen tekens noemt die als zodanig niet visueel kunnen worden waargenomen, zoals klanken of geuren, die tekens niet met zoveel woorden uitgesloten zijn (arrest Sieckmann, reeds aangehaald, punten 43 en 44, en arrest van 27 november 2003, Shield Mark, C-283/01, Jurispr. blz. I-14313, punten 34 en 35). 33 Evenwel kan niet worden aanvaard dat het voorwerp van elke merkaanvraag noodzakelijkerwijs een teken in de zin van artikel 2 van de richtlijn is, omdat anders deze voorwaarde een dode letter zou worden. 34 Zoals het Hof reeds heeft vastgesteld, heeft dat vereiste met name tot doel, te verhinderen dat het merkrecht wordt misbruikt om een ongerechtvaardigd mededingingsvoordeel te verkrijgen (arrest Heidelberger Bauchemie, reeds aangehaald, punt 24). 35 In casu staat vast dat de merkaanvraag in het hoofdgeding geen betrekking heeft op een specifiek type transparante verzamelbak die deel uitmaakt van de buitenkant van een stofzuiger, maar op algemene en abstracte wijze op alle denkbare vormen van een dergelijke verzamelbak. 36 Dienaangaande kan Dyson niet aanvoeren dat het voorwerp van haar merkaanvraag in het hoofdgeding visueel waarneembaar is. De consument kan immers niet het voorwerp van deze aanvraag visueel vaststellen, maar wel twee grafische voorstellingen ervan zoals die in de aanvraag zijn opgenomen. Deze voorstellingen kunnen evenwel niet worden gelijkgesteld aan het voorwerp van de aanvraag, aangezien zij enkel voorbeelden daarvan zijn, zoals Dyson herhaaldelijk heeft beklemtoond. 37 Anders dan de aanvragen die hebben geleid tot de reeds aangehaalde arresten Sieckmann en Shield Mark, kan het voorwerp van de aanvraag in het hoofdgeding derhalve een veelheid aan verschillende verschijningsvormen aannemen en is het dus niet bepaald. Zoals de advocaat-generaal in punt 51 van zijn conclusie in wezen heeft opgemerkt, hangen de vorm, de afmetingen, de aanbiedingsvorm en de opbouw van dit voorwerp immers zowel af van de door Dyson ontwikkelde stofzuigermodellen als van de technologische vernieuwingen. Bovendien biedt transparantie de mogelijkheid om gebruik te maken van uiteenlopende kleuren. 38 Gelet op de aan het merk verbonden uitsluitende rechten, zou de houder van een merk voor een dergelijk onbepaald voorwerp een ongerechtvaardigd mededingingsvoordeel verkrijgen in strijd met het door artikel 2 van de richtlijn nagestreefde doel, aangezien hij het recht zou hebben om te beletten dat zijn concurrenten stofzuigers kunnen aanbieden die een of andere soort van transparante verzamelbak aan de buitenkant hebben, ongeacht de vorm ervan. 39 Het voorwerp van de merkaanvraag die in het hoofdgeding aan de orde is, is dus in werkelijkheid niet meer dan een eigenschap van de betrokken waar en is dus geen teken in de zin van artikel 2 van de richtlijn (zie in die zin arrest Libertel, reeds aangehaald, punt 27). 40 Mitsdien moet aan de verwijzende rechter worden geantwoord dat artikel 2 van de richtlijn aldus dient te worden uitgelegd dat het voorwerp van een aanvraag tot inschrijving van merken zoals die welke in het hoofdgeding is ingediend, die betrekking heeft op alle denkbare vormen van een transparante bak of verzamelkamer die deel uitmaakt van de buitenkant van een stofzuiger, geen teken in

28 2 5 6 B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M 1 8 A U G U S T U S de zin van die bepaling is en derhalve geen merk in de zin daarvan kan vormen. 41 In deze omstandigheden behoeft artikel 3, lid 3, van de richtlijn niet te worden uitgelegd. Kosten 42 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking. Het Hof van Justitie (Derde kamer) verklaart voor recht: Artikel 2 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, dient aldus te worden uitgelegd dat het voorwerp van een aanvraag tot inschrijving van merken zoals die welke in het hoofdgeding is ingediend, die betrekking heeft op alle denkbare vormen van een transparante bak of verzamelkamer die deel uitmaakt van de buitenkant van een stofzuiger, geen teken in de zin van die bepaling is en derhalve geen merk in de zin daarvan kan vormen. Noot Een kenmerk is nog geen teken De merkaanvraag van stofzuigerfabrikant Dyson waar het in deze zaak om gaat, heeft volgens het HvJ EG betrekking op alle denkbare vormen van een transparante verzamelbak die deel uitmaakt van de buitenkant van een stofzuiger (ov. 20). Deze omschrijving klinkt nogal ruim en onbepaald en wekt bovendien de indruk dat een poging wordt gedaan om via het merkenrecht een technisch bepaald onderdeel te monopoliseren. De transparantie van de bak heeft namelijk het voordeel dat de consument kan vaststellen hoeveel stof zich in de verzamelbak bevindt en kan zien wanneer deze vol is (ov. 19). Het lijkt minder wenselijk dat het verschijnsel transparante verzamelbak voor stofzuigers an sich via het merkenrecht beschermd zou kunnen worden. De realiteit is evenwel dat, omdat Dyson geruime tijd als enige een tamelijk opvallende zakloze stofzuiger verkocht met als belangrijkste kenmerk een transparante verzamelbak (een feitelijk monopolie), een aanzienlijk deel van het publiek de transparante verzamelbak uitsluitend is gaan associëren met Dyson. Met andere woorden: de transparante verzamelbak heeft door inburgering onderscheidend vermogen verkregen. Nu hadden de weigeringsinstanties (in dit geval de Registrar of Trade marks en de High Court) er voor kunnen kiezen om deze merkaanvrage te toetsen aan de weigeringsgronden voor vormmerken van art. 3 lid 1 sub e Rl (aard v/d waar, technische bepaaldheid/ wezenlijke waarde). Dan was de vraag geplaatst in dezelfde sleutel als het driekoppige scheerapparaat van Philips: wat is noodzakelijk om een technische uitkomst te verkrijgen? Uit het arrest Philips/Remington is bekend dat als de transparante verzamelbak niet over de drempel van art. 3 lid 1 sub e Rl heen zou komen, inburgering daar geen verandering in zou kunnen brengen. De High Court kiest echter voor een benadering, waarbij dit gerecht er expliciet vanuit gaat dat het in casu niet om een vormmerk gaat (zie ov. 13). Dat is enerzijds te begrijpen omdat het op zich (juist) niet om de (precieze) vorm gaat, maar om een ander kenmerk, te weten de transparantie. Transparantie is inderdaad als zodanig geen vorm. Feit is echter wel dat met de aanvrage (een onbepaald aantal) vormen worden geclaimd met dat kenmerk. Reden waarom deze merkinschrijving misschien toch maar beter ook aan art. 3 lid 1 sub e Rl had kunnen worden getoetst (zie hierna). De High Court vraagt niet letterlijk, maar in feite: kan een functioneel kenmerk (niet zijnde een vorm) dat deel uitmaakt van het uiterlijk van een nieuwe soort waar, waarbij de aanvrager tot de datum van de merkaanvraag een feitelijk monopolie op die waren heeft gehad, onderscheidend vermogen hebben verworven door inburgering en als merk worden ingeschreven? Dit is om verschillende redenen een interessante vraag. Ten eerste kan men zich afvragen waarom het volgens de High Court in casu niet om een vormmerk gaat. Misschien omdat de aanvrage daarvoor te onbepaald is, zij ziet immers niet op een bepaalde vorm. Daarover later. Ten tweede wordt benadrukt dat het om een functioneel kenmerk gaat, dat ook nog eens deel uitmaakt van het uiterlijk van een nieuwe soort waar. Dit lijkt van belang en kleurt de vraagstelling omdat het (toch) lijkt te verwijzen naar een technische uitkomst in de zin van art. 3 lid 1 sub e Rl. Ten derde is van belang dat het gaat om een kenmerk dat kennelijk is ingeburgerd ten gevolge van een periode van feitelijk monopolie op een (nieuw) soort waar. Nu is inburgering meestal het gevolg van het feit dat een bepaald teken gedurende een bepaalde periode als enige is gebruikt. Sterker nog, als een teken niet gedurende een bepaalde periode door een bepaalde onderneming als enige is gevoerd kan het publiek het in de regel helemaal niet als herkomstaanduiding zijn gaan opvatten. Het feitelijke monopolie op het gebruik van het teken is dus niet het bijzondere, het bijzondere is dat het samenhangt met een feitelijk monopolie op de betrokken (nieuwe) soort waren en in casu mogelijk ook met het bestaan van octrooien en modelrechten op het principe van de zakloze stofzuiger. Dit is een fascinerende vraag die niet alleen op nieuwe maar ook op oude soorten waren betrekking kan hebben. Is de kleur geel voor treindiensten van de NS als kleurmerk ingeburgerd, nu de NS in Nederland (vrijwel) een monopolie heeft op treindiensten? Dezelfde vraag kan gesteld worden m.b.t. tot PTT-groen. De PTT had lange tijd een monopolie op telefoondiensten dus het publiek associeerde PTT-groen ongetwijfeld met PTT, maar óók met het verschijnsel telefoondiensten in het algemeen. Misschien was het dus ook wel een soortkleur i.p.v. een kleurmerk. Is Staatsloterij of Lotto een merk als er maar één Staatsloterij en één Lotto is? Het Bundesgerichtshof heeft zich begin 2006 over deze vraag uitgesproken in een zaak over de aanduiding Lotto (BGH 19 januari 2006, IZB11/04): Auch wenn Verbraucher Lotto mit den staatlichen Lotteriegesellschaften in Verbindung brächten, sei dies noch nicht zwingend ein

29 1 8 A U G U S T U S B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M Beweis für einen Bedeutungswandel von einer beschreibenden Angabe zu einem Herkunftshinweis. Denn eine solche Assoziation lasse sich ohne weiteres damit erklären, dass die staatlichen Lotteriegesellschaften im Inland über ein Monopol zur Veranstaltung solcher Spiele verfügten und daher vor allem Spiele wie die von den Lotteriegesellschaften veranstalteten Lottospiele mit diesem Gattungsbegriff bezeichnet würden. Argumenten voor een mogelijk (ontkennend) antwoord op de door de High Court gestelde vragen zijn dus te vinden in de Duitse merkenrechtspraak, zij het dat daar direct bij moet worden aangetekend dat het daar niet alleen om een feitelijk, maar ook een door de Staat in stand gehouden monopolie ging. (Dus wel vergelijkbaar met de NS, de Staatsloterij en de Lotto bij ons nu en de PTT vroeger). Het HvJ EG gooit het evenwel over een geheel andere boeg. Het Hof beantwoordt de vraag van de High Court als zodanig niet, maar formuleert een nieuwe vraag: is het geclaimde kenmerk wel een teken in de zin van art. 2 Rl? Het mag duidelijk zijn dat als die vraag ontkennend beantwoord wordt, de vraag zoals de High Court die stelde voor dit feitencomplex niet meer relevant is. De Europese Commissie was van oordeel dat de door Dyson ingediende aanvraag betrekking heeft op een concept, in casu het concept van een transparante verzamelbak van een stofzuiger, ongeacht de vorm ervan. Omdat een concept niet kan worden waargenomen door een van de vijf zintuigen en het enkel een beroep doet op de verbeelding, zou het geen teken zijn in de zin van artikel 2 van de richtlijn. Kon een concept een merk vormen, dan zou de aan artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn ten grondslag liggende gedachte, te weten te verhinderen dat als gevolg van de bescherming van het merkrecht de merkhouder een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskenmerken van een waar, op losse schroeven komen te staan (ov. 29). Dyson en het Verenigd Koninkrijk geven toe dat een concept geen merk kan zijn, maar menen dat het in casu niet gaat om een concept, maar om een visueel waarneembaar teken. Het publiek associeert een transparante verzamelbak immers met Dyson én een transparante verzamelbak is visueel waarneembaar. Het Hof gaat hier aanvankelijk niet concreet op in, maar kiest weer een iets andere koers. Eerst herinnert het hof er aan dat de opsomming van art. 2 Rl niet limitatief is, verwijzend naar de arresten Sieckmann en Libertel. En dan volgt: Evenwel kan niet worden aanvaard dat het voorwerp van elke merkaanvraag noodzakelijkerwijs een teken in de zin van artikel 2 van de richtlijn is, omdat anders deze voorwaarde een dode letter zou worden (ov. 33). Deze zinsnede overtuigt op zichzelf niet. Het is namelijk best denkbaar en aanvaardbaar dat een onderdeel van een definitie geen beperking in zich bergt en in die zin een dode letter is, of minder negatief geformuleerd: een neutraal begrip. Waar het om gaat is dat ergens in de definitie van wat een merk kan zijn iets gelezen moet worden waardoor kenmerken, begrippen of concepten die zintuiglijk waarneembaar zijn maar zo ruim of algemeen zijn geformuleerd dat ze tot onwenselijke monopolisering zouden leiden, buiten de deur van het merkenrecht worden gehouden. De consequentie van het niet stellen van een dergelijke beperking is niet aanvaardbaar. Voorkomen moet worden dat het merkrecht wordt misbruikt om een ongerechtvaardigd mededingingsvoordeel te verkrijgen (ov. 34). Maar wanneer is er sprake van misbruik en van een ongerechtvaardigd mededingingsvoordeel? Het is duidelijk dat het Hof van oordeel is dat een merkenrechtelijk monopolie op alle denkbare vormen van een transparante verzamelbak een dergelijk ongerechtvaardigd mededingingsvoordeel oplevert. Daarmee is evenwel nog niet duidelijk gemaakt of en waarom de door het Hof gewenste beperking in het begrip teken moet worden gelezen. M.i. laat het Hof vervolgens enkele verschillende redeneringen door elkaar heen lopen, waardoor helaas niet duidelijk is welke invulling precies aan het tekenvereiste wordt gegeven. Allereerst stelt het Hof dat het voorwerp van de merkaanvrage niet visueel waarneembaar is. De consument kan immers het voorwerp van deze aanvraag niet concreet visueel vaststellen, het gaat immers om alle denkbare vormen. Anders dan de merkaanvragen van Shieldmark en Sieckmann kan die van Dyson een veelheid aan verschillende verschijningsvormen aannemen en is het dus niet bepaald (ov. 37). Die redenering is wel te volgen, maar het Hof noemt hier (wijselijk) niet het arrest Libertel. Van een abstract kleurmerk kan immers ook gezegd worden dat dit een veelheid aan verschillende verschijningsvormen kan aannemen (en dus niet bepaald is). De kern van de zaak is evenwel dat het Hof van mening is dat het onwenselijk zou zijn als Dyson via een merkrecht de mogelijkheid zou krijgen om te beletten dat zijn concurrenten stofzuigers kunnen aanbieden die een of andere soort van transparante verzamelbak aan de buitenkant hebben, ongeacht de vorm ervan (ov. 38). Het Hof vervolgt: Het voorwerp van de merkaanvraag die in het hoofdgeding aan de orde is, is dus in werkelijkheid niet meer dan een eigenschap van de betrokken waar en is dus geen teken in de zin van artikel 2 van de richtlijn [...] (ov. 39) Een eigenschap van de waar en dus geen teken. Maar een kleur en een concrete vorm zijn ook eigenschappen van de waar en worden toch als teken en (bij voldoende onderscheidend vermogen) als merk aangemerkt (zie hierna). Vervolgens wordt, tamelijk apodictisch, geoordeeld dat het voorwerp van de bewuste merkaanvrage die betrekking heeft op alle denkbare vormen van een transparante bak of verzamelkamer die deel uitmaakt van de buitenkant van een stofzuiger, geen teken in de zin van die bepaling is en derhalve geen merk in de zin daarvan kan vormen. Het Hof maakt m.i. al met al echter niet goed duidelijk waarom het voorwerp van de bewuste merkaanvrage nu precies geen teken is. Dat een te ruime of algemene merkaanvrage onwenselijk is, vanwege mogelijke te ruime monopolisering is duidelijk. Dat een technisch bepaalde vorm niet via het merkenrecht gemonopoliseerd zou moeten worden is ook begrijpelijk. Maar het Hof maakt niet goed duidelijk waarom deze gewenste beperkingen in het begrip teken gelezen moeten worden. Eerder introduceerde het Hof vergelijkbare beper-

30 2 5 8 B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M 1 8 A U G U S T U S kingen door invulling van het begrip vatbaar voor grafische voorstelling en het begrip algemeen belang. Nu kiest het Hof voor een vergelijkbare beperking via invulling van het begrip teken. Dit leidt er allereerst toe dat we een nieuw Oberbegriff moeten kiezen, want teken is daar niet meer geschikt voor, nu dat een specifieke invulling krijgt. Het Hof spreekt van het voorwerp van een aanvraag en die aanduiding wordt hier verder ook gebruikt De stelling dat niet ieder voorwerp van een aanvraag betrekking heeft op een teken is niet nieuw. Het Hof verwijst naar zijn Libertel-arrest waarin hij overwoog: In dit verband moet worden opgemerkt dat een kleur als zodanig niet vermoed kan worden een teken te zijn. Gewoonlijk is een kleur niet meer dan een eigenschap van voorwerpen. Zij kan echter wel een teken zijn. Of dit het geval is, hangt af van de context waarin zij wordt gebruikt. Een kleur kan dus als zodanig in relatie tot een waar of dienst een teken vormen (ov. 27 Libertel). Vervolgens onderzocht het hof in die zaak m.i. in feite alleen wanneer een kleur onderscheidend vermogen had en op de juiste manier grafisch wordt weergegeven (kleurcodes etc.). Wanneer een kleur nu precies wel of niet niet als teken moet worden aangemerkt wordt uit dat arrest niet duidelijk. Quaedvlieg schreef in zijn noot onder Libertel: Volgens ons geldt het zijn van een teken niet als afzonderlijke voorwaarde in het merkenrecht. Wat het Hof zoekt onder het begrip teken, behelst niets andersdandeeisvanhethebbenvanonderscheidendvermogen. Geeft men het teken echter een eigen leven, dan kruipt de term als een dikke, zwijgende mistbank het merkenrecht binnen, onderlegd met een horrorfilm-achtige laag glibberijzel, te weten het context-begrip. Ik was (en ben) het van harte met hem eens en verwijs daarom ook kortheidshalve naar de anderhalve pagina die Quaedvlieg er aan besteedt. In het arrest Heidelberger Bauchemie komt het Hof terug op het teken- en context-vereiste en overweegt dan: Zelfs binnen de specifieke context van de handel worden kleuren en kleurencombinaties doorgaans gebruikt omwille van hun aantrekkingskrachtofterversiering, zonderdatdaarbijenigebetekeniswordtovergebracht. Het is echter niet uitgesloten dat een kleur of kleurencombinatie met betrekking tot een waar of dienst een teken kan vormen. Voor de toepassing van artikel 2 van de richtlijn moet worden aangetoond dat de kleuren of kleurencombinaties waarvan de inschrijving als merk is aangevraagd, in de context waarin het wordt gebruikt, daadwerkelijk als een teken overkomen. Dat vereiste heeft tot doel, te verhinderen dat het merkrecht wordt misbruikt om een ongerechtvaardigd mededingingsvoordeel te verkrijgen. (ov. 23/ 24 Heidelberger Bauchemie). Vereist is dus dat door een voorwerp van een aanvraag enige betekenis wordt overgebracht. Aangetoond moet worden dat een voorwerp van een aanvraag in de context waarin zij worden gebruikt, daadwerkelijk als een teken overkomt. (Let wel: het gaat er nog niet om of het als merk (onderscheidingsteken) overkomt, maar slechts of het als teken overkomt). Daarvan is kennelijk geen sprake als het voorwerp van de aanvraag slechts omwille van zijn aantrekkingskracht of ter versiering wordt aangebracht. Dit hoogst subjectieve en glibberige context-vereiste laat ik hier verder rusten. Ik kan mij evenwel niet aan de indruk onttrekken dat het Hof in deze Dyson zaak een andersoortige invulling aan het teken-vereiste geeft. Niet zozeer de context waarin het voorwerp van de aanvraag gebruikt wordt, lijkt hier van belang maar de vraag of het merk wel voldoende bepaald is en niet te technisch bepaald. Die rationes hebben echter (gelukkig) niets te maken met de horrorfilm-achtige laag glibberijzel van het context-begrip. Het feit echter dat nu andersoortige invulling aan het teken -vereiste lijkt te worden gegeven dan in de kleurmerk-zaken maakt één en ander niet veel grijpbaarder. Het claimen van (kort gezegd) het kenmerk doorzichtige bak, ongeacht de vorm moet niet kunnen (via het merkenrecht en ook niet via enig ander IE-recht zou ik menen). En als je dus een merkaanvraag indient voor het kenmerk doorzichtige bak, ongeacht de vorm, moet die aanvrage op één of andere grond worden afgewezen. M.i. had het Hof de aanvrage misschien ook wel, en m.i. zelfs beter, kunnen afwijzen op grond van het vereiste van vatbaarheid voor grafische voorstelling, zoals uitgewerkt in het Sieckmann en het Heidelberger Bauchemie arrest. Misschien was de aanvrage van Dyson in casu wel niet door middel van figuren, lijnen of lettertekens voldoende duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief (in de zin van het Sieckmann-arrest). In Heidelberger Bauchemie ging het om een combinatie van kleuren die in alle denkbare vormen worden gebruikt. Daarover was het oordeel dat deze omschrijving onvoldoende nauwkeurig en duurzaam was. Het Hof legt immers zelf ook nadruk op het vereiste van visuele waarneembaarheid in combinatie met grafische voorstelling: Dienaangaande kan Dyson niet aanvoeren dat het voorwerp van haar merkaanvraag in het hoofdgeding visueel waarneembaar is. De consument kan immers niet het voorwerp van deze aanvraag visueel vaststellen, maar wel twee grafische voorstellingen ervan zoals die in de aanvraag zijn opgenomen. Deze voorstellingen kunnen evenwel niet worden gelijkgesteld aan het voorwerp van de aanvraag, aangezien zij enkel voorbeelden daarvan zijn, zoals Dyson herhaaldelijk heeft beklemtoond (ov. 36). Ik vind dat geen vreemde redenering: als die twee grafische voorstellingen slechts voorbeelden zijn van iets veel omvangrijkers dat Dyson zou claimen, dan volgt daaruit dus dat hetgeen Dyson daadwerkelijk claimt zich niet leent voor(voor voldoende nauwkeurige en duurzame ) grafische voorstelling. Daar staat tegenover dat een omschrijving als (bij wijze van spreken) wij claimen iedere doorzichtige bak als merk een vorm van (alfanumerieke en dus) grafische weergave is, die op zichzelf glashelder is. Afgezien van de visuele waarneembaarheid en de grafische voorstelling wil het Hof evenwel duidelijk maken dat de aanvrage, los van de weergave, zou leiden tot onwenselijke monopolisering van een kenmerk van de waar. Maar niet zo maar een kenmerk, een kenmerk dat door de aard van de waar bepaald wordt, of dat noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. En dan zijn we weer aanbeland

31 1 8 A U G U S T U S B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M bij art 3 lid 1 sub e Rl en kan de vraag gesteld worden of de in casu gewenste beperking op het merkbegrip niet in die bepaling gevonden moet worden. Daar is ook wel iets voor te zeggen, want dit te onbepaalde, moeilijk grafisch weer te geven kenmerk heeft in wezen immers betrekking op een (te onbepaalde) vorm. M.i. had het hof er daarom ook voor kunnen kiezen om de gewenste beperking inderdaad binnen art 3 lid 1 sub e Rl te vinden. Het Hof doet ook dat niet maar kiest voor een beperking binnen het begrip teken: Het voorwerp van de merkaanvraag die in het hoofdgeding aan de orde is, is dus in werkelijkheid niet meer dan een eigenschap van de betrokken waar en is dus geen teken in de zin van art. 2 Die mededeling roept nogal wat vragen op. Mag een merk niet betrekking hebben op enige eigenschap van een waar? Dat kan niet waar zijn. Vormen zijn immers heel vaak niet meer dan een eigenschap van de betrokken waar en toch kunnen ze, zij het vaak pas na inburgering, een onderscheidingsteken worden. En: De vorm van de waar waarvoor het teken wordt ingeschreven, hoeft geen grillig element, zoals een verfraaiing zonder functioneel doel, te bevatten om deze waar te kunnen onderscheiden in de zin van artikel 2 van richtlijn 89/104, aldus het Hof in het dictum van Philips/ Remington. Een vorm die niet een verfraaiing is en wél een functioneel doel dient kan dus ook een merk zijn. Een dergelijke vorm met een functioneel kan evenwel ook best worden omschrijven als een eigenschap van de waar, die kennelijk wél een teken kan zijn. Misschien is het zinvoller om de afwijzing van het zijn van teken meer te duiden in het licht van de eerste zin van ov. 37: de aanvrage is te ruim, te onbepaald. De aanvrage kan een veelheid aan verschillende verschijningsvormen aannemen en dáárom is het geen teken. Dan blijven we zitten met de abstracte kleurmerken en misschien ook met het ten gehore brengen van een notenbalkje wat m.i. ook een veelheid aan verschillende verschijningsvormen kan aannemen. Toch lijkt mij dit de meest logische duiding van het vereiste van het zijn van teken. Al komt die dicht bij het vereiste van vatbaarheid voor grafische voorstelling. Dat zou ook betekenen dat een merkregistratie als die van een zwaan ongeacht in welke houding door KLM geen merk zou kunnen zijn, omdat het geen teken is. De afbeelding van een zwaan die erbij staat is immers slechts een voorbeeld. Al met al is de vraag wanneer iets een merk kan zijn er weer niet eenvoudiger op geworden: Teken? Allereerst zal nu steeds moeten worden vastgesteld of het voorwerp van een aanvraag als teken kan worden aangemerkt. Er is slechts sprake van een teken als het voorwerp van een aanvraag enige betekenis overbrengt, daadwerkelijk als een teken overkomt en niet slechts omwille van zijn aantrekkingskracht of ter versiering wordt aangebracht. (Libertel/Heidelberger Bauchemie) Het voorwerp van een aanvraag mag, om aan het teken vereiste te voldoen ook geen betrekking hebben alle denkbare vormen van een voorwerp met een bepaald kenmerk (Dyson). Vatbaar voor grafische voorstelling? Vervolgens moet onderzocht worden of het voorwerp van een aanvraag voldoet aan het vereiste van vatbaarheid voor grafischevoorstelling.daartoemoethet inzonderheiddoor middel van figuren, lijnen of lettertekens voldoende duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief zijn (Sieckmann). (Feitelijk) onderscheidend vermogen (zonder inburgering)? Daarna moet onderzicht voorwerp van een aanvraag onderscheidend vermogen heeft. Dat is deels een feitelijke vraag (vat het publiek het voorwerp van de aanvraag op als herkomstaanduiding?), Voor het aannemen van onderscheidend vermogen bij vormmerken (zonder bewijs van inburgering) is vereist dat de vorm op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is (Henkel). Of mét inburgering in alle lidstaten? Als een (vorm)merk op basis van inburgering onderscheidend vermogen wil hebben verworven is vermoedelijk bewijs van inburgering in een aanzienlijk deel, zo niet in alle drie de Benelux-landen of alle 27 EU-landen noodzakelijk (Europolis). De in de Dyson-zaak gestelde vraag over de relevantie van het feit dat de inburgering een gevolg kan zijn geweest van een (feitelijk) product monopolie, is nog niet beantwoord. Deels is de vraag naar onderscheidend vermogen evenwel een normatieve vraag, omdat rekening moet worden gehouden met het algemeen belang. Algemeen belang? Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen moet rekening worden gehouden met het algemeen belang, dat de beschikbaarheid van het betreffende soort voorwerpen en niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers (Libertel). Dit algemeen belang houdt tevens in dat tekens of benamingen die de kenmerken van waren of diensten beschrijven waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, door eenieder vrij moeten kunnen worden gebruikt (Doublemint). Dit geldt ook voor bepaalde vormen van verpakkingen, ook die kunnen dienen ter aanduiding van kenmerken, daaronder begrepen de hoedanigheid, van de verpakte waar (Henkel). Bijzondere weigeringsgronden? Tot slot moet bij vormmerken getoetst worden aan de bijzondere weigeringsgronden van art. 3 lid 1 sub e Rl. Het is aannemelijk dat veel voorwerpen van aanvragen voor vormmerken niet aan de toetsing onder deze bijzondere weigeringsgronden zullen toekomen, omdat ze al onder een eerdere voorwaarde zijn gesneuveld. * Advocaat te Amsterdam. D.J.G. Visser*

32 2 6 0 B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M 1 8 A U G U S T U S Nr. 20 Gerechtshof te Amsterdam, 8 november 2007 (Adidas/Scapa) Mrs. M. Coeterier, N. van Lingen en E.E. van Tuyll van Serooskerken-Röell Art. 2.20, lid 1c BVIE Scapa kan niet worden gevolgd in haar stelling, dat Adidas met haar vordering kennelijk beoogt een monopolie te verwerven op het gebruik van strepen voor sportieve kleding. Het moge zo zijn dat het gebruik van strepen op (sport-)kleding wijd en zijd gebruikelijk is. Waar het echter om gaat is of het aangevallen teken, zoals dat door Scapa in de vorm van twee strepen is gebruikt, zo dicht tegen het bekende 3 strepenmerk van Adidas aanligt dat door dat gebruik in het economisch verkeer, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het bekende merk van Adidas. Deze restrictie laat de mogelijkheid van het aanbrengen van strepen op (sport-)kleding in het algemeen, waarop Adidas naar zij ook erkent geenmonopolieheeft, onverlet. Hetalgemenebelangvanvrijhouding van gebruikelijke decoratieve elementen, komt aldus niet in de knel. Het 3 strepenmerk wordt tevens hierdoor gekenmerkt dat de strepen van gelijke breedte zijn, van elkaar gescheiden door tussenruimten die nagenoeg dezelfde breedte hebben als de strepen, en dezelfde kleur hebben die contrasteert met de kleur van de onderliggende kleding. Scapa heeft niet betwist dat zij alle genoemde kenmerken van het Adidas-merk heeft toegepast in het door haar gehanteerde strepenmotief met als enige verschil dat zij twee strepen gebruikt in plaats van drie. Het is voldoende aannemelijk dat het relevante publiek een verband legt tussen het bekende merk van Adidas en het tweestrepenteken van Scapa, wat volstaat voor het aannemen van overeenstemming. Het tevens aangebrachte maar weinig opvallende Scapa-beeldmerk maakt dit niet anders. Dat het publiek een verband legt als hier bedoeld wordt in voldoende mate ondersteund door de gerapporteerde resultaten van het Ivomar-onderzoek. Het feit dat de respondenten zeer vaak Adidas zeggen tegen kleding met drie strepen en veel minder vaak tegen kleding met twee strepen, laat onverlet dat door een significant gedeelte van het onderzochte publiek (38%) het bedoelde verband juist wel wordt gelegd. Het is niet van belang of Scapa de strepen op haar kleding heeft aangebracht als versiering en niet als merk, omdat het er om gaat of de strepen geschikt zijn als herkomstaanduiding en of zij aldus door consumenten in verband kunnen worden gebracht met de producent van kleding als die van Adidas. Het gaat er niet om wat het publiek denkt over de motieven van de producent, maar om de vraag hoe en op welke wijze het teken feitelijk in het economisch verkeer is gebruikt. De uitkomsten van het Ivomar-onderzoekwijzeneropdat(eennietteverwaarlozendeelvan) het publiek de strepen als een merk ervaart. Onder deze omstandigheden is geen plaats voor het verweer van Scapa dat zij een geldige reden heeft voor het gebruik van twee strepen als door haar gedaan, nu dit strepengebruik niet als louter decoratief is te beschouwen. 1 M.J.R. Retail NV tevens h.o.d.n. Scapa Sports, 2 Just Men NV tevens h.o.d.n. Scapa of Scotland beiden te Wilrijk, België, appellanten, procureur mr. B.J.H. Crans, advocaten mrs. L.E.J. Jonker te s-hertogenbosch en G. Philipsen te Antwerpen, België, tegen Adidas-Salomon AG te Herzogenaurach, Duitsland, geïntimeerde, procureur mr. F.B. Falkena, advocaat mr. G.S.P. Vos te Amsterdam. a Vzr. Rechtbank te Amsterdam, 8 juni 2006 (mr. M.Y.C. Poelmann) 1 In dit vonnis wordt uitgegaan van de volgende feiten. a Adidas is de moedermaatschappij van het gelijknamige concern, een groep van ondernemingen die gespecialiseerd is in het produceren en verhandelen van sportkleding en allerlei soorten sportartikelen. b Adidas is sinds de jaren zeventig houdster van een aantal merken dat betrekking heeft op 3 parallelle strepen op (met name) sportkleding. Het 3-strepenmerk is vastgelegd in het Benelux Merkenregister en in internationale registers, zowel in de volta van afbeeldingen als in beschrijvende vorm. In de omschrijving van het 3-strepen beeldmerk (in de internationale registratie nr van 13 maart 1975) staat dat de drie strepen van dezelfde kleur zijn, contrasterend met de kleur van de kleding, dat zij op gelijke afstand van elkaar liggen, gescheiden door twee tussenruimten, dat zij parallel lopen en verticaal zijn aangebracht over de gehele lengte van de schouders, mouwen en/of broekspijpen van het kledingstuk. c Adidas treedt op als sponsor voor tal van sporters, sportclubs en sportevenementen in de Benelux en in de rest van de wereld. d Scapa heeft in de Benelux (onder meer in de vestiging van Scapa in de PC Hooftstraat te Amsterdam) (sport-)kleding op de markt gebracht waarop twee strepen zijn aangebracht, diezelfde kenmerken vertonen als de Adidas strepen (zie onder 1 b). Zo heeft zij onder meer in december 2005 een trainingspak en enkele jasjes te koop aangeboden, waarop dit 2-strepen teken is aangebracht. Op deze kleding is tevens het Scapa beeldmerk (een soort vlaggetje in de vorm van een andreaskruis) aangebracht en/of een S en/of een ander beeldmerk en/of de vermelding Scapa. e Bij brieven van 15 en 23 december 2005 heeft Adidas aan Scapa Sports meegedeeld dat zij inbreuk maakt op de merkenrechten van Adidas en haar onder meer gesommeerd een onthoudingsverklaring te ondertekenen en retour te zenden. f Volgens een jaarverslag over 2005 heeft Adidas in , en in uitgegeven aan marketing en daarnaast nog , in 2004 en , in 2005 aan marketing overhead kosten. g Op verzoek van (de raadsman van) Adidas heeft marktonderzoekbureau Ivomar door middel van straatinterviews (gehouden in de tweede helft van januari 2006) onderzoek gedaan om vast te stellen of en zo ja, in welke mate het relevante publiek een verband legt tussen de 2-strepenkleding van Scapa en het 3-strepenmerk van Adidas. Verder is onderzocht in hoeverre zich bij het uitvoeren van dit onderzoek een zogenoemd marktleiderseffeet heeft voorgedaan. In het op dit onderzoek gebaseerde rapport van 3 mei 2006 is vermeld dat op de vraag of men wist van welke fabrikant op foto s getoonde kleding met het 3-strepenmerk afkomstig was, 78% spontaan Adidas noemde. Op de controlevraag waarom denkt u dat Adidas het product maakt antwoordde vervolgens volgens het rapport 88% van die 78% dat zij de kleding herkenden aan de aangebrachte strepen. In het onderzoek is verder vermeld dat 12% van de respondenten bij het zien van foto s van Scapa-kleding heeft gemeld te denken aan Adidas. Op de vraag of men wist door welk bedrijf deze kleding werd ge-

33 1 8 A U G U S T U S B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M maakt antwoordde 38% van de respondenten spontaan Adidas. Volgens het rapport wees het marktleiders-effect - onderzoek uit dat respondenten die, geconfronteerd met foto s van kleding met twee strepen Adidas als herkomst daarvan noemden, dat deden omdat zij de strepen herkenden als afkomstig van Adidas en niet omdat de naam van dit merk als van nature het eerst in gedachten komt. h Bij brief van 12 mei 2006 heeft prof. dr. W.A. Wagenaar op verzoek van de raadsman van Scapa een evaluatie gegeven van het onder g genoemde onderzoek van Ivomar. Deze brief bevat onder meer de volgende passages: Ivomar zegt in haar inleiding dat de opdracht eveneens was om na te gaan of er gevaar bestaat dat het publiek direct of indirect verward raakt over de herkomst van de 2-strepen kleding van Scapa. Voor een dergelijk onderzoek is een zeer specifieke proefopzet nodig, die ik uitvoerig heb beschreven in mijn publicatie uit Associatie impliceert niet noodzakelijkerwijs verwarring. (...) Het onderzoek gerapporteerd in het aan mij toegestuurde rapport heeft uitsluitend betrekking op associatiegevaar, en kan derhalve op geen enkele manier leiden tot een conclusie over directe of indirecte verwarring. (...) Ivomar heeft in dit onderzoek aan respondenten foto s van kleding getoond, in plaats van echte kleding. Dat hoeft op zichzelf geen bezwaar te zijn, maar het risico is natuurlijk dat de foto s een misleidende weergave zijn van de werkelijke kleding. Dat zou in dit geval gebeurd kunnen zijn. De kleding van Scapa, met twee strepen, is zodanig gefotografeerd dat de strepen net aan de rand van de zichtbare kleding zitten, zodat men gemakkelijk zou kunnen denken dat er een derde streep als het ware om de hoek zit. Een respondent die zeer bekend is met de drie strepen van Adidas zou door de sterke verwachting over het hoofd kunnen zien dat het gaat om kleding met slechts twee strepen, inplaatsvanomongelukkiggefotografeerdekledingmetdrie strepen. In dat geval wordt associatie met Adidas door de foto s ten onrechte uitgelokt. Verder constateert Wagenaar in zijn evaluatie dat in het onderzoek van Ivomar door de vraagstelling sprake kan zijn van een raadeffect. Het belangrijkste gemeten effect is dus juist dat veel respondenten twee strepen niet associëren met Adidas. Juist de hoge score voor drie strepen suggereert dat het raadeffect zeer aanzienlijk kan zijn. vervolgt hij in de evaluatie. En hij besluit: Ivomar voegt geen paragraaf met conclusies aan het rapport toe. Dat wordt begrijpelijk in het licht van mijn constatering dat het onderzoek geen conclusies toelaat ten aanzien van de onderzoeksvraag. De redenisvooraldatverkeerdeconditieszijngebruikt, endattweenoodzakelijke controlecondities achterwege zijn gelaten. Daarnaast acht ik ook de gebruikte foto van Scapa kleding ongeschikt. Op uw vraag of uit het onderzoek blijkt of het publiek zich uitspreekt over de reden die de producent heeft voor de toepassing van de strepen op kleding, moet ik antwoorden dat de respondenten daarover geen vragen zijn gesteld, en dat derhalve het onderzoek op die vraag geen antwoord geeft, i Adidas heeft stukken in het geding gebracht betrekking hebbend op 174 gevallen waarin volgens Adidas inbreuk werd gemaakt op zijn 3-strepenmerk, welke gevallen voor het merendeel, na sommatie door Adidas, zijn geëindigd in het ondertekenen van een onthoudingsverklaring door de gesommeerden en waarbij de verkoop is gestaakt. 2 Adidas vordert thans, kort gezegd, veroordeling van Scapa tot het staken en gestaakt houden van elk gebruik van de inbreuk makende 2-strepen tekens, alsmede van het gebruik van ieder ander teken dat inbreuk maakt op de merkrechten van Adidas, meer in het bijzonder dat Scapa wordt verboden (sport-)kleding alsmede daaraan soortgelijke producten, voorzien van inbreuk makende 2-strepen tekens of andere inbreuk makende tekens, aan te bieden, in de handel te brengen, in- of uit te voeren of in voorraad te houden, op straffe van verbeurte van dwangsommen. Tevens vordert Adidas veroordeling van Scapa tot vergoeding van de door Adidas geleden schade, althans tot betaling van de winstafdracht, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet. Daarnaast heeft Adidas een aantal nevenvorderingen ingesteld zoals vermeld onder 2 en (de eerste) 3 in het petitum van de dagvaarding abusievelijk is daarin tweemaal een nummer 3 vermeld en heeft zij veroordeling gevorderd van Scapa in de proceskosten. 3 Adidas heeft zijn vorderingen, samengevat, als volgt toegelicht. Adidas is wereldwijd rechthebbende voor een groot aantal registraties met betrekking tot het 3-strepen beeldmerk, onder meer in verband met (sport-)kleding. Hij gebruikt dit merk intensief en treedt consequent op tegen inbreukmakers. Adidas heeft echter niet de intentie en ook niet de mogelijkheid om streepmotieven als zodanig te monopoliseren. Het gaat hier om de bescherming van het 3-strepen merk zoals vastgelegd in de verschillende registraties, met de kenmerken zoals vermeld onder 1 b. Het gebruiken van een 2-strepen merk staat een ieder vrij, tenzij sprake is van een gebruik dat zo dicht tegen het 3 strepenmerk van Adidas aanligt dat daardoor een inbreuk ontstaat op grond van artikel 13A lid 1 BMW (Eenvormige Beneluxwet op de Merken). Het 3 strepenmerk van Adidas is een zeer bekend merk. Het vertegenwoordigt een substantiële goodwill/waarde. Adidas gebruikt het merk sinds de jaren 70 veelvuldig en constistent. Dat blijkt onder meer uit tal van brochures die vanaf 1971 tot heden verschenen zijn. Adidas sponsort heel veel bekende sportlieden. Ook andere bekende personen, zoals Madonna en Bill Clinton dragen Adidas kleding. Adidas investeert enorme bedragen in marketing- en reclameactiviteiten. Naarmate het merk bekender is, neemt de beschermingsomvang toe. Scapa verhandelt in de Benelux (sport-)kleding waarop 2-strepen tekens zijn aangebracht, zodanig dat Scapa zonder geldige reden voordeel trekt uit, of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen en/of de reputatie van het 3-strepen merk van Adidas. Er is dan ook sprake van inbreuk op grond van het bepaalde in artikel 13 A lid 1 onder e BMW. Daarnaast is sprake van strijd met de onderdelen b en d van genoemd artikellid. Door het gebruik van het 2-strepen teken kan verwarring ontstaan. Uit het onderzoek van Ivomar (zie 1 g) blijkt dat het relevante publiek een verband legt tussen de 2-strepen van Scapa en het Adidas merk. Scapa is ondanks sommaties van Adidas niet bereid gebleken het gebruik te staken en een onthoudingsverklaring te tekenen. Adidas heeft tal van soortgelijke merkinbreuken ook al aangepakt. Dit heeft in de regel geleid tot het tekenen van onthoudingsverklaringen. In de zaken waarover geprocedeerd is, met name in Duitsland, heeft Adidas vrijwel steeds gelijk gekregen. Adidas heeft een spoedeisend belang bij haar vordering tot staken van de merkinbreuk, aangezien het een voortgaande stelselmatige inbreuk betreft. 4 Scapa heeft de stellingen van Adidas weersproken en gemotiveerd verweer gevoerd, welk verweer hierna, bij de beroordeling van het geschil, aan de orde zal komen.

34 2 6 2 B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M 1 8 A U G U S T U S Beoordeling van het geschil 5 Ingevolge artikel 37 onderdelen A en B BMW dient, alvorens op de inhoud van het geschil zelf wordt ingegaan, ambtshalve de relatieve bevoegdheid van de voorzieningenreehter te Amsterdam te worden vastgesteld. Gedaagden zijn weliswaar niet in Amsterdam gevestigd, maar aangenomen moet worden dat de gestelde inbreuk op de merkrechten van Adidas zich met name, althans onder meer, in Amsterdam heeft voorgedaan, aangezien de kleding van Scapa te koop werd aangeboden in een in Amsterdam gevestigde winkel. De voorzieningenrechter van deze rechtbank is dan ook bevoegd van het geschil kennis te nemen. 6 Scapa heeft aangevoerd dat Adidas heeft gehandeld in strijd met de beginselen van een behoorlijke procesorde, door in een zeer laat stadium een veelvoud aan producties in het geding te brengen en ook en vooral (de resultaten van) het onderzoek van Ivomar pas op 5 mei 2006 aan Scapa toe te zenden, terwijl Adidas blijkens de conceptdagvaarding op 15 maart 2006 al beschikte over de belangrijkste conclusies van dit onderzoek. Scapa stelt daardoor geen reële kans te hebben gehad om het rapport te bestuderen en daarop te reageren. Volgens haar dient het rapport daarom in deze zaak buiten beschouwing te blijven. De voorzieningenrechter deelt deze visie van Scapa niet. Weliswaar is het rapport pas in een laat stadium in het geding gebracht, aan de andere kant geldt dat ook Scapa reeds op 15 maart 2006 beschikte over de belangrijkste conclusies en in de gelegenheid is geweest om een tegenonderzoek te doen plaatsvinden. Dat heeft zij echter niet gedaan. Ook ter zitting heeft zij desgevraagd bevestigd dat een dergelijk onderzoek niet in gang is gezet. Bovendien is het rapport niet dermate omvangrijk dat bestudering op korte termijn niet mogelijk zou zijn, waarbij er tevens rekening mee moet worden gehouden dat het hier een kort geding betreft, in welke procedure bestudering van de stukken in de regel met de nodige voortvarendheid zal moeten geschieden. 7 Vastgesteld wordt dat ervan kan worden uitgegaan dat het 3-strepen merk van Adidas een bekend merk is. Scapa heeft dat niet, althans in onvoldoende mate betwist. Adidas heeft, zoals onder meer naar voren komt uit het in het geding gebrachte reclamemateriaal, het teken door de jaren heen gebruikt en gebruikt het nog ter onderscheiding van kleding. Adidas heeft omvangrijke investeringen gepleegd ten behoeve van marketingactiviteiten. Aannemelijk is dat het 3-strepen merk een commerciële waarde vertegenwoordigt en geschikt is als aanduiding van de herkomst van de kleding. Aldus is, anders dan Scapa heeft aangevoerd, wel degelijk sprake van merkgebruik door Adidas. Dat het merk bekend moet worden geacht komt eveneens genoegzaam naar voren uit het door Adidas overgelegde materiaal. Scapa heeft de bekendheid als zodanig ook overigens niet, althans onvoldoende gemotiveerd, weersproken. 8 Scapa heeft betoogd dat het gebruik van strepen op (sport-) kleding wijd en zijd gebruikelijk is, wat alleen al blijkt uit de door Adidas zelf in het geding gebrachte sommaties, 174 in getal. Dat mag zo zijn, maar in dit geval gaat het, zoals Adidas terecht heeft gesteld, om de strepen zoals Adidas als merk gebruikt, met de specifieke kenmerken zoals vermeld onder 1 b. Anders dan Scapa heeft aangevoerd kan niet alleen exacte namaak, dus het gebruik van 3 strepen, inbreukmakend zijn, maar ook gebruik van een teken dat zo dicht tegen het 3-strepen merk van Adidas aanligt ook als dat een teken is bestaand uit twee of vier strepen dat sprake kan zijn van verwarringsgevaar, eniof gebruik in het economisch verkeer waardoor zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Dit laat de mogelijkheid van het aanbrengen van strepen op (sport-)kleding in het algemeen, waarop Adidas geen monopolie heeft zoals Scapa heeft gesteld en Adidas heeft erkend, onverlet. 9 Ook het betoog van Scapa dat de strepen op de kleding louter als versiering zijn aangebracht, gaat niet op. Vooralsnog is voldoende aannemelijk dat de strepen geschikt zijn als herkomstaanduiding van de kleding, dat zij een commerciële waarde vertegenwoordigen, omdat zij door consumenten in verband kunnen worden gebracht met de producent van de kleding en met bepaalde kwaliteitseigenschappen. Voldoende aannemelijk is dat de strepen op de kleding van. Scapa ook een dergelijke functie vervullen. Dat Scapa het strepenmotief slechts op een klein deel van haar kleding heeft gebruikt, doet aan het voorgaande niet af. De omstandigheid dat in het onderzoek van Ivomar aan de respondenten niet gevraagd is naar de bedoeling van de producten met het aanbrengen van de strepen is evenmin van belang. Het gaat er immers niet om wat het publiek denkt over de motieven van de producent, maar om de vraag hoe en op welke wijze het teken feitelijk in het economisch verkeer is gebruikt. Wel is relevant de vraag of het publiek zelf het aanbrengen van het teken louter als versiering opvat. Dat deze vraag in dit geval bevestigend zou moeten worden beantwoord komt echter niet uit het onderzoek naar voren. Integendeel, veeleer duiden de uitkomsten van het onderzoek erop dat het publiek de strepen als een merk ervaart. 10 Scapa heeft verder betwist dat sprake is van een overeenstemmend teken, alleen al omdat zij twee in plaats van drie strepen hanteert. Dit is dan ook meteen het enige verschil met de Adidas strepen. Voor het overige zijn alle elementen overeenstemmend: er is sprake van parallelle strepen, aangebracht over de gehele lengte van de mouw, respectievelijk broekspijp, van gelijke kleur, contrasterend met de kleur van de kleding, van nagenoeg dezelfde breedte en op vrijwel dezelfde wijze op de kleding aangebracht. Niet alleen op de foto s, maar ook bij de aanblik van de kleding valt op het eerste gezicht niet op dat op de Scapa kleding één streep minder is aangebracht, maar springt juist de gelijkenis met de Adidas strepen in het oog. Anders dan Scapa heeft betoogd, moet dus worden aangenomen dat wel degelijk sprake is van een met het merk overeenstemmend teken. Het enkele feit dat naast de strepen tevens het Scapa merk is aangebracht, doet daar niet aan af. Enerzijds is op een deel van de kleding (met name het in geding gebracht trainingspak) het Scapa merk nauwelijks opvallend, anderzijds is het publiek gewend dat meerdere merken en/of teksten op sportkleding staan. Voldoende aannemelijk is ook dat het publiek een verband legt tussen de Scapa kleding en de strepen van Adidas. De resultaten van het Ivomar onderzoek ondersteunen dat. De kritische noten van professor Wagenaar met betrekking tot (de in) het onderzoek (gehanteerde methode) leiden vooralsnog niet tot een andere conclusie. Dat de in het onderzoek gebruikte foto s geen getrouwe weergave van de kleding zou zijn, is na beschouwing van de kleding zelf, niet aannemelijk geworden.

35 1 8 A U G U S T U S B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M Nu uitgangspunt is dat de Adidas strepen een bekend merk vormen, is de beschermingsomvang navenant groot. Zoals uit het voorgaande volgt is voldoende aannemelijk dat het publiek bij de beschouwing van de Scapa strepen een verband legt met het Adidas merk. Daarnaast is aannemelijk dat daarmee afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van de Adidas strepen, omdat dit verwatering van het Adidas merk tot gevolg kan hebben. Dat Adidas zelf verwatering van het merk zou hebben bevorderd door niets te doen tegen het gebruik van een 2-strepen teken door Reebok, zoals door Scapa aangevoerd, gaat niet op. Adidas heeft genoegzaam aangetoond stelselmatig tegen merkinbreuk te hebben opgetreden. Dat er mogelijk gevallen zijn die Adidas niet onder ogen zijn gekomen, of waartegen om andere redenen niet is opgetreden, doet daar niet aan af. Overigens heeft Adidas Reebok inmiddels overgenomen. 12 Nu het bepaalde in artikel 13A lid 1 onder c geacht moet worden ook van toepassing te zijn wanneer sprake is van dezelfde of soortgelijke waren, is de slotsom dat voorshands moet worden aangenomen dat Scapa zich schuldig heeft gemaakt aan merkinbreuk op basis van het genoemde artikel, Adidas heeft een spoedeisend belang bij het beëindigen van deze inbreuk en bij het vaststellen van de omvang waarop de inbreuk heeft plaatsgevonden. Dit betekent dat de vorderingen van Adidas als vermeld onder 1 tot en met de eerste 3 in het petitum van de dagvaarding voor toewijzing gereed liggen, met dien verstande dat bet verbod zal worden beperkt tot de producten zoals omschreven in paragraaf 20 tot en met 23 in het lichaam van de dagvaarding en dat de termijn voor de voldoening aan de veroordeling tot staking van de inbreuk zal worden gesteld op 14 dagen, zodat Scapa voldoende tijd heeft haar verkooporganisatie(s) te instrueren en voor het overige op 4 weken. Voor toewijzing van een ruimer verbod bestaat vooralsnog geen aanleiding. De dwangsommen zullen worden gematigd en gemaximeerd als na te melden. 13 Nu de vorderingen van Adidas op de primaire grondslag worden toegewezen, behoeven de subsidiaire grondslagen geen verdere bespreking, evenmin als de daartegen gerichte verweren. 14 Een geldvordering is in kort geding alleen toewijsbaar, indien voldoende aannemelijk is dat de vordering in een eventuele bodemprocedure zal worden toegewezen en van de eiser niet gevergd kan worden dat hij de afloop van de bodemprocedure afwacht. 15 Adidas heeft de geldvordering niet nader gespecificeerd, noch afzonderlijk gemotiveerd wat het spoedeisende belang bij toewijzing is, wat, vanwege de verzwaarde motiveringseisen nu het hier een geldvordering in kort geding betreft, wel op zijn weg had gelegen, zoals Scapa terecht heeft aangevoerd. Alleen al om die redenen zal dit onderdeel van de vordering van Adidas worden afgewezen. 16 De termijn waarbinnen Adidas een bodemprocedure zal moeten starten ingevolge het bepaalde in artikel 260 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (RV) wordt gesteld op zes maanden, aangezien op dit punt geen verweer is gevoerd. 17 Als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij zal Scapa worden veroordeeld in den kosten van deze procedure. Beslissing in kort geding De voorzieningenrechter: 1 Veroordeelt Scapa, om binnen 14 dagen na de betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden ieder gebruik van de inbreukmakende 2-strepen tekens op (sport)kleding, zoals omschreven in de paragrafen 20 tot en met 23 in het lichaam van de dagvaarding. Bepaalt dat Scapa een dwangsom verbeurt van 5000, per overtreding van het hiervoor bepaalde, of naar keuze van Adidas per dag (een gedeelte van een dag als een hele gerekend), waarop een overtreding voortduurt, met een maximum van ,. 2 Veroordeelt Scapa om binnen 4 weken na de betekening van dit vonnis een door een registeraccountant, op basis van een zelfstandig door die registeraccountant verricht onderzoek, gecertificeerde verklaring te verstrekken aan de raadsman van Adidas, mr. G.S.P. Vos, vergezeld van alle relevante documenten ter staving van die verklaring, betreffende: a de totale hoeveelheid door Scapa geproduceerde en/of door haar ingekochte en/of bestelde maar nog niet geleverde producten voorzien van de inbreukmakende 2-strepen tekens (hierna: de Inbreukmakende Producten), gespecificeerd per type product, onder vermelding van productnummers en/ of andere relevante productherkenningstekens; b de totale hoeveelheid door Scapa reeds verkochte Inbreukmakende Producten, gespecificeerd per type product, onder vermelding van productnummers en/of andere productherkenningstekens; c de productie- of inkoopprijs van de Inbreukmakende Producten, gespecificeerd per type product, onder vermelding van productnummers en/of andere relevante productherkenningstekens; d de totale hoeveelheid winst behaald door Scapa als gevolg van het verhandelen van de Inbreukmakende producten, gespecificeerd per type product, onder vermelding van productnurnmers en/of andere relevante productherkenningstekens e de volledige naam/namen en adres/adressen van de leverancier(s) en/of producent(en) en/of eventuele tussenpersonen en/of afnemers, niet zijnde consumenten, van de Inbreukmakende Producten gespecificeerd per type product, onder vermelding van productnummers en/of andere relevante productherkenningstekens. Bepaalt dat Scapa een dwangsom verbeurt van 2.500, voor iedere keer of zulks naar keuze van Adidas voor iedere dag (een gedeelte van een dag als een gehele gerekend), dat Scapa nalaat aan (enig onderdeel van) de hiervoor onder 2 vermelde veroordelingen te voldoen, met een maximum van ,. 3 Beveelt Scapa om, binnen 4 weken na de betekening van dit vonnis, al haar huidige en bekende toekomstige franchisenemers aan te schrijven met de mededeling dat de (sport-) kledingproducten voorzien van de 2-strepen tekens zoals omschreven in de paragrafen 20 tot en met 23 in het lichaam van de dagvaarding inbreuk maken op Adidas merkrechten, en de franchisenemers in deze brief te verzoeken de Inbreukmakende Producten terug te leveren, onder vergoeding van het aankoopbedrag, alsmede kopieën van de verzonden brieven toe te zenden aan de raadsman van Adidas mr. G.S.P. Vos.

36 2 6 4 B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M 1 8 A U G U S T U S Bepaalt dat Scapa een dwangsom verbeurt van 500, voor iedere dag (elk deel van een dag als hele gerekend) dat Scapa in gebreke blijft om aan dit onder 3 genoemde bevel te voldoen, met een maximum van ,. 4 Bepaalt de termijn waarbinnen Adidas op grond van artikel 260 RV een bodemprocedure aanhangig dient te maken op zes maanden te rekenen vanaf de dag van de betekening van dit vonnis. 5 Veroordeelt Scapa in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van Adidas begroot op: 71,32 aan explootkosten, 248, aan vastrecht en 816, aan salaris procureur. 6 Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. 7 Wijst het meer of anders gevorderde af. Enz. b Het Hof, enz. Beoordeling (...) 4.6 De grieven II, III en IV, die gezamenlijk zijn toegelicht, zijn gericht tegen hetgeen in het vonnis onder 8 is overwogen. Volgens Scapa heeft de voorzieningenrechter miskend dat een groot deel van de specifieke kenmerken van het 3-strepenmerk, zoals die in het vonnis onder 1.b zijn vermeld (hierboven weergegeven in 4.1 onder a), reeds noodzakelijkerwijs voortvloeit uit de overige kenmerken. In wezen gaat het slechts om drie kenmerken, te weten drie strepen, in dezelfde kleur, aangebracht over de lengte van de schouders, mouwen en/of broekspijpen van het kledingstuk. Zo bezien heeft, aldus Scapa, het 3 strepenmerk van Adidas zonder inburgering geen, althans een uiterst gering onderscheidend vermogen. Omdat een motief van parallelle contrasterende strepen voor sportieve kleding een zeer algemeen en zeer gebruikelijk karakter heeft, verzet volgens Scapa het algemeen belang van een onvervalste mededinging zich ertegen dat de beschermingsomvang van het onderhavige merk van Adidas, ongeacht de huidige graad van zijn onderscheidend vermogen, zich uitstrekt tot andere streepmotieven. Aangezien het meest opvallende kenmerk van het 3-strepenmerk van Adidas nu juist is dat het uit drie strepen bestaat, kan er bij het aanbrengen van twee strepen op de wijze zoals Scapa dat heeft gedaan geen sprake zijn van overeenstemming met dat merk van Adidas en kan zich ook geen verwarringsgevaar voordoen en/of sprake zijn van zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, aldus nog steeds Scapa. 4.7 Het hof kan Scapa niet volgen in haar stelling, dat Adidas met haar vordering kennelijk beoogt een monopolie te verwerven op het gebruik van strepen voor sportieve kleding. Het moge zo zijn dat, naar Scapa aanvoert, het gebruik van strepen op (sport-)kleding wijd en zijd gebruikelijk is. Waar het hier echter om gaat is, of het aangevallen teken, zoals dat door Scapa in de vorm van twee strepen is gebruikt, zo dicht tegen het bekende 3 strepenmerk van Adidas aanligt dat door dat gebruik in het economisch verkeer, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het bekende merk van Adidas. Deze restrictie laat de mogelijkheid van het aanbrengen van strepen op (sport-)kleding in het algemeen, waarop Adidas naar zij ook erkent geen monopolie heeft, onverlet. Naar het voorlopig oordeel van het hof komt aldus het door Scapa ingeroepen algemene belang tot vrijhouding van gebruikelijke decoratieve elementen, door partijen ook wel aangeduid als het Freihaltebedürfnis, hier niet in de knel. 4.8 Bij de beoordeling van de door Adidas gestelde gelijkenis moet uitgegaan worden van het 3 strepenmerk zoals dat is gedeponeerd en het teken zoals dat door Scapa wordt gebruikt. Daarbij zijn derhalve in aanmerking te nemen de in het depot vermelde, hiervoor onder 4.1 sub a weergegeven specifieke kenmerken die in hun onderling verband bepalend zijn voor het uiterlijk en het onderscheidend vermogen van het merk van Adidas. Behalve door de drie door Scapa genoemde kenmerken wordt het 3 strepenmerk tevens hierdoor gekenmerkt dat de strepen van gelijke breedte zijn, van elkaar gescheiden door tussenruimten die nagenoeg dezelfde breedte hebben als de strepen, en dezelfde kleur hebben die contrasteert met de kleur van de onderliggende kleding. 4.9 Tot zover moet, mede gelet op hetgeen verder in dit arrest wordt overwogen, de slotsom dan ook zijn dat de grieven II, III en IV geen doel treffen Met de grieven VIII, IX en X, die eveneens gezamenlijk zijn toegelicht, bestrijdt Scapa het oordeel van de voorzieningenrechter dat sprake is van een met het merk overeenstemmend teken. Volgens Scapa is hiermee voorbijgegaan aan het feit dat het meest kenmerkende van het 3-strepenmerk van Adidas is, dat het uit drie strepen bestaat. Omdat het om een bekend merk gaat zal het relevante publiek dit specifieke kenmerk weten te reproduceren en zal het bij beschouwing van andere streepmotieven onmiddellijk zien hier niet met het Adidas-merk te maken te hebben, aldus Scapa Zoals reeds werd overwogen, zijn bij de vergelijking alle voornoemde specifieke kenmerken van het Adidasmerk in aanmerking te nemen. Het gaat hierbij om de totaalindruk die door merk en teken wordt opgeroepen. Scapa heeft niet betwist dat zij, zoals het hof ook zelf heeft waargenomen bij aanschouwing van de ter zitting getoonde kleding, alle genoemde kenmerken van het Adidas-merk heeft toegepast in het door haar gehanteerde strepenmotief met als enige verschil dat zij twee strepen gebruikt in plaats van drie. Voor het aannemen van overeenstemming in de zin van art lid 1 sub c BVIE volstaat, dat het relevante publiek een verband legt tussen het bekende merk van Adidas en het twee-strepenteken van Scapa. Het hof acht voldoende aannemelijk dat dit zich hier voordoet. Het tevens aangebrachte maar weinig opvallende Scapa-beeldmerk maakt dit niet anders. Dat het publiek een verband legt als hier bedoeld wordt in voldoende mate ondersteund door de gerapporteerde resultaten van het Ivomar-onderzoek. De kritische evaluatie hiervan door prof. Wagenaar brengt het hof vooralsnog niet tot een ander oordeel. Het feit dat de respondenten zeer vaak Adidas zeggen tegen kleding met drie strepen, en veel minder vaak tegen kleding met twee strepen, laat onverlet dat door een significant gedeelte van het onderzochte publiek (38%) het bedoelde verband juist wel wordt gelegd. De grieven VIII, IX en X falen derhalve Met de grieven V, VI en VII komt Scapa op tegen de verwerping van haar betoog, dat zij de strepen op haar kleding louter als versiering heeft aangebracht en niet als merk. Ook deze grieven falen. Het gaat er om, of de strepen geschikt zijn als herkomstaanduiding en of zij aldus door consumenten in verband kunnen worden gebracht met de producent

37 1 8 A U G U S T U S B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M van kleding als die van Adidas. Met juistheid heeft de voorzieningenrechter overwogen dat het er niet om gaat wat het publiek denkt over de motieven van de producent, maar om de vraag hoe en op welke wijze het teken feitelijk in het economisch verkeer is gebruikt. De uitkomsten van het Ivomar-onderzoek wijzen er op, dat (een niet te verwaarlozen deel van) het publiek de strepen als een merk ervaart. Onder deze omstandigheden is geen plaats voor het verweer van Scapa dat zij een geldige reden heeft voor het gebruik van twee strepen op de wijze als door haar gedaan, nu dit strepengebruik niet als louter decoratief is te beschouwen. Dit brengt mee dat ook grief XIII faalt Op grond van het vooroverwogene acht het hof voorshands voldoende aannemelijk dat door het gebruik van het twee-strepenteken, zoals door Scapa toegepast, afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het Adidas-merk, in die zin dat dit gebruik leidt tot verwatering van de onderscheidende kracht van de bekende Adidasstrepen. Adidas heeft genoegzaam aangetoond stelselmatig tegen inbreuk op haar strepenmerk te hebben opgetreden. Dat zij daarbij mogelijk een enkel geval over het hoofd heeft gezien, zoals bijvoorbeeld indertijd de kleding van Reebok, is onvoldoende om haar te verwijten dat zij die verwatering zelf heeft bevorderd. Ook de grieven XI en XII falen derhalve Grief XIV is gericht tegen de door de voorzieningenrechter specifiek met betrekking tot franchisenemers van Scapa opgelegde verboden c.q. bevelen. Deze grief slaagt. Niet betwist is dat binnen het concern van Scapa naast sportkleding ook andere kleding (de zogenaamde klassieke collectie) onder het label Scapa of Scotland wordt verkocht. Adidas heeft niet althans onvoldoende weersproken dat, zoals Scapa heeft gesteld en ten pleidooie nader heeft toegelicht, geen van de franchisenemers van Scapa zich bezig houdt met het vermarkten van de in dit geding bedoelde kledingstukken uit de Scapa Sports-collectie. Voor het in het dictum van het vonnis onder 3 gegeven bevel tot aanschrijving door Scapa van haar franchisenemers is derhalve geen grond aanwezig en het vonnis dient in zoverre te worden vernietigd Grief XV heeft geen zelfstandige betekenis. Zij behoeft na het hiervoor overwogene geen afzonderlijke bespreking en treft geen doel. 5 Slotsom Grief XIV slaagt, de overige grieven falen. Het vonnis waarvan beroep dient, met bekrachtiging voor al het overige, te worden vernietigd voor zover dit betreft het in het dictum onder 3 gegeven bevel. Dit onderdeel van het gevorderde zal alsnog worden afgewezen. Scapa zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het hoger beroep. 6 Beslissing Het hof: vernietigt het vonnis waarvan beroep voor zover dit betreft het in het dictum onder 3 gegeven bevel, en in zoverre opnieuw rechtdoende: wijst dit onderdeel van het door Adidas gevorderde af; bekrachtigt het vonnis waarvan beroep voor al het overige; verwijst Scapa in de kosten van het geding in hoger beroep, aan de zijde van Adidas tot op heden begroot op 2.682, voor salaris procureur en op 296, aan verschotten; verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad. Enz. Nr. 21 Hoge Raad der Nederlanden, 11 januari 2008* (Boss) Mrs. J.B. Fleers, O. de Savornin Lohman, A.M.J. van Buchem-Spapens, E.J. Numann en C.A. Streefkerk Art. 2.26, lid 2 BVIE j art. 5, lid 3 (oud) BMW Hugo Boss heeft gesteld dat zij voor het niet-gebruik een geldige reden had, omdat op grond van verschillende Europese en Nederlandse regelgevingen verregaande beperkingen gelden of dreigden te gaan gelden voor tabaksreclame, welke beperkingen zich ook (zouden kunnen) uitstrekken tot gebruik van merken voor andere waren dan tabaksproducten, wanneer die merken ook worden gebruikt voor tabaksproducten. Het hof heeft daaromtrent geoordeeld dat de gestelde feiten en omstandigheden niet kunnen worden aangemerkt als buiten de macht van Hugo Boss liggende en niet tot haar normale ondernemersrisico behorende omstandigheden die het normaal gebruik van het merk onmogelijk maken, althans zo bezwaarlijk dat het gebruik daarvan naar in het economische verkeer gebruikelijke maatstaven in redelijkheid niet van haar kon worden verwacht. In zijn arrest van 14 juni 2007, nr. C-246/05 (Häupl/Lidl) heeft het HvJEG beslist dat sprake is van een geldige reden [...] voor het nietgebruiken van een merk bij belemmeringen die een rechtstreeks verband houden met dit merk en het gebruik van dit merk onmogelijk of onredelijk maken, en die zich buiten de wil van de houder van dit merk voordoen. Gelet op hetgeen het HvJ in rov. 53 heeft overwogen, is met het woord onredelijk hier bedoeld dat de belemmeringen zodanig zijn dat van de merkhouder in redelijkheid niet kan worden verlangd het merk te gebruiken. Aldus heeft het HvJ een uitleg aan art. 12, lid 1 van de Richtlijn gegeven die enerzijds enger is dan de in de rechtspraak van het Benelux- Gerechtshof gehanteerde, waar het geldt het vereiste dat de belemmering rechtstreeks verband houdt met het merk, doch anderzijds ruimer, nu het Hof van Justitie niet eist dat de belemmering niet is gelegen in omstandigheden die tot het normale ondernemersrisico van de merkhouder behoren. De klachten zijn in zoverre gegrond. Voor het tijdvak tot 1 januari 1993 heeft het hof terecht de maatstaf, zoals geformuleerd in het arrest van het Benelux-Gerechtshof van 27 januari1981(turmac/reynolds)toegepast.onderdeeli.11klaagt terecht dat s hofs oordeel dat (ook in dat tijdvak) geen sprake is van een geldige reden voor het niet-normale gebruik van de merken onbegrijpelijk is in het licht van de omstandigheden waarop Hugo Boss zich in de feitelijke instanties heeft beroepen. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, valt niet in te zien waarom die omstandigheden niet kunnen worden aangemerkt als liggende buiten de macht van Hugo Boss en als niet behorende tot haar normale ondernemersrisico, noch waarom die het gebruik van de merken niet zo bezwaarlijk maken dat dat gebruik, naar in het economisch verkeer gebruikelijke maatstaven, niet van haar kan worden verwacht. Hugo Boss AG te Metzingen, Duitsland, eiseres tot cassatie, advocaat mr. T. Cohen Jehoram, tegen * Vervolg op Hof s-gravenhage, 4 aug. 2005, BIE 2006, nr. 27. Red.

38 2 6 6 B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M 1 8 A U G U S T U S Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, Hamburg, Duitsland, verweerster in cassatie, niet verschenen. a Conclusie A.-G. mr. F.F. Langemeijer, 5 oktober Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom, Trb. 1995, In de oorspronkelijke versie. De bepaling is per 1 januari 1996 gewijzigd en overgebracht naar art. 5, tweede lid, BMW, dat ingaande 1 januari 2004 is gewijzigd; zie alinea 2.8 hierna. 7 Zie voor het begrip normaal gebruik : HR 23 december 2005, NJ 2007, 281 m.nt. JHS; HvJ EG 27 januari 2004, nr. C-259/02, NJ 2007, 280 en HvJ EG 11 maart 2003, nr. C-40/01, NJ 2004, 339 m.nt. JHS. 8 BenGH 27 januari 1981, NJ 1981, 333 m.nt. LWH, betrekking hebbend op een merk voor sigaretten. 2 Inleidende beschouwingen 2.1 Reeds in het Verdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom, art. 5 onder C, was bepaald dat indien in een aangesloten staat het gebruik van een ingeschreven merk verplicht is, de inschrijving van het merk slechts zal kunnen worden vernietigd na afloop van een billijke termijn en indien de belanghebbende zijn stilzitten niet rechtvaardigt. 2.2 Art. 19, lid 1, TRIPs-verdrag 5 bepaalt dat indien voor de handhaving van een inschrijving het gebruik van het merk vereist is, de inschrijving na een ononderbroken periode van niet-gebruik van ten minste drie jaar mag worden doorgehaald, tenzij de houder van het merk geldige redenen, gebaseerd op het bestaan van belemmeringen voor dat gebruik, aantoont. Omstandigheden die zich buiten de wil van de houder van het merk voordoen en een belemmering vormen voor het gebruik van het merk, zoals invoerbeperkingen op of andere overheidsmaatregelen voor de door het merk beschermde waren of diensten, worden erkend als geldige reden voor het niet-gebruik. 2.3 In art. 5, aanhef en onder 3, van de Benelux-Merkenwet 6 was bepaald dat het recht op het merk vervalt voor zover hetzij binnen drie jaren volgend op het depot, hetzij gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren, noch door de merkhouder noch door een licentiehouder enig normaal gebruik 7 van het merk is gemaakt binnen het Beneluxgebied, tenzij daarvoor een geldige reden is. 2.4 De vraag wat in deze bepaling moet worden verstaan onder zonder geldige reden, is op 27 januari 1981 door het Benelux-Gerechtshof beantwoord als volgt: 8 Wanneer van het merk gedurende het relevante tijdvak door of namensdemerkhouderbinnenhetbeneluxgebiedgeennormaalgebruik is gemaakt, vervalt het recht op het merk nochtans niet, indien de merkhouder stelt en, eventueel, bewijst buiten zijn macht liggende, niet tot zijn normale ondernemersrisico behorende feiten en omstandigheden, welke normaal gebruik van het merk onmogelijk maken, of althans zo bezwaarlijk dat zulks, naar in het economisch verkeer gebruikelijke maatstaven, in redelijkheid niet van hem of van zijn licentiehouder kan worden verwacht. Volgens het Benelux-Gerechtshof moeten aan het begrip zonder geldige reden in deze bepaling strenge eisen worden gesteld. Noch de omstandigheid dat een product uit de mode raakt en dientengevolge nauwelijks meer verkocht wordt, noch de omstandigheid dat de merkhouder ervan afziet die geringe belangstelling voor zijn product door middel van reclame te verhogen, omdat hij zich uit hoofde van een door hem met de gerechtigde tot een ander merk vrijwillig aangegane overeenkomst gehouden acht zoveel mogelijk verwarring met dat merk te voorkomen, kunnen op zichzelf en zonder meer als geldige reden worden aangemerkt: de eerste niet omdat zij in de regel tot het normale ondernemersrisico behoort; de tweede niet omdat zij niet buiten de macht van de merkhouder ligt Nadien is aan het Benelux-Gerechtshof de vraag voorgelegd of het begrip zonder geldige reden onder bepaalde omstandigheden ruimer mag worden opgevat. Die vraag is ontkennend beantwoord. Het Benelux-Gerechtshof overwoog: 10 (...) dat bij de beantwoording van de vraag voorop moet worden gesteld dat de strenge eisen die, naar het Hof in voormeld arrest heeft geoordeeld, aan het begrip geldige reden in art. 5 onder 3 BMW moeten worden gesteld, voortvloeien uit de grondslag van de in deze bepaling besloten plicht een merk, op straffe van verval, normaal te gebruiken; (...) datdezegebruiksplicht(...) immerszijngrondvindtindegedachte dat de vergaande bescherming welke de wet aan het uitsluitend recht op het merk verbindt, alleen dan gerechtvaardigd is, indien het desbetreffende teken in het economisch verkeer ook metterdaad wordt gebezigd om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden, zodat het in de rede ligt dat een merkhouder voor een merk dat hij daartoe niet, of niet in de onder de gegeven omstandigheden vereiste mate gebruikt, die vergaande bescherming slechts deelachtig kan blijven in die uitzonderlijke gevallen waarin hem dat niet-gebruik, kort gezegd, niet kan worden toegerekend. 2.6 Op 21 december 1988 is de Merkenrichtlijn vastgesteld. 11 Art. 10, lid 1, van deze richtlijn bepaalt dat een merk waarvan de houder vijf jaar nadat de inschrijvingsprocedure is voltooid in de betrokken lidstaat geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen gebruik is gemaakt, vatbaar is voor de sancties van deze richtlijn, tenzij er een geldige reden is voor het niet gebruiken. De sanctie is te vinden in art. 12, lid 1, van de Merkenrichtlijn: een merk kan vervallen worden verklaard wanneer het gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal in de betrokken lidstaat is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en er geen geldige reden is voor het niet gebruiken. De richtlijn moest uiterlijk 31 december 1992 in de lidstaten worden geïmplementeerd Ter uitvoering van deze richtlijn is de Beneluxmerkenwetgeving gewijzigd met ingang van 1 januari Art. 5, lid 2, aanhef en onder a, BMW bepaalde sedertdien: Het recht op een merk wordt, binnen de in artikel 14, onder C, gestelde grenzen, vervallen verklaard voorzover na de datum van inschrijving: a gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren zonder geldige reden geen normaal gebruik van het merk is gemaakt binnen het 9 BenGH t.a.v. de tweede vraag. Zie ook: S.J.A. Mulder en P.A.C.E. van der Kooy, Enkele opmerkingen naar aanleiding van het begrip (zonder) geldige reden in de Benelux-Merkenwet, BIE 1982, blz BenGH 18 november 1988, NJ 1989, 299 m.nt. vnh, rov. 13 en Richtlijn 89/104/EEG van de Raad betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lidstaten, PbEG L 040/1. 12 In middelonderdeel I is uitgegaan van 28 december 1991 als de uiterste implementatiedatum; dit is in de s.t. gecorrigeerd. Zie art. 16 van de Merkenrichtlijn in verbinding met de beschikking 92/10/EEG van de Raad van 19 december 1991.

39 1 8 A U G U S T U S B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M Benelux-gebied voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven; in een geding kan de rechter de merkhouder geheel of gedeeltelijk met het bewijs van het gebruik belasten. 2.8 Art. 5 BMW is inmiddels vervangen door art van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen). 13 Dit heeft niet geleid tot een inhoudelijke wijziging van deze bepaling. 2.9 Het hof heeft vastgesteld, in cassatie onbestreden, dat Hugo Boss haar gedeponeerde merken gedurende een ononderbroken tijdvak van ten minste vijf jaren niet heeft gebruikt voor waren in klasse Het hof heeft in het midden gelaten op welke dagen dit tijdvak aanvangt en eindigt. Ingevolge art. IV van het Protocol van 2 december 1992 houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken, 15 blijft het bepaalde in art. 5, aanhef en onder 3, (oud) BMW van toepassing op depots, welke ten minste drie jaar vóór de inwerkingtreding van dit Protocol zijn verricht (d.w.z.: op depots verricht vóór 1 januari 1993). Het hof gaat daarom ervan uit dat ten aanzien van de depots in 1987 art. 5, aanhef en onder 3 (oud) BMW van toepassing is (rov. 2). Ten aanzien van de depots in 1993 heeft het hof art. 5, lid 2, aanhef en onder a, BMW toegepast In deze zaak kan onderscheid worden gemaakt naar: (i) het tijdvak vóór de vaststelling van de Merkenrichtlijn (, ); (ii) het tijdvak na de vaststelling van de Merkenrichtlijn en voor het verstrijken van de uiterste implementatiedatum ( tot ); (iii) het tijdvak tussen het verstrijken van de uiterste implementatiedatum en de aanpassing van de Benelux-Merkenwet ( tot ); (iv) het tijdvak vanaf 1 januari Met betrekking tot de termijn van drie jaar vanaf de datum van depot in art. 5, aanhef en onder 3 (oud) BMW was wijziging van de Benelux-Merkenwet noodzakelijk om te kunnen voldoen aan het bepaalde in art. 12, lid 1, van de Merkenrichtlijn. Met betrekking tot de termijn van vijf jaar voldeed de Benelux-Merkenwet reeds aan die richtlijn. Vanaf het tijdstip waarop de in de lidstaten geldende regels conform de richtlijn moeten worden uitgelegd het cassatiemiddel stelt dit tijdstip m.i. terecht op de datum waarop de Merkenrichtlijn uiterlijk behoorde te worden geïmplementeerd, 31 december 1992 heeft het begrip geldige reden in de Benelux-Merkenwet een communautairrechtelijk bepaalde inhoud gekregen. Voor wat betreft de in 1993 gedeponeerde merken, is richtlijnconforme uitleg in ieder geval aangewezen. Voor wat betreft de in 1987 gedeponeerde merken staat niet vast dat het tijdvak van vijf jaren niet-gebruik geheel gelegen is in de periode vóór 31 december In het vervolg van deze conclusie wordt ervan uitgegaan dat ook ten aanzien van die depots het begrip geldige reden zoveel mogelijk richtlijnconform behoort te worden uitgelegd. 13 Verdrag van 25 februari 2005, Trb. 2005, 96; voor Nederland in werking getreden per 1 september De rechtbank had in rov. 1 onder d hetzelfde vastgesteld. Met grief I kwam Hugo Boss tegen die vaststelling op, maar bij gelegenheid van het pleidooi in appel is de grief ingetrokken; zie rov. 4 van het bestreden arrest. 15 Deze overgangsbepaling (tekst ook in T&C IE, 2005, blz. 284 e.v.) hield verband met de termijn van drie jaar in art. 5, aanhef en onder 3, (oud) BMW De artikelen 10 en 12 van de Merkenrichtlijn spreken in algemene bewoordingen over het ontbreken van een geldige reden. 16 In de Merkenrichtlijn is het begrip geldige reden niet nader omschreven. Ter vergelijking kan worden gewezen op de Verordening inzake het Gemeenschapsmerk, 17 maar ook die verordening biedt geen nadere uitwerking van het begrip geldige reden. In een geschil waarin een merkhoudster als verklaring voor het niet-gebruik van het door hem gedeponeerde merk in Oostenrijk had gewezen op bureaucratische hindernissen, inzonderheid de vertraging bij de afgifte van exploitatievergunningen voor de supermarkten waarin zij de desbetreffende waren wilde verkopen, is aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen onder meer de volgende vraag voorgelegd: Dient art. 12, lid 1, van richtlijn 89/104 EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten aldus te worden uitgelegd dat er geldige redenen voor het nietgebruiken van het merk bestaan, wanneer omstandigheden buiten de onderneming de door de houder van het merk gevolgde ondernemingsstrategie hebben vertraagd, of is de houder van het merk verplicht zijn ondernemingsstrategie te wijzigen teneinde het merk tijdig te hebben kunnen gebruiken? 2.13 Het HvJ EG heeft op 14 juni 2007 (nr. C-246/05) beslist dat aan het begrip geldige reden in art. 12 lid 1 van de Merkenrichtlijn in de lidstaten een eenvormige uitleg moet worden gegeven (rov ). Het HvJ EG wijst erop dat het dikwijls voorkomt, dat omstandigheden buiten de wil van de merkhouder de voorbereidingen voor het gebruik van een merk verstoren. In een groot aantal gevallen gaat het echter om moeilijkheden die kunnen worden overwonnen (rov. 50). Het arrest vervolgt (rov ): In dit verband staat in de achtste overweging van de considerans van de richtlijn dat om het totale aantal in de Gemeenschap ingeschreven [...] merken [...] te verminderen, de eis moet worden gesteld dat een ingeschreven merk werkelijk wordt gebruikt en bij gebreke daarvan vervallen kan worden verklaard. Gelet op deze overweging zou het in strijd zijn met de opzet van artikel 12, lid 1, van de richtlijn om aan het begrip geldige reden voor het niet-gebruiken van een merk een te ruime draagwijdte te geven. De verwezenlijking van de in die consideransvermeldedoelstellingzouimmersingevaarwordengebracht indien elke belemmering, hoe klein ook, mits die zich buiten de wil van de houder van een merk voordoet, zou volstaan om het nietgebruik van het merk te rechtvaardigen. Zoals de advocaat-generaal in punt 79 van zijn conclusie terecht heeft benadrukt, volstaat het in het bijzonder niet dat bureaucratische hindernissen, zoals die welke in het hoofdgeding worden aangevoerd, zich buiten de wil van de houder van het merk voordoen, maar moeten deze hindernissen bovendien een dermate rechtstreeks verband houden met het merk, dat het gebruik daarvan afhangt van de beëindiging van de betrokken administratieve procedures. Evenwel dient te worden gepreciseerd dat het niet noodzakelijk is dat de betrokken belemmering het gebruik van het merk onmogelijk maakt om te kunnen spreken van een voldoende rechtstreeks verband met het merk. Dit kan ook het geval zijn wanneer die belemmering het gebruik van het merk onredelijk maakt. Wanneer een belemmering een geschikt gebruik van het merk ernstig in gevaar brengt, kan 16 In de Engelse versie: proper reasons for non-use ; in de Franse versie: juste motif pour le non-usage ; in de Duitse versie: berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung. 17 Art. 50, lid 1, aanhef en onder a, van de Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk, PbEG L 011/1.

40 2 6 8 B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M 1 8 A U G U S T U S immers van de houder van het merk niet redelijkerwijs worden verlangd dat hij dit toch gebruikt. (...) Bijgevolg zijn enkel belemmeringen die een voldoende rechtstreeks verband houden met een merk en het gebruik van dit merk onmogelijk of onredelijk maken, en die zich buiten de wil van de houder van dit merk voordoen, geldige redenen voor het niet-gebruiken van dit merk. Per geval moet worden uitgemaakt of een wijziging van de ondernemingsstrategie teneinde de betrokken hindernis uit de weg te gaan, het gebruik van dit merk onredelijk zou maken. Het staat aan de verwijzende rechter, bij wie het hoofdgeding aanhangig is en die als enige de relevante feiten kan constateren, dit in het kader van het hoofdgeding te beoordelen Het dictum luidde dienovereenkomstig: Artikel 12, lid 1 van richtlijn 89/104 moet aldus worden uitgelegd dat sprake is van een geldige reden [...] voor het niet-gebruiken van een merk bij belemmeringen die een rechtstreeks verband houden met dit merk en het gebruik van dit merk onmogelijk of onredelijk maken, en die zich buiten de wil van de houder van dit merk voordoen. Het staat aan de verwijzende rechter, de feiten van het hoofdgeding tegen de achtergrond van deze aanwijzingen te beoordelen. 18 Regelgeving m.b.t. tabaksreclame 2.15 Al geruime tijd bestaat in Nederland overheidsbeleid ter ontmoediging van het gebruik van tabak. In 1979 is een Interdepartementale Commissie Beperking Tabaksgebruik ingesteld. In maart 1988 is de Tabakswet tot stand gekomen, 19 die beperkingen stelde aan het roken in openbare gebouwen en aan de plaatsen waar bedrijfsmatig verstrekking van tabaksproducten mag plaatsvinden, en die regels gaf voor de aanduidingen op de verpakking. 20 De regering beschouwde dit als een eerste stap in een ontwikkeling. 21 Artikel 4 van de Tabakswet behelsde het voorschrift dat radio- en TV-programma s geen reclameboodschappen voor tabaksproducten mogen bevatten. Artikel 5 opende de mogelijkheid bij algemene maatregel van bestuur nadere regels te stellen met betrekking tot reclame voor tabaksproducten; vooralsnog vertrouwde de regering op zelfregulering door de branche-organisaties. Sedert 1 maart 1982 bestond al een Code voor sigaretten en shag als onderdeel van de algemene Nederlandse Reclamecode. In mei 1994 werd een Reclame-Code voor tabaksproducten van kracht. Deze bevatte gedetailleerde voorschriften voor reclame-uitingen. Daarnaast bevatte zij een bepaling als door Hugo Boss bedoeld waarin de deelnemende bedrijven, voor zover houder van een (beeld-)merk voor tabaksproducten, de verplichting op zich namen om zich te onthouden van het maken van reclame voor andere zaken dan tabaksproducten, welke door hun aard en/of vormgeving een verwarrende gelijkenis vertonen met de tabaksproducten, en van het maken van 18 HvJ EG 14 juni 2007 C-246/ Wet van 10 maart 1988, Stb. 342 (editie S&J 198, editie 1990), in werking getreden op 1 januari Zie met betrekking tot dit laatste ook Richtlijn 2001/37/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2001 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaksproducten (PbEG L 194/26). 21 Uit de toelichting: Hoe zwaar ook de belangen van volksgezondheid moeten wegen, het roken kan niet op stel en sprong uit onze maatschappij worden verbannen. (...) De regering kiest daarom voor een beleid op langere termijn, waarvan de beperking van het tabaksgebruik en, in het bijzonder, de bescherming van de jeugd en van de niet-roker de hoofddoelstellingen zijn. (MvT, Kamerstukken II 1984/85, , nr. 3, blz reclame voor andere zaken dan tabaksproducten, waarbij dezelfde personen en/of identieke situaties worden afgebeeld als gebruikt in reclame voor tabaksproducten, met de kennelijke bedoeling de regels van de Code te omzeilen In de nota Tabaksontmoedigingsbeleid van 28 mei 1996 werd een aanscherping van het overheidsbeleid aangekondigd. 23 Deze hield verband met verwachte Europese regelgeving. Op 6 juli 1998 is Richtlijn 98/43/EG van het Europees Parlement en de Raad tot stand gekomen, betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten op het gebied van reclame en sponsoring voor tabaksproducten(pbeg L 213/9). Deze richtlijn bevatte in art. 3 lid 1 een algemeen verbod van reclame voor tabaksproducten, waarop in de daarop volgende leden bepaalde uitzonderingen werden gemaakt. De richtlijn bevatte ook bepalingen om te voorkomen dat het reclameverbod zou worden omzeild door, zonder het tabaksproduct rechtstreeks te noemen, gebruik te maken van een naam, merk, symbool of ander onderscheidend teken voor een tabaksproduct. De richtlijn werd op 5 oktober 2000 nietig verklaard. 24 Inmiddels is een nieuwe richtlijn vastgesteld: zie Richtlijn 2003/33/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 (Pb EG L 152/ 16) De in 1996 beoogde aanscherping van het beleid heeft geresulteerd in een wijziging van de Tabakswet, welke op 17 juli 2002 in werking is getreden. 25 In het eerste lid van art. 5 werd een algemeen verbod van reclame voor tabaksproducten neergelegd, waarop in de volgende leden van het artikel uitzonderingen werden gemaakt. Art. 5, tweede lid, van de Tabakswet houdt in: Het eerste lid geldt niet, indien een naam die reeds te goeder trouw wordt gebruikt voor zowel tabaksproducten als andere producten of diensten welke door een zelfde onderneming of door verschillende ondernemingen in de handel zijn gebracht of worden aangeboden, voor reclame voor die andere producten of diensten wordt gebruikt en die naam gebruikt wordt in een duidelijk andere presentatievorm dan die waarin hij voor het tabaksproduct wordt gebruikt, met uitsluiting van enig ander onderscheidend teken dat reeds voor een tabaksproduct gebruikt wordt. Art. 5a van de Tabakswet bevat voorschriften die bedoeld zijn om te voorkomen dat het reclameverbod van artikel 5 wordt omzeild. Art. 5a, tweede lid, bepaalt: Het is verboden voor producten of diensten, die na de datum van inwerkingtreding van het in artikel 5, eerste lid, bedoelde verbod op de markt worden gebracht, een naam, merk, symbool of een ander onderscheidend teken te gebruiken dat eerder al voor een tabaksproduct werd gebruikt, tenzij de naam, het merk, het symbool of het andere onderscheidende teken van het product of de dienst in een duidelijk andere vorm dan die van het tabaksproduct wordt gepresenteerd. 22 Over dit onderwerp: Praktijkboek reclamerecht, losbladig, deel VIB, Specifieke reclamenormen voor bepaalde productgroepen (bewerkt door: Schutjens, Verkade, Vroom-Cramer en Kabel); K.J. Defares en B.H.L. Kleise, Intensivering van het tabaksbeleid: een beschouwing vanuit Europeesrechtelijk perspectief, SEW 2005, blz Kamerstukken II 1995/96, , nr HvJ EG 5 oktober 2000, nr. C-376/98, NJ 2001, 154 (zie ook het arrest van diezelfde datum in NJ 2001, 155). 25 Wet van 18 april 2002, Stb. 201.

41 1 8 A U G U S T U S B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M Bespreking van het cassatiemiddel 3.1 Het middel van cassatie is gericht tegen rov. 8, waarin het hof het verweer van Hugo Boss, dat zij een geldige reden had voor het niet gebruiken van de gedeponeerde merken voor waren in klasse 34, heeft verworpen. Het hof heeft uitdrukkelijk de maatstaf uit het arrest van het Benelux- Gerechtshof van 27 januari 1981 gehanteerd. 3.2 In de onderdelen I.2 en I.3 (onderdeel I.1 dient slechts als inleiding) wordt geklaagd dat de maatstaf uit het arrest van het Benelux-Gerechtshof niet langer de juiste is. Volgens deze middelonderdelen heeft het hof miskend dat het begrip zonder geldige reden in art. 5, lid 2, aanhef en onder a, BMW conform de Merkenrichtlijn moet worden uitgelegd. Dit betekent volgens deze middelonderdelen dat het begrip geldige reden een andere, minder beperkte betekenis heeft gekregen dan het Benelux-Gerechtshof daaraan heeft gegeven in de periode vóór de Merkenrichtlijn. Onderdeel I.4 voegt toe dat hetzelfde geldt waar het hof art. 5, aanhef en onder 3 (oud) BMW heeft toegepast. Onderdeel I.5 suggereert het stellen van een prejudiciële vraag aan het HvJ EG, maar bevat geen klacht. In de schriftelijke toelichting 26 stelt Hugo Boss: De interpretatie van het begrip geldige reden in het Winston arrest is immers verouderd nu dit begrip inmiddels een communautair begrip is geworden (...). Het hof had aldus moeten onderzoeken of er in het onderhavige geval sprake is van een geldige reden op grond van art. 5 lid 2 (lid 3 oud) BMW in het licht van artikel 10 lid 1 en artikel 12 lid 1 van de Merkenrichtlijn. 3.3 Met het aanduiden van een andere maatstaf is nog niet gegeven dat het resultaat een ander had moeten zijn. Daarom wordt in onderdeel I.6, kort samengevat, geklaagd dat het hof, doordat het de maatstaf van het Benelux- Gerechtshof heeft toegepast, heeft miskend dat, beschouwd in het licht van de Merkenrichtlijn, van een geldige reden sprake is zodra het gaat om omstandigheden die buiten de macht van de merkhouder liggen en waarop de merkhouder geen invloed kan uitoefenen. Volgens de klacht heeft het hof ten onrechte, immers in strijd met de Merkenrichtlijn, daarnaast de eis gesteld dat sprake moet zijn van omstandigheden die niet tot het normale ondernemersrisico van de merkhouder behoren. 3.4 In onderdeel I.7 wordt geklaagd dat het hof in deze zaak tot uitgangspunt bij de beoordeling had moeten nemen dat, wanneer het geheel of gedeeltelijk (feitelijk) verboden is het merk te gebruiken, er sprake is van een geldige reden voor niet-gebruik. Hieronder is volgens dit middelonderdeel ook te begrijpen het verbod om het merk te gebruiken op zodanige wijze dat het overeenstemt met het gebruik van dat merk voor andere waren of diensten; deze klacht doelt op het verbod van art. 5a Tabakswet. 3.5 De bovengenoemde klachten, die alle betrekking hebben op de toe te passen maatstaf, lenen zich voor een gezamenlijke behandeling. Uit het arrest van het HvJ EG van 14 juni 2007 volgt dat het begrip geldige reden in de lidstaten uniform moet worden uitgelegd. Uit het arrest kunnen de volgende vereisten voor een geldige reden voor nietgebruik van het merk worden afgeleid: a het moet gaan om een belemmering die het voor de merkhouder onmogelijk of onredelijk maakt het merk te gebruiken; 26 Zie de s.t. onder b het moet gaan om een belemmering die rechtstreeks verband houdt met het merk; c het moet gaan om een belemmering die zich buiten de wil van de merkhouder voordoet. 3.6 Het onder a genoemde vereiste komt letterlijk overeen met het begrip onmogelijk maken in het arrest van het Benelux-Gerechtshof van 27 januari Het begrip onredelijk maken komt, naar de kern genomen, overeen met: feiten en omstandigheden die een normaal gebruik van het merk zo bezwaarlijk [maken] dat zulks, naar in het economisch verkeer gebruikelijke maatstaven, in redelijkheid niet van hem of van zijn licentiehouder kan worden verwacht. Een voorbeeld van zulk een belemmering voor normaal gebruik van het merk is gegeven in art. 19 lid 1 TRIPsverdrag: invoerbeperkingen op de desbetreffende waren. Een ander voorbeeld is de publiekrechtelijke procedure tot toelating van een geneesmiddel op de markt, die de merkhouder met goed gevolg moet doorlopen voordat hij het deponeerde merk kan gebruiken voor geneesmiddelen Het onder b genoemde vereiste komt als zodanig niet voor in de jurisprudentie van het Benelux-Gerechtshof. Stel, bijvoorbeeld, dat de merkhouder als reden voor het niet gebruiken van het merk opgeeft: de opzegging van zijn bedrijfskrediet door de bank. In zo n geval zal niet spoedig een geldige reden worden aangenomen: volgens de maatstaf van het HvJ EG niet, omdat niet aan het vereiste van rechtstreeks is voldaan; volgens de maatstaf van het Benelux-Gerechtshof niet, omdat de opgegeven omstandigheid tot het ondernemersrisico behoort en aan de merkhouder moet worden toegerekend. 3.8 Het onder c genoemde vereiste komt overeen met het begrip: buiten zijn macht liggend in het arrest van het Benelux-Gerechtshof van 27 januari Ook hiervan is een voorbeeld te geven. Stel, dat een merkhouder als reden voor het niet gebruiken van zijn merk opgeeft dat hij een afspraak heeft gemaakt met een derde om het merk niet te gebruiken. In zo n geval is noch volgens de maatstaf van het Benelux-Gerechtshof, noch volgens de maatstaf van het HvJ EG sprake van een geldige reden voor niet-gebruik. De omschrijving in het arrest van het Benelux-Gerechtshof is voor wat betreft de uitwerking iets beperkter voor merkhouders, omdat zij niet alleen de belemmeringen omvat die buiten de wil (buiten de macht) van de merkhouder liggen, maar ook omstandigheden omvat die tot diens ondernemersrisico worden gerekend. Een voorbeeld in deze laatste categorie is de constatering van de merkhouder dat de waren waarvoor het merk is gedeponeerd bij het publiek uit de gratie zijn geraakt 28 of, omgekeerd, dat de introductie van de desbetreffende waren op de desbetreffende nationale markt commercieel nog niet haalbaar is. 29 Ter vergelijking: over het Duitse merkenrecht schrijft Fezer: Het voorbeeld is ontleend aan alinea 79 van de conclusie van de A-G bij het HvJ EG. Zie voor een dergelijke casus: Hof van Beroep te Gent 25 juni 1998 (Amoxypen), te kennen uit: Hof van Cassatie 30 juni 2000 (rolnr. C980484N, te raadplegen via in casu geen geldige reden aangenomen. Het Bundesgerichtshof 24 november 1999, GRUR 2000, blz. 890, nam in een dergelijk geval wel een geldige reden aan. Het OHIM, Opposition Division, 27 juni 2001, nr. 1507/2001, overwoog: niet alle verhandeling van geneesmiddelen onder het merk is onmogelijk. 28 Hof s-gravenhage 27 april 2000, BIE 2000, 99: geen geldige reden. 29 Hof Amsterdam 2 januari 1992, BIE 1993, 32: geen geldige reden. 30 K.H. Fezer, Markenrecht, 2001, blz

42 2 7 0 B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M 1 8 A U G U S T U S Die Nichtbenutzung rechtfertigen nur solche Gründe, die ausserhalb der Einflusssphäre des Markeninhabers liegen. Es darf sich nicht lediglich um technische oder wirtschaftliche Schwierigkeiten handeln, die voraussehbar und kalkulierbar waren und deshalb dem Markeninhaber zugerechnet werden können. (...) Massgebend ist, ob ein vorausschauender und umsichtiger Markeninhaber als ordentlicher Unternehmer die Ursachen der Nichtbenutzung hätte abwenden können. (cursivering van mij, A-G) 3.9 In de vakliteratuur is de geldige reden voor nietgebruik van het merk wel eens vergeleken met het leerstuk overmacht. 31 In het Nederlandse recht wordt doorgaans aangenomen dat een persoon zich niet op overmacht kan beroepen indien de belemmering voor hem voorzienbaar was op het tijdstip van handelen. 32 De oorzaak van de verhindering wordt in dat geval aan de schuldenaar toegerekend, ook al ligt zij niet rechtstreeks bij hem. De rechtbank lijkt dit spoor te volgen. Zij heeft in rov. 9 onder meer overwogen: Uit de preambule bij de Reclame Code voor Tabaksproducten 1994 volgt dat daaraan voorafgaand reeds sedert een groot aantal jaren door de overheid met de tabaksindustrie werd gesproken over het betrachten van terughoudendheid in reclame-uitingen. De rechtbank is van oordeel dat de reclame-beperkingen waarop Hugo Boss doelt voorzienbaar waren. Voorts bevat de Reclame Code voor Tabaksproducten 1994 geen algeheel verbod om reclame te maken voor tabaksartikelen, terwijl de voorgenomen EG-Richtlijn (nog) niet in werking is getreden. Ten slotte, als al zou moeten worden aangenomen dat Hugo Boss voor haar waren uit klasse 34 geen reclame mocht maken, dan verhindert deze omstandigheid op zichzelf niet dat Hugo Boss de betreffende BOSS-merken voor haar producten kon gebruiken. Uit dit alles volgt dat geen sprake is van een (overmacht)situatie waarbij wegens buiten de macht van Hugo Boss liggende, niet tot haar normale ondernemersrisico behorende feiten en omstandigheden het normaal gebruik van de BOSS-merken in redelijkheid niet van haar kon worden verlangd. De rechtbank is in deze overweging in feite voor drie ankers gaan liggen: (i) de reclamebeperkingen waren voor Hugo Boss te voorzien; (ii) er is (nog) geen algeheel verbod van reclame voor tabaksproducten; (iii) zelfs al zou Hugo Boss geen reclame mogen maken voor haar waren in klasse 34, dan verhinderde dat niet dat zij de merken gebruikt voor deze waren De verwerping van de aangevoerde geldige reden werd in hoger beroep door Hugo Boss bestreden in grief III. Over het eerste anker, de voorzienbaarheid, is in hoger beroep niet meer gesproken. Met betrekking tot het tweede en het derde anker heeft Hugo Boss in hoger beroep gewezen op de steeds verdergaande beperking van tabaksreclame. Hugo Boss heeft in hoger beroep benadrukt dat zij niet het risico 31 Ch. Gielen, Enkele merkenrechtelijke vraagstukken, diss. 1991, blz. 137; N. Oosterman, Usus vel non usus: is de sanctie van verval van het merkrecht nog effectief?, IER 2007, blz , i.h.b. blz Enigszins anders: A. Braun, Précis des marques, 2004, nr In de toelichting op de grief (MvG blz. 15) sprak ook Hugo Boss van een overmachtsituatie. 32 Een klassiek voorbeeld is de schuldenaar die zich tegenover de schuldeiser op een externe verhindering beroept ter rechtvaardiging van het niet nakomen van een contractuele verplichting. Wanneer deze omstandigheid voor de schuldenaar voorzienbaar was toen hij de desbetreffende contractuele verplichting aanging, zal het beroep op overmacht in de regel niet slagen. Zie o.m.: Asser-Hartkamp, Verbintenissenrecht, 4-I, 2004, nr kan lopen dat zij haar zorgvuldig in reclamecampagnes opgebouwde imago niet zou mogen benutten voor de verkoop van andere waren dan tabakswaren op de grond dat reclame voor die andere waren door het publiek wordt geassocieerd met tabaksproducten (Hugo Boss doelt hier op de regel welke thans is neergelegd in art. 5a Tabakswet) De eenvormige uitleg welke door het HvJ EG aan de lidstaten wordt voorgeschreven laat m.i. niet toe, aan het aanvaarden van een geldige reden andere eisen te stellen dan die, welke uit het arrest van het HvJ EG blijken. Het door de rechtbank gestelde en impliciet door het hof overgenomen argument dat de opgegeven belemmering voor de merkhouder voorzienbaar was, gaat verder dan de vereisten welke uit het arrest van het HvJ EG blijken. Zou hierover twijfel bestaan, dan ligt een prejudiciële vraag aan het HvJ EG in de rede Voor zover het hof van oordeel is dat hier geen sprake is van een geldige reden omdat er nog geen algeheel reclameverbod voor tabaksproducten gold (het tweede anker van de rechtbank) of omdat ondanks de beperking van de reclamemogelijkheden, in redelijkheid van Hugo Boss mocht worden verwacht dat zij deze merken gebruikte voor het verhandelen van tabakswaren (het derde anker van de rechtbank), behoeft de uitkomst van de toetsing door het hof niet per se in strijd te zijn met de maatstaf die volgens het HvJ EG moet worden aangelegd. Volgens die maatstaf moetwordenonderzochtofeenbuitendewilvanhugoboss gelegen belemmering het gebruik van het merk onmogelijk of onredelijk maakt. Het hof, dat niet bekend kon zijn met het nadien gewezen arrest van het HvJ EG, heeft dit onderzoek niet verricht. Het hof heeft immers onderzocht of het gaat om niet tot het normale ondernemersrisico behorende feiten en omstandigheden welke een normaal gebruik van het merk onmogelijk maken, of zo bezwaarlijk maken dat zulks in redelijkheid niet van de merkhouder kan worden verwacht. Het begrip tot het normale ondernemersrisico behorende behelst een normatief element: het omvat, zoals gezegd, niet alleen omstandigheden die van de wil van de merkhouder afhankelijk zijn, maar ook omstandigheden die, ofschoon onafhankelijk van de wil van de merkhouder, aan de merkhouder worden toegerekend. Het komt mij voor dat juist dit normatieve element, dat als zodanig niet terug te vinden is in de uitspraak van het HvJ EG van 14 juni 2007, buiten de volgens het HvJ EG aan te leggen maatstaven treedt Het voorgaande voert tot de slotsom dat de klachten over de door het hof toegepaste maatstaf doel treffen en dat het bestreden arrest niet in stand kan blijven. Het antwoord op de vraag of een wijziging van de ondernemingsstrategie teneinde de betrokken hindernis uit de weg te gaan van de merkhouder kan worden gevergd, is door het HvJ EG overgelaten aan de rechters van de lidstaten. Dit brengt voor het onderhavige geschil mee dat de rechter na verwijzing behoort te onderzoeken of van Hugo Boss redelijkerwijs kan worden gevergd haar ondernemingsbeleid te wijzigen (bijvoorbeeld: het aanpassen van haar brandstyle, zodanig dat niet langer het gevaar bestaat dat haar reclame voor de overige door haar verhandelde waren door het publiek wordt geassocieerd met tabakswaren; zie ook alinea 3.17 hierna) In het voorgaande is uitgegaan van de veronderstelling dat de Hoge Raad onmiddellijk over het cassatiemiddel beslist. Het is evenwel niet vanzelfsprekend dat de nationale

43 1 8 A U G U S T U S B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M rechter beslist over de vraag of de rechtspraak van de ene internationale rechter (het Benelux-Gerechtshof) is achterhaald door een uitspraak van een andere internationale rechter (het HvJ EG). In een geval als het onderhavige is voorstelbaar dat de Hoge Raad de frontale aanval, die in het middel van cassatie is gedaan op (de toepassing door het hof van) de rechtspraak van het Benelux-Gerechtshof, in de vorm van een prejudiciële vraag aan het Benelux- Gerechtshof zelf voorlegt. Een prikkel daartoe zou kunnen zijn dat, blijkens rov. 3 van het bestreden arrest, ook in België een procedure tussen partijen over dit onderwerp aanhangig is. Nu de noodzaak om de Benelux-Merkenwet uit te leggen conform de Merkenrichtlijn door het Benelux- Gerechtshof is erkend 33 en het aangehaalde arrest van het HvJ EG van 14 juni 2007 geen vrijheid aan de rechter van de lidstaten laat met betrekking tot de toe te passen maatstaf, is m.i. sprake van een acte éclairé en kan een prejudiciële vraag aan het Benelux-Gerechtshof achterwege blijven Bij het slagen van bovengenoemde klachten behoeven de overige onderdelen van het middel geen bespreking meer. Ten overvloede volgt een korte bespreking van de inhoud. Onderdeel I.8 klaagt subsidiair dat het hof heeft miskend dat van een geldige reden voor niet-gebruik reeds sprake is wanneer, objectief bezien, het normaal gebruik van het merk voor de merkhouder in feite onmogelijk is gemaakt. Volgens het middel had het hof als maatstaf moeten nemen: hoe een gemiddelde ondernemer gezien de omstandigheden van het geval gehandeld zou hebben In de aangehaalde rechtspraak van het Benelux- Gerechtshof is nimmer de eis gesteld van (absolute) onmogelijkheid van gebruik van het merk. Uit het aangehaalde arrest van het HvJ EG van 14 juni 2007 volgt evenmin dat vereist zou zijn dat het gebruik van het merk voor de merkhouder (absoluut) onmogelijk is: ook wanneer het onredelijk is van de merkhouder te verwachten dat hij het merk gebruikt, kan een geldige reden voor niet-gebruik worden aangenomen. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn indien een invoerheffing het gebruik van het merk voor de waren waarvoor het is ingeschreven weliswaar niet onmogelijk maakt, maar wel zo duur dat van de merkhouder in redelijkheid niet kan worden verwacht dat hij het merk voor die waren gebruikt of door een licentiehouder laat gebruiken. 35 In het thans bestreden arrest heeft het hof niet de eis gesteld dat gebruik van het merk (absoluut) onmogelijk is voor Hugo Boss. Het hof heeft in rov. 8 gelet op omstandigheden, die het normaal gebruik van het merk onmogelijk maken, of althans zo bezwaarlijk dat zulks, naar in het economisch verkeer gebruikelijke maatstaven, niet van haar kan worden verwacht. De klacht leidt daarom niet tot cassatie. 33 Vgl. BenGH 26 juni 2000, NJ 2000, 551 m.nt. DWFV, waarin het Benelux-Gerechtshof prejudiciële vragen stelde aan het HvJ EG. 34 Blijkens de toelichting op deze klacht heeft Hugo Boss dit criterium ontleend aan het opstel van Mulder en Van der Kooy in BIE 1982, blz Zie ook: GEA 23 februari 2006, nr. T-194/03, rov. 46: Aangenomen dient [...] te worden dat het begrip geldige redenen in deze bepalingen verwijst naar redenen die verband houden met het bestaan van belemmeringen voor het gebruik van het merk, of naar situaties waarin het commerciële gebruik ervan, gelet op alle relevante omstandigheden van het concrete geval, te duur zou zijn. Dergelijke belemmeringen kunnen voortvloeien uit een nationale regeling die bijvoorbeeld beperkingen oplegt aan de verkoop van de door het merk aangeduide waren, en een dergelijke regeling kan dan ook worden aangevoerd als geldige reden voor het niet gebruiken van het merk In onderdeel I.9 wordt subsidiair met een motiveringsklacht tegen het oordeel van het hof opgekomen. De klacht houdt in dat de beslissing onbegrijpelijk is in het licht van de volgende, door Hugo Boss in hoger beroep aangevoerde stellingen: dat in het relevante tijdvak vergaande beperkingen golden of dreigden te gaan gelden voor tabaksreclame; dat deze regelgeving meebracht, resp. zou meebrengen, dat wanneer Hugo Boss de door haar gedeponeerde merken gebruikt voor tabaksproducten, het voor Hugo Boss niet of nauwelijks meer mogelijk is deze merken te gebruiken in haar reclame-uitingen voor andere waren; dat Hugo Boss in dat geval genoodzaakt zou zijn haar brandstyle voor kleding, parfum e.d. zodanig aan te passen dat de algemene indruk van de totale presentatie van die merknaam in de desbetreffende reclame-uitingen op geen enkele wijze overeenstemming vertoont met die, zoals gebruikt voor de tabaksproducten; dat Hugo Boss jarenlang kostbare investeringen heeft gepleegd in haar brandstyle en niet het risico wilde lopen dat zij haar brandstyle zou moeten aanpassen: zij zou daardoor haar gehele bedrijfsvoering op het spel zetten, hetgeen redelijkerwijs niet van haar verwacht kan worden Zoals gezegd, zal de juistheid van deze stellingen na verwijzing moeten worden onderzocht, ditmaal aan de hand van de maatstaf van het HvJ EG. Verder behoeven zij thans geen bespreking Onderdeel I.10 bevat geen klacht. De algemene motiveringsklacht in onderdeel I.11 mist zelfstandige betekenis naast de voorgaande klachten. 4 Conclusie De conclusie strekt tot vernietiging van het bestreden arrest en tot verwijzing van de zaak naar een ander gerechtshof. b De Hoge Raad, enz. 3 Beoordeling van het middel 3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan. (i) Hugo Boss is krachtens internationale inschrijvingen houdster van de volgende merkregistraties, die zich onder meer uitstrekken tot de Benelux: het woordmerk HUGO BOSS, gedeponeerd op 10 april 1987 (nr ); het woordmerk BOSS, gedeponeerd op 11 september 1987 (nr ); het beeldmerk BOSS/HUGO BOSS, gedeponeerd op 3 oktober 1987 (nr ) en de beeldmerken HUGO/HUGO BOSS en BOSS/HUGO BOSS, gedeponeerd op 20 juli 1993 (nrs , resp ). Hugo Boss heeft deze merken doen inschrijven voor verschillende waren- en dienstenklassen, waaronder klasse 34 voor kort gezegd tabak, tabaksproducten en artikelen voor rokers. (ii) Reemtsma houdt zich bezig met de productie en verhandeling van sigaretten. Zij is krachtens Beneluxmerkendepots houdster van de volgende merkregistraties voor waren in klasse 34: het woordmerk BOSS, gedeponeerd op 24 november 1993 (nr );

44 2 7 2 B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M 1 8 A U G U S T U S de beeldmerken BOSS VIRGINIA BLEND en BOSS LIGHTS gedeponeerd op 16 juni 1998 (nrs , resp ). (iii) Hugo Boss heeft gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren binnen de Benelux voor de waren in klasse 34 geen normaal gebruik van haar onder (i) genoemde merken gemaakt. 3.2 Reemtsma vordert in dit geding een verklaring voor recht dat de uit de hiervoor in 3.1 onder (i) genoemde depots voortvloeiende merkrechten van Hugo Boss vervallen zijn wegens het uitblijven van normaal gebruik van die merken (art. 5 lid 2 BMW, onderscheidenlijk art. 5 lid 3 zoals dat luidde tot 1 januari 1996). De rechtbank heeft de vordering toegewezen, het hof heeft de daartegen opgeworpen grieven ongegrond geoordeeld. In cassatie gaat het nog slechts om s hofs verwerping van de stelling van Hugo Boss dat zij voor het niet-gebruik een geldige reden had. Hugo Boss heeft daartoe aangevoerd dat op grond van verschillende Europese en Nederlandse regelgevingen verregaande beperkingen gelden of dreigden te gaan gelden voor tabaksreclame, welke beperkingen zich ook (zouden kunnen) uitstrekken tot gebruik van merken voor andere waren dan tabaksproducten, wanneer die merken ook worden gebruikt voor tabaksproducten. Het hof heeft daaromtrent geoordeeld (rov. 8) dat de door Hugo Boss gestelde feiten en omstandigheden niet kunnen worden aangemerkt als buiten de macht van Hugo Boss liggende en niet tot haar normale ondernemersrisico behorende omstandigheden die het normaal gebruik van het merk onmogelijk maken, althans zo bezwaarlijk dat het gebruik daarvan naar in het economische verkeer gebruikelijke maatstaven in redelijkheid niet van haar kon worden verwacht. 3.3 Bij de beoordeling van het tegen dit oordeel in stelling gebrachte middel moet worden vooropgesteld dat de term geldige reden, zoals die laatstelijk voorkwam in art. 5 lid 2 BMW (thans art lid 2 BVIE), moet worden uitgelegd overeenkomstig de art. 10 lid 1 en 12 lid 1 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: de Richtlijn), die sedert 1 januari 1996 in die bepalingen van de BMW, respectievelijk het BVIE, is geïmplementeerd. Nu de Richtlijn evenwel uiterlijk op 31 december 1992 in de nationale wetgeving van de lidstaten verwerkt diende te zijn, behoort ook het tot 1 januari 1996 gegolden hebbende art. 5 lid 3 BMW in de periode van 1 januari 1993 tot 1 januari 1996 richtlijnconform te worden uitgelegd De onderdelen I.2, I.3, I.6 en I.7, die zich voor gezamenlijke behandeling lenen, klagen over de uitleg die het hof aan art. 5 lid 2 BMW en 5 lid 3 (oud) BMW heeft gegeven, waarbij het zich heeft georiënteerd op BenGH 27 januari 1981, nr. A80/1, NJ 1981, 333 (Turmac/ Reynolds). Geklaagd wordt dat aan de uitdrukking geldige reden in art. 10 en 12 van de Richtlijn een andere betekenis toekomt dan het hof, in het voetspoor van het Benelux-Gerechtshof in zijn evenbedoelde arrest, daaraan heeft gegeven, en dat van een geldige reden alleen dan geen sprake is, wanneer het uitblijven van normaal gebruik te wijten is aan een eigen toedoen van de merkhouder, of afhankelijk is van diens wil, terwijl het hof ten onrechte als eis heeft gesteld dat sprake moet zijn van omstandigheden die niet tot het normale ondernemersrisico van de merkhouder behoren In zijn na de bestreden uitspraak en de stukkenwisseling in cassatie gewezen arrest van 14 juni 2007, nr. C-246/05 (Häupl/Lidl), heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen beslist: Artikel 12, lid 1 van richtlijn 89/104 moet aldus worden uitgelegd dat sprake is van een geldige reden [...] voor het niet-gebruiken van een merk bij belemmeringen die een rechtstreeks verband houden met dit merk en het gebruik van dit merk onmogelijk of onredelijk maken, en die zich buiten de wil van de houder van dit merk voordoen. Het staat aan de verwijzende rechter, de feiten van het hoofdgeding tegen de achtergrond van deze aanwijzingen te beoordelen. Gelet op hetgeen het Hof van Justitie in rov. 53 heeft overwogen, is met het woord onredelijk in de procestaal Duits: unzumutbar hier bedoeld dat de belemmeringen zodanig zijn dat van de merkhouder in redelijkheid niet kan worden verlangd het merk te gebruiken. Aldus heeft het Hof van Justitie een uitleg aan art. 12 lid 1 van de Richtlijn gegeven welke, blijkens hetgeen hiervoor in 3.3 is overwogen, ook moet gelden voor art. 5 lid 2 BMW, art lid 2 BVIE, alsmede voor art. 5 lid 3 (oud) BMW, te rekenen vanaf 1 januari 1993 die enerzijds enger is dan de in de rechtspraak van het Benelux-Gerechtshof gehanteerde, waar het geldt het vereiste dat de belemmering rechtstreeks verband houdt met het merk, doch anderzijds ruimer, nu het Hof van Justitie niet eist dat de belemmering niet is gelegen in omstandigheden die tot het normale ondernemersrisico van de merkhouder behoren. De klachten zijn in zoverre gegrond. 3.5 Voor het tijdvak tot 1 januari 1993 heeft het hof terecht de maatstaf, zoals geformuleerd in het hiervoor in vermelde arrest van het Benelux-Gerechtshof van 27 januari 1981 toegepast. Onderdeel I.11 klaagt dat s hofs oordeel (rov. 8) dat (ook in dat tijdvak) geen sprake is van een geldige reden voor het niet-normale gebruik van de merken onbegrijpelijk is in het licht van de omstandigheden waarop Hugo Boss zich in de feitelijke instanties heeft beroepen, zoals opgesomd in de cassatiedagvaarding onder 3 tot en met 15 en onderdeel I.9. Deze klacht treft doel. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, valt niet in te zien waarom die omstandigheden niet kunnen worden aangemerkt als liggende buiten de macht van Hugo Boss en als niet behorende tot haar normale ondernemersrisico, noch waarom die het gebruik van de merken niet zo bezwaarlijk maken dat dat gebruik, naar in het economisch verkeer gebruikelijke maatstaven, niet van haar kan worden verwacht. 3.6 Het bestreden arrest kan dus niet in stand blijven en de overige onderdelen behoeven geen behandeling. Het verwijzingshof zal, te rekenen vanaf 1 januari 1993, de door het Hof van Justitie geformuleerde maatstaf dienen aan te leggen en, op de voet van hetgeen het Hof van Justitie in rov. 54 van zijn arrest heeft overwogen, moeten onderzoeken of het mogelijk is, dan wel van Hugo Boss in redelijkheid kan worden gevergd, dat zij haar ondernemingsbeleid zodanig wijzigt dat de door haar aangevoerde belemmering zich niet langer doet gevoelen. Voor de periode voorafgaand aan 1 januari 1993 zal dit onderzoek moeten geschieden aan de hand van de maatstaf, geformuleerd in het meergenoemde arrest van het Benelux-Gerechtshof van 27 januari 1981.

45 1 8 A U G U S T U S B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M Beslissing De Hoge Raad: vernietigt het arrest van het gerechtshof s-gravenhage van 4 augustus 2005; verwijst het geding naar het gerechtshof Amsterdam ter verdere behandeling en beslissing; veroordeelt Reemtsma in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Hugo Boss begroot op 444,11 aan verschotten en 2.600, voor salaris Nr. 22 Vzr. Rechtbank s-gravenhage, 20 februari 2007* (caravanvoortenten II) Mr. E.F. Brinkman Art. 10 GModVo De Aronde wekt een andere algemene indruk bij de geïnformeerde gebruiker dan het modeldepot van Bax. Daarbij is in aanmerking genomen dat op zich een voortent met ellips-vormige voorboog reeds bekend was zodat de bescherming van het model zich niet tot toepassing van een dergelijke boog als zodanig kan uitstrekken. Art. 1019h Rv Bij gebreke aan een werkelijk gemotiveerde betwisting van de hoogte van de declaratie van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij en gelet op de omstandigheid dat het hier niet om een feitelijk of juridisch zeer ingewikkelde zaak gaat, in welk kader eerder reeds een bedrag van als redelijke en evenredige advocaatkosten werden toegekend, zal het bedrag van ,74 worden toegekend. Josephus Johannus Martinus Bax te Bergeijk, eiser, procureur mr. J.P. van Ginkel, advocaat mr. R.G.F. Lammers te Oss, tegen 1 Fortex Caravanvoortenten te Enschede, 2 Yvonne Johanna Elisabeth Keizer, e/v Grunder te Enschede, 3 Frederikus Hermanus Bernardus Grunder te Enschede, 4 Wouter Grunder te Enschede, gedaagden, procureur mr. drs. W.P. den Hertog, advocaat mr. L.G. Bonnes te Enschede. 2.3 Bax is voorts rechthebbende op het Gemeenschapsmodel met nummer voor tenten (deel van -), aangevraagd en ingeschreven op 13 oktober 2006, waarbij de volgende tekeningen zijn gevoegd: De feiten 2.1 Bax is oprichter en mede-eigenaar van Bax Totaal Recreatie B.V., welke vennootschap sedert 35 jaar voortenten en kampeertenten ontwikkelt en produceert. 2.2 Bax is rechthebbende op het Gemeenschapsmodel met nummer voor tenten (deel van -), aangevraagd en ingeschreven op 11 maart 2005, waarbij de volgende tekeningen zijn gevoegd: * Zie ook HR, 2 april 2004, BIE 2005, nr. 6. Red.

46 2 7 4 B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M 1 8 A U G U S T U S Fortex c.s. brengen onder meer de volgende voortent onder de naam Aronde op de markt in Nederland: grond loopt (zo wordt een driehoek gevormd van de zijkant gezien, zie ). De voorboog van de Aronde staat niet schuin maar juist recht omhoog, terwijl het tentdoek met die boog ook weer hoofdzakelijk recht (hoogstens in een kleine hoek) omlaag loopt (bij gesloten deuren van de tent). Dit uiterlijke verschil tussen de tenten wordt niet werkelijk verminderd door gebruik van de voorluifel bij de Aronde. Niet alleen geeft de voorluifel aan de Aronde een duidelijk andere look, in dat geval ontbreekt tevens nog altijd het aan die voorboog bevestigde, schuin naar voren toelopende tentdoek (de driehoek aan de voorzijde, zie ). 4.3 Bij dit een en ander is in aanmerking genomen dat op zich een voortent met ellipsvormige voorboog reeds bekend was) zodat de bescherming van het model zich niet tot toepassing van een dergelijke boog als zodanig kan uitstrekken. Zie bijvoorbeeld de Bora en Wigo tent: 3 Het geschil 3.1 Bax vordert samengevat Fortex c.s. te bevelen iedere inbreuk op voornoemde modelrechten van Bax dan wel slaafse nabootsing van zijn model te staken en gestaakt te houden, met diverse nevenvorderingen, een en ander op straffe van een dwangsom, alsmede een voorschot op de schadevergoeding of winstafdracht van 5.000,, met kosten. 3.2 Fortex c.s. voeren verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voorzover van belang, nader ingegaan. 4 De beoordeling 4.1 Als verweer van de verste strekking hebben Fortex c.s. zich op het standpunt gesteld dat de Gemeenschapsmodellen van Bax nietig zijn omdat daaruit niet duidelijk de kenmerken af te leiden zijn, omdat ze niet nieuw zijn, geen eigen karakter hebben en technisch bepaald zijn. De voorzieningenrechter kan de beantwoording van die vragen in het midden laten omdat hij voorshands van oordeel is dat van inbreuk geen sprake is (althans dat een gerede kans bestaat dat de bodemrechter geen inbreuk zal aannemen) waartoe als volgt wordt overwogen. 4.2 De Aronde wekt naar voorlopig oordeel een andere algemene indruk bij de geïnformeerde gebruiker dan het in r.o. 2.2 beschreven modeldepot. Van voren gezien maken bij de Aronde de gebogen zijkanten van de voorboog een hoek van 90 met de grond, terwijl bij het gedeponeerde model de voorboog aan de beide uiteinden juist in een recht stuk overgaat, dat vervolgens een schuine hoek met de grond maakt. Dit is het beste zichtbaar in tekening Dit geeft de Aronde een duidelijk ronder aanzien van voren dan het model van Bax, waarbij in feite slechts het tentdak rond (of in de woorden van Bax: ellipsvormig) is. Tevens dringt zich, van de zijkant gezien, onmiddellijk het volgende verschil op tussen het model (zie met name tekening maar ook en in r.o.2.2) en de Aronde. De voorboog van het model staat schuin naar voren waarna het tentdoek ook weer schuin naar voren naar de 4.4 Aan deze duidelijke verschillen kunnen ook nog de verschillen in de tekeningen op de ramen worden toegevoegd: uit het model is een S- of omgekeerde S-vorm te kennen terwijl dit bij de Aronde wellicht het beste kan worden om-

Daan de Lange, Brinkhof: Wat moet de Nederlandse octrooirechter doen bij een GAT/LuK verweer? Gepubliceerd in BIE 6/7, 18 augustus 2008, p. 231 233.

Daan de Lange, Brinkhof: Wat moet de Nederlandse octrooirechter doen bij een GAT/LuK verweer? Gepubliceerd in BIE 6/7, 18 augustus 2008, p. 231 233. Daan de Lange, Brinkhof: Wat moet de Nederlandse octrooirechter doen bij een GAT/LuK verweer? Gepubliceerd in BIE 6/7, 18 augustus 2008, p. 231 233. 1 Het arrest van het Hof van Justitie (HvJ) in de zaak

Nadere informatie

collegebanken Het grensoverschrijdend GAT/LUK en ROCHE Prof. Willem A. Hoyng

collegebanken Het grensoverschrijdend GAT/LUK en ROCHE Prof. Willem A. Hoyng Leiden Revisited: een middag terug in de collegebanken Het grensoverschrijdend verbod in IE zaken na GAT/LUK en ROCHE Prof. Willem A. Hoyng Crossborders Historie Tot 1986 Octrooi (IE recht) is geldig voor

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA vonnis RECHTBANK S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 325461 / HA ZA 08-3967 Vonnis in het incident van in de zaak van de rechtspersoon naar publiek recht UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 1 OKTOBER 2010 C.09.0563.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.09.0563.N D. W. E., eiser, vertegenwoordigd door mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1050 Brussel,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 2 JANUARI 2014 C.12.0463.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0463.N 1. WIBRA BELGIË nv, met zetel te 9140 Temse, Frank Van Dyckelaan 7A, 2. WIBRA HOLDING bv, vennootschap naar Nederlands recht,

Nadere informatie

ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer) 13 juli 2006*

ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer) 13 juli 2006* ROCHE NEDERLAND E.A. ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer) 13 juli 2006* In zaak C-539/03, betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens het protocol van 3 juni 1971 betreffende de uitlegging

Nadere informatie

De zaak is voor Majestic behandeld door mrs. M.H.L. Hemmer en R.T. Tjemkes, advocaten te Breda.

De zaak is voor Majestic behandeld door mrs. M.H.L. Hemmer en R.T. Tjemkes, advocaten te Breda. vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel zaaknummer / rolnummer: C/09/435163 / HA ZA 13-76 Vonnis van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAJESTIC PRODUCTS B.V., gevestigd

Nadere informatie

Hoge Raad der Nederlanden

Hoge Raad der Nederlanden '" 13 februari 2015 Eerste Kamer in naam des Konings 10/02162 LZ Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: l. LEIDSEPLEIN BEHEER B.V., gevestigd te Amsterdam, 2. Hendrikus Jacobus Marinus DE VRIES,

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2017:3619

ECLI:NL:GHSHE:2017:3619 ECLI:NL:GHSHE:2017:3619 Instantie Datum uitspraak 15-08-2017 Datum publicatie 16-08-2017 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-hertogenbosch 200.216.119_01

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2009:BJ2061

ECLI:NL:RBROT:2009:BJ2061 ECLI:NL:RBROT:2009:BJ2061 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 29-04-2009 Datum publicatie 09-07-2009 Zaaknummer 321455 / HA ZA 08-3164 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:PHR:2013:873 Parket bij de Hoge Raad Datum conclusie Datum publicatie Zaaknummer 12/04481

ECLI:NL:PHR:2013:873 Parket bij de Hoge Raad Datum conclusie Datum publicatie Zaaknummer 12/04481 ECLI:NL:PHR:2013:873 Instantie Parket bij de Hoge Raad Datum conclusie 20-09-2013 Datum publicatie 08-11-2013 Zaaknummer 12/04481 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken - Inhoudsindicatie

Nadere informatie

LJN: BP4803, Hoge Raad, 10/04523. Datum uitspraak: 20-05-2011 Datum publicatie: 20-05-2011. Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Cassatie

LJN: BP4803, Hoge Raad, 10/04523. Datum uitspraak: 20-05-2011 Datum publicatie: 20-05-2011. Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Cassatie LJN: BP4803, Hoge Raad, 10/04523 Datum uitspraak: 20-05-2011 Datum publicatie: 20-05-2011 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Cassatie Inhoudsindicatie: Onteigening. Verzuim tot betekening cassatieverklaring

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA Vonnis in het incident tot schorsing van 28 september 2011

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA Vonnis in het incident tot schorsing van 28 september 2011 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 386387 / HA ZA 11-344 Vonnis in het incident tot schorsing van in de zaak van 1. de rechtspersoon naar buitenlands recht NESTEC

Nadere informatie

LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, Datum uitspraak: Datum publicatie:

LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, Datum uitspraak: Datum publicatie: LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, 225359 Datum uitspraak: 15-02-2012 Datum publicatie: Rechtsgebied: 17-02-2012 Handelszaak Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: In deze zaak

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 19/07/2016

Datum van inontvangstneming : 19/07/2016 Datum van inontvangstneming : 19/07/2016 Vertaling C-341/16-1 Zaak C-341/16 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 16 juni 2016 Verwijzende rechter: Oberlandesgericht Düsseldorf (Duitsland)

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 12 SEPTEMBER 2014 C.13.0232.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.13.0232.N SYRAL BELGIUM nv, met zetel te 9300 Aalst, Burchtstraat 10, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Caroline De Baets, advocaat

Nadere informatie

ECLI:NL:PHR:2008:BD1383 Parket bij de Hoge Raad Datum uitspraak Datum publicatie

ECLI:NL:PHR:2008:BD1383 Parket bij de Hoge Raad Datum uitspraak Datum publicatie ECLI:NL:PHR:2008:BD1383 Instantie Parket bij de Hoge Raad Datum uitspraak 20-06-2008 Datum publicatie 20-06-2008 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken - Inhoudsindicatie C07/041HR

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: Vonnis in incident van in de zaak van 1. de vennootschap naar buitenlands recht SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD, gevestigd te Gyeonggi-do,

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2016:5140 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01

ECLI:NL:GHAMS:2016:5140 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 ECLI:NL:GHAMS:2016:5140 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 29-11-2016 Datum publicatie 06-02-2017 Zaaknummer 200.174.828/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Benelux Merken Congres, 25 april 2013

Benelux Merken Congres, 25 april 2013 Benelux Merken Congres, 25 april 2013 Grensoverschrijdende inbreuk, wat nu? Arvid van Oorschot Freshfields Bruckhaus Deringer LLP Inhoud Internationale bevoegdheid: rechtsmacht Bevoegdheidsregels BVIE,

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2014:10207

ECLI:NL:GHARL:2014:10207 ECLI:NL:GHARL:2014:10207 Instantie Datum uitspraak 30-12-2014 Datum publicatie 07-01-2015 Zaaknummer 200.154.059-01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Civiel

Nadere informatie

vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel zaaknummer / rolnummer: C/09/437955 / HA ZA 13/210 Vonnis in incident van 14 mei 2014 in de zaak van

vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel zaaknummer / rolnummer: C/09/437955 / HA ZA 13/210 Vonnis in incident van 14 mei 2014 in de zaak van vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel zaaknummer / rolnummer: C/09/437955 / HA ZA 13/210 Vonnis in incident van in de zaak van 1. de rechtspersoon naar buitenlands recht FKP SOJUZPLODOIMPORT, 2. de rechtspersoon

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 18/09/2017

Datum van inontvangstneming : 18/09/2017 Datum van inontvangstneming : 18/09/2017 Vertaling C-478/17-1 Zaak C-478/17 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 9 augustus 2017 Verwijzende rechter: Tribunalul Cluj (Roemenië) Datum

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BECKERS BENELUX B.V., gevestigd

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 31/01/2013

Datum van inontvangstneming : 31/01/2013 Datum van inontvangstneming : 31/01/2013 Vertaling C-1/13-1 Datum van indiening: Zaak C-1/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing 2 januari 2013 Verwijzende rechter: Cour de cassation (Frankrijk) Datum

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 31/08/2015

Datum van inontvangstneming : 31/08/2015 Datum van inontvangstneming : 31/08/2015 Vertaling C-417/15-1 Zaak C-417/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 29 juli 2015 Verwijzende rechter: Landesgericht für Zivilrechtssachen

Nadere informatie

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove...

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove... Rechtspraak.nl Print uitspraak 1 of 5 071215 09:02 Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBOVE:2013:1448 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecl Instantie Rechtbank Overijssel

Nadere informatie

LJN: AO9357, Rechtbank Arnhem, Print uitspraak

LJN: AO9357, Rechtbank Arnhem, Print uitspraak LJN: AO9357, Rechtbank Arnhem, 107309 Print uitspraak Datum uitspraak: 17-03-2004 Datum publicatie: 13-05-2004 Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig Inhoudsindicatie: In

Nadere informatie

LJN: AP7705, Rechtbank 's-hertogenbosch, / HA ZA Print uitspraak

LJN: AP7705, Rechtbank 's-hertogenbosch, / HA ZA Print uitspraak LJN: AP7705, Rechtbank 's-hertogenbosch, 90360 / HA ZA 03-161 Print uitspraak Datum uitspraak: 12-05-2004 Datum publicatie: 24-08-2004 Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Voorlopige voorziening+bodemzaak

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA Partijen zullen hierna [eiser] en [gedaagde] genoemd worden.

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA Partijen zullen hierna [eiser] en [gedaagde] genoemd worden. vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 320582 / HA ZA 08-3222 Vonnis van in de zaak van [Eiser], wonende te [woonplaats], eiser, advocaat mr. M.A. Koot, tegen [Gedaagde],

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:3565

ECLI:NL:RBROT:2017:3565 ECLI:NL:RBROT:2017:3565 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 19-04-2017 Datum publicatie 10-05-2017 Zaaknummer C/10/507047 / HA ZA 16-758 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 28/12/2015

Datum van inontvangstneming : 28/12/2015 Datum van inontvangstneming : 28/12/2015 Vertaling C-618/15-1 Zaak C-618/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 23 november 2015 Verwijzende rechter: Cour de cassation (Frankrijk)

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2017:1064. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 16/ Conclusie: ECLI:NL:PHR:2017:410, Gevolgd

ECLI:NL:HR:2017:1064. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 16/ Conclusie: ECLI:NL:PHR:2017:410, Gevolgd ECLI:NL:HR:2017:1064 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 09-06-2017 Datum publicatie 09-06-2017 Zaaknummer 16/04866 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Conclusie: ECLI:NL:PHR:2017:410,

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2004:AR2782

ECLI:NL:HR:2004:AR2782 ECLI:NL:HR:2004:AR2782 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 03-12-2004 Datum publicatie 03-12-2004 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie R03/145HR Conclusie: ECLI:NL:PHR:2004:AR2782

Nadere informatie

Date de réception : 07/02/2012

Date de réception : 07/02/2012 Date de réception : 07/02/2012 Vertaling C-9/12-1 Zaak C-9/12 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 6 januari 2012 Verwijzende rechter: Rechtbank van koophandel te Verviers (België)

Nadere informatie

laaknummer / rolnummer: / HA ZA r._ Ingeschreven in het register van het

laaknummer / rolnummer: / HA ZA r._ Ingeschreven in het register van het vonnis RECHTBANK 's-gravenhage Sector civiel recht laaknummer / rolnummer: 342164/ HA ZA 09-2275 r._------------ Ingeschreven in het register van het Vonnis in incident van 2l december 2010 Hof van Justitie

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 05/09/2016

Datum van inontvangstneming : 05/09/2016 Datum van inontvangstneming : 05/09/2016 Vertaling C-425/16-1 Zaak C-425/16 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 1 augustus 2016 Verwijzende rechter: Oberster Gerichtshof (Oostenrijk)

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2014:156. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 13/00392

ECLI:NL:HR:2014:156. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 13/00392 ECLI:NL:HR:2014:156 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 24-01-2014 Datum publicatie 24-01-2014 Zaaknummer 13/00392 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:1257,

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2016:2505

ECLI:NL:GHSHE:2016:2505 ECLI:NL:GHSHE:2016:2505 Instantie Datum uitspraak 21-06-2016 Datum publicatie 24-04-2017 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie - Vindplaatsen Uitspraak Gerechtshof

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 23/03/2017

Datum van inontvangstneming : 23/03/2017 Datum van inontvangstneming : 23/03/2017 Vertaling C-83/17-1 Zaak C-83/17 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 15 februari 2017 Verwijzende rechter: Oberster Gerichtshof (Oostenrijk)

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA

zaaknummer / rolnummer: / HA ZA vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 397580 / HA ZA 11-1939 Vonnis in incident van in de zaak van 1. de vennootschap naar Belgisch recht INFORMA EUROPE B.V.B.A., gevestigd

Nadere informatie

Memorie van Toelichting. Algemeen

Memorie van Toelichting. Algemeen Memorie van Toelichting Algemeen Op 12 december 2008 is de Verordening (EG) nr. 1896/2006 tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure (hierna ook EBB-verordening) van toepassing geworden. De

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 16/09/2013

Datum van inontvangstneming : 16/09/2013 Datum van inontvangstneming : 16/09/2013 Vertaling C-442/13-1 Zaak C-442/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 6 augustus 2013 Verwijzende rechter: Oberster Gerichtshof (Oostenrijk)

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2013:4437 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHARL:2013:4437 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHARL:2013:4437 Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak 25-06-2013 Datum publicatie 23-07-2013 Zaaknummer 200.115.689 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2018:484. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 17/01642

ECLI:NL:HR:2018:484. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 17/01642 ECLI:NL:HR:2018:484 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 30-03-2018 Datum publicatie 30-03-2018 Zaaknummer 17/01642 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Conclusie: ECLI:NL:PHR:2018:46

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2015:9685

ECLI:NL:RBAMS:2015:9685 ECLI:NL:RBAMS:2015:9685 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 29-12-2015 Datum publicatie 27-01-2016 Zaaknummer AMS 13/6214 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FUTURECARE WORLDWIDE B.V., tevens handelend onder de naam PG WORLDWIDE,

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FUTURECARE WORLDWIDE B.V., tevens handelend onder de naam PG WORLDWIDE, Citeerwijze: Rechtbank Den Haag, IEF 14982 (Hygro tegen Futurecare) www.ie-forum.nl vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: Vonnis in incident van in de zaak

Nadere informatie

Artikel 3:40 Een besluit treedt niet in werking voordat het is bekendgemaakt.

Artikel 3:40 Een besluit treedt niet in werking voordat het is bekendgemaakt. Wetgeving Algemene wet bestuursrecht Artikel 1:3 1. Onder besluit wordt verstaan: een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. 2. Onder beschikking

Nadere informatie

Rechtspraak.nl - Zoeken in uitspraken

Rechtspraak.nl - Zoeken in uitspraken Page 1 of 5 LJN: BD7584, Hoge Raad, 07/12596 Datum uitspraak: 07-11-2008 Datum publicatie: 07-11-2008 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Cassatie Inhoudsindicatie: Internationaal privaatrecht.

Nadere informatie

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014 arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM afdeling civiel recht en belastingrecht, team II zaaknummer :200.140.465101 KG zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke

Nadere informatie

vonnis RECHTBANK S-GRAVENHAGE Sector civiel recht Enkelvoudige Kamer zaaknummer / rolnummer: 301871 / HA ZA 08-84

vonnis RECHTBANK S-GRAVENHAGE Sector civiel recht Enkelvoudige Kamer zaaknummer / rolnummer: 301871 / HA ZA 08-84 vonnis RECHTBANK S-GRAVENHAGE Sector civiel recht Enkelvoudige Kamer zaaknummer / rolnummer: 301871 / HA ZA 08-84 Vonnis in incident van in de zaak van tegen 1. de rechtspersoon naar vreemd recht EUROPEAN

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 10/06/2014

Datum van inontvangstneming : 10/06/2014 Datum van inontvangstneming : 10/06/2014 I' Hoge Raad der Nederlanden Derde Kamer w ~e' {J.J ::li "~.8 ;.l_~ ( E..::r,",'_ t"::) ('0",,1 l:'jt:: ~~ ~ )(, ::li oe i~..- ~ c:: L'..J Nr. 12/03718 28 maart

Nadere informatie

Zaak A 2005/1 - Bovemij Verzekeringen N.V. / Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom

Zaak A 2005/1 - Bovemij Verzekeringen N.V. / Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom COUR DE JUSTICE BENELUX GERECHTSHOF ~ Zaak A 2005/1 - Bovemij Verzekeringen N.V. / Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom Nadere conclusie van de Advocaat-Generaal L. Strikwerda (stuk A 2005/1/13)

Nadere informatie

De rechtbank heeft kennis genomen van de volgende stukken:

De rechtbank heeft kennis genomen van de volgende stukken: dp/i Zaaknummer: 245392 Rolnummer: 05/2016 Datum vonnis: 31 augustus 2005 RECHTBANK s-gravenhage Sector Civiel Recht Enkelvoudige Kamer VONNIS IN HET BEVOEGDHEIDSINCIDENT In de zaak rolnummer 05/2016 van:

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 387525 / HA ZA 11-520

zaaknummer / rolnummer: 387525 / HA ZA 11-520 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 387525 / HA ZA 11-520 Vonnis in incident van in de zaak van 1. de rechtspersoon naar vreemd recht BJÖRN BORG BRANDS AB, gevestigd

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2011:BR4744

ECLI:NL:RBMID:2011:BR4744 ECLI:NL:RBMID:2011:BR4744 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 09-02-2011 Datum publicatie 10-08-2011 Zaaknummer 75196 / HA ZA 10-466 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

» Samenvatting. JPF 2013/101 Rechtbank Den Haag 22 mei 2013, C/09/416244; ECLI:NL:RBDHA:2013:CA2361. ( mr. Bellaart mr. Brakel mr.

» Samenvatting. JPF 2013/101 Rechtbank Den Haag 22 mei 2013, C/09/416244; ECLI:NL:RBDHA:2013:CA2361. ( mr. Bellaart mr. Brakel mr. JPF 2013/101 Rechtbank Den Haag 22 mei 2013, C/09/416244; ECLI:NL:RBDHA:2013:CA2361. ( mr. Bellaart mr. Brakel mr. Brandt ) [De man] te [woonplaats], hierna: de man, advocaat: mr. C.A. Lucardie te s-gravenhage.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752

ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752 ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 04-10-2010 Datum publicatie 07-10-2010 Zaaknummer 205064 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2010:BN1414

ECLI:NL:HR:2010:BN1414 ECLI:NL:HR:2010:BN1414 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 15-10-2010 Datum publicatie 15-10-2010 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie C07/034HR Conclusie: ECLI:NL:PHR:2010:BN1414

Nadere informatie

IN NAAM DER KONINGIN

IN NAAM DER KONINGIN 2 januari 1987 Eerste Kamer Nr. 12.932 RF/AT IN NAAM DER KONINGIN Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: "VASTELOAVESVEREINIGING DE ZAWPENSE", gevestigd te Grevenbricht, gemeente Born EISERES

Nadere informatie

3 Onrechtmatige daad. Wetgeving. (Vervolg inhoud op blz. 370)

3 Onrechtmatige daad. Wetgeving. (Vervolg inhoud op blz. 370) 3 6 9 NUMMER 10 c 16 OKTOBER 2006 c JAARGANG 74 I N H O U D Actualiteiten Territoriale beoordeling van het onderscheidend vermogen van een merk (blz. 371). Jurisprudentie Rechterlijke uitspraken 1 Octrooirecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:4418

ECLI:NL:RBLIM:2017:4418 ECLI:NL:RBLIM:2017:4418 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 04052017 Datum publicatie 15052017 Zaaknummer C/03/232895 / KG ZA 17112 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

VLAAMS GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, in. de persoon van de Minister-President, met kabinet gevestigd te

VLAAMS GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, in. de persoon van de Minister-President, met kabinet gevestigd te 29 MEI 2000 C.96.0188.N/1 Nr. C.96.0188.N.- VLAAMS GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, in de persoon van de Minister-President, met kabinet gevestigd te 1000 Brussel, Martelaarsplein, 19,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:8199

ECLI:NL:RBLIM:2017:8199 ECLI:NL:RBLIM:2017:8199 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 16082017 Datum publicatie 23082017 Zaaknummer C/03/239274 / KG ZA 17423 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Verbintenissenrecht

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 30/06/2015

Datum van inontvangstneming : 30/06/2015 Datum van inontvangstneming : 30/06/2015 vonnis c-230}t~-1 RECHTBANK DEN HAAG Team handel zaaknummer / rolnummer: C/09/431163 / HA ZA 12-1341 Vonnis van in de zaak van de vennootschap naar vreemd recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2011:BP3927

ECLI:NL:RBROT:2011:BP3927 ECLI:NL:RBROT:2011:BP3927 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 05-01-2011 Datum publicatie 10-02-2011 Zaaknummer 332164 / HA ZA 09-1605 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

6 De taak van de rechter in het burgerlijk geding

6 De taak van de rechter in het burgerlijk geding 6 De taak van de rechter in het burgerlijk geding 1 INLEIDING Over de taak van de rechter in het burgerlijk geding bestaat weinig onenigheid. Het is zijn taak om ambtshalve te beoordelen of het recht op

Nadere informatie

De Rechtbank te 's-gravenhage (nr. AWB 10/5062) heeft het tegen die uitspraak ingestelde beroep ongegrond verklaard.

De Rechtbank te 's-gravenhage (nr. AWB 10/5062) heeft het tegen die uitspraak ingestelde beroep ongegrond verklaard. 11 Oktober 2013 nr. 12/04012 Arrest gewezen op het beroep in cassatie van [X] te [Z] (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-gravenhage van 10 juli 2012, nr. BK-11/00544,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2013:6267

ECLI:NL:RBAMS:2013:6267 ECLI:NL:RBAMS:2013:6267 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 11092013 Datum publicatie 27092013 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie C/13/539534 Civiel recht Eerste

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 13967/03 LIMITE JUSTCIV 208 TRANS 275

PUBLIC. Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 13967/03 LIMITE JUSTCIV 208 TRANS 275 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) 13967/03 LIMITE PUBLIC JUSTCIV 208 TRANS 275 NOTA van: het voorzitterschap aan: het Comité burgerlijk recht (algemene vraagstukken)

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 01/09/2015

Datum van inontvangstneming : 01/09/2015 Datum van inontvangstneming : 01/09/2015 Vertaling C-419/15-1 Zaak C-419/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 30 juli 2015 Verwijzende rechter: Oberlandesgericht Düsseldorf (Duitsland)

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 26 JUNI 2014 C.13.0336.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.13.0336.N 1. SANDOZ nv, met zetel te 2870 Puurs, Lichterveld 7, 2. ACCORD HEALTHCARE bv, vennootschap naar Nederlands recht, met zetel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBBRE:2011:5319

ECLI:NL:RBBRE:2011:5319 ECLI:NL:RBBRE:2011:5319 Instantie Rechtbank Breda Datum uitspraak 06-12-2011 Datum publicatie 22-05-2017 Zaaknummer AWB- 11_1954 Formele relaties Hoger beroep: ECLI:NL:CRVB:2013:BZ2178, Bekrachtiging/bevestiging

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 19/06/2015

Datum van inontvangstneming : 19/06/2015 Datum van inontvangstneming : 19/06/2015 Vertaling C-223/15-1 Zaak C-223/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 18 mei 2015 Verwijzende rechter: Oberlandesgericht Düsseldorf (Duitsland)

Nadere informatie

ECHTSCHEIDINGS PROCESRECHT SPREKER MR. H.A. GERRITSE 9 APRIL 2015 09:00-11:15 WWW.AVDRWEBINARS.NL

ECHTSCHEIDINGS PROCESRECHT SPREKER MR. H.A. GERRITSE 9 APRIL 2015 09:00-11:15 WWW.AVDRWEBINARS.NL ECHTSCHEIDINGS PROCESRECHT SPREKER MR. H.A. GERRITSE 9 APRIL 2015 09:00-11:15 WWW.AVDRWEBINARS.NL Inhoudsopgave Mr. H.A. Gerritse Jurisprudentie Hoge Raad 4 maart 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP1402, met betrekking

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 2 JANUARI 2017 C.11.0724.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.11.0724.F 1. BELGOLAISE nv, 2. BANQUE CENTRALE DU CONGO, Mr. Pierre Van Ommeslaghe, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen MEL ZAÏRE,

Nadere informatie

ARREST VAN HET HOF (Zesde Kamer) 8 februari 1990*

ARREST VAN HET HOF (Zesde Kamer) 8 februari 1990* ARREST VAN 8. 2. 1990 ZAAK C-320/88 ARREST VAN HET HOF (Zesde Kamer) 8 februari 1990* In zaak C-320/88, betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 177 EEG-Verdrag van de Hoge Raad der Nederlanden,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2009:BH4446

ECLI:NL:RBROT:2009:BH4446 ECLI:NL:RBROT:2009:BH4446 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 04-02-2009 Datum publicatie 03-03-2009 Zaaknummer 265169 / HA ZA 06-1949 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 19/06/2015

Datum van inontvangstneming : 19/06/2015 Datum van inontvangstneming : 19/06/2015 Vertaling C-222/15-1 Zaak C-222/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 15 mei 2015 Verwijzende rechter: Pécsi Törvényszék (Hongarije) Datum

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 15 DECEMBER 2006 F.05.0019.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.05.0019.N 1. S.W., en zijn echtgenote, 2. O.W., eisers, vertegenwoordigd door mr. Pierre van Ommeslaghe, advocaat bij het Hof van

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2014:2893

ECLI:NL:GHAMS:2014:2893 Page 1 of 5 ECLI:NL:GHAMS:2014:2893 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 20-05-2014 Datum publicatie 13-10-2014 Zaaknummer 200.104.509-01 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:PHR:2007:AZ6118 Parket bij de Hoge Raad Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 00636/06

ECLI:NL:PHR:2007:AZ6118 Parket bij de Hoge Raad Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 00636/06 ECLI:NL:PHR:2007:AZ6118 Instantie Parket bij de Hoge Raad Datum uitspraak 06-03-2007 Datum publicatie 06-03-2007 Zaaknummer 00636/06 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken - Inhoudsindicatie

Nadere informatie

***I ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2013/0268(COD)

***I ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2013/0268(COD) EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie juridische zaken 13.12.2013 2013/0268(COD) ***I ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening

Nadere informatie

5 Op grond van art 23p ROW 1995 overweegt de voorzitter van de Raad het volgende:

5 Op grond van art 23p ROW 1995 overweegt de voorzitter van de Raad het volgende: Beslissing Mw. A. - B. Per brief van 31 juli 2003 richt mw. A. (hierna A.) zich tot de Raad van Toezicht voor Octrooigemachtigden (hierna de Raad) met een klacht wegens niet geleverde diensten en het hiervoor

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2015:1871. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 14/ Conclusie: ECLI:NL:PHR:2015:589, Gevolgd

ECLI:NL:HR:2015:1871. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 14/ Conclusie: ECLI:NL:PHR:2015:589, Gevolgd ECLI:NL:HR:2015:1871 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 10-07-2015 Datum publicatie 10-07-2015 Zaaknummer 14/04610 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Conclusie: ECLI:NL:PHR:2015:589,

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN HET HOF (Eerste kamer) 12 juli 2001 *

BESCHIKKING VAN HET HOF (Eerste kamer) 12 juli 2001 * WELTHGROVE BESCHIKKING VAN HET HOF (Eerste kamer) 12 juli 2001 * In zaak C-102/00, betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 234 EG van de Hoge Raad der Nederlanden, in het aldaar aanhangige

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 10 SEPTEMBER 2007 S.07.0003.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.07.0003.F A. T., Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN LUIK.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 7 NOVEMBER 2014 C.14.0122.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0122.N 1. M. H., 2. A. D. K., eisers, toegelaten tot de rechtsbijstand bij beslissing van 6 januari 2014 (nr. G.13.0163.N) vertegenwoordigd

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 11/12/2012

Datum van inontvangstneming : 11/12/2012 Datum van inontvangstneming : 11/12/2012 Vertaling C-508/12-1 Zaak C-508/12 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 9 november 2012 Verwijzende rechter: Landesgericht Salzburg (Oostenrijk)

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2014:3026

ECLI:NL:RVS:2014:3026 ECLI:NL:RVS:2014:3026 Instantie Raad van State Datum uitspraak 13-08-2014 Datum publicatie 13-08-2014 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201311562/1/A3 Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2013:37. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 12/ Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:BZ5416, Gevolgd

ECLI:NL:HR:2013:37. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 12/ Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:BZ5416, Gevolgd ECLI:NL:HR:2013:37 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 28-06-2013 Datum publicatie 04-07-2013 Zaaknummer 12/00171 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:BZ5416,

Nadere informatie

Uitspraak. Vindplaatsen Rechtspraak.nl NJF 2013/114 S&S 2013/98 GERECHTSHOF AMSTERDAM DERDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER BESCHIKKING.

Uitspraak. Vindplaatsen Rechtspraak.nl NJF 2013/114 S&S 2013/98 GERECHTSHOF AMSTERDAM DERDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER BESCHIKKING. Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 16-10-2012 Datum publicatie 31-01-2013 Zaaknummer 200.107.628/01 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie Géén appelverbod

Nadere informatie

AIPPI bijeenkomst 25 juni 2015. Daan de Lange. Het wijzigen van octrooiconclusies in een lopende. procedure - NL procedures

AIPPI bijeenkomst 25 juni 2015. Daan de Lange. Het wijzigen van octrooiconclusies in een lopende. procedure - NL procedures AIPPI bijeenkomst 25 juni 2015 Het wijzigen van octrooiconclusies in een lopende procedure - NL procedures Daan de Lange Achtergrond Artikel 138 (3) EOV (2000) Daarvoor: Spiro / Flamco + Wiva/Van Egmond

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ3580

ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ3580 ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ3580 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 22-02-2011 Datum publicatie 06-05-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie AWB 10-504 AOW Bestuursrecht

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 28/02/2013

Datum van inontvangstneming : 28/02/2013 Datum van inontvangstneming : 28/02/2013 Vertaling C-45/13-1 Datum van indiening: Zaak C-45/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing 28 januari 2013 Verwijzende rechter: Oberste Gerichtshof (Oostenrijk)

Nadere informatie

Inbreuk vs nietigheid in grensoverschrijdende gevallen; is de Nederlandse octrooirechter bevoegd?

Inbreuk vs nietigheid in grensoverschrijdende gevallen; is de Nederlandse octrooirechter bevoegd? 206 berichten industriele eigendom oktober 2014 Inbreuk vs nietigheid in grensoverschrijdende gevallen; is de Nederlandse octrooirechter bevoegd? Lianne Kelkensberg en Jaap Bremer* Inleiding 1. In veel

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 336687 / HA ZA 09-1523

zaaknummer / rolnummer: 336687 / HA ZA 09-1523 vonnis RECHTBANK S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 336687 / HA ZA 09-1523 Vonnis in het incident van in de zaak van tegen 1. de vennootschap naar buitenlands recht CISCO TECHNOLOGY,

Nadere informatie

I n z a k e: T e g e n:

I n z a k e: T e g e n: HOGE RAAD DER NEDERLANDEN Datum : 1 juni 2018 Zaaknr. : 18/01151 VERWEERSCHRIFT MET VOORWAARDELIJK INCIDENTEEL CASSATIEBEROEP I n z a k e: 1 Stichting SDB Gevestigd te Stichtse Vecht 2 Stichting Euribar

Nadere informatie

» Samenvatting. Internationale kinderalimentatie, Internationale bevoegdheid. [EEX-Verordening - 2; 5 lid 2]

» Samenvatting. Internationale kinderalimentatie, Internationale bevoegdheid. [EEX-Verordening - 2; 5 lid 2] JPF 2009/152 Gerechtshof 's-hertogenbosch 20 mei 2009, HV 200.018.789/01; LJN BI6353. ( Mr. Pellis Mr. Smeenk-van der Weijden Mr. Waaijers ) [De man] te [woonplaats], appellant, hierna te noemen: de man,

Nadere informatie

vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Vonnis van 6 augustus 2014 1. De procedure Sector civiel recht

vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Vonnis van 6 augustus 2014 1. De procedure Sector civiel recht I vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Sector civiel recht zaaknummer I rolnummer: Cl131539507 I HA ZA 13-406 Vonnis van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie