Bijblad bij. De Industriële Eigendom. Inhoud. 17 december 1990, 58e jaargang, nr 12 Auteursrecht voorbehouden

Transcriptie

1 december 1990, 58e jaargang, nr 12 Auteursrecht voorbehouden Bijblad bij De Industriële Eigendom Redactie: Mr S. Boekman, Prof. Mr J. J. Brinkhof, Ir L. W. Kooy, Prof. Mr E. A. van Nieuwenhoven Helbach, Mr C. J. J. C. van Nispen, Mr H. J. G. Pieters, Mr P. J. M. Steinhauser en Prof. Mr D. W. F. Verkade. Redactie-secretaris: Mr J. L. Driessen. Redactie-adres: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z. H. Telefoonnr (070) Telefax (070) Verschijnt de 16e, 17e of 18e van iedere maand. Prijs f 80,- per jaar met inbegrip van het jaarregister; een afzonderlijk nummer f 8,-; het jaarregister afzonderlijk f 8,-. Administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z.H. Telefoonnr (070) Postgirorekeningnr Inhoud Officiële mededelingen. Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom. - Personeel. - Rectificatie. Artikelen. Voorwoord redactie (blz. 342). Mr S. Boekman, Handelsnaamrecht en beslag en zekerheden (blz. 342/4). Prof. Mr J.J. Brinkhof, Over verpanding van en beslaglegging op octrooirechten naar huidig en toekomstig recht (blz ). Prof. Mr J.M.M.. Maeijer, Rechtspersoonlijkheid, persoonlijkheidsrechten en vatbaarheid voor beslag van het auteursrecht (blz. 352/5). Mr C.J.J.C. van Nispen, Beslag en zekerheden in het merkenrecht (blz. 355/8). Prof. Mr J.H. Spoor, Onzekere zekerheid en lastig beslag. Zekerheden en beslag in het auteursrecht (blz ). Jurisprudentie. Rechterlijke uitspraken. 1. Octrooirecht. Nr 100. Hof 's-gravenhage, 5 april 1990, A.P.Chr. Smulders/Tripod Vervoerstechniek B.V. (beroep op nietigheid in een kort geding inbreukprocedure kan gehonoreerd worden wanneer een serieuze, niet te verwaarlozen kans op nietigverklaring bestaat; die kans is i.c. niet zodanig dat de inbreukvordering moet worden afgewezen; het verleningsdossier is slechts van belang ingeval van een ingeroepen bescherming buiten de bewoordingen van de conclusies, die door de beschrijving wordt gerechtvaardigd, ten einde na te gaan of die bescherming onverenigbaar is met hetgeen uit het dossier blijkt). Nr 101. Rechtbank 's-gravenhage, 4 januari 1989, Cardiac Pacemakers Inc./H. Lagergren (de elektrodekop van de endocardiale elektrode van CPI voldoet weliswaar aan het kenmerk van de conclusie van het octrooi, doch maakt geen inbreuk omdat daarmee het met de geoctrooieerde uitvinding beoogde doel niet wordt bereikt). 2. Merkenrecht. Nr 102. Hof Amsterdam, 20 april 1989, Wall Verkehrswerbung GmbH/CLS Straatmeubilair B.V. (een naam met de lettercombinatie CLS maakt geen inbreuk op het merk City Line; geen nawerking van eerder gebruik van de naam City Line Straatmeubilair, nu gevaar voor verwarring niet aannemelijk is). Nr 103. Hof Arnhem, 21 maart 1989, Bioforce A.G. e.a./kernpharm B.V. (nietigverklaring van verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor is in strijd met de kennelijke strekking van art. 429f Rv.). Mededelingen. KNCV-rollenspel "Akzo/Dupont" (blz. 372). Seminar: Patent Cooperation Treaty in practice (blz. 372). Bijblad Industriële Eigendom (B.I.E.) 58e jaargang Nrl2 Blz Rijswijk, 17 december 1990

2 342 Bijblad Industriële Eigendom, nr december 1990 Officiële mededelingen Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom. Het Bureau voor de Industriële Eigendom zal op maandag 24 december en op maandag 31 december 1990 voor het publiek gesloten zijn (kennisgeving van de Voorzitter van de Octrooiraad, tevens Directeur van het Bureau voor de Industriële Eigendom). Personeel. Beëindiging dienstverband. Aan de heer Ir W. Ykema, lid van de Octrooiraad, is op zijn verzoek met ingang van 1 december 1990 eervol ontslag verleend met dankbetuiging voor de door hem bewezen belangrijke diensten (Koninklijk Besluit van 7 september 1990, nr ). De heer T. Viersen, administratief medewerker in vaste dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom, heeft op eigen verzoek met ingang van 1 november 1990 de werkzaamheden beëindigd. Indiensttreding. Mevrouw CL. Kruijt is met ingang van 1 november 1990 als medewerkster Personeel en Organisatie in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom aangesteld (Besluit van de Minister van Economische Zaken van 1 november 1990, nr Personeel 90040). Rectificatie. In het artikel van Mevr. Mr Drs M.E. Kokke, Genetische manipulatie en de toekomst van artikel 53-b EOV'm het Bijblad wan 16 oktober 1990, blz. 271 e.v. zijn helaas de afbeelding van figuur 1 op blz. 274 en de afbeelding van figuur 4 op blz. 275 omgewisseld. Artikelen Voorwoord redactie. De benoeming van Prof. Mr D.W.F. Verkade tot hoogleraar in het informatierecht en het recht van de intellectuele eigendom, in het bijzonder het auteursrecht, te Leiden per 1 juni 1990, vormde voor de Katholieke Universiteit Nijmegen, alwaar hij tot dan toe<jioogleraar economisch recht was, de bijzondere aanleiding tot het Symposium "Beslag en zekerheden in het intellectuele eigendomsrecht", op 2 november De teksten van de voordrachten gehouden tijdens dit Symposium zijn in deze aflevering van het Bijblad opgenomen. Inleiding Een goede (handels)naam is goud waard. Aan mij de taak om als laatste van de rij sprekers te bezien of dat goud - door vriend of vijand - ook daadwerkelijk kan worden gewonnen. Dat de handelsnaam achteraan komt, is heel gewoon. Bij de intellectuele eigendomsrechten loopt de handelsnaam altijd achteraan: te klein om mee te spelen maar hij wil zo graag meedoen. Zelfs in het Unieverdrag van Parijs is de handelsnaam een achterblijvertje: alles is in beweging, maar art. 8 blijft onveranderd. Het vormt in zijn huidige tekst - die aan een ontwikkeling in de richting van een "registerhandelsnaam" in de weg staat - zelfs een belemmering voor een meer handzame, over de nationale grenzen heen werkende, regeling van het recht op de handelsnaam. Het recht op de handelsnaam Niet alles wat waarde heeft kan worden uitgewonnen. Essentieel voor ons onderwerp is dan ook de bepaling van art. 2 Hnw. die de handelsnaam maakt tot voorwerp van rechtshandelingen: "De handelsnaam gaat over bij erfopvolging en is vatbaar voor overdracht, doch één en ander slechts in verbinding met de onderneming, die onder die naam wordt gedreven". NB: Dit is een Nederlandse wetsbepaling; het handelsnaamrecht is in andere landen anders geregeld; ik beperk mij dan ook tot de handelsnaam naar Nederlands recht. De handelsnaam kan dus voorwerp zijn van overdracht - ook tijdelijke, voorwaardelijk of gedeeltelijke overdracht (zij het dat dat laatste in de rechtspraak Handelsnaamrecht en beslag en zekerheden. Mr S. Boekman. niet altijd werd aanvaard) - en van overgang bij erfopvolging, hetgeen m.i. meebrengt dat de handelsnaam ook in de huwelijksgemeenschap valt (alles te zamen met de onderneming natuurlijk). De vraag is nu: kan de handelsnaam ook voorwerp zijn van andere rechtshandelingen, met name beslaglegging (executoriaal of conservatoir) of inpandgeving. Die vragen kunnen niet worden beantwoord als men dat voorwerp van rechtshandelingen niet een juridische kwalificatie geeft. Vandaar dat ik in deze context er nogmaals op wijs, dat het systeem - wat professor Maeijer genoemd heeft: een doelmatige ordening van de rechtsstof - vergt dat wordt uitgegaan van een subjectief recht op de handelsnaam. Ik heb dat voor het geldende recht steeds betoogd; niet - zoals Spoor in zijn boeiende rede veronderstelt, om te "voorkomen dat de handelsnaam verder aan betekenis inboet" (zo ver had ik niet eens gedacht) - maar omdat aanvaarding van een subjectief recht op de handelsnaam nodig is voor de hanteerbaarheid van het recht: zolang het gaat om de vraag of twee handelsnamen teveel op elkaar gelijken dan wel of een bepaalde handelsnaam misleidend is, kan men voldoende uit de voeten met het mededingingsrecht; maar gaat het om de vraag wie van twee of meer gebruikers, of potentiële gebruikers, het recht heeft een bepaalde handelsnaam te voeren, dan geeft het mededingingsrecht geen antwoord en kan de beslissing alleen worden gegeven op basis van het bestaan van een subjectief recht op die handelsnaam. Dat zou wellicht anders zijn indien wij in Nederland een subjectief recht op de onderneming zouden kennen

3 17 december 1990 Bijblad Industriële Eigendom, nr (als in België en Frankrijk), want dan kan de handelsnaam als onderdeel van de onderneming voorwerp zijn van rechten en rechtshandelingen; ik kom daarop nog terug. De vraagstelling Ik ga dus uit van het subjectieve recht op de handelsnaam: kan dat in beslag worden genomen of dienen als onderpand voor crediet? (Het beslag als aanvalswapen, zoals bij het auteursrecht, laat ik buiten beschouwing, aangezien ik daarvoor geen enkele opening zie). Huidig recht Voor het huidige recht moet worden vastgesteld dat beslag niet mogelijk is. Het recht op de handelsnaam is bij gebreke van een daartoe strekkende wetsbepaling niet een roerende zaak als bedoeld in art. 567 B.W. Het valt ook overigens niet te rubriceren onder de goederen en rechten waarop krachtens het bepaalde in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (of elders in de wet) beslag kan worden gelegd. Dat is al een onoverkomelijke hindernis, maar daar komt nog een tweede hindernis bij: de regel van art. 2 Hnw., dat de handelsnaam "slechts in verbinding met de onderneming" kan worden overgedragen. Als overdracht van een handelsnaam sec niet mogelijk is, is ook beslag op een handelsnaam sec niet mogelijk; en beslag op een onderneming als zodanig (met de handelsnaam) is naar Nederlands recht evenmin mogelijk. Op de deur naar het beslag zit dus zowel een slot als een grendel. Toch heeft de Nederlandse wetgever - nou ja, besluitgever - eenmaal een uitzondering op het systeem gemaakt, nl. in het Besluit Vijandelijk Vermogen (Besluit van 20 oktober 1944, E 133). Dit besluit had als belangrijkste bepalingen dat vermogen, toebehorende aan een vijandelijke staat of aan een vijandelijke onderdaan (rechtspersonen daaronder begrepen) van rechtswege in eigendom overging op de Staat en ten behoeve van de Staat werd beheerd door het Beheersinstituut dat bevoegd was tot vervreemding en bezwaring. De bestemming van dat vermogen moest nader bij de wet worden geregeld; de bedoeling was dat daarop kon worden verhaald wat de Staat van de vijand te vorderen had. Het was dus een soort beslag met sequestratie. Voor ons van belang is het bepaalde in art. 1 onder 8: onder vermogen wordt verstaan (huidige spelling) "alle vermogensrechtelijke rechten en bevoegdheden in de ruimste zin, die bestanddelen van vermogen kunnen vormen, waaronder begrepen: d) alle roerende en onroerende goederen en andere zaken, met inbegrip van concessies, fabrieksgeheimen en handelsnamen; b) alle rechten en aanspraken op of in verband staande met de onder a) bedoelde roerende en onroerende goederen en zaken;". Ik noem deze uitzondering meer vanwege de curiositeit dan vanwege haar belang. Fabrieks- en handelsmerken, hoewel in het besluit niet met name genoemd, zijn wel door het Beheersinstituut verkocht aan gegadigden (NB: zonder d.e veelal in het buitenland gevestigde onderneming, terwijl in die tijd het merk niet zonder de onderneming kon worden overgedragen), hetgeen tot Koffie HAG toestanden kon leiden, maar ik weet geen enkel geval van overdracht door het Beheersinstituut van een handelsnaam sec. Beslag dus niet. Maar daarom niet getreurd, wij hebben nog altijd het faillissement. Het faillissement dat ten onrechte pleegt te worden aangeduid als een soort beslag, maar dat in feite veel verder gaat en de mogelijkheid opent tot het te gelde maken van baten waar een schuldeiser buiten faillissement niet aan kan komen (een afkoopbare levensverzekering bijv.). Dat de curator de handelsnaam met de onderneming kan overdragen, valt naar huidig recht niet te betwijfelen. Dat de eisen die in die situatie aan de overdracht van de onderneming gesteld worden, niet zwaar zijn, evenmin. Als de handelsnaam ondanks het faillissement nog waarde heeft (en als èe gerechtigde tot die handelsnaam meer dan één schuldeiser heeft), ligt hier voor het verhaalsrecht van schuldeisers de oplossing. En dan de handelsnaam als zekerheid voor crediet. Het huidige pandrecht biedt geen perspectieven. Maar de fiduciaire eigendomsoverdracht lijkt mij in beginsel mogelijk, al ben ik die in de praktijk nog nooit tegengekomen. Men moet natuurlijk wel zorgen om te zamen met de handelsnaam ook nog enige goederen of rechten over te dragen, genoeg om aan het vereiste van overdracht van de onderneming te voldoen, maar dat is niet zo moeilijk. Overigens laten zich nog wel enkele andere methoden denken om van de waarde van de eigen handelsnaam financieel profijt te trekken: franchising bijvoorbeeld of het inbrengen van de naam (met de onderneming) in een b.v. en verpanding van de aandelen. Mijn conclusie voor het huidige recht is dus dat er geen bijzondere faciliteiten zijn voor het gebruik van de handelsnaam als zekerheid en ook niet voor uitwinning van een handelsnaam via beslag, maar dat er in de praktijk toch nog voldoende mogelijkheden zijn, wil men met de waarde van de handelsnaam iets doen. Toekomstig recht: het Nieuw Burgerlijk Wetboek In de opzet van Meijers was het duidelijk dat het recht op de handelsnaam een "goed" was, en wel een afhankelijk vermogensrecht, nl. afhankelijk van het - nieuw te introduceren - recht op de onderneming als algemeenheid van goederen. De onderneming als rechtsobject (met de bijzondere eigenschap dat zij dezelfde blijft al vindt een verandering in haar bestanddelen plaats, art ) is reeds bij het Gewijzigd Ontwerp verdwenen. De algemeenheid van goederen sneuvelde bij de operatie stofkam. Wat de onderneming betreft, blijft dus alles zoals het was. Daarmee verdween ook de constructie van het recht op de handelsnaam als afhankelijk recht. Is het dan toch een vermogensrecht in de zin van art. 6 van Boek 3: "Rechten die, hetzij afzonderlijk hetzij te zamen met een ander recht, overdraagbaar zijn, of er toe strekken de rechthebbende stoffelijk voordeel te verschaffen, ofwel verkregen zijn in ruil voor verstrekt of in het vooruitzicht gesteld stoffelijk voordeel, zijn vermogensrechten". Me dunkt van wel. In ieder geval op grond van het stoffelijk voordeel kriterium, maar ik meen ook dat een redelijke uitleg van art. 6 meebrengt dat het recht op de handelsnaam als overdraagbaar (met een of meer andere rechten) wordt aangemerkt. Het is dus een "goed". Art. 228 bepaalt dat op alle goederen die voor overdracht vatbaar zijn een recht van pand hetzij van hypotheek kan worden gevestigd en uit art. 95 valt af te leiden dat dat evenals de overdracht "door een daartoe bestemde akte" moet gebeuren. Ik zie niet in hoe men hieruit iets anders kan afleiden dan dat pandrecht op het recht op een handelsnaam in beginsel mogelijk is. Niet echter bezitloos pandrecht, omdat dat weer wordt beperkt tot roerende zaken, rechten aan toonder en vorderingen op naam en dus niet de "overige rechten" betreft. Ik ga door met het beslag. Door de Invoeringswet van de Boeken 3, 5 en 6, eerste gedeelte (Wet van 7 mei 1986, Stb. 295) is het beslagrecht ingrijpend veranderd. Zo zijn ter verwezenlijking van het bepaalde in art. 276: "Tenzij de wet of een overeenkomst anders bepaalt, kan een schuldeiser zijn vordering op alle goederen van zijn schuldenaar verhalen" de mogelijkheden tot uitwinning van goederen aanmerkelijk uitgebreid. Voor de handelsnaam is van belang art. 474bb Rv., dat (Memorie van Toelichting, Bijl. Hand. II16 593, zitting , nr. 3, blz. 24) o.m. enige regels bevat voor de uitwinning van

4 344 Bijblad Industriële Eigendom, nr december 1990 rechten waarvan de executie niet elders geregeld is (met een verwijzing naar art. 95). De executie moet plaatsvinden op de wijze geregeld in art. 463 Rv.: verkoop in het openbaar ten overstaan van een deurwaarder. Conservatoir beslag tot verhaal van een vordering is op dezelfde wijze (maar met presidentieel verlof) mogelijk - art. 702 Rv. Zelfs is, zover ik kan zien het nieuwe conservatoir beslag tot afgifte van zaken en levering van goederen op het recht op een handelsnaam mogelijk (art. 730 Rv.), hetgeen dan kan uitmonden in een uitspraak van de rechter als bedoeld in art. 300 Boek 3 (hetzij de uitspraak heeft dezelfde kracht als een akte, hetzij de rechter wijst een vertegenwoordiger aan tot het verrichten van de leveringshandeling). (NB: het executoriaal beslag tot afgifte van zaken van art. 491 geldt niet voor "overige rechten".) Theoretisch is er dus in het komende recht nogal wat mogelijk op het gebied van pand en beslag. Of het praktisch veel te betekenen heeft? Ik heb wat twijfel. Als iemand zich verplicht heeft een handelsnaam over te dragen en dat niet doet, d.w.z. de naam blijft gebruiken, is dan niet een kort geding verbod met dwangsom veel praktischer dan beslaglegging? En als het gaat om de waarde van de handelsnaam, zal dan een openbare verkoop werkelijk wat opleveren? (Ik ga er daarbij vanuit dat de hindernis van art. 2 Hnw. wordt genomen, door naast het recht op de handelsnaam nog andere bestanddelen van de onderneming in beslag te nemen, maar ook daar voorzie ik problemen als er geschil ontstaat over de vraag of wel "de onderneming" is overgegaan, zeker wanneer dat zou moeten gebeuren - via beslag - tegen de wil van de oorspronkelijke ondernemer). Verzuchting Het zou m.i. allemaal heel wat inzichtelijker zijn als wij het recht op de onderneming hadden behouden. Ik maak dan even een klein uitstapje over de grens om te wijzen op de mogelijkheden die er zouden zijn wanneer ook het Nederlandse recht de onderneming - de handelszaak of het fonds de commerce - als voorwerp van recht zou erkennen, zoals dat in België en Frankrijk het geval is. In Frankrijk heeft een wet van ervan uitgaande dat het fonds de commerce een roerende zaak is - naast een preferentie van de verkoper voor de koopprijs ook een bij overeenkomst te vestigen registerpandrecht op een onderneming geregeld. De wet onderscheidt de elementen die noodzakelijkerwijs onder de inpandgeving vallen: Penseigne, Ie nom commercial, Ie droit au bail, la clientèle en 1'achandalage. Niet onder het pand vallen de voorraden en de vorderingen; tot het pand kunnen, indien dat uitdrukkelijk gestipuleerd is, behoren: de inventaris, de octrooien en de merken (plus nog enkele andere rechten). Bij wet van 12 november 1955 is in de Code de procédure civil ingevoegd een titel over conservatoire maatregelen - in stand gebleven bij de invoering van de Nouveau Code - waarvan art. 53 een regeling bevat voor de inpandneming van een fonds de commerce door een crediteur op grond van een daartoe strekkend rechterlijk verlof. De rechter fixeert daarbij het bedrag waarvoor het pand wordt genomen. Ook dit pand moet in de registers worden ingeschreven, eerst als een conservatoire maatregel, na een uitspraak van de rechter in de daaropvolgende procedure als een definitieve maatregel. Ik kan dit, ook al wordt steeds van nantissement gesproken, niet anders zien dan als een beslag op de onderneming die langs deze weg door een crediteur kan worden uitgewonnen. Het Belgische recht, kent een dergelijke, maar niet identieke regeling: de wet van 25 oktober 1919, gewijzigd door het koninklijk besluit van - 30 maart 1936, heeft de inpandgeving van de handelszaak toegelaten en geregeld. Het kan enkel worden gegeven aan door de Regering aanvaarde schuldeisers (banken of kredietinstellingen); er is een authentieke of onderhandse akte voor nodig en de inschrijving in een afzonderlijk register (ten hypotheekkantore). De wet noemt van de tot de handelszaak behorende waarden die onder het pand vallen: de klandizie, het uithangbord (i.e. de handelsnaam), de handelsinrichting, de merken, het recht op de huurceel, het mobilair van het magazijn en het gereedschap (alles behoudens andersluidend beding). De voorraden mogen tot 50% van hun waarde onder het pand worden begrepen. Het pandrecht geeft de schuldeiser het recht, ingeval de schuldenaar in gebreke is, "al de elementen welke de in pand gegeven handelszaak vormen, doen in beslag nemen" (art. 11). Ook overigens is beslag door een schuldeiser op een handelszaak mogelijk, hetgeen moet leiden tot de verkoop van de handelszaak "ineens" (Gerechtelijk Wetboek art. 1199). De pandhouder heeft daarbij een geprivilegieerde positie. Ik noem een en ander omdat in zulk een systeem ons probleem hoe de handelsnaam moet worden gezien als vermogensobject, en hoe de waarde daarvan gerealiseerd zou kunnen worden, zich niet voordoet, en er ook uit het oogpunt van systematiek minder behoefte is om een subjectief recht op de handelsnaam te aanvaarden, noch om de handelsnaam af te bakenen van andere onderscheidingstekens (logo, emblemen, house style). Waarom de NBW wetgever heeft gemeend dat aan deze rechtsfiguur in de praktijk geen behoefte bestaat (Parlementaire Geschiedenis Invoering Boeken 3, 5 en 6, blz. 1026) is mij een raadsel. Dat ondernemingen ook heden ten dage vele malen bij overeenkomst worden overgedragen, blijkt wel uit de rechtspraak over de artt. 1639aa en 1639bb. (Ik noem slechts HR 6 januari 1989, NJ 1989 over de huurkoop van een onderneming, en de ontbinding NB met een bevel tot teruggave door de kantonrechter). Conclusie Een echte doorbraak zie ik niet, wel enige kleine openingen.

5 17 december 1990 Bijblad Industriële Eigendom, nr Over verpanding van en beslaglegging op oct trooirechten naar huidig en toekomstig recht. I. Inleiding 1. Of het iets te maken heeft met een zekere beroepsinformatie, weet ik niet, maar feit is dat ik bij mijzelf wel eens de neiging bespeur te denken dat regelingen waarover of naar aanleiding waarvan niet geprocedeerd wordt, juridisch en maatschappelijk van weinig belang zijn. 1 ) De aanwezigheid van jurisprudentie vormt dan een indicatie voor het belang van de regeling. Toch is het bestaan van jurisprudentie niet altijd een indicator voor de relevantie van de regeling. Voor het ontbreken van rechtspraak kunnen immers ook andere oorzaken zijn dan het obsoleet worden van een regeling. De bepalingen kunnen zó goed en duidelijk zijn dat men de hulp van de rechter niet behoeft om de betekenis van de bepalingen te doorgronden. De rechtsgenoten hebben dan geen moeite zich naar zulke bepalingen te gedragen of te aanvaarden dat deze in acht genomen dienen te worden. Dat hoeven zij niet van de rechter te horen. Het maatschappelijk belang van dit soort regels is uiteraard groot. 2. Waarom zeg ik dit? Wel, wie de kaartenbak van de Nederlandse Jurisprudentie raadpleegt om te zien tot welke rechtspraak de bepalingen in de Rijksoctrooiwet (Row.) over pand en beslag aanleiding gaven, vindt buitengewoon weinig: één arrest van het Haagse Hof, 2 ) drie uitspraken van drie verschillende rechtbanken 3 ) en één beslissing van de Octrooiraad. 4 ) De Hoge Raad hoefde er nimmer aan te pas te komen. De vraag ligt voor de hand of we te maken nebben met een perfecte regeling of met bepalingen zonder praktisch belang. Laten we dat eens onderzoeken. 3. Aandacht wil ik schenken aan de huidige en toekomstige bepalingen in de Row. gewijd aan de verpanding van en de beslaglegging op octrooirechten, aan de jurisprudentie, de literatuur en de praktijk. Daarna zal ik enige conclusies trekken. Ik zal eindigen met een slotopmerking. II. Verpanding /. Huidige wettelijke regeling De huidige wettelijke regeling is te vinden in Row. art. 40, dat als volgt luidt: 1. Pandrecht op een octrooi wordt gevestigd bij een acte, ingeschreven in de openbare registers van de Octrooiraad. Het is slechts van waarde, wanneer de som, waarvoor het verleend is, bij de acte is uitgedrukt, en het blijft van kracht, ook wanneer het octrooi vervreemd wordt. 2. De pandhouder is verplicht, in een door hem ondertekende verklaring, bij de Octrooiraad ter inschrijving in te zenden, woonplaats te kiezen te 's-gravenhage. Indien die keuze niet gedaan is, geldt het Bureau voor de Industriële Eigendom als gekozen woonplaats. 3. Bedingen der pandacte, betreffende na inschrijving te verlenen licenties, gelden van het ogenblik af, dat zij in de openbare registers van de Octrooiraad zijn aangetekend, ook tegenover ') Die neiging blijkt niet uitzonderlijk. Zij past in, wat H. Drion noemt, het rechtvinderssyndroom, waarvan het algemene beeld is: het recht leeft slechts door de rechtsvragen, waarmee het de rechter confronteert. Zie: Functies van rechtsregels in het privaatrecht, in: Speculum Langemeijer, Zwolle 1973, p ) Hof 's-gravenhage 6 februari 1957, NJ 1958, 256; BIE 1957, p ) Arrondissementsrechtbank Amsterdam 15 oktober 1935, BIE 1936, p. 3; Arrondissementsrechtbank 's-gravenhage 19 november 1940, NJ 1940, 1132; BIE 1941, p. 36 m.nt. J.E van der Meuten; President arrondissementsrechtbank Groningen 1 juni 1962, NJ 1962, 518; BIE 1963, p ) Octrooiraad, NJ 1920, p Prof. MrJ.. J. Brinkhof. derden. Bedingen M betreffende vergoedingen voor licenties, die op het ogenblik der inschrijving reeds waren verleend, gelden tegenover de houder der licentie na aanzegging aan deze bij deurwaardersexploit. 4. Acten, waaruit blijkt, dat het pandrecht heeft opgehouden te bestaan of krachteloos is geworden, worden in de openbare registers van de Octrooiraad ingeschreven. De Octrooiwet die vanaf 1969 Rijksoctrooiwet heet, is sedert haar totstandkoming in 1910 vele malen gewijzigd. Dat geldt niet voor art. 40. Dit is onveranderd gebleven. 2. Kanttekeningen bij de wettelijke bepaling De redactie geeft aanleiding tot het maken van de volgende op'merkingen. a. Pandrecht. Omdat een octrooi blijkens Row. art. 37, lid 2, beschouwd wordt als een roerende zaak, verbaast het niet dat het zekerheidsrecht op een octrooi een pandrecht is en niet een recht van hypotheek. b. Vestiging. Het octrooirecht is bovendien onlichamelijk. De wettelijke regeling met betrekking tot de vestiging van een pandrecht op onlichamelijke roerende zaken (BW art. 1199) is echter niet bruikbaar. Die verlangt immers een "kennisgeving der verpanding aan hem tegen wien het in pand gegeven regt moet worden uitgeoefend." Bij een absoluut recht als het octrooirecht is dit uitgesloten. Een bijzondere bepaling was daarom nodig. Het pandrecht wordt gevestigd bij een akte. Deze akte kan onderhands of authentiek zijn. Lid 1 spreekt over inschrijving van de akte in de openbare registers van de Octrooiraad. Is deze inschrijving een constitutief vereiste? Aan te nemen is dat dit net zo min als bij de overdracht van een octrooirecht (Row. art. 38) het geval is. 5 ) De inschrijving heeft tot gevolg dat het pandrecht werking krijgt tegenover derden. c. Som. De som waarvoor het pandrecht verleend is, moet in de akte uitgedrukt zijn, precies als het geval is ten aanzien van hypotheekrecht: BW art. 1221, lid 1. d. Vervreemding octrooi. De bepaling dat het pandrecht van kracht blijft, ook wanneer het octrooi vervreemd wordt, komen wij ook tegen in de regeling van het hypotheekrecht: BW art. 1209, lid 2. De bepaling is overbodig omdat het pandrecht een absoluut recht is dat op de zaak blijft rusten onder wie deze zich ook bevindt. Het pandrecht heeft zaaksgevolg, droit de suite. e. Licenties. Lid 3 van art. 40 doet sterk denken aan de regeling van het huurbeding in het hypotheekrecht. Zoals een hypotheeknemer benadeeld kan worden door huurovereenkomsten die de hypotheekgever sluit, zo kan de pandhouder benadeeld worden door licenties die de octrooihouder verleent. De waarde van het octrooi kan door een licentie achteruitgaan. Dat komt door het bepaalde in Row. art. 33: door een licentie wordt van de octrooihouder de bevoegdheid verkregen handelingen te verrichten die aan anderen dan de octrooihouder niet vrijstaan. Het bijzondere is dat deze bevoegdheid geldt voor de gehele duur van het octrooi, tenzij bij de verlening der licentie een minder omvangrijk recht is toegekend. Deze licentie is tegenover derden geldig, nadat de titel in de openbare registers van de Octrooiraad is ingeschreven. Het is duidelijk dat door de licentieverlening de monopoliepositie van de octrooihouder verloren kan gaan en deze vormt nu juist één van de aantrekke- 5 ) B.M. Telders, Nederlandsen Octrooirecht, tweede druk, 's-gravenhage 1946, nr424; E.A. van Nièuwenhoven Helbach, Industriële Eigendom en Mededingingsrecht, achtste druk, Arnhem 1989, nr430; Mon. Nieuw BW B-12a (Molenaar] nr15. Anders: W.A. Hoyng, De octrooilicentie in een faillissement, in: Recht Vooruit, Deventer 1988, p. 79.

6 346 Bijblad Industriële Eigendom, nr december 1990 lijkste hoedanigheden van een octrooirecht. De pandhouder zou voorts benadeeld kunnen worden als de octrooihouder licenties zou verlenen tegen geringe royalties. Met het oog op een en ander zal een pandhouder er verstandig aan doen met de octrooihouder een afspraak te maken over licentiëring na de verpanding. Het bijzondere is dat deze afspraken tegenover derden gelden als zij in de openbare registers zijn ingeschreven. Heeft de pandhouder met de octrooihouder afgesproken dat licenties slechts met zijn toestemming en/of voor een bepaalde duur zullen mogen worden verleend, dan heeft de pandhouder geen last van hiervan afwijkende licenties. Waren vóór de vestiging van het pandrecht al licenties verleend en hebben de octrooihouder en pandhouder afspraken gemaakt over de betaling van de royalties dan is de licentiehouder daaraan gebonden nadat hij door middel van een deurwaardersexploit daarvan op de hoogte is gebracht. Aldus de "enigszins cryptische regeling" 6 ) voor de rechten van de pandhouder ter zake van bestaande en toekomstige licenties. 3. Positie van de pandhouder Over de positie van de pandhouder in een aantal bijzondere omstandigheden valt het volgende te zeggen. a. Inbreuk op octrooi. Het behoeft nauwelijks enige toelichting dat de positie van de pandhouder geraakt wordt door inbreuk op het octrooi. Inbreuk tast de waarde van een octrooi aan. De Row. bevat een afzonderlijke bepaling hierover. Uit Row. art. 43, leden 1 en 4, in samenhang gezien, laat zich afleiden dat de vordering die erop gericht is de inbreukmaker te doen verbieden inbreuk te maken, slechts door de octrooihouder kan worden ingesteld. Als de octrooihouder in geval van inbreuk stil blijft zitten, vermindert de aantrekkelijkheid van het octrooi snel. Het verdient daarom aanbeveling dat de pandhouder en de octrooihouder bij de inpandgeving afspraken maken over de handhaving van het octrooi. De vordering tot schadevergoeding en die tot winstafdracht kunnen in beginsel slechts door de octrooihouder worden ingesteld. Deze kan dit al dan niet namens of mede namens de pandhouder doen, hoewel de pandhouder bevoegd blijft in de door de octrooihouder geëntameerde procedure tussen te komen. Overigens kan de pandhouder ten opzichte van de octrooihouder bedingen dat hij geheel zelfstandig bevoegd zal zijn om zogenaamde desbewustheidsexploiten uit te brengen en de vorderingen tot schadevergoeding en winstafdracht in te stellen. b. Afstand van octrooi. Een pandhouder zou zwaar gedupeerd worden als de octrooihouder buiten hem om afstand van het octrooi zou kunnen doen. Row. art. 48 bepaalt dat de pandhouder daarvoor toestemming moet verlenen. Zou de octrooihouder ophouden de taxen te betalen - hetgeen blijkens Row. art. 49 het van rechtswege vervallen van het octrooi tot gevolg heeft - dan zendt de Octrooiraad een afschrift van de in Row. art. 22 D bedoelde herinneringsbrief aan de pandhouder. Deze kan dan overwegen tot betaling van de taxe over te gaan ten einde het verval van het octrooirecht te voorkomen. c. Nietigheidsactie. Iedereen kan een vordering instellen tot nietigverklaring van het octrooi in de gevallen genoemd in Row. art. 51 aanhef en onder a tot en met d, dus ook de pandhouder. Waarom hij dit zou doen valt niet in te zien. De nietigverklaring van het octrooi betekent immers het einde van zijn pandrecht. Een heel speciaal geval is genoemd in Row. art 51 lid 3, laatste zin. De situatie is deze dat twee octrooien zijn verleend voor dezelfde uitvinding, doch dat de houder van het ene octrooi daarop geen aanspraak had, hetzij krachtens de bepalingen van de Row. hoofdstuk I, hetzij, indien het een Europees octrooi betreft, krachtens het Van Nieuwenhoven Helbach, a.w., nr430. Europees Octrooiverdrag (EOV) art. 60, eerste lid.') Behalve door de houder van het andere octrooi kan de nietigverklaring ook worden gevorderd door de pandhouder van dat octrooi. Het belang van deze pandhouder bij nietigverklaring van het octrooi dat aan iemand is verleend die daarop geen aanspraak heeft, is evident. Een voorbeeld van zo'n speciaal geval: zowel de werknemer als bedoeld in Row. art. 10 ("iemand die in dienst van een ander een betrekking bekleedt, welker aard medebrengt, dat hij zijn bijzondere kennis aanwende tot het doen van uitvindingen van dezelfde soort als die waarop de octrooiaanvrage betrekking heeft") als diens werkgever vragen en verkrijgen een octrooi voor dezelfde uitvinding. De werkgever geeft zijn octrooi in pand aan de pandhouder. Deze pandhouder kan de nietigverklaring van het octrooi van de werknemer vorderen. d. Opeising. Wordt een octrooi met succes opgeëist dan blijft het pandrecht daarop gevestigd, als de pandhouder te goeder trouw was en het pandrecht gevestigd was vóór de inschrijving van de dagvaarding tot opeising. Aldus bepaalt Row. art. 53, lid 6, dat verder nog een zeer speciale regeling bevat voor het geval waarin degene die het octrooi met goed gevolg heeft opgeëist, reeds door zelf octrooi aan te vragen of door indiening van een bezwaarschrift zijn aanspraken had doen gelden. Pandrechten zijn tegenover hem niet geldig indien hij de dagvaarding tot opeising binnen drie maanden na de octrooiverlening in de registers heeft ingeschreven. 4. Jurisprudentie Kan een pandrecht gevestigd worden op een recht uit de octrooiaanvrage? Het Haagse Hof beantwoordde deze vraag ontkennend: de artikelen 40 en 41 hebben enkel betrekking op een octrooi. 8 ) Het beroep op de letter van de wet overtuigt echter niet. De aanspraak op octrooi is blijkens Row. art. 37, lid 1, vatbaar voor overdracht of andere overgang in volle of mede-eigendom. De aanspraak op octrooi maakt deel uit van het vermogen van degene die de aanspraak heeft. Die aanspraak behoort tot de goederen waarop ingevolge BW art de schuldeisers verhaal kunnen nemen. Mij ontgaat waarom een pandrecht op dit recht uitgesloten zou zijn. Interessant is het kort geding vonnis van de Groningse president.') De feiten zijn aldus: - Op 23 mei 1956 is in de registers van de Octrooiraad ingeschreven de akte waarbij Daling aan de N.V. Nederlandse Lloyd pandrecht heeft verleend op zijn octrooi. In art. 8 van de pandakte stond vermeld dat Daling door de inpandgeving zijn bevoegdheden als houder van het octrooi verloor, hetgeen inhield dat hij niet rechtsgeldig licenties kon verlenen. - Op 1 maart 1961 verleende Daling aan Hammenga een licentie. Daarvan is geen inschrijving gedaan. - Bij akte van 9 augustus 1961, ingeschreven in de registers op 21 augustus 1961, is genoemd pandrecht opgeheven. - Bij akte van 23 augustus 1961, ingeschreven in de registers, heeft Daling het octrooi overgedragen aan de v.o.f. Bodegraven. Bodegraven vorderde Hammenga te verbieden inbreuk te maken op haar octrooi. Zij beriep zich op haar octrooirecht en betoogde dat zij geen boodschap had aan de licentie omdat deze was verleend in strijd met de 7 ) Deze bepaling luidt: "Het recht op een Europees octrooi komt toe aan de uitvinder of diens rechtverkrijgende. Indien de uitvinder werknemer is, wordt het recht op het Europees octrooi bepaald overeenkomstig het recht van de Staat op het grondgebied waarvan de werknemer overwegend werkzaam is; indien niet kan worden vastgesteld op het grondgebied van welke Staat de werknemer overwegend werkzaam is, is het recht van toepassing van de Staat op het grondgebied waarvan het bedrijf van zijn werkgever zich bevindt." 8 ) Zie noot 2. 9 ) Zie noot 3.

7 17 december 1990 Bijblad Industriële Eigendom, nr genoemde bepaling in de pandakte en omdat de licentie niet was ingeschreven. De president besliste dat slechts de pandhouder een beroep kon doen op het beding en voorts dat Bodegraven op de niet-inschrijving van de licentie geen beroep kon doen nu zij van die licentie bij de overdracht al op de hoogte was. 5. Literatuur Nog vóór de inwerkingtreding van de Octrooiwet verscheen in het WPNR een artikel van Meijers onder de titel "Een nieuwe roerende zaak door wetsbepaling."' 0 ) Hij schrijft dat het feit dat de Octrooiwet ons recht met twee nieuwe roerende zaken door wetsbepaling heeft verrijkt, bij hem opnieuw de vraag heeft doen rijzen of de onderscheiding der zaken in roerende en onroerende "wel een zoodanige beteekenis in ons rechtsleven heeft, dat de wetgever deze onderscheiding moet blijven handhaven."") Volgens Meijers heeft het pandrecht op een octrooi "niets dan den naam met andere roerende goederen gemeen." 12 ) Zijns inziens zal zich in de praktijk wreken dat men het octrooi bij de roerende goederen heeft ingedeeld: "De regeling van het in pand geven van een octrooi in de Octrooiwet is immers verre van volledig. Waarmede zal men die onvolledigheid anders mogen en moeten aanvullen, dan met de regelen van het pandrecht uit het Burgerlijk Wetboek? Botsing tusschen de regels van het pandrecht en die van hypotheekrecht kunnen daarbij niet uitblijven." 13 ) 6. Praktijk Of octrooirechten veelvuldig in pand worden gegeven, is mij niet bekend. Het lijkt mij moeilijk daar meer over te weten te komen nu de verpanding op zichzelf niet naar buiten blijkt. In ieder geval vindt er zelden een inschrijving van een verpanding van octrooirechten of octrooiaanvragen plaats. 14 ) Naar mijn mening mag uit het laatste worden afgeleid dat verpanding wel niet veel zal voorkomen. Uit een ingeschreven pandakte bleek mij overigens dat de pandhouder bedong dat de pandgever gehouden was om de pandhouder in kennis te stellen van octrooiinbreuk en om op grond van Row. art. 43 te ageren. Eigendomsoverdracht tot zekerheid van octrooirechten en octrooiaanvragen komt wellicht meer voor. Ik heb een standaardcontract gezien van een bank dat bepalingen hieromtrent bevatte. 7. Toekomstig recht De invoering van het Nieuw Burgerlijk Wetboek maakt het noodzakelijk dat Row. art. 40 wordt gewijzigd. En dat zal ook gebeuren zoals blijkt uit de Rijkswet van 26 juni 1986 tot wijziging van de Rijksoctrooiwet in verband met de invoering van de Boeken 3, 5 en 6 van het nieuwe Nederlandse Burgerlijk Wetboek. 15 ) In het Nieuwe Burgerlijk Wetboek zullen onlichamelijke roerende zaken niet langer bestaan. Daardoor ontstond de noodzaak de vraag onder ogen te zien hoe octrooien en de aanspraken daarop, die volgens de huidige tekst van Row. art. 37 roerende (onlichamelijke) 10 ) WPNR (1912), nrs 2193 en 2194 (= Verzamelde Privaatrechtelijke Opstellen II, Leiden 1955, pp , naar welke uitgave hierna wordt verwezen.) ") A.w., p. 43. ' 2 ) A.w., p. 47.,3 ) A.w., p. 47. Meijers geeft aan dat problemen kunnen rijzen bij de toepassing van BW artt en 1202, die geschreven zijn voor de gewone pandrechten waarbij er slechts één pandhouder is. Verder kan zijns inziens BW art. 1205, lid 2 tot "de zonderlingste resultaten" aanleiding geven, terwijl hij node mist tal van artikelen uit de titel over het hypotheekrecht (de voorschriften omtrent de rang, art. 1229, art. 1217, lid 3, F. art. 188). '*} Mr J.L Driessen van de Nederlandse Octrooiraad deelde mij mee dat in de periode van 1985 tot en met 1989 in totaal viermaal. een dergelijke inschrijving had plaatsgevonden. 15 ) Stb. 1986,369. zaken zijn, gekwalificeerd zouden moeten worden. De wetgever koos ervoor deze rechten te rekenen tot de vermogensrechten van eigen aard (3:83 lid 3 of ), ten aanzien waarvan de wet moet bepalen dat zij overdraagbaar zijn. Dat laatste is gebeurd in het nieuwe Row. art ) Zij zijn dus geen registergoederen, d.w.z. goederen voor welker overdracht of vestiging inschrijving in daartoe bestemde openbare registers noodzakelijk is (NBW 3:10 of ). Opmerking verdient dat Meijers in de Toelichting het octrooi als voorbeeld noemde van een registergoed.") De verklaring hiervoor is dat Meijers van plan was in het negende boek van het Nieuwe BW het octrooirecht te regelen en voor de overdracht de inschrijving in de openbare registers tot een vereiste te maken. Aangezien het octrooirecht geen registergoed is, is het zekerheidsrecht pand: NBW 3:227, lid 1 of De huidige redactie van art. 40 kan aanleiding geven tot misverstand. Men kan de tekst zo lezen dat inschrijving een constitutief vereiste is voor de vestiging van een pandrecht. Het pandrecht zou dan als registergoed zijn aan te merken. Daarom is gekozen voor een nieuw lid 1 dat luidt: 1. Pandrecht op een octrooi wordt gevestigd bij een akte en werkt tegenover derden eerst wanneer de akte in de openbare registers van de Octrooiraad is ingeschreven. Dit is een verbetering. 8. Kanttekeningen bij de toekomstige regeling Opvallend is dat gezwegen wordt over een pandrecht op het recht uit de octrooiaanvrage. Dat is niet toevallig. De Memorie van Toelichting zegt hierover kort en krachtig: "Van de noodzaak van een regeling daarvoor is tot dusverre niet gebleken." Maar even verderop is te lezen dat een pandrecht op het recht op de aanvrage gevestigd kan worden krachtens de algemene regel van NBW 3:236 of , lid 2. Dit leidt tot toepassing van het nieuwe'row. art. 38, lid 1.") Het Nieuwe BW brengt nog een verandering die in dit verband het vermelden waard is. Op grond van het NBW zijn fiduciaire titels geen geldige titels van overdracht: NBW 3:84, lid 3 of Octrooien en de rechten op de aanspraak op octrooien kunnen niet meer tot zekerheid worden overgedragen. 9. Europese en Gemeenschapsoctrooien Ten aanzien van een octrooi dat door het Europees Octrooibureau is verleend krachtens het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, is de zaak eenvoudig. Zoals bekend valt een dergelijk octrooi na de verlening onmiddellijk uiteen in nationale octrooien. Op grond van art. 2, lid 2 van het Verdrag heeft een Europees octrooi in elk van de Verdragsluitende Staten waarvoor het is verleend, dezelfde rechtsgevolgen en is het onderworpen aan dezelfde bepalingen als een nationaal octrooi dat in die Staat is verleend, voor zover het Verdrag niet anders bepaalt. Aangezien dat laatste niet is gebeurd, zijn op verpanding van een Europees octrooi de betreffende 16 ) Dat luidt: "1. Het octrooi en de aanspraak op octrooi ingevolge hoofdstuk I van deze Rijkswet zijn zowel voor wat betreft het volle recht als voor wat betreft een aandeel daarin vatbaar voor overdracht of andere overgang. 2. De overdracht en andere overgang van het octrooi of van het recht, voortvloeiende uit de octrooiaanvrage, kunnen worden ingeschreven in de openbare registers van de Octrooiraad. Voor de inschrijving is een bij algemene maatregel van Rijksbestuur vast te stellen bedrag verschuldigd." ") Parlementaire Geschiedenis Boek 3, p. 96.,8 j Deze bepaling luidt: "De levering, vereist voor de overdracht van het octrooi of het recht, voortvloeiende uit een octrooiaanvrage, geschiedt bij een akte, houdende de verklaring van de rechthebbende, dat hij het octrooi of het recht, voortvloeiende uit de octrooiaanvrage, aan de verkrijger overdraagt, en van deze, dat hij deze overdracht aanneemt."

8 348 Bijblad Industriële Eigendom, nr december 1990 bepalingen van de Row. en het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Rv.) nu en in de toekomst van toepassing. Met betrekking tot de Europese octrooiaanvrage geldt hetzelfde. In art. 74 van het Verdrag is bepaald dat een aanvrage als vermogensobject beheerst wordt door het nationale recht. Fundamenteel anders is de regeling met betrekking tot de toekomstige Gemeenschapsoctrooien. In art. 38, lid 1 van het Gemeenschapsoctrooiverdrag") is bepaald dat behoudens andersluidende bepalingen van het Verdrag een Gemeenschapsoctrooi als deel van het vermogen, in zijn geheel en voor alle grondgebieden waarop het rechtsgevolgen heeft, wordt beschouwd als een nationaal octrooi in de Verdragsluitende Staat. De regels betreffende het octrooi als deel van het vermogen in een bepaalde verdragsluitende staat gelden dus voor het Gemeenschapsoctrooi in zijn geheel en voor alle grondgebieden waarop het rechtsgevolgen heeft. Welk nationaal recht van toepassing is, is eveneens bepaald in art. 38. Het gevolg van deze wijze van regelen is dat voor de verpanding van Gemeenschapsoctrooien verschillende regels gelden. Die verscheidenheid is er ook ten aanzien van Europese octrooien, zal men misschien tegenwerpen. Maar Europese octrooien zijn nationale octrooien zodat het logisch is dat zij in beginsel worden beheerst door nationale regels. Gemeenschapsoctrooien zijn dat niet. Zij vormen, zoals in art. 2, lid 2 van het Verdrag is bepaald, een eenheid. Desondanks worden op deze octrooien nationale regels toegepast die werking hebben in de Gemeenschap. Deze regels zijn in geen enkel opzicht geharmoniseerd. III. Beslaglegging /. Huidige wettelijke regeling Row. art. 41 bevat de huidige regeling. Dit artikel luidt: 1. In geval van beslag op een octrooi moet het proces-verbaal van inbeslagneming in de openbare registers van de Octrooiraad worden ingeschreven. 2. Na die inschrijving zal de octrooihouder, tegen wie het beslag is gedaan, het in beslag genomen octrooi niet mogen vervreemden of bezwaren, noch licenties mogen verlenen; rechten, na die inschrijving gevestigd, kunnen tegen de inbeslagnemer niet worden ingeroepen. De vóór de inschrijving nog niet betaalde licentievergoedingen zijn, na aanzegging bij deurwaardersexploit aan de houder der licentie, van rechtswege in het beslag begrepen. Zij worden - ingeval het beslag strekt tot bewaring van recht, nadat het bij gewijsde is van waarde verklaard, - betaald aan de inbeslagnemer, ten einde met de opbrengst van het octrooi naar de rang der schuldvorderingen te worden verdeeld. 3. Bij opheffing van het beslag wordt de titel, waaruit die opheffing blijkt, in de openbare registers van de Octrooiraad ingeschreven. Ingeval het beslag strekt tot bewaring van recht, zijn de artikelen 770e tot 770g van het Nederlandse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering toepasselijk, met dien verstande, dat wat in art. 770g van de hypotheekbewaarder wordt gezegd, voor de Octrooiraad geldt. Ook dit artikel heeft sinds 1910 geen wijzigingen ondergaan. 2. Kanttekeningen bij de wettelijke bepaling a. Beslag. De wet spreekt over beslag zonder enige verdere specificatie. Gelet op de context waarin dit artikel 19 ) De tekst is gepubliceerd in het. Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen van 30 december 1989, L 401 (32 jaargang). Belangrijke informatie over dit Verdrag is te vinden in: Kamerstuk, Tweede kamer, zitting , (R1203), nr3. figureert en de regeling zelf, is aannemelijk dat de wetgever het oog had op zowel conservatoir als executoriaal beslag, en niet op revindicatoir beslag. Dat laatste is in theorie overigens mogelijk zoals Telders heeft aangegeven. 20 ) b. Wijze van beslaglegging. Hoe de beslaglegging plaats moet vinden, zegt de Row. niet. De bepalingen betreffende de beslaglegging op roerende zaken zullen uitkomst moeten bieden. Voor conservatoir beslag gelden op grond van Rv. art. 730 dezelfde bepalingen als voor executoriaal beslag. Van toepassing zijn dus de artikelen Rv. 439 e.v. c. Inschrijving. Het proces-verbaal van inbeslagneming moet in de registers van de Octrooiraad worden ingeschreven. Op grond van Rv. art. 453 dient een afschrift van dit proces-verbaal aan de octrooihouder te worden betekend. d. Gevolgen. De octrooihouder wordt in zoverre door het beslag niet gehinderd dat hij de exploitatie van het octrooi kan voortzetten. Dit is trouwens ook in het belang van de beslaglegger. Zou de octrooihouder na de inschrijving van het proces-verbaal van inbeslaglegging overgaan tot het vervreemden of bezwaren van het octrooi dan deert dit de beslaglegger niet. Die rechtshandelingen zijn relatief nietig. Alleen de beslaglegger kan op de nietigheid een beroep doen. Ook ondervindt de beslaglegger geen last van na de inschrijving verleende licenties. Hierboven in II, 2 onder e, is uiteengezet welke nadelen de pandhouder ondervindt van licenties. Hetzelfde geldt voor de beslaglegger: een octrooi kan door licentiëring sterk aan waarde inboeten. e. Licentievergoedingen. Licentievergoedingen die verband houden met vóór de inschrijving van het beslag verleende licenties en die vóór de inschrijving nog niet zijn betaald, worden in het beslag begrepen na aanzegging bij deurwaardersexploit aan de licentiehouder. Deze bepaling komt overeen met de bepaling met betrekking tot nog niet betaalde huur- en pachtpenningen: Rv. art En hoe zit het met de vergoedingen die na de inschrijving betaald behoren te worden? Ook die worden in het beslag begrepen zoals men dat ook ten aanzien van pacht- en huurpenningen bij Rv. art. 507 aanneemt. 21 ) Telders ziet geen reden aan de beslaglegger het recht te ontzeggen licentievergoedingen betreffende na de beslaglegging verleende licenties mede onder het beslag te betrekken. Als de beslaglegger van deze mogelijkheid gebruik maakt, dan geldt hetgeen krachtens de licentie in het verkeer wordt gebracht, tegenover hem en tegenover de koper van het octrooi als rechtmatig in het verkeer gebracht. 22 ) f. Opheffing. De opheffing van het beslag moet in de registers worden ingeschreven. Gaat het om een conservatoir beslag dan zijn de bepalingen betreffende de doorhaling van de overschrijving in de registers ten aanzien van onroerend goed toepasselijk. 3. Positie beslaglegger Over de positie van de beslaglegger in verschillende situaties wil ik het volgende zeggen. a. Inbreuk. Hoewel inbreuk op een octrooi de waarde van het octrooi kan verminderen geeft de Row. de beslaglegger niet de mogelijkheid tegen inbreuk op te treden. Anders dan de pandhouder die met de octrooihouder afspraken kan maken dienaangaande, valt er voor de beslaglegger niets af te dwingen. Voor de vordering tot schadevergoeding en winstafdracht geldt hetzelfde. Er lijkt mij veel voor te zeggen dat de schadevergoeding en winstafdracht onder het beslag worden begrepen. Neemt men dit niet aan, dan zou de 20 ) Beslag op octrooien, in: BIE 1940, pp ( = Verzamelde Geschriften VI, 's-gravenhage 1949, pp , naar welke uitgave wordt verwezen). 2 ') Zie: Burgerlijke Rechtsvordering {F.M.J. Jansen), artikel 507, aantekening ) A.w. (noot 20), p. 290.

9 17 december 1990 Bijblad Industriële Eigendom, nr beslaglegger de omslachtige weg moeten bewandelen van derdenbeslag onder de inbreukmaker. b. Afstand van octrooi. Voor afstand van het octrooi behoeft de octrooihouder de toestemming van de personen die, zoals Row. art. 48, lid 2, zegt "krachtens in die registers (van de Octrooiraad) ingeschreven stukken rechten op het octrooi... hebben verkregen". Mij dunkt dat de beslaglegger tot die personen behoort. 23 ) Bij niet-betaling van de taxen door de octrooihouder zendt de Octrooiraad een afschrift van de in Row. art. 22 D bedoelde herinneringsbrief aan de beslaglegger. Deze kan ter vermijding van het verval van het octrooi de taxe betalen. c. Nietigheidsactie. De Row. bevat geen bijzondere bepaling. De beslaglegger zal lijdelijk moeten toekijken als het octrooi onder vuur wordt genomen. d. Opeising. Row. art. 53 bevat geen bijzondere bepaling. Aan te nemen is dat in het geval van een geslaagde opeising het beslag eindigt. 4. Jurisprudentie In 1920 weigerde de Octrooiraad over te gaan tot inschrijving in de openbare registers van een procesverbaal van inbeslagneming van een octrooiaanvrage. 24 ) De Octrooiraad achtte de daarop gerichte vordering tot inschrijving in strijd met de wet. Als argumenten gebruikte de Raad (1) dat al hetgeen betrekking heeft op een octrooiaanvrage tot aan de openbaarmaking geheim is, welke geheimhouding wordt gefrustreerd door inschrijving van het beslag in de openbare registers; (2) dat op grond van art. 17 van Octrooiwet aangenomen kan worden dat de wet slechts inschrijving kent van stukken die betrekking hebben op octrooien en niet op aanvragen indien de wet voor de inschrijving van een stuk betrekking hebbende op een octrooiaanvrage niet een uitdrukkelijke regeling treft, hetgeen voor beslag op een aanvrage met het geval is. De Amsterdamse rechtbank dacht hier anders over. 25 ) Haar redenering is als volgt. Het recht uit een octrooiaanvrage is een roerende zaak. Krachtens Rechtsvordering is beslag op roerende zaken mogelijk en dus ook op een aanvrage, terwijl in art. 41 verzuimd is het beslag op een aanvrage te noemen. Mijn voorkeur gaat uit naar de opvatting van de Amsterdamse rechtbank. Het eerste argument van de Octrooiraad heeft zijn kracht verloren sinds octrooiaanvragen ter inzage worden gelegd. De Haagse rechtbank heeft in 1940 een oordeel gegeven over de vraag welke president verlof moet verlenen voor beslaglegging op Nederlandse octrooien van een in Duitsland gevestigde onderneming. 26 ) Het verlof was verleend door de Haagse president, hetgeen de rechtbank juist achtte. De rechtbank stelde voorop dat de octrooien zich niet in Nederland maar in Duitsland bevonden. Dat betekende haars inziens echter niet dat geen enkele president bevoegd zou zijn om de in Rv. art. 764 bedoelde vergunning te verlenen. De rechtbank oordeelde dat vergunning kon worden verleend door iedere president "tot wiens rechtsgebied het beslag door de omstandigheden wordt gebracht." Vanwege de noodzakelijke inschrijving van het proces-verbaal van inbeslagneming in de registers van de in 's-gravenhage gevestigde Octrooiraad, was de president van die rechtbank bevoegd. De annotator Van der Meulen vond het vonnis juist behalve de vooropstelling dat een octrooi zich bij de octrooihouder bevindt. Gelet op de territoriale werking van octrooien moeten naar zijn mening de octrooien geacht worden zich in de zin van Rv. 764 in Nederland te bevinden. 23 ) W.H. Drucker, Handboek voor de studie van het Nederlandsche Octrooirecht, 's-gravenhage 1924, nr ") Zie noot j Zie noot ) Zie noot Literatuur Meijers constateert in zijn eerdergenoemd artikel dat hetgeen in de Octrooiwet aan bijzondere bepalingen omtrent het beslag te vinden is, bijna geheel uit de regeling van het beslag van onroerende goederen is overgenomen. 27 ) De regeling is echter fragmentarisch. Zij houdt niets in over de vraag wanneer in beslag genomen kan worden en hoe de inbeslagneming moet geschieden. Daarvoor zal men te rade moeten gaan bij de bepalingen betreffende het beslag op roerende zaken. Doch deze sluiten niet aan bij de regeling in de Octrooiwet. Ook Drucker acht het zojuist in 4 genoemde tweede argument van de Octrooiraad waarom een beslag op een octrooiaanvrage niet mogelijk zou zijn, niet sterk. Hij schrijft dat een octrooi niet vatbaar is voor beslag, omdat artikel 41 dit beslag regelt, maar omdat het een vermogenswaarde is. Dat is ook de aanvrage. 28 ) Telders schenkt aandacht aan de vraag welke president bevoegd is verlof tot beslaglegging te verlenen. 25 ) Naar zijn mening is dat de president van de rechtbank waar het octrooirecht zich bevindt; zijns inziens bevindt het octrooirecht zich bij de octrooihouder. 30 ) Bevindt deze zich niet in Nederland dan is volgens Telders - in de woorden van Van Rossem-Cleveringa - elke president bevoegd "tot wiens rechtsgebied de zaak in kwestie meer in het bijzonder door de omstandigheden wordt gebracht." 6. Praktijk Van de Octrooiraad 31 ) hoorde ik dat in de periode van 1985 tot en met 1989 in totaal acht keer beslag was gelegd, en wel zes keer op een Europees octrooi, één keer op een Nederlandse octrooiaanvrage en één keer op een Nederlands octrooi. Voorts is eenmaal melding gemaakt van een opheffing van een beslag. 7. Toekomstig recht Row. art. 41 moet veranderen omdat het gebaseerd is op en verwijst naar het beslag- en executierecht in Rv. dat ten gevolge van de aanstaande invoering van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek geheel zal veranderen. Het artikel zal blijkens de in II onder 7 genoemde Rijkswet gaan luiden: 1. Het beslag op een octrooi wordt gelegd en het proces-verbaal van inbeslagneming wordt in de openbare registers van de Octrooiraad ingeschreven met overeenkomstige toepassing van de bepalingen van het Nederlandse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering betreffende executoriaal en conservatoir beslag op onroerende zaken, met dien verstande dat in het proces-verbaal van inbeslagneming in plaats van de aard en de ligging van de onroerende zaak een aanduiding van het octrooi wordt opgenomen. 2. Een vervreemding, bezwaring, onderbewindstelling of verlening van een licentie, tot stand gekomen na de inschrijving van het proces-verbaal, kan tegen de beslaglegger niet worden ingeroepen. 3. De vóór de inschrijving van het proces-verbaal nog niet betaalde licentievergoedingen vallen mede onder een op het octrooi gelegd beslag, nadat het ingeschreven beslag aan de houder der licentie is betekend. Deze vergoedingen moeten worden betaald aan de notaris voor wie de executie zal plaatsvinden, mits dit bij de betekening uitdrukkelijk aan de licentiehouder is medegedeeld, en behoudens de rechten van derden die de executant moet eerbiedigen. Hetgeen aan de notaris wordt 27 ) A.w., p S ) A.w., nr 364 noot ) A.w. (noot 20), p ) Anders J.E. van der Meulen in diens noot onder Arrondissementsrechtbank 's-gravenhage 19 november 1940, BIE 1941, p ) Zie noot 14.

10 350 Bijblad Industriële Eigendom, nr december 1990 betaald, wordt tot de in artikel 42, tweede lid, bedoelde opbrengst gerekend. De artikelen 475c, 476 en 478 van het Nederlands Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zijn van overeenkomstige toepassing. 4. De inschrijving van het proces-verbaal van inbeslagneming kan worden doorgehaald: a. krachtens een schriftelijke ter inschrijving aangeboden verklaring van de deurwaarder dat hij in opdracht van de beslaglegger het beslag opheft of dat het beslag is vervallen. b. krachtens een ter inschrijving. aangeboden rechterlijke uitspraak die tot opheffing van het beslag strekt of het verval van het beslag vaststelt of meebrengt. 5. De artikelen 504a, 507a, 538 tot en met 541, 726, tweede lid, en 727 van het Nederlandse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zijn in geval van beslag op een octrooi van overeenkomstige toepassing. 8. Kanttekeningen bij het toekomstige recht a. Beslag op rechten uit octrooiaanvragen. De wetgever spreekt met opzet slechts over beslag op een octrooi. De Toelichting zegt: 32 ) "Of beslag op het recht uit een octrooiaanvrage mogelijk is, hangt af van de vraag of het gemene recht hiervoor een wijze van beslaglegging aanwijst. Men zie voor het nieuwe Nederlandse recht artikel 474bb Rv. Wegens het geringe belang dat de kwestie in de huidige praktijk heeft, is van een nadere regel afgezien." Het nieuwe artikel 474bb, lid 1, luidt: Rechten waarvan de executie niet elders geregeld is, en niet opeisbare rechten waarop beslag onder derden mogelijk is, kunnen met overeenkomstige toepassing van de eerste afdeling worden geëxecuteerd, tenzij uit de wet of de aard van het recht anders volgt. Veel houvast biedt deze bepaling niet. Volgt "uit de wet of de aard van het recht" wel of niet anders? Ik heb het gevoel in een cirkel terecht te zijn gekomen. De Toelichting verwijst naar Rv. 474bb en dit artikel wijst weer terug naar de Row. Uit een en ander leid ik af dat de wetgever het aan de rechter overlaat. Bedacht moet worden dat er blijkens de Toelichting 33 ) naar gestreefd is zo min mogelijk materiële wijziging in het octrooirecht als deel van het vermogen te brengen. b. Wijze van beslaglegging. De wetgever kiest voor een regeling overeenkomstig het beslag op onroerende zaken. 9. Europese en Gemeenschapsoctrooien Ik volsta hier met verwijzing naar hetgeen ik opmerkte in II onder Beslag op inbreukmakende produkten De Row. kent niet een regeling als neergelegd in de Auteurswet art. 28. Wie wil voorkomen dat inbreukmakende produkten worden verhandeld, doet er goed aan in kort geding een inbreukverbod te vragen. Maar hoe is de situatie als de octrooihouder desondanks conservatoir beslag doet leggen op produkten die naar zijn mening inbreuk maken op zijn octrooirechten, ten einde op de opbrengst verhaal uit te oefenen? Dat zou een zeer merkwaardig beslag zijn. Het kan immers niet de bedoeling zijn van de octrooihouder dat de inbreukmakende produkten in het openbaar zullen worden verkocht. IV. Verkoop van verpande of in beslag genomen octrooirechten 1. Huidige wettelijke regeling Row. art. 42 luidt: 1. De verkoop van een verpand of van een in beslag genomen octrooi geschiedt in het openbaar,! ) P. 10. ') P. 7. ten overstaan van een notaris. 2. De schuldeiser, die de verkoop vervolgt, is verplicht de dag van de verkoop ten minste dertig dagen te voren aan alle dan ingeschreven pandhouders of executanten aan de door hen gekozen woonplaatsen te doen betekenen. 3. De titel, waaruit de toewijzing blijkt, wordt in de openbare registers van de Octrooiraad ingeschreven. 4. De koper kan, indien bij de verkoop overeenkomstig het eerste en het tweede lid is gehandeld, vorderen, dat het octrooi worde ontlast van de pandlasten, die de koopprijs te boven gaan, met inachtneming van de voorschriften, gegeven in de artikelen 1256 tot en met 1263 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek en in de artikelen 551 tot en met 562 van het Nederlandse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, bij de toepassing van welke voorschriften de pandrechten als hypotheken en de registers van de Octrooiraad als de registers van de hypotheekbewaarder worden beschouwd. Deze bepaling is nooit gewijzigd. 2. Kanttekeningen Het is duidelijk dat het hier niet om een volledige regeling gaat. De regeling van het gemene recht moet worden toegepast voor zover art. 42 daarvan niet afwijkt. De algemene regels zijn te vinden in BW artt e.v. wanneer het gaat om verkoop van het pand en in Rv. artt. 462 e.v. wanneer het gaat om de verkoop van het beslagen octrooirecht. De afwijkingen ten opzichte van het gemene recht zijn voor wat betreft de verkoop ten eerste, dat de verkoop ten overstaan van een notaris dient te geschieden, en, ten tweede, dat de ingeschreven pandhouders of executanten bij deurwaardersexploit op de hoogte moeten worden gebracht van de dag van de verkoop. Deze beide afwijkingen zijn ontleend aan de regeling van de executie van onroerend goed: BW artt. 1223, 1255 en Rv. artt. 516, 537a, 537h. 3. Literatuur Tussen Drucker en Telders bestaat verschil van mening over de vraag of bij de vestiging van het pandrecht zuivering kan worden uitgesloten indien de verkoop anders dan bij executie plaats heeft. Volgens Drucker") moet deze vraag "ongetwijfeld bevestigend worden beantwoord, daar geen enkel belang van algemeenen aard bij de zuivering is betrokken." Telders geeft een ontkennend antwoord en gebruikt daarvoor als argument dat art. 42 de willige verkoop niet regelt en BW art niet van overeenkomstige toepassing is verklaard. 35 ) 4. Praktijk Verpanding van en beslag op octrooirechten lijken weinig voor te komen. Of er ooit openbare verkopingen hebben plaatsgevonden is mij onbekend. 36 ) 5. Toekomstig recht De nieuwe regeling luidt: 1. De verkoop van een octrooi door een pandhouder of een beslaglegger tot verhaal van een vordering geschiedt in het openbaar ten overstaan van een bevoegde notaris. De artikelen 508, 509, 513, eerste lid, 514, tweede en derde lid, 515 tot en met 519, en 521 tot en met 529 van het Nederlandse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zijn van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat hetgeen daar ten aanzien van hypotheken en M ) A.w., nr ) A.w., nr ) In de Toelichting op de Rijkswet van 1986 tot Wijziging van de Rijksoctrooiwet, p. 5, is ook te lezen dat beslag en executie "in de praktijk rond het octrooi zelden voorkomen."

11 17 december 1990 Bijblad Industriële Eigendom, nr hypotheekhouders is voorgeschreven geldt voor de op het octrooi rustende pandrechten en de pandhouders. 2. De verdeling van de opbrengst geschiedt met overeenkomstige toepassing van de artikelen 551 tot en met 552 van het Nederlandse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Zij komt er op neer dat de regeling van de executie van onroerende zaken van overeenkomstige toepassing wordt verklaard op de verkoop van een octrooi door een pandhouder of beslaglegger. 6. Kanttekening bij het toekomstig recht Voor zover ik kan overzien worden door de nieuwe bepaling de vragen beantwoord waarover in de huidige regeling onzekerheid bestaat. 7. Europese en Gemeenschapsoctrooien Ten aanzien van de verkoop van een verpand of in beslag genomen Europees octrooi dat voor Nederland geldt, is er geen bijzondere regel omdat het juridisch om een Nederlands octrooi gaat. Hierboven in II onder 9 kwam de bijzondere regeling ten aanzien van Gemeenschapsoctrooien ter sprake zoals neergelegd in art. 38 van het Gemeenschapsoctrooiverdrag. Als op de verpanding van en het beslag op een Gemeenschapsoctrooi op grond van het bepaalde in dat artikel het Nederlands recht van toepassing is en als er tot openbare verkoop moet worden overgegaan, dient men zich te realiseren dat het Gemeenschapsoctrooi gelding heeft in de gehele Gemeenschap. Het is geen nationaal octrooi. Een dergelijk octrooi is daarom niet alleen interessant voor een potentiële koper die op de Nederlandse markt opereert. De vraag rijst of het openbare karakter van de verkoop van een verpand of in beslag genomen octrooi niet vereist dat in de Gemeenschap op de een of andere manier wordt bekend gemaakt dat een Gemeenschapsoctrooi wordt verkocht. Dat zou uiteindelijk kunnen leiden tot een hogere opbrengst hetgeen in het belang is van zowel de executant als de debiteur/octrooihouder. V. Conclusie Al vóór de inwerkingtreding van de Octrooiwet signaleerde Meijers onduidelijkheden in de regeling van pand, beslag en executie. Desondanks vormde dat voor de wetgever nimmer aanleiding om te pogen de onduidelijkheden op te heffen. De verklaring hiervoor lijkt mij te zijn dat men in de praktijk weinig hinder ondervond van de tekortkomingen om de eenvoudige reden dat aan verpanding van en beslag op octrooien en octrooiaanvragen weinig behoefte bestond. Dit laatste is af te leiden uit het geringe aantal inschrijvingen in de openbare registers van de Octrooiraad. Kredietgevers zijn zich er kennelijk van bewust dat octrooien als zekerheid veelal een hoogst onzekere waarde vertegenwoordigen. Octrooien zijn nu eenmaal geen objecten die gemakkelijk verhandelbaar zijn. Daarbij komt dat hun waarde meestal sterk verbonden is met een onderneming als geheel en met daar aanwezige know how. En ook beslagleggers zullen beseffen dat een openbare verkoop van een inbeslaggenomen octrooi zelden het vooruitzicht biedt dat hun vorderingen uit de opbrengst voldaan zullen kunnen worden. Ook als pressiemiddel lijkt een beslag op een octrooi van bescheiden betekenis. De octrooihouder kan zijn activiteiten gewoon voortzetten. Interessant wordt het pas als licenties zijn verleend, omdat de licentievergoedingen onder het beslag zijn begrepen. Dat merkt de octrooihouder onmiddellijk in zijn portemonnaie. De nieuwe regeling is een verbetering, al hadden wat mij betreft de vragen of verpanding en beslag op octrooiaanvragen mogelijk moeten zijn, beantwoord mogen worden. Ondanks de verbeteringen verwacht ik niet dat verpanding en beslaglegging vaker zullen voorkomen. De geringe frequentie houdt immers geen verband met de gebrekkige regeling. Als de plannen doorgaan en het octrooiverleningssysteem in Nederland in die zin radicaal verandert dat het vooronderzoek verdwijnt, zal de betekenis van verpanding van en beslaglegging op Nederlandse octrooien nog verder afnemen. De waarde van octrooien zal immers nog onzekerder worden. 37 ) Slot "Geen dag zonder Verkade" luidt de reclamezin, niet van de Leidse juridische faculteit maar van de Zaanse koekjesbakker. Gedoeld wordt op de bekende knapperige koekjes van constante kwaliteit. Die slagzin en adjectieven lijken mij ook geschikt om ermee de betekenis uit te drukken van onze Verkade op het terrein van de intellectuele eigendom. Er is geen boek of artikel over intellectuele eigendom of je komt Verkade prominent tegen. Maar ook daarbuiten stuit je op zijn naam. Tijdens mijn vakantie las ik Arthur Schnitzlers Therese. En wie ontmoette ik daar? Inderdaad: Verkade. Luistert u maar. 38 ) "Bij de zwarte koffie verscheen de zuster van meneer Wohlschein, en later een zakenvriend, een meneer Verkade uit Holland, niet heel jong meer, baardeloos, donkerharig, met grijze slapen en heel lichtblauwe ogen onder de zwarte wenkbrauwen. Het gesprek ging over Java, waar meneer Verkade jaren had gewoond, over scheepsreizen, over luxe stoombèten, dansavonden op zee, over de vooruitgang van het verkeer overal op aarde en over bepaalde achterstanden in Oostenrijk. De zuster van meneer Wohlschein nam haar vaderland in bescherming. Meneer Verkade wilde zich natuurlijk geen oordeel over de toestanden hier aanmatigen, geroutineerd loodste hij het gesprek naar onschuldiger terrein, naar operavoorstellingen, beroemde zangeressen, concerten en dergelijke, waarbij hij zich meer dan eens met bijzondere voorkomendheid ook tot Therese richtte." Had u deze Verkade ook niet graag gehoord? Jammer genoeg is hij niet beschikbaar. Met genoegen had ik mijn plaats aan hem afgestaan! Luxe stoomboten, dansavonden op zee, beroemde zangeressen... Daarmee kunnen verpanding van en beslaglegging op octrooien moeilijk concurreren. 37 ) Daarover: J.J. Brinkhof, Over de toekomst van de Nederlandse octrooien en de Octrooiraad, in: S/F 1990, pp ; H.J.G. Pieters, Het toekomstige Nederlandse octrooi, overhaast of overwogen?, in: BIE1990, pp S ) Vertaling Pim Lukkenaer, Prisma Klassieken, p. 186.

12 352 Bijblad Industriële Eigendom, nr december 1990 Rechtspersoonlijkheid, persoonlijkheidsrechten en vatbaarheid voor beslag van het auteursrecht.*) 1. Op 16 februari jl. publiceerde het B.I.E. onder nr 18 een kort geding-vonnis van de Pres. Leeuwarden van 12 juli Het ging over een vordering van Architectenbureau Ir A. Bonnema B.V. tegen de gemeente Tietjerksteradeel. De architect meende dat een voorgenomen buitenzonwering een verminking, zou vormen van zijn ontwerp voor een uitbreiding van het gemeentehuis en zijn schepping als architect zou aantasten. Hij beriep zich op het bepaalde in art. 25 van de Auteurswet. In een uitvoerig vonnis waarin de president blijk gaf van een ontwikkeld esthetisch gevoel - hij sprak o.m. over het nadelig en verbrokkelend effect van de beoogde zonwering op de in de schepping mogelijk gemaakte weerspiegeling van de naaste omgeving en de wolkenpartijen - werd de vordering toegewezen. In haar noot schrijft Mevrouw Boekman: het valt op dat de president er zonder meer van uit gaat dat een BV persoonlijkheidsrecht kan hebben en geen aandacht besteedt aan de in art. 25 gestelde voorwaarde dat de verminking nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of de naam van de maker of aan zijn waarde in deze hoedanigheid. Zij voegt er nog aan toe: het gaat niet om de bescherming van het gebouw maar om die van de persoonlijkheid van de maker. 2. De eerste vraag die opkomt, is of vanuit de rechtspersoonlijkheidsdoctrine beschouwd, een rechtspersoon in het algemeen gesproken, dus los van de problematiek van art. 25 Auteursrecht, wel persoonlijkheidsrechten kan hebben. Ik zou menen van wel mits het natuurlijk niet gaat om rechten die alleen denkbaar zijn bij natuurlijke personen, zoals het recht op leven, op lichamelijke integriteit, op fysieke vrijheid. Zie Asser-Van der Grinten II, nr72. De rechtspersoon heeft een van debetrokken natuurlijke personen te onderscheiden, echter niet geheel te scheiden eigen belang. Over het eigen begrip vennootschappelijk belang heb ik in ander verband herhaaldelijk gesproken: het is door de wetgever en door de rechtspraak erkend. Bij Meijers, Algemene begrippen, p. 192, stond ter wille van de doelmatige ordening van de rechtsstof de gedachte voorop dat wil er van een rechtspersoon sprake (kunnen) zijn, deze juist een voldoende van de belangen van de betrokken personen geabstraheerd, eigen belang van enige stabiliteit moet kunnen dragen. De rechtspersoon heeft recht op een eigen identiteit, zij heeft een eigen eer en goede naam die dienen te worden gerespecteerd, zij kan worden beledigd en een civielrechtelijke actie is dan niet uitgesloten, ook niet onder het regime van het NBW: zie Asser-Hartkamp II, nr 236 b. Aan dit alles staat niet in de weg art. 4 Boek 2 B.W. dat bepaalt dat een rechtspersoon wat het vermogensrecht betreft, met de natuurlijke persoon gelijk staat, tenzij uit de wet het tegendeel voortvloeit. Uit de parlementaire geschiedenis Boek 2 B.W. p. 113 e.v. blijkt duidelijk dat men met deze bepaling alleen een tegenstelling heeft willen maken tussen het vermogensrecht enerzijds en het familierecht en het personenrecht anderzijds. 3. Terug naar onze architect die zijn activiteiten als zodanig had ondergebracht in een BV. Hij zal ook zijn auteursrechten die hij reeds had, in die BV hebben ingebracht, aan die BV hebben overgedragen. Overigens geldt art. 7 van de Auteurswet: indien creativiteit door hem of anderen is ontwikkeld voor het vervaardigen van 39 )*Met deze bijdrage heb ik mijn naaste collega en dierbare vriend Feer Verkade willen eren, en tegelijkertijd mijn dankbaarheid willen betuigen voor alles wat hij de afgelopen jaren voor de Nijmeegse Faculteit der Rechtsgeleerdheid heeft verricht en tot stand gebracht. Prof. Mr J.M.M. Maeijer. bepaalde werken en dit is gebeurd in dienst van de BV, dan wordt de BV, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen, als de maker van de werken aangemerkt. Hier wordt, deze constatering wordt op het einde van mijn betoog belangrijk, als het ware een overgang van het auteursrecht door de wet bewerkstelligd. Men spreekt dan wel over de "fictieve" maker omdat, zo redeneert men, zie bijv. Verkade-Spoor nr30, een niet-natuurlijk persoon zonder nadere wetsbepaling geen maker kan zijn, vanwege de hoogstpersoonlijke band die er bestaat tussen de schepper-natuurlijke persoon en zijn schepping. Mij lijkt deze benadering mgegeven door dezelfde denklijn als die welke ten aanzien van de rechtspersoon in het algemeen wordt aangehangen in de zgn. fictie-theorie van Von Savigny, waarvan een van de gevolgtrekkingen was dat op de rechtspersoon niet van toepassing zouden kunnen zijn rechtsregels die aanknopen bij psychische factoren. In deze gedachtengang zou een rechtspersoon geen onrechtmatige daad kunnen plegen, niet kunnen worden beledigd etc. De fictie-theorie leidde ook tot de conclusie dat toekenning van de rechtspersoonlijkheid is voorbehouden aan de wetgever. Deze theorie wordt in de rechtspersoonsdoctrine al lang niet meer gehuldigd. Men is niet blijvend overgestapt naar de orgaantheorie van Von Gierke waarin de rechtspersoon wordt voorgesteld als een werkelijk bestaand, met een natuurlijk persoon vergelijkbaar organisme, hoewel die theorie haar verleidingen heeft. Zo heb ik bij de voorbereiding van deze dag laatst gedroomd dat ik een rechtspersoon op een fiets tegenkwam. Men beperkt zich thans tot een benadering gekenmerkt door juridische realiteit en doelmatigheid, waarin het mogelijk is dat gelet op de strekking van bepaalde rechtsvoorschriften de handelingen en geestelijke gesteldheid van de betrokken natuurlijke personen worden toegerekend aan, worden beschouwd als handelingen en gesteldheid van de rechtspersoon zelf. Zie Meijers a.w. p. 11. Zo kan de rechtspersoon een onrechtmatige daad plegen, te goeder of te kwader trouw zijn. Dit is niet zo bijzonder; het komt ook voor bij het leerstuk van de vertegenwoordiging: aan de vertegenwoordigde kunnen gedragingen van de vertegenwoordiger worden toegerekend, ook indien de vertegenwoordigde geen rechtspersoon is. Zie Asser-Van der Grinten I, nrs 81 en 176. In deze geest zou ik ook willen beschouwen het "maker zijn van werken" in art. 7 Auteurswet, en ook in art. 8. Er is m.i. geen sprake van een fictieve maker van een maker die ter wille van de doelmatige ordening van de rechtsstof juridisch als reëel en werkelijk moet worden beschouwd, ook al is hij niet de feitelijke maker. 4. Met het fenomeen rechtspersoon wordt ook heel wat afgetobd wanneer het gaat over bescherming van datagegevens. Reeds in een rapport in 1981 uitgebracht voor de OECD spreekt men over de legal person issue. Uit gegevens die F. Kuitenbrouwer mij welwillend ter beschikking stelde, blijkt dat Luxemburg, Oostenrijk, Denemarken, Noorwegen en Zwitserland de rechtspersoon in hun wetgeving op dit gebied betrekken, waarbij men er dan niet aan ontkomt om tal van bijzondere regelingen te treffen om bijvoorbeeld enerzijds bepaalde data in het belang van het economisch leven beschikbaar te stellen, wat van belang kan zijn bij o.m. kredietwaardigheidsbeoordelingen, en anderzijds het inzagerecht te beperken voor zover het gaat om vertrouwelijke gegevens bij kennisneming waarvan de positie van de onderneming in een concurrerende markt zou worden aangetast. Om zich niet het hoofd te moeten breken over dergelijke gevoelig liggende bijzondere regelingen, ontstaat in

13 17 december 1990 Bijblad Industriële Eigendom, nr diverse landen de neiging om rechtspersonen dan maar in het geheel niet te betrekken bij de wetgeving betreffende databescherming. Daarvoor worden dan allerlei oneigenlijke argumenten aangevoerd, zoals de redenering dat een rechtspersoon niet zoals een natuurlijk persoon recht kan doen gelden op enige privacy. Kan dat in beginsel dan niet, zou ik wederom willen vragen? De Zwitserse wetgever bijvoorbeeld heeft er geen enkele moeite mee; hij gaat er van uit dat ook een rechtspersoon bescherming verdient van haar persoonlijkheid en baseert zich dan op het grondbeginsel neergelegd in art. 53 van de Code civil Suisse dat als volgt luidt: "Les personnes morales peuvent acquérir tous les droits et assumer toutes les obligations", en dan volgt de enige beperking (die zoals ik zei, ook ligt opgesloten in art. 4 Boek 2 Nederlands B.W.): het moet gaan om "droits et obligations qui ne sont pas inséparables des conditions de 1'homme, telles que Ie sexe, 1'age ou la parenté". Het komt mij derhalve voor dat over de legal person issue bij databescherming in de toekomst nog heel wat te discussiëren valt. 5. Ik keer wederom terug naar onze architecten BV die ageerde op grond van art. 25 Auteurswet. Kón de BV wel ageren, of moest de architect-schepper dit zelf doen? Vanuit een oogpunt van de rechtspersoonlijkheidsdoctrine zou er in het licht van het zojuist betoogde m.i. geen bezwaar tegen zijn dat de BV persoonlijkheidsrechten heeft als aangeduid in art. 25 Auteurswet. Maar komen deze persoonlijkheidsrechten in het systeem van de Auteurswet wel toe aan de maker als bedoeld in art. 7 en art. 8? Zijn die persoonlijkheidsrechten van art. 25 van zo bijzondere aard dat zij alleen zouden kunnen toebehoren aan de natuurlijke persoon aan wiens creatieve arbeid het werk zijn ontstaan dankt, de feitelijke maker en niet aan wat, ik zei het al, ten onrechte wordt genoemd de fictieve maker: zulks ongeacht of deze een rechtspersoon zou zijn of een natuurlijk persoon? Nog iets anders gesteld: is hier een zo bijzondere aard van de rechtsverhouding dat afwijking van de gemene regels van rechtspersonen- en vertegenwoordigingsrecht gerechtvaardigd is? Gerbrandy, art. 25 aant. 2 betoogt zulks hoewel in de oudere literatuur hierover anders werd gedacht. Maar, zo zegt hij, nu de wetgever het persoonlijkheidsrecht zo duidelijk erkend heeft en zo systematisch helder heeft gesteld naast het auteursrecht-vermogensrecht, ligt het naar huidig recht anders. Ik betwijfel het sterk. Kuijpers heeft in een mooi artikel, A.M.I. februari 1988, het bewuste persoonlijkheidsrecht, liever het droit moral, nader geanalyseerd. Zijn analyse mondt uit in de conclusie dat het droit moral niet alleen moet worden gezien als onderdeel van een algemeen persoonlijkheidsrecht, doch mede, en dit zou het bijzondere zijn, als de erkenning van een bijzondere band die tussen schepper en schepping bestaat. In art. 25 staat echter heel duidelijk het te beschermen persoonlijkheidsrecht van de maker voorop; mevrouw Boekman schrijft in haar noot dan ook: het gaat niet om de bescherming van het gebouw maar om die van de persoonlijkheid van de maker. Art. 25 hanteert als maatstaf voor het recht zich te verzetten tegen de aantasting van het werk, de mate waarin deze een nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer, naam of waarde van de maker van het werk. Zoals een rechtspersoon op juridisch reële wijze kan worden beledigd, zal haar ook nadeel in haar eer en naam kunnen worden toegebracht als reële maker, althans uit juridisch oogpunt beschouwd. Ik denk dat bij een benadering zoals Gerbrandy die voorstaat, wanneer het gaat over een zgn. fictieve makerrechtspersoon, wederom de oude fictie-theorie haar invloed doet gelden, voor zover men ervoor terugschrikt geestelijke hoedanigheden of verbondenheden te aanvaarden bij rechtspersonen. Die oude schrijvers waar Gerbrandy naar verwijst, hadden hier geen moeite mee: zij waren intussen al lang weer beïnvloed door de orgaantheorie van Von Gierke; en in de later opgekomen, thans heersende, op een doelmatige ordening gerichte leer van de juridische realiteit is er geen enkele aanleiding op deze moeiteloze houding terug te komen. Daar komt nog iets bij. Zijn het auteursrecht-vermogensrecht en het persoonlijkheidsrecht zo strikt van elkaar te scheiden en naast elkaar te stellen? Een auteur kan zijn (niet overgedragen) exploitatierechten inroepen om zijn persoonlijkheidsbelangen te beschermen; inbreuken op persoonlijkheidsrechten worden in de praktijk afgekocht. Zie Verkade-Spoor nr4. Kuijpers t.a.p. verzucht: maar de essentie van het auteursrecht ligt toch in de gedachte dat er meer op aarde is dan geld? Dit is juist, maar ook wanneer wij aannemen dat de persoonlijkheidsrechten van art. 25 wél aan de maker, ook de zgn. fictieve maker, toekomen, staat de feitelijke maker niet met lege handen. Onder omstandigheden zal hij tegen een aantasting van zijn redelijke belangen kunnen ageren op grond van de redelijkheid en billijkheid of met behulp van een actie uit onrechtmatige daad. Een techniek die elders in en vooral rondom het auteursrecht veelvuldig wordt gehanteerd. Indien men de opvatting van Gerbrandy aanhangt, zal de zgn. fictieve maker zich overigens ook kunnen verzetten tegen een onredelijke uitoefening door de feitelijke maker van zijn droit moral; onder omstandigheden kan men spreken over misbruik van recht, strijd met de redelijkheid en billijkheid, onrechtmatige daad. Per saldo behoeven de beide benaderingen niet sterk uiteen te lopen voor wat de praktische rechtstoepassing betreft in concrete gevallen. Maar zoals wij Verkade in de afgelopen jaren herhaaldelijk hebben voorgehouden: ook al leiden er meerdere wegen naar Rome, de dogmatisch meest verantwoorde weg moet toch de voorkeur hebben. In een uitspraak van het Commissariaat voor de Media van 13 april 1989, A.M.I. januari 1990, met noot Verkade, wordt aan de fictieve maker op het punt van het recht op naamsvermelding als persoonlijkheidsrecht, het voordeel van de twijfel gegund. Zo komen uiteindelijk velen toch nog in de ftemel. Ten slotte: moet, zoals Kuijpers t.a.p. zich afvraagt, uit de nieuwe regeling van het auteursrecht bij filmwerken (art. 45 a e.v.) worden afgeleid dat de wetgever in het algemeen een eigen producenten-droit moral niet nodig vindt, en moet dan voor de artt. 7 en 8 Auteurswet niet van hetzelfde worden uitgegaan? Hiertegenover staat de duidelijke zienswijze van de Pres. Rb. Amsterdam 20 augustus 1987, KG 1987 (1072A), A.M.I. februari 1988: dat de wetgever anders dan in de Octrooiwet en in de bedoelde bijzondere bepalingen van de Auteurswet, geen aanleiding heeft gezien om de schepper-feitelijke maker van een werk, van welk werk ingevolge de artt. 7 en 8 juridisch een ander als de maker geldt, de zgn. persoonlijkheidsrechten toe te kennen. 6. Terug naar mijn architect. Stel dat ons architectenbureau BV in staat van faillissement wordt verklaard. In de boedel bevinden zich diverse ontwerpen voor aantrekkelijke openbare bouwwerken waarvoor bij diverse gemeenten belangstelling bestaat. Het betreft ontwerpen die binnen het bureau zijn ontwikkeld, niet ontwerpen ten aanzien waarvan het auteursrecht bij de oprichting van de BV door de architect in de BV zijn ingebracht. De curator ziet kans het beroep of bedrijf, de onderneming, met alles wat daartoe behoort inclusief (het auteursrecht op) die ontwerpen te gekie te maken en over te dragen aan een zeer groot architectenbureau in een naburige stad. De continuïteit van het bureau zal worden verzekerd en de schuldeisers zouden zoveel mogelijk worden bevredigd. Ik zie even af van typische problemen van faillissementsrecht en rechtspersonenrecht die zouden kunnen rijzen, en stel de vraag centraal: kan dit gelet op art. 2 lid 3 Auteurswet (het auteursrecht hetwelk toekomt aan de maker van het werk is niet vatbaar voor beslag) in verband met art. 21 Fw (buiten het faillissement valt het auteursrecht in de gevallen waarin het niet vatbaar is voor

14 354 Bijblad Industriële Eigendom, nr december 1990 beslag). De vraag is aangekaart door H.A. de Savornin Lohman NJB 1988, p. 897 en E.P.M. Thole in Computerrecht 1988 p. 69 e.v. in verband met softwarebedrijven. Men kan erkennen dat bij software gesitueerd in de technische industriële sfeer en veel meer geabstraheerd van de maker, de persoonlijkheidsrechten van art. 25 in ieder geval een veel minder grote rol (dienen te) spelen en dat daarom die problematiek daar om een speciale behandeling vraagt. Maar in een poging de problemen zo zuiver mogelijk te stellen, houd ik mij toch maar bij het faillissement van het architectenbureau. De auteurswet maakt voor wat betreft de persoonlijkheidsrechten, ook geen onderscheid tussen soorten verschillende werken waarop die rechten eventueel betrekking kunnen hebben. Zoals gezegd, ga ik er van uit dat de persoonlijkheidsrechten van art. 25 toekomen aan de architecten BV. Problemen die zouden kunnen ontstaan omdat de feitelijke maker-natuurlijke persoon op grond van art. 25 de door de curator beoogde overdracht van de onderneming met de ontwerpen zou kunnen bemoeilijken, zijn er in mijn visie niet. Wel blijft natuurlijk onder omstandigheden enigerlei actie van de feitelijke maker op grond van het gemene recht mogelijk. 7. Wij blijven echter zitten met art. 2 lid 3 Auteurswet j 21 Fw. Art. 2 lid 3 Auteurswet is gebaseerd op de gedachte van de persoonlijkheidsrechten, in het bijzonder het droit de publication. De maker behoort ingevolge de MvT op deze bepaling gevrijwaard te zijn tegen gedwongen afstand van ideële bevoegdheden aan het auteursrecht verknocht. Uit deze gedachte vloeit dan het absolute en ver reikende verbod voort van art. 2 lid 3, dat ook consequenties heeft voor het faillissementsrecht. In ons geval leidt het tot de bizarre conclusie, dat ondanks het feit dat (in mijn visie) de persoonlijkheidsrechten toekomen aan de failliet verklaarde BV en het auteursrecht-vermogensrecht of exploitatierecht en de persoonlijkheidsrechten in de rechtspersoon zijn verenigd (een nauwere verknochtheid is nauwelijks denkbaar), het auteursrecht op de ontwerpen niet met de onderneming zou kunnen worden overgedragen: waardoor die overdracht zélf in gevaar komt ten detrimente van de schuldeisers, terwijl het auteursrecht zélf bij vereffening van de ontbonden rechtspersoon uiteindelijk zal toevallen aan de architect-aandeelhouder. Men vergisse zich niet: het auteursrecht dat niet vatbaar is voor beslag, valt buiten het faillissement; het is derhalve niet een goed dat in de faillissementsboedel valt en ten aanzien waarvan de curator, bijv. op grond van art. 101 Fw tijdens de conservatoire fase van het faillissement, vervreemdingsbevoegdheid heeft. Art. 2 lid 3 luidt absoluut: de omstandigheden dat de bestuurder van de architecten BV nu juist géén rechten wil ontlenen aan zijn droit de publication of zelfs een uitdrukkelijke toestemming geeft voor de vervreemding van het auteursrecht, of dat de curator als vereffenaar optreedt ingeval van ontbinding door insolventie na faillietverklaring, brengen géén verandering in de onvatbaarheid voor beslag en voor het niet vallen in de faillissementsboedel. Zie ook De Savornin Lohman t.a.p. p Dit alles gaat mij veel te ver, en niet alleen bij softwarebedrijven. Het knellende van de aangeduide regeling zit juist in de gevolgen van faillissementssituaties zoals zoeven aangeduid. En niet zozeer in de mogelijkheid of onmogelijkheid van beslag dat bij auteursrecht toch al wat problematisch is. 8. Hoe moet het dan? Door Thole t.a.p. p. 71 wordt gesteld dat een beroep van de ondernemer, in ons geval de architecten BV, op art. 2 lid 3 in beginsel misbruik van recht c.q. onrechtmatige daad zou opleveren. Ik vind dit een nogal ver gaande stelling. Er is sftrake van dwingendrechtelijke bepalingen die een bepaalde rechtssituatie dwingend regelen, meer nauwkeurig: dwingend voorkomen, zonder dat er in die bepalingen zelf sprake is van een recht van iemand op iets: de persoonlijkheidsrechten worden alleen als verklaring voor de bepalingen gegeven. Aan een duidelijke bevoegdheid die iemand kan inroepen en die ingevolge art. 3:13 NBW niet mag worden misbruikt, komen wij m.i. niet toe. Indien de duidelijk als absoluut gewilde regel wordt nageleefd, kan van onrechtmatigheid toch moeilijk worden gesproken. En evenmin denk ik, komen wij toe aan de corrigerende werking van de redelijkheid en billijkheid, die een rol speelt wanneer er sprake is van een eenmaal ontstane rechtsverhouding tussen partijen. De curator zal onder deze omstandigheden zeker niet geneigd zijn al te snel op dergelijke gesuggereerde verweermiddelen te vertrouwen; zijn terughoudendheid zal door deze suggesties niet worden verminderd. De Savornin Lohman t.a.p. suggereert een wetswijziging die een uitzondering op de regel van art. 2 lid 3 zou maken voor wat betreft auteursrecht op computerprogramma's en daarbij behorende documentatie, voor zover het vatbaar is voor overdracht. Zulks omdat software zich overwegend afspeelt in de industriële sfeer en niet in de sfeer van de vrije creativiteit, en bij software dikwijls een rechtspersoon de maker is. Maar wij zagen dat het probleem zich niet alleen kan voordoen bij softwarebedrijven. Men kan behalve aan het door mij gegeven voorbeeld aan vele andere gevallen denken. Men stelle zich bijv. voor het faillissement van een porceleinfabriek, in de boedel waarvan zich het dessin bevindt van een erg gewild servies. En al worden vele ondernemingen in de vorm van een rechtspersoon gedreven en al zal de problematiek veelal daar spelen, dit hoeft niet altijd. De juridisch als reëel te beschouwen maker van art. 7 in wiens dienst de werken zijn vervaardigd, kan ook een natuurlijke persoon-ondernemer zijn, een vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap. 9. Persoonlijk zou ik voelen voor de oplossing dat de regel van het niet vatbaar zijn voor beslag van het auteursrecht dat toekomt aan de maker van het werk, niet geldt voor de maker als bedoeld in de artt. 7 en 8, waarbij ik er, zoals eerder gezegd, van uit ga dat de persoonlijkheidsrechten van art. 25 ook aan die maker van art. 7 en art. 8 toekomen. Ik vind hiervoor steun in de strekking van art. 2 lid 3 zelf, zoals die naar voren komt in de wetsgeschiedenis. Volgens de MvT behoort de maker gevrijwaard te zijn tegen gedwongen afstand van de ideële bevoegdheden aan het auteursrecht verknocht. Het ligt anders, aldus de MvT, indien het auteursrecht of enige daarvan deel uit makende bevoegdheid, aan een ander is overgedragen, want dan is dat recht voor de verkrijger een geldswaardig object, een zaak in de handel geworden, welke ook voor anderen in de regel haar handelswaarde zal hebben. Welnu, bij de artt. 7 en 8 is er, ik zei het al, als het ware een overgang van auteursrecht die door de wet wordt bewerkstelligd, en die het betreffende auteursrecht losmaakt van de feitelijke maker en situeert in de werkgeverssfeer of in de sfeer van rechtspersonen- en vennootschappen, in een sfeer die ademt naar ondernemingen, jaarverslagen en reclame. In zoverre onderscheidt de maker van de artt. 7 en 8 zich duidelijk van de maker zoals aangeduid in de artt. 5 en 6. Het onderscheid treedt ook aan de dag in het arrest van de HR van 28 juni 1940, NJ 1941, 110 waarin o.m. werd overwogen dat aan art. 6 geenszins de opzet ten grondslag ligt - gelijk dit wel met art. 7 het geval is - om door wetsbepaling tot maker van een kunstwerk bestempelen iemand die zelf aan de eigenlijke schepping daarvan vreemd is. Ik zou menen dat de bepaling van art. 2 lid 3 gelet op haar strekking en op de nauwe verwantschap tussen een overdracht van het auteursrecht en een makerschap dat als het ware door overgang van dit recht van rechtswege wordt bewerkstelligd, zodanig mag worden geïnterpreteerd, dat zij niet geldt voor de maker van art. 7 en art. 8.

15 17 december 1990 Bijblad Industriële Eigendom, nr Anders: Gerbrandy art. 2 aant. 12. Twijfelt men aan deze interpretatie, dan streve men naar wetswijziging in de door mij bedoelde zin. In deze geest zou een m.i. aanvaardbare oplossing worden verkregen voor een problematiek die zeer actueel is geworden door de opkomst van softwarebedrijven maar ook daarbuiten kan spelen. Inleiding 1. Het aantrekkelijke van dit onderwerp is, dat er bij mijn weten geen jurisprudentie over bestaat en - enkele losse opmerkingen daargelaten - ook geen literatuur. Men loopt dus niet het risico al platgelopen paden te betreden. Anderzijds rijst wel de vraag of bespreking van het onderwerp dan geen academische vingeroefening is zonder enig praktisch nut. Dat blijkt echter niet zo te zijn. In de praktijk van de laatste jaren pleegt zich regelmatig een deurwaarder bij het Benelux-Merkenbureau in 's-gravenhage te vervoegen om beslag te leggen op een merkrecht. Voorts zijn bankiers en andere financiers recent tot de ontdekking gekomen dat in diverse soorten bedrijven het werkelijk kapitaal van de onderneming schuilt in één of meer sterke merken;') bij dezen is het begrijpelijke verlangen ontstaan zulke merken tot object van zekerheidsrechten te maken. Verhouding BMW/nationaal recht 2. Pandrecht op merkrechten "moet niet onmogelijk worden geacht maar is niet wettelijk geregeld"; aldus - tegen zijn gewoonte in ietwat apodictisch - Verkade in Ongeoorloofde mededinging, blz. 42 noot 20. Inderdaad is het pandrecht op merkrechten niet wettelijk geregeld. De Benelux Merkenwet (BMW) geeft nauwelijks enige regeling voor het merk als deel van het vermogen. Art. 1 IA lid 1 zegt wèl dat het uitsluitend recht op een merk, onafhankelijk van de overdracht van de onderneming of een deel daarvan, kan overgaan of voorwerp van een licentie kan zijn (voor alle of een deel van de waren, waarvoor het merk is gedeponeerd). Ook verder rept art. 11 alleen van overgang en licentiëring, 2 ) en niet van mede-eigendom, pand, vruchtgebruik, beslag e.d. De BMW kent die figuren niet. Aanstonds rijst dan een probleem dat wij niet kennen in het octrooi-, auteurs- en handelsnaamrecht, maar weer wel in het modellenrecht. Het merkenrecht berust op eenvormige Beneluxwetgeving. Als het subjectieve recht voorwerp wordt van rechtshandelingen die het Beneluxrecht niet kent, zal dat moeten berusten op nationaal recht. Is deze aanvullende regeling door het nationale recht aanvaardbaar? 3 ) Welk nationaal recht dient te worden toegepast? 3. M.i. kan het antwoord op de eerste vraag bevestigend luiden; nergens is een aanwijzing te vinden dat de BMW het merk als deel van het vermogen uitputtend ') Zie in dit verband recent R. van de Vijver, Waardebepaling van het merk, bezien vanuit verschillende gezichtspunten, lezing dd. 24 november 1989 (Stichting Het Merkartikel) en F. Krens, NV 1990, blz , De activering van merken in de jaarrekening. 2 ) Het is voorts de vraag in hoeverre art. 11 deze figuren vermogensrechtelijk heeft willen regelen. Volgens art. 11C kan overdracht, andere overgang of licentie niet aan derden worden tegengeworpen dan na inschrijving. M.i. is enkel bedoeld dat een op het merkrecht gebaseerde vordering slechts kan worden ingesteld door degene van wiens recht uit het register blijkt; dus niet dat de overdracht enz. pas na inschrijving vermogensrechtelijk tegen derden werkt. Indien de overdragende partij failleert tussen akte en inschrijving valt het recht niet meer in de failliete boedel. Het bezwaar van deze interpretatie is wel dat het publiciteitsbeginsel niet wordt geëerbiedigd. 3 ) Bij de wel geregelde figuren (overgang en licentiëringj treedt natuurlijk ook aanvulling door het nationale recht op, bijv. met betrekking tot de vereisten van titel en beschikkingsbevoegdheid. Beslag en zekerheden in het merkenrecht. Mr C.J.J.C. van Nispen. heeft willen regelen. 4 ) Niettemin zullen de beginselen van het eenvormige recht steeds dienen te worden geëerbiedigd, en het belangrijkste beginsel in dit verband is wel de territoriale ondeelbaarheid van het recht. Een Beneluxmerk is niet een bundel van drie nationale merken maar één, het hele Beneluxterritoir omvattend, recht. 4. De ondeelbaarheid van het recht impliceert dat op een bepaald subjectief recht slechts één nationaal recht van toepassing kan zijn. Dit werpt de vraag op hoe een Beneluxmerk aan een nationale rechtssfeer kan worden toegescheiden; welke "lex rei sitae" geldt hier? Inspiratie valt te putten uit art. 38 van het (nog niet in werking getreden) Gemeenschapsoctrooiverdrag. Een Gemeenschapsoctrooi is evenmin een bundel van nationale octrooien (wat een Europees octrooi wèl is), maar één, het hele Gemeenschapsterritoir omvattend, recht. Artikel 38 van genoemd verdrag luidt voor zover hiervan belang: "1. Behoudens andersluidende bepalingen van dit Verdrag wordt een Gemeenschapsoctrooi als deel van het vermogen, in zijn geheel en voor alle grondgebieden waarop het rechtsgevolgen heeft, beschouwd als een nationaal octrooi in de Verdragsluitende Staat op welks grondgebied, volgens het Europees Octrooiregister bedoeld in het Europees Octrooiverdrag, a) de aanvrager op de dag van indiening van de Europese octrooiaanvrage zijn woonplaats of zetel had, of b) indien het onder a) gestelde niet van toepassing is, de aanvrager op die dag een vestiging had, of c) indien het onder a) en b) gestelde niet van toepassing is, de eerste in het Europees Octrooiregister ingeschreven gemachtigde van de aanvrager op de dag van inschrijving kantoor hield. 2. Indien de bepalingen van het eerste lid, onder a), b) of c), niet van toepassing zijn, is de in het eerste lid bedoelde Verdragsluitende Staat de Bondsrepubliek Duitsland" (NB. Duitsland is het land waar het te München zetelende Europees Octrooibureau het Europees Octrooiregister bijhoudt; art. 127 Europees Octrooiverdrag). Per analogiam zou een Beneluxmerk kunnen worden toegescheiden aan de Nederlandse, Belgische of Luxemburgse rechtssfeer naargelang de deposant ten tijde van het depot in Nederland, België of Luxemburg zijn "adres" heeft; zie art. 1, lid 1 sub a Uitvoeringsreglement (UR). Heeft hijzelf geen adres binnen het Beneluxgebied, dan geldt het adres van zijn merkgemachtigde (art. 18 lid 2 UR) en, bij ontstentenis ook daarvan, het correspondentieadres als bedoeld in art. 18 lid 3 UR. Dezelfde criteria kunnen worden aangelegd bij internationale merkinschrijvingen waarvan de deposanten hebben verzocht dat zij hun werking zullen uitstrekken over het Beneluxgebied. Dan resteren enkel nog de inter- 4 ) Zie ook Mi/7" op art. 5 van de Goedkeuringswet: "Ingevolge art. 1 van het verdrag wordt de daarbij behorende eenvormige wet in de Nederlandse wetgeving opgenomen. Dit brengt uiteraard mede, dat de Nederlandse Merkenwet, althans voor zover betreft de met de eenvormige wet niet verenigbare bepalingen daarvan, buiten werking treedt" (mijn cursivering; vn). Hetzelfde zal a fortiori gelden voor bepalingen in andere wetten, zoals het BW.

16 356 Bijblad Industriële Eigendom, nr december 1990 nationale merkinschrijvingen waarvan die deposanten geen adres hebben binnen het Beneluxgebied. De hieruit voortvloeiende rechten voor het Beneluxgebied zouden aan de Nederlandse rechtssfeer kunnen worden toebedeeld nu het zich hier te lande bevindende Benelux-Merkenbureau de kennisgevingen van de internationale inschrijvingen in zijn register inschrijft (zie art. 8 BMW). 5. Na aldus te hebben vastgesteld welke uit Beneluxen internationale depots voortvloeiende merkrechten door het Nederlands recht worden beheerst, komen we vervolgens toe aan de vraag wat ons recht omtrent het merk als deel van het vermogen inhoudt. Dadelijk dient een onderscheiding te worden aangebracht tussen het nog tot 1 januari 1992 geldende recht en de bedeling waaronder wij na die datum zullen leven. Eerst dan het thans nog geldende recht. "Oud" BW 6. Het merkrecht behoort met de andere rechten van intellectuele eigendom tot de zgn. niet-zakelijke absolute rechten. Aan deze rechten heeft de wetgever van 1838 niet kunnen denken, maar geleerd wordt dat zij behoren tot de in art. 555 BW vermelde "regten" en dus zelf tot voorwerp van een zakelijk recht kunnen dienen. "De regels voor de overdracht, de verpanding, enz. van de rechten op immateriële goederen, ofschoon grotendeels in de genoemde bijzondere wetten geschreven, maken deel uit van het zakenrecht. Waar de bijzondere wet zwijgt, moeten wij de voor de zaken in het algemeen gegeven bepalingen toepassen".*) 7. Wat zekerheidstelling aangaat kunnen wij onder het geldend recht aan twee figuren denken: het zakelijk zekerheidsrecht en de fiduciaire eigendomsoverdracht. De fiduciaire eigendomsoverdracht is een overdracht in de zin van art. 11 BMW; hier kan dus geen probleem schuilen. Met de verpanding beginnen de problemen. <Art BW regelt het pandrecht op onlichamelijke roerende zaken. Het merkrecht is zeker onlichamelijk, maar is het ook roerend? Een wetsduidende bepaling conform art. 37 lid 2 Rijksoctrooiwet, art. 2 lid 1 Auteurswet en art. 48 lid 2 Zaaizaad- en Plantgoedwet bestaat niet voor het merkrecht. Mogen wij - per analogiam - aannemen dat ook het merkrecht roerend is? 6 ) Art BW dan houdt in dat pandrecht op onlichamelijke roerende zaken wordt gevestigd door kennisgeving der verpanding aan hem tegen wien het in pand gegeven recht moet worden uitgeoefend; door deze laatste kan van die kennisgeving en van de toestemming van de pandgever een schriftelijk bewijs worden gevorderd. Dit vereiste is op een absoluut recht als het merkrecht niet toepasbaar. Toch moet pandrecht op merkrechten volgens Verkade (zie hiervoor sub 2) niet onmogelijk worden geacht. Het lijkt de meest zinnige oplossing dat pandrecht op een merkrecht wordt gevestigd door kennisgeving der verpanding aan het Benelux-Merkenbureau. Mogen wij deze oplossing reeds als geldend recht beschouwen? Ik voel een sterke aarzeling, ook omdat niet geregeld is wat het Benelux-Merkenbureau met zo'n kennisgeving moet doen. De BMW kent alleen inschrijving in het Beneluxmerkenregister van het depot van een uittreksel der akte waaruit van overgang of licentie blijkt (art. 11C), dus niet van een uittreksel uit een pandakte. Bijgevolg kan ook publikatie in het Benelux Merkenblad met volgen (art. 27 lid 2 UR). De conclusie ligt voor de hand: naar geldend recht verdient de fiduciaire overdracht als vorm van zekerheidstelling verre de voorkeur: verpanding is wellicht mogelijk te achten maar gelet op het ontbreken van een bruikbare wettelijke regeling niet aan te raden. De praktijk heeft dit al begrepen: fiduciaire overdrachten! van een of meer 5 ) Pitlo, Het zakenrecht (1980), blz ) Zie in dit verband Asser-Beekhuis I (1985), blz. 86. merkrechten (met gelijktijdige retrolicentiëring) komen steeds meer in zwang; deze worden ook door het Benelux-Merkenbureau op de voet van art. 11C ingeschreven in het register. Slechts een enkele maal wordt aan het Bureau een pandakte toegestuurd; die akte wordt dan door het Benelux-Merkenbureau niet ingeschreven maar bij het dossier gevoegd. 7 ) 8. Nu het merkrecht een zelfstandig 8 ) vermogensbestanddeel is, dient het vatbaar te zijn voor uitwinning; zie art BW. 5 ) Het belang van de crediteur bij uitwinning is duidelijk: door de uiteindelijke gedwongen verkoop van het recht aan - naar te verwachten valt - één van de concurrenten van zijn debiteur kan hij verhaal vinden voor zijn vordering. In dit verband rijzen echter verschillende vragen, zoals: a) hoe wordt het beslag gelegd, aan welke formaliteiten dient te worden voldaan? b) wat zijn de effecten van het beslag voor de merkhouder en eventuele licentiehouders? c) op welke wijze vindt de executie van het merkrecht plaats? 9. Wat is de praktijk?' 0 ) De laatste jaren vervoegt zich wel zo'n 6 a 8 keer per jaar een deurwaarder ten burele van het Benelux-Merkenbureau met een beslagexploit of daarop betrekking hebbend exploit van betekening. Het Bureau voegt dit bij het betreffende dossier en waarschuwt de beslaglegger indien de merkhouder het recht wil doorhalen, overdragen of beperken. Voor zover bekend is het eenmaal voorgekomen dat een beslag heeft geresulteerd in een openbare verkoop (ten kantore van de deurwaarder).") 10. Volgens F.M.J. Jansen is het recht op een merk vatbaar voor uitwinning bij executie en dient bij deze onlichamelijke zaken de regeling van het beslag op roerende goederen te worden gevolgd. 12 ) Daarbij verdient het m.i. dan aanbeveling het merkrecht ten huize c.q. ten kantore van de schuldenaar in beslag te nemen en het daarvan opgemaakte exploit aanstonds te doen betekenen aan het Benelux-Merkenbureau. Aannemende dat dit punt vóór 1 januari 1992 niet meer tot een urgent probleem zal leiden, laat ik het verder rusten. Nieuw BW 11. Aan de onzekerheden en onduidelijkheden in ons geldend recht zal immers een einde komen als op 1 januari 1992 onze nieuwe codificatie van het vermogensrecht zal worden ingevoerd. Ja, dat had u gedacht. Het is allemaal goed opgezet; boek 3 zou het vermogensrecht in het algemeen regelen, boek 5 nader de zakelijke rechten, boeken 6 en 7 de verbintenissen en boek 9 tenslotte de rechten van intellectuele eigendom (in ') Zie voor deze gedragswijze nader hierna, sub 9. 8 ) Onder de oude Merkenwet van 1893 (zie art. 20) was het merkrecht niet zelfstandig overdraagbaar; vandaar dat tot 1971 de vraag naar de uitwinningsmogelijkheden niet speelde; zie wel Van Rossem-CIeveringa, aant. 4 ad art ) Deze bepaling spreekt van "alle de roerende en onroerende goederen"; zo ook artt. 437 en 727 Rv. en volgens art. 555 BW zijn zaken goederen of rechten. Het begrip goed in art moet echter worden geacht ook rechten te omvatten.,0 ) De verwante praktijk met betrekking tot modelrechten is beschreven door Verkade, Bescherming van het uiterlijk van produkten, nr 92. Opmerking verdient dat de Gem. MvT ad artt. 18 en 20 Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen de mogelijkheid veronderstelt van inschrijving in het register van "een overeenkomst, bijvoorbeeld een pandrecht" en andere rechten van derden". ") Mededelingen van de heer E.L. Simon, Afdelingschef van de merken- en modellenafdeling van het Benelux-Merkenbureau. ' 2 ) Burgerlijke Rechtsvordering, aant. 6 bij art. 439 en aant. 5 bij art. 471; F.M.J. Jansen, Executie- en beslagrecht (1987), blz. 47.

17 17 december 1990 Bijblad Industriële Eigendom, nr NBW-terminologie mogen wij overigens niet meer van intellectuele eigendom spreken; het zijn intellectuele rechten of goederen). Helaas, reeds in een vroeg stadium is deze opzet losgelaten; boek 9 is in feite geschrapt.' 3 ) Het gevolg is geweest dat op de rechten van intellectuele eigendom boek 3 (het vermogensrecht in het algemeen) van toepassing zal zijn zonder dat daarvoor is nagegaan in welke opzichten bijzondere regels nodig zijn. Bovendien hebben de ontwerpers van boek 3 naar het lijkt ook niet bij alle onderwerpen gedacht aan de toepasbaarheid van de opgestelde bepalingen op de rechten van intellectuele eigendom. 14 ) Door de vroegtijdige schrapping van boek 9 ontbrak daartoe ook een stimulans. De rechten van de intellectuele eigendom zijn de stiefkinderen van het vermogensrecht gebleven. 12. Hoe moet het merkrecht onder het NBW worden geclassificeerd? Volgens art. 3:6 als een vermogensrecht (en dus volgens art. 3:1 ook als een goed): het is immers (afzonderlijk) overdraagbaar; bovendien strekt het er normaliter toe de rechthebbende stoffelijk voordeel te verschaffen en het zal ook vaak verkregen zijn in ruil voor verstrekt of in het vooruitzicht gesteld stoffelijk voordeel. Is een merk ook een registergoed in de zin van art. 3:10? Een bevestigend antwoord zou o.m. met zich brengen dat zekerheid wordt verschaft door middel van hypotheek en niet door pand (zie art. 3:227 lid 1). Registergoederen zijn goederen voor welker overdracht óf vestiging inschrijving in daartoe bestemde openbare registers noodzakelijk is. De inschrijving van een Beneluxdepot is geen constitutief vereiste voor de vestiging van het merkrecht maar een zuiver administratieve formaliteit.' 5 ) Voor de overdracht is een akte voldoende; inschrijving heeft alleen derdenwerking in merkenrechtelijke zin (zie noot 2) tot effect (art. 11 BMW). Een Beneluxmerk is dus geen registergoed. Bij een internationaal depot is de inschrijving bij het Internationaal Bureau voor de bescherming van de industriële eigendom evenmin constitutief voor de vestiging van het merkrecht; het doen der aanvrage voor een internationale inschrijving is rechtscheppend. Nog om een andere reden kunnen merken niet als registergoederen worden beschouwd. Het Beneluxmerkenregister en het register van het Internationaal Bureau zijn geen van beide openbare registers als bedoeld in art. 3:10 NBW. Blijkens art. 3:16 lid 2 wordt bij wet geregeld welke de openbare registers zijn. Art. 8 Kadasterwet geeft een limitatieve opsomming van de openbare registers; hierin worden de merkenregisters niet genoemd. 13. Een zekerheidsrecht met betrekking tot een niet-registergoed wordt in de vorm van een pandrecht gevestigd; zie art. 3:227. Krachtens art. 3:236 lid 2 wordt een pandrecht op het merkrecht gevestigd op overeenkomstige wijze als voor de levering van het merkrecht is bepaald, d.w.z. (zie art. HA BMW) bij schriftelijke akte. Dit is niet zo gelukkig omdat het niet strookt met het publiciteitsbeginsel. Het zou aangewezen zijn indien door een inschrijving in het Beneluxmerkenregister van de verpanding kond moest worden gedaan maar alvorens het nationale recht zo'n vereiste zou kunnen stellen, zou eerst de Beneluxregeling moeten worden aangepast om bedoelde inschrijving mogelijk te maken. ' 3 ) Een formeel besluit daartoe is overigens nimmer genomen; vgl. Hartkamp, Compendium van het vermogensrecht volgens het nieuwe burgerlijk wetboek, (1990), nr 9. ") Eerder - zie mijn diss. blz. 222 noot 74 - wees ik erop dat onbesproken is gebleven hoe de bepalingen uit de bezitstitel (3.5) bij niet-zakelijke absolute rechten toepassing vinden, met name of bezitsverkrijging van zo'n recht naar NBW alleen derivatief of ook originair kan zijn. Dit is van belang voor de toepassing van de verjaringsregeling.,5 ) Gem. Comm. Reg. ad art. 8 BMW. 14. Volgens art. 3:245 is zowel de pandhouder als de pandgever bevoegd tot het instellen van rechtsvorderingen tegen derden ter bescherming van het verpande goed, mits hij zorg draagt dat de ander tijdig in het geding wordt geroepen. Verdraagt een door de pandhouder ingestelde merkinbreukactie zic*h met het stelsel van de BMW? Voorshands meen ik dat hierin enkel de actie door de merkhouder zelf past' 6 ) (zie artt. 1 IC en D, 12A en 13A). De pandhouder zal er verstandig aan doen onder meer dit punt in de pandakte goed te regelen en zich daarbij eventueel procesvolmachten te verschaffen. 15. In art. 3:248 is de pandhouder het recht van parate executie toegekend: wanneer de merkhouder in verzuim is met de voldoening van hetgeen waarvoor het pand tot waarborg strekt, is de pandhouder bevoegd het verpande merk te verkopen en het hem verschuldigde op de opbrengst te verhalen. De verkoop geschiedt in het openbaar "naar de plaatselijke gewoonten en op de gebruikelijke voorwaarden"; art. 3:250 lid 1. Zulke gewoonten-en gebruiken ontbreken echter. Een openbare veiling is vermoedelijk ook niet de beste manier om een merkrecht te gelde te maken. Gelukkig laat art. 3:251 lid 1 de mogelijkheid open dat de President van de Rechtbank desverzocht bepaalt dat het pand op andere wijze zal worden verkocht of voor een door hem vast te stellen bedrag aan de pandhouder als koper zal blijven. Ook kunnen partijen onderling, nadat de pandhouder bevoegd is geworden tot verkoop over te gaan,") een andere wijze van verkoop overeenkomen, althans indien eventueel aanwezige andere beperkt gerechtigden of beslagleggers meewerken; art. 3:251 lid Zoals bekend doet het NBW fiducia als rechtstitel voor eigendomsoverdracht in de ban; zie art. 3:84 lid 3. De aan de Nederlandse rechtssfeer toegerekende Beneluxmerken zullen dus na 1 januari 1992 niet meer fiduciair kunnen worden overgedragen. Reeds bestaande fiduciaire rechtsbetrekkingen worden ingevolge art. 86 Overgangswet omgezet in pandverhoudingen. 17. Art. 3:276 zegt dat een schuldeiser zijn vordering op alle goederen van zijn schuldenaar kan verhalen. Het merkrecht is een goed, en het verhaal erop is nergens uitgezonderd. Beslag is dus mogelijk. Met de invoering van het nieuwe vermogensrecht zal ook het beslagrecht worden vernieuwd. Helaas, aan het merkrecht is niet gedacht. Het valt niet onder de regeling voor het beslag op roerende zaken/niet-registergoederen, noch onder die voor het derdenbeslag noch onder die voor het beslag op roerende zaken. Rest enkel art. 474bb NRv., hetwelk verklaart dat de regeling van het beslag op roerende zaken/niet-registergoederen van toepassing is op beslag van rechten waarvan de executie niet elders is geregeld, "tenzij uit de wet of de aard van het recht anders volgt". 18. Blijkens de wettekst is de regeling voor het beslag op roerend goed duidelijk geschreven met het oog op lichamelijke zaken; zie bijv. artt. 443, 447 en 448 NRv. Toepassing van deze regeling bij beslaglegging op een merkrecht leidt tot een schimmenspel. Moet de deurwaarder naar het huis of bedrijf van de merkhouder gaan om diens recht in beslag te nemen en eventueel in gerechtelijke bewaring te geven (art. 446 NRv.)? Toch gaat het dunkt me te ver om te zeggen dat de aard van het merkrecht zich tegen zo'n ritueel zou verzetten. 18 ) Wel had het veel meer voor de hand gelegen om aansluiting te zoeken bij het beslag op onroerende zaken, zoals ook is 16 ) Vgl. de prejudiciële vragen 1-3 in HR 24 november 1989, flyao'v 1990, ) Dus niet vooraf in de pandakte. Wel laat de wet in andere opzichten (zie artt. 3:248 lid 2, 3:249 lid 1, 3:251 lid 1 en 3:252 lid 1) bij de regeling van de wijze waarop de gedwongen verkoop zal plaatsvinden, ruimte voor contractuele regelingen in de pandakte.,8 ) Bovendien krijgt het meer zin indien het wordt gevolgd door betekening van het beslagexploit aan het Benelux-Merkenbureau (zie hiervoor, sub 10).

18 358 Bijblad Industriële Eigendom, nr december 1990 geschied in de nieuwe regeling voor octrooien (artt. 4 en 42-nieuw Rijksoctrooiwet). Beslag zou moeten worden gelegd bij het Benelux- Merkenbureau en het proces-verbaal van inbeslagneming zou in het Beneluxmerkenregister moeten worden ingeschreven (maar ook daarvoor ontbreekt thans een grondslag in de Beneluxwetgeving). 19. De BMW zal het komende jaar moeten worden aangepast aan de Eerste Richtlijn van de Raad betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (Pb. nr. L 40 van 11 februari 1989, blz. 1 e.v.). Wellicht kan in dit verband een kleine wijziging van art. 11C worden meegenomen welke inschrijving in het register van andere rechtsfeiten dan overdracht en licentie mogelijk zou maken. Vervolgens zou het weinig moeite vergen om in ons nationale beslagrecht een specifieke bepaling aan beslag op merken te wijden, waardoor de thans groeiende praktijk een hechtere grondslag zou krijgen. *) 19 )* Gaarne dank ik Mr R.D. Vriesendorp voor zijn waardevolle opmerkingen bij de voorbereiding van deze lezing. Inleiding 1. Zekerheden en beslag vormen te zamen een enigszins hybridisch thema. Aan de ene kant hebben we te maken met het auteursrecht zelf, in zijn hoedanigheid van vermogensrecht dat dienst kan doen als verhaalsobject, hetzij vrijwillig en vooraf door middel van zekerheidsstelling, hetzij onvrijwillig en achteraf door middel van beslaglegging. Een geheel ander onderwerp is, dat tegen inbreukmakers op het auteursrecht soms kan worden opgetreden door middel van het in artikel 28 Aw. geregelde beslag op niet geoorloofde verveelvoudigingen of op door inbreuk op auteursrecht verkregen gelden. Zo beide onderwerpen al iets gemeenschappelijks hebben is het, dat het in beide gevallen vrijwel') altijd om geld gaat. Dat is een wel heel erg globale noemer; hoogstens kan er van gezegd worden dat we te maken hebben met een jaren-negentig-thema bij uitstek. 2. Lange tijd gold als een soort dogma dat muze en mammon mijlenver uit elkaar lagen. Schrijvers en kunstenaars waren welhaast per definitie arm, 2 ) en het auteursrecht kon hoogstens hopen de ergste nood enigszins te lenigen. Dit beeld is niet vrij van romantische vertekening; naast de straatarme Modigliani, Van Gogh en Schubert stonden de welvarende Rubens, Rossini en Rembrandt, van wie alleen de laatste als gevolg van een indrukwekkend gat in zijn meesterhand niet rijk heeft weten te sterven. Maar toegegeven kan worden dat ook zij hun voorspoed niet aan het auteursrecht dankten; dat bestond in hun dagen nu eenmaal niet of nauwelijks. Inmiddels is het auteursrecht alsnog tot wasdom gekomen, en het vertegenwoordigt een indrukwekkende waarde. Onderzoekingen in een reeks van landen, waaronder Nederland, hebben laten zien dat een kleine drie procent van het BNP wordt verdiend in de 'auteursrechtindustrieën', de bedrijfstakken die drijven op de kurk van het auteursrecht. 3 ) Auteursrechten zijn geld waard. Dus zijn het in principe ook interessante zekerheids- en verhaalsobjecten, terwijl de beschermde werken een geliefkoosd doelwit voor piraterij vormen. ') Denkbaar is, dat een inbreuk op exploitatierechten gepaard gaat met een aantasting van persoonlijkheidsrechteiijke belangen, en dat dit laatste aanleiding vormt voor het leggen van beslag krachtens artikel 28 Aw. Het artikel kan echter niet dienen om dergelijke belangen zonder meer te beschermen. 2 ) Vgl. de uitspraak van het Belgische kamerlid Pirmez uit 1886 die F. Van Isacker voorin zijn De exploitatierechten van de auteur (Brussel 1963) aanhaalt: "II n'y a qu'un seul véritable moyen de développer les arts, de faire nattre les compositions littéraires et artistiques, c'est de faire que ceux qui consacrent toute leur vie, toutes leurs études, toute leur intelligence a créer ces oevres littéraires ou artistiques ne meurent pas de faiml". 3 ) Zie M. Ghering, F. van Puffelen en F. Schilthuis, De economische betekenis van het auteursrecht in 1985, Amsterdam (SEO) 1989, met opgave van buitenlandse onderzoeken; zie ook het bericht Dynamic Copyright industries Contribute Significantly to West German Economy, Rights, vol. 3 nr4, winter , p Onzekere zekerheid en lastig beslag. Zekerheden en beslag in het auteursrecht. Prof. Mr J.H. Spoor. Ik bespreek eerst en vooral de zekerheidsstelling, aangezien dit onderwerp tot dusverre weinig aandacht in de literatuur heeft gekregen. Toch bestaat de indruk - meer dan een indruk is het bij gebreke aan onderzoek 4 ) niet - dat de praktijk regelmatig met vragen op dit gebied te maken krijgt. Over de beide soorten beslag is al meer eschreven; daarom volsta ik aan het eind van deze fijdrage met enkele aanvullende opmerkingen op de bestaande literatuur. Zekerheid op auteursrecht: wanneer en voor wie? 3. De toepassing van zekerheidsrechten op auteursrecht roept een aantal technische vragen op waar men zich heerlijk in kan vermeien; daarover straks meer. Het risico is evenwel dat men door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom eerst iets over de algemene vraag: wie heeft er behoefte aan zekerheidsrechten op auteursrecht, en in welke mate? 4. Iedereen wil wel eens geld lenen; kunstenaars wellicht zelfs nog wat vaker dan anderen. Of een bank echter bereid is om een schrijver te financieren tegen onderpand van het auteursrecht op zijn romans valt te betwijfelen. Wellicht is het iets voor een Maecenas die met zijn tijd meegaat. Maar voor het overige zullen we toch voornamelijk moeten denken aan het bedrijfsleven dat zijn kredietbehoefte tracht te dekken met auteursrecht als zekerheid - zowel auteursrecht op werken waarvan het zelf als rechtspersoon ex artikel 7 of 8 Aw. de maker is, als van derden verworven rechten. In aanmerking komen bijvoorbeeld: uitgeverijen, softwarehuizen, film- en videomaatschappijen, wellicht ook modehuizen, architecten en producenten van industriële vormgevingsprodukten. In de praktijk lopen gebruik en toepassingsmogelijkheden van zekerheidsstelling echter nogal uiteen. Ik illustreer dat aan de hand van een drietal terreinen. Software 5. Alleen aan software als zekerheidsobject is tot dusverre van juridische zijde meer dan nominale aandacht besteed, namelijk door Thole, die het onderwerp in haar boekje Software als zekerheid zo uitvoerig heeft behandeld dat ik hier graag met een verwijzing volsta. 5 ) Veel van wat zij schrijft is eveneens van toepassing op ander werk dan software, 6 ) al zijn er uiteraard ook verschillen. Thole constateert, dat financiers tot dusverre zeer 4 ) Afgezien van het hieronder te vermelden onderzoek van Thole naar het gebruik van software als zekerheidsobject. 5 ) E.P.M. Thole, Software als zekerheid, Amsterdam (Nederlandse Vereniging voor Informatica en Recht) ) Omdat Thole niet auteursrecht maar software als zekerheidsobject bespreekt, besteedt zij zowel aandacht aan het bezwaren van het auteursrecht zelf als aan het verpanden van de dragers waarop de software is vastgelegd. Ik beperk mij tot het eerste, maar ga in 16 nog kort in op de noodzaak dat men ook in de een of andere vorm over het werk kan beschikken.

19 17 december 1990 Bijblad Industriële Eigendom, nr terughoudend zijn als het gaat om het accepteren van (auteursrecht op) software als zekerheidsobject. Hun aarzeling zou vooral samenhangen met de onzekerheden die inherent zijn aan het produkt en de markt (gevaar van kopiëren door derden, risico van snelle veroudering, onvoldoende terreinkennis bij de financier).') Filmauteursrecht 6. Het zou mij niet verbazen als zekerheid op auteursrecht het meest voorkomt in de filmindustrie. Daarbij gaat het niet in de eerste plaats om het financieren van een filmproduktie met de rechten op de te maken film als onderpand. Weliswaar zijn films kapitaalintensieve produkten die - als alles goed gaat - veel op kunnen leveren, maar het probleem zit juist in dat "als alles goed gaat": het succes van een filmproduktie is te onzeker, en daarmee ook de waarde van de rechten erop, voor een normale financiering. Films worden geproduceerd met risicodragend kapitaal, en voor zover dat niet van de filmmaatschappij zelf komt zijn de belangrijkste geldschieters van een filmproduktie tegenwoordig niet zelden de exploitanten. En die hebben naar hun aard geen behoefte aan zekerheids-, maar aan exploitatierechten. Aan die behoefte is eenvoudig tegemoet te komen: juist de verregaande splitsbaarheid van het auteursrecht biedt de mogelijkheid om aan verschillende exploitanten elk een deel van het auteursrecht over te dragen - bioscoopexploitatie, uitzendrechten, videoverhuur, en dat allemaal desgewenst nog weer onderverdeeld naar territoir en taalversie en gelimiteerd in tijd. Alleen de nog altijd bestaande onzekerheid, of en in hoeverre het auteursrecht op toekomstige werken kan worden overgedragen, blijft een storende factor. Daarentegen speelt zekerheidsstelling ongetwijfeld vaak een rol wanneer filmmaatschappijen en houders van afgeleide rechten op hun beurt hun kredietbehoefte gaan dekken. Daarbij gaat het echter in de eerste plaats om de rechten op reeds bestaande films. Al met al zijn filmrechten relatief geschikt als zekerheidsobject, aangezien, hoe riskant het filmbedrijf overigens ook moge zijn, met de exploitatie van films een grote hoeveelheid praktijkervaring bestaat, ook in de financiële wereld, terwijl de auteursrechtelijke complicaties meevallen - als de contracten tenminste in orde zijn, iets waar het nog wel eens aan wil schorten. In elk geval komen die complicaties niet van de kant van de filmauteurs, die hun exploitatierechten nagenoeg volledig plegen over te dragen of althans wettelijk vermoed worden dat te hebben gedaan. 8 ) Uitgeverijen 7. In het uitgeverijbedrijf ligt dat laatste minder eenvoudig. Uitgevers bezitten vaak een kapitaal aan auteursrechten op de werken in hun fonds; het is echter de vraag, in hoeverre ze daarover vrijelijk kunnen beschikken. Sommige uitgavecontracten bepalen, dat de aan de uitgever overgedragen rechten niet verder mogen worden overgedragen, behalve soms in het kader van overdracht van het fonds als geheel. Overdracht tot zekerheid is daarmee in strijd, en verpanding, voor zover al mogelijk - waarover straks - staat er eveneens mee op gespannen voet, omdat de executie van het pand eveneens tot overdracht leidt. De zekerheidsgever pleegt dus minstens wanprestatie. Een ander probleem is, dat het auteursrecht volgens veel uitgavecontracten terugkeert naar de auteur indien de uitgever in gebreke blijft het werk te herdrukken. Juist bij bedrijven die in moeilijkheden komen en hun greep op de markt verliezen kan zoiets zich gemakkelijk voordoen, met het gevolg dat de zekerheid dreigt te vervliegen voor ze kan worden aangesproken. In het algemeen wordt immers aangenomen dat het beding in kwestie zakelijke 7 ) Thole, p ) Art.45dAw. werking heeft, zodat het vóór het later gevestigde pandrecht zal gaan. Daarnaast dient men rekening te houden met het persoonlijke karakter van de relatie auteur/uitgever. Ook al kankeren veel auteurs bij het leven op hun uitgevers, ze hebben altijd nog meer bezwaar tegen een gedwongen overstap naar een andere. Dat maakt zelfs de rechtmatige overdracht van een fonds, en dus ook de eventuele executie van bezwaard auteursrecht, tot een hachelijke onderneming; Gerard Reve is niet braaf met het literaire fonds van Elsevier overgegaan naar De Boekerij, en ook Poortvliet is van uitgever veranderd toen Unieboek, in welks fonds hij met zijn kabouters zat, aan M&P werd overgedaan. Een goede verstandhouding met zijn auteurs, wetenschappelijke zowel als literaire, is voor een uitgever van levensbelang; ze kunnen hem het leven zuur maken door bij herdruk wijzigingen te verlangen, zich op persoonlijkheidsrechten te beroepen of met nieuw werk alsnog naar een ander te lopen, wat zijn weerslag kan hebben op de exploitatie van het bestaande werk. Kortom, de relatie heeft teveel persoonlijke trekjes om in een aan de uitgever overgedragen auteursrecht een ideaal zekerheidsobject te zien. 8. Meer in het algemeen valt trouwens een tendens te signaleren die in diverse sectoren eerder tot minder dan meer gebruik van het instrument van zekerheid op auteursrecht zou kunnen leiden: het streven van auteurs en - met name - organisaties van auteurs om zo min mogelijk rechten over te dragen en in plaats daarvan te werken met - liefst beperkte - licenties. We zien dat onder meer bij het beeldrecht, in de fotografie en in het standaard KNUB-VvL auteurscontract. Daar is uiteraard niets op tegen, en ook kunnen de betrokken auteurs desgewenst natuurlijk zelf hun auteursrechten bezwaren, maar zoals gezegd valt de praktische betekenis daarvan te betwijfelen - de bank van lening blaakt niet van belangstelling. Zekerheid op auteursrecht naar geldend recht Verpanding? 9. Het auteursrecht is een roerende zaak, die vatbaar is voor overdracht, aldus artikel 2 Aw. Het auteursrecht ontstaat vormloos, en iedere vorm van wettelijke registratie ontbreekt ten onzent, net als in de meeste andere landen; gelukkig maar, want er zijn al registers genoeg, en zekerheid (in de zin van informatie waarop men blind kan varen) bieden ze in de intellectuele eigendom toch maar zelden. Dus komt auteursrecht niet in aanmerking voor verhypothekering. Verpanding is naar geldend recht al evenzeer problematisch, omdat de akte waarbij het pandrecht wordt gevestigd niet conform artikel 1199 BW betekend kan worden aan degene tegen wie het recht moet werken - dat is immers iedereen. Opvallend genoeg - ook Thole wijst daarop - zijn het vooral de auteursrechtspecialisten die hier zwaar aan tillen, terwijl de beoefenaren van het zakenrecht er luchtig overheen stappen. 9 ) Naar de mening van Mijnssen "kan het niet de bedoeling geweest zijn, de mogelijkheid van verpanding van deze [absolute] rechten uit te sluiten. Het ligt het meest voor de hand aan te nemen, dat men voor verpanding van deze rechten kan volstaan met een niet aan een bepaalde vorm gebonden overeenkomst". 10 ) Volgens Brahn is aannemelijk "dat wij ook hier de regel moeten toepassen, dat pandrecht, mutatis mutandis, ontstaat op de wijze waarop men het goed, waarop men het pandrecht vestigt, levert", dus conform artikel 2 Aw. bij akte, terwijl het voorschrift van artikel 1199 BW wegens onuitvoerbaarheid eenvoudig vervalt.") Met het feit, dat aldus reeds naar geldend recht een stil pandrecht ontstaat hebben deze schrijvers duidelijk geen moeite. 9 ) Thole, p ) Asser-Mijnssen, Zakenrecht, III, 11e druk, Zwolle 1986, nr ) Pitlo/Brahn, Zakenrecht, 9e druk, Arnhem 1987, p

20 360 Bijblad Industriële Eigendom, nr december 1990 Daarentegen is de afwijzing onder de auteursrechtbeoefenaren vrijwel algemeen. 12 ) Reeds De Beaufort stelt de vraag of men het betekeningsvereiste wellicht zou kunnen vervangen door de vestiging van het pandrecht wijd en zijd bekend te maken, maar meent zelf van niet.' 3 ) Thole wijst daarnaast nog op het ontbreken van registers, waardoor "derden niet kunnen weten aan wie het auteursrecht toebehoort, laat staan dat het recht verpand is". 14 ) Dit probleem lijkt mij overigens niet groter voor wat betreft verpanding dan ten aanzien van de evenmin voor derden kenbare overdracht. In feite is zelfs reeds vanaf het ontstaan van het werk, en daarmee van het auteursrecht, onzeker wie eigenlijk de auteur, en dus de rechthebbende is. Wij hebben daarmee leren leven, al is het wel eens lastig. Hoe dan ook, of verpanding van auteursrecht rechtsgeldig is is vooralsnog onzeker. Voor een zekerheidsrecht is dat een funeste eigenschap. Overdracht tot zekerheid 10. Anders is het met de zekerheidsoverdracht. Dat het auteursrecht fiduciair kan worden overgedragen weten we dank zij BUMA, die zich de uitvoeringsrechten op de werken van haar aangeslotenen laat overdragen ten einde die te hunnen behoeve te exploiteren, een praktijk die de Hoge Raad al in 1929 in het arrest De Boer/Buma impliciet,' 5 ) en in het in 1941 gewezen tweede Fire over England-anest expliciet heeft gesanctioneerd.' 6 ) Deze flducia cum amico, een benaming die BUMA zich ongetwijfeld gaarne laat welgevallen, is niet in alle opzichten vergelijkbaar met de zekerheidsoverdracht, de flducia cum creditore. Met name de lakmoesproef van de zekerheidsoverdracht, de gedwongen executie, die in het zakenrecht tot een zowel uitvoerige als complexe jurisprudentie aanleiding heeft gegeven, zal zich bij de fiducia cum amico niet licht voordoen, en al helemaal niet in de BUMA-situatie, gelet op het feit dat BUMA als regel geen geld krijgt van de aangeslotene maar juist andersom. Toch is er geen reden om aan de geldigheid van de auteursrechtelijke zekerheidsoverdracht te twijfelen, en ze wordt in de praktijk ook herhaaldelijk toegepast. Jurisprudentie erover is mij echter onbekend; voor zover het al tot executie is gekomen, heeft men de rechter daar kennelijk niet bij nodig gehad. 12 ) H. Pfeffer, Kort Commentaar op de Auteurswet 1912, Haarlem 1940, aant. 1c op artikel 2; S. Gerbrandy, Kort Commentaar op de Auteurswet 1912, Arnhem 1988, aant. 1/op artikel 2; W.H. Drucker en G.H.C. Bodenhausen, Kort begrip van het recht betreffende de intellectuele eigendom, Zesde druk, Zwolle 1984, p Anders, zij het terloops en zonder motivering, A. Komen en D.W.F. Verkade, Compendium van het auteursrecht, Deventer 1970, p. 20. ' 3 ) De Beaufort, Auteursrecht, p. 39. ^ ") Thole, p j HR 14 juni 1929, AW1929, p m.n. P.S. 16 ) HR 28 november 1941, NJ1942, 205. Zekerheidsstelling onder het Nieuw BW Stil pandrecht? 11. Zoals bekend gaat de zekerheidsoverdracht in het NBW voor de bijl, ten gunste van het stil pandrecht. 17 ) Eventueel bestaande zekerheidsrechten worden door artikel 86 Overgangswet NBW omgezet in pandrechten, en nieuwe zekerheidsrechten kunnen - voor wat betreft roerende zaken, die van dan af goederen zulhn heten - alleen in de vorm van een al dan niet stil pandrecht worden gevestigd. Dat geldt ook voor het auteursrecht. Niet voor het eerst blijkt dit evenwel weer een stiefkind van ons privaatrecht te zijn: de opstellers van het NBW lijken zich niet het hoofd te hebben gebroken over de resultaten waartoe de toepassing van de nieuwe wettelijke regels op het auteursrecht leidt. Dat begint al meteen bij de wijze waarop het recht gevestigd moet worden. Thole neemt aan dat artikel 3:237, het kernartikel voor de vestiging van stil pandrecht, hier toepasselijk is. In dat artikel is evenwel sprake van pandrecht op een roerende zaak, en onder de terminologie van het NBW is het auteursrecht geen zaak meer, maar een goed. Ook artikel 3:239, dat de verpanding van "een tegen een of meer bepaalde personen uit te oefenen recht dat niet aan toonder of order luidt" regelt is niet van toepassing, aangezien auteursrecht naar zijn aard tegen iedereen werkt. We komen derhalve uit bij artikel 3:236, lid 2: "op andere goederen [dan een roerende zaak of een recht aan toonder of order] wordt pandrecht gevestigd op overeenkomstige wijze als voor de levering van het te verpanden goed is bepaald". 18 ) Op auteursrecht moet het dus conform artikel 2 Aw. gevestigd worden bij authentieke of onderhandse akte. Het nut van artikel 3: Net als artikel 2 Aw. schrijft ook artikel 3:237 een akte voor, die echter tenminste") geregistreerd moet zijn. Bovendien eist lid 2 van dat artikel dat de pandgever in de akte moet verklaren "dat hij tot het verpanden van het goed bevoegd is alsmede hetzij dat op het goed geen beperkte rechten rusten, hetzij welke rechten daarop rusten". De toepassing van artikel 3:236 brengt met zich mee, dat beide eisen kennelijk niet gelden voor verpanding van auteursrecht. Jammer is dat wel, want naar zijn aard is een pandrecht op auteursrecht niet minder stil dan welk bezitloos pandrecht ook, en vormvereisten zoals artikel 3:237 die voorschrijft zouden zeker geen kwaad kunnen. Registratie biedt althans zekerheid aangaande het tijdstip van vestiging van het pandrecht, en de voorgeschreven verklaring dwingt de pandgever tenminste om zich rekenschap te geven van de vraag, welke rechten hij eigenlijk bezit. Juist bij het auteursrecht, dat langs tal van lijnen verregaand kan worden gesplitst - territoriaal, temporeel, naar bevoegdheden dan wel exploitatiekaders en naar onderdelen van het betrokken werk, waarbij op elk van deze punten de mogelijkheden legio zijn - is dat geen overbodige luxe. In de praktijk komt gedeeltelijke overdracht niet alleen veel voor, ze wordt in de akte vaak ook uitermate laconiek en onduidelijk verwoord, hetgeen regelmatig leidt tot volstrekt ondoorzichtige en onzekere situaties, zeker indien er sprake is van opeenvolgende overdrachten. Als het resulterende allegaartje dan ook nog eens op even nonchalante wijze wordt verpand is de chaos compleet. ") Artikel 3:84, derde lid; zie ook A.S. Hartkamp, Compendium van het vermogensrecht volgens het nieuwe burgerlijk wetboek, Vierde druk, Deventer 1990, nr 92. 1B ) Aldus ook Hartkamp, nr164. Ook O.K. Brahn, (Fiduciaire overdracht, stille verpanding en eigendomsvoorbehoud, 6e druk, Zwolle 1988) en W.H.M. Reehuis (Stille verpanding, Arnhem 1987) beschouwen de verpanding van auteursrecht kennelijk niet als stil pandrecht; zij besteden er althans geen aandacht aan. 19 ) Het alternatief is een notariële akte.