Où sont les neiges d antan? Vloeibaar merkenrecht

Transcriptie

1 Vloeibaar merkenrecht Ontwikkelingen in Europese merkenrechtspraak en -wetgeving Zeist, 12 maart 2014 Tobias Cohen Jehoram Où sont les neiges d antan? Begin jaren 90: de wereld was overzichtelijk onderscheidend vermogen bij inschrijving? twee categorieën inbreuk: 13A1 en 13A2 BMW associatiegevaar

2 AIPPI Zeist AIPPI Zeist 2

3 AIPPI Zeist AIPPI Zeist 3

4 AIPPI Zeist AIPPI Zeist 4

5 AIPPI Zeist HvJ is zekerheden gaan ondergraven Strenge eisen aan onderscheidend vermogen (Doublemint, vorm- en kleurmerken) Verwarringsgevaar werd een optelsom van: overeenstemming merk/teken, overeenstemming waren/diensten, onderscheidend vermogen merk, EN alle andere relevante omstandigheden van het geval, terwijl associatiegevaar dient ter precisering van de draagwijdte van verwarringsgevaar (Puma/Sabel, Canon/Cannon, Marca/Adidas, etc) HvJ trekt zo veel mogelijk merkenrecht de harmonisatie binnen (Céline, O2) Ook als het daardoor een buitenwettelijk rechtssysteem moet bouwen (functieleer) Wat de bedoeling van de wetgever is geweest, doet niet ter zake als die niet uit de Rl of Vo tekst zelf blijkt (Budweiser, Onel) Merkenrecht moet buigen om aan te sluiten bij andere Europese regelgeving (L Oréal/Bellure, AdWords) AIPPI Zeist 5

6 Vandaag: het merkenrecht wordt nog ongrijpbaarder Enkele recente exponenten: Kwade trouw Verlies van onderscheidend vermogen door doen of nalaten merkhouder Inbreuktoetsing onder b Bewijs van schade onder c Geldige reden Wat ons (mogelijk) in de wetgeving te wachten staat AIPPI Zeist Kwade trouw AIPPI Zeist 6

7 Lindt & Sprüngli/Hauswirth; Goldhase HvJ 11 juni 2009, zaak C-529/07 Bij de beoordeling van kwade trouw bij het aanvragen van een gemeenschapsmerk, moet rekening gehouden worden met alle relevante factoren ten tijde van de aanvrage, met name met: wetenschap van de aanvrager betreffende voorgebruik van een verwarringwekkend overeenstemmend teken het (subjectieve) oogmerk van de aanvrager om dat gebruik voortaan te beletten en de beschermingsomvang van beide tekens ten tijde van de aanvrage AIPPI Zeist Malaysia Dairy HvJ 27 juni 2013, zaak C-320/12 Art. 4(4)(g) MRl: lidstaat mag bepalen dat merk niet wordt ingeschreven/wordt nietig verklaard als dat verwarring kan wekken met in het buitenland gebruikt merk, mits depot te kwader trouw is Is het enkele kennen of moeten kennen van buitenlands voorgebruik voldoende voor kwade trouw? Subjectief of objectief vast te stellen? AIPPI Zeist 7

8 Malaysia Dairy HvJ 27 juni 2013, zaak C-320/12 Hier geen aanwijzingen in richtlijn: uitleggen in het licht van het doel v/d richtlijn Kijken naar alle relevante omstandigheden van het geval, maar Gaat om subjectief gegeven dat uit objectieve omstandigheden moet worden afgeleid HR 20/12/2013 Spirits/FKP: onder omstandigheden ook sprake van kwade trouw als aanvrager niet weet, maar wel behoort te weten dat derde tot het merk gerechtigd is, maar HvJ lijkt in Goldhase slechts een bewijsregel te geven Enkele wetenschap van buitenlands voorgebruik is onvoldoende Lid-staten mogen geen afwijkende bescherming bieden AIPPI Zeist Art. 2.4(f)(2) BVIE Er wordt geen inschrijving op een merk verkregen door: [...]en f. de inschrijving van een merk, waarvan het depot te kwader trouw is verricht, met name: [ ] het depot dat wordt verricht terwijl de deposant op grond van zijn rechtstreekse betrekking tot een derde weet, dat die derde binnen de laatste drie jaren buiten het Benelux-gebied een overeenstemmend merk voor soorgelijke waren of diensten te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt [ ] Is een rechtstreekse betrekking voldoende extra naast enkele wetenschap? AIPPI Zeist 8

9 Gebruikelijke benaming geworden door doen of laten merkhouder (art 2.26(2)(b) BVIE/art 51(1)(b) GMVo) AIPPI Zeist The Kornspitz Company/Pfanl HvJ 6 maart 2014, C-409/12 Bakkers, die bakmengsel van merkhouder kopen, kennen Kornspitz als merk Alleen niet de eindconsumenten, aan wie merkhouder niet verkoopt (alleen bakkers) Nog wel kijken naar andere groepen in de keten (Björnekulla), maar eindconsumenten geven toch de doorslag Dus ook je afnemers niet aanzetten het merk als herkomstaanduider te gebruiken, kan tot vervallenverklaring leiden Alles wat de merkhouder nalaat, en wat een generiek worden had kunnen voorkomen, ook lager in de keten, is een relevant nalaten => eindeloze mogelijkheden 18 9

10 Factoren bij verwarringsgevaar, associatie en ongerechtvaardigd voordeel trekken AIPPI Zeist Specsavers/ASDA HvJ 18 juli 2013, C-252/ edulex MMA lunch - merkenrecht 10

11 Specsavers/ASDA HvJ 18 juli 2013, C-252/12 Hof: bij bepalen zowel verwarringsgevaar als associatie, rekening houden met alle omstandigheden van het geval, dus ook de kleur groen, als door het gebruik van die kleur het publiek die kleur met het merk is gaan associëren ( Zou anders onlogisch zijn ) NB Europees merkenrecht kent geen 2:19 BVIE-achtige beperking Van allerlei onderscheidende elementen onder de merkbeschermingsparaplu te vangen, ook als dat niet is ingeschreven (vgl. BenGH Michelin/Michels) Is ook bewijs van intentie tot meeliften (ongerechtvaardigd voordeel trekken) Bekendheid vormgevingselement werkt twee kanten op: als kleur groen bekend is als de kleur van gedaagde, werkt dat tegen verwarringsgevaar en associatie in edulex MMA lunch - merkenrecht Bewijs van schade onder c AIPPI Zeist 11

12 Intel HvJ 27 november 2008, zaak C-252/07 (toekomstige) inbreuk sub c in geval van verwatering (verschraling, vervaging) Bewijslast schade bij merkhouder Gewijzigd economisch gedrag van de consument of grote kans dat dit gedrag zal wijzigen (r.o. 77) Strenge bewijsregel. Of wordt de soep niet zo heet gegeten? AIPPI Zeist Ernstig gevaar A-G Sharpston in conclusie bij Intel: Bewijzen waaruit prima facie kan worden geconcludeerd dat de kans op ongerechtvaardigd voordeel in de toekomst niet hypothetisch is HvJ inzake TDK (12 december 2008, zaak C-197/07): With regard to the appellant s argument concerning the standard of proof required of the existence of unfair advantage taken of the repute of the earlier mark, it must be noted that it is not necessary to demonstrate actual and present injury to an earlier mark; it is sufficient that evidence be produced enabling it to be concluded prima facie that there is a risk, which is not hypothetical, of unfair advantage or detriment in the future AIPPI Zeist 12

13 Gewijzigd economisch gedrag HvJ 22 september 2011, zaak C-323/09 (Interflora/Marks&Spencer), o.a. over verwatering (r.o. 76 en 77): Om de houder van het bekende merk doeltreffend tegen dit type afbreuk te beschermen, moeten artikel 5, lid 2, en artikel 9, lid 1, sub c, aldus worden uitgelegd dat die merkhouder elk gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk waardoor het onderscheidend vermogen van dit merk wordt verzwakt, kan verbieden, zonder dat hij het einde van het proces van verwatering, te weten het volledige verlies van het onderscheidend vermogen van het merk, hoeft af te wachten. maar geen woord over bewijs van economische gedragsverandering AIPPI Zeist H. Rubinstein en L Oréal/BHIM HvJ 10 mei 2012, zaak C-100/11 Voordeel trekken uit onderscheidend vermogen en reputatie Betrof BOTOX vs BOTOLIST en BOTOCYL ongerechtvaardigd voordeel trekken? Verdere nuancering van Intel, na Bellure en TDK Herhaling HvJ Intel: ernstig gevaar nodig, te bewijzen door merkhouder (r.o. 93) HvJ L Oréal/Bellure: globale beoordeling met in achtneming van alle relevante omstandigheden van het geval (r.o. 94) HvJ TDK: op het eerste gezicht toekomstig niet-theoretisch gevaar voor ongerechtvaardigd voordeel of schade, is voldoende (r.o. 95) AIPPI Zeist 13

14 H. Rubinstein en L Oréal/BHIM HvJ 10 mei 2012, zaak C-100/11 en dat die conclusie in het bijzonder kan zijn gebaseerd op logische gevolgtrekkingen die voortvloeien uit een waarschijnlijkheidsanalyse en waarbij rekening wordt gehouden met de in de relevant handelssector gebruikelijke praktijken en met alle andere omstandigheden van het geval. (r.o. 95) Intel-soep lijkt inderdaad niet zo heet gegeten te worden maar toen was daar opeens AIPPI Zeist AIPPI Zeist 14

15 Environmental Manufacturing/BHIM HvJ 14 november 2013, zaak C-383/12 P Merk Outils Wolf / aanvraag Gemeenschapsmerk wolvenkop Bekend merk Afbreuk aan onderscheidend vermogen of reputatie ouder merk AIPPI Zeist Environmental Manufacturing/BHIM HvJ 14 november 2013, zaak C-383/12 P, IEF Wijziging van het economische gedrag van de gemiddelde consument, of grote kans dat dit wijzigt, is vereist (Intel; r.o ) Behelst een objectieve voorwaarde Niet uitsluitend af te leiden uit subjectieve elementen als loutere perceptie v/d consument onmiddellijke associatie met het merk is onvoldoende Noodzaak hoge bewijsstandaard (HvJ Intel; r.o. 40) Anders ten onrechte toe-eigenen tekens; belang vrije mededinging (r.o. 41) Afbreuk nodig, of ernstig gevaar voor afbreuk (r.o. 42) AIPPI Zeist 15

16 Environmental Manufacturing/BHIM HvJ 14 november 2013, zaak C-382/12 P, IEF Daarbij mag gebruik gemaakt worden van logische gevolgtrekkingen (r.o. 42) Die mogen echter niet voortvloeien uit loutere veronderstellingen, maar moeten berusten op een waarschijnlijkheidsanalyse [...] waarbij rekening wordt gehouden met de in de relevante handelssector gebruikelijke praktijken en met alle andere omstandigheden van het concrete geval. (r.o. 43) Intel is helemaal terug Nuanceringen erin gevlochten Niemand weet meer welk (niveau van) bewijs nu vereist is AIPPI Zeist Geldige reden AIPPI Zeist 16

17 Claeryn/Klarein BenGH 1 maart 1975 Betekenis geldige reden tweeledig in het algemeen de eis worden gesteld dat er voor de gebruiker van het teken een zodanige noodzaak bestaat juist dat teken te gebruiken, dat het van hem in redelijkheid niet kan worden gevergd dat hij zich, niettegenstaande de door dat gebruik aan de merkhouder toegebrachte schade, van dat gebruik onthoudt, dan wel dat de gebruiker een eigen recht heeft om dat teken te gebruiken en dat recht voor de toepassing van art. 13 onder A, eerste lid, sub 2 van de wet voor dat van de merkhouder niet behoeft te wijken AIPPI Zeist Interflora/Marks&Spencer HvJ 22 september 2011, zaak C-323/09 Hof van Justitie, r.o. 91 reclameboodschap die via een met een bekend merk overeenkomend trefwoord op internet verschijnt: dergelijk gebruik valt in beginsel onder een gezonde en eerlijke mededinging in de sector van de betrokken waren en diensten en wordt dus verricht met een geldige reden, mits: Alternatief voor de waren of diensten van de houder van het bekende merk Geen loutere imitatie van de waren of diensten van dit merk Geen verwatering/afbreuk Geen aantasting functies anderszins AIPPI Zeist 17

18 Specsavers/ASDA HvJ 18 juli 2013, zaak C-252/12 ASDA wordt door een aanzienlijk deel van het publiek met de kleur groen geassocieerd Hof: Kan relevante omstandigheid zijn bij de beoordeling of voor het gebruik van dat het teken een geldige reden bestaat in de zin van art. 9(1) GMVo AIPPI Zeist Leidseplein Beheer/ Red Bull HvJ 6 februari 2014, zaak C-65/12 HR: ten onrechte toepassing Claeryn/Klarein-criterium door Hof A dam Prejudiciële vraag: Moet art. 5 lid 2 MRl aldus worden uitgelegd dat van een geldige reden in de zin van die bepaling ook sprake kan zijn indien het teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het bekende merk, reeds te goeder trouw door de desbetreffende derde(n) werd gebruikt voordat dat merk werd gedeponeerd? AIPPI Zeist 18

19 Leidseplein Beheer/ Red Bull HvJ 6 februari 2014, zaak C-65/12 Belangenafweging: Belang van de merkhouder om de wezenlijke functies van zijn merk te handhaven tegen het belang van de andere marktdeelnemers om te beschikken over tekens om hun waren en diensten aan te duiden Begrip geldige reden niet beperkt tot objectief dwingende reden, maar kan ook aanknopen bij subjectieve belangen van derde die een teken gebruikt dat gelijk is aan of overeenstemt met het bekende merk Verschillende factoren wegen (o.a. eerder gebruik voor soortgelijke waren/diensten; uitbouwen activiteiten) Kortom: geen grenzen aan wat een geldige reden kan zijn Objectief, subjectief, algemeen belang AIPPI Zeist Wat staat ons nog te wachten? Een voorspelling Functieleer is nog niet uitgekristalliseerd (Catalogus compleet? Welke functies zijn wanneer relevant?) Invloed van privacy regels (Blomqvist) Invloed van mededingingsrecht (Interflora) Invloed van Europees verbintenissenrecht (Copad, Makro/Diesel, Martin Y Paz) Merkrecht als grondrecht dat tegen andere grondrechten moeten worden afgewogen (Sabam) Komende wetgeving AIPPI Zeist 19

20 Europese wetgevingsvoorstellen 27 maart 2013: 1. Herschikking van Merkenrichtlijn, COM(2013) Herziening van Gemeenschapsmerkenverordening, COM(2013) Herziening van Taksenverordening AIPPI Zeist Nieuwe Richtlijn en Verordening Europees Parlement Absolute weigeringsgronden art. 4(2)(a) en (b) nrl: Geschrapt Lid 1 is ook van toepassing indien de weigeringsgronden: (a) in andere lidstaten bestaan dan die waar de aanvrage voor inschrijving is ingediend; (b) alleen bestaan wanneer een merk in een vreemde taal is vertaald of getranscribeerd in een schrift of een officiële taal van de lidstaten AIPPI Zeist 20

21 Richtlijn en Verordening Europees Parlement Afschaffing eis grafische voorstelling (art 3 nrl/art 4nVo) Alles kan in beginsel een merk zijn/worden Dubbele identiteit (art. 10(2)(a) nrl / art. 9(2)(a) nvo). Toevoeging over herkomstfunctie geschrapt (ook in presidency compromis voorstel) (a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is en gebruik ervan de functie van het merk die erin bestaat voor consumenten die herkomst van de waren of diensten te waarborgen, aantast of kan aantasten. Conform HvJ Interflora Schade aan enige functie van het merk is relevant onder a AIPPI Zeist Richtlijn en Verordening Europees Parlement Beperkingen op exclusief recht; uitbreiding voorbeelden toegestaan gebruik Art 14(1)(a) nrl / art 12(1)(a) nvo: gebruik van een niet onderscheidend teken; Art. 14(1)(c) nrl (ii)(iii) / art. 12(1)(c) nvo (ii)(iii) (nieuw); reclame voor wederverkoop authentieke producten; geoorloofde vergelijkende reclame; onder aandacht brengen van een legitiem alternatief (separaat!); parodie, artistieke expressie, kritiek of commentaar. Art. 14(2)(bis) nrl / art. 12 (2)(bis) nvo (nieuw): niet-commercieel gebruik door derde met geldige reden AIPPI Zeist 21

22 AIPPI Zeist Vragen? Meningsverschillen? Discussie? Tobias Cohen Jehoram De Brauw Blackstone Westbroek Tel AIPPI Zeist 22