Theo Bosboom en Christel Jeunink IER, vol. 19 (2003) nr. 1, p. 1-8

Transcriptie

1 Theo Bosboom en Christel Jeunink IER, vol. 19 (2003) nr. 1, p. 1-8 Het handelsnaamrecht in domeinnaamgeschillen Theo Bosboom en Christel Jeunink Mr. T.H. Bosboom en mr. C. Jeunink zijn werkzaam als advocaat bij Dirkzwager te Arnhem. De tekst van het artikel is afgesloten op 15 november Inleiding In veel van de tot nu toe ruim 150 gepubliceerde rechterlijke uitspraken in domeinnaamgeschillen heeft de eisende partij een beroep gedaan op het handelsnaamrecht, meestal naast een beroep op het merkenrecht en/of onrechtmatige daad. 1 Hieruit zou kunnen worden afgeleid dat het handelsnaamrecht een belangrijke rol speelt in Nederlandse domeinnaamprocedures. Ook in de nieuwe arbitrageprocedure voor.nl-domeinnamen is het handelsnaamrecht een prominente rol toebedacht: het is een van de twee juridische grondslagen waarop een eiser zich kan beroepen. 2 Bij nadere bestudering van de genoemde uitspraken ontstaat juist echter veeleer het beeld dat het handelsnaamrecht er bekaaid vanaf komt in de Nederlandse rechtspraak over domeinnamen. Een beroep op het handelsnaamrecht wordt regelmatig helemaal niet behandeld, 3 of wordt in een enkele regel afgedaan onder verwijzing naar de vaak wel uitvoerige merkenrechtelijke overwegingen. 4 In veel gevallen is er niet gemotiveerd ingegaan op de verschillende vereisten voor een geldig beroep op het handelsnaamrecht, wellicht mede omdat het verweer van gedaagde hiertoe niet altijd uitnodigde. Opvallend is ook dat in de uitspraken waarin het 1 Vrijwel alle uitspraken zijn gepubliceerd op de website die is opgezet door de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland in samenwerking met de Katholieke Universiteit Brabant. 2 Eiser dient zich te beroepen op het merkenrecht of handelsnaamrecht. Een beroep op (anderszins) onrechtmatig handelen is niet mogelijk. Zie Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage, artikel 6.3, gepubliceerd op de website van de SIDN Zie ook het eindrapport van de projectgroep Domeinnaamdebat, waarvan de aanbevelingen zijn overgenomen door de SIDN (eveneens gepubliceerd op 3 Meestal op grond van de motivering dat eiser hierbij geen belang meer zou hebben, nu zijn vorderingen al op basis van het merkrecht voor toewijzing in aanmerking komen. Zie bijvoorbeeld Pres. Rb Arnhem, 25 oktober 1999, IER 2000, p. 148, Computerrecht 2000, p. 53 (klm-alitalia.com), Pres. Rb Groningen, 25 februari 2000, DomJur (horeselover.nl) en Pres. Rb Amsterdam 7 april 2000, DomJur (Name Space). 4 Zie bijvoorbeeld Pres. Rb. Alkmaar 31 augustus 2000, Domjur (jaarbeurs.com) en Pres. Rb. Utrecht 28 augustus 2001, Domjur (milia.nl e.a.). 1

2 handelsnaamrecht wel uitgebreid aan de orde komt, op zeer uiteenlopende wijze wordt omgegaan met enkele wezenlijke vragen. Zo wordt uit de jurisprudentie niet goed duidelijk wanneer de registratie en/of het gebruik van een domeinnaam als het voeren van een handelsnaam kan worden aangemerkt en op welke wijze het verwarringsgevaar getoetst dient te worden. In dit artikel wordt aangegeven aan welke vereisten ons inziens zou moeten worden voldaan voor een beroep op het handelsnaamrecht in domeinnaamgeschillen en wordt in kaart gebracht hoe met deze vereisten tot nu toe wordt omgegaan in de Nederlandse rechtspraak. 5 Wij zullen ons daarbij beperken tot artikel 5 van de Handelsnaamwet (HNW), dat de handelsnaamhouder beschermt tegen verwarringsgevaar tengevolge van het voeren van een jongere identieke of gelijkende handelsnaam. Volledigheidshalve melden wij dat de handelsnaamhouder op basis van de artikelen 3, 4, en 5b van de HNW tevens kan optreden tegen bepaalde vormen van misleiding en dat een merkhouder zich op grond van artikel 5a HNW kan verzetten tegen het gebruik van zijn merk in een (jongere) handelsnaam. Deze artikelen hebben in domeinnaamzaken tot nu toe echter slechts een beperkte rol gespeeld, zodat wij er niet nader op in zullen gaan. 6 Rechtskarakter domeinnamen Een domeinnaam is het belangrijkste onderdeel van een internetadres en wordt met name gebruikt als vindplaats voor een website en als onderdeel van een adres. 7 Een domeinnaam kan door een websitehouder zelf worden gekozen en dient te worden 5 De eerdere literatuur over dit onderwerp dateert grotendeels van vóór de grote golf van domeinnaamuitspraken. Zie met name A.P. Meijboom, Domeinnamen op internet wat, waarom, hoe en waarheen?, IER 1997, p. 1-7; D.W.F. Verkade, Internet-domeinnamen, merkenrecht en handelsnaamrecht, Computerrecht 1997, p. 3-6; H.W. Wefers Bettink, Domeinnamen: merk of handelsnaam?, IER 1997, p ; en B. Westerbrink, De merken- en handelsnaamrechtelijke aspecten van het Domain Name System, in ITeR-reeks nr. 15 (1999), p Zie voorts M. de Cock Buning, Domeinnamen in: R.E. van Esch en J.E.J. Prins (redactie), Recht en elektronische handel, Deventer 2002, p ; D.J.G. Visser, Internet update, Domeinnamen en website content, Adfo Juridisch, Alphen aan de Rijn 2001, p. 7-14; en R. Weening, Merkenrecht, handelsnaamrecht, domeinnamen en internet, in: Handboek Recht en Informatietechnologie, par , p Voor een (zeer) summiere recente update zie D.W.F. Verkade en K.Th.M. Stötepie, Domeinnamen, merkenrecht en handelsnaamrecht: een update, in: J.M.A. Berkvens, N.E.D. Faber, S.C.J.J. Kortmann en A. Oskamp, Onderneming en ICT, Zwolle 2000, p. 87 e.v. 6 Artikel 5a HNW is in enkele uitspraken getoetst: Pres. Rb s-gravenhage 8 september 2000, DomJur (at5.com); Gerechtshof Leeuwarden 4 april 2001, DomJur (lci.nl); en Pres. Rb Utrecht 14 juni 2001, DomJur (maetis.nl). In de uitspraak inzake lci.nl is bovendien artikel 5b HNW getoetst. Zie Wefers Bettink, a.w. p. 170, die onder omstandigheden een beroep op artikel 3 HNW mogelijk acht. 7 In de literatuur is de nodige aandacht besteed aan de civielrechtelijke status van de domeinnaam, maar de discussie hierover is nog niet definitief beslecht. Zie P.L. Reeskamp, De.nl domeinnaam in het.nl vermogensrecht, Computerrecht 2000, p ; R.D. Chavannes, Stichting Internet Domeinregistratie: verlichte despoot of slordige monopolist, Mediaforum 2000, p ; F.B. Falkena, K. Gilhuis en H.W. Wefers Bettink, De domeinnaam in het civiele recht, NJB 2001, p ; en R.B. Bakels, De vermogensrechtelijke status van domeinnamen bestaat niet, NJB 2002, p Zie voorts Rb Almelo 19 december 2001, DomJur , Mediaforum 2002, p m.nt. R.D.Chavannes (cnn.nl) en Rb Den Bosch 6 augustus 2002, Mediaforum 2002, p m.nt K. Gilhuis (ltur.nl). 2

3 geregistreerd bij de daartoe bevoegde organisatie. Voor domeinnamen met de.nl-extensie is dit de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN). In de praktijk is de domeinnaam uitgegroeid tot een belangrijk onderscheidingsteken, dat een grote economische waarde kan vertegenwoordigen. 8 Alhoewel een domeinnaam op zichzelf nog geen merk of handelsnaam is, kan een domeinnaam wel als merk of handelsnaam gebruikt worden. 9 Een en ander betekent ook dat met het gebruik van een domeinnaam inbreuk kan worden gemaakt op oudere merk- of handelsnaamrechten van derden. Als hoofdregel in domeinnaamgeschillen wordt dan ook aangenomen dat wie het eerst komt, het eerst maalt, tenzij met de registratie en/of het gebruik van de betreffende domeinnaam inbreuk wordt gemaakt op oudere merkrechten of handelsnaamrechten van een derde of anderszins onrechtmatig wordt gehandeld jegens een derde. Deze regel is bijvoorbeeld expliciet toegepast in de uitspraak van het Gerechtshof te Den Haag in de zaak Zumpolle 10 en ligt ten grondslag aan vele andere beslissingen in domeinnaamzaken. 11 Toepassing handelsnaamrecht in domeinnaamgeschillen Vrijwel alle Nederlandse domeinnaamgeschillen waarin een beroep is gedaan op artikel 5 HNW zijn uitgevochten in kort geding, waarin meestal naast een inbreukverbod de overdracht van de domeinnaam werd gevorderd. 12 In enkele gevallen is gebruik gemaakt van de kantongerechtprocedure ex artikel 6 HNW, de verzoekschriftprocedure waarin om wijziging van een inbreukmakende handelsnaam kan worden verzocht. 13 Overigens zal ter bescherming van merk- en handelsnaamhouders per 29 januari 2003 een arbitrageregeling worden ingevoerd voor.nl domeinnamen, die door de WIPO zal worden uitgevoerd. De arbitrageregeling is van toepassing op iedere domeinnaam die na de invoering van de arbitrageregeling wordt geregistreerd en voorts op alle.nl domeinnamen die na deze datum overgaan op derden. Het arbitragereglement bepaalt dat slechts een beroep kan worden gedaan op merk- en handelsnaamrechten: een beroep op onrechtmatige daad is niet mogelijk. 14 Opvallend is dat in verschillende procedures die tot nu toe aan de orde zijn geweest en waarin een eiser naast een beroep op het handelsnaamrecht zich met succes op een merkrecht heeft beroepen, de handelsnaamrechtelijke grondslag door de rechter in het geheel niet is behandeld. 15 Kennelijk gebeurt dit vanuit de gedachte dat eiser bij een 8 Zie B.A. Kist, Domeinnaamregistratie versoepeld: marketeer krijgt zijn speeltje, IER 2000, p. 8 e.v. 9 Zie hieromtrent de literatuur genoemd in noot Gerechthof s-gravenhage 31 januari 2002, DomJur (zumpolle.nl). 11 Zie de talloze voorbeelden gepubliceerd op de website 12 De principiële vraag of overdracht van een domeinnaam wel is aan te merken als voorlopige voorziening is in deze procedures nauwelijks aan de orde gekomen: in veel gevallen is gedaagde veroordeeld tot een dergelijke overdracht. 13 Zie Ktg Leiden 26 april 2001, BIE 2001, p. 459 (samsammusic.nl) en Rb Utrecht, sector kanton, 7 januari 2002, DomJur (mednet.nl). 14 Zie Regeling voor.nl-domeinnaamarbitrage, artikel 6.3, gepubliceerd op de website van de SIDN 15 Zie noot 3 en 4 3

4 bespreking van zijn handelsnaamrechtelijke vordering geen belang meer heeft, nu de gevraagde voorzieningen al op basis van het merkenrecht kunnen worden toegekend. De handelsnaamhouder kan er echter wel degelijk belang bij hebben dat de gevraagde voorzieningen (tevens) op basis van het handelsnaamrecht worden opgelegd. Artikel 260 Rv (in samenhang met artikel 50 lid 6 Trips-verdrag), waarin bepaald wordt dat een voorlopige voorziening zijn kracht verliest wanneer de eisende partij niet binnen een redelijke termijn een bodemprocedure aanhangig maakt, is immers niet van toepassing op handelsnaamrechten. 16 Een eisende partij die geen bodemprocedure aanhangig wenst te maken bij een gunstige afloop van het kort geding, doet er derhalve verstandig aan om het handelsnaamrecht als primaire grondslag voor zijn vorderingen aan te voeren. Indien echter de merkenrechtelijke - en de handelsnaamrechtelijke vordering beide worden toegewezen of indien onduidelijk is op basis van welke grondslag de overdracht van de domeinnaam wordt toegekend, ontkomt men waarschijnlijk niet aan de werking van artikel 260 Rv. Uitgangspunten handelsnaamrecht Op grond van artikel 5 HNW is het verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of van die handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is". Voor een succesvol beroep op dit artikel dient aan een aantal eisen te worden voldaan. Zo moet de eiser zich kunnen beroepen op een oudere handelsnaam, hetgeen impliceert dat de betreffende naam door hem wordt gevoerd ter onderscheiding van zijn onderneming (zie artikel 1 HNW). Ook gedaagde dient de omstreden naam te voeren als handelsnaam, ter onderscheiding van een onderneming. Dit betekent dat het handelsnaamrecht alleen soelaas kan bieden bij geschillen tussen ondernemingen. Uit de literatuur en jurisprudentie blijkt dat van een onderneming sprake is, indien op commerciële wijze en in georganiseerd verband aan het economisch verkeer wordt deelgenomen en materieel voordeel wordt beoogd. 17 Degenen die een beroep uitoefenen, drijven in beginsel geen onderneming in de zin van de HNW. 18 Hoewel de HNW niet de eis stelt dat een handelsnaam onderscheidend 16 Artikel 1 lid 2 bepaalt dat het TRIPs-verdrag van toepassing is op alle categorieën intellectuele eigendomsrechten die worden genoemd in titel 1 t/m 7 van het TRIPs. Het handelsnaamrecht wordt in deze titels niet genoemd als een IE-recht, zodat artikel 260 Rv hierop niet van toepassing is. Zie Pres. Rb Rotterdam 26 april 2001, DomJur (vanons.nl). 17 R.W. Holzhauer, De naam waaronder een onderneming wordt gedreven, IER 1987, p ; L. Wichers Hoeth, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht (achtste druk, bewerkt onder red. van Gielen/Hagemans) Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 2000, p. 282, met verwijzigingen naar jurisprudentie; D.W.F. Verkade, T&C art. 1 HNW, aant. 4.; 18 Zie bijvoorbeeld Pres. Rb. Utrecht 11 maart 1982, NJ 1982, 599, BIE 1983, p. 74 (Cocktail Trio). 4

5 vermogen dient te hebben, geldt dat bij het gebruik van een beschrijvende handelsnaam slechts een beperkte beschermingsomvang wordt aangenomen. 19 Er is alleen dan sprake van het voeren van een bepaalde naam als handelsnaam, indien een onderneming zich presenteert aan het publiek onder de betreffende handelsnaam. Blijkens de jurisprudentie kan het voeren van een handelsnaam - buiten het internet onder meer worden afgeleid uit het gebruik van de betreffende naam op briefpapier, op antwoordapparaten, op visitekaartjes, op kassabonnen, in advertenties, op facturen, in vrachtbrieven of in andere correspondentie. 20 Voor het voeren van een handelsnaam wordt in de regel voldoende geacht, dat de handelsnaam daadwerkelijk en voor derden kenbaar wordt gebruikt. 21 Wel blijkt onder meer uit het recente Hooters-arrest van de Hoge Raad 22, dat een handelsnaam dusdanig moet zijn gevoerd dat deze daardoor een beschermenswaardige bekendheid heeft verkregen, hetgeen duidt op een bepaalde duurzaamheid en een bepaalde intensiteit van het gebruik van de naam als handelsnaam. De Hoge Raad oordeelde in dit arrest dat het Hof terecht had vastgesteld dat Rowa c.s. in de korte periode van 27 mei 1994 tot 2 september 1994 niet zodanig onder de naam "Hooters" naar buiten waren getreden dat daardoor het recht op die handelsnaam was ontstaan. 23 In de regel zal het voeren van een handelsnaam door gedaagde wat sneller worden aangenomen, wellicht mede vanuit de gedachte dat van de oudere handelsnaamhouder niet verwacht kan worden dat hij tegen een (dreigende) handelsnaaminbreuk pas in actie komt op het moment dat het handelsnaamgebruik van gedaagde een bepaalde periode heeft geduurd. 24 Ook hier dient echter wel een serieuze toets plaats te vinden naar de aard van het gebruik van de naam. 25 Tenslotte dient er voor een geldig beroep op artikel 5 HNW sprake te zijn van verwarringsgevaar tussen beide ondernemingen. Uit de overvloedige jurisprudentie over het verwarringsgevaar kan worden opgemaakt dat het begrip verwarring over het algemeen ruim wordt uitgelegd: het omvat zowel directe als indirecte verwarring. Van directe verwarring is sprake wanneer de ene onderneming ten onrechte voor de ander wordt gehouden. Bij indirecte verwarring wordt weliswaar onderkend dat het om twee verschillende ondernemingen gaat, maar wordt een niet bestaand verband tussen beide 19 Vgl. Wichers Hoeth, a.w., p. 283, met verwijzigingen naar rechtspraak. In HR 6 december 1996 m.nt. DWFV, BIE 1999, p. 52 (Ster woningen/stermij) liet de Hoge Raad het oordeel van de rechtbank in stand dat het in beide handelsnamen voorkomende woord Ster een zwak onderscheidend vermogen heeft, zodat voor het overige in de handelsnamen een nogal grote gelijkenis nodig is, wil er verwarringsgevaar als bedoeld in artikel 5 HNW te duchten zijn. In dezelfde zin Hof Amsterdam 11 augustus 1994, BIE 1996, p. 174 (Exposervice). 20 Bijvoorbeeld Pres. Rb. Utrecht 30 december 1970, BIE 1972, p. 62 (Pijper); Rb. Arnhem 17 januari 1991, BIE 1993, p. 281 (Stop Shop). 21 HR 6 september 1962, NJ 1962, 360, BIE 1963, p. 151 m.nt. SB (Apollohotel). 22 HR 28 september 2001, NJ 2002, 104 m.nt. DWFV. 23 Het overleggen door Rowa c.s. van een uittreksel uit het handelsregister en enkele brieven uit de genoemde periode was volgens het Hof en de Hoge Raad onvoldoende. 24 Zie E.J. Arkenbout, Handelsnamen en dienstmerken, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1987, p Vgl. Rb. Arnhem 17 januari 1991, BIE 1993, p. 281 (Stop Shop). 5

6 ondernemingen aangenomen. 26 Gevaar voor verwarring is in beginsel voldoende: het is niet vereist dat er daadwerkelijk al verwarring is opgetreden. Bij het beoordelen van het verwarringsgevaar wordt rekening gehouden met alle relevante omstandigheden van het geval, zoals de mate van overeenstemming tussen beide handelsnamen, de aard en vestigingsplaats van beide ondernemingen en het onderscheidend vermogen en de bekendheid van de oudere handelsnaam. 27 Artikel 5 HNW in domeinnaamgeschillen: voeren van een handelsnaam De genoemde vereisten voor een rechtsgeldig beroep op artikel 5 HNW zijn uiteraard ook van toepassing in domeinnaamgeschillen. Dit betekent allereerst dat zowel eiser als gedaagde een handelsnaam moet voeren ter onderscheiding van een onderneming. In een aantal domeinnaamuitspraken is het beroep op het handelsnaamrecht reeds gestrand omdat de rechter aannam dat eiser of gedaagde geen onderneming voerde in de zin van de HNW. 28 In enkele gevallen werd onvoldoende aannemelijk geacht dat eiser een met de domeinnaam corresponderende naam al eerder rechtsgeldig als handelsnaam voerde. 29 In de zaak TMF - Sam Sam Music werd geoordeeld dat van (dreigende) overtreding van artikel 5 HNW geen sprake was, nu onvoldoende aannemelijk was geworden dat Sam Sam Music onder de domeinnaam themusicfactory.tv activiteiten ontplooide of zou gaan ontplooien gericht op de Nederlandse markt. 30 Aan de andere kant werd aan de Amerikaanse onderneming CNN wel handelsnaamrechtelijke bescherming toegekend, omdat de (handels)naam CNN sinds de golfoorlog ook in Nederland grote bekendheid geniet. 31 Veel aandacht is uitgegaan naar de vraag wanneer de registratie en/of het gebruik van een domeinnaam door gedaagde als het voeren van een handelsnaam kan worden aangemerkt. Hoewel een ieder het erover eens lijkt te zijn dat men zich ook via het internet onder een bepaalde naam tot het publiek kan wenden om de eigen onderneming te onderscheiden 32, blijkt deze vraag lastig om precies te beantwoorden. 33 Een eenduidige lijn 26 Zie Arkenbout, a.w. p Zie Wichers Hoeth, a.w. p. 288 en Verkade, T&C art. 5 HNW, aant. 1, p Zie Pres. Rb. Utrecht 6 juli 2000, Domjur (velotype.nl ) en Pres. Rb. Amsterdam 18 januari 2001, Domjur (goldenage.nl). 29 Zie bijvoorbeeld Pres. Rb. Amsterdam 18 januari 2001 (goldenage.nl), Domjur en Hof Amsterdam 26 april 2001, Domjur (gezondslapen.nl). 30 Pres. Rb 's-gravenhage 14 juni 2001, DomJur (themusicfactory.tv). 31 Rb Almelo 19 december 2001, DomJur , Mediaforum 2002, p m.nt. R.D.Chavannes (cnn.nl). Het is overigens heersende leer dat buitenlandse ondernemingen bescherming van de handelsnaamwet genieten, zolang de betreffende handelsnaam hier te lande beschermenswaardige bekendheid geniet. Zie bijvoorbeeld HR 13 september 1996, NJ 1997, 312, BIE 1997, p. 88 (Lido). 32 Verkade (1997), p. 3-6; Wichers Hoeth, a.w. p. 292; Meijboom, a.w., p. 1-4; P.B. Hugenholtz, Computerrecht 2001, p. 33, noot bij Pres. Rb. Utrecht 6 juli 2000 (gezondslapen.nl). 33 De literatuur is over deze kwestie verdeeld. Verkade (1997), p. 3, lijkt een zeer ruime opvatting te hanteren, waar hij stelt "er is m.i. geen twijfel over mogelijk dat het bedrijfsmatig gebruik op Internet van een domeinnaam die correspondeert met een op of buiten internet al als handelsnaam gebruikte naam, onder de 6

7 in de jurisprudentie ontbreekt. Een complicerende factor is ook dat een onderneming verschillende handelsnamen kan voeren. 34 Wij zullen hieronder een aantal uitspraken nader analyseren, waarbij verschillende situaties en invalshoeken aan de orde zullen komen. Domeinnaamkaping en enkele registratie In gevallen van domeinnaamkaping doet een gedaagde meestal weinig of niets met de betreffende domeinnaam. Soms heeft hij een link aangebracht naar zijn eigen website of wordt op een beknopte website gemeld dat de domeinnaam te koop of te huur is. Soms ook wordt in het geheel niets gedaan met de geregistreerde domeinnaam en wordt een foutmelding gegeven bij het intoetsen van deze domeinnaam. De vraag is of men in deze gevallen kan spreken van het voeren van een handelsnaam door gedaagde. Hierover is verschillend geoordeeld in de rechtspraak. In de bekende Name Space zaken werd door Name Space ter zake van de geregistreerde domeinnamen een link aangebracht naar de eigen website en werden de domeinnamen hierop te koop aangeboden. De President van de Rechtbank Arnhem kwalificeerde dit als gebruik in het economisch verkeer in de zin van artikel 13A lid 1 BMW en oordeelde dat dit tevens (verwarringwekkend) handelsnaamgebruik opleverde in de zin van artikel 5 HNW. 35 Hoewel wij begrip hebben voor de wens om domeinnaamkaping aan te pakken, menen wij dat deze maatstaf onjuist is. In tegenstelling tot het merkenrecht (artikel 13A lid 1 BMW) beschermt de HNW niet tegen elk gebruik dat in het economisch verkeer van bepaalde benamingen of tekens wordt gemaakt: slechts het gebruik van een naam ter onderscheiding van een onderneming komt blijkens de wettekst voor bescherming in aanmerking. 36 In de genoemde Name Space zaken kan men naar ons oordeel niet goed volhouden dat er sprake was van het voeren van de omstreden domeinnamen als naam ter onderscheiding van de eigen onderneming. 37 In dergelijke gevallen zal de eiser derhalve moeten terugvallen op het merkenrecht en/of onrechtmatige daad. Wel juist achten wij de uitspraak in de zaak over de domeinnaam ziengs.com: het aanbod van v.o.f. Maar om de naam ziengs.com te exploiteren voor gebruikers, valt niet als het voeren van een handelsnaam in de zin van artikel 5 HNW aan te merken. 38 Overigens hoeft een handelsnaamhouder bij de enkele registratie van een domeinnaam niet steeds lijdzaam af te wachten. Wanneer aannemelijk is dat gedaagde zich met de geregistreerde domeinnaam op korte termijn op het internet zal gaan begeven met een wettelijke handelsnaamregels valt." Wefers Bettink is veel terughoudender. Zie a.w. p en annotatie onder Pres. Rb Amsterdam 10 augustus 2000, in Mediaforum 2001, p. 74. Zie ook Meijboom, a.w. p. 5 en Weening, a.w. p Zie Wichers Hoeth, a.w. p Pres. Rechtbank Arnhem 13 oktober 2000, Domjur (Ahold Retail/Namespace). Zie ook Pres. Rb. Amsterdam 13 juli 2000, Mediaforum 2000, p. 318 m.nt. DJGV (Albert Heijn e.a./namespace). In dezelfde zin: Pres. Rb. s-gravenhage 8 september 2000, Domjur , (at5.com). 36 In dezelfde zin Hugenholtz, a.w., p Vgl. Wefers Bettink, a.w., p. 170, die eveneens van oordeel is dat de enkele registratie of reservering van een domeinnaam geen gebruik is van een handelsnaam. Zie ook A. Tsoutsanis, Geschillenregeling@domeinnaamdebat.nl. Kwade trouw of inbreuk?, Mediaforum 2002, p Pres. Rb. Amsterdam 31 augustus 2000, Domjur (ziengs.com). 7

8 website waarop producten of diensten worden aangeboden, kan er onder omstandigheden sprake zijn van een dreigende handelsnaaminbreuk, waartegen kan worden opgetreden in kort geding. 39 Indien er echter alleen sprake is van registratie en er geen concrete aanwijzingen zijn voor een toekomstig actief gebruik van de domeinnaam, kan (dreigend) handelsnaamgebruik niet worden aangenomen en dient de handelsnaamrechtelijke vordering te worden afgewezen. 40 Gebruik voor eigen website Indien onder de domeinnaam wel een website actief is, zal in het algemeen eerder kunnen worden geconcludeerd dat er sprake is van het voeren van een handelsnaam. Dit geldt zeker in de gevallen waarin de gebruikte domeinnaam overeenstemt met de (enige) handelsnaam van gedaagde, die ook buiten het internet gebruikt wordt. In de rechtspraak wordt onder die omstandigheden in het algemeen vrij eenvoudig aangenomen dat de domeinnaam als handelsnaam wordt gevoerd. 41 Let wel: ook in de gevallen waarin er wel een actieve website is kan men niet altijd handelsnaamgebruik aannemen. Een domeinnaam kan immers ook op andere wijze dan als handelsnaam worden gebruikt, bijvoorbeeld als vindplaats/adres voor een website waarop informatie wordt verstrekt (overheid.nl) of uitsluitend als merk (cupasoup.nl). Dit laatste was bijvoorbeeld aan de orde in uitspraak van de President van de Rechtbank te Amsterdam over de domeinnaam big-brother.nl 42, waarin werd geoordeeld: Het via de domeinnaam big-brother.nl aan de bezoekers van de website aanbieden van allerlei producten en diensten die verband houden met het televisieprogramma Big Brother is onvoldoende om op voorhand aan te nemen dat John de Mol Producties en Veronica de handelsnaam big-brother voeren. In dit geval zou men wel kunnen aannemen dat de domeinnaam big-brother.nl als merk werd gebruikt, maar gaf de bijbehorende website onvoldoende aanleiding om aan te nemen dat de (domein)naam ook werd gebruikt als naam van de onderneming. De vraag is wat rechtens is indien een onderneming een domeinnaam, die niet overeenstemt met haar buiten het internet gebruikte handelsnaam, gebruikt als internetadres voor een website. Soms zal dit een verwijsadres zijn naar een eigen website die ook onder een andere domeinnaam toegankelijk is. Ondernemingen gebruiken soms vele van dergelijke verwijsdomeinnamen, om meer verkeer naar de eigen website te trekken. Duidelijk is bijvoorbeeld dat postorderbedrijf Wehkamp BV de domeinnaam wehkamp.nl als handelsnaam gebruikt. Naar ons oordeel kan dit echter niet worden aangenomen voor 39 Zie bijvoorbeeld de zaak over de domeinnamen ducap.nl en dukab.nl, waarin een dreigende inbreuk werd aangenomen terwijl er op het moment van het kort geding geen website actief was onder de domeinnamen: Pres. Rb Dordrecht 13 september 2001, DomJur (ducap.nl). 40 Zie in deze zin: Hof Amsterdam 26 april 2001, Domjur (gezondslapen.nl) en Pres. Rb Utrecht 16 november 2000, DomJur , Mediaforum 2001, p. 36, m.nt. Visser (dikkerboom.com). 41 Zie bijvoorbeeld Pres. Rb Dordrecht 4 mei 2000, DomJur (sjofar.org); Pres. Rb 's-hertogenbosch 12 juli 2001, DomJur (toobe.nl) en Pres. Rb Alkmaar 4 oktober 2001, DomJur , BIE 2002, p. 311 (happy-travel.nl). 42 Pres. Rb. Amsterdam 14 december 2000, DomJur (big-brother.nl). 8

9 de eveneens door haar gebruikte domeinnamen spijkerbroek.nl, bikini.nl en jurk.nl, die alle naar de website wehkamp.nl leiden. In de rechtspraak wordt op uiteenlopende wijze omgegaan met de bovengenoemde gevallen en wordt er naar ons oordeel soms te snel aangenomen dat er sprake is van het voeren van een handelsnaam. Zo achten wij de opvatting van de President van de Rechtbank Utrecht in de zaak maetis.nl, dat het gebruik van een domeinnaam in beginsel kan worden beschouwd als het voeren van een handelsnaam, te ruim. 43 Ook de uitspraak in de zaak colordigital.nl, waarin de domeinnaam werd gebruikt als verwijzer (link) naar een eigen website, achten wij niet zonder meer juist. De Rechtbank overwoog: Likofa gebruikt de gewraakte domeinnaam als het ware als toegangspoort naar haar website, en daarmee dus zo men wil als wegwijzer naar haar onderneming. Aldus gebruikt zij de aanduiding (mede) als naam waaronder zij haar onderneming drijft. 44 Naar ons oordeel is het doorlinken van de betreffende domeinnaam naar een eigen website op zichzelf onvoldoende om het voeren van een handelsnaam aan te nemen. Uit de inhoud van de website en/of uit andere omstandigheden zou moeten blijken of de betreffende domeinnaam ook daadwerkelijk als naam van de onderneming wordt gevoerd. In de uitspraak mednet.nl van de Rechtbank Utrecht (sector kanton) werd een dergelijke toets wel aangelegd. 45 Geoordeeld werd dat de onderneming Bohn Stafleu Van Loghum (BSL) een deel van haar activiteiten richt op (huis)artsen en als zodanig deelneemt aan het economisch verkeer. Op de website stond aangegeven dat MedNet sinds het voorjaar 2001 bestaat en een snelgroeiende internetportaal is voor de arts als professional, ondernemer en persoon. De rechtbank overwoog: Door het voeren van de website mednet.nl voert BSL een naam waarvan zij zich op het internet bij het publiek aandient en die beschouwd kan worden als een handelsnaam. Dat op de website duidelijk stond aangegeven dat het hier om een website van uitgever BSL ging, werd van onvoldoende gewicht geacht. In de procedure om de domeinnaam idnl.nl, werd door het Hof 's-gravenhage vooropgesteld dat het antwoord op de vraag of het gebruik van een domeinnaam als handelsnaam (of als merk) moet worden aangemerkt, afhankelijk is van de opvatting van het publiek daaromtrent, welke opvatting door de wijze van gebruik door de domeinnaamhouder mede kan worden beïnvloed. 46 Geconcludeerd werd dat er in dit geval geen sprake was van het voeren van een handelsnaam. Deze maatstaf sluit goed aan bij het criterium dat werd gehanteerd in de zaak mednet.nl en lijkt op zichzelf bruikbaar, mits men bij het beoordelen van de wijze van gebruik door de domeinnaamhouder alle relevante omstandigheden in ogenschouw neemt. Daaronder vallen in elk geval de inhoud van de website, het eventuele gebruik in adressen en het eventuele gebruik buiten het internet (bijvoorbeeld vermelding in correspondentie, handelsregister, telefoongids e.d.). 43 Pres. Rb. Utrecht 14 juni 2001, DomJur (maetis.nl) 44 Pres. Rb s-gravenhage 18 juli 2000, DomJur (colordigital.nl). Zie ook Pres. Rb Amsterdam 15 mei 1997, DomJur , IER 1997, p. 156 (IMG/labouchère), waarover kritisch: Wefers Bettink (1997), p Rb Utrecht (sector kanton) 7 januari 2002, DomJur (mednet.nl). 46 Hof Den Haag 22 november 2001, DomJur (idnl.nl). In dezelfde zin: Pres. Rb. Haarlem 21 december 2001, DomJur (studiebeurs.nl). 9

10 Artikel 5 HNW in domeinnaamgeschillen: toetsing verwarringsgevaar Indien kan worden aangenomen dat er sprake is van het voeren van een handelsnaam, dient vervolgens getoetst te worden of er sprake is van verwarringsgevaar. Opvallend is dat in enkele domeinnaamgeschillen ogenschijnlijk in het geheel geen toetsing heeft plaats gevonden, zoals bijvoorbeeld in de zaak IMG/Labouchère. 47 Dergelijke uitspraken voldoen niet aan de eisen die men - zelfs in kort geding - aan een vonnis mag stellen, zeker niet wanneer door gedaagde het verwarringsgevaar gemotiveerd is betwist. De meeste andere domeinnaamuitspraken zijn gelukkig beter onderbouwd. In veel zaken is daarbij op klassieke wijze getoetst of er sprake is van verwarringsgevaar, dat wil zeggen aan de hand van de in de wet genoemde en overige criteria die in de loop der jaren ontwikkeld zijn in 'gewone' handelsnaamgeschillen. Zie bijvoorbeeld de volgende overweging uit de zaak over de domeinnaam colordigital.nl 48 : Nu de door Lifoka gebruikte domeinnaam en de handelsnaam van eiseres (ook volgens Lifoka) nagenoeg eender zijn en auditief en begripsmatig zelfs volledig identiek, en de ondernemingsactiviteiten van partijen, beide te 's-gravenhage gevestigd, minst genomen een grote overlapping vertonen, is verwarring bij het publiek waarop de ondernemingen zich richten - dat is hier het grote publiek - stellig te duchten. Uit deze uitspraak blijkt ook dat de rol van de vestigingsplaats van de ondernemingen als toetsingscriterium bij het verwarringsgevaar nog niet helemaal is uitgespeeld, 49 ondanks het feit dat ondernemingen die op het internet actief zijn per definitie in geheel Nederland (en zelfs de gehele wereld) bereikbaar zijn. 50 Opmerkelijk is de visie van de Rechtbank Assen in de zaak jewelsite.nl, die het internet ziet als de plaats waar beide ondernemingen hun producten aanbieden, zonder verder in te gaan op de fysieke vestigingsplaats en het daadwerkelijke afzetgebied van beide ondernemingen. 51 Ook het andere in artikel 5 Hnw genoemde toetsingscriterium de aard van de ondernemingen speelt in veel domeinnaamuitspraken een rol. In onder meer de zaken over de domeinnamen jaarbeurs.com 52, vodafone.nl 53, erotainment.nl 54 en happy-travel.nl 55 werd het verwarringsgevaar aangenomen mede in verband met de aard der ondernemingen, terwijl bijvoorbeeld in de uitspraken over lci.nl 56, otto.nl 57, goldenage.nl 58 en idnl.nl 59 juist 47 Zie Pres. Rb. Amsterdam 15 mei 1997, DomJur , IER 1997, p. 156 (IMG/labouchère); Pres. Rb. Amsterdam 22 maart 2001, DomJur (latinplanet.tv e.a.); Pres. Rb. Zwolle 3 juni 1996, DomJur (flevonet.nl). 48 Pres. Rb. s-gravenhage 18 juli 2000, DomJur (colordigital.nl). 49 Zie ook Pres. Rb. Zutphen, 25 januari 2001, DomJur (womitex.nl). 50 Wel is het belang van dit criterium logischerwijs afgenomen. Zie bijvoorbeeld Pres. Rb. s-hertogenbosch 7 maart 2000, BIE 2001, p. 360 (nedweb/netweb). 51 Rb. Assen 5 maart 2002, DomJur Pres. Rb. Alkmaar, 31 augustus 2000, DomJur (jaarbeurs.com). 53 Pres. Rb. s-gravenhage, 9 februari 2001, DomJur (vodafone.nl). 54 Pres. Rb. Arnhem 6 september 2001, DomJur (erotainment.com). 55 Pres. Rb. Alkmaar 4 oktober 2001, DomJur , BIE 2002, p. 311(happy-travel.nl). 56 Gerechtshof Leeuwarden, 4 april 2001, DomJur (lci.nl). 10

11 door de verschillende aard der ondernemingen werd aangenomen dat er geen verwarringsgevaar bestond. Dat ook de mate van overeenstemming tussen de handelsnaam en de domeinnaam bij de toetsing een rol speelt ligt voor de hand. In een enkel geval is geoordeeld dat de bestreden domeinnaam onvoldoende gelijkenis vertoonde met de handelsnaam van eiser, zodat er geen verwarring te duchten was. 60 Daarnaast verdient vermelding dat een aantal handelsnaamrechtelijke claims is gestrand op grond van het feit dat de (handels)naam van eiser te algemeen van aard was. 61 Inhoud van de website Een belangrijke vraag bij het vaststellen van het verwarringsgevaar in domeinnaamgeschillen is of de inhoud van de website dient te worden meegewogen bij de toetsing, of dat deze inhoud buiten beschouwing moet worden gelaten. In de rechtspraak zijn hieromtrent twee verschillende visies ontwikkeld. In de ene visie, die men als de abstracte toetsing zou kunnen aanduiden, wordt aangenomen dat het enkele voeren van een domeinnaam als handelsnaam al tot verwarringsgevaar kan leiden, ongeacht de inhoud van de website. In de andere visie, hier verder aangeduid als de concrete toetsing, wordt juist gesteld dat de inhoud van de website concreet in ogenschouw moet worden genomen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar, of zelfs bepalend is voor het al dan niet aanwezig zijn van verwarringsgevaar. Het gaat hier om een belangrijke keuze, die beslissend kan zijn voor de uitkomst van de procedure. Het aanvankelijke verwarringsgevaar dat ontstaat na het intoetsen van de domeinnaam, kan namelijk worden weggenomen door de inhoud van de website, indien daaruit duidelijk blijkt dat men niet terecht is gekomen bij de website van de onderneming die men zocht. Bij het toepassen van de abstracte toetsing kan er dan toch verwarringsgevaar in de zin van artikel 5 Hnw zijn, bij toepassing van de concrete toetsing niet. De concrete toetsing is voor het eerst expliciet aangenomen door het Hof Leeuwarden in de zaak lci.nl 62 uit 2001, waarin het Hof tevens de door eiser voorgestane abstracte toetsingsmaatstaf verwerpt: Het Hof kan zich niet vinden in de abstracte maatstaf die in dit verband bij LCI is aangelegd, namelijk dat uit de enkele domeinnaam lci.nl niet is af te leiden om welke onderneming het gaat, zodat reeds daarmee het verwarringsgevaar is gegeven. Gelet op de wijze waarop een domeinnaam wordt gebruikt, zou naar het oordeel van het Hof eerst sprake kunnen zijn van verwarringsgevaar, wanneer bij gelegenheid van het bezoeken van de website lci.nl verwarring bij het publiek kan ontstaan tussen de 57 Pres. Rb. Dordrecht, 13 september 2000, tussenvonnis, DomJur (otto.nl). 58 Pres. Rb. Amsterdam, 18 januari 2001, DomJur (goldenage.nl). 59 Gerechtshof 's-gravenhage 22 november 2001, DomJur (idnl.nl). 60 Zie Pres. Rb. Amsterdam 29 juni 2000, DomJur (jobhunters.nl). 61 Zie bijvoorbeeld Gerechtshof Amsterdam 26 april 2001, DomJur (gezondslapen.nl) en Pres. Rb. Groningen 23 november 2000, DomJur (slachtofferhulp.com). 62 Gerechtshof Leeuwarden, 4 april 2001, DomJur (lci.nl). In dezelfde zin Pres. Rb. Alkmaar 8 november 2001, DomJur (sas.nl). 11

12 ondernemingen van enerzijds LCI en anderzijds Lifestock. Het Hof concludeert uiteindelijk dat in dit geval verwarringsgevaar zich niet voordoet. De abstracte toetsing is tot nu toe alleen uitdrukkelijk toegepast door de Rechtbank Almelo in de uitspraak van 19 december 2001 in de zaak cnn.nl 63. De Rechtbank overweegt: Tussen partijen staat vast dat de (handels)naam CNN sinds de Golfoorlog in de jaren 90 in Nederland grote bekendheid geniet. Haar websites behoren tot de meest bezochte sites van het internet. Alleen al als gevolg van de domeinnaamvoering door C&N Solutions kan bij de doorsnee internetgebruiker verwarring ontstaan. Bij de domeinnaam verwacht men immers met de website van een onderneming van CNN van doen te hebben. Dat de verwarring na het openen van de site is opgelost doet niet terzake. Welke toetsingsmaatstaf is nu de juiste? Indien men kijkt naar de letterlijk bewoordingen in de verschillende uitspraken, moet men vaststellen dat beide maatstaven te beperkt zijn. Immers, bij de abstracte toetsing stelt men dat de inhoud van de website van gedaagde niet terzake doet bij het vaststellen van het verwarringsgevaar, terwijl men er bij de concrete toetsing juist vanuit gaat dat verwarringsgevaar pas kan ontstaan bij het bezoeken van de website van gedaagde. In beide gevallen wordt geen recht gedaan aan het criterium dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar rekening dient te worden gehouden met alle relevante factoren. Naar ons oordeel dient men de inhoud van de website dus niet buiten beschouwing te laten, maar evenmin dient men zich bij de beoordeling van het verwarringsgevaar te beperken tot de inhoud van de website. Ook andere omstandigheden kunnen immers bijdragen aan het ontstaan van verwarring, zoals bijvoorbeeld het gebruik van de domeinnaam in correspondentie en reclame (zowel op het internet als daarbuiten), de vermelding van de domeinnaam/website van gedaagde in de zoekresultaten van zoekmachines of op zogenoemde portals en het gebruik in adressen. 64 Wij achten het daarbij niet uitgesloten dat er verwarringsgevaar ontstaat zonder dat de inhoud van de website daaraan bijdraagt. In zaken waarin de betreffende domeinnaam ook buiten het internet actief als handelsnaam wordt gebruikt door gedaagde (eventueel zonder de domeinnaamextensie), kunnen uiteraard nog veel meer factoren een rol spelen. Een ander neemt niet weg dat de inhoud van de website bij het toetsen van het verwarringsgevaar in de praktijk vaak een belangrijke rol zal vervullen. Soms zal 63 Rb Almelo 19 december 2001, DomJur , Mediaforum 2002, p (cnn.nl) met kritische noot van R.D.Chavannes, die de voorkeur geeft aan de maatstaf van het Hof Leeuwarden in lci.nl. Ook in de zaak vodafone.nl lijkt de abstracte leer te zijn toegepast: Het enkele feit dat het internetpubliek door het intypen van die naam niet bij de verwachte onderneming of instelling uitkomt, maar bij een volkomen andere, volstrekt onbekende, onderneming of instelling, zal reeds gevaar voor verwarring doen ontstaan. De rechter houdt hier echter wel rekening met de inhoud van de website. Zie Pres. Rb. s-gravenhage 9 februari 2001, DomJur In de praktijk wordt bijvoorbeeld voor het opvragen van informatie veel gebruik gemaakt van het adres info@domeinnaam, waardoor het mogelijk is dat contact wordt gezocht met de verkeerde onderneming. In de zaak Nedweb/Netweb bijvoorbeeld werd door eiser ter onderbouwing van het verwarringsgevaar aangevoerd dat verschillende (potentiële) klanten s hadden verzonden aan het adres info@netweb.nl, in de veronderstelling dat zij contact zochten met de onderneming Nedweb. Zie Pres. Rb. s-hertogenbosch 7 maart 2000, BIE 2001, p

13 verwarringsgevaar dat aanvankelijk dreigde wellicht voorkomen kunnen worden door deze inhoud, waarbij het gedaagde kan helpen om op zijn website duidelijk aan te geven dat men niet is beland bij de onderneming die men wellicht zocht onder de ingetoetste domeinnaam en dat men daaraan evenmin gelieerd is. In bijvoorbeeld de hiervoor genoemde zaak sas.nl 65 is mede op basis van dergelijke omstandigheden geoordeeld dat er geen verwarringsgevaar bestond. Het zal overigens niet altijd voldoende zijn dat de (andere) identiteit van gedaagde uit de website blijkt. In dit kader kan worden gewezen op de eerder genoemde uitspraak over de domeinnaam mednet.nl 66 : Daarbij doet het er naar het oordeel van de kantonrechter onvoldoende toe dat indien een geïnteresseerde de website van mednet.nl bezoekt, hij daarin al vrij snel BSL aantreft. De verwarring is naar het oordeel van de kantonrechter voornamelijk gelegen in de omstandigheid dat bij de eerste keuze voor Medweb of Mednet reeds verwarring kan gaan ontstaan indien bezoekers ( ) de website van BSL aanklikt, omdat daarmee de kans groot is dat Medweb niet meer zal worden bezocht. Verwarringsgevaar bij enkele registratie? Naar ons oordeel kan er niet snel verwarringsgevaar worden aangenomen in het geval er in het geheel nog geen website is, bijvoorbeeld bij de enkele registratie van een domeinnaam door een domeinnaamkaper. 67 Allereerst is het, zoals hiervoor besproken, maar zeer de vraag of er in dergelijke gevallen wel sprake is van het voeren van een handelsnaam. Bovendien geldt dat artikel 5 Hnw ziet op verwarring tussen die ondernemingen en niet op andere vormen van verwarring, zodat verwarringsgevaar in de zin van dit artikel zich niet spoedig zal voordoen. Een fictief voorbeeld van domeinnaamkaping ter illustratie: iemand die op het internet op zoek gaat naar de website van Philips Nederland en daarbij na het intoetsen van de domeinnaam philips.nl een foutmelding krijgt wegens het ontbreken van een actieve website, zal hierdoor ongetwijfeld in verwarring kunnen worden gebracht. Deze verwarring betreft echter het feit dat op de verwachte plaats geen website van Philips wordt aangetroffen. De betreffende persoon zal niet de ondernemingen van Philips en de domeinnaamkaper met elkaar verwarren (directe verwarring) en zal evenmin aannemen dat er een bepaalde relatie is tussen beide ondernemingen (indirecte verwarring). Waarschijnlijk zal hij de identiteit van de domeinnaamkaper niets eens te weten komen. In een dergelijk geval zal Philips zich op haar merkrechten 68 of op onrechtmatige daad moeten beroepen. Een en ander wordt naar ons oordeel niet anders indien de domeinnaamkaper de 65 Pres. Rb. Alkmaar 8 november 2001, DomJur (sas.nl). 66 Rb. Utrecht (sector kanton) 7 januari 2002, DomJur (mednet.nl). 67 Ook Chavannes acht dit niet mogelijk, zie noot bij cnn.nl, Rb Almelo 19 december 2001, Mediaforum 2002, p Het merkenrecht biedt naast het verwarringsgevaar nog enkele gronden die mogelijk soelaas kunnen bieden (zie 13a lid 1 onder c en d BMW). Wel zal Philips in alle gevallen moeten aantonen dat de domeinnaam ook bij enkele registratie gebruikt wordt in het economisch verkeer. In de jurisprudentie is dit in een aantal gevallen aangenomen, zie bijv. Pres. Rb Arnhem 25 oktober 1999, IER 2000, p. 148, Computerrecht 2000, p. 53 (klm-alitalia.com). 13

14 domeinnaam philips.nl actief te koop aan zou bieden, omdat ook hierdoor geen verwarring zal ontstaan tussen de beide ondernemingen. Onjuist achten wij dan ook de uitspraak in de zaak at5.com, 69 waarin geoordeeld werd dat het te koop aanbieden van de domeinnamen at5.com en at5.net te beschouwen is als het gebruik (voeren) van de handelsnaam van AT5 BV, dat tevens geschikt is om het publiek in verwarring te brengen over de vraag of de bewuste domeinnamen al dan niet de handelsnaam van AT5 BV betreffen. Hiermee wordt het begrip verwarringsgevaar naar ons oordeel teveel opgerekt. In bepaalde omstandigheden zal de oudere handelsnaamhouder die geconfronteerd wordt met een registrant die nog geen website heeft, zich in kort geding wel kunnen beroepen op een dreigende handelsnaaminbreuk. 70 Wij verwijzen hiervoor naar onze eerdere opmerkingen op dit punt met betrekking tot het voeren van een handelsnaam. Conclusie Uit het vorenstaande is gebleken dat het handelsnaamrecht in domeinnaamgeschillen niet altijd de aandacht krijgt die het verdient, met name in de gevallen waarin er tevens merkenrechtelijke vorderingen zijn ingediend. Voor eisende partijen in kort geding kan het juist aantrekkelijk zijn om zich primair op het handelsnaamrecht te beroepen, omdat bij toewijzing van de vorderingen op die grondslag artikel 260 Rv niet van toepassing is en er dus geen bodemprocedure meer aanhangig hoeft te worden gemaakt. Voorts is gebleken dat Nederlandse rechters - indien zij wel expliciet ingaan op de handelsnaamrechtelijke vorderingen - tot nu toe niet consistent oordelen over de vraag wanneer een domeinnaam precies als handelsnaam gevoerd wordt en de vraag op welke wijze het verwarringsgevaar dient te worden getoetst. Ons inziens wordt zowel het voeren van een handelsnaam als het verwarringsgevaar nogal eens te snel aangenomen in domeinnaamgeschillen, met name in gevallen van domeinnaamkaping en enkele registratie van domeinnamen. De in de rechtspraak gehanteerde toetsingsmaatstaven met betrekking tot de vraag of de inhoud van een website moet worden meegewogen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar, te weten de concrete en de abstracte toetsing, achten wij beide te beperkt. Naar ons oordeel dient men de inhoud van de website niet buiten beschouwing te laten (zoals in de abstracte toetsing), maar moet men zich bij de beoordeling van het verwarringsgevaar ook niet beperken tot de inhoud van de website (zoals bij de concrete toetsing). De inhoud van de website én alle andere relevante omstandigheden van het geval dienen te worden meegewogen. Al met al menen wij dat bij een juiste toepassing van de wettelijke criteria, artikel 5 HNW in veel domeinnaamgeschillen niet met succes zal kunnen worden ingeroepen. In dit kader achten wij het dan ook onverstandig dat in de arbitrageregeling voor.nl domeinnamen van de SIDN uitsluitend een beroep op het merkenrecht en het 69 Pres. Rb. s-gravenhage 8 september 2000, Domjur , (at5.com). Zie ook Pres. Rb. Arnhem 13 oktober 2000, DomJur (Ahold-Namespace). 70 Zie Pres. Rb Dordrecht 13 september 2001, DomJur (ducap.nl). Zie bijvoorbeeld Pres. Rb Breda 2 maart 2000, DomJur (bpi.nl). 14

15 handelsnaamrecht wordt toegestaan en onrechtmatige daad als grondslag wordt uitgesloten. Hoewel het merkenrecht in domeinnaamgeschillen wat meer slagkracht lijkt te bieden dan het handelsnaamrecht, zal in veel gevallen een beroep op de aanvullende bescherming van artikel 6:162 BW nodig zijn. Het uitsluiten van die rechtsgrond zal derhalve afbreuk doen aan een effectieve bestrijding van domeinnaamkaping, een van de doelstellingen die ten grondslag ligt aan het opzetten van een arbitrageregeling. 71 Tenzij men natuurlijk artikel 5 HNW soepel en creatief gaat toepassen, waardoor de beschermingsomvang van dit artikel wordt opgerekt. Dit lijkt ons echter niet de juiste weg. 71 In dezelfde zin: A. Tsoutsanis, a.w., p. 239, die de toepassing van de criteria van de UDRPgeschillenregeling bepleit. 15