Due Diligence in de praktijk Intellectuele Eigendom. 20 oktober 2016

Transcriptie

1 Due Diligence in de praktijk Intellectuele Eigendom 20 oktober 2016

2 Inhoud 1. Inleiding IER 2. IER Due diligence Hoe verloopt het? 3. IER Due diligence Courante problemen? 4. Hoe omgaan met deze problemen? 5. Overzichtstabel 2

3 1. Inleiding IER = (1) de verzamelterm voor (2) een aantal beschermingsregimes die de begunstigde ervan (3) een tijdelijk monopolie toekennen voor (4) zijn creatieve activiteit of zijn investering Octrooirecht Technische oplossing Auteursrecht en de naburige rechten Werken van letterkunde en kunst Databankenrecht Data Merkenrecht Onderscheidende tekens Modellenrecht Vormgeving Kwekersrecht Planten Bedrijfsgeheimen (knowhow) 3

4 1. Inleiding IER IER verlenen bepaalde EXCLUSIEVE RECHTEN voor een bepaalde periode en een bepaald gebied BEPERKTE MONOPOLIES Regimes kunnen worden GECUMULEERD, indien voldaan is aan de diverse beschermingsvoorwaarden Tekeningen- & modellenrecht Merken Auteursrecht Octrooirecht Octrooirecht Tekeningen- & modellenrecht Merken Auteursrecht 4

5 1. Inleiding IER Deze exclusieve vermogensrechten zijn overdraagbaar: Toepassing Ruimte / Territorium Type van rechten (exclusiviteit, gebruiksrecht, licentie) Afgeleiden Exploitatievorm Verschillende types van overeenkomst: Overdracht (geheel of gedeeltelijk) Licentie Samenwerkings- en ontwikkelingsovereenkomsten 5

6 1. Inleiding IER Bijzonder geval Knowhow Geen omschrijving in de Belgische wet Confidentialiteit niet vermoed (>< in de NL) Art. 2 Richtlijn 2016/943 m.b.t. bedrijfsgeheim / art. 39 TRIPS-overeenkomst : Knowhow = IE-rechten indien geheim en indien commerciële waarde o Onrechtmatig >< rechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken van bedrijfsgeheimen + uitzondering o Verplichte omzetting door Lidstaten tegen 9 juni 2018! 6

7 1. Inleiding IER Zie casus : Het recept van de befaamde Lutos healthy bar met chiazaden wordt strikt geheim gehouden Hoe beschermen? Geen exclusieve rechten (>< andere IE rechten) Overeenkomsten (NDA) Oneerlijke Concurrentie Art BW Algemene burgerlijke aansprakelijkheid Hoe transfereren? Beperkte transfer (overdracht v. licentie) 7

8 2. IER Due diligence Hoe verloopt het? (A) Inleiding Toenemend belang van IER Nuttig IP onderzoek vereist: Voldoende informatie over transactie en betrokken onderneming(en) Duidelijke omlijning (van belang) van IP onderzoek Informeren van niet IP advocaten 8

9 2. IER Due diligence Hoe verloopt het? (B) Beschrijving van de transactie en de onderneming Informatie over structuur van transactie Definiëring van de te verkopen onderneming(en) Definiëring van de over te dragen activiteit(en) Informatie over structuur van onderneming Voorgeschiedenis en structuur van onderneming of groep van ondernemingen Activiteiten van onderneming Kerntechnologie van onderneming 9

10 2. IER Due diligence Hoe verloopt het? (C) Het onderzoek: hoe kom je aan de nodige informatie? Basisonderzoek (i) Vragenlijst: lijst met informatie en documentatie die men wenst te onderzoeken en beschikbaar worden gesteld in een dataroom, betreffende: Alle IER die onderneming bezit of gebruikt, incl. registratie-informatie IER-overeenkomsten met derde partijen Aanspraken of procedures i.v.m. IER? Schendingen of inbreuken i.v.m. IER? Policy en documentatie i.v.m. uitvindingen en creaties door werknemers / uitzendkrachten / interns / freelancers / (ii) Verificatie van deze informatie via publieke bronnen 10

11 2. IER Due diligence Hoe verloopt het? (i) Publieke bronnen: Online databanken Octrooien (Belgische octrooien) (Europese octrooien en internationale octrooien) (internationale octrooien) Merken (Benelux Bureau Intellectuele Eigendom, Benelux en Europese merken) Tekeningen en modellen (Benelux Bureau Intellectuele Eigendom, Benelux en Europese merken) (EUIPO, Europese en internationale merken) Domeinnamen (global domain name searches) (EUIPO, Europese en internationale merken) (internationale merken) 11

12 2. IER Due diligence Hoe verloopt het? Grondig onderzoek (i) Geldigheidsanalyse van IER (ii) Gesprekken met designers, wetenschappers, R&D departement, CTO binnen het bedrijf 12

13 2. IER Due diligence Hoe verloopt het? (i) IER Geldigheidsanalyse Geldigheidsvoorwaarden? Slaagkansen inbreuk- of ongeldigheidsprocedures? Stand van zaken registratieproces? (ii) Gesprekken met designers, wetenschappers, R&D departement, CTO binnen het bedrijf Informatie i.v.m. IP strategie van de onderneming Meer toelichting van personen verantwoordelijk voor IP beleid 13

14 3. IER Due diligence Courante problemen (A) Eigendom van de rechten Auteursrecht (incl. software) - Natuurlijke persoon (auteur) Octrooien - Natuurlijke persoon (uitvinder) Designs - Natuurlijke persoon (designer) Chips - Natuurlijke persoon (producent) Feitelijke eigenaar vs. juridische eigenaar? Mede-eigendom? Auteursrecht Octrooirecht Uitdrukkelijke overdracht? 14

15 3. IER Due diligence Courante problemen (i) Overdracht van werknemers, consultants en leveranciers naar de onderneming Clausules in arbeidsovereenkomsten of contracten vaak onduidelijk of onvolledig Probleempunten: Enkel uitvindingen en niet andere werken? Bijkomende vergoeding? Morele rechten? Vermelden van overdracht voor software rechten - enkel WN Casus: Een tiental jaar geleden werden verscheidene consultants ingeschakeld die op zelfstandige basis het bedrijf adviseren op het vlak van innovatie en onderzoek & ontwikkeling Op vraag van de consultants heeft Lutos enkele jaren geleden zwaar geïnvesteerd in innovatieve software programma s en vooruitstrevende processen 15

16 3. IER Due diligence Courante problemen 16

17 3. IER Due diligence Courante problemen (ii) Overdracht tussen ondernemingen, universiteiten, overheden R&D activiteiten gebruikelijk bij consortium van verschillende ondernemingen en onderzoeksinstellingen, universiteiten, overheden Vaak onvoldoende afspraken omtrent: Investering in Gebruik van Eigendom van Background IP en/of Foreground IP 17

18 3. IER Due diligence Courante problemen Samenwerking met universiteiten Art. IV.75 van de codificatie van 11 oktober 2013 van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs : Indien de prestaties kunnen leiden tot het nemen van octrooien, licenties of het vestigen van andere intellectuele rechten, moet reeds bij het afsluiten van het contract tussen de universiteit of hogeschool en opdrachtgever in een regeling worden voorzien die een billijke return verzekert voor de universiteit of hogeschool. Deze return kan niet alleen de vorm aannemen van een reële en billijke financiële vergoeding, maar ook van het gedeelde eigendomsrecht van de onderzoeksresultaten, zonder evenwel afbreuk te doen aan het geldende auteursrecht. Geen tegenhanger in Wallonië zie universiteitsreglement Casus: De R&D afdeling van Lutos is een van de beste in de sector. Lutos werkt op het vlak van onderzoek en ontwikkeling regelmatig samen met Belgische universiteiten. 18

19 3. IER Due diligence Courante problemen Samenwerking met overheden (tenders) Geen automatische overdracht aan overheid: Behoudens andersluidende bepaling; of Behoudens wanneer het voorwerp van de opdracht de creatie, de fabricage, of de ontwikkeling van tekeningen en modellen, alsook van emblemen omvat (+ recht om die te deponeren, te laten registreren en te laten beschermen) IER ontstaan, ontwikkeld of gebruikt bij de uitvoering van de opdracht kunnen niet tegen de aanbestedende overheid aangevoerd worden voor het gebruik van de resultaten van de opdracht 19

20 3. IER Due diligence Courante problemen (iii) Vormvereisten van overdracht Specifieke regels voor de verschillende intellectuele eigendomsrechten Vaak niet in acht genomen Octrooien: schriftelijk (nietigheid) + inschrijven in register van octrooien Merken en modellen: schriftelijk (nietigheid) + inschrijven in register Auteursrechten: o Voor elke exploitatiewijze: bepaling vergoeding + reikwijdte en duur overdracht o Verplichting het werk overeenkomstig de eerlijke beroepsgebruiken te exploiteren o Beperking m.b.t. toekomstige werken o NIET voor nog onbekende exploitatienormen (nietigheid) o /!\ Behalve indien ter voldoening aan de arbeidsovereenkomst/statuten/bestelling eenvoudiger regime + Software = let op, geen automatische overdracht indien gemaakt door consultants Casus: zwaar geïnvesteerd in innovatieve software programma s 20

21 3. IER Due diligence Courante problemen (B) Geldigheid Zijn de rechten nog steeds geldig? Merken, tekeningen & modellen en domeinnamen niet vernieuwd Geregistreerde intellectuele rechten vernietigd door beslissing rechtbank Nood aan vernieuwing registratie? Merken 10 jaar Domeinnamen, modellen 5 jaar Nood aan uitbreiding van de registratie? Casus: Intussen worden de koekjes van Lutos wereldwijd verkocht, van de hypermarkten in de VS tot de kleine buurtwinkel in Lillo. 21

22 4. Hoe omgaan met deze problemen? Hoe wordt met deze problemen omgegaan in de transactiedocumenten? Deal breakers: Ongeldige core IP asset Geen eigendom Registratie,... Voor signing Reorganiseren en updaten van intellectuele eigendomsportefeuille Valuation of IP" - gespecialiseerde assessors Prijscorrecties 22

23 4. Hoe omgaan met deze problemen? Voor closing (zaken die tijd vergen - typisch via CP) Eventueel aanpassen van arbeidsovereenkomsten en overeenkomsten met (belangrijkste) leveranciers Overdrachten van rechten Regeling van morele rechten Doorvoeren van registraties Eventueel aanpassen van o.m. (belangrijkste) R&D overeenkomsten Na closing: Indemnities/penalties 23

24 4. Hoe omgaan met deze problemen? Representations en warranties Intellectuele Eigendomsrechten 7.1. De Vennootschap is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten (octrooien, octrooiaanvragen, handels- en andere merken, handels- en andere namen, auteursrechten, al dan niet geregistreerde tekeningen en modellen, licenties, uitvindingen, goedkeuringen, knowhow (met inbegrip van bedrijfsgeheimen en andere niet gepatenteerde of niet patenteerbare gedeponeerde of confidentiële informatie, systemen of procedures), andere vergelijkbare rechten en gedeponeerde kennis of andere intellectuele of industriële eigendomsrechten) die zij op heden gebruikt (de Intellectuele Eigendomsrechten) en de bescherming van de Intellectuele Eigendomsrechten of het gebruiksrecht ervan zullen niet worden gewijzigd of beperkt door het afsluiten of de uitvoering van deze Overeenkomst De Vennootschap gebruikt geen of heeft geen Intellectuele Eigendomsrechten gebruikt in overtreding met of met inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van enige derde. De Vennootschap heeft geen claim ontvangen of kennis gekregen van enige mogelijke claim wegens inbreuk op Intellectuele Eigendomsrechten van een derde en er zijn, naar het best weten van de Verkopers, geen omstandigheden die aanleiding zouden kunnen geven tot dergelijke claim Er is geen claim hangende, of een schriftelijke dreiging van zulke claim, die de Verkopers hun eigendom, de rechtsgeldigheid of de afdwingbaarheid van de Octrooien betwist Alle belastingen, taksen en lasten met betrekking tot de Intellectuele Eigendomsrechten zijn steeds volledig en tijdig betaald. 24

25 5. Overzichtstabel Issue Risk Mogelijke oplossing Geen Analyse / Waardering van de bestaande IER Target is niet in het bezit van kritieke IER (octrooien, merken, ) - Onzekerheid over/aantasting van de waarde van het IP verminderen (pand, ) - IER geregistreerd/gebruikt door andere partijen (concurrenten, werknemers, ) - Target investeert substantieel, maar verwerft geen rechten op gecreëerde werken - Materiële beoordeling - Definitie van het IER toepassingsgebied (grondgebieden,...) - Herwaardering, repricing of herstructurering van de transactie Hernieuwing registratie of nieuwe registratieaanvraag (voor de closing) Overdracht van de intellectuele rechten Beoordeling en aanpassing van overeenkomsten Bescherming van bedrijfsgeheimen - Een concurrent komt in het bezit van knowhow Opnemen van vertrouwelijkheidsclausules Aanpassen van bedrijfsprocessen (toegang,,, Bestaande overeenkomsten beperken IER (Licentie, R&D, samenwerking, ) - Economisch verlies (exploitatie...) Beoordeling en aanpassing van overeenkomsten Target is onderdeel van (dreigende) IP infringement procedure - Economisch risico's (schadevergoedingen,...) - Verantwoordelijkheid - IER ongeldig verklaren - Identificatie van alle IPR-geschillen + risicoanalyse - Beoordeling van de IER beschermingsomvang - IER advocaten consulteren 25

26 Conclusie IP onderzoek Due Diligence nuttiger naarmate meer informatie Vaak nog beperkt tot basisonderzoek Niet IP advocaten onderschatten belang van IER 26

27 Bedankt S t i b b e. c o m 27