Keyword advertising: Geldend Europees recht en daaruit volgende systematiek

Transcriptie

1 346 bulletin industriële eigendom oktober 2010 Keyword advertising: Geldend Europees recht en daaruit volgende systematiek Martin Senftleben* Het zogenoemde keyword advertising roept de vraag op of merken door online adverteerders en zoekmachines in verband met gesponsorde zoekresultaten mogen worden gebruikt. 1 Het Europese Hof had in de zaken Google/Louis Vuitton et al., 2 Bergspechte 3 en Portakabin/Primakabin 4 de gelegenheid om de regels betreffende deze vorm van merkgebruik nader te bepalen. Verdere prejudiciële vragen zijn inmiddels op basis van deze arresten beslist. Een verdere uitspraak is nog op komst. 5 In de gewezen arresten komen de contouren van het geldende Europese recht duidelijk naar voren. Natuurlijke en gesponsorde zoekresultaten In de digitale omgeving is het gebruik van zoekmachines van groot belang voor adverteerders. Wie op internet niet makkelijk kan worden gevonden heeft nauwelijks de kans om zijn aanbod onder de aandacht van consumenten te brengen. Daarbij blijkt uit onderzoek dat 90% van de informatiezoekers niet verder kijkt dan de eerste drie bladzijden met resultaten, 62% de resultaten van de eerste pagina aanklikken en dat 36% ervan uitgaat dat de eerstgenoemde onder nemingen * Prof. dr. M.R.F. Senftleben is hoogleraar Intellectuele eigendom aan de Vrije Universiteit Amsterdam, Rechtsanwalt te Den Haag en redacteur van Bulletin Industriële Eigendom. 1 Moeilijke vragen kunnen voorts ontstaan ten aanzien van het gebruik van merken als metatags die de natuurlijke zoekresultaten van zoekmachines kunnen beïnvloeden. 2 HvJ EU 23 maart 2010, zaken C-236/08 tot en met C-238/08. (zie nr. 79, blz. 354 indit blad) Voor een bespreking van de daaraan voorafgaande discussie in Frankrijk zie C. Well-Szönyi, Adwords: Die Kontroverse um die Zulässigkeit der Verwendung fremder Marken als Schlüsselwort in der französischen Rechtsprechung, GRUR International 2009, HvJ EU 25 maart 2010, zaak C-278/08. Vgl. Oberster Gerichtshof 20 mei 2008, zaak 17 Ob 3/08b, GRUR International 2009, HvJ EU 8 juli 2010, zaak C-558/08.(zie nr. 80, blz.363 in dit blad) 5 Zie de beschikking HvJ EU 26 maart 2010, zaak C-91/09, Eis.de/ Bananabay. Vgl. Bundesgerichtshof 22 januari 2009, zaak I ZR 125/07, Juristenzeitung 2009, 856. Zie verder High Court (Chancery Division), [2009] EWHC 1094 (Ch), 384, verzoek van 12 augustus 2009, zaak C-324/09, L Oréal/eBay. Een overzicht van de problematiek en de gestelde vragen geven A. Ohly, Keyword-Advertising auf dem Weg van Karlsruhe nach Luxem - burg, GRUR 2009, 709; R. Knaak, Keyword Advertising Das aktuelle Key-Thema des Europäischen Markenrechts, GRUR International 2009, 551.

2 oktober 2010 bulletin industriële eigendom 347 in de zoekresultaten de belangrijkste en meest toonaangevende bedrijven zijn op hun ge bied. 6 Het is dus niet voldoende om door een zoekmachine te worden gevonden. Online adverteerders dienen veeleer ervoor te zorgen dat hun reclame boven aan de lijst met zoekresultaten komt te staan. In dit verband bestaan in beginsel twee mogelijkheden. Aan de ene kant kunnen de houders van een website proberen om de natuurlijke resultaten van een online search te beïnvloeden. Hiervoor dienen bij het programmeren van een website keywords te worden opgenomen die de inhoud van de website aanduiden en door zoekrobots opgespoord kunnen worden. 7 Zoekmachines gebruiken deze metatags om de relevantie van de website voor een bepaalde zoekopdracht vast te stellen. Het concrete zoekresultaat blijft echter afhankelijk van de algemene, door de zoekmachine gehanteerde indexeringscriteria. Deze criteria worden geheim gehouden en verschillen van zoekmachine tot zoekmachine. Het gebruik van metatags biedt daarom niet de mogelijkheid om direct invloed uit te oefenen op de volgorde van de getoonde zoekresultaten. Aan de andere kant bieden zoekmachines specifieke advertentiediensten aan die het mogelijk maken om reclame aan bepaalde zoekwoorden te koppelen. In dit geval garandeert de zoekmachinedienst het tonen van de gewenste reclame zodra de gebruiker een door de adverteerder geselecteerde zoekterm opgeeft. De reclame verschijnt vervolgens meestal in een bijzondere rubriek naast de natuurlijke zoekresultaten. Mochten meerdere adverteerders hetzelfde trefwoord hebben gekozen, dan is de volgorde van de gesponsorde advertenties afhankelijk van het bedrag dat de adverteerder voor het tonen van de reclame heeft aangeboden. Wie het meest betaalt, komt bovenaan de lijst met gesponsorde zoekresultaten te staan. 8 Het probleem De twee geschetste vormen van keyword advertising het beïnvloeden van natuurlijke zoekresultaten en het betalen van advertentielinks kunnen tot conflicten met merkrechten leiden. Mocht de adverteerder in plaats van eigen onderscheidingstekens of beschrijvende trefwoorden het merk van een concurrent als metatag of gesponsord trefwoord selecteren, dan rijst de vraag of het gebruik van andermans merk als een inbreukmakende handeling valt te beschouwen. De adverteerder gebruikt immers het merk als een middel om de gebruikers van zoekmachines op zijn waren en diensten te attenderen. 6 Zie A. van der Beek, Zoekmachines, een tour d horizon van mogelijke mededingingsrechtelijke aspecten, Computerrecht 2008, 27 (32). 7 Aan een website gekoppelde metatags kunnen zichtbaar worden gemaakt door op een webpagina de rechte muisknop te drukken. 8 In het geval van de door Google aangeboden advertentiedienst AdWords is de adverteerder bijvoorbeeld een vergoeding per klik op de advertentielink verschuldigd. Bij het aangaan van de overeenkomst met Google dient de adverteerder de maximale prijs per klik op te geven die zij bereid is te betalen. Focus op gesponsorde zoekresultaten Alle bovengenoemde arresten betreffen de commerciële advertentiedienst AdWords die door Google wordt aangeboden. 9 AdWords biedt adverteerders de mogelijkheid om een aantal zoekwoorden te selecteren en vervolgens te koppelen aan een korte reclameboodschap en een link naar de website van de adverteerder. Een dergelijke advertentie verschijnt bij Google in een afgescheiden, geel gemarkeerde rubriek gesponsorde links die boven of rechts van de natuurlijke zoekresultaten wordt weergegeven. Aanleiding voor de Franse zaak Google/Louis Vuitton et al. was onder meer 10 het gebruik van de bekende merken Vuitton, Louis Vuitton en LV voor advertentielinks die betrekking hadden op namaakversies van de prestigieuze producten. Louis Vuitton vond het met name onredelijk dat Google adverteerders de mogelijkheid bood om haar merken te combineren met woorden die op imitatie duiden, zoals namaak en kopie. 11 In Bergspechte ging het om het gebruik van de merkbestanddelen Edi Koblmüller en BergSpechte door een concurrent die net zoals de houder van het Oostenrijkse merk outdoor-reizen organiseert. 12 De Nederlandse zaak Portakabin/Primakabin betrof naast het merk Portakabin de varianten portacabin, portokabin en portocabin. Voorts voerde Primakabin verweer door een beroep te doen op beperkingen van het merkenrecht en uitputting. 13 Het Europese Hof had dus gelegenheid om diverse aspecten van het merkenrecht merkgebruik, inbreukcriteria, bescherming van bekende merken en beperkingen onder de loep te nemen. Aangezien de zaken uitsluitend betrekking hadden op Google AdWords heeft het Hof echter alleen de regels voor betaalde advertentielinks kunnen verduidelijken. Het beïnvloeden van natuurlijke zoekresultaten door metatags is op Europees niveau nog niet aan de orde geweest. In de zaken Bergspechte en Portakabin/Primakabin hebben de verwijzende rechters wel de vraag gesteld of het bij de beoordeling van keyword advertising een rol zou spelen of de reclame in de lijst van natuurlijke zoekresultaten dan wel in een afgescheiden advertentieveld verschijnt. 14 Een antwoord op deze vraag zou naast criteria voor de beoordeling van gesponsorde reclame mogelijkerwijs houvast hebben geboden voor de 9 Hetzelfde geldt voor de boven vermelde zaken waarin de Duitse en Engelse rechter prejudiciële vragen heeft gesteld die tot nu toe nog niet door het Europese Hof zijn beantwoord. 10 De verdere zaken die het HvJ EU samen met de Louis Vuitton zaak (C-236/08) heeft onderzocht hadden betrekking op de Viaticum merken Bourse des Vols, Bourse des Voyages en BDV (zaak C-237/08) en voorts op het Thonet merk Eurochallenges (C-238/08). Zie HvJ EU, Google/Louis Vuitton et al., supra noot 2, punten 33 en Zie HvJ EG, ibid., punt Zie HvJ EU, Bergspechte, supra noot 3, punten Zie HvJ EU, Portakabin/Primakabin, supra noot 4, punten Zie HvJ EU, Bergspechte, supra noot 3, punt 15 (prejudiciële vraag 2a); HvJ EU, Portakabin/Primakabin, supra noot 4, punt 21 (prejudiciële vraag 1b).

3 348 bulletin industriële eigendom oktober 2010 beoordeling van het gebruik van merken als metatags. Aangezien de gesponsorde reclame bij Google AdWords in een afgescheiden veld naast de natuurlijke zoekresultaten verschijnt, zag het Europese Hof echter geen aanleiding om in te gaan op de bredere, door de Oostenrijkse en Nederlandse rechter gestelde vraag. 15 Gebruik in het economisch verkeer Van gebruik in het economisch verkeer is volgens het Europese Hof sprake zodra het aan het merk gelijke teken wordt gebruikt in het kader van een handelsactiviteit, waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd, en niet in de particuliere sfeer. 16 Deze formule leidt in Google/Louis Vuitton et al. tot de conclusie dat het kiezen van andermans merk als trefwoord voor de eigen reclame, merkenrechtelijk relevant gebruik in het economisch verkeer oplevert. Het verlenen van een dienst die deze keuze mogelijk maakt valt daartegenover niet als gebruik in het economisch verkeer te beschouwen. Slechts in het geval van de adverteerder is dus voldaan aan het basisvereiste van gebruik in het economisch verkeer. 17 De zoekmachine die een advertentiedienst zoals AdWords ter beschikking stelt maakt daarentegen niet zelf gebruik van het conflicterende teken en valt daarom buiten het directe toepassingsgebied van de in art. 5 leden 1 en 2 Merkenrichtlijn verleende merkrechten. 18 Twijfels aan deze redenering zouden kunnen ontstaan omdat de advertentiediensten van zoekmachines commercieel van aard zijn en uiteraard worden aangeboden om winst te maken. Het gaat zelfs om een centrale bron van inkomsten. 19 In zoverre verwijst het Hof echter terecht naar de vrijwaringsbepalingen onder meer voor hosting van de Richtlijn elektronische handel. 20 Het enkele oprichten van een online platform waarop naast andere trefwoorden ook merkenrechtelijk problematische tekens gebruikt kunnen worden, levert als zodanig geen gebruik van deze tekens in het economisch 15 Zie HvJ EU, Bergspechte, supra noot 3, punten 42-43; HvJ EU, Portakabin/Primakabin, supra noot 4, punt 38. Ten aanzien van mogelijke verschillen in de beoordeling van gesponsorde zoekwoorden enerzijds en metatags anderzijds zie G. Engels, Keyword Advertising Zwischen beschreibender, unsichtbarer und missbräuchlicher Verwendung, Markenrecht 2009, 289; O. Sosnitza, Adwords = Metatags? Zur marken- und wettbewerbsrechtlichen Zulässigkeit des Keyword Advertising über Suchmaschinen, Markenrecht 2009, 35; Ch. Gielen, Van adwords en metatags, in: N.A.N.M. van Eijk et al. (eds.), Dommeringbundel, Amsterdam: Cramwinckel 2008, 101; O. van Daalen/A. Groen, Beïnvloeding van zoekresultaten en gesponsorde koppelingen. De juridische kwalificatie van onzichtbaar merkgebruik, BMM Bulletin 2006, Zie HvJ EG, Google/Louis Vuitton et al., supra noot 2, punt 50. Deze formule heeft het Hof reeds in eerdere uitspraken ontwikkeld. Zie bijvoorbeeld HvJ EG 12 november 2002, zaak C-206/01, Arsenal/Reed, punt Zie HvJ EU, Google/Louis Vuitton, supra noot 2, punt 51; HvJ EU, Portakabin/Primakabin, supra noot 4, punt Zie HvJ EU, Google/Louis Vuitton et al., supra noot 2, punten en Zie Ohly, supra noot 5, Zie artt. 12 tot 15 van Richtlijn 2000/31 en HvJ EU, ibid., punten 57, 107 en 109. verkeer op. Een andere conclusie zou een einde maken aan het aanbod van hostingdiensten op internet. Merkgebruik Het begrip merkgebruik wordt door het Europese Hof traditioneel ruim uitgelegd. 21 Merkgebruik gebruik van een teken ter onderscheiding van waren of diensten markeert de scheidslijn tussen de in art. 5 leden 1 en 2 Merkenrichtlijn verleende geharmoniseerde merkrechten (art lid 1 sub a, b en c BVIE) en de volgens art. 5 lid 5 Merkenrichtlijn niet geharmoniseerde nationale bepalingen betreffende bescherming tegen het gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten (art lid 1 sub d BVIE). Mocht een uniform antwoord op een merkenrechtelijk probleem voor de gehele Unie nodig zijn, dan dient het Hof het begrip merkgebruik dus ruim op te vatten. Anders zou het probleem niet in het licht van het geharmoniseerde art. 5 leden 1 en 2 kunnen worden beoordeeld. In BMW/Deenik heeft het Europese Hof onder deze omstandigheden refererend merkgebruik als gebruik ter onderscheiding van waren of diensten bestempeld. 22 In O2/Hutchison kwam het Hof voorts tot de conclusie dat gebruik van andermans merk in vergelijkende reclame gebruik van dat merk voor de waren en diensten van de adverteerder zelf oplevert. 23 Tegen deze achtergrond is het niet verbazingwekkend dat het Hof ook ten opzichte van het gebruik van andermans merk als zoekwoord voor online reclame oordeelt dat sprake is van merkgebruik in de zin van art. 5 leden 1 en 2 Merkenrichtlijn. 24 Opmerkelijk is in dit verband echter dat het Hof in Google/Louis Vuitton et al. een formule gebruikt die wellicht als algemene definitie van het geldende begrip merkgebruik kan worden opgevat: Zoals het Hof reeds heeft geoordeeld, is dat immers hoe dan ook het geval wanneer de derde het aan het merk gelijke teken op zodanige wijze gebruikt, dat een verband ontstaat tussen dit teken en de waren die hij in de handel brengt of de diensten die hij verricht. 25 Voor merkgebruik is dus niet vereist dat een marktdeelnemer het merk van een concurrent direct als onderscheidingsteken voor de eigen waren of diensten gebruikt. Het is veeleer voldoende dat een verband ontstaat met deze waren of diensten. Op basis van dit flexibele concept heeft het Europese Hof geen moeite om het gebruik van andermans merk in verband met gesponsorde zoekresultaten als merkgebruik in de zin van art. 5 leden 1 en 2 te kwalificeren. Het hiervoor vereiste verband met de producten van de adverteerder ontstaat in het geval van AdWords door het gebruik 21 Een uitvoerige bespreking van deze problematiek levert A. Kur, Confusion Over Use? Die Benutzung als Marke im Lichte der EuGH-Rechtsprechung, GRUR International 2008, Zie HvJ EG 23 februari 1999, zaak C-63/97, punt Zie HvJ EG 12 juni 2008, zaak C-533/06, punt Zie HvJ EU, Google/Louis Vuitton et al., punten 69 en Zie HvJ EU, ibid., punt 72.

4 oktober 2010 bulletin industriële eigendom 349 van het merk als trefwoord voor de productreclame. In Portakabin/Primakabin voegt het Hof hieraan toe dat juist sprake is van merkgebruik wanneer de adverteerder niet alleen van de merkhouder afkomstige waren aanbiedt maar daarnaast ook alternatieven, zoals eigen producten of producten van concurrenten. 26 De weg voor een Europees antwoord op keyword advertising is dus geëffend. Voor de Benelux-praktijk betekent dit dat het gebruik van merken als zoekwoorden in het kader van commerciële advertentiediensten getoetst dient te worden aan art lid 1 sub a, b en c BVIE. Art lid 1 sub d betreft alleen het Europees niet geharmoniseerde gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten en is dus slechts van toepassing in gevallen waarin het Europese Hof tot de slotsom komt dat van merkgebruik in de zin van art. 5 leden 1 en 2 Merkenrichtlijn geen sprake is. 27 Identieke tekens, identieke waren of diensten Het gebruik van identieke tekens voor identieke waren of diensten speelt een centrale rol in de tot nu toe gewezen arresten van het Europese Hof. Adverteerders die het merk van een concurrent als trefwoord voor hun reclame willen gebruiken zullen meestal een teken kiezen dat gelijk is aan het merk. In Bergspechte en Portakabin/Primakabin heeft het Hof bovendien duidelijk gemaakt dat merk en teken reeds dan als gelijk kunnen gelden wanneer het teken in zijn geheel beschouwd verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen. 28 Ook in het geval van kleine verschrijvingen, zoals de varianten portacabin, portokabin en portocabin, dient dus rekening te worden gehouden met de regels betreffende tekens die gelijk zijn aan een beschermd merk. De beoordeling van de concrete afwijkingen laat het Europese Hof uiteraard aan de nationale rechter over. In het geval van zowel identieke tekens alsook identieke waren of diensten volgen de toepasselijke inbreukcriteria uit art. 5 lid 1 sub a Merkenrichtlijn (art lid 1 sub a BVIE). Deze bepaling vereist volgens de rechtspraak van het Europese Hof dat afbreuk wordt gedaan aan één van de beschermde functies van het merk. In L Oréal/Bellure heeft het Hof het toepassingsgebied van art. 5 lid 1 sub a aanzienlijk vergroot door te oordelen dat de bepaling niet alleen de traditionele herkomstfunctie van het merk maar tevens de kwaliteitsfunctie, de communicatiefunctie, de investeringsfunctie en de reclamefunctie beoogt te beschermen Zie HvJ EU, Portakabin/Primakabin, supra noot 4, punt Vgl. D.J.G. Visser, Noot bij HvJ EU 23 maart 2010, (zaken C-236/08 t/m C-238/08), Google France, B9 8696, 1 (1). In het verleden heeft de onzekerheid betreffende de toepasselijkheid van art lid 1 sub a BVIE deels tot gebruik van sub a, deels tot gebruik van sub d, geleid. Zie het overzicht dat AG Verkade geeft in zijn conclusie in HR 12 december 2008, Portakabin/ Primakabin, IER 2009, 34, onder 5.C. 28 Zie HvJ EU, Bergspechte, supra noot 3, punt 25; HvJ EU, Portakabin/Primakabin, supra noot 4, punt Zie HvJ EG 18 juni 2009, zaak 487/07, punt 58. Deze rechtspraak lijkt diverse aanknopingspunten te bieden om afbreuk aan een beschermde merkfunctie aannemelijk te maken. De traditionele herkomstfunctie leidt tot de vraag of de adverteerder verwarring sticht. De communicatiefunctie roept de vraag op of de adverteerder de communicatie stoort die via het merk tussen de merkhouder en de consument plaatsvindt. 30 In het licht van de investeringsfunctie zou het kiezen van andermans merk als zoekwoord voor de eigen reclame mogelijkerwijs beschouwd kunnen worden als een aantasting van het merkimago dat de merkhouder door investeringen heeft gecreëerd. De bescherming van de reclamefunctie kan aanleiding zijn om de vraag te onderzoeken of de wervingskracht van het merk wordt verminderd. 31 De arresten van het Hof laten echter zien dat de Europese rechter in het geval van keyword advertising terughoudend omgaat met de nieuwe, in L Oréal/Bellure erkende merkfuncties. De communicatiefunctie en de investeringsfunctie stelt het Hof niet eens aan de orde. 32 Van afbreuk aan de reclamefunctie is volgens het Hof geen sprake omdat de homepage van de merkhouder gewoonlijk als een van de eerste natuurlijke zoekresultaten zal verschijnen: Door deze, overigens gratis, weergave is verzekerd dat de waren of diensten van de merkhouder zichtbaar zijn voor de internetgebruiker, ongeacht of deze houder er al dan niet in slaagt om ervoor te zorgen dat ook een advertentie in het veld gesponsorde links, ergens bovenaan, wordt getoond. 33 Het Hof achtte in dit verband ook irrelevant het feit dat de merkhouder een hogere prijs voor zijn eigen gesponsorde advertentielinks zou moeten betalen indien hij alsnog ervoor zou willen zorgen dat zijn reclame ondanks het gebruik van zijn merk als trefwoord door concurrenten boven aan de lijst met gesponsorde zoekresultaten komt te staan. 34 Bescherming van de reclamefunctie in de zin van art. 5 lid 1 sub a betekent dus in feite dat de merkhouder met een (door het Hof veronderstelde) prominente positie binnen de natuurlijke zoekresultaten tevreden moet zijn. Tegen de achtergrond van het arrest L Oréal/Bellure zou deze rechtspraak voor merkhouders teleurstellend kunnen zijn. Vanuit systematisch oogpunt was de erkenning van verdere functies naast de traditionele herkomstfunctie in het kader van art. 5 lid 1 sub a Merkenrichtlijn echter vanaf het begin een vergissing. In het 30 Zie M.R.F. Senftleben, The Trademark Tower of Babel Dilution Concepts in International, US and EC Trademark Law, IIC 40 (2009), 45 (46-50). 31 Het Hof beschouwt het merk in dit verband als een element ter bevordering van de verkoop of als handelsstrategisch instrument. Zie HvJ EU, Google/Louis Vuitton et al., supra noot 2, punt 92. Vgl. M. Schubert/S. Ott, AdWords Schutz für die Werbefunktion einer Marke?, Markenrecht 2009, Zie samenvattend HvJ EU, Portakabin/Primakabin, supra noot 4, punt Zie HvJ EU, ibid., punt Zie HvJ EU, ibid., punten

5 350 bulletin industriële eigendom oktober 2010 algemeen zullen slechts bekende merken over een beschermingswaardige communicatie-, investerings- en reclamefunctie beschikken. Het is daarom consistent om met deze merkfuncties alleen in het kader van het specifiek hiervoor ontworpen art. 5 lid 2 Merkenrichtlijn (art lid 1 sub c BVIE) rekening te houden. Art. 5 lid 2 biedt in het bijzonder de mogelijkheid om de ruime bescherming van bekende merken middels het geldige reden verweer terug te brengen naar redelijke proporties. Door de communicatie-, investerings- en reclamefunctie tevens op basis van art. 5 lid 1 sub a te willen beschermen heeft het Europese Hof dit centrale balansinstrument in L Oréal/Bellure buiten spel gezet. Deze ontwikkeling kan zeer nadelige gevolgen hebben vooral voor de artistieke en commerciële vrijheid van meningsuiting. 35 Om deze reden is het gerechtvaardigd dat het Hof voorbijgaat aan de communicatie- en investeringsfunctie, en de reclamefunctie door een verwijzing naar de natuurlijke zoekresultaten marginaliseert. Het zou zelfs wenselijk zijn om deze functies in het kader van art. 5 lid 1 sub a in het algemeen te negeren. Des te meer aandacht verdient de traditionele herkomstfunctie. In dit opzicht oordeelt het Hof dat afbreuk aan de herkomstfunctie wordt gedaan wanneer de advertentie het voor de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde. 36 Aan dit vereiste is niet alleen voldaan wanneer de adverteerder de indruk wekt dat een economische band bestaat met de merkhouder. Van afbreuk aan de herkomstfunctie is veeleer tevens sprake wanneer de advertentie zo vaag blijft over de herkomst van de betrokken waren of diensten dat de gebruiker van de zoekmachine op basis van de advertentielink en de reclameboodschap niet kan weten of de adverteerder en de merkhouder economisch met elkaar verbonden ondernemingen zijn. 37 De adverteerder heeft dus de verplichting om duidelijkheid te creëren betreffende de oorsprong van de aangeboden waren of diensten. Mocht de adverteerder geen band hebben met de merkhouder, dan mag hij het bestaan van een band ook niet in het midden laten. Hij dient door de inhoud van de reclameboodschap ervoor te zorgen dat geen onzekerheid ontstaat betreffende zijn relatie met de merkhouder. Het Europese Hof hanteert dus wellicht ter compensatie voor de marginalisering van de overige, nieuwe functies een ruim begrip van afbreuk aan de herkomstfunctie. 35 Zie M.R.F. Senftleben, Overprotection and Protection Overlaps in Intellectual Property Law the Need for Horizontal Fair Use Defences, in: A. Kur (ed.), Horizontal Issues in Intellectual Property Law, Uncovering the Matrix, ATRIP Conference 2009, Cheltenham: Edward Elgar Publishing 2010, online available at Zie HvJ EU, ibid., punt Zie HvJ EU, ibid., punten Dit ruime begrip wordt begrijpelijk in het licht van het aan art. 5 lid 1 sub a Merkenrichtlijn ten grondslag liggende concept. Wanneer een identiek teken voor identieke waren of diensten wordt gebruikt ligt merkinbreuk meestal voor de hand. Identiteit van tekens en producten is bijvoorbeeld kenmerkend voor klassieke gevallen van counterfeiting. Op internationaal niveau is om deze reden erkend dat in gevallen van double identity verwarringsgevaar kan worden verondersteld. 38 Degene die een identiek teken gebruikt voor dezelfde waren of diensten heeft dus in beginsel de schijn van merkinbreuk tegen zich. Onder deze omstandigheden eist het Europese Hof terecht dat de adverteerder actief ervoor moet zorgen dat de consument makkelijk kan vaststellen of een AdWord afkomstig is van de merkhouder of van een andere marktdeelnemer. Samenvattend is bij de beoordeling van gesponsorde advertentielinks op basis van art. 5 lid 1 sub a Merkenrichtlijn dus de vraag beslissend of afbreuk wordt gedaan aan de herkomstfunctie van het merk. Hiervan is reeds sprake wanneer de advertentie zo vaag blijft dat de gebruiker van een zoekmachine niet zeker kan weten of de adverteerder en de merkhouder met elkaar samenwerken. Overeenstemmende tekens, identieke waren of diensten Mochten de verschillen tussen het merk en het door de adverteerder geselecteerde zoekwoord te groot zijn om van identieke tekens te kunnen spreken, dan rijst de vraag hoe gesponsorde advertentielinks op basis van art. 5 lid 1 sub b Merkenrichtlijn (art lid 1 sub b BVIE) te beoordelen zijn. In dit opzicht ontstaat een overzichtelijke situatie door de beperking van het toetsingskader van art. 5 lid 1 sub a Merkenrichtlijn tot de herkomstfunctie: Dezelfde maatstaf die het Hof onder sub a voor het vaststellen van afbreuk aan de herkomstfunctie heeft ontwikkeld, dient tevens onder sub b te worden gehanteerd om de vraag te beantwoorden of sprake is van verwarringsgevaar. Een te vaag blijvende advertentie leidt dus naast afbreuk aan de herkomstfunctie in de zin van sub a tevens tot verwarringsgevaar in de zin van sub b. 39 Ook deze redenering van het Hof is vanuit systematisch perspectief opmerkelijk. Tussen de aantasting van de herkomstfunctie en het criterium van verwarringsgevaar bestaat uiteraard een directe verbinding. Indien sprake is van verwarringsgevaar ligt ook afbreuk aan de herkomstfunctie voor de hand. 40 Desalniettemin is het verbazingwekkend dat het Hof ten aanzien van gesponsorde zoekresultaten de inbreukcriteria van art. 5 lid 1 sub a en sub b Merkenrichtlijn over 38 Zie de tweede zin van art. 16 lid 1 TRIPS: In case of the use of an identical sign for identical goods or services, a likelihood of confusion shall be presumed. 39 Zie HvJ EU, Bergspechte, supra noot 3, punten en 36; HvJ EU, Portakabin/Primakabin, supra noot 4, punten en Zie in die zin HvJ EG 18 juni 2009, zaak C-487/07, L Oréal/ Bellure, punt 59.

6 oktober 2010 bulletin industriële eigendom 351 één kam wil scheren. Zoals boven benadrukt is voor sub a constituerend dat zowel de tekens alsook de waren en diensten identiek zijn. Deze bijzondere situatie ( double identity ) impliceert merkinbreuk. Daarom is het begrijpelijk dat het Hof van de adverteerder verwacht dat hij actief maatregelen neemt om zijn relatie met de merkhouder voor de consument inzichtelijk te maken. In het geval van sub b is echter juist geen sprake van double identity. Merkinbreuk ligt in mindere mate voor de hand. Verwarringsgevaar kan niet zonder meer worden verondersteld. Tegen deze achtergrond rijst de vraag of in het geval van art. 5 lid 1 sub b Merkenrichtlijn daadwerkelijk dezelfde maatstaf kan worden gehanteerd die op gevallen onder sub a van toepassing is. Volgens het Europese Hof is van verwarringsgevaar sprake wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. 41 Op basis van deze definitie zou het eigenlijk voldoende moeten zijn dat de adverteerder in gevallen van slechts overeenstemmende tekens niet de indruk wekt dat een economische band met de merkhouder bestaat. Het aanvullende vereiste dat de adverteerder vaagheid dient te voorkomen is vanuit systematisch oogpunt in vergelijking met sub a moeilijk te rechtvaardigen. Tussen sub a en sub b zou eigenlijk een nuancering in die zin moeten bestaan dat afbreuk aan de herkomstfunctie onder sub a sneller kan worden aangenomen dan verwarringsgevaar onder sub b. De beperking van het criterium van vaagheid tot gevallen van identieke tekens en identieke waren of diensten zou voor de nodige nuancering kunnen zorgen. Bekende merken Met betrekking tot de bescherming van bekende merken leveren de AdWords arresten van het Europese Hof geen nieuwe inzichten. Het Hof bevestigt de in L Oréal/ Bellure ontwikkelde kielzogformule. Van ongerechtvaardigd voordeel trekken in de zin van art. 5 lid 2 Merkenrichtlijn (art lid 1 sub c BVIE) is dientengevolge sprake wanneer een derde door het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een bekend merk, in het kielzog van dit merk probeert te varen om van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige ervan te profiteren alsmede om zonder enige financiële vergoeding en zonder daarvoor passende inspanningen te moeten leveren, voordeel te halen uit de commerciële inspanning die de houder van het merk heeft gedaan om het imago van dat merk te creëren en te onderhouden In die zin bijvoorbeeld reeds HvJ EG 22 juni 1999, zaak C-342/97, Lloyd s/loints, punt Zie HvJ EG 18 juni 2009, zaak C-487/07, L Oréal/Bellure, punt 49, enerzijds en HvJ EU, Google/Louis Vuitton et al., supra noot 2, punt 102, anderzijds. In het geval van het gebruik van een bekend merk als zoekwoord voor een gesponsorde advertentielink is het dus oppassen geblazen. Op basis van de ruime kielzogformule ( in het kielzog probeert te varen ) kan snel sprake zijn van inbreukmakend gebruik. De adverteerder dient dus vooraf te onderzoeken of hij verweer kan voeren op basis van een geldige reden in de zin van art. 5 lid 2 Merkenrichtlijn. Hiervoor komt vooral een beroep op de bepalingen betreffende geoorloofde vergelijkende reclame in aanmerking. 43 De ruimere beschermingsomvang voor bekende merken berust vooral op een belangrijk verschil in het perspectief dat voor de beoordeling van merkinbreuk dient te worden ingenomen. In het geval van art. 5 lid 1 sub a en b Merkenrichtlijn (art lid 1 sub a en b BVIE) staat de vraag centraal of de adverteerder afbreuk doet aan het merk. Dit kan het gevolg zijn van afbreuk aan één van de functies van het merk (sub a) of het stichten van verwarring (sub b). Voor art. 5 lid 1 sub a en b is het echter niet voldoende dat de adverteerder voordeel haalt uit het merk. In het kader van sub a heeft het dus weinig zin om het argument aan te voeren dat de adverteerder beoogt mee te liften op het prestigieuze imago dat de merkhouder door investeringen in het merk heeft weten te creëren. Uit dit argument zou weliswaar kunnen worden afgeleid dat sprake is van voordeel halen uit de investerings- of reclamefunctie van het merk. Dit betoog is voor een beroep op sub a echter niet voldoende. Voordeel halen doet niet tevens afbreuk aan de investerings- of reclamefunctie. Dit zou mogelijkerwijs kunnen verklaren waarom het Europese Hof de investeringsfunctie in het kader van sub a tot nu toe buiten beschouwing heeft gelaten en een aantasting van de reclamefunctie met een verwijzing naar de natuurlijke zoekresultaten heeft afgewezen. Art. 5 lid 2 Merkenrichtlijn (art lid 1 sub c BVIE) impliceert daartegenover een ruimere benadering. Niet alleen afbreuk doen aan het merk maar ook voordeel halen uit het merk is voldoende om inbreuk op een bekend merk te kunnen constateren. Dit ruimer perspectief bevestigt het Hof door de verwijzing naar de kielzogformule. Het argument dat de adverteerder beoogt mee te liften op het prestigieuze imago van het merk is dus anders dan in het kader van art. 5 lid 1 Merkenrichtlijn in verband met art. 5 lid 2 wel relevant. Het verschil tussen de scope van art. 5 lid 1 sub a en b Merkenrichtlijn (alleen afbreuk relevant) en de reikwijdte van art. 5 lid 2 (naast afbreuk ook voordeel relevant) is een belangrijke nuancering binnen het systeem van de Europese inbreukcriteria. 44 Slechts het bijzondere onderscheidende vermogen en de bijzondere reputatie van bekende merken rechtvaardigen de cumu- 43 Zie over de maatstaf voor de beoordeling van de geoorloofdheid van vergelijkende reclame HvJ EG 18 juni 2009, zaak C-487/07, L Oréal/Bellure, punten Zie in die zin ook Ohly, supra noot 5, 712.

7 352 bulletin industriële eigendom oktober 2010 latieve bescherming tegen afbreuk doen en voordeel halen op basis van art. 5 lid 2. In het geval van gewone merken ontbreekt de nodige goodwill om van voordeel halen te kunnen spreken. Om deze reden is het consistent dat de algemene, alle merken betreffende bepalingen van art. 5 lid 1 Merkenrichtlijn slechts in gevallen van afbreuk doen worden toegepast. Beperkingen en loyaliteitsverplichting In Portakabin/Primakabin maakt het Europese Hof duidelijk dat de adverteerder die het merk van een concurrent als trefwoord voor gesponsorde zoekresultaten gebruikt zich meestal niet op de beperkingen van het merkenrecht ten gunste van het gebruik van beschrijvende benamingen en de aanduiding van de bestemming van een product of dienst zal kunnen beroepen (art. 6 lid 1 sub b en c Merkenrichtlijn). 45 Een wederverkoper mag echter, zoals reeds beslist in Dior/Evora, 46 het merk gebruiken om de verdere verhandeling van door de merkhouder in de handel gebrachte waren onder de aandacht van het publiek te brengen (art. 7 Merkenrichtlijn). 47 Het centrale punt in Portakabin/Primakabin is echter de met deze beperkingen gepaard gaande loyaliteitsverplichting. In beide gevallen de beperkingen in eigenlijke zin (art. 6 Merkenrichtlijn) en uitputting (art. 7 Merkenrichtlijn) gaat het Hof ervan uit dat de adverteerder in het algemeen niet aan zijn loyaliteitsverplichting zal voldoen. Immers, de vraag of de adverteerder zich op een beperking kan beroepen rijst pas nadat vaststaat dat sprake is van een inbreukmakende handeling. Zoals boven besproken is hiervoor in de gevallen van art. 5 lid 1 Merkenrichtlijn vereist dat de adverteerder een economische band met de merkhouder suggereert. Een dergelijke advertentie is volgens het Hof echter in strijd met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel, en sluit derhalve als gevolg van ontbrekende loyaliteit een beroep op art. 6 Merkenrichtlijn uit. 48 Voorts geeft een advertentie die de indruk van een economische band kan wekken de merkhouder een gegronde reden om zich ondanks uitputting tegen de advertentie te verzetten (art. 7 lid 2 Merkenrichtlijn). 49 Ook deze overwegingen van het Hof zijn vanuit systematisch perspectief opmerkelijk. In wezen leidt het Hof uit dezelfde omstandigheden die voor het aannemen van merkinbreuk beslissend zijn tevens af dat geen beroep op beperkingen van het merkrecht mogelijk is. Dit komt neer op een cirkelredenering: Omdat sprake is van een inbreukmakende handeling is ook een beroep op beperkingen niet mogelijk. Door dergelijke redeneringen worden de beperkingen van het merkrecht de facto uitgehold. Het is uiteraard denkbaar dat een inbreukmakende handeling ook in het licht van de beperkingen van het merkrecht niet valt te 45 Zie HvJ EU, Portakabin/Primakabin, supra not 4, punten 61 en Zie HvJ EG 4 november 1997, zaak C-337/95, punt Zie HvJ EU, Portakabin/Primakabin, supra noot 4, punt Zie HvJ EU, ibid., punten Zie HvJ EU, ibid., punt 80. rechtvaardigen. Idealiter loopt het antwoord op de inbreukvraag echter niet reeds vooruit op de beslissing inzake beperkingen. Anders verliezen de beperkingen hun betekenis binnen het systeem van het Europese merkenrecht. 50 Aansprakelijkheid van zoekmachines Door het selecteren van een merk voor gesponsorde zoekresultaten toe te laten maakt een zoekmachine, zoals boven uiteengezet, geen gebruik van dat merk in het economisch verkeer. Van directe merkinbreuk is dus geen sprake. Dit laat echter de vraag onbeantwoord of de zoekmachine aansprakelijk kan worden gesteld voor het inbreukmakende gedrag van adverteerders die de advertentiedienst gebruiken. In dat opzicht gaat het Europese Hof ervan uit dat een zoekmachine ten aanzien van commerciële advertentiediensten in beginsel aangemerkt kan worden als een hostingdienst in de zin van art. 14 Richtlijn elektronische handel (art. 6:196c lid 4 BW). 51 Dit geldt ondanks het feit dat de advertentiedienst moet worden betaald, dat de zoekmachine de wijze van vergoeding bepaalt en dat zij algemene inlichtingen aan de adverteerders verstrekt. Een beroep op art. 14 Richtlijn elektronische handel is dus mogelijk alhoewel de zoekmachine een direct financieel belang heeft bij haar advertentiedienst. 52 Het Europese Hof vergt echter neutraliteit in die zin dat de handelingen van de zoekmachine louter technisch, automatisch en passief dienen te zijn. Dit impliceert dat de zoekmachine noch kennis noch controle mag hebben ten aanzien van de gegevens die gebruikers van de advertentiedienst opslaan. 53 In het geval van AdWords dient in dit verband wel rekening te worden gehouden met de rol van Google bij het schrijven van de reclameboodschap die de advertentielink begeleidt, en bij de vaststelling of de selectie van trefwoorden Het gaat hierbij uiteraard om een systematisch argument. De overweging dat onduidelijkheid betreffende een economische band met de merkhouder in strijd is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel (art. 6 Merkenrichtlijn) en de merkhouder een gegronde reden voor verzet geeft (art. 7 lid 2 Merkenrichtlijn) is als zodanig zonder meer begrijpelijk. Vergelijkbare overwegingen zijn bijvoorbeeld te vinden in HvJ EG 11 juli 1996, zaken C-427/93, C-429/93 em C-436/93, BMS/Paranova, en HvJ EG 17 maart 2005, zaak C-228/03, Gillette/LA-Laboratories. In het geval van de nieuwe regels betreffende AdWords komt het daaruit volgende dilemma echter duidelijker naar voren omdat de door het Hof ontwikkelde inbreuk- en loyaliteitscriteria congruent zijn. 51 Zie HvJ EU, Google/Louis Vuitton et al., supra noot 2, punten Zie HvJ EU, ibid., punt 116. In tegenstelling tot het Hof wilde AG Poiares Maduro op grond van dit financiële belang geen beroep op de vrijwaring voor hosting toelaten. Zie HvJ EU, ibid., conclusie AG Poiares Maduro van 22 september 2009, punten Zie HvJ EU, ibid., punt Zie HvJ EU, ibid., punt 118.

8 oktober 2010 bulletin industriële eigendom 353 Conclusie De AdWords arresten van het Europese Hof bieden een overzichtelijk toetsingskader voor het gebruik van merken als trefwoorden voor gesponsorde zoekresultaten. In de gevallen van art. 5 lid 1 Merkenrichtlijn (art lid 1 sub a en b BVIE) is sprake van inbreuk wanneer de adverteerder de indruk wekt dat hij een economische band heeft met de merkhouder. Hiervan kan reeds worden uitgegaan wanneer de advertentie zo vaag blijft dat de consument niet kan weten of een dergelijke band bestaat. In het geval van art. 5 lid 2 Merkenrichtlijn (art lid 1 sub c BVIE) is reeds sprake van inbreuk wanneer de adverteerder probeert in het kielzog van een bekend merk te varen om voordeel te halen uit de bijzondere inspanningen die de merkhouder heeft geleverd. Art lid 1 sub d BVIE is niet van toepassing op gesponsorde zoekresultaten. Een beroep op de beperkingen van het merkenrecht (artt. 6 en 7 Merkenrichtlijn) zal meestal geen succes hebben omdat de inbreukmakende handeling impliceert dat de adverteerder niet voldoet aan de loyaliteitsverplichting die voortvloeit uit het gebruik van merken op basis van een beperking van het merkenrecht. De AdWords arresten bieden daartegenover niet de nodige nuancering tussen gevallen van identieke tekens en identieke waren of diensten (art. 5 lid 1 sub a Merkenrichtlijn) en gevallen van slechts overeenstemmende tekens en identieke waren of diensten (art. 5 lid 1 sub b Merkenrichtlijn). Men zou eigenlijk verwachten dat in het eerste geval sneller sprake kan zijn van afbreuk aan de herkomstfunctie van het merk. Het Hof hanteert echter in beide gevallen dezelfde maatstaf. Voorts is het niet overtuigend dat het Hof uit de inbreukmakende handeling het creëren van onduidelijkheid betreffende een economische band met de merkhouder tevens afleidt dat een beroep op beperkingen van het merkenrecht (artt. 6 en 7 Merkenrichtlijn) meestal geen succes zal hebben. Reeds de inbreukmakende handeling impliceert in dit geval dat beperkingen niet toepasselijk zijn. Als gevolg van deze cirkelredenering zullen de beperkingen van het merkenrecht ten aanzien van gesponsorde zoekresultaten de facto leeg lopen. Den Haag oktober 2010 Ondanks het aanbieden van een online platform voor advertentielinks maken zoekmachines geen gebruik van met merken overeenstemmende tekens in het economisch verkeer. Om deze reden komt directe merkinbreuk niet in aanmerking. Voor inbreukmakende handelingen van de adverteerders kan een zoekmachine in beginsel op grond van art. 14 Richtlijn elektronische handel niet aansprakelijk worden gesteld. Dit kan anders zijn indien de zoekmachine bij het schrijven van de reclameboodschap of bij de selectie van trefwoorden een dermate actieve rol speelt dat van neutraliteit betreffende de door adverteerders opgeslagen gegevens geen sprake meer is. Vanuit systematisch perspectief overtuigen de Ad- Words arresten vooral door de beperking van relevante merkfuncties tot de traditionele herkomstfunctie in het geval van identieke tekens en identieke waren of diensten. Door deze beperking ontstaat een duidelijke scheidslijn tussen bescherming tegen verwarring op basis van art. 5 lid 1 Merkenrechtlijn en bescherming tegen verwatering op basis van art. 5 lid 2 Merkenrichtlijn. In de gevallen van art. 5 lid 1 is vereist dat afbreuk wordt gedaan aan (de herkomstfunctie van) het merk. Slechts in de context van art. 5 lid 2 rijst de aanvullende vraag of voordeel wordt gehaald uit het merkimago. Deze scheiding is consistent omdat de vraag van verwatering en ongerechtvaardigd voordeel slechts in het geval van bekende merken relevant wordt. Bovendien biedt het specifieke art. 5 lid 2 met het geldige reden verweer een doelmatig instrument om de ruime bescherming tegen verwatering en ongerechtvaardigd voordeel trekken binnen redelijke grenzen te houden.