zaaknummer / rolnummer: / KG ZA

Transcriptie

1 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: / KG ZA Vonnis in kort geding van in de zaak van de vennootschap naar Zweeds recht PLAYHOLD AB, gevestigd te Askim, Zweden, eiseres, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaten mr. F.C. Folmer en mr. M.G. Schrijver te Amsterdam, tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MIO MIO B.V., gevestigd te Heiloo, gedaagde, procureur mr. H.J.A. Knijff, advocaat mr. J. van Rhijn te Alkmaar. Partijen zullen hierna Playhold en Mio Mio genoemd worden. 1. De procedure 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: - de dagvaarding van 14 september 2007; - de mondelinge behandeling op 29 oktober 2007; - de door Playhold overgelegde producties 1 tot en met 14; - de akte tot vermeerdering van eis van Playhold met twee producties; - de door Mio Mio overlegde producties 1 tot en met 8; - de pleitnota van Playhold; - de pleitnota van Mio Mio Vonnis is bepaald op heden. 2. De feiten In deze procedure wordt uitgegaan van de navolgende feiten.

2 Playhold is rechthebbende op het hieronder afgebeelde Gemeenschapswoord- /beeldmerk (verder: het aquaplaymerk), op 13 juni 2003 onder nummer geregistreerd voor onder meer de waren games and playthings in klasse Playhold verkoopt sinds eind jaren tachtig / begin jaren negentig in de Benelux onder dit merk speelgoed Playhold heeft dit merk op 7 september 2007 eveneens als Beneluxmerk gedeponeerd onder nummer Vanaf 1992 tot 2002 bestond voor het merk een Beneluxdepot op naam van een aan Playhold gelieerde vennootschap Mio Mio verkoopt speelgoed op internet, onder (onder meer) de handelsnaam Toys4Sale. Op haar website biedt zij zowel speelgoed aan dat door Playhold op de markt is gebracht als ander speelgoed op een wijze zoals hieronder als voorbeeld is aangegeven.

3 Mio Mio koopt sinds in ieder geval 2000 rechtstreeks bij Playhold speelgoed in Mio Mio is sinds 2004 houdster van de domeinnaam Tot recent was deze domeinnaam gekoppeld aan de website van Mio Mio Mio Mio heeft recent in het handelsregister de naam Aquaplay als handelsnaam laten registreren Playhold heeft Mio Mio met een van 8 oktober 2006 onder meer het navolgende bericht: Re our discussion, the situation seems to be that you via your site T4P has increasing sales with Aquaplay, especially with the bigger set at interesting prices. You also have the passive domain of aquaplay.nl. My interest is to have Aquaplay more visible and present on the internet, so we can benefit from these new sales opportunities. As said during our meeting, all this could be achieved if we activate aquaplay.nl as a showroom for our products with you as national partner arranging a link to your site T4P. Thus a consumer, looking at our products, can than buy them at your site T4P. ( )

4 4 ( ) I will also ask you to transfer the aquaplay.nl-domain ( ) 2.9. Sinds mei/juni 2007 heeft Playhold de leveringen aan Mio Mio stopgezet. 3. Het geschil 3.1. Playhold vordert, na vermeerdering van haar eis, zakelijk weergegeven een verbod op inbreuk op merk- en handelsnaamrechten van Playhold, overdracht van de domeinnaam aquaplay.nl en doorhaling van de handelsnaam Aquaplay in het handelsregister, met machtiging als bedoeld in artikel 3:300 B.W. en veroordeling van Mio Mio in de volgens de maatstaf van artikel 1019h Rv. vast te stellen proceskosten, door haar begroot op ,11 aan kosten van haar advocaat en 2.105,15 aan verschotten Playhold legt aan deze vorderingen voor zover thans van belang de navolgende stellingen ten grondslag Het teken aquaplay in de domeinnaam is identiek aan het aquaplaymerk en wordt gebruikt voor dezelfde waren als die waarvoor merk is ingeschreven. Er is dus sprake van merkgebruik als bedoeld in artikel 9 lid 1 onder a van Verordening (EG) 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk (verder: GMeVo) en artikel 2.20 lid 1 onder a van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (verder: BVIE). Althans is sprake van merkgebruik als bedoeld in artikel 9 lid 1 sub b GMeVo en 2.20 lid 1 onder b BVIE omdat verwarring bij het publiek te vrezen is. Playhold doet bovendien nog beroep op de gestelde status van bekend merk en het onder c van deze artikelen bepaalde Het gebruik van de domeinnaam is daarnaast aan te merken als handelsnaamgebruik waartegen Playhold kan optreden op grond van artikel 2.20 lid 1 onder d BVIE en artikel 6:162 B.W. jo. artikel 5 van de Handelsnaamwet. Playhold verzet zich op deze gronden ook tegen de inschrijving van de handelsnaam in het handelsregister Playhold heeft een spoedeisend belang bij de gevraagde voorzieningen omdat gevreesd moet worden dat Mio Mio de domeinnaam zal blijven gebruiken voor haar website. Mio Mio heeft de domeinnaam thans weer aan de website gekoppeld Mio Mio voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. 4. De beoordeling 4.1. Voor zover de vorderingen van Playhold zijn gebaseerd op het Gemeenschapsmerk is deze rechtbank bevoegd van die vorderingen kennis te nemen op grond van de artikelen 91 lid 1, 92 en 93 lid 1 GMeVo en artikel 3 van de Uitvoeringswet E.G.-verordening inzake het Gemeenschapsmerk. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op het Beneluxmerk is deze rechtbank bevoegd omdat volgens de stellingen van Playhold de gestelde merkinbreuk ook in dit arrondissement plaatsvindt (artikel 4.6 lid 1 BVIE).

5 Mio Mio bestrijdt niet dat het gebruik van het teken aquaplay in de domeinnaam als merkgebruik moet worden aangemerkt omdat het (mede) wordt gebruikt ter onderscheiding van het op de website aangeboden speelgoed Artikel 9 lid 1 onder b GMeVo geeft de houder van een Gemeenschapsmerk het recht zich te verzetten tegen het daarin bedoelde gebruik van een gelijk of overeenstemmend teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan, omvattende het gevaar van associatie met het merk. Daargelaten de gestelde gelijkheid van teken en merk, bestrijdt Mio Mio in ieder geval niet dat het teken aquaplay in de domeinnaam zodanig overeenstemt met het aquaplaymerk dat daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan omtrent de herkomst van de waren en evenmin dat de waren waarvoor het teken wordt gebruikt gelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, zodat Playhold zich in beginsel op deze bepaling kan beroepen. De omstandigheid dat Mio Mio op de website ook speelgoed aanbiedt dat door of met toestemming van Playhold onder het aquaplaymerk in de Gemeenschap in het verkeer is gebracht, maakt het gebruik van het teken niet toelaatbaar omdat het niet is beperkt tot de verdere verhandeling van juist dat speelgoed (vergelijk in dit verband HvJ EG 4 november 1997, nr. C-337/95, Dior/Evora) Playhold kan zich daarom in beginsel verzetten tegen het gebruik dat Mio Mio van de domeinnaam maakt. Mio Mio heeft opgemerkt dat nog heeft te gelden dat het aquaplaymerk slechts onderscheidend vermogen heeft voor waterspeelgoed door de bijzondere schrijfwijze. Voor zover Mio Mio daarmee de geldigheid van het merk in twijfel heeft willen trekken, stuit dat af op het in artikel 95 GMeVo neergelegde vermoeden van geldigheid van het merk, zolang Playhold niets onderneemt om tot nietigverklaring van het merk te komen Het meest verstrekkende verweer van Mio Mio houdt in dat, om een procedure te vermijden, partijen zijn overeengekomen dat Mio Mio de domeinnaam aan Playhold zou overdragen tegen betaling van een bedrag van 5.000,- en onder de voorwaarde dat Mio Mio de domeinnaam nog gedurende één jaar zou mogen gebruiken. Uit door Mio Mio overgelegde berichten van oktober 2007 blijkt inderdaad dat over en weer voorstellen zijn gedaan om het geschil uit de wereld te helpen. In die berichten is echter geen definitief akkoord van Playhold te lezen. De betwiste stelling van Mio Mio dat Playhold mondeling akkoord zou zijn gegaan is in het kader van deze procedure niet te verifiëren. Dit verweer faalt Mio Mio voert voorts tegen de vorderingen aan dat zij beschikt over een ouder recht. Zij stelt het navolgende. De domeinnaam is in 2001 geregistreerd door C. Vlaanderen. Vlaanderen gebruikte de domeinnaam voor internetverkoop van speelgoed onder de naam Het Speelgoedhuis. Mio Mio heeft de domeinnaam op 5 april 2004 van Vlaanderen gekocht en vervolgens gekoppeld aan haar website. Omdat de domeinnaamregistratie ouder is dan de merkregistratie van Playhold, heeft Mio Mio een geldige reden om de domeinnaam te gebruiken Voor zover Mio Mio aansluiting wil zoeken bij artikel 9 lid 1 onder c GMeVo gaat het verweer niet op omdat een geldige reden in beginsel niet relevant is wanneer, zoals in deze procedure, moet worden aangenomen dat gebruik van het teken plaatsvindt dat valt onder de omschrijving van artikel 9 lid 1 onder b GMeVo.

6 Playhold heeft daarnaast betwist dat Van Vlaanderen de domeinnaam heeft gebruikt. Mio Mio heeft dat gebruik niet aannemelijk gemaakt. In deze procedure moet er daarom van uit gegaan worden dat de domeinnaam pas in 2004, na registratie van het Gemeenschapsmerk, door Mio Mio in gebruik is genomen. Aan de enkele registratie van de domeinnaam door Vlaanderen kan Mio Mio in ieder geval geen rechten ontlenen, daargelaten de vraag of deze rechten op Mio Mio kunnen overgaan. Het voorgaande alleen al leidt er toe dat de bescherming van oudere rechten als bedoeld in artikel 107 GMeVo evenmin in beeld komt Mio Mio stelt zich op het standpunt dat tussen partijen een distributieovereenkomst heeft bestaan. Zij bouwt op deze stelling verder als volgt Tussen partijen ontstonden problemen omdat Playhold probeert haar afnemers zoals Mio Mio dwingende doorverkoopprijzen voor te schrijven. De overeenkomst is echter nooit opgezegd. Opzegging van de overeenkomst om reden dat Mio Mio weigert zich aan die verticale prijsbinding te conformeren zou overigens niet mogelijk zijn, omdat die opzegging in strijd zou komen met het mededingingsrecht. Ook omdat Playhold al jarenlang op de hoogte is van het gebruik van de domeinnaam, moet worden aangenomen dat in de overeenkomst een licentie tot gebruik van het aquaplaymerk besloten ligt De wetenschap van het gebruik van de domeinnaam leidt er volgens Mio Mio bovendien toe dat het voor een voorziening in kort geding geëiste spoedeisend belang ontbreekt, dan wel dat de vorderingen van Playhold zijn verjaard en/of dat Playhold haar recht heeft verwerkt tegen het gebruik bezwaar te maken. Playhold wist al meer dan zes jaar dat Het Speelgoedhuis en later Mio Mio de domeinnaam gebruikten. Playhold eist nu de domeinnaam op vanwege commerciële druk van Blokker en andere grote afnemers en om Mio Mio aan de door Playhold vastgestelde prijzen te binden Ook deze verweren gaan niet op. Vooralsnog blijkt niet dat Playhold, zoals zij bestrijdt, het gebruik van de domeinnaam jarenlang heeft gedoogd of impliciet heeft goedgekeurd. Uit de onder 2.8 aangehaalde, door Mio Mio overgelegde, moet worden afgeleid dat Playhold in ieder geval nog in oktober 2006 in de veronderstelling verkeerde dat de domeinnaam niet actief was en dat Playhold zich op het standpunt stelde dat de domeinnaam zou moeten worden overgedragen. Aan het belang van Mio Mio zou dan tegemoetgekomen worden door op de aan de domeinnaam gekoppelde website van Playhold een link op te nemen naar de webwinkel van Mio Mio. Daarom kan niet worden aangenomen dat Playhold een impliciete licentie heeft gegeven dan wel dat Playhold al zó lang op de hoogte is van het inbreukmakend gebruik, dat om die reden geen spoedeisend belang bij de gevraagde voorzieningen meer kan worden aangenomen. Weliswaar heeft Mio Mio recent de domeinnaam ontkoppeld van haar website waarop zij speelgoed aanbiedt, maar enige toezegging om de domeinnaam daarvoor niet langer te gebruiken ontbreekt. De recente registratie van de handelsnaam in het handelsregister versterkt het spoedeisend belang van Playhold bij de gevraagde voorzieningen. Voor de stelling dat verjaring of verwerking van de rechten van Playhold heeft plaatsgevonden, bestaat nog minder grond Met betrekking tot het haar verweten gebruik van de handelsnaam Aquaplay verweert Mio Mio zich met de stelling dat zij die handelsnaam niet gebruikt en Playhold evenmin. De domeinnaam is volgens Mio Mio niet als handelsnaamgebruik aan te merken.

7 7 Ook enkele registratie van de handelsnaam in het handelsregister kan niet als handelsnaamgebruik worden aangemerkt. Er is bovendien geen sprake van rechtstreekse merkinbreuk, het is niet aannemelijk dat het gebruik van de handelsnaam schadelijk is voor de merkhouder en er is een geldige reden, omdat de handelsnaam ouder is dan het merk, aldus Mio Mio Deze verweren zijn nog slechts relevant voor zover het betreft de vordering tot doorhaling van de handelsnaam Aquaplay in het handelsregister, omdat de vorderingen met betrekking tot de domeinnaam reeds toewijsbaar zijn op de hiervoor uiteengezette gronden De inschrijving in het handelsregister is, anders dan Mio Mio stelt, voldoende om aan te nemen dat Mio Mio de handelsnaam voert. Aannemelijk is dat zij door dit gebruik profiteert van de wervende kracht van het aquaplaymerk, te meer omdat Mio Mio niet bestrijdt dat het een bekend merk betreft en Mio Mio in haar onderneming waren verkoopt die gelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven. Van een ouder recht is, zoals hiervoor is overwogen, geen sprake. Playhold kan zich derhalve tegen het gebruik van de handelsnaam verzetten op grond van haar Beneluxmerk en het bepaalde in artikel 2.20 lid 1 onder d BVIE en mogelijk ook op grond van artikel 5a Handelsnaamwet Gelet op het voorgaande worden de vorderingen toegewezen als hierna vermeld en met dien verstande dat Playhold naast de toe te wijzen verboden geen belang heeft bij een afzonderlijk verbod op inbreuk op haar handelsnaam en dat de gevraagde machtiging als bedoeld in artikel 3:300 B.W. naast de op te leggen dwangsom overbodig wordt geacht. De vorderingen worden in zoverre afgewezen. Mio Mio wordt als in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de redelijke en evenredige proceskosten die door Playhold zijn gemaakt Mio Mio bestrijdt de gevorderde proceskosten. Zij betwijfelt of het aantal opgegeven uren van de advocaat daadwerkelijk aan de zaak is besteed en betwist dat deze uren in redelijkheid voor de behandeling van de zaak nodig zijn. Mio Mio meent ook dat de kosten van vertaling van processtukken in het Engels (een bedrag van 913,90) niet op haar verhaald kunnen worden De voorzieningenrechter ziet geen enkele aanleiding te veronderstellen dat de in de overgelegde urenspecificatie opgegeven uren niet daadwerkelijk aan de zaak zijn besteed. Het aantal gewerkte uren (in totaal circa 100 uur) komt echter zodanig hoog voor dat de kosten daarvan niet als redelijk en evenredig voor rekening van Mio Mio kunnen worden gebracht. In dit verband valt op dat de zaak, ook ter zitting, is behandeld door meer dan één advocaat, wat niet verklaard kan worden door de complexiteit van de zaak. Het gaat hier om een feitelijk en juridisch niet zeer ingewikkelde zaak, die -gelet op hetgeen in vergelijkbare gevallen is gebleken- moet kunnen worden behandeld voor aanzienlijk geringere kosten. Wel wordt ermee rekening gehouden dat partijen min of meer uitvoerig hebben onderhandeld over een regeling van hun geschil, hetgeen kostenverhogend heeft gewerkt. Een en ander afwegend worden de redelijke en evenredige proceskosten (exclusief verschotten) begroot op , Het bezwaar van Mio Mio tegen de gemaakte kosten van vertaling van processtukken wordt verworpen. Het is begrijpelijk dat Playhold, binnen redelijke grenzen, kennis dient te nemen van de gewisselde processtukken om haar advocaat juiste instructies en informatie te geven. Die kosten dient Mio Mio te dragen. De overige verschotten, die

8 8 naar de voorzieningenrechter begrijpt mede kosten van uitgebrachte exploiten en betaald griffierecht omvatten, zijn niet betwist en zijn daarom eveneens toewijsbaar. De proceskosten komen daarmee op een totaal van ,15 (exclusief BTW). 5. De beslissing De voorzieningenrechter: 5.1. beveelt Mio Mio binnen één week na betekening van dit vonnis inbreuk op de merkrechten van Playhold te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder doch daartoe niet beperkt, door het gebruik van het de tekens aquaplay in de domeinnaam aquaplay.nl alsmede het gebruik en de registratie van de handelsnaam 'Aquaplay', zulks op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van 1000,- voor iedere dag dat aan voorstaand verbod geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven; 5.2. beveelt Mio Mio om binnen twee weken na betekening van dit vonnis de registratie van de domeinnaam aquaplay.nl op de daartoe geëigende wijze over te dragen aan Playhold of aan enig andere door Playhold aan te wijzen (rechts)persoon en derhalve op naam van Playhold dan wel van een door Playhold aangewezen (rechts)persoon te doen stellen, onder aanbod van de daarmee gemoeide kosten, een en ander onder verbeurte van een dwangsom van 1000,- voor iedere dag dat aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven; 5.3. beveelt Mio Mio om binnen één week na betekening van dit vonnis opdracht te geven de registratie van de handelsnaam 'Aquaplay' in het handelsregister van de Kamer van Koophandel op de daartoe geëigende wijze door te laten halen, onder aanbod van de daarmee gemoeide kosten, een en ander onder verbeurte van een dwangsom van 1000,- voor iedere dag dat aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven; 5.4. veroordeelt Mio Mio in de proceskosten, tot heden aan de zijde van Playhold begroot op ,15; 5.5. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; 5.6. bepaalt dat deze dwangsommen vatbaar zullen zijn voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding; 5.7. bepaalt dat deze voorziening zonder rechterlijke tussenkomst haar kracht verliest, indien Playhold niet binnen een termijn van zes maanden, te rekenen vanaf de dag van deze uitspraak, haar eis in de hoofdzaak heeft ingesteld en voorts Mio Mio een daartoe strekkende verklaring bij de griffie van deze rechtbank heeft ingediend; 5.8. wijst het meer of anders gevorderde af;

9 9 Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en in het openbaar uitgesproken op.