Rechtspraak. Handelsnaamrecht. maart 2016 berichten industriële eigendom 61

Transcriptie

1 maart 2016 berichten industriële eigendom 61 Rechtspraak Handelsnaamrecht Nr. 7 Hoge Raad 4 december 2015 IEF 15504, ECLI:NL:HR:2015:3477 (LR Advocaten/LMR Advocaten) Mrs. Bakels, Heisterkamp, Snijders, Van den Brink en Van den Broek LMR Advocaten verzoekster tot cassatie, verweerster in het incidenteel cassatieberoep, advocaat: mr. H.J.W. Alt, tegen LR advocaten verweerster in cassatie, verzoekster in het incidenteel cassatieberoep, advocaat: mr. J.H.M. van Swaaij. Samenvatting Art. 5 Hnw Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van verwarringsgevaar tussen twee handelsnamen in de zin van artikel 5 Hnw dienen alle omstandigheden van het geval in aanmerking te worden genomen. Een relevante omstandigheid kan ook zijn de mate van overeenstemming tussen de logo s waarin de handelsnamen gebruikt wordt. Art. 1019h Rv In procedures die gevoerd worden op de voet van artikel 6 Hnw is de proceskostenregeling van artikel 1019h Rv van toepassing ondanks dat art Rv benoemt dat Titel 15 slechts van toepassing is op procedures krachtens de artikelen 5 en 5a Hnw. Vereist is wel dat de krachtens artikel 6 Hnw gevoerde procedure is gegrond op een schending van artikel 5 of 5a Hnw. De rechter is bevoegd om in procedures waarop artikel 1019h Rv van toepassing is de proceskosten te compenseren. In onderhavige procedure bestond daar echter geen aanleiding toe. Het Hof is ten onrechte tot compensatie van proceskosten in eerste aanleg en appel overgegaan op de grond dat een grief van appellant slaagde. Ondanks het slagen van de grief is de vordering van appellante ook in appel volledig afgewezen (echter op andere gronden) en is het vonnis van de kantonrechter bekrachtigd. In die situatie dient appellante als de geheel in het ongelijk gestelde partij veroordeeld te worden in de proceskosten. Hoge Raad [ ] 3. Uitgangspunten in cassatie 3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan. i) LMR Advocaten drijft sinds december 2003 onder de naam [A] een advocatenkantoor aan de [a-straat] te [plaats]. Vanaf een tijdstip gelegen voor 2010 is zij daarnaast de handelsnaam LMR Advocaten gaan gebruiken. Vanaf medio 2013 treedt zij uitsluitend onder die naam naar buiten. ii) Op 1 september 2010 heeft LR Advocaten haar advocatenkantoor gevestigd te Oss in de nabijheid van het kantoor van LMR Advocaten. Aanvankelijk gebruikte LR Advocaten voor haar website de domeinnaam www. [B].nl en als adres info@ [B].nl. Na overleg tussen partijen wordt de domeinnaam www. [B].nl alleen nog gebruikt om gebruikers van zoekmachines via een tussenscherm te leiden naar een website met de domeinnaam www. [C].nl. iii) LR Advocaten gebruikt een logo, bestaande uit de gestileerde hoofdletters [hoofdletters] in het wit op een rode achtergrond, terwijl onder het rode vlak in lichtgrijze letters het onderschrift [C] Advocaten staat. Dit logo is door LR Advocaten als woord/beeldmerk gedeponeerd In dit geding verzoekt LMR Advocaten op de voet van art. 6 Hnw LR Advocaten te veroordelen tot het zodanig wijzigen en gewijzigd houden van haar handelsnaam dat daarin in elk geval niet meer voorkomen de woorden [B], noch woord- of letterverbindingen of uitingen die daarmee in hoofdzaak overeenstemmen, en tot het staken en gestaakt houden, althans het wijzigen en gewijzigd houden, van de domeinnaam www. [B].nl en de [B].nl De kantonrechter heeft het verzoek afgewezen op de grond dat LR Advocaten de naam LR Advocaten eerder gebruikte dan LMR Advocaten haar dienovereenkomstige naam Het hof heeft geoordeeld dat LMR Advocaten haar naam juist eerder gebruikte dan LR Advocaten de naam LR Advocaten, maar de beschikking van de kantonrechter desalniettemin bekrachtigd. Daartoe heeft het hof het volgende overwogen. Aan de orde is of LR Advocaten nog steeds LR Advocaten als handelsnaam gebruikt, hetzij door gebruik van het logo, hetzij door nog steeds gebruik te maken van de domeinnaam www. [B].nl of adressen (rov ). LR Advocaten heeft het gebruik van [B] als handelsnaam weersproken, waarbij zij heeft vermeld dat zij inmiddels de handelsnaam [C] voert, waar mogelijk steeds in combinatie met haar logo, dat de domeinnaam www. [B].nl evenmin actief wordt gebruikt en de thans in gebruik zijnde -adressen niet meer de oude domeinnaam bevatten (rov ). De door LMR Advocaten respectievelijk LR Advocaten gebruikte logo s lijken niet op elkaar en roepen geen beeld op van dezelfde of aan elkaar gelieerde ondernemingen (rov ).

2 62 berichten industriële eigendom maart 2016 Het voorgaande wordt niet anders wanneer de gevelbelettering van LR Advocaten in ogenschouw wordt genomen. Uit de foto s blijkt dat ook steeds het onderschrift staat vermeld, namelijk op het linker raam (onder het rode vlak) en ook onder de hoofdbelettering aan de binnenzijde. Het logo wordt aldus ter identificatie in totaliteit gebruikt op de gevel van het kantoorpand, net zoals op het briefpapier en op de website, dus steeds met het onderschrift. Weliswaar lijkt LR Advocaten ook vervolgvellen te gebruiken met het logo zonder het onderschrift, maar de kans dat een argeloze deelnemer aan het maatschappelijk verkeer, met de door LMR Advocaten aangevoerde vage herinnering, hiermee onverhoeds wordt geconfronteerd en in verwarring wordt gebracht acht het hof zo niet nihil, dan toch te verwaarlozen. Vervolgvellen zullen eerst ter kennis komen van klanten nadat het contact al is gelegd. (Rov ) Voor zover het gaat om het gebruik van de domeinnaam www. [B].nl acht het hof geen gebruik als handelsnaam meer aan de orde, maar slechts gebruik als een (oud) adres. Hetzelfde geldt voor het (mogelijke) gebruik van de oude adressen met daarin de aanduiding [B] : door het nog bereikbaar zijn via die adressen is van gebruik als handelsnaam geen sprake. (Rov. 3.8) Een proceskostenveroordeling moet op de voet van art. 1019h Rv worden vastgesteld. Het hof zal evenwel in beide instanties de kosten compenseren, aangezien beide partijen deels in het (on)gelijk zijn gesteld: LMR Advocaten is in 2011 terecht in actie gekomen tegen het toenmalige gebruik van de handelsnaam LR Advocaten door LR Advocaten, maar in dit geding worden haar vorderingen afgewezen. Art. 1019h Rv en art. 14 Handhavingsrichtlijn staan niet aan kostencompensatie in de weg. (Rov ) 4. Beoordeling van het middel in het principale beroep De onderdelen en bevatten klachten die erop neerkomen dat het hof bij de beoordeling of sprake is van verwarringsgevaar bij het gebruik van de in geschil zijnde handelsnamen een rechtens onjuiste maatstaf heeft gehanteerd, door daarbij mede de vormgeving van de handelsnamen (de logo s) in aanmerking te nemen. De vergelijking had dienen plaats te vinden op basis van de handelsnamen als zodanig, met inachtneming van de kenmerkende bestanddelen daarvan ( [initialen verzoekster] en [initialen verweerster] ). Althans heeft het hof miskend dat vergelijking van de logo s pas aan de orde kan komen na een voorafgaande vergelijking van de handelsnamen los van de vormgeving en bovendien slechts indien en voor zover het gebruik van de logo s dermate uitzonderlijk en overheersend is dat een eventueel aannemelijk verwarringgevaar vanwege het gebruik van de handelsnamen daardoor volledig zou worden opgeheven, aldus de onderdelen Art. 1 Hnw verstaat onder handelsnaam de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Het begrip naam ziet op het geheel van tekens dat gebezigd wordt om een onderneming bij het publiek een identiteit te geven. De vormgeving van de naam maakt geen onderdeel uit van de handelsnaam Art. 5 Hnw verbiedt het voeren van een handelsnaam die, voordat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig werd gevoerd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard van de ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is De onderdelen falen. Ze stellen aan de orde of de omstandigheid dat het gestelde handelsnaamgebruik door LR Advocaten plaatsvindt door gebruik van haar logo (met een toevoeging) een rol mag spelen bij beantwoording van de vraag of bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen is te duchten. Dat is het geval. Weliswaar maakt de vormgeving van een naam als zodanig geen onderdeel uit van de handelsnaam, maar bij beantwoording van de vraag of bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen is te duchten, dienen alle omstandigheden van het geval te worden meegewogen (HR 28 maart 1963, NJ 1963/262). Het hof heeft zijn oordeel gebaseerd op de visuele waarneming door het publiek van het logo (inclusief het onderschrift) van LR Advocaten in combinatie met de toevoeging Advocaten, respectievelijk het gebruik, op vervolgvellen, van het logo zonder onderschrift en toevoeging. Door deze omstandigheid te betrekken bij zijn oordeel dat het publiek, dat ook LMR Advocaten en het door dit kantoor gebruikte logo kent, de ondernemingen niet met elkaar zal verwarren, heeft het geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. Voor zover onderdeel aanvoert dat derden na waarneming van het LR Advocaten-logo vervolgens in woord en geschrift enkel de naam LR Advocaten zullen gebruiken, verzuimt het te vermelden waar in de gedingstukken een betoog van die strekking te vinden is. 4.2 De overige klachten van het middel kunnen evenmin tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu die klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling. 5. Beoordeling van het middel in het incidentele beroep Onderdeel I klaagt dat het hof ten onrechte de proceskosten in beide instanties heeft gecompenseerd. Nu de verzoeken van LMR Advocaten zijn afgewezen, had zij in de op de voet van art. 1019h Rv te begroten kosten van LR Advocaten moeten worden veroordeeld.

3 maart 2016 berichten industriële eigendom Het onderdeel slaagt. Het hof heeft zijn oordeel gebaseerd op de omstandigheid dat de eerste grief van LMR Advocaten gegrond is bevonden. Dat doet echter niet eraan af dat de beschikking van de kantonrechter, waarbij de verzoeken van LMR Advocaten zijn afgewezen, is bekrachtigd. Op zichzelf terecht heeft het hof overwogen dat art. 1019h Rv niet beoogt af te wijken van de regel van art. 237 Rv, inhoudend dat kostencompensatie mogelijk is wanneer partijen over en weer op enkele punten in het ongelijk worden gesteld. Het hof heeft echter miskend dat een appellant geheel in het ongelijk wordt gesteld indien de bestreden uitspraak, waarin zijn vordering of verzoek geheel is afgewezen, wordt bekrachtigd, ook al geschiedt die bekrachtiging op andere gronden dan die waarop de eerste rechter de afwijzing heeft gegrond (zie onder meer HR 12 augustus 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT3084, NJ 2006/98). Er is voorts geen aanleiding om aan de in het ongelijk gestelde partij in art.1019h Rv een andere betekenis toe te kennen dan in art. 237 Rv (zie de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 3.5). 5.2 De Hoge Raad kan zelf de zaak afdoen. In eerste aanleg heeft de kantonrechter het verzoek van LR Advocaten om haar proceskosten op de voet van art. 1019h Rv te begroten afgewezen op de grond dat zij niet heeft gesteld welke redelijke en evenredige kosten zij heeft gemaakt, en heeft de kantonrechter die kosten overeenkomstig het liquidatietarief begroot op 400,. Daartegen is LR Advocaten in hoger beroep niet opgekomen. In hoger beroep heeft LMR Advocaten haar kosten begroot op ,29, inclusief griffierecht. LMR Advocaten heeft de redelijkheid en evenredigheid van dat bedrag niet bestreden, zodat dit voor toewijzing in aanmerking komt. 5.3 Onderdeel II bevat geen zelfstandige klacht. 6. Proceskosten in cassatie 6.1 LR advocaten maakt ook in cassatie aanspraak op vergoeding van haar proceskosten op de voet van art. 1019h Rv, die zij in het principale en het incidentele beroep begroot op in totaal , exclusief btw aan honorarium. LMR advocaten heeft daartegen geen verweer gevoerd (anders dan dat zij zelf de in het gelijk gestelde partij is) en ook van haar kant aanspraak gemaakt op vergoeding van haar proceskosten met toepassing van art. 1019h Rv De Hoge Raad zal eerst ambtshalve beoordelen of art. 1019h Rv in een procedure op de voet van art. 6 Hnw toepassing kan vinden. De rechter heeft immers de taak ambtshalve te beslissen over de toewijsbaarheid van de proceskosten en de hoogte daarvan Het toepassingsbereik van art. 1019h Rv wordt bepaald door art Rv, waarin titel 15 (waarvan art. 1019h Rv deel uitmaakt) van toepassing wordt verklaard op de handhaving van rechten van intellectuele eigendom ingevolge de daarin genoemde wetten en verordeningen en het daarin genoemde verdrag. De Handelsnaamwet wordt in de opsomming wel genoemd, maar slechts voor zover het gaat om procedures krachtens art. 5 en 5a daarvan. Blijkens de Memorie van Toelichting bij de wet van 8 maart 2007 tot aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en andere wetten ter uitvoering van de Handhavingsrichtlijn, is ervoor gekozen titel 15 van toepassing te verklaren op de Handelsnaamwet voor zover deze beschermt tegen het gebruik van een verwarring wekkende handelsnaam en tegen gebruik van een merk in een handelsnaam (art. 5 en 5a). Uitdrukkelijk is afgezien van toepasselijkheid op procedures krachtens de art. 3, 4 en 5b Hnw, omdat deze betrekking hebben op bescherming van het publiek tegen misleiding en niet op bescherming van intellectuele eigendomsrechten tegen inbreuken door derden (Kamerstukken II , , nr. 3, p. 8 en 17). Uit het feit dat art. 6 Hnw niet in de opsomming van art Rv voorkomt, kan, gelet op het voorgaande, niet worden afgeleid dat procedures op de voet van die bepaling steeds van het toepassingsbereik van titel 15 zijn uitgesloten. Aangenomen moet worden dat indien het in een dergelijke procedure gedane verzoek is gegrond op art. 5 of 5a Hnw, de bepalingen van die titel van toepassing zijn. Alsdan is immers in wezen sprake van een procedure krachtens art. 5 of 5a Hnw, waarin bescherming wordt verzocht tegen inbreuk op het intellectueel eigendomsrecht dat wordt ontleend aan het voeren van een handelsnaam. Dit resultaat stemt overeen met het toepassingsbereik van de Handhavingsrichtlijn zoals omschreven in art. 2 van die richtlijn; vgl. de verklaring van de Europese Commissie van 13 april 2005 (2005/295/EG, PbEU 2005, L94/37), waarin is vermeld dat tot de rechten van intellectuele eigendom waarop de richtlijn betrekking heeft, behoren: handelsnamen, voor zover deze in het betrokken nationale recht als uitsluitende eigendomsrechten worden beschermd Nu het in deze procedure ingediende verzoek is gegrond op art. 5 Hnw kan, gelet op het voorgaande, art. 1019h Rv toepassing vinden. 6.3 Aangezien het cassatieverzoekschrift is ingediend voor 1 januari 2015 zijn de Indicatietarieven in IE-zaken Hoge Raad niet van toepassing. LMR Advocaten heeft niet aangevoerd dat het door LR advocaten gevorderde bedrag niet redelijk en evenredig is. Dat bedrag zal dan ook worden toegewezen. Gelet op de overgelegde specificatie is het griffierecht daarin niet begrepen, zodat dit afzonderlijk zal worden begroot. Voor toewijzing van een bedrag aan btw ziet de Hoge Raad, bij gebreke van de stelling dat deze niet verrekend kan worden, geen aanleiding. 7. Beslissing De Hoge Raad: in het principale beroep: verwerpt het beroep;

4 64 berichten industriële eigendom maart 2016 in het incidentele beroep: vernietigt de beschikking van het gerechtshof s-hertogenbosch van 25 september 2014 voor zover daarbij de proceskosten in eerste aanleg en hoger beroep zijn gecompenseerd; in zoverre opnieuw recht doende: veroordeelt LMR advocaten in de kosten van het geding in beide instanties, aan de zijde van LR advocaten wat betreft de eerste aanleg begroot op 400, en wat betreft het hoger beroep op ,29; in het principale en het incidentele beroep: veroordeelt LMR advocaten in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van LR advocaten begroot op 841,34 aan verschotten en , voor salaris. Noot Overeenstemming tussen logo s als relevante factor in een handelsnaamgeschil 1. Onderhavige kwestie betreft twee advocatenkantoren in het Brabantse Oss die het met elkaar aan de stok kregen toen LR advocaten in 2010 haar intrek nam in een kantoorpand in de nabijheid van het kantoor van LMR advocaten. 1 Slechts 350 meter scheidt de receptie van het ene kantoor van die van het andere kantoor. Beide handelsnamen betreffen afkortingen van de achternamen van respectievelijk drie en twee maten binnen de advocatenkantoren. LMR advocaten maakte bezwaar tegen het gebruik van de handelsnaam LR advocaten op basis van haar oudere handelsnaam. Overleg tussen partijen resulteerde erin dat LR advocaten het gebruik van haar handelsnaam aanpaste. LR advocaten ging de volledige achternamen van de maten gebruiken als handelsnaam. Dit betekende tevens een nieuwe kantoorwebsite en nieuwe adressen. Zij heeft toegezegd dat zij haar kantoorwebsite niet langer (direct) toegankelijk maakte via de oude domeinnaam (de domeinnaam wordt nog wel gebruikt om gebruikers van zoekmachines via een tussenscherm attent te maken op de nieuwe website). Daarnaast gebruikt LR advocaten een logo waarin de letters LR nog steeds prominent worden gebruikt maar waarbij onder het logo de nieuwe handelsnaam wordt gebezigd. 2. Voor LMR advocaten waren de aanpassingen onvoldoende. Zij stapte naar de Rechtbank, sector Kanton en verzocht deze om LR advocaten op de voet van art. 6 Hnw te veroordelen tot het wijzigen van haar handelsnaam. Aan dit verzoek legde LMR advocaten een schending van artikel 5 Hnw ten grondslag. 1 Hoewel op rechtspraak.nl de partijaanduidingen geanonimiseerd zijn, zijn de partijgegevens publiek bekend o.a. uit de eerdere uitspraak van de kantonrechter te s-hertogenbosch van 14 maart 2014: ECLI:NL:RBOBR:2014: Bij de kantonrechter werd het verzoek afgewezen op de grond dat de handelsnaam LMR Advocaten jonger zou zijn dan het door verweerder gebruikte LR Advocaten. Bij het Hof in Den Bosch werd het verzoek tot wijziging van de handelsnaam van LR Advocaten eveneens afgewezen. Ditmaal omdat geen gevaar voor verwarring zou bestaan. Principaal beroep: Verwarringsgevaar ex artikel 5 Hnw 4. Het Hof oordeelde dat het gebruik van de domeinnaam en de adressen met de oude handelsnaam geen gebruik als handelsnaam (meer) oplevert, doch slechts gebruik van een oud adres. Van kleur verschieten van de domeinnaam tot handelsnaam is volgens het Hof geen sprake (meer) In de procedure heeft de discussie zich verplaatst naar de vraag of het (ongewijzigde) logo van LR Advocaten, gebruik van de oude handelsnaam oplevert. Het Hof stelt vast dat het logo vrijwel altijd wordt gebruikt in combinatie met het onderschrift (de volledige achternamen van de twee maten en de aanduiding advocaten ). Wanneer het logo inclusief onderschrift wordt vergeleken met het logo van LMR Advocaten dan is gelijkenis tussen beide logo s verwaarloosbaar. Overeenstemming van de logo s is kennelijk ook niet bepleit door LRM Advocaten. Dat alles overwegend brengt het Hof in r.ov tot het oordeel dat, de beide logo s niet op elkaar [lijken] en naar het hof aanneemt geen beeld op[roepen], ook niet bij een argeloze voorbijganger of toevallige lezer, van dezelfde of aan elkaar gelieerde ondernemingen. Verwarringsgevaar is om die reden uitgesloten. 6. In cassatie is geklaagd over het oordeel van het Hof dat de vormgeving van de door beide advocatenkantoren gebruikte logo s dient te worden meegewogen bij de beantwoording van de vraag of sprake is van verwarringsgevaar in de zin van artikel 5 Hnw. De Hoge Raad bevestigt het oordeel van het Hof dat bij de verwarringsvraag van artikel 5 Hnw niet enkel een vergelijking gemaakt dient te worden van woordbestanddelen. Alle omstandigheden van het geval dienen te worden meegewogen bij de beantwoording van de vraag of bij het publiek verwarring is te duchten tussen de ondernemingen. De Hoge Raad verwijst naar zijn beschikking in de zaak Restaurant Bali van Of de Hoge Raad met zijn beschikking in 1963 een net zo ruime toepassing voor ogen had als in onderhavige zaak het geval is geweest, vraag ik mij af. 4 In 2 Het Hof verwijst naar Hof Amsterdam 19 oktober 2006, IEPT (Quickprint). 3 Hoge Raad 28 maart 1963, NJ 1963, Opvallend is dat Verkade in zijn noot onder HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554, NJ 2016/79 (Artiestenverloning tegen Prae Artiestenverloning), een vergelijkbare ruime toepassing door de Hoge Raad van zijn oudere rechtspraak constateerde. In die zaak betrof het overigens de toepassing van HR 8 mei 1987, ECLI:NL:HR:1987:AG5592, NJ 1988/36 (Bouwcentrum).

5 maart 2016 berichten industriële eigendom 65 bedoelde zaak werd immers benadrukt dat alle factoren kunnen meetellen, mits de daardoor te duchten verwarring maar verband houdt met de aard der beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn. 5 Dat verwarringsgevaar bleek in Restaurant Bali niet te duchten onder meer omdat de respectievelijke ondernemingen verschillend waren als gevolg van de standing van de restaurants, welke wordt bepaald door het soort publiek, dat het bezoekt, door de allure van inrichting en prijslijsten en door de prijzen die berekend worden. 6 In de literatuur en rechtspraktijk van na die datum is met name blijven hangen dat alle omstandigheden meewegen, maar is de vraag of de in aanmerking te nemen omstandigheden in verband staan tot de aard van de onderneming en de vestigingsplaats uit beeld geraakt Onderhavige kwestie is daarvan een mooi voorbeeld. Dat de vormgeving van een logo als een relevante omstandigheid kwalificeert (die verband houdt met de aard der ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn), is een ruime interpretatie van de rechtsregel uit Restaurant Bali. Anderzijds is niet onbegrijpelijk dat het publiek dat (uitsluitend) kennis neemt van een tweetal logo s waarin handelsnamen zijn verwerkt (mede) door de vormgeving van de logo s in staat is om de twee ondernemingen uit elkaar te kunnen houden. Het is dan ook niet voor het eerst dat de vormgeving van logo s betrokken wordt in de handelsnaamrechtelijke verwarringstoets. 8 Incidenteel beroep: toepassing van artikel 1019h Rv 9. LR advocaten heeft incidenteel cassatieberoep ingesteld tegen de beschikking van het Hof op het punt dat het Hof de proceskosten in beide instanties heeft gecompenseerd. Het Hof besloot tot dit oordeel omdat de grief van LMR tegen de beschikking van de kantonrechter gegrond is bevonden. LR advocaten heeft echter gemeend dat zij desalniettemin als de overwegend in het gelijk gestelde partij diende te worden aangemerkt (en aldus aanspraak had op vergoeding van de door haar gemaakte advocaatkosten). De beschikking van de kantonrechter is immers bekrachtigd (hoewel op andere gronden). 10. De Hoge Raad volgt LR advocaten in haar cassatiemiddel. Voor het oordeel of een partij als in het ongelijk gestelde partij dient te worden aangemerkt is niet relevant of de grieven tegen het oordeel van de rechtbank slagen, maar uitsluitend of dit ook tot een andere einduitkomst leidt. Als het afwijzende vonnis door het Hof wordt bekrachtigd op andere gronden dan waarop de afwijzing bij de rechtbank is tot stand gekomen, dient zulks niet te leiden tot een compensatie van kosten. Het oordeel van de Hoge Raad sluit aan bij de heersende leer in de rechtspraak ten aanzien van artikel 237 Rv. 9 Bovendien is het oordeel mijns inziens het enige rechtvaardige oordeel in de situatie als de onderhavige waarin verweerder het argument waarop zij in appel succesvol is gebleken ook reeds in eerste aanleg al heeft aangevoerd, zelfs als dat argument in eerste aanleg door de rechter onbehandeld zou zijn gelaten (hetgeen in dit geschil overigens niet aan de orde was). Overigens zal de bevestiging van de Hoge Raad in r.ov dat ook in IE-zaken een kostencompensatie mogelijk is, niemand verrassen, nu zulks al sinds jaar en dag usance is in de Nederlandse IE-procespraktijk De Hoge Raad beoordeelt in r.ov ambtshalve of Titel 15 Rv (de implementatie van de Handhavingsrichtlijn) en in het bijzonder artikel 1019h Rv op onderhavige kwestie van toepassing is. De Hoge Raad benadrukt dat het de taak van de rechter is om ambtshalve te beslissen over de toewijsbaarheid van de proceskosten en de hoogte ervan. 12. Deze overweging roept een aantal vragen op. De eerste vraag is of artikel 1019 Rv van toepassing is op een procedure die op de voet van artikel 6 Hnw is gevoerd. Nu artikel 1019 Rv bepaalt op welke gevallen Titel 15 van toepassing is en in genoemd artikel te lezen valt dat deze titel van toepassing [is] op procedures krachtens de artikelen 5 en 5a Handelsnaamwet, komt de vraag op in hoeverre in een procedure op de voet van artikel 6 Hnw ruimte is voor een volledige proceskostenveroordeling als in artikel 1019h Rv De Hoge Raad verwijst in r.ov van de beschikking naar de Memorie van Toelichting bij de implementatie van de Handhavingsrichtlijn. 12 Uit de MvT volgt dat de wetgever heeft geworsteld met de aard van het handelsnaamrecht. Is het handelsnaamrecht onder het Nederlandse nationale recht nu een uitsluitend eigendomsrecht, zoals de Europese Commissie in haar verklaring over het toepassingsgebied van de Handhavingsrichtlijn als voorwaarde heeft gesteld voor toepasselijkheid? In dit kader heeft de wetgever overwogen dat het niet aan de rechthebbende op een handelsnaam is voorbehouden om op te treden tegen misleidende of verwarringwekkende handelsnaam. Iedere belanghebbende (en de Kamer van Koophandel ex artikel 6a Hnw) kan de kantonrechter immers krachtens artikel 6 Hnw verzoeken om een handelsnaam die 5 De nuance wordt helder geduid door AG Bakhoven in de conclusie bij genoemde beschikking van 28 maart Conclusie van AG Bakhoven bij Hoge Raad 28 maart 1963, NJ 1963, O.a. Van Nispen e.a., Industriële Eigendom Deel 3, Vormen, namen en reclame, Kluwer Deventer 2012, p Hof Arnhem-Leeuwarden 19 maart 2014, BIE 2014, nr. 51, (Fysiosupplies); vgl. Vzr. Rb. Rotterdam 9 juli 2010, IEPT (Rhijnsburger Kok/FF-Tijd Strandclub); Vzr. Rb. Rotterdam 22 mei 2008, IEPT (DJ Quintin/Quintino). 9 Verwezen wordt naar Hoge Raad 12 augustus 2005, NJ 2006, Vgl. o.a. Hof Arnhem 18 oktober 2011, ECLI:NL:GHARN:2011:BT8511 (Bi-Wear); Hof Den Bosch 12 maart 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015: In lagere rechtspraak is eerder al geoordeeld dat Titel 15 op procedures gevoerd op de voet van artikel 6 Hnw toepasselijk is, vgl. Hof Amsterdam 19 april 2007, IEPT (Amsterdam Business School). 12 Memorie van Toelichting, Kamerstukken II , , nr. 3.

6 66 berichten industriële eigendom maart 2016 in strijd met de Hnw wordt gevoerd te doen wijzigen. Elk handelen in strijd met de Hnw kan door iedere belanghebbende aan de kaak worden gesteld. Daarmee wijkt artikel 6 Hnw af van de meeste procedures die bescherming bieden tegen inbreuken op intellectuele eigendomsrechten. 14. Bovendien hebben de procedures die gevoerd worden op de voet van artikelen 3, 4 en 5b betrekking op bescherming van het publiek tegen misleiding (en niet primair op de bescherming van de onderneming die de oudere handelsnaam voert). Omdat in die gevallen geen sprake lijkt te zijn van (uitoefening van) een exclusief recht de Hnw dient in die gevallen het algemeen belang is besloten de Handhavingsrichtlijn niet op alle mogelijke acties uit hoofde van de Hnw van toepassing te verklaren. Titel 15 is daarom slechts van toepassing op handelsnaamgeschillen voor die geschillen die weinig afwijken van de andere intellectuele-eigendomsrechten 13, te weten de artikelen 5 en 5a Hnw. De Hoge Raad stelt vast dat hoewel in onderhavig procedure is gekozen voor de rechtsingang van artikel 6 Hnw, in feite ter beoordeling voorligt of er een schending van artikel 5 Hnw heeft plaatsgevonden. In die omstandigheid zou geen billijk resultaat bereikt worden wanneer artikel 1019h Rv geen toepassing zou vinden. ten uit te spreken. 14 In r.ov. 6.3 van de beschikking in deze zaak komt de Hoge Raad tot de uitoefening van zijn in r.ov beschreven ambtshalve taak : LMR Advocaten heeft niet aangevoerd dat het door LR advocaten gevorderde bedrag niet redelijk en evenredig is. Dat bedrag zal dan ook worden toegewezen. Uit de woorden dan ook maak ik op dat, anders dan r.ov doet vermoeden, de Hoge Raad toch niet beoogd heeft een koerswijziging in te zetten. De Hoge Raad beoordeelt de (redelijkheid en evenredigheid van de) hoogte van de proceskosten niet zelfstandig maar laat zich leiden door hetgeen door partijen is aangevoerd. Exact zoals tot op heden gebruikelijk was. Mijns inziens dienen we er in de praktijk, ook na deze beschikking rekening mee te houden dat matiging van de proceskosten door de rechter slechts kan plaatsvinden als daartoe door partijen voldoende argumenten zijn aangevoerd. R. Chalmers Hoynck van Papendrecht* 15. De Hoge Raad kiest overigens bij randnummer mijns inziens voor te algemene bewoordingen waar hij vaststelt dat Aangenomen moet worden dat indien het in een dergelijke procedure [een procedure op de voet van artikel 6 Hnw] gedane verzoek is gegrond op art. 5 of 5a Hnw, de bepalingen van die titel [15] van toepassing zijn. Ik meen dat Titel 15 niet van toepassing zou moeten zijn in gevallen dat een artikel 6 Hnw-procedure wordt ingesteld door een belanghebbende anders dan de houder van de oudste handelsnaam, of door de Kamer van Koophandel, ook niet als dat verzoek is gegrond op artikelen 5 of 5a Hnw. In die situaties is immers evident geen sprake van een situatie dat de oudere handelsnaam als uitsluitend eigendomsrecht wordt benut in de zin dat de procedure niet gericht is op bescherming tegen een inbreuk op IE-rechten. 16. Een tweede vraag die opkomt bij lezing van r.ov is of de Hoge Raad een koerswijziging heeft beoogd door te oordelen dat het de taak van de rechter is om ambtshalve te oordelen over de hoogte van de proceskosten. Voor matiging van de gevorderde proceskosten kan ruimte zijn wanneer de gevorderde kosten niet redelijk en evenredig zijn of dat de billijkheid zich tegen toewijzing van die kosten verzet. Tot op heden hanteerde de Hoge Raad de regel dat een dergelijke grond voor matiging door de partijen diende te worden aangevoerd en dat de rechter niet de vrijheid heeft om ambtshalve een matiging van de gevorderde proceskos- 13 Memorie van Toelichting, Kamerstukken II , , nr. 3, p.8 14 O.a. Hoge Raad 26 februari 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK5756, r.o. 5.2 (Stichting Baas In Eigen Huis/Plazacasa); Hoge Raad 5 februari 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK5993, r.o. 3.2 en Hoge Raad 22 juni 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW0393, r.o (Knooble); Hoge Raad 5 oktober 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW8296 (Kwik-Lok); Hoge Raad 7 december 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX9018, r.o. 3.7 (H&M/G-Star); Hoge Raad 3 oktober 2014 ECLI:NL:HR:2014:2900 (Leo Pharmaceutical/Sandoz). * mr. R. Chalmers Hoynck van Papendrecht is advocaat te Breda.