16 juni 2004, 72e jaargang, nr. 6. Artikelen

Transcriptie

1 U I T G A V E V A N H E T B U R E A U V O O R D E I N D U S T R I E } L E E I G E N D O M juni 2004, 72e jaargang, nr. 6 I N H O U D Artikelen Jurisprudentie vormt gebruik van woord-beeldmerk Wheely bike systems ; omschrijving waren omvat de fietsgerelateerde waar, zoals ook uit het merk valt af te leiden; gebruik meer dan 3 maanden voor vordering tot vervallenverklaring; geen beroep op art. 14C lid 2 nu Wheely is ingeschreven vóór het verstrijken van de 5 jaren termijn) (met noot J.H. S.). Rechterlijke uitspraken 3 Modelrecht 1 Octrooirecht Nr. 44 Hof s-hertogenbosch, 4 nov. 2003, Synergys/Geha (Richtlijnconforme uitleg van art. 2,1 BTMW: apparaatgerichte leer, dwz dat alle technische aspecten van modelbescherming worden uitgesloten, ook als daarvoor alternatieven voorhanden zijn). Mr. drs. M. de Cock Buning, De nieuwe Antipiraterij Verordening (blz ). Nr. 38 Rechtbank s-gravenhage, 10 sept. 2003, Scimed Life Systems/Medinol (onderkennen van knikprobleem, oorzaak daarvan en oplossing niet inventief; afwijkend oordeel oppositieafd. EOB). 4 Auteursrecht Nr. 39 Rechtbank s-gravenhage, 13 jan. 2004, Exxon Research & Engineering Comp./Dir. Bureau I.E. (Awb-beroep herstelverzoek: invulling begrip zo spoedig mogelijk met termijn van 2-3 maanden of langer bij bijzondere omstandigheden, niet in strijd met de wet en niet onredelijk). Nr. 45 Hof s-hertogenbosch, 17 juni 2003, Van Valderen Eurotrade/Borek Parasols e.a. (geen bescherming voor vormgevingselementen bepaald door mode, trend of stijl, of voorgeschreven door functionaliteit; kenmerkende eigenschappen blijken onvoldoende uit modeldepot). Nr. 40 Hof s-gravenhage, 28 aug. 2003, Kestral Org. e.a./ Aralco Ventilation Techn. e.a. (niet toegepaste kenmerk niet wezenlijk; bekendheid van de kenmerken uit verschillende publicaties maakt uitvinding nog niet voor de hand liggend) (met noot J.H. S.). Nr. 46 Vzr. Rechtbank Breda, 18 april 2003, Van Valderen Eurotrade/Borek Parasols e.a. (misbruik procesrecht: tweede kort geding heeft geen ander doel dan eerder hoger beroep). 2 Merkenrecht Officiële mededelingen Nr. 41 Vzr. Rechtbank Maastricht, 8 mei 2003, Uitgeversassociatie Brinkman e.a./reed Business Information ( Business heeft gering onderscheidend vermogen door langdurig gebruik; geen inbreuk door verschil in lay-out en kleur; geen aantasting reputatie). Personeel. Register van octrooigemachtigden. Nr. 42 Hof Amsterdam, 22 mei 2003, Achmea Zorgverz. e.a./ STA Holding (woorden People at Work hebben op zichzelf onvoldoende onderscheidend vermogen voor de diensten van STA; de wel onderscheidende bestanddelen komen niet voor in het teken van Achmea). Nr. 43 Rechtbank Amsterdam, 8 okt. 2003, Euretco Tweewielers/J. Sijpkens e.a. ( Batavus Wheely Systems

2 2 3 4 B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M 1 6 J U N I C O L O F O N Bijblad bij Verschijnt maandelijks, rond de 16e Abonnementsprijs: EUR 79, per jaar met inbegrip van het jaarregister; aan abonnees buiten Nederland wordt EUR 22,50 per jaar aan verzendkosten in rekening gebracht; prijs per los nummer EUR 7,90 Nieuwe abonnementen: gaan in bij het begin van een kalenderjaar; aan tussentijdse nieuwe abonnees worden de eerder verschenen nummers van de jaargang alsnog geleverd. Nieuwe aanmeldingen dienen, bij voorkeur schriftelijk, te worden gericht aan de administratie Beëindiging abonnement: door schriftelijke opzegging bij de administratie uiterlijk zes weken vóór het begin van een nieuw kalenderjaar. Zonder tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch verlengd Administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Patentlaan 3, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnummer (070) , Faxnummer (070) , doclev@bie.minez.nl Rabobank Bankrekeningnummer Kopij: zoals artikelen en interessante uitspraken kunt u naar het redactie-adres sturen t.a.v. de secretaris Overname publicaties: na schriftelijke toestemming van de redactie De Industriële Eigendom Redactie: prof. mr. J.J. Brinkhof mr. J.L. Driessen dr. J.H.J. den Hartog jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper mr. P. Neleman prof. mr. C.J.J.C. van Nispen prof. mr. A.A. Quaedvlieg prof. mr. J.H. Spoor mr. P.J.M. Steinhauser mr. D.W.F. Verkade prof. mr. D.J.G. Visser mr. ir. J.H.F. Winckels Correspondenten: F. Henning-Bodewig (verbonden aan het Max-Planck-Institut, München) H. Laddie (mr. Justice, High Court London) R.J. Prins (advocaat te Parijs) Redactie-secretaris (waarnemend): mr. J.L. Driessen; josdri@bie.minez.nl Redactie-adres: Patentlaan 3, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnr. (070) Telefax (070) Vormgeving en druk: DeltaHage bv, Den Haag Auteursrecht voorbehouden

3 1 6 J U N I B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M A R T I K E L E N De nieuwe Antipiraterij Verordening Madeleine de Cock Buning 1 1 Inleiding 1.1 Introductie De strijd tegen de grensoverschrijdende handel in producten die inbreuk maken op rechten van intellectuele eigendom wordt op verschillende fronten gevoerd. Naast initiatieven zoals TRIPs en de recente Europese Handhavingsrichtlijn 2 om de handhaving van intellectuele eigendomsrechten te harmoniseren, wordt al sinds getracht de internationale handel in inbreukmakende goederen tegen te gaan door middel van aan de Gemeenschapsgrenzen 4 te nemen maatregelen. Op 1 juli 2004 treedt de geheel vernieuwde Verordening (EG) 1383/2003 ( Antipiraterij Verordening ) in werking die douane optreden aan de grenzen aanzienlijk zou moeten vereenvoudigen. Bovendien wordt het toepassingsgebied van de Verordening (andermaal) uitgebreid met een aantal nieuwe intellectuele eigendomsrechten Opzet In deze bijdrage zal allereerst de doelstelling en achtergrond van de Antipiraterij Verordening besproken worden. Na een beschrijving van het bereik en de werkingssfeer van de nieuwe Verordening zal aan de hand van een uitleg van de gang van zaken bij een optreden van de douane aan de Gemeenschapsgrenzen, de inhoud van de Verordening nader belicht worden. Speciale aandacht wordt daarbij besteed aan de verschillen ten opzichte van het systeem onder de oude Verordening, zoals bijv. de invoering van een versnelde procedure ter vernietiging van aangetroffen goederen waarvan inbreuk nog niet in rechte is vastgesteld. Tot slot zal een 1 Advocaat te Amsterdam en verbonden aan het Molengraaff Instituut (CIER) van de Universiteit Utrecht. Dit artikel is gedeeltelijk gebaseerd op een hoofdstuk over dit onderwerp van dezelfde auteur dat eind dit jaar zal verschijnen in het boek Handhaving Intellectuele Eigendomsrechten, Deventer Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende maatregelen en procedures om de handhaving van intellectuele eigendomsrechten te waarborgen, Brussel 30/1/2003 COM (2003) 46, Richtlijn 2004/.../EC, Brussel 19 April 2004, PE-CONS 3636/04. 3 De eerste Antipiraterij Verordening trad in werking in 1988, Verordening EEG nr 3842/86, Pb. EG 18 december 1986, L 357/1. 4 Het douanegebied van de Gemeenschap omvat thans: België, Denemarken (m.u.v. de Faeroeer- en Groenland), Duitsland (m.u.v. Helgoland en Van Buesingen), Spanje (m.u.v. Ceuta en Melilla), Helleense Republiek, Frankrijk (m.u.v. de gebieden over zee en de territoriale lichamen), Ierland, Italië (m.u.v. Livigno en Campione d Italia, Meer van Lugano), Luxemburg, Het Koninkrijk der Nederlanden in Europa, Portugal, Het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, alsmede de Kanaaleilanden en het eiland Man en enkele gebieden buiten het grondgebied van de lidstaten, Verordening (EEG) nr. 2913/92 als laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2700/2000 van het Europees Parlement en de Raad, Pb. L 311 van 12 december 2000, p. 17, Finland, Oostenrijk, Zweden en de landen die (zonder voorbehoud dienaangaande) per 1 mei 2004 zijn toegetreden tot het EU-Verdrag, Cyprus, Malta, Estland, Polen, Hongarije, Slovenië, Slowakije, Letland, Litouwen en Tsjechië. 5 Verordening EG nr 1383/2003, Pb. 2 augustus 2003, L196/7; i.w.tr. op 1 juli enkele (kritische) kanttekening geplaatst worden bij het van de nieuwe Verordening te verwachten effect. 2 Doelstelling en achtergrond Als aangegeven in de inleiding van dit stuk, worden al sinds de jaren negentig van de vorige eeuw pogingen gedaan de internationale piraterij tegen te gaan door aan de Gemeenschapsgrenzen te nemen maatregelen. De eerste Antipiraterij Verordening trad inwerking in 1988 en was uitsluitend van toepassing op merkrechten. 6 Na (negatieve) evaluatie van de effectiviteit van deze verordening trad in juli 1995een nieuwe Antipiraterij Verordening in werking waarvan het bereik werd uitgebreid tot inbreuk op auteursen modelrecht. 7 Ook werd de zgn. ex officio procedure ingevoerd. 8 Laatstgenoemde Verordening werd gewijzigd in het jaar 1999 en bevatte een uitbreiding van het toepassingsgebied tot het octrooirecht en van de werkingssfeer tot alle mogelijke douanesituaties waarin goederen zich kunnen bevinden. 9 Niettegenstaande deze Communautaire maatregelen, lijkt de handel in nagemaakte en door piraterij verkregen goederen de laatste jaren alleen maar verder te zijn toegenomen. Uit door de Europese Commissie bij de toelichting bij het Voorstel voor de nieuwe Antipiraterij Verordening aangevoerde cijfers zou in de periode van 1998 tot 2001 sprake zijn van een toename van 900% van door de douane aan de buitengrenzen van de Unie aangehouden voorwerpen die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten: van 10 tot 100 miljoen in vier jaar. 10 In deze toename wordt (mede) aanleiding gevonden voor de totstandbrenging van een nieuwe Antipiraterij Verordening. Uit de toename van aanhoudingen kan overigens evenzeer een behoorlijk functioneren van het regime van de geldende Verordening worden opgemaakt. Daarbij speelt nog wel een aantal andere (zorgelijke) ontwikkelingen een rol. De aard van de verhandelde producten zou zich de laatste jaren hebben verlegd van luxe producten zoals horloges en kleding naar alledaagse consumentengoederen zoals levensmiddelen en geneesmiddelen. De gezondheid en de veiligheid van de consument komt in het geding wanneer de herkomst van waren niet kan worden achterhaald en de kwaliteit niet kan worden gegarandeerd. Daarenboven blijkt ook de georganiseerde misdaad steeds sterker betrokken bij grote internationale transacties met nagemaakte of door piraterij verkregen goederen. 11 Volgens de Europese Commissie maakt de bijzonder snelle ontwikkeling van deze vorm van fraude, die thans uit het oogpunt van de douane-interventie statistisch kwantificeer- 6 Verordening EEG nr 3842/86, Pb. EG 18 december 1986, L 357/1. 7 Verordening EG nr 3295/94, Pb. EG 22 december 1994, L 341/8; i.w.tr. op 1 juli Zie sub Verordening EG nr. 241/1999, Pb. L 27/1 van 25januari 1999; i.w.tr. op 1 juli Voorstel voor een Verordening van de Raad, Brussel 20 januari 2003, COM (2003) 20 definitief, 2003/0003 (ACC). 11 Zie hierover bijvoorbeeld het rapport van de World Customs Organisation (WCO), Smuggling, Counterfeiting and Privacy: the Rising Tide of Contraband and Organisised Crime, 2001, beschikbaar op

4 2 3 6 B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M 1 6 J U N I baar is, (...) een hervorming van de wetgeving noodzakelijk die de vrije concurrentie, de veiligheid en de bescherming van de consument en de eerbiediging van de intellectuele eigendomsrechten waarborgt en de financiële belangen van de Gemeenschap veilig stelt. Een dergelijke herziening zou het volgens de Commissie bovendien mogelijk moeten maken het innoverend vermogen en de concurrentiepositie van de ondernemingen te bevorderen, de werkgelegenheid in stand te houden en, tezelfdertijd, de nationale economieën te beschermen. 12 Met de nieuwe Antipiraterij Verordening zou piraterij aan de gemeenschapsgrenzen op aanzienlijk doeltreffender wijze aangepakt moeten kunnen worden. Bovendien beoogt de Verordening de drempel te verlagen, ten gunste van de kleine- en middelgrote industriële ondernemingen en het midden- en kleinbedrijf (KMIO/MKB), zodat ook zij kunnen profiteren van het systeem van de Verordening. Daarbij wordt het toepassingsgebied van de Verordening uitgebreid tot nieuwe intellectuele eigendomsrechten. Dit alles zonder het internationale handelsverkeer te hinderen. De verwachtingen zijn hooggespannen. 3 Toepassingsgebied en werkingssfeer 3.1 Toepassingsgebied Er is geen nationale wettelijke regeling ter uitvoering van de Antipiraterij Verordening. De Verordening werkt rechtstreeks in Nederland door. 13 De Verordening stelt de voorwaarden vast waaronder de douane kan optreden wanneer goederen worden aangetroffen waarvan wordt vermoed dat die inbreuk maken op een intellectuele eigendomsrecht. 14 Het toepassingsgebied van de Antipiraterij Verordening is met de jaren steeds verder uitgebreid. Daaronder dient inmiddels volgens art. 2 van de nieuwe Antipiraterij Verordening te worden gerekend: 15 a namaakgoederen: goederen met inbegrip van hun verpakking waarop zonder toestemming van de rechthebbende een merk is aangebracht dat identiek is aan een woord- of beeldmerk of daarvan niet wezenlijk kan worden onderscheiden; 16 b door piraterij verkregen goederen: goederen die kopieën zijn (of bevatten) van door het auteursrecht, het naburige recht dan wel het recht inzake tekeningen of modellen beschermde werken; c goederen die in de lidstaat waar het verzoek om optreden van de douane wordt ingediend, inbreuk maken op: (i) een octrooi; (ii) een aanvullend beschermingscertificaat; Ibid., p Verordeningen zijn rechtstreeks toepasselijk in de Nederlandse rechtsorde (art. 249 EG-Verdrag). 14 Terminologie Anti Piraterij Verordening; de mallen of matrijzen voor de vervaardiging van goederen worden daarmee gelijkgesteld, voorzover deze volgens communautaire wetgeving of de wetgeving van de lidstaat waar het verzoek om optreden van de douaneautoriteiten wordt ingediend inbreuk maken op de rechten van de houder van het recht, art 2.3 Verordening (EG) 1383/2003 vgl. de matrijzen die in het Nederlandse auteursrecht worden aangemerkt als reproducties. 15 Art 2.1 Verordening (EG) 1383/ Zelfs indien woord- of beeldmerken afzonderlijk worden aangeboden, worden ze aangemerkt als namaakgoederen. 17 Als bedoeld in Verordening (EEG) 1768/92 van de Raad of Verordening (EG) 1610/96. (iii) een kwekersrecht; 18 (iv) benamingen van oorsprong of geografische aanduidingen; 19 (v) geografische benamingen. 20 Het toepassingsgebied van de nieuwe Antipiraterij Verordening is hiermee uitgebreid tot het kwekersrecht, de benamingen van oorsprong en de geografische aanduidingen. De toename met 75% in 2001 ten opzichte van het jaar 2000 van het aantal door de douane aangetroffen namaak levensmiddelen en alcoholhoudende dranken heeft de Europese wetgever tot deze uitbreiding doen besluiten. Omdat onder de houder van het recht van intellectuele eigendom in de Verordening niet uitsluitend de daadwerkelijke rechthebbende wordt begrepen, maar tevens elke andere persoon die gemachtigd is een van de genoemde intellectuele eigendomsrechten te gebruiken, óf hun vertegenwoordigers, 21 kunnen alle licentienemers maar ook bijv. de Stichting Namaak Bestrijding (SNB) verzoeken om optreden op grond van de Verordening Werkingssfeer De werkingssfeer van de Verordening strekt zich uit tot iedere mogelijke situatie waarin goederen door de douane van een Gemeenschapsland kunnen worden aangetroffen. Douaneautoriteiten kunnen optreden wanneer er een vermoeden is dat bepaalde goederen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten, wanneer deze goederen worden aangegeven voor invoer in de Gemeenschap, 23 uitvoer, 24 wederuitvoer (ook wel aangeduid als: doorvoer in transito), 25 het plaatsen onder een schorsingsregeling, 26 in een vrije 18 Overeenkomstig de wetgeving van een lidstaat of een communautair kwekersrecht overeenkomstig Verordening (EG) 2100/ Overeenkomstig de wetgeving van een lidstaat of bedoeld in Verordening (EEG) 2081/92 en Verordening (EG)1493/1999, met betrekking tot landbouwproducten, levensmiddelen en wijn. 20 Als bedoeld in Verordening (EEG) 1576/89, met betrekking tot gedistilleerde dranken. 21 Advocaten, maar ook de Stichting Namaak Bestrijding, (SNB). 22 Art. 2.2 Verordening (EG) 1383/ Goederen met een oorsprong buiten de Gemeenschap en een bestemming binnen de Gemeenschap. 24 Goederen met een oorsprong binnen de Gemeenschap en een bestemming buiten de Gemeenschap. 25 Goederen met oorsprong buiten de Gemeenschap, die via de Gemeenschap worden doorgevoerd naar een bestemming buiten de Gemeenschap. 26 Bij goederen onder een schorsingsregeling wordt de betaling van rechten opgeschort, daaronder begrepen: extern douanevervoer (vervoer binnen de Gemeenschap van niet in de Gemeenschap ingevoerde goederen), douane-entrepot (opslaan in een loods met een vergunning van de douane zolang men nog niet weet naar welk land de goederen zullen worden verkocht), actieve veredeling (verwerken van goederen die van buiten de Gemeenschap worden binnengebracht in andere goederen om later weer naar buiten de Gemeenschap te worden vervoerd), behandeling onder douanetoezicht (ompakken van goederen in kleinere hoeveelheden), tijdelijke invoer (bijv. wetenschappelijk materiaal dat in Nederland wordt onderzocht en slechts kort binnen de Gemeenschap verblijft), Verordening (EEG) nr. 2913/92 van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautaire douanewetboek.

5 1 6 J U N I B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M zone 27 of in vrij entrepot. 28 In het navolgende onderdeel wordt een aantal van deze omstandigheden nader beschouwd In transito van buiten de Gemeenschap Op grond van de Antipiraterij Verordening kan worden opgetreden wanneer goederen van buiten de Gemeenschap in transito worden doorgevoerd via een land binnen de Gemeenschap, terwijl ze bestemd zijn voor een land buiten de Gemeenschap. Dit werd binnen de werkingssfeer van de vorige Antipiraterij Verordening overigens al bevestigd door het Hof van Justitie van de EG in het arrest Polo v. Dwidua, waarin het Hof het voorlopig in beslag nemen van goederen op grond van de Antipiraterij Verordening die zich in een dergelijke situatie bevinden, geoorloofd achtte. 29 Zulke goederen kunnen in het Gemeenschapstransito land worden tegengehouden, ook al zijn zij bestemd voor een land buiten de Gemeenschap waar de rechthebbende geen rechten heeft. Voorwaarde is wel dat er sprake is van een inbreuk op een nationaal recht van intellectuele eigendom in het transito land waar het tegenhouden van de goederen plaatsvindt. Bij een dergelijke transito (waarbij de goederen tijdelijk door de Gemeenschap gaan) bestaat volgens het Hof altijd het risico dat de goederen alsnog in de Gemeenschap op de markt komen. Het Hof bevestigt dit begin januari 2004 in het Rolex-arrest in een zaak met betrekking tot horloges die door de Oostenrijkse douane werden tegengehouden; de Antipiraterij Verordening is van toepassing op zuivere doorvoer tussen twee niet-gemeenschapslanden. 30 Het doet er daarbij overigens niet toe of een rechthebbende zijn hoofdvestiging binnen of buiten de Gemeenschap heeft. Wanneer géén sprake is van zuivere doorvoer kan volgens de President van de Haarlemse Rechtbank in de Nike-zaak deze leer van het Hof van Justitie geen toepassing vinden. 31 Het ging in de Nike-zaak om uit China afkomstige goederen die op Schiphol werden aangehouden maar het Gemeenschapsland Spanje als eindbestemming hadden. De President achtte de Antipiraterij Verordening hierop niet van toepassing. Het gevaar dat dergelijke goederen, gezien de open Gemeenschapsmarkt toch in Nederland (of een ander Gemeenschapsland waar Nike rechten heeft) op de markt zullen komen, lijkt overigens nog groter dan in het Polo/Dwidua en Rolex berechte geval waar de goederen niet bestemd waren voor de Gemeenschapsmarkt Intercommunautaire doorvoer Evenals zijn voorganger is ook de nieuwe Antipiraterij Verordening niet van toepassing op binnen de Gemeenschap vervaardigde of in het verkeer gebrachte goederen, maar uitsluitend op goederen die uit landen buiten de Gemeenschap (derde landen) afkomstig zijn. Het Hof van Justitie van de EG heeft hieraan inmiddels nadere uitleg gegeven. 27 Goederen bevinden zich niet binnen het Nederlandse territoir. 28 In Nederland kennen we geen vrije zone. Een vrij entrepot kennen we wel, het is een vrij entrepot dat geheel onder douanebewaking staat. Voor de in vrij entrepot opgeslagen goederen is geen douaneadministratie nodig; er worden geen invoerrechten betaald. 29 HvJ EG 6 april 2000 (zaak C-383/98) Jur. 2000, p. I-2519 (The Polo/ Lauren Company v. Dwidua); vgl ook HvJ EG 7 januari 2004 (zaak C-60/02) (Oostenrijk vs. X). 30 HvJ EG 7 januari 2004 (zaak C-60/02) (Rolex). 31 Pres. Arrondissementsrechtbank Haarlem 8 september 2000, BIE 2001/14 (Nike). In het arrest van het Hof Commissie/Frankrijk is bepaald dat intercommunautaire doorvoer niet valt onder het specifieke voorwerp van het industriële en commerciële eigendomsrecht op tekeningen of modellen. Belemmering van het vrije verkeer van goederen door de genomen schorsingsmaatregelen was daarom volgens het Hof niet gerechtvaardigd. 32 In deze zaak werden in Spanje vervaardigde autoonderdelen voor voertuigen van Franse merken, welke in Spanje geen bescherming genieten, via Frankrijk doorgevoerd naar een andere lidstaat van de Gemeenschap, waar deze merken evenmin beschermd zijn en waar de onderdelen dus gewoon mochten worden verhandeld. Volgens het Hof was het vasthouden door de Franse douane teneinde de doorvoer van de onderdelen te verhinderen niet gerechtvaardigd. Het vrije goederenverkeer binnen de Gemeenschap werd daarmee ten onrechte belemmerd. Met betrekking tot een iets afwijkende casus oordeelt het Hof in het arrest Rioglass vrijwel gelijkluidend. Goederen gefabriceerd in een lidstaat van de Gemeenschap (Spanje) die tijdens hun transport naar een land buiten de Gemeenschap (Polen) het territoir van Frankrijk in transito passeren, kunnen evenmin worden tegengehouden door de douane. Het Hof benadrukt in dit arrest dat het vrije goederenverkeer dient te prevaleren boven de intellectuele eigendomsbescherming, tenzij het specifieke voorwerp van die rechten daardoor wordt geschaad. Volgens het Hof ziet het specifieke voorwerp van het merkrecht niet op het enkele transport (doorvoer) van goederen. 33 Ook voor goederen afkomstig uit derde landen die rechtmatig in het Gemeenschapsverkeer zijn gebracht, omdat de rechthebbende zich in dat Gemeenschapsland niet op enig recht van intellectuele kan beroepen door bijvoorbeeld het ontbreken van een merkregistratie, geldt dat de doorvoer naar andere Gemeenschapslanden op grond van de Antipiraterij Verordening, geen strobreed in de weg kan worden gelegd. Het goed bevindt zich immers al binnen de grenzen van de Gemeenschap. 3.3 Parallel import en persoonlijke bagage De Antipiraterij Verordening is evenmin van toepassing bij parallel geïmporteerde goederen. 34 Buiten het bereik van de Verordening vallen daarom de goederen welke met toestemming van de houder werden voorzien van een merk, maar zonder diens toestemming in de Gemeenschap zijn ingevoerd, uitgevoerd of wederuitgevoerd, geplaatst zijn onder een schorsingsregeling of in een vrij entrepot. 35 Hetzelfde geldt voor goederen waarop een beschermde oorsprongsbenaming of geografische aanduiding voorkomt of die beschermd zijn door een octrooi of aanvullend beschermingscertificaat, door een auteursrecht of een naburig recht of door een kwekersrecht, en die met toestemming van de houder van dat recht zijn vervaardigd. De Antipiraterij Verordening is bovendien niet van toepassing op goederen zonder handelskarakter ( niet- 32 HvJ EG 26 september 2000 (zaak C-23/99) Jur. 2000, p. I-7653; BIE 2001,15 (Commissie/Frankrijk). 33 HvJ EG 23 oktober 2003 (zaak C-115/02) (Rioglass). 34 Art. 3.1 Verordening (EG) 1383/ Omstandigheden als omschreven in art. 1.1 Verordening (EG) 1383/ 2003.

6 2 3 8 B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M 1 6 J U N I commerciële goederen ) die zich in de persoonlijke bagage van reizigers bevinden. 36 Deze vrijstelling is wel aan beperkingen gebonden. De hoeveelheid mag de vrijstellingslimiet ( 175, ) niet overschrijden. Het is vooralsnog onduidelijk op welke wijze de waarde van goederen in de persoonlijke bagage wordt berekend. Wordt de waarde gebaseerd op die van de van inbreuk verdachte goederen, of wordt deze gerelateerd aan de waarde van de originele producten? Dat maakt nogal een verschil uit. In ieder geval dienen er geen concrete aanwijzingen te zijn dat de goederen deel uitmaken van het handelsverkeer en evenmin dat het transport in de persoonlijke bagage een grootschalige transactie verhult. 37 Lobbies vanuit rechthebbenden kring hebben in het consultatieproces voorafgaande aan vaststelling van de nieuwe Antipiraterij Verordening gepleit voor het schrappen van de uitsluitingsclausule voor de persoonlijke bagage. Mede omdat dit soort goederenverkeer in de praktijk door de douane met behulp van een aanhoudingsprocedure nauwelijks te bestrijden valt, is daarvan uiteindelijk afgezien. 36 Art. 3.1 Verordening (EG) 1383/ Zie over de problemen in de praktijk om vast te stellen wanneer goederen onderdeel uitmaken van de persoonlijke bagage, Bus, F. Het recht op afgifte in het merkenrecht en gebruik in het economisch verkeer, BMM bulletin , p De Staatssecretaris van Financiën stelde in 1996 een voorschrift op dat de wijze waarop de douane uitvoering moet geven aan de Antipiraterij Verordening regelt. Voorschrift douanetaak inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, Ministerie van Financiën 1996, gebaseerd op de Douanewetgeving, Kamerstukken II, 23716, nr. 8. Er zijn inmiddels twee mededelingen van de Staatssecretaris aan toegevoegd, de eerste naar aanleiding van de wijzigings-verordening 1999 en de tweede naar aanleiding van het arrest van HvJ EG 14 oktober 1999, zaak C-223/98, Jur. 1999, p. I-7081; BMM bulletin , 19 (Adidas/Zweden). 39 Douane-Noord is intermediair tussen douanepost en rechthebbenden. De douanepost stuurt het procesverbaal tezamen met de foto s van de goederen door aan Douane-Noord. De onder het Ministerie van Financiën ressorterende FIOD-ECD, kennisgroep intellectuele eigendom functioneert bovendien als algemeen meldpunt voor piraterij in Nederland. 40 Art. 1.1 Verordening (EG) 1383/ Art. 5Verordening (EG) 1383/ Optreden douaneautoriteiten op grond van de Antipiraterij Verordening De Nederlandse douane ressorteert onder het Ministerie van Financiën 38 en is onderverdeeld in 7 districten. De districten Hoofddorp (Schiphol) en Rotterdam (haven) zijn in de praktijk het meest betrokken bij aanhoudingen op grond van de Antipiraterij Verordening. Douane-Noord in Groningen heeft verder een centrale rol bij de uitvoering van de Antipiraterij Verordening. 39 De douane heeft in verband met (mogelijke) fiscale claims het dagelijkse toezicht op goederen die in de Gemeenschap worden in- en uitgebracht. Bij de uitoefening van deze taken kan de douane op inbreukmakende goederen stuiten. De douane past de regels van de Antipiraterij Verordening toe als vermoed wordt dat de aangetroffen goederen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten. 40 Op twee manieren kan daarop het douane-optreden worden gestart: enerzijds op grond van een verzoek dat werd ingediend door de houder van het intellectuele eigendomsrecht, 41 en anderzijds op grond van ambtshalve optreden op initiatief van de douane zelf. 42 Beide procedures worden hieronder nader toegelicht. 4.1 Verzoek van een rechthebbende om optreden van douane ( artikel- 5-verzoek ) Een rechthebbende kan een verzoek om optreden van de douane, een zogenaamd artikel-5-verzoek op twee verschillende momenten indienen. In de eerste plaats wanneer de rechthebbende een vermoeden heeft dat inbreukmakende goederen in omloop zijn. Voorafgaande aan de daadwerkelijke ontdekking van deze goederen dient de rechthebbende een algemeen verzoek in voor douane optreden gedurende een bepaalde periode. In de tweede plaats kan ten aanzien van goederen welke door de douane ambtshalve al werden tegengehouden (op grond van de in onderdeel 3.2 te bespreken ex officio-procedure) achteraf een specifiek verzoek ten aanzien van die bepaalde zending worden gedaan. De rechthebbende dient in beide gevallen schriftelijk te verzoeken om optreden. Daarvoor zijn Europees geharmoniseerde formulieren beschikbaar. 43 Onder het oude regime mochten Gemeenschapslanden meerdere autoriteiten aanwijzen die bevoegd waren een beschikking te geven op een artikel-5-verzoek. In Griekenland waren bijvoorbeeld 10 competente autoriteiten die allen aangeschreven diende te worden ten verkrijging van bescherming voor het gehele Griekse territoir. 44 Thans mag er slechts één bevoegde autoriteit per land zijn. Onder het regime van de nieuwe Verordening kan de houder van een Gemeenschapsmerk, een Gemeenschapsrecht inzake tekeningen of modellen, een Communautair kwekersrecht, een Communautaire oorsprongsbenaming, een geografische aanduiding of benaming bovendien met één verzoek het optreden van douaneautoriteiten van meerdere lidstaten bewerkstelligen. 45 De verzoeker-rechthebbende dient steeds bewijs te leveren dat hem een beroep toekomt op de rechten waarop hij aanspraak doet (merkinschrijvingen etc.), alsmede een nauwkeurige technische beschrijving van de goederen. Bovendien dient de verzoeker aansprakelijkheid te aanvaarden voor het geval dat zou worden vastgesteld dat de betrokken goederen geen inbreuk maken op een intellectuele eigendomsrecht of wanneer de procedure tussentijds beëindigd wordt wegens een nalaten van de verzoeker-rechthebbende. 46 Daarnaast dient de verzoeker-rechthebbende er schriftelijk mee in te stemmen dat een deel van de eventueel uit de toepassing van de Verordening voortvloeiende kosten 47 door hem gedragen zullen worden. Dit is een belangrijke vernieuwing ten opzichte van de vorige Antipiraterij Verordening (EG) 3295/94 waarin verschillende 42 Art. 4 Verordening (EG) 1383/ Art. 5.5 Verordening (EG) 1383/ Daele, K, Regulation 1383/2003: A new step in the fight against counterfeit and pirated goods at the borders of the European Union, EIPR 2003, p Art. 5.4 Verordening (EG) 1383/ Art. 6.1 Verordening (EG) 1383/2003. De aansprakelijkheid van de houder wordt beheerst door het recht van het land waar de goederen zich bevinden, art Hiermee wordt gedoeld op de kosten die gemaakt zullen worden in verband met het douanetoezicht uit hoofde van de artikelen 9 en 11 van Verordening (EG) 1383/2003.

7 1 6 J U N I B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M lidstaten 48 rechthebbenden verplichtten initieel een geldbedrag te storten tot zekerheid. 49 Deze aanpassing dient er met name toe om de procedure laagdrempelig te maken voor de KMIO en het MKB. De Nederlandse douane kon overigens ook al onder het oude regime zonder initiële financiële vergoedingen en zonder het stellen van waarborgen om maatregelen worden verzocht. Na ontvangst van het verzoek zullen de douaneautoriteiten de verzoeker-rechthebbende binnen dertig dagen na ontvangst schriftelijk in kennis stellen van de beschikking op het artikel-5-verzoek om optreden. 50 Wanneer het verzoek wordt ingewilligd wordt een periode vastgesteld gedurende welke de douaneautoriteiten zullen optreden. Dat is ten hoogste één jaar vanaf de datum van de beschikking. 51 Op verzoek van de rechthebbende kan deze periode worden verlengd. Alle betrokken douanekantoren worden op de hoogte gebracht van het verlenen van een positieve beschikking op een artikel-5-verzoek, zodat ze kunnen ingrijpen wanneer goederen worden aangetroffen die voldoen aan het profiel. 4.2 Ambtshalve douane optreden (ex officio procedure) voorafgaand aan een artikel-5-verzoek Door middel van de zogenoemde ex officio procedure kan een rechthebbende die er nog niet van op de hoogte is dat zijn rechten geschonden zijn en daarom (nog) geen verzoek om interventie heeft ingediend, er door de douane van in kennis worden gesteld dat bepaalde verdachte goederen zijn aangetroffen. Het gaat daarbij om goederen die door de douane gedurende ambtshalve controles zijn aangetroffen. Dit kunnen papieren en fysieke controles zijn. Bij fysieke controles wordt de lading bekeken. Deze controles worden hetzij ad random verricht, hetzij op basis van risicomanagement. De douane richt zich in het laatste geval mede op verdachte vervoerstrajecten. De aangetroffen goederen worden aan nadere inspectie onderworpen. Ook wordt nagegaan uit welk land de goederen afkomstig zijn, wie ze vervoert en wie de afzender van de goederen is. Wanneer een zending afkomstig blijkt van een bij de douane bekende licentienemer, dan zal dat reden zijn om de zending door te laten. Als de zending echter afkomstig is van een notoire inbreukmaker, zal de zending worden tegenhouden. Op grond van de Antipiraterij Verordening is het douaneautoriteiten in dit stadium bovendien toegestaan de rechthebbende actief om specifieke informatie te verzoeken die de gerezen verdenking kan bevestigen of ontkrachten Duitsland, België, Griekenland, Portugal, Denemarken en Zweden kenden een dergelijke verplichting. Dat gold niet voor Nederland, Luxemburg en Finland. 49 Deze zekerheidstelling diende voor de door de douane te maken kosten voor ondertoezicht houden en wegens de aansprakelijkheid jegens betrokkenen wanneer de aanhouding geen gevolgen heeft wegens een handelen of nalaten van de rechthebbende of wanneer in de procedure ten principale wordt vastgesteld dat er geen sprake is van inbreuk, art. 3.6 Verordening (EG)3295/94. De hoogte ervan hing af van de waarde van de aangetroffen goederen. 50 Art. 5.7 Verordening (EG) 1383/ Art. 8.3 Verordening (EG) 1383/ Art. 4.2 Verordening (EG) 1383/2003. De mogelijkheid tot interventie van ambtswege (ex officio) is met de Verordening (EG)1383/2003 uitgebreid. Het biedt in menig Gemeenschapsland aanzienlijk meer mogelijkheid tot douane-interventie van ambtswege. Douanediensten kunnen al wanneer zij een gegrond vermoeden 53 hebben dat bepaalde goederen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten de goederen gedurende drie dagen vasthouden. 54 Tot dan toe zou slechts ambtshalve opgetreden kunnen worden als duidelijk was dat sprake was van nagemaakte of door piraterij verkregen goederen. In de Nederlandse praktijk gold overigens al dat een rechthebbende reeds bij een vermoeden van inbreuk door de douane werd geïnformeerd. Binnen de termijn van drie dagen krijgt de rechthebbende de mogelijkheid om alsnog een artikel-5-verzoek in te dienen. Deze termijn vangt aan op het moment dat de rechthebbende kennisgeving van de opschorting van de vrijgave heeft ontvangen en kan niet worden verlengd. In Nederland geldt verder dat wanneer ten aanzien van een zending goederen waarvan wordt vermoed dat ze inbreuk maken op een intellectuele eigendomsrecht (nog) geen artikel-5-verzoek is ingediend en evenmin een beschikking tot inwilliging van een dergelijk verzoek is afgegeven, de FIOD-ECD 55 door Douane-Noord op de hoogte wordt gesteld. Deze kan vervolgens beslissen of er strafrechtelijk wordt opgetreden. 4.3 Vasthouding na inwilliging artikel-5-verzoek Wanneer het douanekantoor waaraan een beschikking tot inwilliging van het artikel-5-verzoek is doorgezonden goederen aantreft, waarvan wordt vermoed 56 dat ze inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten, schorst het kantoor de vrijgave van de goederen op of houdt het deze goederen vast Termijnen vasthouding De Verordening bepaalt dat nadat een artikel-5-verzoek bij beschikking eenmaal is ingewilligd, de aangetroffen goederen kunnen worden tegengehouden gedurende 10 werkdagen na de ontvangst van de kennisgeving van de schorsing. Nieuw is in deze Antipiraterij Verordening dat voor aan bederf onderhevige goederen zoals gewassen of levensmiddelen waarop kwekersrechten rusten of geografische aanduidingen voorkomen geldt dat de aanhouding of de opschorting niet meer dan 3 werkdagen in beslag mag nemen. Laatstgenoemde termijn kan overigens niet worden verlengd, terwijl de 10 dagen termijn met nogmaals zoveel dagen kan worden verlengd. De goederen blijven gedurende die periode onder douanetoezicht staan. Degene die de goederen onder zich heeft (bijvoorbeeld het transportbedrijf) mag de goederen in elk geval niet zonder toestemming van de douane verplaatsen. Binnen de gestelde termijn dient een procedure ten principale te zijn ingeleid om te bepalen of sprake is van inbreuk op een recht van intellectuele eigen- 53 Verordening EG nr 3295/94 (Pb. EG 30 december 1994, L 341/8; i.w.tr. op 1 juli 1995), Verordening EG nr. 241/1999 (Pb. L 27/1 van 2 februari 1999; i.w.tr. op 1 juli 1999), art Dit is civiel- noch strafrechtelijk in beslag nemen. 55 Per 1 januari 2003 werd de Opsporingsdienst Buma/Stemra (OBS) opgenomen in de FIOD-ECD en gaat daar binnen verder als Team Opsporing Piraterij (TOP). 56 In Verordening (EG) Verordening EG nr 3295/94 (Pb. EG 30 december 1994, L 341/8; i.w.tr. op 1 juli 1995), Verordening EG nr. 241/1999 (Pb. L 27/1 van 2 februari 1999; i.w.tr. op 1 juli 1999), art. 6.1 was nog sprake van vaststelt dat goederen (...) overeenstemmen met de in de beschikking beschreven nagemaakte of door piraterij verkregen goederen....

8 2 4 0 B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M 1 6 J U N I dom. 57 Na overschrijding van de gestelde termijn zullen de goederen door de douane alsnog worden vrijgegeven. Eventuele conservatoire maatregelen van de rechthebbende zelf dienen uiteraard eveneens binnen de termijn van 10 werkdagen genomen te worden. Beslag tot afgifte dient te worden gelegd onder de houder van de goederen op dat moment. Dat is in veel gevallen de vervoerder, de expediteur of een opslagbedrijf. 58 Voor bepaalde categorieën goederen geldt dat zij onder voorwaarden en onder voorbehoud van voldoende zekerheidstellingen (tijdelijk) kunnen worden vrijgegeven aan de aangever, de eigenaar, de houder of de geadresseerde van die goederen. Het gaat hier om goederen waarvan wordt vermoed dat ze inbreuk maken op rechten inzake tekeningen of modellen, octrooien, aanvullende beschermingscertificaten of kwekersrechten. Voorwaarde is wel dat door de rechthebbende inmiddels een procedure ten principale is ingesteld en dat geen conservatoire maatregelen zijn genomen Informatieverstrekking bij vasthouding Onmiddellijk nadat de goederen door de douane zijn vastgehouden, worden alle betrokken partijen geïnformeerd, waaronder in elk geval de rechthebbende zelf en de houder/ aangever van de goederen. 60 De bevoegde douanedienst die het artikel-5-verzoek om optreden oorspronkelijk heeft behandeld, wordt bovendien ingelicht over de hoeveelheid en de aard van de aangetroffen goederen. 61 Op grond van de nieuwe Antipiraterij Verordening verstrekt het douanekantoor daarbij de rechthebbende nauwkeurige en uitvoerige informatie over de aangetroffen goederen die noodzakelijk is voor de procedure ten principale waarin de vraag aan de orde zal komen of daadwerkelijk sprake is van inbreuk. De rechthebbende (of diens vertegenwoordiger) wordt bovendien in de gelegenheid gesteld om bij de desbetreffende douanepost de goederen te onderzoeken om zelf vast te kunnen stellen of het om (vermoedelijk) inbreukmakende goederen gaat. Ook kan de douane monsters nemen en toesturen aan de verzoeker-rechthebbende Art. 13 Verordening (EG) 1383/ Het desbetreffende douanekantoor dient op de hoogte te worden gesteld van de conservatoire maatregelen. 59 Art. 14 Verordening (EG) 1383/ De houder/aangever van de goederen in de zin van Verordening 2913/ 92, art Art. 9.1 Verordening (EG) 1383/ Dit zal het verloop van de procedure voor de verzoeker-rechthebbende vermoedelijk aanmerkelijk vergemakkelijken. Deze kan de goederen zo immers snel binnenshuis analyseren Persoonsgegevens Op verzoek van de rechthebbende stelt het douanekantoor deze in kennis van de namen en adressen van zowel de geadresseerde als de afzender van de van inbreuk verdachte goederen. Deze informatie is noodzakelijk om vast te kunnen stellen of daadwerkelijk inbreuk is gemaakt op een intellectuele eigendomsrecht was geen van de partijen licentienemer? en om een procedure ten principale aanhangig te kunnen maken. In de Antipiraterij Verordening wordt bepaald dat de douaneautoriteiten deze gegevens dienen te verstrekken op een wijze die in overeenstemming is met de nationale privacy wetgeving. 63 In het verleden weigerden douaneautoriteiten meermaals de gevraagde informatie te verstrekken omdat nationale bepalingen voorzien in geheimhouding van dergelijke informatie. Het Hof van Justitie van de EG heeft in het arrest Adidas/Zweden uitgemaakt ten aanzien van de evenknie bepaling in de vorige Antipiraterij Verordening 64 dat al te strikte toepassing van nationale privacy wetgeving er niet toe mag leiden dat verhinderd wordt dat aan rechthebbenden de voor een beslissing ten principale noodzakelijke informatie wordt verstrekt. 65 Aan het verstrekken van informatie worden echter wel degelijk de nodige nadere voorwaarden verbonden. De houder van het recht mag de informatie uitsluitend gebruiken om de zaak voor te leggen aan een nationale autoriteit (de in artikelen 10, 11 en artikel 13.1 van de Verordening omschreven doeleinden). In geval van misbruik kan de houder aansprakelijk worden gesteld en kan zijn verzoek om interventie van de douane voor de resterende geldigheidsduur worden opgeschort, of (in ernstige gevallen) niet worden verlengd Vereenvoudigde procedure tot vernietiging De grootste wijziging ten opzichte van de vorige Antipiraterij Verordening is de zogenaamde vereenvoudigde procedure tot vernietiging zonder dat inbreuk is vastgesteld. 67 Deze procedure is ingevoerd om de betrokkenen het economische voordeel van hun activiteiten zo snel en adequaat mogelijk te ontnemen. De vernietiging beoogt bovendien een oplossing te bieden voor het bij veel van de betrokken douanekantoren ontstane opslagprobleem en de daaruit voortvloeiende kosten. De vereenvoudigde procedure biedt de douaneautoriteiten de mogelijkheid de goederen die onder douanetoezicht staan direct af te staan voor vernietiging, zonder dat in een procedure ten principale is uitgemaakt dat sprake is van inbreuk op een intellectuele eigendomsrecht. De vernietiging geschiedt op kosten en onder verantwoordelijkheid van de rechthebbende en wordt voorafgegaan door het nemen van monsters van de betreffende goederen, die moeten kunnen dienen als bewijsmateriaal in een eventuele later alsnog geëntameerde gerechtelijke procedure. Aan toepassing van de vereenvoudigde procedure tot vernietiging is een aantal voorwaarden verbonden. Binnen 10 werkdagen (of 3 werkdagen ten aanzien van bederfelijke waar) na ontvangst van de kennisgeving aan houder of aangever van de goederen dat de douane de vrijgave van de goederen heeft opgeschort, 68 kan de rechthebbende de douane verzoeken om afgifte tot vernietiging. Daartoe dient de rechthebbende de douane enerzijds schriftelijk te berichten dat de goederen inbreuk maken en anderzijds dient hij te verklaren dat aangever, houder of de eigenaar van de 63 Art. 9.2 Verordening (EG) 1383/ Verordening EG nr 3295/94 (Pb. EG 30 december 1994, L 341/8; i.w.tr. op 1 juli 1995), Verordening EG nr. 241/1999 (Pb. L 27/1 van 2 februari 1999; i.w.tr. op 1 juli 1999), art Hof van Justitie van de EG heeft in het arrest van 14 oktober 1999, BMM bulletin 2000/1, 19 (Adidas/Zweden); Jur. 1999, p. I Art. 12 Verordening (EG) 1383/ Art. 11 Verordening EG 1383/ In de zin van art. 38 van Verordening (EG) 2913/92.

9 1 6 J U N I B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M inbreukmakende goederen toestemt met deze afgifte ter vernietiging. Deze toestemming wordt volgens de regelen der nieuwe Antipiraterij Verordening al verondersteld te zijn gegeven wanneer niemand zich binnen de aangegeven termijn uitdrukkelijk tegen vernietiging heeft verzet. Wanneer de goederen bijvoorbeeld tijdens transport diverse malen worden verladen, is het mogelijk dat de eigenaar van de goederen niet tijdig wordt bereikt en dat, wordt deze al bereikt, hij niet tijdig (ter verificatie) contact kan opnemen met de afzender van de goederen. Dat geldt uiteraard met name voor aan bederf onderhavige waar zoals levensmiddelen, waarbij slechts een termijn van 3 dagen geldt. 4.5 Procedure ten principale 69 Wanneer niet tot vernietiging volgens de vereenvoudigde procedure wordt besloten, dient als eerder vermeld door de rechthebbende binnen een termijn van 10 werkdagen een dagvaarding te worden uitgebracht om aldus tijdig de procedure ten principale in te leiden aan de hand waarvan kan worden bepaald of daadwerkelijk sprake is van inbreuk De fictie van de vervaardiging Volgens de tekst van de Antipiraterij Verordening dient de inbreukvraag te worden beantwoord aan de hand van de wetgeving van de lidstaat op het grondgebied waarvan de goederen zijn aangegeven voor invoer, uitvoer of wederuitvoer, of zijn geplaatst onder een schorsingsregeling of in vrij entrepot. 71 Over de wijze waarop die inbreukvraag door de nationale autoriteit beoordeeld zou moeten worden, geeft de Considerans bij de Antipiraterij Verordening (8) de volgende aanwijzing: Wanneer wordt nagegaan of krachtens de nationale wetgeving inbreuk is gemaakt op intellectuele-eigendomsrechten, worden in die procedure de criteria gebruikt die in de betrokken lidstaat worden gehanteerd om vast te stellen of aldaar vervaardigde producten inbreuk maken op intellectuele-eigendomsrechten Ik beperk me hier tot de civiele procedure. 70 Gedagvaard in een procedure ten principale over de inbreukvraag kan worden de afzender (de producent), de geadresseerde (degene voor wie de zending bestemd is) en houder (degene die de goederen in opslag houdt) kunnen worden gedagvaard, waarbij de vordering jegens laatstgenoemde beperkt wordt tot medewerking aan de afgifte van de in beslag genomen goederen. Daarnaast kan de vervoerder gedagvaard worden tot afgifte van de goederen op grond van art. 13bis lid 1 BMW, art. 28 Aw en 14bis lid 1 BTMW. De President van de Rechtbank Rotterdam heeft overigens overwogen dat het retentierecht van de vervoerder het recht op afgifte van de merkhouder niet kan doorkruisen. Pres. Rb. Rotterdam 7 januari 2000, BMM Bulletin 2000/1, 23 (Adidas/Hapag-Lloyd). 71 Art. 10 Verordening (EG) 1383/2003. Voor het overige laat de Verordening de bepalingen van de lidstaten inzake de rechtelijke bevoegdheid en de gerechtelijke procedures onverlet, Considerans onder 8 Verordening (EG) 1383/ Considerans onder 8 Verordening (EG) 1383/ Hof s-gravenhage 25oktober 2001 Philips vs Postech en Princo, KG00/ 1264, ongepubliceerd. 74 Het niet in het vrije verkeer mogen brengen, (weder) uitvoeren of De voorgaande Antipiraterij Verordening 3295/94 kende een vrijwel gelijkluidende bepaling in art. 6 lid 2(b). Over de betekenis van dit artikel waren de meningen al verdeeld. Terwijl het Hof Den Haag in nog had geoordeeld dat voor overtreding van het in artikel 2 Verordening vervatte verbod 74 (...) is vereist dat het goederen betreft die volgens wetgeving van de lidstaat waar het verzoek om douane optreden wordt ingediend (in casu de Nederlandse wetgeving) inbreuk maken op een octrooi en dat noch in de in de Rijksoctrooiwet 1995, noch in de Rijksoctrooiwet (1910) is bepaald dat inbreuk wordt gemaakt op rechten van de octrooihouder door de enkele wederuitvoer van transitogoederen, benadrukte de Hoge Raad in cassatie dat dit laatste juist niet bepalend is voor beantwoording van de inbreukvraag onder de werking van de Verordening 3295/ 94. In zijn arrest Philips/Postech en Princo bevestigt de Hoge Raad de werking van de fictie van de vervaardiging. Volgens de Hoge Raad is beslissend of onder de veronderstelling dat de goederen in Nederland zijn vervaardigd, op de rechten van de octrooihouder inbreuk zou worden gemaakt en niet het feit dat in het Nederlandse octrooirecht de enkele wederuitvoer van transito-goederen geen inbreuk oplevert op de rechten van de octrooihouder. 75 In de praktijk zijn in een aanzienlijk aantal gevallen de door de douane aangetroffen goederen uitsluitend op doorvoer naar een bestemming buiten het betreffende Gemeenschapsland. Daarbij zullen in de meeste gevallen met de door de douane aangetroffen goederen met bestemming buiten dat land, in dat land verder geen inbreukmakende handelingen worden verricht. Niet als gebruik in de zin van artikel 13 onder A, lid 1 BMW 76 en evenmin als auteursrechtelijke openbaarmaking 77 in de zin van artikel 12 van de Nederlandse Auteurswet worden bijvoorbeeld beschouwd de handelingen van een vervoerder, die niet anders doet dan de van een merk voorziene waar van de afzender in ontvangst nemen, vervoeren en bij de geadresseerde afleveren. 78 De vraag die in dit verband dus rijst is of wanneer in een Gemeenschapsland op zichzelf geen inbreukmakende handelingen worden verricht de rechter op grond van de Antipiraterij Verordening goederen die door de douane zijn aangetroffen toch kan aanmerken als inbreukmakende goederen, waarna ze (zonder schadevergoeding) vernietigd kunnen worden. Als ook bevestigd door de Hoge Raad in bovengenoemd arrest Philips/Postech en Princo, lijkt de Antipiraterij Verordening wel degelijk als zelfstandig criterium voor de beoordeling van de inbreukvraag te geven dat de rechter naar de goederen die in doorvoer zijn dient te kijken als waren ze in het land van doorvoer waren vervaardigd. Een consequentie van deze fictie zou kunnen zijn dat in het buitenland geproduceerde goederen die bijvoorbeeld in Nederland uitsluitend worden doorgevoerd en die in Neder- onder schorsingsregeling plaatsen van door piraterij verkregen goederen, art 2 Verordening (EG) 3295/ Hoge Raad 19 maart 2004 (Philips vs Postech en Princo), nog niet gepubliceerd. 76 BenGH 29 juni 1982, BIE 1982/74 (Jacob s), zie ook Pres. Rb. Rotterdam 30 september 1999, BMM Bulletin 2000/1 (Adidas/Tybex). VosenWin- tjes hebben aan de hand van verschillende argumenten betoogd dat bloot vervoeren wel degelijk gezien dient te worden als gebruik van het merk Vos, G en Wintjes, J, Mogelijkheden van bestrijding van piraterij in Nederland, BMM Bulletin 2000/1, p Hoge Raad 27 januari 1995, AMI 1995, p. 67 (Bigott/Doucal), NJ 1999/ 697, m.nt. PBH. 78 Vervoerders zijn zelf lang niet altijd op de hoogte van het feit dat zij nagemaakte goederen vervoeren. Zij vervoeren hun vracht doorgaans in afgesloten containers en het is hen op grond van de vervoersovereenkomst vaak niet toegestaan de lading te inspecteren.

10 2 4 2 B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M 1 6 J U N I land wel maar in andere landen niet beschermd zijn en daar dus vrij verhandeld zouden mogen worden omdat in die landen bijv. geen merkregistratie is verricht in Nederland geblokkeerd en vervolgens vernietigd zouden kunnen worden. Vooralsnog is niet volledig duidelijk of dit de bedoeling van de Europese wetgever is geweest. 4.6 Wanneer inbreuk in rechte is vastgesteld Wanneer door de rechter is vastgesteld dat de door de douane aangetroffen goederen inderdaad inbreuk op intellectuele eigendomsrechten maken, bepaalt de Antipiraterij Verordening wat er vervolgens met die goederen dient te geschieden. Niet toegestaan is in elk geval het in het vrije verkeer brengen in het douanegebied van de Gemeenschap van goederen waarvan is vastgesteld dat ze inbreuk maken, of deze goederen (in ongewijzigde staat) (weder) uitvoeren. Evenmin mogen de goederen nog onder een schorsingsregeling worden geplaatst, of in een vrije zone of een vrij entrepot worden opgeslagen. In de nieuwe Antipiraterij Verordening is om de daadkracht van de douane te vergroten het toepassingsgebied uitgebreid: nadat inbreuk is vastgesteld mogen de goederen evenmin op enigerlei wijze het douanegebied van de Gemeenschap verlaten. 79 Goederen die door de douane werden aangetroffen en waarvan in rechte is vastgesteld dat ze inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten worden in het algemeen vernietigd maar kunnen ook aan de schatkist worden afgestaan. 80 Op grond van de Verordening dienen lidstaten de nodige maatregelen te nemen zodat de inbreukmakende goederen op zodanige wijze kunnen worden vernietigd of uit de handel genomen worden ten einde te voorkomen dat de rechthebbende schade lijdt. Dit geschiedt zonder enige vorm van schadeloosstelling aan aangever of geadresseerde. Bovendien kan elke andere maatregel genomen worden waardoor alle betrokkenen de facto het economisch voordeel wordt ontnomen. De eenvoudige verwijdering van de merken is daarvoor in elk geval volgens de tekst van de Antipiraterij Verordening onvoldoende Samenvatting en conclusies 5.1 Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het verleden Een belangrijke verandering ten opzichte van de voorgaande Antipiraterij Verordening is dat in de nieuwe Verordening het toepassingsgebied is uitgebreid tot het kwekersrecht, benamingen van oorsprong en geografische aanduidingen. Te verwachten valt bovendien dat de meeste Gemeenschapslanden met inwerkingtreding van de Verordening een eenvoudiger en meer gestroomlijnde procedure zullen krijgen voor het aanvragen van douaneoptreden. Zo dient ieder Gemeenschapsland één autoriteit in te stellen die beschikkingen geeft op verzoeken van rechthebbenden om douaneoptreden. In Nederland had Douane-Noord overigens al sinds geruime tijd een centrale rol bij de uitvoering van de Antipiraterij Verordening. Verder is de mogelijkheid uitgebreid om met een enkele aanvrage douaneoptreden te verzoeken in alle Gemeenschapslanden. 79 Art. 16 Verordening (EG) 1383/ Art Verordening (EG) 1383/ Art Verordening (EG) 1383/2003. Voor de meeste Gemeenschapslanden is ook de uitbreiding van het ex officio optreden van de douane een belangrijke wijziging ten opzichte van het verleden. Waar voorheen alleen ambtshalve werd opgetreden wanneer het duidelijk was dat er sprake is van piraterij, kan thans worden opgetreden wanneer er voldoende aanwijzingen zijn dat bepaalde goederen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten. Deze wijziging zal voor Nederland nauwelijks gevolg hebben omdat de Nederlandse douane in de praktijk al optreedt in een dergelijke situatie. Bovendien zijn in de nieuwe Verordening de kosten voor de douane-procedure aanmerkelijk verlaagd. Aan het indienen van een verzoek om optreden mogen in geen enkel Gemeenschapsland nog kosten worden verbonden. Ook de waarborgsommen die in sommige Gemeenschapslanden bij indiening van een verzoek om douaneoptreden dienden te worden gestort, worden afgeschaft en vervangen door een contractuele aansprakelijkheidsaanvaarding van de rechthebbende. Deze drempelverlaging is bedoeld voor de MKIO en het MKB maar zal voor het Nederlandse bedrijfsleven vermoedelijk nauwelijks gevolgen hebben. De Nederlandse douane kon ook onder het oude regime al zonder initiële vergoedingen en waarborgen om maatregelen worden verzocht. Op een aantal andere punten valt echter wel degelijk het nodige effect voor de Nederlandse procedure te verwachten. Met name valt de nodige verbetering te verwachten van de informatie die de douane aan de rechthebbende zal verstrekken met betrekking tot de aangetroffen goederen zodat (in het kader van een procedure ten principale) vastgesteld kan worden of sprake is van inbreuk. Deze informatie zal naar verwachting nauwkeuriger en omvangrijker zijn dan onder het oude regime en onder andere monsters van de door de douane aangetroffen goederen bevatten. Daarbij komt nog dat wanneer in een procedure ten principale inbreuk eenmaal is vastgesteld, de goederen onder de nieuwe Verordening de Gemeenschap op geen enkele wijze zullen mogen verlaten en dus in de praktijk onder alle omstandigheden vernietigd zullen worden. De belangrijkste verandering ten opzichte van het verleden is wel dat onder het regime van de nieuwe Verordening de rechthebbende niet langer verplicht is de resultaten van een procedure ten principale af te wachten. In de zogenaamde versnelde procedure kunnen van inbreuk verdachte goederen met toestemming van de houder (stilzitten daaronder begrepen) na aanhouding worden vernietigd. 5.2 Enkele kanttekeningen Ten aanzien van een tweetal punten is tot slot nog een opmerking op zijn plaats, in de eerste plaats met betrekking tot de hier bovengenoemde versnelde procedure. Enerzijds is met de jaren de catalogus van voortbrengsels waarop de Antipiraterij Verordening van toepassing is steeds verder gegroeid, terwijl de Verordening bovendien niet beperkt is tot inbreuk op die rechten te kwader trouw, maar ziet op alle (mogelijke) inbreuken. Terwijl er anderzijds de nieuwe versnelde procedure is gekomen, waarbij alle tot het toepassingsgebied van de Verordening behorende goederen, zonder dat in een procedure is vastgesteld dat ze inbreuk maken, kunnen worden vernietigd wanneer daartegen door betrokkenen niet tijdig bezwaar is gemaakt. Gezien de korte termijnen (met name ten aanzien van be-

11 1 6 J U N I B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M derfelijke waar) en het ontbreken van regels op grond waarvan zeker wordt gesteld dat de belanghebbende eigenaar van de goederen daadwerkelijk op de hoogte is van de aanhouding van zijn goederen, dringt de ongemakkelijke vraag zich op of de Verordening met deze versnelde procedure niet een wat al te zwaar middel biedt in de overigens zeer legitieme strijd tegen piraterij. Niet geheel denkbeeldig is het immers dat in de versnelde procedure goederen zullen worden vernietigd die in een uitspraak ten principale wellicht niet als inbreukmakend zouden zijn aangemerkt of waarvan zou zijn gebleken dat het om (buiten het bereik van de Verordening vallende) parallelimport gaat, maar waarvan de belanghebbenden niet tijdig op de hoogte waren. Daarbij komt nog dat juist de Nederlandse praktijk al geruime tijd laat zien, dat de noodzaak van een dergelijk verregaand instrument niet bewezen is. Mede dankzij het effectieve optreden van de Stichting Namaak Bestrijding (SNB-React) blijken in veel gevallen de rechthebbende en de aangever van (daadwerkelijke door piraterij verkregen) goederen in schikkingsonderhandelingen overeen te komen dat de goederen vrijwillig worden vernietigd. 82 Mijn tweede kanttekening bij de nieuwe Antipiraterij Verordening betreft de ook hierin nog steeds overgebleven onduidelijkheid op een voor de procedure ten principale essentieel punt. De Verordening biedt nog immer geen volledige helderheid met betrekking tot de wijze waarop de inbreukvraag ten aanzien van op grond van de Antipiraterij Verordening aangetroffen goederen door de nationale autoriteiten beoordeeld dient te worden. Kunnen in het buitenland geproduceerde goederen die in Nederland uitsluitend worden doorgevoerd en die in Nederland wel maar in andere landen niet beschermd zijn en daar dus vrij verhandeld mogen worden in Nederland geblokkeerd en vervolgens vernietigd worden op grond van de fictie van de vervaardiging? Vooralsnog is onduidelijk of de Europese wetgever dit (verregaande) gevolg van de door hem ingevoerde fictie van vervaardiging in de betrokken lidstaat daadwerkelijk heeft beoogd. Het is in laatste instantie aan het Hof van Justitie van de EG hieromtrent helderheid te verschaffen. Of de nieuwe Antipiraterij Verordening daadwerkelijk een positieve bijdrage zal gaan leveren aan de bestrijding van de piraterij zal tot slot met name afhangen van de mate waarin de douane tijd vrij kan (en wil) maken voor toepassing ervan, in een tijdgewricht waar de bestrijding van terrorisme vooralsnog prioriteit heeft. Daarbij komt nog dat met de uitbreiding van de Europese Unie met tien nieuwe lidstaten per 1 mei van dit jaar, de controle van de daarmee gepaard gaande geëxpandeerde Gemeenschapsgrenzen er naar verwachting niet eenvoudiger op zal worden. Amsterdam, 5mei R. Brohm en B.E. Husken, Praktische uitwerking toepassing EU Vo 3295/94 in Nederland, BMM Bulletin 2000/2.

12 2 4 4 B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M 1 6 J U N I J U R I S P R U D E N T I E Nr. 38 Rechtbank te s-gravenhage, 10 september 2003 (ballon katheter II) Mrs. J.W. du Pon, M.Y. Bonneur en G.R.B. van Peursum Art. 6 Row 1995 Het onderkennen van het knikprobleem berust niet op uitvinderswerkzaamheid. Ook in het onderkennen van de oorzaak van het probleem is geen uitvinding te zien. Tenslotte valt ook de door het octrooi geboden oplossing voor het probleem niet als inventief aan te merken. Aan het afwijkende oordeel van de Oppositieafdeling van het EOB wordt voorbijgegaan om reden dat deze afdeling in het geheel niet is ingegaan op het doorslaggevend geoordeelde argument dat de in het octrooigebodenoplossingvoorhetknikprobleemtotdealgemenetechnische kennis van de vakman behoorde. Scimed Life Systems Inc te Maple Grove, Minnesota, Verenigde Staten van Amerika, eiseres in conventie, verweerster in reconventie, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaten mrs. J.J. Brinkhof en M.G.R. van Gardingen te Amsterdam, tegen Medinol Ltd te Jerusalem en Tel Aviv, Israël, gedaagde in conventie, eiseres in reconventie, procureur mr. H.C. Grootveld, advocaat mr. L. Oosting te Amsterdam. 1 Tussen partijen staat het volgende vast. a Scimed is rechthebbende op Europees octrooi (hierna naar de naam van de daarin als eerste genoemde uitvinder aan te duiden als het Keith-octrooi) dat op een PCTaanvrage d.d. 27 augustus 1991 op 13 mei 1998 is verleend voor een balloon catheter with distal guide wire lumen. Het octrooi heeft gelding voor Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Nederland. Prioriteit is ingeroepen vanaf 28 augustus b Balloncatheters hebben aan het distale uiteinde (dat is het uiteinde dat het verst verwijderd is van de arts) een ballon die via een opblaasdoorgang (inflation lumen) in de catheter kan worden opgeblazen. Het opblazen van de ballon veroorzaakt oprekking van de slagader en het wegdrukken van de stenose tot in de slagaderwand, waardoor de bloeddoorstroming wordt verbeterd. Balloncatheters moeten aan het distale uiteinde flexibel zijn om de krommingen van de aderen te kunnen volgen en de stenose te kunnen bereiken. Aan het proximale uiteinde (dat is het uiteinde het dichtst bij de arts) is evenwel een stijvere structuur vereist omdat de catheter moet kunnen worden voortgeduwd. c Op de prioriteitsdatum van het Keith-octrooi waren drie typen balloncatheters bekend: vaste draadcatheters, overde-draad-catheters en snel verwisselbare catheters. Bij een vaste draadcatheter is een stevige geleidsdraad permanent aan de catheter bevestigd om de stijfheid te verkrijgen die nodig is om de catheter naar de plaats van de stenose te duwen. Aan een over-de-draad-catheter is niet permanent een geleidingsdraad bevestigd, maar deze catheter wordt over een van tevoren in het lichaam geplaatste geleidingsdraad geschoven. Daartoe heeft deze catheter naast de opblaasdoorgang een geleidingsdraaddoorgang (guide wire lumen), en wel over de hele lengte van de catheter. Het voordeel van een over-de-draad-catheter boven een vaste draad-catheter is dat een een over-de-draad-cathete gemakkelijker kan worden vervangen door een nieuwe aangezien de geleidingsdraad reeds in het lichaam geplaatst is. Een vaste draadcatheter moet met inbegrip van de geleidingsdraad opnieuw worden ingebracht. Aan een snel verwisselbare catheter is eveneens niet permanent een geleidingsdraad bevestigd. De geleidingsdraaddoorgang is echter niet, zoals in een over-de-draadcatheter, in de gehele catheter aanwezig, maar alleen in (een deel van) het distale gedeelte daarvan. Daarom is vóór het distale gedeelte van de catheter een doorgangsopening (lumen opening) aangebracht waar de geleidingsdraaddoorgang begint. Het voordeel van een snel verwisselbare catheter ten opzichte van een over-de-draad-catheter is dat zij, zoals de naam al aangeeft, nog gemakkelijker kan worden verwisseld. d Het Keith-octrooi heeft betrekking op een snel verwisselbare catheter. Conclusie 1 van dit octrooi luidt aldus: a shaft including a metallic tube defining a first shaft section (22, 22B, 22C, 22D) having a proximal end (28) and a distal end (30, 30B, 30C), and a second shaft section (24, 24B, 24C, 24D, 24E, 24F, 24G, 24H), more flexible than the first shaft section, disposed distally of the first shaft section; the first and second shaft sections having an inflation lumen (62, 104; 62B, 104B; 62C, 104C; 62D, 104D, 104F, 104G, 104H) defined theretrough; a dilatation balloon (26) attached to the distal end (34) of the second shaft section, the dilatation balloon being in fluid communication with the inflation lumen such that inflation pressure may be provided to the balloon therethrough; a guidewire tube (80, 80B, 80C) defining a second lumen (52, 52B, 52C) shorter than the inflation lumen extending from a proximal lumen opening (92, 92C) proximal to the balloon to a distal lumen opening (94) distal to the balloon; and a transition section (110, 110A, 210, 310, 410, 510, 610, 710, 810) extending distal of the proximal lumen opening (92) and being disposed adjacent to the distal end of the first shaft section, the transition section being configured to have a stiffness between the stifness of the first shaft section and the stiffness of the second shaft section. De overige (volg-)conclusies 2 t/m 9 van het Keith-octrooi zijn afhankelijk van conclusie 1. e Op basis van het Keith-octrooi had Scimed bij deze rechtbank inbreukprocedures aanhangig gemaakt tegen haar concurrenten Guidant/ACS c.s. en Medtronic AVE c.s., welke procedures waren geregistreerd onder de rolnummers 99/0438 en 99/0272. In haar tussenvonnissen van 16 februari 2000 in deze procedures heeft deze rechtbank overwogen voorshands in het Keith-octrooi niets inventiefs te zien. Zij heeft voorts het Bureau voor de Industriële Eigendom (hierna: het Bureau) op de voet van artikel 87 ROW 1995verzocht haar te adviseren over de vraag of, kort gezegd, de daarin geclaimde vinding, als inventief is aan te merken. In zijn adviezen van 28 augustus 2000 heeft het Bureau deze vraag ontkennend beantwoord.

13 1 6 J U N I B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M f Intussen hadden ACS en Medtronic AVE tegen de verlening van het Keith-octrooi oppositie ingesteld bij het Europees Octrooibureau (EOB), onder meer op de grond dat dit octrooi inventiviteit mist. ACS heeft haar oppositie ingetrokken. Bij beslissing van 2 oktober 2000 heeft de Oppositie-afdeling van het EOB de nog overgebleven oppositie van Medtronic AVE verworpen. g Aangezien de geschillen tussen enerzijds Scimed en anderzijds Guidant/ACS c.s. en Medtronic AVE c.s. zijn geschikt is het niet meer tot een eindvonnis in de onder 1.e genoemde rechtbankprocedures gekomen. h Medinol brengt snel verwisselbare ballon-catheters op de markt onder de namen NIRflex en NIRflex Royal. 2 Stellende dat de NIRflex en de NIRflex Royal onder de beschermingsomvang van het Keith-octrooi vallen en dat Medinol deze catheters ook in Nederland op de markt brengt of dreigt te brengen, vordert Scimed in conventie een verbod aan Medinol om in Nederland inbreuk te maken op dit octrooi met, voor het grondgebied van Nederland, nevenvorderingen en winstafdracht/schadevergoeding op te maken bij staat. 3 Medinol heeft deze vorderingen betwist. In reconventie vordert Medinol nietigverklaring althans vernietiging van het Keith-octrooi voor Nederland. 4 Als de vordering met de verste strekking zal de rechtbank eerst de vordering van Medinol in reconventie beoordelen, welke vordering onder meer berust op de stelling dat het Keith-octrooi niet inventief is. 5In het Keith-octrooi wordt tot uitgangspunt genomen de op de prioriteitsdatum van dat octrooi bekende snel verwisselbare catheter waarvan het proximale deel (het eerste schachtgedeelte) uit een metalen, en dus relatief stijve buis (een hypo-tube ) bestaat en waarvan het distale deel (het tweede schachtgedeelte) flexibeler is. Op pagina 9, regels en pagina 18, regels 19-25van de Nederlandse vertaling van de beschrijving is, zakelijk weergegeven, vermeld dat deze betrekkelijk scherpe overgang in stijfheid het probleem oplevert dat de catheter tijdens het gereedmaken daarvan voorafgaande aan het inbrengen van de catheter in de patiënt (het zogenoemde backloaden ) op het punt van deze scherpe overgang van flexibiliteit kan knikken. Dit knikprobleem buiten het lichaam van de patiënt wordt in het Keith-octrooi opgelost door aangrenzend aan het distale einde van het eerste schachtgedeelte een zich tot voorbij de lumen opening uitstrekkend overgangsgebied aan te brengen, dat een stijfheid heeft die ligt tussen de stijfheid van het stijve proximale gedeelte en het flexibele distale gedeelte. 6 In de visie van Scimed is de inventiviteit van de catheter volgens het Keith-octrooi gelegen in zowel het signaleren van genoemd probleem als in de daarvoor geboden oplossing. 7 De stelling van Scimed, dat vanwege het signaleren van het knik-probleem de catheter volgens het Keith-octrooi inventiviteit bezit, kan reeds niet worden aanvaard in het licht van het door beide partijen (door Scimed ten pleidooie buiten haar pleitnota om, zie hierna rov. 11) aangevoerde feit dat een zorgvuldig handelend arts bij het inbrengen van de op de prioriteitsdatum bekende over-de-draad-catheter geen knik zal veroorzaken. Dit feit duidt er namelijk op dat er niet eens een actual probleem bestond. 8 Voorzover het knik-probleem, dat zich volgens beide partijen alleen voordoet bij minder gelukkig uitgevoerde gereedmakingshandelingen, toch als een werkelijk probleem moet worden beschouwd, wordt het volgende overwogen. 9 Het signaleren van een probleem kan eerst als inventief worden beschouwd wanneer de gemiddelde vakman dit probleem niet zou hebben onderkend. 10 Hierbij is van belang dat blijkens T 15/81 (OJ 1982, 2) the elimination of deficiencies and achievement of improvements a constant preoccupation(is) in technical circles (onderstreping door de rechtbank). Met andere woorden: de gemiddelde vakman is voortdurend op zoek naar verbeteringen. 11 Onder 31 bij antwoord in reconventie heeft Scimed zelf opgemerkt dat de arts wellicht ziet dat de catheter (dat is: de op de prioriteitsdatum bekende over-de-draad-catheter) knikt, waarmee zij, naar zij ten pleidooie (buiten haar pleitnota om) heeft toegelicht, heeft bedoeld te zeggen dat uitsluitend een onzorgvuldig handelend arts met het knikprobleem kan worden geconfronteerd. Uit deze opmerking volgt dat het knik-probleem in ieder geval waarneembaar was. Daarom zou de gemiddelde vakman die gelet op het onder 10 overwogene ook zal nagaan wat er gebeurt bij minder gelukkig uitgevoerde gereedmakingshandelingen zonder meer op het knik-probleem zijn gestuit, hetgeen met zich brengt dat het onderkennen van dit probleem niet op uitvinderswerkzaamheid berust. 12 Naar het oordeel van de rechtbank kon de gemiddelde vakman nadat hij het knik-probleem had onderkend, zonder inventieve denkarbeid achterhalen dat dit probleem werd veroorzaakt door de scherpe overgang in stijfheid. Ook in het onderkennen van de oorzaak van het knik-probleem is derhalve geen uitvinding te zien. 13 Van een probleem-uitvinding is dus geen sprake. Onderzocht dient nu nog te worden of de door het Keith-octrooi geboden oplossing voor het knik-probleem als inventief valt aan te merken. 14 In de in rov. 1.e genoemde tussenvonnissen in de zaken tussen enerzijds Scimed en anderzijds Guidant/ACS c.s. en Medtronic AVE c.s. heeft de rechtbank (in rov. 6.11) overwogen dat de in het Keith-octrooi verschafte oplossing voor het knik-probleem, namelijk het toepassen van een tussenstijfheid, vooralsnog zelfs voor ieder met enig inzicht in algemene techniek voor de hand liggend is te achten, waarbij zij bij wijze van voorbeeld heeft gewezen op de strain relief bij de overgang van een elektriciteitsdraad in een stekker en bij de overgang van handgreep en slang van een benzinepomp. Over deze oplossing heeft het Bureau vervolgens in zijn adviezen van 28 augustus 2000 het volgende opgemerkt. Deze oplossing (...) is voor dit probleem algemeen erkend. Dit kan worden geïllustreerd aan de hand van de veelheid van oplossingen die zijn te vinden in velerlei gebieden van de techniek, variërend van huis-tuin-en-keukentoepassingen zoals genoemd in Uw vonnis in rov. 6.11, tot fijnmechanische toepassingen. (...). Uit deze passage blijkt dat naar de opvatting van het Bureau de in het Keith-octrooi gepresenteerde oplossing voor de gemiddelde vakman, gezien zijn algemene technische kennis, zonder meer voor de hand lag. De rechtbank sluit zich aan bij deze opvatting, waarbij zij nog opmerkt dat de overigens niet nader toegelichte stelling van Scimed, dat de genoemde huis-tuin-en-keuken-toepassingen van een tussenstijfheid evident geen enkele relatie hebben met de

14 2 4 6 B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M 1 6 J U N I balloncathetertechniek, faalt. Immers, in onder meer het op 7 juni 1988 verleende Horewski-octrooi en in de op 8 augustus 1990 geopenbaarde Enger-aanvrage en ook in (een aantal van) de overige onder 1.6. van de pleitnota van Medinol genoemde documenten zijn al catheters beschreven met afnemende stijfheid en dus ook met een tussenstijfheid zelfs, zoals in de Enger aanvrage, ter oplossing van een door knikken of buckling veroorzaakt probleem zodat juist evident is dat er voor de vakman geen enkel beletsel bestond om ook bij catheters een tussenstijfheid toe te passen. 15Ten pleidooie heeft Scimed nog naar voren gebracht dat in ieder geval inventief is de maatregel van het Keith-octrooi om het overgangsgebied te doen uitstrekken tot voorbij (distaal van) de lumen-opening. De rechtbank overweegt dat wanneer slechts tot de lumen-opening een tussenstijfheid zou worden toegepast en de catheter voorbij de lumenopening nog niet stijf genoeg is, zich ook daar, bij het gereedmaken van de catheter en voordat deze over de geleidingsdraad is geschoven, een knik-probleem kan voordoen. De hier bedoelde maatregel ligt daarom, gezien het onder 14 overwogene, eveneens voor de hand. 16 Aan het van de adviezen het Bureau van 28 augustus 2000 afwijkende oordeel van de Oppositieafdeling van het EOB wordt voorbijgegaan om reden dat deze afdeling in het geheel niet is ingegaan op het zojuist doorslaggevend geoordeelde argument dat de in het Keith-octrooi geboden oplossing voor het knik-probleem tot de algemene technische kennis van de vakman behoorde. 17 De door het Keith-octrooi verschafte oplossing voor het knik-probleem is dus evenmin als inventief aan te merken. 18 Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de maatregelen van conclusie 1 van het Keith-octrooi inventiviteit missen. Het Bureau heeft in zijn adviezen van 28 augustus 2000 opgemerkt dat haars inziens de in de volgconclusies beschreven specifieke c.q. extra maatregelen evenmin van uitvinderswerkzaamheid getuigen en de rechtbank zal het Bureau ook hierin volgen. Daarbij is tevens in aanmerking genomen dat Scimed in deze procedure niet heeft gesteld dat de volgconclusies aan conclusie 1 inventieve materie toevoegen. 19 De vordering van Medinol tot vernietiging van het Keithoctrooi is bijgevolg toewijsbaar. Daarmee is de grondslag aan de vorderingen van Scimed in conventie ontvallen. Deze zullen dan ook worden afgewezen. 20 Als de in conventie en in reconventie in het ongelijk gestelde partij zal Scimed worden veroordeeld in de kosten van deze procedures. Beslissing in conventie Wijst af de vorderingen; Veroordeelt Scimed in de kosten van de procedure, tot op heden aan de zijde van Medinol begroot op 1.363,, waarvan 193, voor verschotten en 1.170, voor salaris van haar procureur; in reconventie Vernietigt het Nederlandse deel van Europees octrooi ten name van Scimed Life Systems, Inc.; Veroordeelt Scimed in de kosten van de procedure, tot op heden aan de zijde van Medinol begroot op 685, voor salaris van haar procureur; in conventie en in reconventie Verklaart dit vonnis zoveel als mogelijk uitvoerbaar bij voorraad. Enz. Nr. 39 Rechtbank s-gravenhage, Sector Bestuursrecht, 13 januari 2004* (herstelverzoek niet tijdig II) Mrs. A.A.M. Mollee, M.Y. Bonneur en J.A. Hagen Art. 23, lid 3 Row 95 Onder tijdige indiening van een herstelverzoek wordt in de visie van het Bureau (aansluitend bij de bestaande beleidslijn van de Octrooiraad) afhankelijk van de omstandigheden van het concrete geval verstaan een periode van twee tot hooguit drie maanden na de ontdekking van het verval; indien sprake is van bijzondere omstandigheden kan een langere termijn acceptabel zijn, doch deze kan niet langer dan een jaar bedragen. De rechtbank overweegt dat, nu in wet en toelichting niet is omschreven wat concreet onder het zo spoedig mogelijk indienen van het verzoek tot herstel moet worden verstaan, het niet onredelijk is dat het Bureau aansluiting heeft gezocht bij de reeds bestaande beleidslijn van de Octrooiraad; de nadere invulling van het begrip zo spoedig mogelijk is niet in strijd met de wet en ook overigens is deze beleidslijn niet onredelijk. Beroep ongegrond. Exxon Research & Engineering Company, te Annandale, New Yersey, Verenigde Staten van Amerika, eiser, gemachtigde mr. R.E. Ebbink, advocaat te Amsterdam, tegen De Directeur van het Bureau voor de Industriële Eigendom, verweerder, niet verschenen (met voorbericht). Ontstaan en loop van het geding Bij brief van 6 juni 2001 heeft eiser een verzoekschrift ex artikel 23 van de Rijksoctrooiwet 1995(hierna: ROW 1995) doen indienen tot herstel van het Europees-NL octrooi nr in de vorige toestand. Bij besluit van 12 maart 2002 heeft verweerder het verzoek van eiser niet-ontvankelijk verklaard. Bij brief van 23 april 2002 heeft eiser tegen dit besluit bezwaar gemaakt. Bij brief van 21 mei 2002 zijn aanvullende gronden ingediend. Eiser is op 2 juli 2002 gehoord omtrent zijn bezwaar. Bij besluit van 10 september 2002 heeft verweerder het bezwaar van eiser ongegrond verklaard. Tegen dit besluit heeft eiser bij brief van 21 oktober 2002 beroep ingesteld. Verweerder heeft bij brief van 10 december 2002 de op het geding betrekking hebbende stukken overgelegd en verweer gevoerd. * Awb beroep bij de Raad van State ingediend. Red.

15 1 6 J U N I B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M Het beroep is op 5december 2003 ter zitting behandeld. Eiser heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde mr. R.E. Ebbink. Verweerder is met voorbericht niet verschenen. Motivering In geschil is of het besluit van 10 september 2002, waarbij de niet-ontvankelijkverklaring van eisers verzoek om herstel in de vorige toestand is gehandhaafd, in rechte stand kan houden. Eiser heeft, kort samengevat, in beroep aangevoerd dat het Bureau een verkeerde uitleg geeft aan het begrip zo spoedig mogelijk als bedoeld in artikel 23, derde lid, van de ROW Onder bijzondere omstandigheden mag het Bureau niet concluderen dat het verzoek om herstel in de vorige toestand niet tijdig is ingediend. Ten onrechte is het niet-handelen van de octrooigemachtigde aan eiser toegerekend. Verweerder heeft zich op het standpunt gesteld dat het herstelverzoek na het ontdekken van het verval van het octrooi niet zo spoedig mogelijk is ingediend. Uit vaste jurisprudentie blijkt dat een herstelverzoek geacht wordt zo spoedig mogelijk te zijn ingediend, indien dit binnen ongeveer twee á drie maanden na het ontdekken van het verzuim wordt ontvangen. De door eiser aangevoerde tekortschietende handelwijze van een octrooigemachtigde acht verweerder geen bijzondere omstandigheid die een verontschuldiging kan vormen voor de lange termijn tussen het verval van het octrooi en het indienen van het herstelverzoek. De rechtbank overweegt het volgende. In artikel 61 van de ROW 1995is bepaald dat voor de instandhouding van een octrooi elk jaar tijdig een bedrag (jaartaks) aan het Bureau voor de Industriële Eigendom (hierna: het Bureau) moet worden betaald. In artikel 62 van de ROW 1995is bepaald dat een octrooi van rechtswege vervalt, wanneer het verschuldigde bedrag niet binnen zes kalendermaanden na de in artikel 61 genoemde vervaldag is betaald. In deze zaak staat vast dat de vervaldag 31 december 1999 was, dat de verschuldigde jaartaks niet binnen zes kalendermaanden daarna is betaald en dat het octrooi derhalve op 1 juli 2000 is vervallen. In artikel 23 van de ROW 1995is een herstelmogelijkheid opgenomen indien de houder ondanks het betrachten van alle in de gegeven omstandigheden geboden zorgvuldigheid, niet in staat is geweest een termijn ten opzichte van het Bureau in acht te nemen met als rechtstreeks gevolg het verlies van enig recht of rechtsmiddel. Op verzoek van de houder herstelt het Bureau de vorige toestand. Dit is niet van toepassing op het niet in acht nemen van de in het derde lid van artikel 23 genoemde termijn. In het derde lid van artikel 23 ROW 1995staat, voor zover hier van belang, vermeld: Het verzoek wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een jaar na afloop van de niet in acht genomen termijn, ingediend. Gezien de vervaldatum van 1 juli 2000 diende eiser in ieder geval uiterlijk voor 1 juli 2001 een verzoek om herstel in de vorige toestand te doen. Het verzoek om herstel in de vorige toestand dateert van 6 juni 2001 en is derhalve binnen een jaar na afloop van de in acht te nemen termijn ingediend. De vraag die rest is of eiser het verzoek zo spoedig mogelijk heeft ingediend. Artikel 23 ROW 1995is ontleend aan artikel 17A van de Rijksoctrooiwet (1910). Uit de uitspraken van de Bijzondere Afdeling en de Afdeling van Beroep van de Octrooiraad ten aanzien van artikel 17A Rijksoctrooiwet (1910) blijkt dat in de visie van de Octrooiraad onder tijdige indiening van een herstelverzoek als hier bedoeld afhankelijk van de omstandigheden van het concrete geval een periode van twee tot hooguit drie maanden wordt verstaan na de ontdekking van het verzuim. Indien sprake is van bijzondere omstandigheden kan aldus deze uitspraken een langere termijn acceptabel zijn doch deze kan niet meer dan maximaal een jaar bedragen. Eiser is van mening dat deze bestendige beleidslijn, waarbij verweerder onder het zo spoedig mogelijk indienen van een herstelverzoek in beginsel een periode van twee tot drie maanden verstaat, niet gerechtvaardigd is. De rechtbank overweegt dat in de wet en de toelichting op de ROW niet is omschreven wat nu concreet onder het zo spoedig mogelijk indienen van een herstelverzoek moet worden verstaan. Dat verweerder bij het gebruik van zijn bevoegdheid om het herstelverzoek op tijdigheid te beoordelen ter invulling van het begrip zo spoedig mogelijk aansluiting heeft gezocht bij de reeds bestaande beleidslijn van de Afdeling van Beroep van de Octrooiraad is naar het oordeel van de rechtbank niet onredelijk. De nadere invulling van het wettelijke begrip zo spoedig mogelijk is evenmin in strijd met de wet. Ook overigens acht de rechtbank deze beleidslijn niet onredelijk. Uit de gedingstukken is de rechtbank gebleken dat het Bureau bij brief van 6 juli 2000 eiser heeft bericht dat het Europees octrooi voor Nederland was vervallen op 1 juli 2000, omdat de jaartaks niet was ontvangen. Deze brief is verstuurd naar het adres van eiser in Florham Park, New Jersey, terwijl eiser op 12 juni 2000 is verhuisd naar Annandale, New Jersey. Eiser heeft de brief niet kunnen achterhalen. Het verval van het octrooi is eiser bekend geworden in oktober 2000 toen op de octrooiafdeling van ExxonMobile te Machelen, België duidelijk werd dat het Franse deel van het octrooi was vervallen en dat daarmee gevreesd moest worden dat dit voor het Nederlandse deel ook het geval moest zijn. Het verzoek tot herstel in de vorige toestand is ingediend op 6 juni 2001 en daarmee niet binnen twee á drie maanden na ontdekking van het verzuim. Als bijzondere omstandigheden voor de lange termijn tussen de ontdekking van het verzuim en de indiening van het verzoek tot herstel in de vorige toestand heeft eiser aangevoerd dat de toenmalige octrooigemachtigde op onzorgvuldige wijze heeft gehandeld. Uit de gedingstukken is de rechtbank gebleken dat bij fax van 17 november 2000 de octrooigemachtigde namens eiser is verzocht om na te gaan of het octrooi was vervallen en, zo mogelijk, tijdig een herstelverzoek in te dienen. Bij fax van dezelfde datum heeft de octrooigemachtigde aangegeven dat het octrooi inderdaad was vervallen en dat spoedig actie ondernomen diende te worden. Per fax van 22 december 2000 heeft de octrooigemachtigde aangegeven dat het herstelverzoek zo spoedig mogelijk ingediend moest worden. In mei 2001 is de octrooigemachtigde gevraagd naar de stand van zaken met betrekking tot het herstelverzoek. De octrooigemachtigde

16 2 4 8 B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M 1 6 J U N I heeft in antwoord daarop aangegeven dat er nog geen herstelverzoek was ingediend. Dit heeft hij uiteindelijk gedaan op 6 juni Wat er ook zij van de omstandigheden waardoor de octrooigemachtigde op 22 december 2000 het herstelverzoek nog niet had ingediend, vaststaat dat eiser niet heeft gereageerd op de fax van 22 december 2000, die door de gemachtigde van eiser ter zitting als volstrekt inadequaat is getypeerd, en vervolgens pas in mei 2001 heeft geïnformeerd naar de stand van zaken omtrent het herstelverzoek. Gemachtigde van eiser heeft ter zitting aangegeven dat eiser niet op de fax van 22 december 2000 heeft gereageerd in verband met de fusie met Mobile en daarmee samenhangende verhuizingen. De rechtbank ziet niet in waarom het door deze omstandigheden niet mogelijk was eerder dan na ongeveer vijf maanden op de fax van 22 december 2000 te reageren. Nu uit de fax van 22 december 2000 niet blijkt dat een herstelverzoek is of wordt ingediend, kan niet worden gesteld dat eiser erop mocht vertrouwen dat de octrooigemachtigde het herstelverzoek nog wel zou indienen zonder nadere reactie van eiser. De rechtbank is dan ook van oordeel dat op basis van deze omstandigheden niet kan worden gesteld dat het herstelverzoek zo spoedig mogelijk is ingediend nadat het verzuim bekend is geworden. Hetgeen voor het overige door eiser is aangevoerd kan niet tot een ander oordeel leiden. Gelet op het vorenstaande verklaart de rechtbank het beroep ongegrond. Van omstandigheden op grond waarvan een van de partijen zou moeten worden veroordeeld in de door de andere partij gemaakte proceskosten is de rechtbank niet gebleken. Beslissing De Rechtbank s-gravenhage, Recht doende: Verklaart het beroep ongegrond. Rechtsmiddel Tegen deze uitspraak kan binnen zes weken na verzending daarvan hoger beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Enz. Nr. 40 Gerechtshof s-gravenhage, 28 augustus 2003 (ventilatie-inrichting) Mrs. J.C. Fasseur-van Santen, S.U. Ottevangers en L.A.C.M. van Wezenbeek Art. 53, lid 1 Row 1995 De litigieuze inrichting vertoont drie van de vier kenmerken uit de octrooiconlusie. Het verschilpunt dat met betrekking tot het vierde kenmerk bestaat wordt niet als wezenlijk beoordeeld. Met in wezen dezelfde middelen en op in wezen dezelfde wijze wordt in wezen hetzelfde resultaat bereikt. Art. 54 EOV; art. 6 Row 1995; art. 75, lid 1a Row 1995 Dat de (vier) kenmerken van de geoctrooieerde inrichting ieder uit (andere) voorpublicaties bekend zijn rechtvaardigt niet het oordeel dat de uitvinding voor de hand liggend is. Dat zou anders zijn als er publicaties zijn die het combineren van die kenmerken suggereren (T 37/85; T 2/83). * 1 Aralco Ventilation Technology NV, 2 Aralco NV te Hamme, België, appellanten tevens geïntimeerden in het incidenteel appèl, procureur mr. W. Taekema, advocaten mr. W.A. Hoyng en mr. F.W.E. Eijsvogels te Amsterdam, tegen 1 Kestral Organisation Ltd te Londen, Verenigd Koninkrijk, 2 N.V.S. Bvba te Menen, België, geïntimeerden tevens appellanten in het incidenteel appèl, procureur mr. H.J.A. Knijff, advocaat mr. A. Killan te s-gravenhage. a Vzr. Rechtbank te s-gravenhage, 2 augustus 2002 (mr. D.H. von Maltzahn) Overwegingen ten aanzien van het recht (in conventie en in reconventie: 1 In dit kort geding kan van het navolgende worden uitgegaan. a Kestral is houdster van het Europees octrooi met nummer EP B1. Dit octrooi is aangevraagd op 3 mei 1999 voor een ventilation device with regulating valve, to be mounted on a glazing panel or a crossbeam. De aanvraag is gepubliceerd op 8 november 2000 en het octrooi is verleend op 27 maart Één van de aangewezen landen waarin om bescherming is gevraagd is Nederland. b NVS is voor alle landen waarvoor het octrooi geldt de exclusief licentieneemster. c Conclusie 1 van het octrooi luidt als volgt: 1 Ventilation device with a regulating valve (8), to be mounted on an glazing panel or a crossbeam, comprising an upper profile(2), in particular an upper composite profile (2,3), to form an external hood (1), and a lower profile (11), in particular a composite profile (11, 12), for receiving a glazing panel or a crossbeam, characterised in that: a the regulating valve (8) is part of, or is connected to the lower profile; b the regulating valve (8) is located at the external side of the glazing panel or crossbeam; * Zie de noot op blz Red.

17 1 6 J U N I B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M c the regulating valve (8) had dimensions such, that in the closed position, it comes into contact with the internal side of the external hood (1); d the external hood (1) extends arched over 90 or substantially 90 and is part of the upper profile (2), whereby the expressions upper profile and lower profile should always be understood in the position of use of the ventilation device on the glazing panel or crossbeam. d Volgens het octrooischrift [0003] is het doel van het octrooi to describe a ventilation device that ensures an excellent regulation of the air intake in all weather conditions, and in particular makes any penetration of rainwater impossible. e De ventilatie-inrichting is in het octrooischrift in figuur 1 als volgt afgebeeld: f Bij schrijven van 14 februari 2001 heeft de octrooigemachtigde van Kestral Aralco gewezen op de octrooi-aanvraag van Kestral, op de omstandigheid dat Aralco in België een ventilatie-inrichting produceert en deze in België en in Nederland te koop aanbiedt en verkoopt (in elk geval onder de naam Winair ) welke binnen de beschermingsomvang van de octrooi-aanvraag valt en Aralco verzocht haar activiteiten op dit punt te staken. Op 14 maart 2001 heeft Kestral aan onder meer Aralco Nederland B.V., een dochteronderneming van Aralco, een desbewustheidsexploot laten betekenen. g Bij fax van 14 maart 2001 heeft de octrooigemachtigde van Aralco de octrooigemachtigde van Kestral als volgt medegedeeld: (...) 2HetverluchtingsroosterdatdooronzecliënteARALCObeoogdwerd, zou binnen de grenzen kunnen vallen van een octrooi dat eventueel zou verleend worden op basis van EP Dit voornoemd ARALCO-rooster werd noch in België, noch in Nederland verkocht. 4 Teneinde eventuele octrooirechten van derden te eerbiedigen en op voorhand alle mogelijke betwistingen uit de weg te gaan, zal onze cliënte op dit ogenblik een verluchtingsrooster fabriceren volgens bijgaande uitvoering dat volledig buiten het combinatiekenmerk valt van de conclusie 1 van de Europese octrooiaanvrage nr (...) In dit schrijven wordt voorts vermeld dat, zonder reactie van Kestral vóór 23 maart 2001, ervan uit wordt gegaan dat het dossier kan worden afgesloten. h Bij schrijven van 15maart 2001 heeft de octrooigemachtigde van Kestral de octrooigemachtigde van Aralco medegedeeld zo spoedig mogelijk op de zaak te zullen terugkomen. i Bij schrijven van 28 maart 2001 heeft de octrooigemachtigde van Aralco de octrooigemachtigde van Kestral verzocht om uiterlijk 1 april 2001 met opmerkingen over de nieuwe variant van de ventilatie-inrichting van Aralco te komen. Bij schrijven van 5september 2001 heeft de octrooigemachtigde van Kestral onder meer geschreven: Wij komen terug op uw fax van 14/03/2001 in deze zaak en het gewijzigde WINAIR ventilatiesysteem. Ten aanzien van deze fax willen wij u er eerst en vooral op attenderen dat niet alleen de verkoop van een geoctrooieerd voorwerp maar ook het tentoonstellen of te koop aanbieden daarvan een recht is dat uitsluitend voorbehouden is voor de octrooihouder. Wij zijn de mening toegedaan dat ARALCO op dit exclusieve recht inbreuk heeft gepleegd. De brief vermeldt verder dat de brochure betreffende het gewijzigde Winair ventilatiesysteem is bestudeerd en vergeleken met de octrooi-aanvraag van Kestral en stelt dat ook deze gewijzigde inrichting binnen de beschermingsomvang van de octrooi-aanvraag van Kestral valt. k Bij schrijven van 17 september 2001 heeft de octrooigemachtigde van Aralco de octrooigemachtigde van Kestral medegedeeld dat ten onrechte nog brochures met de oorspronkelijke Winair ventilatie-inrichting in omloop waren, doch dat van deze inrichting geen enkel exemplaar is verkocht en ook niet verkocht zal worden. l In onder meer april 2002 heeft de octrooigemachtigde van Kestral afnemers van Aralco medegedeeld dat de ventilatie-inrichting van Aralco binnen de beschermingsomvang van het aan Kestral verleende octrooi valt en dat Kestral zich beraadt op juridische stappen in verband hiermee. (...) in conventie en in reconventie Bevoegdheid 6 Nu Aralco VT en Aralco in het buitenland zijn gevestigd, is de voorzieningenrechter bevoegd op grond van artikel 6 aanhef en onder d van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), in elk geval voor zover het vorderingen betreft, die tot Nederland beperkt blijven. Toepasselijke octrooiwet 7 Ambtshalve wordt overwogen dat het in casu gaat om een Europees octrooi waarvan de verlening is gepubliceerd ná 1 april Ingevolge artikel 103 van de Rijksoctrooiwet 1995is het bepaalde in en krachtens die wet van toepassing. In conventie Rechtsverwerking 8.1 Aralco VT en Aralco stellen dat Kestral en NVS hun rechten, volgens het toepasselijke Nederlandse recht, hebben verwerkt. Zij beroepen zich daartoe op de onder 1.f t/m 1.k vermelde briefwisseling. Kestral en NVS hebben dit verweer bestreden. Aralco VT en Aralco kennen in dit verband grote betekenis toe aan de brief van 5september 2001 van de octrooigemachtigde van Kestral. Deze ziet volgens hen uitsluitend op de brochure van hun oorspronkelijke versie van het ventilatierooster. Zij mochten er daarom vanuit gaan dat tegen de productie van het thans door hen op de markt gebracht ventilatierooster bij Kestral geen bezwaar bestond. 8.2 In het kader van dit geding zal niet onderzocht worden of er bij Kestral een misverstand is ontstaan over de verschijningsvorm van het gewijzigde WINAIR ventilatiesysteem

18 2 5 0 B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M 1 6 J U N I van Aralco. Zelfs al is dit het geval geweest, dan heeft Aralco uit de bewoordingen van de brief van 5september 2001 niet mogen afleiden dat de verschijningsvorm van het gewijzigde ontwerp, dat niet in de gewraakte brochure was opgenomen, wel door Kestral werd aanvaard. Uitgaande van de toepasselijkheid van Nederlands recht is rechtsverwerking naar Nederlands recht niet aannemelijk geworden. Inhoud van het octrooi 9 Kestral en NVS produceren ventilatieroosters, veelal voor woningen. Deze roosters worden boven in buitenramen (of buitendeuren) bevestigd. De roosters dienen de luchtinlaat onder alle weersomstandigheden zo goed mogelijk te reguleren en het binnendringen van regenwater onmogelijk te maken. Een typisch kenmerk van de vinding is dat door de bevestigingswijze van de regelklep aan het onderprofiel van het rooster, water niet langs de buitenkant van het glaspaneel via het ventilatierooster een woning binnendringt. Kenmerken van het octrooi 10 Volgens conclusie 1 van het octrooi heeft de vinding de volgende kenmerken: a de regelklep maakt deel uit van of is verbonden met het onderste profiel; b de regelklep is gelokaliseerd aan de buitenzijde van het beglazingspaneel of traverse; c de regelklep heeft zodanige afmetingen dat hij in gesloten stand in contact komt met de binnenzijde van de buitenkap; d de buitenklep strekt zich boogvormig over 90 of nagenoeg over 90 uit en maakt deel van het bovenste profiel. Octrooi-inbreuk? 11.1 Het ventilatierooster van Aralco ziet er in dwarsdoorsnede als volgt uit: Tussen partijen staat niet serieus ter discussie dat de ventilatieroosters, die Aralco VT en Aralco op de Nederlandse markt brengen, geheel voldoen aan de in 10 vermelde kenmerken a, c en d van conclusie 1 van het octrooi. Aralco VT en Aralco betwisten echter dat de regelklep in hun product voldoet aan kenmerk b, daar deze klep vrijwel geheel op, respectievelijk boven, het glaspaneel ligt en niet aan de buitenzijde gelokaliseerd kan worden Aralco VT en Aralco voegen hier aan toe, dat deze uitvoering minder voordelen verschaft dan de geoctrooieerde vinding. Daar de inlaatklep meer naar binnen is geplaatst, moet bij hun product, indien het ventilatierooster dezelfde afmetingen heeft als die van de vinding, met minder lucht genoegen genomen worden. Voorts zullen bij hun product water en stof verder kunnen binnendringen. Equivalentie? 12 De beschrijving van het octrooi noemt drie voordelen, welke verbonden zijn aan het lokaliseren van de regelklep aan de buitenzijde van het beglazingspaneel: a het binnendringen van water wordt verhinderd (0025); de voorzieningenrechter begrijpt dat hier vooral gedacht moet worden aan water dat langs het glaspaneel omhoog kruipt; b het ventilatierooster kan beperkt in hoogte en breedte blijven (0026); c de regelklep houdt stof en water dicht bij de inlaat tegen (0027). 13 Aralco VT en Aralco hebben het bevestigingspunt van de inlaatklep een stukje naar achteren geplaatst. Daarmee hebben zij bereikt dat hun product niet letterlijk onder de formulering van het onder 10.b geformuleerde kenmerk valt. De onder 12 genoemde voordelen worden ook bij het product van Aralco VT en Aralco nog steeds bereikt, zij het ten aanzien van de voordelen onder 12.a en 12.c in iets mindere mate, zoals onder 11.2 vermeld. 14 De variant van Aralco VT en Aralco zal door de gemiddelde vakman als een volstrekt ondergeschikte afwijking van het octrooi worden aangemerkt. Het door Aralco VT en Aralco aangepaste rooster blijft op in wezen dezelfde wijze een in wezen hetzelfde resultaat geven. De onder 11.2 vermelde nadelen zijn van ondergeschikte betekenis. Tussen partijen staat bovendien vast dat ook het product van Aralco VT en Aralco nog (ruimschoots) aan de NEN-normen voldoet. 15Bij afweging van enerzijds de billijke bescherming van de octrooihouder en anderzijds de rechtszekerheid van derden geeft in dit geval de bescherming van de octrooihouder de doorslag. Het zou in dit geval hoogst onbillijk zijn, indien de octrooihouder niet beschermd zou worden tegen een variant, die geen bijzondere voordelen biedt, maar klaarblijkelijk is gekozen om onder de letterlijke omschrijving van het octrooi uit te kunnen komen. De octrooihouder had hierop niet bedacht behoeven te zijn. Aralco VT en Aralco hadden daarentegen wel kunnen beseffen dat hun variant onder het octrooi zou vallen. 16 Alvorens verder de vorderingen in conventie te bespreken, zal de voorzieningenrechter eerst het in reconventie opgeworpen nietigheidsverweer bespreken. In reconventie 17 Aralco VT en Aralco stellen dat er een serieuze niet te verwaarlozen kans is dat het octrooi wordt herroepen in een oppositieprocedure dan wel wordt nietig verklaard. Zij hebben de nietigheidsdagvaarding op 11 juli 2002 aan Kestral betekend. 18 Volgens hen waren alle kenmerken al bekend in de stand van de techniek en stijgt het effect van de combinatie van die kenmerken niet uit boven het individuele effect van de afzonderlijke maatregelen. 19 De discussie tussen partijen spitst zich toe op de vraag of het octrooi aan het inventiviteitsvereiste voldoet. 20 Daarbij is het volgende van belang. Geen van de in de stand van de techniek bekende roosterventilatoren die tijdens het geding ter sprake zijn gekomen kent een regelklep, die 0p het onderste profiel en voor (of bovenop) het glaspaneel is bevestigd. Door deze wijze van bevestigen van de regelklep wordt verhinderd dat het water dat omhoog kruipt via het glaspaneel en de onderkant van het ventilatiepaneel, via

19 1 6 J U N I B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M het rooster de woning binnenkomt. Het enige rooster dat in de buurt komt van de vinding (van B.V. Alusta, getoond ter zitting) heeft een regelklep, die weliswaar op het onderste profiel, maar achter het glaspaneel tegen het rooster aan is bevestigd. Op deze wijze kan optrekkend vocht tezamen met stof zich ophopen achter het glaspaneel, hetgeen een nadeel oplevert, dat juist niet bij de vinding optreedt. Het octrooi onderscheidt zich op inventieve wijze van het Alusta ventilatierooster. 21 Het nietigheidsverweer wordt daarom verworpen. Dit betekent dat de vorderingen in reconventie niet toewijsbaar zijn. In conventie verder 22 In het midden kan blijven of de voorzieningenrechter als de rechter van de plaats van de inbreukmakende handelingen ook bevoegd is tot het geven van grensoverschrijdende voorzieningen. Kestral en NVS hebben niet aannemelijk gemaakt dat volgens het desbetreffende toepasselijke recht ook buiten Nederland octrooi-inbreuk dreigt. 23 In dit geding is een inbreukverbod toewijsbaar. De overige vorderingen gaan het kader van voorlopige voorzieningen te buiten. De termijn, waarbinnen de vordering in de bodemzaak aanhangig dient te worden gemaakt zal de rechtbank, anders dan gevorderd (maar in de lijn van NJ 2002, 298), bepalen op drie maanden na de uitspraak. In conventie en in reconventie 24 Aralco VT en Aralco zullen, als de in het ongelijk gestelde partij in conventie, worden veroordeeld in de kosten van dit geding. Aralco VT en Aralco zullen voorts als de in het ongelijk gestelde partij in reconventie met de proceskosten van Kestral en NVS worden belast. Wegens nauwe samenhang met het verweer in conventie zullen deze op nihil worden begroot. Beslissing De voorzieningenrechter: In conventie: Verbiedt Aralco VT en Aralco ieder afzonderlijk met onmiddellijke ingang om op enigerlei wijze betrokken te zijn bij handelingen die inbreuk maken op Europees octrooi nummer , in het bijzonder de ten processe bedoelde ventilatie-inrichtingen in of voor haar/hun bedrijf te vervaardigen, te gebruiken, in het verkeer te brengen of verder te verkopen, te verhuren, af te leveren of anderszins te verhandelen, dan wel voor één en ander aan te bieden, in te voeren of in voorraad te hebben. Bepaalt dat deze voorziening zonder rechterlijke tussenkomst haar kracht verliest, indien Kestral en NVS niet binnen een termijn van drie kalendermaanden, te rekenen vanaf de dag van deze uitspraak, hun eis in de hoofdzaak hebben ingesteld en voorts Aralco VT en Aralco een daartoe strekkende verklaring bij de griffie van deze rechtbank hebben ingediend. Veroordeelt Aralco VT en Aralco in de kosten van dit geding, tot dusverre aan de zijde van Kestral en NVS begroot op 987,06, waarvan 193, aan griffierecht en 91,06 aan dagvaardingskosten. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad. Wijst het meer of anders gevorderde af. In reconventie: Wijst de vorderingen af. Veroordeelt Aralco VT en Aralco in de kosten van dit geding, tot dusverre aan de zijde van Kestral en NVS begroot op nihil. Enz. b Het Hof, enz. Beoordeling van het hoger beroep 1Hethofzaluitgaanvandedoorderechtbankalsvaststaand aangemerkte feiten, weergegeven onder 1.a tot en met 1.l van het vonnis waarvan beroep, nu deze door partijen niet zijn weersproken. 2 In dit geding staat de vraag centraal of het gewijzigde Winair systeem, zoals weergegeven op tekening nr. W-WA2-04, gevoegd als bijlage bij de brief van Aralco van 14 maart 2001 (brief en tekening door Aralco in eerste aanleg, respectievelijk bij pleidooi in hoger beroep overgelegd), inbreuk maakt op het Europees octrooi van Kestral, zoals door Kestral c.s. wordt gesteld en door Aralco wordt bestreden. 3 Het hof overweegt ambtshalve dat het hier een Europees octrooi betreft, waarvan de vermelding van de verlening overeenkomstig artikel 97, vierde lid, van het Europees Octrooiverdrag is gepubliceerd na 1 april 1995, zodat ingevolge artikel 103, lid 2 Rijksoctrooiwet 1995uitsluitend het bepaalde bij en krachtens die wet van toepassing is. 4 Ingevolge artikel 69, lid 1 Europees Octrooiverdrag wordt de beschermingsomvang van het octrooi bepaald door de inhoud van de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen tot uitleg van die conclusies dienen en wel (op grond van het Protocol bij genoemd artikel) zodanig dat zowel een billijke bescherming aan de octrooihouder als een redelijke rechtszekerheid aan derden wordt geboden. 5 Het Europees octrooi heeft betrekking op een ventilatie-inrichting met een regelklep, te monteren op een beglazingspaneel of een dorpel ( crossbeam in de oorspronkelijke, Engelse tekst). Conclusie 1 luidt: Ventilation device with a regulating valve (8), to be mounted on a glazing panel or a crossbeam, comprising an upper profile (2), in particular an upper composite profile (2,3), to form an external hood (1), and a lower profile (11), in particular a composite profile (11, 12), for receiving a glazing panel or a crossbeam, characterized in that: a the regulating valve (8) is part of, or is connected to the lower profile; b the regulating valve (8) is located at the external side of the glazing panel or crossbeam; c the regulating valve (8) has dimensions such, that in the closed position, it comes into contact with the internal side of the external hood (1); d the external hood (1) extends arched over 90 or substantially 90 and is part of the upper profile (2), whereby the expressions upper profile and lower profile should always be understood in the position of use of the ventilation device on the glazing panel or crossbeam. 6 De ventilatie-inrichting is in het octrooischrift in figuur 1 als volgt afgebeeld: [Zie vonnis Vzr. Rb. hiervoor. Red.] 7 De ventilatie-inrichting volgens het octrooi omvat aldus een samengesteld onderste profiel, dat op een beglazingspaneel of dorpel kan worden geplaatst, en een als uitwen-

20 2 5 2 B I J B L A D I N D U S T R I E} L E E I G E N D O M 1 6 J U N I dige kap daaroverheen passend samengesteld bovenste profiel. Blijkens de beschrijvingsinleiding van het octrooischrift beoogt de geoctrooieerde uitvinding een dergelijke inrichting te verschaffen, waarbij bij alle weersomstandigheden een goede beheersing van de luchtinvoer is verzekerd en in het bijzonder het binnendringen van regenwater onmogelijk is. Daartoe is blijkens conclusie 1 voorzien in een viertal maatregelen, te weten: a de regelklep maakt deel uit van of is verbonden met het onderste profiel; b de regelklep bevindt zich aan de buitenzijde van het beglazingspaneel of de dorpel; c de regelklep heeft zodanige afmetingen, dat hij in gesloten stand met de binnenzijde van de buitenkap in aanraking komt, en d de buitenkap strekt zich boogvormig uit over 90 of nagenoeg 90 en is deel van het bovenste profiel. Daarbij dienen de uitdrukkingen bovenste profiel en onderste profiel begrepen te worden in de gebruiksstand van de ventilatie-inrichting. 8 Bij de geoctrooieerde ventilatie-inrichting is aldus de regelklep op zijn minst verbonden met het samengestelde onderste profiel, dat op de dorpel of het beglazingspaneel wordt geplaatst. Daarbij kan de regelklep omhoog worden bewogen om uiteindelijk in de gesloten stand contact te maken met de (boogvormige) buitenkap. Blijkens figuur 1 van het octrooi en de bijbehorende beschrijving steekt voorts de regelklep bij de aldaar beschreven uitvoeringsvorm vanaf het onderste profiel buitenwaarts. Dit bevordert dat eventueel via het rooster tussen het bovenste en onderste profiel in de inrichting binnentredend water niet verder binnendringt. (Vgl. over genoemde uitvoeringsvorm het octrooi, kolom 3, regels 41 48: Water drawn in with the air circulating in the space between the external hood 1 and the whole formed by the profiles 11 and 12 with the component 9 clipped thereto, the regulating valve is connected with, cannot penetrate into the ventilation device. The connection between the regulating valve 8 at the external side of the glazing panel or crossbeam (in the space 13) prevents the penetration of water en kolom 4, regels4 5:At a half open position of the regulating valve, an excellent retaining of water is already ensured.) 9 Kestral c.s. stellen, dat de Winair-inrichting inbreuk maakt op het octrooi. Aralco bestrijdt zulks en voert onder meer aan, dat er een serieuze, niet te verwaarlozen kans is dat het octrooi zal worden herroepen in een oppositieprocedure, dan wel nietig verklaard. Afschrift van de destijds nog niet uitgebrachte dagvaarding tot nietigverklaring is door Aralco als productie 1 in prima overgelegd. Op de desbetreffende vordering, die inmiddels aanhangig is gemaakt, is nog niet beslist. Het nietigheidsverweer (dat in conventie is gevoerd) is door de voorzieningenrechter (in reconventie) afgewezen. Hiertegen richt zich grief III van Aralco. Omdat voor toewijzing van een verbod inbreuk te maken op (het Nederlandse deel van) een Europees octrooi in beginsel geen plaats is als een gerede kans bestaat dat het octrooi zal worden nietig verklaard, zal het hof het nietigheidsverweer, als meest verstrekkend, eerst behandelen. 10 Aralco stelt, dat conclusie 1 van het octrooi niet voldoet aan het criterium van inventiviteit (art. 56 EOV j art. 6 ROW 1995). Zij voert daarvoor een aantal documenten uit de stand der techniek op (producties 4-15in prima) die ventilatie-inrichtingen tonen die beweerdelijk alle één of meer van de vier kenmerken a tot en met d van conclusie 1 laten zien. Aangezien aldus Aralco die kenmerkende maatregelen behoren tot de stand der techniek op het gebied van ventilatie-inrichtingen, lag het voor een vakman voor de hand om deze maatregelen te combineren. Hieromtrent oordeelt het hof als volgt. 11 Geen van de door Aralco geciteerde publicaties toont een inrichting waarin alle kenmerkende maatregelen terug te vinden zijn. Blijkens hoger genoemde nietigheidsdagvaarding acht Aralco kenmerk a bekend uit haar productie 4, kenmerk b uit haar producties 5, 6, 7, 8, 9 en 10, kenmerk c uit haar producties 11 en 12 en kenmerk d uit haar producties 4, 13, 14 en 15. Aannemende dat dit juist is, betekent zulks dat alle kenmerkende maatregelen (afzonderlijk) tot de stand van de techniek behoren. Aralco verbindt hieraan de gevolgtrekking, dat het voor de gemiddelde vakman voor de hand lag om deze maatregelen te combineren. Het hof vermag Aralco hierin niet te volgen. Het op zichzelf bekend zijn van bepaalde elementen leidt immers niet tot de conclusie, dat combinatie van die elementen voor de hand ligt. Dat zou, naar het voorlopig oordeel van het hof, pas zo zijn, indien één of meer van de geciteerde publicaties een dergelijke combinatie zou suggereren. (Vgl. de beslissingen van de Technische Kamer van Beroep van het EOB T 37/85, OJ 1988, 86: In assessing the inventive step involved in an invention based on a combination of features, consideration must be given to whether or not the state of the art was such as to suggest to a skilled person precisely the combination of features claimed. The fact that an individual feature or a number of features were known does not conclusively show the obviousness of a combination., en T 2/83, OJ 1984, 265: The question is not whether the skilled person, with access to the entire prior art, could have made the combination according to the invention, but whether he actually would have done so in expectation of an improvement.) Door Aralco zijn geen feiten of omstandigheden gesteld op grond waarvan aangenomen dient te worden, dat combinatie van de kenmerkende elementen a tot en met d geïndiceerd zou zijn. Bij het voorgaande komt nog, dat naar het voorlopig oordeel van het hof, kenmerkende element a van de inrichting volgens het octrooi, te weten dat de regelklep deel uitmaakt van of verbonden is met het onderste profiel (welk onderste profiel een samengesteld onderste profiel is, dat op een beglazingspaneel of dorpel kan worden geplaatst) niet bekend is uit de productie 4 van Aralco. De regelklep uit die publicatie, hoewel in het onderste gedeelte van de ventilatie-inrichting opgesteld, bevindt zich immers op afstand van de dorpel of het beglazingspaneel. 12 Naar het voorlopig oordeel van het hof voldoet conclusie 1, gezien het voorgaande aan de eisen van nieuwheid en inventiviteit en bestaat er mitsdien geen gerede kans dat het octrooi op grond van de argumenten die door Aralco worden aangedragen nietig wordt verklaard of zal worden herroepen. Derhalve faalt de grief. 13 De vraag, die thans beantwoord moet worden en die door Aralco met haar grieven I en II aan de orde wordt gesteld, is of het hiervoor onder 2 genoemde gewijzigde Winair systeem, zoals weergegeven op tekening nr. W-WA2-04, valt onder de beschermingsomvang van het octrooi. Het gewijzigde Winair systeem is op genoemde tekening als volgt afgebeeld: